TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIN N 3197-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N 331389-2007

SOLICITANTE

ARTIFUM E.I.R.L.

Solicitud de registro de marca de producto - Signos contrarios a la moral, al

orden pblico y a las buenas costumbres - Examen de registrabilidad del signo
solicitado
Lima, dieciocho de diciembre de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de octubre de 2007, Artifum E.I.R.L. (Per) solicit el registro de la
marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominacin
MARIJUANA escrita en letras caractersticas y la figura estilizada de una hoja,
en los colores rojo, amarillo y verde, todo en degrade; conforme al modelo,
para distinguir artculos para fumadores como: filtros para cigarrillos, boquillas
para cigarrillos (no de metal), papel para cigarrillos en libritos, boquillas con
filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches para cigarrillos (que no sean de metal
precioso), ceniceros comerciales (que no sean de metal precioso),
encendedores para fumadores, cerillas, cigarrillos y kretek (mezcla de tabaco
con clavo de olor), de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolucin N 5379-2008/OSD-INDECOPI de fecha 31 de marzo de

2008, la Oficina de Signos Distintivos deneg de oficio el registro solicitado.
Consider que la denominacin MARIJUANA resulta grfica y fonticamente
muy similar a la denominacin MARIHUANA o MARIGUANA , por lo que los
consumidores asociarn al signo solicitado con el significado de la palabra
MARIHUANA, esto es, una droga perjudicial cuyo consumo es reprimido
socialmente, vulnerando de esa manera las buenas costumbres imperantes en
la normal convivencia de la sociedad. En tal sentido, el signo solicitado se
encuentra incurso en el inciso p) del artculo 135 de la Decisin 486.
Con fecha 3 de abril de 2008, Artifum E.I.R.L. interpuso recurso de apelacin
manifestando que:

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(i)

La denominacin MARIJUANA constituye la unin de dos nombres

femeninos (Mara y Juana) que no son contrarios a ley, a la moral, al
orden pblico o a las buenas costumbres.
(ii) Si bien la denominacin MARIHUANA resulta ser una planta nociva, a su
vez tambin resulta ser una planta teraputica y medicinal, por lo que el
consumidor de los productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial no
apreciar dicha denominacin como ofensiva.
(iii) Existen diversas marcas registradas en distintas clases que contravienen
el orden pblico y las buenas costumbres, tales como: HUEVOMANIA,
FIGURA DE TRES HOJAS DE COCA, entre otras.
II. CUESTIN EN DISCUSIN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado
se encuentra incurso en la prohibicin establecida en el inciso p) del artculo
135 de la Decisin 486.
III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN
1. Prohibiciones absolutas
Constituyen prohibiciones intrnsecas que estn basadas en el signo mismo,
cuyas caractersticas lo hacen incapaz de funcionar como marca en lo absoluto
o con relacin a los productos o servicios a los cuales est destinado. Estas
prohibiciones impedirn siempre la inscripcin del signo como marca.
Dentro de las referidas prohibiciones se encuentra la prevista en el artculo 135
inciso p) de la Decisin 486 que prohibe el registro de signos contrarios a la ley,
a la moral, al orden pblico o a las buenas costumbres.
2. Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden pblico o a las buenas
costumbres
El inciso p) del artculo 135 tiene como ratio legis la proteccin del inters
pblico en varios grados. As, la norma cautela la moral social (al impedir el
registro de signos que contraren o afecten las buenas costumbres), vela por
los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las menciones
atentatorias contra el orden pblico) para finalmente establecer protecciones
directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el
pblico consumidor.

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Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es

conveniente precisar los conceptos de ley, moral, orden pblico y buenas
costumbres.
2.1 Ley
En concordancia con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
1
Cartagena en el Proceso 30-IP-96 , conviene precisar que la interpretacin del
literal g) del artculo 72 de la Decisin 313 (recogida en trminos similares por
el artculo 135 inciso p) de la Decisin 486) y, de manera especial, la palabra
"ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicacin de criterios
que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra
inmersa.
Conforme lo expresa el Tribunal en el citado Proceso 30-IP-96, cuando la
disposicin comunitaria hace alusin a la palabra "ley", no debe entenderse
que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas
prohibiciones de registro que las contempladas en el Rgimen Comn Andino
sobre Propiedad Industrial. Sin embargo, el derecho positivo de cada pas ha
incorporado en su ordenamiento jurdico disposiciones de carcter imperativo
que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden
pblico, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas
positivas internas no pueden ser desconocidas por la Oficina nacional
competente al momento de conceder el registro.
Fernndez-Novoa, al referirse a la prohibicin contemplada por la Ley Espaola
de Marcas del 18 de noviembre de 1988 - similar a la del literal g) del artculo
2
72 de la Decisin 313 -, comenta que "Los trminos Ley, orden pblico y
buenas costumbres que al formular la prohibicin analizada emplea el artculo
11[1] e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los
trminos paralelos que en diferentes artculos utiliza el Cdigo Civil. Por ley
hay que entender, bsicamente, las normas vigentes del ius cogens (aqullas
que no pueden ser variadas por acuerdos entre particulares); y de manera
particular, los artculos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de
3
valores y derechos constitucionalmente reconocidos.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 46, 52 y ss.

Derogada por la Decisin 344, que en su artculo 82 inciso g) prohiba el registro de signos que sean
contrarios a la ley, a la moral, al orden pblico o a las buenas costumbres. Dicha Decisin ha sido
derogada a su vez por la Decisin 486 del Acuerdo de Cartagena, que - conforme se ha sealado en el
punto 1 - recoge la misma prohibicin en el artculo 135 inciso p).
3
Fernndez-Novoa, Tratado de Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 156 y ss.
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En el mismo sentido, Pachn y Snchez Avila sealan, al analizar el literal g)

del artculo 82 de la Decisin 344 - de igual contenido que el literal p) del
artculo 135 de la Decisin 486 -, que el trmino ley debe entenderse como
norma de derecho escrito, consagrada en la Constitucin o en el sistema
normativo del respectivo Pas Miembro.
2.2 Moral
Conceptualmente, se entiende por moral aquello perteneciente o relativo a las
acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o
malicia. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en
5
orden a su bondad o malicia.
En trminos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual
referida a la valoracin en base a la conciencia individual o a los valores del
entorno social.
La moral considera los actos humanos en relacin con el sujeto mismo que los
cumple, determinando entre los actos posibles de ste cul es la conducta
debida: selecciona, entre las posibilidades del comportamiento, aqullas que
son debidas o son lcitas, y las opone a aquellos otros comportamientos
6
posibles, pero indebidos, ilcitos o prohibidos.
Si bien existe una estrecha relacin entre las normas morales y las normas
jurdicas ya que no es posible vaciar el derecho de su contenido tico
existen diferencias entre la Moral y el Derecho, ya que aun siendo ticos los
valores hacia los que apunta el derecho, stos son distintos de los valores pura
y estrictamente morales. En efecto, la norma moral enjuicia la conducta de los
valores supremos hacia los cuales debe orientarse la vida humana; toma la
vida humana en s misma, en su plenitud, centrndola en su autntica y ms
radical significacin, atendiendo a su supremo destino y misin, y
contemplndola en su autntica realidad, que es siempre la realidad individual,
nica, singular e intransferible. En cambio, la norma moral jurdica enjuicia y
regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las repercusiones
de ste en otras personas y en la sociedad.
La Moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de
conducta que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las
4

Pachn / Snchez Avila. El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogot 1995, p. 216.
Diccionario de la Lengua Espaola, Real Academia Espaola, Tomo II, 21 edicin, Madrid 1992, p. 1
400.
6
Enciclopedia Jurdica Omeba, Editorial Bibliogrfica Argentina, Tomo VI, Buenos Aires p. 905 y ss.
5

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costumbres sociales. La coaccin, de la cual carecen las normas morales, sirve

de elemento diferenciador con respecto a las normas jurdicas; si bien muchas
reglas ticas reciben por ello slo el amparo del derecho, mientras ciertas
disposiciones positivas estn desprovistas de sancin en caso de
incumplimiento, por omisin del legislador, por la poca entidad de la situacin o
por alguna razn superior, como la que lleva a no aplicar una pena en ciertos
7
casos, entre ellos, la condena condicional.
2.3 Orden pblico
Conceptualmente, puede definirse el orden pblico como la situacin de
normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales actividades de un
Estado sin perturbaciones ni conflictos.
8

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-IP-88 , seala que el orden

pblico se refiere al Estado, a la cosa pblica. Este orden es el imperio de la ley
de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal
sentido fue definido por Hauriou como el orden material y exterior considerado
como estado de hecho opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al
estado de perturbacin. Son actos contra el orden pblico, por ejemplo, los
que atentan contra la seguridad pblica, los que afectan el normal
funcionamiento de los servicios pblicos, los tumultos y disturbios pblicos, el
pillaje, el vandalismo, la subversin, la apologa de la violencia, los atentados
contra la salubridad pblica y, en general, los que alteran la paz pblica o la
convivencia social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo
efecto en el pblico pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podr ser
admitido como marca.
9

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-IP-94 , ha manifestado sobre el

orden pblico lo siguiente Aunque por definicin la generalidad de la ley
hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas
disposiciones cuyo enfoque jurdico mira especialmente a la proteccin de los
intereses de la colectividad, de manera tal que stos ejercen una accin
predominante sobre el inters individual a fin de mantener la estabilidad del
orden jurdico en una comunidad determinada.
Fernndez-Novoa ha indicado que el orden pblico debe ser concebido como
el conjunto de principios jurdicos, polticos, morales y econmicos que son

7
Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo II, Sexta edicin, Buenos Aires 1968, p. 735.
8
9

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 39 del 24 de enero de 1989, p. 3.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 160 del 21 de julio de 1994, p. 4.
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absolutamente obligatorios para la conservacin del orden social en un pueblo

10
y en una poca determinada.
De igual forma, Rubio Correa seala que el orden pblico podra ser definido
como un conjunto de normas jurdicas que el Estado considera de
cumplimiento ineludible, y de cuyos mrgenes no puede escapar ni la conducta
de los rganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado
compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir
11
a ellas.
12

Pachn y Sanchez vila citan como ejemplos de signos contrarios al orden

pblico, las denominaciones o emblemas de partidos polticos no autorizados
(la cruz gamada) o de organizaciones criminales (Crtel de Medelln). Lo sera
tambin, en nuestro medio, la denominacin Sendero Luminoso.
2.4 Buenas costumbres
En trminos generales, puede considerarse como buenas costumbres, en un
lugar y en un momento determinado, aqullas que reflejan una adecuacin
entre la actuacin individual o colectiva y la moral.
El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-IP-88, ha manifestado que por
buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta con la
moral aceptada o predominante segn el lugar y poca. Suele tener esta
expresin un sentido tico general y no propiamente comercial, y se la refiere,
entre otras, a conductas que chocan con la moral social tales como la
prostitucin, el proxenetismo, la vagancia, los juegos prohibidos, etc. y las
conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo, denominativo o
figurativo, que pueda extenderse como apologa o simple propaganda de esta
clase de conductas, ser entonces irregistrable como marca.
Asimismo, en el Proceso 30-IP-96, se ha precisado que los trminos buenas
costumbres no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del
derecho nacida de la prctica social ni, de manera particular, con la costumbre
mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del mbito del Derecho
Comercial dado su caracterstico dinamismo y constante evolucin; muestra de
esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al
otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparndola incluso a
la propia ley, dentro de determinados parmetros.
10
11
12

Fernndez-Novoa (nota 3), p. 158.

Rubio Correa, Marcial. Para Leer el Cdigo Civil Volumen III, Ttulo Preliminar. Lima 1986, p. 95 y ss.
Pachn / Sanchez vila (nota 4), p. 217.

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Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las

buenas costumbres consideradas como la conformidad que debe existir entre
los actos humanos y los principios de la Moral.
En el mismo sentido, Fernndez-Novoa precisa que las buenas costumbres
han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y
13
exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas.
Cabe citar a este respecto los ejemplos de signos contrarios a las buenas
14
costumbres, sealados por Pachn y Sanchez vila quienes consideran que
no se podr permitir el registro de las palabras COCANA o HERONA
independientemente del producto o servicio que se pretenda distinguir. Los
autores citan asimismo un ejemplo tomado de las decisiones de la Oficina
Inglesa de Marcas en el que no se permiti el registro de la denominacin
FUTUE MUNDI (fllese a todo el mundo) para distinguir preservativos.
2.5 Factores a considerar para establecer si un signo se encuentra incurso
dentro de los alcances del artculo 135 inciso p)
A fin de evaluar si el signo solicitado a registro por Inversiones del Carajo
S.A.C. se encuentra incurso en alguno de los supuestos de prohibicin que
establece el inciso p) del artculo 135 de la Decisin 486, la Sala ha tenido en
consideracin los siguientes factores a los que alude Fernndez-Novoa en la
obra citada en la nota 3:
1) La propia estructura denominativa o grfica del signo solicitado, puesto que
es indudable que en algunas ocasiones un signo es per se inadecuado para
constituirse como marca, al margen de los eventuales productos o servicios
a que pretende aplicarse, en la medida que choca abiertamente contra la
ley, el orden pblico, la moral o las buenas costumbres. Tal sera el caso de
una expresin que atentase directamente contra la dignidad femenina o de
una denominacin de algn estupefaciente o droga. Con respecto a este
tipo de denominaciones puede, no obstante, plantearse la cuestin de si el
significado inmoral de la denominacin es presumiblemente conocido por
amplios sectores de la poblacin o tan slo por un segmento irrelevante de
la misma. Esta cuestin no se plantear, en cambio, cuando pretenda
utilizarse como marca denominativa o mixta un signo que hiera
directamente la sensibilidad de la mayora de la poblacin.
2) Con respecto a ciertos signos habr que tomar en consideracin la
naturaleza de los productos o servicios a los que pretenda aplicarse la
13
14

Fernndez-Novoa (nota 3), p. 158.

Pachn / Sanchez vila (nota 4), p. 217.

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marca. Esto es particularmente cierto en la hiptesis de las marcas

constituidas por efigies y distintivos del culto catlico. La utilizacin de los
mismos como marca ser lcita cuando la marca distingue, por ejemplo,
publicaciones religiosas, objetos destinados al culto, o incluso cierto tipo de
bebidas alcohlicas. La marca constituida por una efigie o distintivo del culto
atentara, por el contrario, contra el orden pblico y las buenas costumbres
en el caso de que se destinase a identificar artculos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial y,
3) La sensibilidad media del consumidor al que estn destinados los productos
o servicios identificados con la marca. La permisividad deber ser menor
cuando todos los sectores de la poblacin van a tener libre acceso a los
correspondientes productos o servicios, o bien a la publicidad relativa a los
mismos. La tolerancia deber, en cambio, ser mayor cuando los productos o
servicios distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de
ordinario tan slo por un sector especfico de la poblacin cuya sensibilidad
no es ciertamente excesiva.
3. Examen de registrabilidad del signo solicitado
Artifum E.I.R.L. ha solicitado el registro del signo constituido por la
denominacin MARIJUANA y logotipo, para distinguir artculos para fumadores
como: filtros para cigarrillos, boquillas para cigarrillos (no de metal), papel para
cigarrillos en libritos, boquillas con filtro, tabaco, latas para tabaco, estuches
para cigarrillos (que no sean de metal precioso), ceniceros comerciales (que no
sean de metal precioso), encendedores para fumadores, cerillas, cigarrillos y
kretek (mezcla de tabaco con clavo de olor), de la clase 34 de la Nomenclatura
Oficial.
En el presente caso, se advierte que el trmino MARIJUANA que conforma el
signo solicitado, sumado al hecho que se presenta en su conformacin la figura
de la hoja de marihuana, ser entendida como MARIGUANA o MARIHUANA,
que, sugiere la idea de un camo ndico, cuyas hojas, fumadas como tabaco,
15
producen trastornos fsicos y mentales . As, para un importante sector del
pblico, constituye una droga ilcita que consiste en una mezcla gris verdosa de
flores, tallos, semillas y hojas secas y picadas de la planta de camo que
generalmente se fuma en forma de cigarrillo (porros, canutos, churros o "joints"
o "nail" en ingls), o en pipa ("bong"). Adems se fuma en forma de "blunts",
que son puros o cigarros a los que se les saca el tabaco y se rellenan con
16
marihuana .
15
16

Informacin obtenida en www.rae.es

Informacin obtenida en http://www.drugabuse.gov/InfoFacts/Marijuana-Sp.html

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En tal sentido, tal como lo establece la Organizacin Cedro, el problema de las

drogas tiene mltiples dimensiones. Est ligado estrechamente a la calidad de
vida, a la gobernabilidad, a la salud pblica y social de la nacin. Tiene una
obvia relacin con la sostenibilidad de los pueblos y con su ecologa.
Distorsiona la economa de un pas y perturba el hbitat produciendo violencia .
Atenta contra la propia familia y produce dolor en la misma, atacando, cada vez
17
ms, a edades ms tempranas , por lo que dicha denominacin atenta contra
la moral, al orden pblico y a las buenas costumbres.
Por las razones expuestas, se determina que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibicin establecida en el inciso p) del artculo 135 de la
Decisin 486, razn por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolucin N 5379-2008/OSD-INDECOPI de fecha 31 de
marzo de 2008, que DENEG el registro de la marca de producto constituida
por el logotipo conformado por la denominacin MARIJUANA escrita en letras
caractersticas y la figura estilizada de una hoja, en los colores rojo, amarillo y
verde, todo en degrade; conforme al modelo, solicitado por Artifum E.I.R.L.
Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda,
Virginia Mara Rosasco Dulanto, Nstor Manuel Escobedo Ferradas y Edgardo
Enrique Rebagliati Castan

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/jcc.

17

Informacin obtenida en http://www.cedro.org.pe/publicaciones/impacto13.htm

9-9