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PROCESO 172-IP-2013
VISTOS:
I. ANTECEDENTES.
2. Fundamentos de la demanda:
El titular de una marca goza del derecho de actuar en contra de cualquier tercero que la
utilice sin su consentimiento. Entre las atribuciones que consagra la Ley, está la facultad
del titular para ejercer la oponibilidad contra terceros por utilizar sin su permiso un signo
idéntico o incluso semejante a la marca registrada.
El demandado se encuentra comercializando de manera permanente un producto
denominado “SANXIAU” para identificar cepillos dentales sin que el IEPI le haya
otorgado registro de marca para su comercialización, causando un perjuicio directo a la
distintividad de la marca “SAN XIAO”, y a sabiendas que viola el derecho del
demandante de propiedad intelectual.
Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito
empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Se debe tomar en cuenta que el mismo demandado señala de manera expresa haber
vendido el producto SANXIAO sin autorización expresa del importador.
La única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es
mediante el registro, acto que, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. No importa
que la empresa demandada haya usado ese mismo signo con anterioridad al registro.
Solicita que se ordene: 1) el cese inmediato y definitivo de los actos ilícitos de
competencia desleal, es decir, la comercialización de productos denominados SANXIAU
o ADJ SANXIAO, 2) el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto SANXIAU
o ADJ SANXIAO, 3) el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a
la mercadería “SANXIAU o ADJ SANXIAO”, 4) la prohibición definitiva de la importación
de la mercadería “CEPILLOS DENTALES” denominada “SANXIAU o ADJ SANXIAO”,
para lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley de Propiedad
Intelectual se oficie a los administradores de Aduana a fin de impedir el ingreso de la
mencionada mercadería, 5) indemnización de daños y perjuicios incluyendo los costos
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La acción interpuesta por el señor ORDÓÑEZ no tiene ningún fundamento real, debido a
que CHASE INTERNACIONAL S.A. ha sido sólo intermediaria entre fabricantes y
exportadores con los importadores en Ecuador, entre ellos los señores ORDÓÑEZ y
Aurelio Ordóñez Pinos, para quienes, CHASE INTERNACIONAL S.A. hasta el año 2010
importaba el producto conocido bajo la marca registrada “SANXIAO” de hasta ese
entonces de propiedad exclusiva de los fabricantes.
CHASE INTERNACIONAL S.A. no es la única intermediaria entre exportadores,
fabricantes e importadores locales ni el único en el mundo que vende a los importadores
en Ecuador; además debería considerar que no es necesario que el intermediario sea
propietario de la marca que comercializa, ya que éstas son vendidas a los propietarios
de las mismas aquí en Ecuador, como consecuencia de la intermediación efectuada con
los fabricantes o exportadores del producto en el extranjero, que en ocasiones son
también titulares de dichas marcas.
CHASE INTERNACIONAL S.A. nunca ha comercializado marcas similares como las
denominadas: “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”.
En el transcurso del mes de agosto del año 2010, el señor ORDÓÑEZ mantuvo, en su
almacén, una conversación con el señor NARESH SHEWAKRAM PRITMANI, accionista
de CHASE INTERNACIONAL S.A., en la cual nos entregó copias de algunos títulos de
marcas registradas por él, entre las cuales se encontraba la marca “SANXIAO”, sin
embargo el último pedido realizado de esa marca ya se había efectuado el 29 de enero
de 2010 a solicitud del señor Aurelio Ordóñez Pinos, y fue embarcado el 04 de
septiembre de 2010.
Lo expuesto en el párrafo anterior por ninguna circunstancia admite que CHASE
INTERNACIONAL S.A. ha comercializado de manera desleal la marca “SANXIAO” o
marcas similares como “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”, lo único que se reconoce y aclara
es que una vez que tuvimos conocimiento de los registros que efectuó el señor
ORDÓÑEZ y que lógicamente al ya no ser ya sus intermediarios con los fabricantes de
la marca “SANXIAO”, no había razón para seguir importando ese producto. Antes de la
reunión mencionada no teníamos por qué tener conocimiento de los registros que, sobre
esa marca, estaba efectuando el señor ORDÓÑEZ, ya que tampoco el fabricante, que
es propietario de esa marca en el extranjero, nos ha comunicado la representación,
cesión o cualquier derecho de exclusividad que haya efectuado sobre esa marca.
CHASE INTERNACIONAL S.A., mucho antes del inicio de las acciones interpuestas por
el señor ORDÓÑEZ, ya no comercializaba el producto de marca “SAN XIAO”. Nunca ha
vendido productos similares denominados “SANXIAU” y “ADJ SANXIAO”.
Se ha lesionado el nombre de las compañías CHASE INTERNACIONAL S.A.
ECUADOR y CHASE INTERNACIONAL EXPORTS LTD., debido a que ésta no ha
incurrido en ninguna de las infracciones previstas en los arts. 217, 284 y 285, en
consecuencia no se ha lesionado ningún derecho del señor ORDÓÑEZ, siendo de tal
manera improcedente la solicitud de declaratoria de cometimiento de tales acciones y de
imposición de las sanciones previstas en el art. 247 de la Ley de Propiedad Intelectual,
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las mismas que serían inejecutables ante la inexistencia de los supuestos actos ilícitos
de comercialización de los productos del demandante.
Se interpretarán de oficio, pero se limitará el artículo 155 a su literal d). Además se interpretarán
los artículos: 154, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
DECISIÓN 486
“(…)
Artículo 154
“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente”.
Artículo 155
(…)
(…)
Artículo 238
(…)
Artículo 241
(…)
Artículo 243
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infracción;
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b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.
Artículo 244
La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el
titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde
que se cometió la infracción por última vez.
Artículo 245
Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la
comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o
asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella
o con posterioridad a su inicio.
Artículo 246
Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá
ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.
Artículo 247
Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para
actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir
razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional
competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía
suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar
las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para
que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.
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(…)
Artículo 249
(…)
Artículo 258
Artículo 259
a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor;
(…)”.
Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011. Caso:
“COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow.”, publicado en la Gaceta Oficial
Nº 2053, de 22 de mayo de 1012.
“(…)
Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción
de infracción de derechos.
El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho
marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario,
mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad
de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su
consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de
facultades:
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Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el
campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca
tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente
confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin
consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal
ha manifestado lo siguiente:
“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida
a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en
el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso
confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la
necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos
marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de
selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de
confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros
oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de
este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su
origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de
por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es
elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay
posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de
confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de
1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de
octubre del mismo año, caso BELMONT).
El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin
consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la
conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos
marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del
mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que
cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en
relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar
riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso
referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No
es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la
posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del
titular.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la
acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).
b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.
Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé
efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos
de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad
industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se
destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N°
116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de
marzo de 2005.
3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el
trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos
infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas
cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:
Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de
propiedad industrial.
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Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares
que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre
del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.
La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las
mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de
oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los
derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo
246).
“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que
deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del
proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y
perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será
indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso
exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en
cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por
el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha
demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la
infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al
monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
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Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular
de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus
productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso,
las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que
medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como
consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por
la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca,
tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período
de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la
infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial
del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de
derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial
Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;).
Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de
derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como
tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.
(…)”.
Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los
signos denominativos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el
mercado, de conformidad con los siguientes parámetros:
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá
someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de
confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, y de
esta manera poder establecer si la sociedad demandada CHASE INTERNACIONAL S.A. ha
cometido una infracción del derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el
artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“(…)
Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes
inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de
patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, signos
distintivos, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la represión de
competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un
mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la
Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.1
El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a
la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y
prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden
considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa
que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una
definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial,
que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.
“2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la
competencia desleal.”
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De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un
competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del
público consumidor.
El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados
a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos
son:
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser
considerado desleal:
2
JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de
Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45
3
NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial
Legis, Colombia, pág. 316 "
4
GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892,
pág. 47.
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“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la
víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la
actividad comercial en la misma o análoga forma.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, presenta de las siguientes
características:
“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no
se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos
de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen
específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en
lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un
competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y
deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116-IP-2004,
Caso: ‘ACCIÓN POR PRESUNTA INFRACCIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA
“CALCIORAL”’, publicada en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo
anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión
respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden,
en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información,
imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios
productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en
un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los
actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:
”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de
los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los
productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo
mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea
considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta
actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el
mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio
sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a
competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el
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Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.5
(…)”.
C O N C L U Y E:
PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello,
utilice en el comercio un signo idéntico o similar, en relación a cualquier producto o servicio, bajo la
condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor.
De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en
el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios.
5
“DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2.
Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.
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Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego
determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia.
El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios
sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde
la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde
que se cometió la infracción por última vez.
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden
causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión,
error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud
deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el
consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un
competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y
deseos.
A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá
tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad
industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
CUARTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus
efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en
consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados
predominantemente para cometerla.
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Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la
acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se
trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.
QUINTO: El artículo 243 de la Decisión 486, enumera de manera no taxativa, algunos criterios
para calcular la indemnización de daños y perjuicios.
Determinándose que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño
emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular. La pérdida en referencia deberá
ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos
amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el
actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la
infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados
predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la
indemnización que se acuerde.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca
protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber
tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán
las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y
el pago de la indemnización.
PROCESO 172-IP-2013