PROCEDIMIENTO DE

NULIDAD DE REGISTRO
Y RECURSOS
ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO
MARCARIO
 Procedimiento especial regulado por normas específicas de la Ley N°19.039, y
en su defecto, se aplican las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento del
CPC

 Objetivo acción de nulidad:

 Dejar si efecto una inscripción marcaria por haberse concedido adoleciendo
de un vicio de aquellos contenidos en el artículo 19 y 20 Ley 19.039.
 Protección interés privado
 Protección interés público
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

 ¿Ante quien se tramita? Director Nacional de INAPI (Tribunal especial)

 Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de
transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a
su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se
sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades
que se establecen en esta ley.

Quien aparece en INAPI

 Partes: Demandante (Actor) *Inscripción
 Demandado( Actual titular de la marca) cesiones(anotación al
margen)
 Periodo de discusión

 PLAZO
Regla General: 5 años
Art. 27 Ley 19.039 contados desde la fecha de
registro

MALA FE: NO HAY

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
*También aplica a
vulneraciones a
Tratados
CAUSALES DE NULIDAD: Art. 27 : Procede la declaración de
Internacionales. Ej:
nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha
Tratado de Nairobi
infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo
con respecto al
20 de la Ley 19.039
símbolo de los
anillos olímpicos.
 FORMALIDADES DEMANDA:
Nombre, Domicilio, Profesión y Oficio demandante,

 Art. 18 bis Ley 19.039 Nombre, Profesión u Oficio del demandado

 Art. 254 Código Procedimiento Civil
Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e
individualización del derecho respectivo.

Razones de hecho y derecho en los que se fundamenta la demanda

 Resolución exenta N°11/2010

1.- Debe contener una presuma, que informe la Materia

(Nulidad de Registro) y el número de registro de la marca 3.- Actor debe comparecer con patrocinio de abogado habilitado
a anular

2.- Luego, debe incluir una suma “Solicita se declare

4.- No requiere acompañar documentos fundantes
nulidad” o “Formula demanda de nulidad”
Notificación demanda de nulidad

 La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los

términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un
domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona
sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a
que se refiere el artículo 2º de esta ley.

 Notificación personal propiamente tal (Art. 40 a 43 CPC)

 Notificación persona subsidiaria (Art.44 a 46 CPC)
 Excepcionalmente Notificación por avisos (Art. 54 CPC)
 +Notificación complementaria por estado diario
 Todas las resoluciones siguientes se notifican por estado diario, con excepción de
absolución de posición en que se aplican las reglas generales del CPC
 Demanda Nulidad

Notificación personal
(Art. 40 y ss. CPC

Falta de
Capacidad
Excepciones dilatorias demandante o
Traslado a demandado 30 Art 303 CPC personería
días hábiles
administrativos Litis
pendencia

Se allana No contesta Contesta Excepciones perentorias Ineptitud del

Libelo

Recursos
Se recibe la causa a prueba-
Hay 30 días prorrogable en
R. Corrección (Art. 17 casos calificados
bis A Lpi
R. Aclaración,
rectificación , Citación a oír sentencia No se da lugar
enmienda (Art. 182 cpc
Sentencia (Art. 170 CPC)
R. Apelación Parte expositiva, considerativa y Se da lugar
RECURSO DE APELACIÓN
Vía de impugnación de las resoluciones definitivas e interlocutorias dictadas por
el Director de INAPI, cuyo conocimiento y resolución corresponde al Tribunal de
Propiedad Industrial
RESOLUCIONES: Artículo 17 bis B 19039- En contra de las resoluciones dictadas en
primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición,
procederá el recurso de apelación.

PLAZO: 15 días, contado desde la notificación de la resolución, para ser

conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. (Artículo 17 bis B)
Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas
reglamentarias, son fatales y de días hábiles.
Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.
LEGITIMADOS PARA ACTUAR:
Procedimiento administrativos: El solicitante de la marca, cuya solicitud fue
rechazada o aceptada parcialmente.
Procedimientos contenciosos: Cualquier de las partes, cuyas pretensiones no
fueron satisfechas

REQUISITOS :
 Contener fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas
 Debe acompañarse al escrito comprobante pago derechos de apelación (2
UTM)
 Debe ser interpuesto ante INAPI
 Escrito de apelación es la primera comparecencia ante el TDPI (no es
necesario hacerse parte ante el TDPI) Poder (Art.15 Ley 19.039)
ADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN:

Examen de admisibilidad: Director Nacional de INAPI(Resolución, plazo,

fundamentos, peticiones concretas y comprobante pago)
Si cumple con requisitos: Antecedentes serán remitidos al TDPI
Si no cumple con requisitos: Inadmisible (Recurso de Reposición y corrección por
error de hecho)

AMBITO COMPETENCIA TDPI Solo puede conocer y fallas las mismas

cuestiones controvertidas y falladas en 1era instancia
COMPARECENCIA Apelante no está sujeto a la carga de comparecer en segunda
instancia
ADHESIÓN A LA APELACIÓN
CONOCIMIENTO DEL RECURSO POR PARTE DEL TDPI:

PREVIA VISTA DE LA CAUSA Apelaciones deducidas contra sentencias

definitivas o interlocutorias dictadas en procesos contenciosos
EN CUENTA Apelaciones deducidas contra sentencias definitivas o
interlocutorias dictadas en procesos administrativos, va menos que el solicitante
solicite alegatos

Tablas que se comunican 1 vez a la semana en sitio web

https://www.tdpi.cl/

- Revocar fallo de INAPI

- Confirmar fallo de INAPI- Vuelve expediente a INAPI y se debe pagar impuestos
finales en caso de que se haya aceptado a registro.
 CADUCIDAD MARCARIA
Objeto: Evitar una saturación registral, de signos que no son realmente utilizados
en el mercado, y que perjudican el orden público económico y el espíritu de el
sistema registral de propiedad industrial.
También hay una protección indirecta de la libre competencia en materia
marcaria, sobre todo si consideramos que los derechos de marca otorgan a su
titular un derecho exclusivo y excluyente para utilizar dicho signo en el tráfico
económico.
Inclusión contenida en la Ley Corta de INAPI (N° 21.335)

Artículo séptimo.- El Presidente de la República reglamentará esta ley

en el plazo de seis meses contado desde su publicación, mediante
decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo. (Publicación: 05-JUL-2021)

Artículo octavo.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en

el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria
anterior.
 CAUSALES
Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de
marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

A)FALTA DE USO O SUSPENSIÓN DE USO DE FORMA ININTERRUMPIDA:

-5 años contados desde la fecha de concesión del registro
-No hubiese sido objeto de un uso real y efectivo o bien que exista un cese de uso de forma
ininterrumpida
-Dentro del territorio nacional
-Por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento
-Para distinguir 1 o más de los productos o servicios para los que fue concedida
Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca
si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

 B)GENERICIDIO MARCARIO: Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la

designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en
el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya
perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique.

 EXCEPCIÓN: Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado
dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se
trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.

 “Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en forma visible las palabras
"Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un círculo. La omisión de este
requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta
disposición no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.”

 La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien
detente un interés legítimo
 CARGA DE LA PRUEBA
 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular.

 ¿Cómo se acredita el uso efectivo? Se acreditará mediante cualquier prueba admitida

por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional.

 Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de
declaración jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

 Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la

declaración de caducidad

 EXCEPCIÓN: Salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la
existencia de obstáculos para su uso, ajenas a la voluntad del titular de la marca

 Restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o

servicios protegidos.
 DEMANDA RECONVENCIONAL
 Art.27 bis C)

 El demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con

anterioridad

 ¿En qué momento? En el escrito de contestación de la demanda de oposición o de

nulidad

 La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal. Una

vez presentada la demanda reconvencional se dará traslado al actor, quien deberá
responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo
vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las
cuales seguirán un mismo procedimiento.
 PLAZO Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN
DE LA CADUCIDAD
 Art 27 bis D- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación
total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme. Si la causal de
caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales
esté registrada la marca.

 Declaración de caducidad sólo se extenderá a los productos y/o servicios

afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o
servicios.

 PLAZO ¿Qué pasa con marcas que han sido renovadas previamente?¿Desde cuándo se
cuenta el plazo de 5 años?

 Art 5 Transitorio: A partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa

fecha.
 RECURSO CASACIÓN EN EL FONDO
 Art 17 bis B Ley 19.039 incisos 4 y 5: Ley 19.039

 En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de

casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

 Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las

disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de
Procedimiento Civil.

Artículo 767 CPC- El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias
definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes
de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por
árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios
de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con
infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo
dispositivo de la sentencia.