RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL–Por producción y

comercialización de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc. Legitimación de la causa

por activa de la licenciataria del titular de derechos de obtentor vegetal frente a tercero
no autorizado para desarrollar actividades utilizando variedades protegidas.
Aplicación del artículo 2341 del código civil. Requisitos de la responsabilidad
extracontractual. Reiteración de la sentencia de 16 de septiembre de 2011. (SC12063-
2017; 14/08/2017)

Fuente formal:
Artículo 2341 del Código Civil.

Fuente jurisprudencial:
Sentencia de 16 de septiembre de 2011, exp. 2005-00058-01.

HECHO ILÍCITO–Apreciación en reclamación de perjuicios por violación del

derecho de obtentor y de su licenciataria, por parte de tercero, al cultivar y
comercializar variedad de rosas protegidas sin contar con autorización o licencia.
(SC12063-2017; 14/08/2017)

PROPIEDAD INDUSTRIAL–Infracción al derecho del obtentor por cultivo y

explotación comercial de variedades de rosa protegidas con certificados de obtentor
vegetal otorgados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Contrato de
licencia y cesión. (SC12063-2017; 14/08/2017)

DERECHO DE OBTENTOR–Sobre variedades vegetales o de su licenciataria a ser

resarcidos por cultivo y explotación comercial de rosas Hilrap y Hilmoc, protegidas
por el ICA, sin el consentimiento de la titular. (SC12063-2017; 14/08/2017)

Fuente formal:
Ley 243 de 1995.
Artículo 6º del Decreto 533 de 8 de marzo de 1994.
Artículos 10, 55 a 59 de la Resolución ICA No. 1893 de 29 de junio de 1995.
Artículo 24 de la decisión 345 de 21 de octubre de 1993.

CONTRATO DE LICENCIA–Para la explotación del derecho del obtentor vegetal

de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc. Diferencia del contrato de cesión de derecho
de obtentor. Reiteración de la sentencia de 1º de julio de 2009. (SC12063-2017;
14/08/2017)

Fuente jurisprudencial:
Sentencia de 1 de julio de 2009, exp. 2000-00310-01.

Fuente doctrinal:
Bercovitz Álvarez. Tratado de Contratos. Director Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
- Tomo IV: Contratos de financiación, contratos de garantía, contratos sobre bienes
inmateriales, contratos publicitarios, contratos turísticos. Valencia (España), 2009,
Tirant lo Blanch, págs. 4531 y 4544.
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Botana Agra. Manual de la Propiedad Industrial. Carlos Fernández-Novoa, José

Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra. Madrid (España), 2009, Marcial Pons,
págs. 192 y 193.

DAÑO–Noción, elementos y características. Reiteración de la sentencia de 5 de

agosto de 2014. El hecho ilícito para acreditar los perjuicios por violación al derecho
del obtentor vegetal y de su licenciatario. (SC12063-2017; 14/08/2017)

Fuente formal:
Artículo 2341 del Código Civil.

Fuente jurisprudencial:
Sentencia SC 10297 de 5 de agosto de 2014, exp. 2003-00660-01.

Fuente doctrinal:
Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual. Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2006, pág.220, numeral 143.
Peirano Facio. Responsabilidad Extracontractual. Bogotá DC, Editorial Temis, 2004,
pág. 362.

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS–Cuantificación de la indemnización en común

y proindiviso, consistente en las regalías dejadas de recibir por licenciatario exclusivo
del obtentor de variedades vegetales por cultivo y comercialización sin autorización.
Aplicación de las normas contempladas para la propiedad industrial. Artículos 239 a
243 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (SC12063-2017;
14/08/2017)

Fuente formal:
Artículo 15 del decreto 533 de 1994.
Artículos 238 a 244 de la Decisión 486 de 2000.
Artículos 1613 y 1614 del Código Civil.

Fuente doctrinal:
Sentencia interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012 proceso 166-IP-2011 del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia interpretación prejudicial de 25 de Agosto de 2014 proceso 204-IP-2013 del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

INTERESES MORATORIOS–Exigibilidad a partir del vencimiento del plazo

otorgado en la sentencia que establece la cuantía de la indemnización, en proceso de
reclamación de perjuicios por violación del derecho de obtentor vegetal. No ostentan
la calidad de mercantiles. (SC12063-2017; 14/08/2017)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA–De la licenciataria del titular del

certificado de obtentor vegetal para reclamar el resarcimiento de perjuicios por cultivo
y explotación comercial de la variedad de rosas objeto de protección. (SC12063-2017;
14/08/2017)

APRECIACIÓN PROBATORIA–De la inspección judicial y el dictamen pericial

como pruebas anticipadas y de la confesión ficta de la demandada y documentos, para
para acreditar la explotación ilícita comercial de variedades de plantas protegidas con
certificado de obtentor vegetal y el monto de los perjuicios. (SC12063-2017;
14/08/2017)

DICTAMEN PERICIAL–Para acreditar el valor de las “miniplantas” de las

variedades de rosa protegidas con certificado de obtentor vegetal, en reclamación de
perjuicios por infracción a este derecho. Estudio de la objeción por error grave.
Reiteración de la sentencia de 16 de mayo de 2008. Prohibición al perito de

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

pronunciarse sobre aspectos de derecho. Aplicación del numeral 1º del artículo 236
del Código de procedimiento Civil. (SC12063-2017; 14/08/2017)

Fuente formal:
Numeral 1º del artículo 236 del Código de procedimiento Civil.

Fuente jurisprudencial:
Sentencia de 16 de mayo de 2008, exp. 1995-01997-01.

Asunto:
Solicitaron las demandantes en calidad de titular y licenciataria de derechos de
obtentor vegetal sobre las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc, declarar a la
demandada civilmente responsable por infringir los derechos del obtentor vegetal por
cultivo y comercialización de las plantas protegidas sin la debida autorización; en
consecuencia condenarla a resarcir los perjuicios, ordenarle cumplir algunas medidas
para evitar continuar infringiendo el derecho de los demandantes y publicar la
sentencia. En primera instancia se accedió a las pretensiones; el superior revocó
algunos numerales de la sentencia y excluyó a la licenciataria demandante del litigio.
La corte Casó parcialmente la decisión y decretó pruebas de oficio; una vez recaudadas,
en reemplazo condenó a la demandada a pagar una suma de dinero a la compañía
licenciataria por los perjuicios.

M. PONENTE : LUIS ALONSO RICO PUERTA

NÚMERO DE PROCESO : 11001-31-03-019-2005-00327-01
PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala de Descongestión Civil de
Bogotá
CLASE DE ACTUACIÓN : RECURSO DE CASACIÓN
TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA SUSTITUTIVA SC12063-2017
FECHA : 14/08/2017
DECISIÓN : MODIFICA DECISIÓN
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente

SC12063-2017
Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01
(Aprobado en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete

(2017).-

Procede la Corte a dictar la sentencia sustitutiva en el

proceso ordinario de mayor cuantía promovido por «EG Hill
Company Inc» y «Hills de Colombia Ltda» contra «CI La

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Magdalena SA», en razón de haberse casado parcialmente el

fallo de 31 de octubre de 2010 proferido por la Sala Civil de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

1.1. Al subsanar la demanda1, en resumen solicitaron

las actoras declarar, que la accionada «infringió los derechos
de obtentor vegetal» pertenecientes a «E.G. Hill Company Inc»,
relacionados con las «variedades de rosas Hilrap y Hilmoc»,
protegidos con los respectivos certificados de obtentor
vegetal. En consecuencia, declararla civilmente responsable
de aquella conducta, ordenarle cumplir algunas medidas
para evitar que continuara cultivando y comercializando el
señalado producto vegetal, como también disponer publicar
la sentencia condenatoria.

1 Cuaderno principal, folios 165-171.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

1.2. Así mismo pidieron condenarla a pagar por

concepto de perjuicios: (i) una suma de dinero no inferior a
USD$64.349,40 dólares, más IVA, «por la no realización del
negocio de venta de miniplantas» de las especies en cuestión;
(ii) una cantidad de dinero no menor a USD$205.916,08,
junto con el citado impuesto, derivados de los daños
materiales «por la no suscripción de las licencias de
explotación y pago de regalías» y (iii) intereses moratorios
comerciales sobre el monto de las citadas condenas, a partir
del 5 de noviembre de 2003 o de la fecha que corresponda, al
porcentaje legalmente permitido para operaciones en
moneda extranjera.

1.3. Las súplicas subsidiarias se plantearon en

similares términos a las del texto de las peticiones principales
y dadas las mínimas diferencias que presentan, no es del
caso reproducirlas.
2. Hechos.

2.1. «EG Hill Company Inc» tiene como actividad «el

desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales,
principalmente de rosas» y es titular del «derecho de obtentor»,
según certificados expedidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario, con relación a las variedades de rosas «Hilrap
y Hilmoc», siendo su licenciataria «Hills de Colombia Ltda».

5
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

2.2. «CI La Magdalena SA» explotaba comercialmente

un cultivo de flores, especialmente rosas y la actora se enteró
de conductas por aquella realizadas que afectaban sus
derechos de «obtentor vegetal», lo que motivó la práctica de
una inspección judicial como prueba anticipada, con
intervención de un perito, realizada los días 7 de junio y 5 de
noviembre de 2004, en la que se constató, que la demandada
«[...] cultiva la siguiente cantidad de plantas de variedades de
rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad
demandante E.G. Hill Company, así: […] Hilrap classy 94.153
– Hilmoc forever young 120.345 […] total 214.498».

2.3. La licenciataria del «derecho de obtentor»,

comercializaba las referidas especies de rosas, mediante la
venta de plántulas a razón de USD$0.80 cada una, con
utilidad no inferior a USD$0.30 y también concediendo
licencias de explotación, generando un «ingreso y utilidad de
USD$0.96 por cada planta licenciada».

2.4. Los perjuicios, atendiendo la cantidad de las

señaladas plantas que se constató existían, ascienden en su
orden, a USD$64.349,40 y USD$205.918,08, por los
referidos conceptos, más intereses sobre tales valores a partir
del 5 de noviembre de 2003, esto es, un (1) año antes de «la
fecha de siembra más reciente determinada en el dictamen
pericial».

3. Actuación procesal.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

3.1. Oportunamente replicó la accionada oponiéndose

a todas las súplicas, manifestó no constarle algunos hechos
y no ser ciertos aquellos atinentes a las actuaciones que le
endilgaban la infracción del «derecho de obtentor»; formuló
como excepciones de mérito las que denominó «[f]alta de
legitimación por activa del demandante Hills de Colombia
Ltda. - Inexistencia de la obligación de pago de perjuicios por
la no realización del negocio de venta de miniplantas - Las
variedades objeto de la demanda no cumplen con el requisito
de novedad y por ende, no gozan de protección legal […] - No
procede el cobro de intereses de mora […] - C.I. La Magdalena
S.A. se encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes
de la fecha de presentación de la solicitud del derecho del
obtentor (‘preuso’) [y] la demandada es adquirente de buena
fe».

3.2. La sentencia de primera instancia se profirió el 20

de marzo de 2006 y en ella se dispuso:

«1. Declarase no probadas las excepciones propuestas por la parte

demandada, (…). – 2. Declarase que la sociedad demandada,
infringió los derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la
sociedad E.G. Hill Company Inc, respecto de las variedades de
rosas protegidas mediante certificados de obtentor vegetal
denominados Hilrap y Hilmoc, (…). – 3. Declarase que C.I. La
Magdalena S.A. es responsable de los daños causados a los
demandantes por infracción a los derechos de obtentor vegetal,
(…). – 4. Condenase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago
de US$46.019,40 dólares americanos (…), como valor no pagado
por el material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc.
– 5. Condenase a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., al pago de
US$145.728,10 dólares americanos (…), como valor no pagado por

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

el material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc.- 6.

Condenase al pago de los intereses comerciales sobre las
cantidades previstas en los numerales 4 y 5, (…), desde el 5 de
noviembre de 2004 y hasta cuando se verifique su pago. – 7.
Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A., para que se
abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de
rosas denominadas Hilrap y Hilmoc, cesando todo acto que
constituya infracción a los derechos de obtentor vegetal. – 8.
Prevenir a la sociedad C.I. La Magdalena S.A. para que se
abstenga de realizar actos de producción, preparación, oferta de
venta, venta o cualquier acto que implique la introducción al
mercado, exportación, importación, posesión con fines de ventas
similares, respecto del material de reproducción, multiplicación o
propagación y el producto de cosecha de las variedades de rosas
denominadas Hilrap y Hilmoc, a fin de hacer cesar los actos que
constituyen la infracción a los derechos de obtentor vegetal. – 9.
Condenase a la parte demandada a pagar a la actora E.G. Hill
Company Inc las costas del proceso».

El 5 de mayo de 2006, se profirió fallo adicional

habiéndose dispuesto: «10. Ordenar a expensas de la parte
demandada, la publicación de la sentencia y su
complementación en un diario de amplia circulación nacional.
– 11. Prevenir a la sociedad demandada C.I. La Magdalena
S.A. que de no cumplir de manera voluntaria la destrucción o
erradicación de las plantas, se dispondrá el cumplimiento de
manera forzosa mediante la destrucción o erradicación de las
plantas respecto de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc
por parte de la autoridad competente, a costa de la
demandada».

8
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

3.3. La parte vencida con la reseñada decisión,

interpuso recurso de apelación y surtido su trámite, el
Tribunal se pronunció en el fallo de 31 de diciembre de 2010,
habiendo dispuesto:

«6.1. Se revocan los puntos 1°, 3°, 4°, 5° y 6° de lo resolutivo de la

sentencia apelada, […]. - 6.2. Se declaran fundadas las
excepciones con que la demandada enfrentó la demanda a que
esta providencia se refiere. - 6.3. Se excluye de la demanda a la
demandante Hills de Colombia Ltda. - 6.4. Se niegan las
pretensiones indemnizatorias de E.G. Hill Company Inc […]. - 6.5.
Se modifican los puntos 7°, 8° y 9° de la sentencia del 20 de marzo
de 2009 y, 10° y 11° de la complementaria de 5 de mayo
subsiguiente, precisando que la protección de la variedad Hilmoc
es a partir del 18 de diciembre de 2001, y disponiendo que la
publicación ordenada debe serlo respecto de esta sentencia en
concordancia con la de primer grado. – Por lo que hace a las costas
contra la demandada en favor de E.G. Hill Company Inc, la
condena se limita al 40% del valor que resulte aprobado en primera
instancia. - 6.6. Se condena a la demandante Hills de Colombia
Ltda. a pagarle las costas del proceso en la primera instancia a la
demandada C.I. La Magdalena S.A. […]».

3.4. La sentencia de casación se emitió el 7 de

diciembre de 2012, acogió el cargo primero y
consecuentemente, invalidó de manera parcial el fallo del
juzgador de segundo grado, al establecer la violación directa
de la ley sustancial, toda vez que «sin discrepar en cuanto a
que la prenombrada empresa [Hill de Colombia Ltda.] tiene la
condición de ‘licenciataria exclusiva de la titular del certificado
de obtentor’, apoyado en el ‘artículo 23 de la Decisión 345 de
1993’, determinó que no estaba jurídicamente habilitada para

9
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

promover la acción y reclamar la protección de los derechos

inherentes a la calidad invocada, tampoco la correspondiente
indemnización de perjuicios», habiéndose concluido, que
«estableció una restricción o limitación jurídicamente
inadmisible en cuanto a la facultad del ‘licenciatario’ de
ejercitar la protección de los derechos emanados de un
‘Certificado de Obtentor’, para el caso, los concernientes a las
variedades objeto de licenciamiento, en los términos del
negocio jurídico celebrado entre la compañía extranjera titular
de los ‘derechos de obtentor vegetal’ y la empresa colombiana
a quien le transfirieron algunas potestades relacionadas con
los mismos».

La citada determinación dejó sin efecto la decisión del

Tribunal de excluir del proceso a «Hills de Colombia Ltda»,
afectando también lo resuelto sobre el resarcimiento de
perjuicios por aquella solicitados y por consiguiente, se
pospuso el fallo de reemplazo ante «la necesidad de decretar
pruebas de oficio tendientes a establecer la cuantía del
perjuicio reclamado en favor de la actora ‘Hills de Colombia
Ltda’, cuya condena corresponde imponerla de manera
concreta, al tenor de lo exigido en el precepto 307 ibídem, en
el evento de alcanzar éxito la pretensión resarcitoria»;
quedando vigente lo dispuesto sobre esa materia,
únicamente frente a la actora «EG Hill Company Inc», en lo
relativo a las desestimación de las «pretensiones
indemnizatorias», aspecto no modificado en la sentencia de
casación.

10
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

3.5. En lo atinente a los temas de interés para esta

providencia sustitutiva, ha de señalarse, que la juez del
conocimiento analizó si las conductas endilgadas a la
accionada, conforme a los artículos 23 y 24 de la Decisión
345 de 1993, constituían vulneración del derecho cuya
protección se reclamó y si había lugar a reconocer los
perjuicios solicitados, al tenor de los artículos 238 a 244 de
la Decisión 486 de 2000, normas estas aplicadas por
remisión.

Con apoyo en las pruebas incorporadas dedujo, que la

sociedad convocada al litigio utilizó material protegido sin
consentimiento de la titular del «derecho de obtentor» o de su
«licenciataria», ya que «cultivó y explotó comercialmente las
variedades de rosas Hilrap y Hilmoc, sin contar con la licencia
o autorización proveniente del titular de los derechos de
obtentor sobre las mismas o de su licenciatario» y por lo tanto,
en el punto 2º de su fallo, el cual dejó vigente el Tribunal,
«[declaró] que la sociedad demandada, infringió los derechos
de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad EG Hill
Company Inc, respecto de las variedades de rosas protegidas
mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap
y Hilmoc, debidamente otorgados por el Instituto Colombiano
Agropecuario».
Sobre la indemnización de perjuicios, se orientó por el
artículo 239 de la Decisión 486 de 2000, según la remisión
dispuesta en el artículo 15 del Decreto 533 de 1994 e indicó
que procedía establecerla «en función de la explotación
efectivamente realizada por la demandada durante el período
comprendido en el artículo 17 de la Decisión 345 de 1993».

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Al examinar las probanzas infirió, que «el monto de

plantas que fueron cultivadas por la sociedad demandada
como infractores de los actos respecto del material de
reproducción, propagación o multiplicación de la variedad
protegida –Hilrap y Hilmoc-, fueron la cantidad de 153.398
plantas conformadas por 64.864 de Hilmoc y 88.534 de
Hilrap»; así mismo, con apoyo en los convenios aportados en
la diligencia de interrogatorio de parte al apoderado general
de la empresa extranjera demandante, estableció «como
pagos a favor de Hills de Colombia y por regalías la suma de
0.95 centavos de dólar por cada planta licenciada cultivada,
más 0.30 centavos de dólar como costo del material vegetal
que suministran directamente sus obtentores».

Efectuadas las respectivas operaciones matemáticas

determinó, que la demandada debía pagar a las actoras «la
suma de US$46.019,40 dólares americanos liquidados a la
tasa de cambio representativa del mercado vigente para la
fecha en que se efectúe el pago, como valor no pagado por el
material vegetal de las variedades de rosas Hilrap y Hilmoc y
US$145.728,10 dólares americanos liquidados a la tasa de
cambio representativa del mercado vigente para la fecha en
que se efectúe el pago, como valor no pagado por las regalías
de cada planta licencia cultivada de las variedades de rosas
Hilrap y Hilmoc».

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

3.6. En su alegato en el trámite de la segunda

instancia, la parte apelante planteó la demostración de los
hechos sustento de las excepciones de mérito, insistiendo en
la falta de legitimación en la causa de la actora «Hills de
Colombia Ltda.», en razón a que solo hasta el 14 de octubre
de 2005, había celebrado el contrato de licencia con la titular
del «derecho de obtentor» e igualmente sostuvo la
improcedencia de la condena en perjuicios a favor de las
accionantes, en síntesis porque no concedieron licencias ni
recibieron el pago de regalías en la época de la siembra de las
mencionadas variedades de rosa (1999 y 2000) ni antes de
formular la demanda; además porque las mismas no
satisfacen el requisito de la novedad y por consiguiente, no
era viable la protección del «derecho de obtentor».

Por su lado, la parte actora solicitó confirmar la

sentencia en cuestión, en virtud de haber probado los actos
de infracción de sus derechos sobre las variedades de rosas
Hilrap y Hilmoc, así como los perjuicios que les ocasionó la
demandada.

II. CONSIDERACIONES

1. Al concurrir los presupuestos procesales de rigor y

no observándose causal de nulidad que imponga invalidar lo
actuado, procede resolver el recurso de apelación formulado
por la accionada «CI La Magdalena SA», frente a la sentencia
de primera instancia, esencialmente en lo atinente a las
pretensiones de la actora «Hills de Colombia Ltda», en virtud

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

de la prosperidad de la acusación extraordinaria respecto de

la decisión del Tribunal de excluirla del proceso.

2. Para tal efecto téngase en cuenta, que la demanda

la incoaron «EG Hill Company Inc», en su condición de titular
del «derecho de obtentor» respecto de las «variedades de rosa
Hilrap o Forever Young y Hilmoc o Classy», protegidas con los
respectivos «certificados de obtentor» y «Hills de Colombia
Ltda», en calidad de licenciataria de tal derecho.

Pidieron las actoras declarar responsable a la

convocada al juicio de la violación del referido «derecho de
obtentor» en cuanto a las mencionadas especies vegetales;
adoptar algunas medidas para hacer cesar y evitar la
conducta prohibida e igualmente, condenarla al pago de
perjuicios generados a aquellas «por la no realización del
negocio de venta de miniplantas» y «por la no suscripción de
las licencias de explotación y pago de regalías», más intereses
moratorios comerciales.

En los hechos fundamento de tales peticiones se afirmó,

con relación a las conductas violatorias del «derecho de
obtentor» de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, que la
«sociedad E.G. Hill Company Inc tuvo sospecha de que la
empresa CI La Magdalena S.A. podría estar cultivando
ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas
o protegidas, es decir, sin contar con la respectiva autorización
o licencia otorgada por el titular de los derechos de obtentor o
por su licenciatario», habiéndose apoyado para su verificación
en una prueba anticipada de inspección judicial, con

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

peritación, llevada a cabo el 7 de junio y 5 de noviembre de

2004, en desarrollo de la cual se constató, que la accionada
«cultiva la siguiente cantidad de plantas de variedades de
rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a la sociedad
demandante E.G. Hill Company Inc, […] Hilrap – Classy
94.153 [y] Hilmoc – Forever Young 120.345 – Total 214.498».

Adicionalmente se manifestó, que la «explotación

comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de
rosa referidas en el hecho anterior, constituye una violación a
los derechos de obtentor sobre variedades vegetales […], toda
vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas
así como la explotación y comercialización del producto de la
cosecha (tallos cortados de rosa) no cuenta con autorización o
licencia del titular de tales derechos E.G. Hill Company Inc o
su representante», atribuyéndosele a la accionada, haberse
«provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido
cultivar ilegalmente las plantas de las variedades ya referidas
por actos de compra a terceros no autorizados y/o
autopropagación no autorizada».

3. En ese contexto cabe indicar, que el asunto

corresponde a una modalidad especial de responsabilidad
civil extracontractual, por lo que en principio para declararla
y acoger las peticiones resarcitorias por los perjuicios
patrimoniales o extrapatrimoniales padecidos por la
perjudicada, deben demostrarse los requisitos inferidos por
la jurisprudencia del artículo 2341 del Código Civil,
complementados con las disposiciones especiales

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

concernientes al régimen de protección de derechos de los

obtentores de variedades vegetales.

Sobre los requisitos de la «responsabilidad civil

extracontractual», en general, esta Corporación en sentencia
CSJ SC, 16 sep. 2011, rad. n° 2005-00058-01, en lo
pertinente expuso:

A voces del artículo 2341 del Código Civil, ‘[el] que ha cometido un
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley le
imponga por la culpa o el delito cometido’. En relación con el
mencionado precepto, cardinal en el régimen del derecho privado
por cuanto constituye la base fundamental de la responsabilidad
civil extracontractual, debe recordarse que cuando un sujeto de
derecho, a través de sus acciones u omisiones, causa injustamente
un daño a otro, y existe, además, un factor o criterio de atribución,
subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que
permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado -
o a aquél que por éste deba responder-, surge a su cargo un deber
de prestación y un derecho de crédito en favor de la víctima, que
tiene por objeto la reparación del daño inferido, para que quien ha
sufrido el señalado detrimento quede en una situación similar a la
que tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir,
para que se le repare integralmente el perjuicio padecido.

De conformidad con lo anteriormente reseñado, es menester tener

presente que para que se pueda despachar favorablemente una
pretensión de la mencionada naturaleza, en línea de principio,
deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes
elementos: una conducta humana, positiva o negativa, por regla
general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un detrimento,
menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su

personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación de
causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de
aquel a quien se imputa su producción o generación; y, finalmente,
un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla
general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de
naturaleza objetiva (v.gr. riesgo).

4. De acuerdo con lo anterior, para el caso en

concreto, se determina, que el hecho ilícito atribuido a la
demandada se relaciona con la violación del «derecho de
obtentor» sobre las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc, del que
es titular «EG Hill Company Inc» y su licenciataria «Hills de
Colombia Ltda», ya que sin contar con autorización o licencia
se le halló en su cultivo o sementara numerosas plantas de
rosa de las mencionadas variedades, para su propagación y
comercialización.

Acerca del derecho que se afirma fue infringido, resulta

pertinente señalar, que representa un poder para el titular
del mismo, que lo faculta para prohibir a terceros no
autorizados, la realización de ciertos actos o actividades que
involucren la variedad vegetal señalada en el respectivo
«certificado de obtentor».

Los aspectos concernientes al alcance del citado

«derecho de obtentor», relativos a los actos o actividades a las
cuales se extiende la prohibición a terceros de desarrollarlas
sin autorización del titular del derecho, los contempla de
manera general el Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales, de 22 de diciembre de 1961,

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

revisado en Ginebra, según Actas de 10 de noviembre de

1972, 23 de octubre de 1978 y 19 de marzo de 19912,
aprobado en Colombia mediante la Ley 243 de 28 de
diciembre de 1995; así mismo, el «régimen común de
protección de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales», que rige en los países de la Comunidad Andina,
contenido en la Decisión 345 de 21 de octubre de 1993 y a
nivel interno en Colombia, el Decreto 533 de 8 de marzo de
1994, reglamentario del citado régimen común, al igual que
la Resolución ICA n° 1893 de 29 de junio de 1995, mediante
la cual se dispuso «la apertura del Registro Nacional de
Variedades Vegetales Protegidas, se establece el
procedimiento para la obtención del Certificado de Obtentor y
se dictan otras disposiciones».

En lo esencial, el artículo 24 de la Decisión comunitaria

citada, acerca de la prerrogativa del titular del «derecho de
obtentor», en lo pertinente establece:

La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el

derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los
siguientes actos respecto del material de reproducción,
propagación o multiplicación de la variedad protegida: a)
Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b)
Preparación con fines de reproducción, multiplicación o
propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que
implique la introducción en el mercado, del material de
reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.

2La Ley 1518 de 13 de abril de 2012, mediante la cual se había aprobado la adhesión
de Colombia al Acta de 1991, modificatoria del Convenio UPOC, se declaró inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-1051-12, por no haber sido consultadas
previamente las comunidades indígenas y afrocolombianas.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los

fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización
comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como
material de multiplicación con el objeto de producir plantas
ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales,
frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados
en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha,
incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso
no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la
variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido
razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho
material de reproducción o de multiplicación. El certificado de
obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos
previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que
no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo
dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las
variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la
variedad protegida. La autoridad nacional competente podrá
conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin
su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores,
respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad
protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente
derivada.

La juez de primera instancia, efectuado el análisis de

las pruebas incorporadas al plenario, dedujo, que la
accionada había incurrido, entre otros, en actos de
«producción y reproducción, propagación o multiplicación de la
variedad protegida», toda vez que «cultivó y explotó
comercialmente las variedades de rosas [… en mención], sin
contar con la licencia o autorización proveniente del titular de
los derechos de obtentor sobre las mismas o de su
licenciatario» y por consiguiente, en el punto 2º de su fallo,

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

«[declaró] que la sociedad demandada, infringió los derechos

de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill
Company Inc, respecto de las variedades de rosas protegidas
mediante certificados de obtentor vegetal denominadas Hilrap
y Hilmoc, debidamente otorgados por el Instituto Colombiano
Agropecuario».

Tal decisión la ratificó implícitamente en su fallo el

Tribunal, dado que no revocó dicho numeral, solo hizo
alusión a su modificación3, concretándola en el numeral 6.5
de la parte resolutiva, en el sentido de precisar que la
«protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de
diciembre de 2001».

Lo anterior implica, que lo concerniente a la conducta

violatoria del «derecho de obtentor», quedó definido en las
instancias, dado que la accionada no interpuso recurso de
casación frente a la señalada decisión, en tanto que las
actoras no la incluyeron en la impugnación extraordinaria
por ellas promovida, pues les fue favorable y por
consiguiente, no es del caso reexaminar ese aspecto en la
presente sentencia.

5. En razón a que «Hills de Colombia Ltda», antes «CI

Hills de Colombia Ltda», compareció al proceso aduciendo
tener la calidad de «licenciataria», resulta pertinente señalar,
que tal condición se demostró con el «contrato de
licenciamiento y distribución exclusiva», celebrado el 14 de

3Párrafo 2º de las conclusiones incluidas en la parte motiva de la sentencia, folio 52,

cuaderno del Tribunal.

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octubre de 2005, entre «EG Hills Company Inc» y «CI Hills de

Colombia Ltda», convenio este en el que se expresa, que
aquella concedió a esta última «el derecho a cultivar, explotar
económicamente y licenciar a terceros la explotación
económica de las plantas con fines de cultivo y/o producción
de flor cortada, además de ser el promotor exclusivo de las
plantas en la República de Colombia», el cual fue exhibido y
aportado en la audiencia en la que se recibió interrogatorio
de parte al apoderado general de la actora «EG Hill Company
Inc», quien manifestó, que «el contrato de licencia verbal
existía desde el año 2003 e instrumentado en esa época a
través de innumerables comunicaciones que con posterioridad
sirvieron para cimentar el denominado ‘contrato de
licenciamiento y distribución exclusiva’»4.

Además, se aportó constancia de 27 de junio de 20055,

suscrita por el mencionado mandatario general, indicando,
que «CI Hills de Colombia Ltda, […] es el licenciatario exclusivo
de E.G. Hill Company Inc en la República de Colombia, en
virtud de diferentes contratos y acuerdos comerciales
celebrados entre las partes desde el año 2003 y hasta la
fecha, los cuales se encuentran plenamente vigentes».

Así mismo, se allegaron varios convenios denominados

«contrato[s] de licencia y pago de regalías por variedades
vegetales», suscritos el 10 de mayo y 20 de octubre de 20036;
5 de abril de 20047 y otros varios firmados en 2005, 2006 y

4 Cuaderno principal, folios 568-575 y 759-766

5 Cuaderno principal, folios 12-13.
6 Cuaderno 3, folios 801-816, aportados con el dictamen pericial.
7 Cuaderno principal, folios 127-135, anexado a la demanda.

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20078, manifestándose en ellos, que «CI Hills de Colombia

Ltda es el licenciatario exclusivo y autorizado para la
República de Colombia, de EG Hills Company Inc, en relación
con los derechos de obtentor o patente de las variedades
vegetales objeto de este contrato», recayendo algunos de tales
negocios sobre las variedades «Hilrap o Classy» y «Hilmoc o
Forever Young».

Ante dicha circunstancia, esto es, la de hallarse

acreditado que «Hill de Colombia Ltda», tenía la calidad de
«licenciataria» del «derecho de obtentor», en la sentencia de
casación se determinó, que se encontraba legitimada en
causa para «ejercitar la protección de los derechos emanados
de un ‘certificado de obtentor’, para el caso los concernientes
a las variedades objeto de licenciamiento en los términos del
negocio jurídico celebrado entre la compañía extranjera titular
de los ‘derechos de obtentor vegetal’ y la empresa colombiana
a quien le transfieren algunas potestades relacionadas con los
mismos».

Adicionalmente cabe acotar, que para la validez de la

«licencia» de explotación del «derecho de obtentor», en los
estatutos jurídicos a que se hizo mención, constitutivos del
régimen de protección a los derechos de los obtentores de
variedades vegetales, no se consagró solemnidad alguna ni la
exigencia de su registro.

8 Cuaderno 3, folios 578-766, exhibidos en la diligencia de interrogatorio de parte.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

En ese sentido, el artículo 6º del Decreto 533 de 1994,

previó la inscripción de «cualquier acto jurídico que afecte los
derechos del obtentor»9, de donde se infiere que no se extiende
al negocio jurídico de la «licencia», porque esta no implica
afectación del «derecho de obtentor» al licenciante, sino que
representa una prerrogativa para realizar la explotación del
objeto protegido.

Es por ello, que en la reglamentación contenida en la

Resolución ICA n° 1893 de 1995, las formalidades de constar
el respectivo convenio por escrito e inscribirlo en el registro
de variedades vegetales, no se contempla para el «contrato de
licencia», pues de conformidad con el artículo 10 de dicho
acto reglamentario, únicamente se exige respecto de la
«cesión del derecho de obtentor», al disponer, que «[…] La
cesión se hará por escrito y se requerirá para ella la firma de
las partes contratantes. Toda cesión o transferencia se
inscribirá en el registro de variedades vegetales, previa
petición y pago de las tarifas fijadas; ninguna cesión o
transferencia por vía sucesoria se opondrá a terceros hasta
después de realizada dicha inscripción».

En igual sentido, el capítulo V de la Resolución en

comentario, artículos 55 a 59, dedicado a la regulación de las
licencias de derecho de obtentor, tampoco prevé la
solemnidad que se viene descartando.

9 Se subraya

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Cabe agregar, que como el acto de «cesión del derecho

de obtentor» y el «contrato de licencia», corresponden a
convenios de naturaleza jurídica diferente y sus efectos son
distintos, legalmente no es admisible extender las
mencionadas formalidades respecto del acuerdo para el cual
no se consagró de manera expresa (la licencia), pues según
lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, «[…]
la forma solemne se exige in concreto en atención al acto
dispositivo, se disciplina en norma legal expresa, de orden
público, imperativa restrictiva, de interpretación y aplicación
estricta, excluyendo la analogía o extensión a otros tipos
contractuales […]» (CSJ SC, 1 jul. 2009, rad. n° 2000-00310-
01).

En este orden, la diferencia de los señalados negocios

jurídicos se advierte con claridad, por ejemplo, en el ámbito
del «régimen jurídico de la propiedad industrial», dentro del
cual la «licencia» representa un mecanismo jurídico que
posibilita al titular del derecho protegido, otorgar
autorización a un tercero para la explotación de manera
temporal de la respectiva «creación industrial»; mientras que
la «cesión» constituye el instituto jurídico habilitado para la
transferencia de la titularidad del derecho.

Acerca de los referidos convenios, el tratadista español

BERCOVITZ ÁLVARES, 200910, al analizar el tema de los
«contratos sobre propiedad industrial» en cuanto a derechos

10 Tratado de Contratos. Director Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano - Tomo IV:

Contratos de financiación, contratos de garantía, contratos sobre bienes inmateriales,
contratos publicitarios, contratos turísticos. Valencia (España), Tirant lo Blanch,
págs. 4531 y 4544.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

patrimoniales vinculados a ciertas «creaciones industriales»,

comenta:

La cesión es la transmisión de la titularidad plena sobre el derecho

en cuestión. La transmisión de la propiedad supone la
transferencia al cesionario de la totalidad de las facultades que
integran el derecho de exclusiva. Y también supone la posibilidad
de que el cesionario transmita a su vez la titularidad que ha
adquirido. Es precisamente esta última facultad la que atribuye a
los derechos de propiedad industrial la característica de la
patrimonialidad, es decir, la susceptibilidad de ser negociados en
el tráfico económico.

Y con relación a la licencia, expresa:

[…] es el negocio jurídico en virtud del cual el titular de una patente,

modelo de utilidad o diseño industrial autoriza a una persona para
usar o explotar el objeto protegido por su título dentro de un ámbito
geográfico concreto. […] Normalmente la licencia es retribuida por
medio de royalties o regalías, es decir, que es habitualmente un
contrato oneroso; pero también son posibles las licencias gratuitas,
como de hecho existen con frecuencia entre distintas sociedades
de un mismo grupo.

[…] A las licencias de patente y de otros derechos de propiedad

industrial les son aplicables, en defecto de norma especial
aplicable, las normas generales sobre obligaciones y contratos y,
especialmente, sobre el contrato de arrendamiento de cosas en
todo lo que sea compatible con el objeto inmaterial de las licencias
de patentes y diseños. Dada su parca regulación en las leyes
especiales sobre propiedad industrial, es frecuente la necesidad
de referirse a esta normativa general.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Igualmente, BOTANA AGRA, 2009, en un estudio sobre

las «Invenciones Patentables», expone:

Por cesión se entiende toda operación jurídica inter vivos o mortis

causa por cuya virtud el titular transfiere la patente con todos los
derechos y facultades que ésta comporta y son susceptibles de
transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad de la misma»
y «[e]n un sentido amplio puede definirse la Licencia como el
instituto jurídico por cuya virtud un tercero, sin adquirir la
titularidad de la patente, es autorizado por el titular de la patente
o por la Administración para realizar actos de explotación del
objeto de la patente»11.

De acuerdo con el contexto fáctico y jurídico referidos,

se concluye, que es válido reconocer efectos a la licencia
conferida por «EG Hill Company Inc», a «Hills de Colombia
Ltda», a partir de la época en que esta última sociedad
comenzó a actuar como «licenciataria» de aquella, que según
lo probado, corresponde a mayo de 2003, cuando aparecen
celebrados los primeros convenios allegados al proceso,
invocando aquella condición.

6. En cuanto a la titularidad del «derecho de obtentor»

de las mencionadas variedades de rosa, se demostró con las
certificaciones expedidas por la Coordinadora del Grupo
Derechos de Obtentor de Variedades y Producción de
Semillas del Instituto Colombiano Agropecuario, las cuales
indican, que se «otorgó Certificado de Obtentor a la firma E.G.
Hill Company, Inc sobre la variedad de rosa denominada

11Manual de la Propiedad Industrial. Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero

Lastres y Manuel Botana Agra. Madrid (España), Marcial Pons, págs. 192 y 193.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Hilrap mediante Resolución 849 del 29 de abril de 1997,

registro 96006, con una duración de 11 años cuatro meses dos
días a partir del 29 de abril de 1997, […], reportada como
denominación comercial Classy» y también respecto de «la
variedad de rosa denominada Hilmoc, según Resolución 779
de 31 de marzo de 2003», con vigencia de la protección
durante 20 años, desde el 31 de marzo de 2003, «reportada
como nombre comercial Forever Young»12.

Y en el fallo de casación se determinó acerca de la

eficacia de tales probanzas, lo siguiente: «[…] con el reseñado acto
administrativo se acredita válidamente el cumplimiento, no sólo de la
exigencia en cuanto a que la ‘variedad vegetal sea novedosa’, sino que
sea ‘distinta, homogénea y estable, además de haber recibido una
denominación adecuada’ y, mientras no sea invalidado por la autoridad
competente, se presume su legalidad y tiene eficacia probatoria.»

De acuerdo con las anteriores circunstancias, se

establece, que la licenciataria «Hills de Colombia Ltda», se
encuentra legitimada en causa en cuanto a las pretensiones
planteadas en la demanda.

7. Así las cosas, procede asumir el análisis jurídico y

probatorio a fin de determinar el daño causado a la
nombrada «licenciataria» y de hallarse acreditado, entrar a
calcular el monto de la indemnización.

Con el señalado propósito, resulta pertinente indicar,

que en el régimen de la responsabilidad civil, no se definió el

12 Cuaderno 1, folios 10-11 y cuaderno 3, folios 891-893.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

daño, pues en la proveniente de los «delitos y las culpas», se

menciona simplemente el «daño» como elemento
indispensable para la estructuración de la misma (artículo
2341 del Código Civil) y tratándose de la «responsabilidad
contractual», al referirse a la indemnización de perjuicios,
optó el legislador por señalar la clasificación de los daños
patrimoniales, previendo que comprende el daño emergente
y el lucro cesante (artículo 1613 ibídem), respecto de los
cuales expresa la respectiva definición (artículo 1614 ídem);
entendiéndose por el primero, la pérdida o disminución
efectivamente sufrida por la víctima en su patrimonio como
consecuencia del hecho dañoso; mientras que el segundo,
comprende la ganancia o utilidad que esperaba percibir y que
en un estado normal de cosas habría reportado, de no
haberse presentado el hecho perjudicial.

La Corte Suprema en la sentencia CSJ SC10297-2014,

rad. n° 2003-00660-01, en sentido amplio, acerca del daño
indicó:

En términos generales, el daño es una modificación de la realidad

que consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones
en las que se hallaba una persona o cosa por la acción de las
fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista
jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado por el
ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión
humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio
o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a
manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo
cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio.

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El tratadista chileno BARROS BOURIE (2006), además

de aludir a la situación de falta de definición del concepto de
«daño» expone en términos generales, que «[…], la doctrina sigue
un concepto de daño basado en la lesión a un interés del demandante,
y se entiende que la hay cuando una persona sufre ‘una pérdida o
disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las
ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que
gozaba’»13.

Así mismo, el doctrinante uruguayo PEIRANO FACIO

(2004), al exponer la tesis que estima dominante sobre la
noción de «daño», manifiesta, que incluye el «concepto de
antijuridicidad» y que «[…] se integra con dos elementos: con
un elemento de hecho, el perjuicio, y con un elemento de
carácter jurídico, el atentado o la lesión a un derecho»14.

Para el caso tiene importancia señalar, que el hecho

antijurídico está representado por las conductas prohibidas
a los terceros no autorizados para desarrollar actividades
utilizando las variedades protegidas, las cuales además de
contemplarlas el régimen comunitario en la norma
anteriormente transcrita, aparecen reproducidas en la
reglamentación expedida en Colombia en la Resolución ICA
1893 de 1995, en cuyo artículo 12 se mencionan dichos
comportamientos, entre otros, la producción, reproducción,
multiplicación o propagación; la preparación con fines de
reproducción, multiplicación o propagación; la venta; la
posesión para tales fines.

13 Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual. Santiago, Editorial Jurídica de

Chile, pág.220, numeral 143.
14 Responsabilidad Extracontractual. Bogotá DC, Editorial Temis, 2004, pág. 362.

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Conforme lo expuesto, en las instancias quedó definido,

que la convocada al juicio «infringió los derechos de obtentor
vegetal pertenecientes a la sociedad E.G. Hill Company Inc»,
declaración que se fundó en la demostración de que «cultivó
y explotó comercialmente las variedades de rosa Hilrap y
Hilmoc, sin contar con la licencia o autorización proveniente
del titular de los derechos de obtentor sobre las mismas o de
su licenciatario»15.

Sobre ese particular, se aprecia, que en la inspección

judicial y la peritación practicadas como pruebas
extraprocesales, se verificó, que la accionada tenía un cultivo
de flores en un predio ubicado en el municipio de Tocancipá
(Cundinamarca), en el que se hallaron sembradas
numerosas plantas de las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc,
amparadas con los certificados de obtentor expedidos a favor
de «EG Hill Company Inc».

Así mismo, se probó con la confesión ficta del

representante legal de la accionada «CI La Magdalena SA», de
la cual se dejó constancia en el acta de 27 de septiembre de
2005, entre otros hechos, que dicho cultivo se realizó con
fines comerciales y que la infractora ejecutó actos de
propagación sin autorización del titular del «derecho de
obtentor»16.

15 Párrafo inicial, folio 13 del fallo de 1ª instancia y punto 2º de la parte resolutiva del
mismo, aspectos ratificados implícitamente en la sentencia del Tribunal.
16 Cuaderno n°1 folios 402-405.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Igualmente, en la contestación de la demanda, acápite

de «excepciones de mérito», punto 5º, aceptó que «CI La
Magdalena SA se encontraba explotando la variedad Hilnmoc
desde antes de la presentación de la solicitud del derecho de
obtentor» y también se incorporó un documento declarativo
emanado de tercero expedido por la sociedad CI Ayura SA,
certificando la compra a la accionada de tallos de rosa de la
variedad Hilmoc, en desarrollo de relaciones comerciales que
comenzaron en mayo de 200517; hechos estos que no dejan
duda de la ilícita explotación comercial de una de la
variedades de rosa protegidas mediante el «derecho de
obtentor».

Las referidas circunstancias, además de evidenciar que

la demandada incurrió en conductas violatorias del citado
«derecho de obtentor», igualmente contribuyen a demostrar el
daño irrogado a la actora «Hills de Colombia Ltda.», porque en
su condición de «licenciataria exclusiva», quedó autorizada
para comercializar material de propagación, multiplicación o
reproducción de las variedades vegetales protegidas e
igualmente para el «otorgamiento de licencias de explotación
comercial mediante la suscripción de los respectivos contratos
de licencias con terceros (cultivadores colombianos y
ecuatorianos) y, como consecuencia de ello cobrar y recaudar
la respectiva contraprestación económica (precio de las
regalías)».

17 Cuaderno 1, folios 301 y 302

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Entonces, si la infractora sin autorización de la titular

del «derecho de obtentor» o de la «licenciataria», cultivó y
propagó con fines comerciales las mencionadas variedades
de rosa, impidió a «Hills de Colombia Ltda», que en desarrollo
de su actividad comercial obtuviera las regalías en los
términos de los contratos por ella utilizados, conforme a los
cuales cobraba por dicho concepto y «por cada planta
licenciada», la suma de noventa y seis centavos de dólar
estadounidense (USD$0,96).

Adicionalmente téngase en cuenta, que dado el poder de

exclusividad para su explotación, derivado del «derecho de
obtentor» conferido sobre las variedades de rosa en mención
a «EG Hill Company Inc» y en virtud de haberle concedido
«licencia exclusiva» a la actora «Hills de Colombia Ltda», para
los fines indicados con antelación, en principio, la única
manera para que legalmente la accionada «CI La Magdalena
SA» pudiera cultivar y comercializar material vegetal
protegido, dependía de la adquisición de miniplantas o tallos
a la «licenciataria» y como no procedió de esa manera, la privó
de percibir los recursos económicos por el licenciamiento de
cada plántula cultivada.

Lo anterior permite concluir, que es tangible el daño

patrimonial producido a la demandante «Hills de Colombia
Ltda», dado que de acuerdo con los contratos allegados al
proceso, en su condición de «licenciataria» comercializaba
miniplantas, entre otras, de las variedades de rosa Hilrap y
Hilmoc y cobraba regalías por el licenciamiento de cada
plántula, sin que con relación a las halladas en el cultivo de

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la infractora convocada al juicio, hubiera obtenido el pago de

la respectiva prestación económica.

8. Acreditada la existencia del perjuicio, corresponde

ahora examinar lo relativo a la fijación del monto de la
indemnización.

Sobre ese particular ha de indicarse, que en la 3ª

disposición transitoria de la Decisión 345 de 1993, se facultó
a los países miembros del Acuerdo de Cartagena, hoy
Comunidad Andina, para la reglamentación en lo no regulado
por ese estatuto y de acuerdo con ello en el artículo 15 del
Decreto 533 de 1994, se dispuso, que en caso de infracción
de los derechos conferidos en virtud de un «certificado de
obtentor», se aplicarán en lo que fuere compatible las normas
y procedimientos del Código de Comercio, atinentes a las
violaciones de los derechos de «propiedad industrial», las que
por hallarse suspendidas dados los efectos de las
disposiciones comunitarias, en esa materia se aplica la
Decisión 486 de 2000, la cual contempla en el título XV
capítulo I artículos 238 a 244, las acciones y consecuencias
para los infractores de derechos de la señalada especie de
«propiedad intelectual».

Acerca de dicha problemática, en la consulta prejudicial

realizada por esta Corporación al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el trámite del recurso de casación,
este conceptuó:

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La Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace

referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en
consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País
Miembro, conforme al principio de complemento indispensable
enunciado. Si en la legislación del País Miembro existiere remisión,
en lo que fuere aplicable al tema, a las disposiciones contenidas
en la Decisión 486, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Las
disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] (Sentencia de

10 de mayo de 2012, proceso 166-IP-2011).

Como criterios para cuantificar la indemnización de

perjuicios, el artículo 243 de la referida Decisión 486 de
2000, establece:

Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se

tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño
emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una
licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del
derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido»18.

De acuerdo con el régimen de la responsabilidad civil,

cabría señalar, que la citada disposición comunitaria al
incluir los conceptos de «daño emergente» y «lucro cesante»,
está haciendo referencia al daño patrimonial (artículo 1613
del Código Civil), mas no a un criterio para cuantificar la
indemnización; en tanto que los factores mencionados en los

18 Se subraya

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

literales b) y c), según lo definido en el precepto 1614 ibídem,

corresponden a elementos que integran el «lucro cesante».

Así lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina y en ese sentido en el fallo sobre
interpretación prejudicial de 25 de agosto de 2014, proceso
204-IP-2013, el que también se relacionaba con el derecho
de obtentor, sostuvo: «[…] los criterios señalados en los literales b) y
c) constituyen un desarrollo de lo que se considera ‘lucro cesante’. Es
decir, lo que pudo haber ganado el titular de no haber existido
usurpación: lo que ganó el usurpador es lo que el titular debió haber
ganado y el precio de la licencia es lo que hubiera podido obtener si lo
hubiera licenciado»19.

En autos se encuentra probado con los documentos

mediante los cuales se acreditó la existencia de la licencia,
concretamente con la certificación expedida por el apoderado
general en Colombia de la titular del «derecho de obtentor»,
que a la licenciataria «Hills de Colombia Ltda», se le autorizó
o facultó para:

a) [r]ealizar cualquier acto de comercialización respecto del

material de propagación, multiplicación o reproducción de todas
las variedades vegetales, presentes o futuras, de propiedad de
E.G. Hill Company Inc» y como tal, «es la única persona autorizada
para producir, multiplicar, propagar o reproducir todas las
variedades […], con el fin de ofrecer en venta o vender a terceros
(cultivadores colombianos) material vegetal tales como yemas,
miniplantas o plantas, entre otros. – b) Comercializar las
variedades vegetales, presentes o futuras, […] a través del
otorgamiento de licencias de explotación comercial mediante la

19 Se subraya

35
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

suscripción de los respectivos contratos de licencias con terceros

(cultivadores colombianos y ecuatorianos) y, como consecuencia de
ello cobrar y recaudar la respectiva contraprestación económica
(precio de las regalías).

Igualmente se acreditó con los convenios celebrados por

la «licenciataria», que su actividad tiene por objeto la
comercialización de plantas de las variedades protegidas a la
«licenciante» mediante certificados de obtentor, dentro de las
cuales se encuentran las variedades de rosa Hilrap y Hilmoc
y el cobro de regalías «por cada planta licenciada».

De acuerdo con lo anterior, es admisible tomar en

cuenta para calcular la indemnización, los factores
planteados en la demanda relativos a «la no realización del
negocio de venta de miniplantas» y de «la no suscripción de las
licencias de explotación y pago de regalías».

Para el caso, la infractora habría tenido que pagar

regalías por el licenciamiento de cada una de las plantas de
las variedades de rosa «Hilrap» y «Hilmoc» halladas en su
cultivo, que correspondieran a «miniplantas» para la época en
que la actora «Hills de Colombia Ltda» comenzó a actuar en
calidad de «licenciataria», que es el momento a partir del cual
válidamente podía realizar la explotación comercial.

Según los medios de convicción incorporados al

plenario, quedó demostrado que la nombrada demandante
inició su actividad como «licenciataria» de «EG Hill Company
Inc», aproximadamente en mayo de 2003, lo cual se infiere de

36
 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

los «contrato[s] de licencia y pago de regalías por variedades

vegetales» por aquella celebrados, en los que figura que el
más antiguo lo suscribió con «Agrícola Circasia Ltda», el 10 de
mayo de la indicada anualidad; además en la certificación
expedida por el apoderado general de la titular del «derecho
de obtentor», se indica, que «C.I. Hills de Colombia Ltda. […]
es el licenciatario exclusivo de E.G. Hill Company Inc en la
República de Colombia, en virtud de diferentes contratos y
acuerdos comerciales celebrados entre las partes desde el año
2003 y hasta la fecha, los cuales se encuentran plenamente
vigentes» y en la declaración de parte del antes mencionado,
al preguntársele sobre la fecha de otorgamiento de la licencia,
en lo pertinente expresó, que «el contrato de licencia verbal
existía desde el año 2003», manifestación esta que procede
apreciarla conforme a las reglas del testimonio de terceros,
generando credibilidad en virtud de armonizar con el
contenido de la mencionada prueba documental.

Lo anterior implica, que para el cálculo de la

indemnización solo podrán tomarse en cuenta las plantas de
las variedades de rosa «Hilrap» y «Hilmoc» que tenían un (1)
año de edad para la época en que se verificó su existencia en
el curso de la inspección judicial extraprocesal cuya práctica
inició en junio de 2004, dado que las mismas habían nacido
aproximadamente a mediados de 2003, cuando ya «Hills de
Colombia Ltda» actuaba como «licenciataria», por lo que en el
período transcurrido entre las señaladas fechas, tuvieron el
rango de crecimiento de las por ella comercializadas, esto es,
las correspondientes a «miniplantas», según lo informado en

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

la demanda y lo probado con los convenios a través de los

cuales concretaba los negocios.

Cabe acotar, que el criterio con el que se ha perfilado la

identificación de una «miniplanta», se ha tomado del concepto
técnico emitido por la Universidad Nacional20, de acuerdo con
el cual, aquella corresponde a «una planta pequeña que está
compuesta de una estaca de patrón comercial de rosa con raíz,
generalmente sembrada en un sustrato apropiado para su
desarrollo radicular y con un tallo en desarrollo proveniente de
una yema con seis semanas de desarrollo, de una variedad
comercial de rosa injertada en la parte superior de un patrón».

Así mismo, se apoyó la citada inferencia conceptual en

lo expresado en el dictamen pericial ordenado por la Corte,
en el que se indicó, que es una planta pequeña, un «cuerpo
vegetativo compuesto de una estaca o patrón de injertación
con una yema proveniente de la planta mejorada y que por su
estado inicial de crecimiento y desarrollo se le denomina
‘miniplanta’»21.

Ahora, al contabilizar las plántulas con base en lo

verificado en la aludida inspección judicial y lo dictaminado
por el perito que intervino durante su práctica, se establece,
que con edad de aproximadamente un (1) año se hallaron
solo matas de rosa de la variedad «Hilmoc o forever Young», en
cantidad equivalente a cincuenta y dos mil ochocientas
cincuenta y cuatro (52.854), distribuidas así: «bloque 3, en 15

20 Cuaderno de la Corte, folio 300.

21 Cuaderno de la Corte, folio 184.

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camas, en promedio por cama de 236, para un total de 3.540»;

en el «bloque 4, en 30 camas, en promedio por cama de 238,
para un total de 7.140» y en el «bloque no identificado con
número, en 198 camas, en promedio de 213 por cama, para
un total de 42.174».

Y como en todos los «contrato[s] de licencia y pago de

regalías por variedades vegetales» celebrados por la
«licenciataria», aparece que se cobró por concepto de «regalías
por cada planta», la suma de noventa y seis centavos de dólar
(USD$0.96), la infractora habría tenido que pagarle a la
«licenciataria» por la señalada cantidad de plántulas, la suma
de cincuenta mil setecientos treinta y nueve dólares con
ochenta y cuatro centavos de dólar (USD$50.739,84).

No obstante, solo procede reconocer a «Hills de Colombia

Ltda», la mitad de esa cantidad de dólares, esto es, veinticinco
mil trescientos sesenta y nueve dólares con noventa y dos
centavos de dólar (USD$25.369,92), dado que en la demanda
se pidió que la condena se hiciera «en común y proindiviso» a
favor de las dos actoras y el Tribunal en decisión que quedó
en firme, negó las «pretensiones indemnizatorias de EG Hill
Company Inc», por lo que no procede reconocerle a esta suma
de dinero alguno por dicho concepto.

En cuanto a los treinta centavos de dólar (USD$0.30),

cuyo pago se solicitó en la demanda por la «venta de
miniplantas», no procede incluirlos en la fijación del monto de
la indemnización, en razón de que esa prestación no ha sido
materia de cobro en ninguno de los convenios aportados

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

celebrados por la «licenciataria» y por lo tanto, no ha

constituido fuente de ingresos para ella en el comentado
negocio, luego entonces, no representa un daño o perjuicio
patrimonial.

También ha de indicarse, que para cuando «Hills de

Colombia Ltda.» comenzó a operar como «licenciataria»
(aproximadamente en mayo de 2003), las plantas de rosa de
las referidas variedades protegidas, poseídas en su cultivo
por la infractora, con edades entre dos (2) y seis (6) años,
habían superado la fase de crecimiento de una «miniplanta»,
por lo que quedaron por fuera de los factores planteados en
el escrito introductorio del proceso para efectos del
reconocimiento de la indemnización, el cual se repite, se
limitó a los rubros de la comercialización de «miniplantas» y
al otorgamiento de «licencias de explotación y pago de
regalías» respecto de las mismas.

En lo atinente a los intereses moratorios y en subsidio

los remuneratorios pedidos sobre las sumas de dinero
materia de la condena, se deberá aplicar lo dicho en el fallo
de casación, en el sentido de que «solo a partir de la concreción
o cuantificación de [… la condena], pueden generarse réditos,
dado que es en ese momento que se establece el monto en una
suma líquida y la oportunidad para hacer el pago, empro no
corresponden en este caso a los de naturaleza ‘mercantil’,
porque no derivan de un ‘acto o negocio’ de esa índole», y en
lo relativo al momento en que se produce su causación,
«opera únicamente en virtud del incumplimiento que se suscite

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

por el no pago de la suma líquida que concrete la sentencia de

condena».

9. En razón de la prosperidad parcial de las

pretensiones con relación a la actora «Hills de Colombia Ltda»,
sobre las excepciones de mérito formuladas por la
demandada, se dispone lo siguiente:

9.1. En cuanto a la «falta de legitimación por activa»

atribuida a la nombrada demandante, tal como se estudió en
la sentencia de casación, habrá de ser desestimada, porque
al tener ella la calidad de «licenciataria», según convenio
celebrado con la titular del «derecho de obtentor», sí está
autorizada para reclamar la protección de los derechos de ahí
derivados, al igual que la indemnización de perjuicios.

9.2. En punto de la «inexistencia de la obligación de

pago de perjuicios por la no realización del negocio de venta
de miniplantas», tal como quedó dilucidado, no cuenta con
respaldo fáctico ni jurídico, porque se acreditó el daño
irrogado a la demandante «Hills de Colombia Ltda», dado que
la infractora sin autorización o licencia, desarrolló un cultivo
de flores con fines de propagación y comercialización, dentro
del que se hallaron numerosas plantas de rosas de las
variedades por aquella comercializadas, sin que hubiera
realizado el pago a la «licenciataria» de la respectiva
prestación económica atinente a las regalías por cada planta
licenciada, generando de esa manera detrimento en su
patrimonio.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

9.3. Respecto a que «las variedades objeto de la

demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende,
no gozan de protección legal», en principio no es admisible ese
medio enervante, porque como se expuso en el fallo de
casación, con sustento en la consulta al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, «el requisito de la ‘novedad’ debe
concurrir al momento de formular la solicitud de registro de los
‘derechos de obtentor’, constatándolo ‘la autoridad nacional
competente del País Miembro’ encargada de aplicar el
mencionado ‘régimen de protección’, de tal manera que de ser
acreditado, junto con los demás presupuestos señalados, el
interesado tiene derecho a la expedición del correspondiente
‘certificado de obtentor’» y se agregó, que «mientras no sea
invalidado por la autoridad competente, se presume su
legalidad y tiene eficacia probatoria».

9.4. Con relación a que «no procede el cobro de intereses

de mora», ya quedó precisado, que su exigibilidad no está
autorizada en la forma pretendida en la demanda, sino a
partir del vencimiento del plazo otorgado en la sentencia que
de manera concreta establezca la cuantía de la
indemnización y por lo tanto, de la manera como se plantea
dicho medio exceptivo, no puede ser acogido.

9.5. Sobre el hecho de que «CI La Magdalena SA se

encontraba explotando la variedad Hilmoc desde antes de la
fecha de presentación de la solicitud del derecho de obtentor
(‘preuso’)», es un aspecto que lo definió el Tribunal en el fallo
de segunda instancia, al precisar «que la protección de la
variedad Hilmoc es a partir del 18 de diciembre de 2001», sin

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

que tal pronunciamiento hubiere sido materia de la

impugnación extraordinaria y por lo tanto, quedó en firme,
luego entonces, no cabe volver a examinarlo.

9.6. Frente a la excepción atinente a que «la

demandada es adquirente de buena fe», ha de indicarse que
implícitamente se desestimó con el pronunciamiento de la
juez del conocimiento, no revocado ni modificado por el
Tribunal, que dispuso declarar que aquella «infringió los
derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad EG
Hill Company Inc, respecto de las variedades de rosas
protegidas mediante certificados de obtentor vegetal
denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgadas por el
Instituto Colombiano Agropecuario», y por consiguiente, no es
del caso reexaminar esa situación.

10. Con relación a la objeción formulada por la parte

actora22, al dictamen pericial decretado por la Corte y
presentado por el auxiliar de la justicia Humberto Botero23,
se procede en este acápite a resolver lo que en derecho
corresponda.

Los cuestionamientos a la peritación se fundan

básicamente, en que se abstuvo de desarrollar los puntos
materia del dictamen, en lo tocante a la fijación del precio de
las «miniplantas» de las variedades protegidas halladas en el
cultivo de la demanda y dado que dispuso emitir concepto
jurídico respecto de la inexistencia del daño.

22 Cuaderno de la Corte, folios 220-225.

23 Ídem, folios 182-201 y 204-206.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Acerca del entendimiento del «error grave», la

jurisprudencia de esta Corporación, entre otras, en la
sentencia CSJ SC, 16 may. 2008, rad. n° 1995-01997-01,
memoró:

Como lo tiene explicado la Sala, ‘[l]os reparos

procedentes al respecto son los que, amén de protuberantes,
en términos generales, se oponen a la verdad o a la naturaleza
de las cosas, a tal punto que si no se hubieren cometido los
resultados habrían sido diametralmente distintos [...] La Corte,
reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que
las características de los errores de ese linaje y que permiten
diferenciarlos de otros defectos imputables al dictamen
pericial, ‘es el hecho de cambiar las cualidades propias del
objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o
tomar como objeto de observación y estudio una cosa
fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen,
pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente
serán erróneos los conceptos que se den y falsas las
conclusiones que de ellos se deriven’ […].

En razón a que el experto no emitió concepto técnico en

cuanto a los aspectos señalados por la Corte atinentes al
tema de perjuicios, al no hallar adecuados soportes fácticos
para hacerlo y por considerar que no procedía la estimación
de los mismos conforme a los parámetros señalados, es
evidente la ausencia de elementos configurativos del «error
grave», sencillamente porque no hizo un pronunciamiento
técnico sobre el fondo del asunto que se debía examinar.

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

Con relación a las opiniones dadas por el perito en

cuanto a la inexistencia de perjuicios, basándose en
premisas de naturaleza jurídica, las mismas carecen de
eficacia, en razón de hallarse prohibido al experto
pronunciarse sobre aspectos de derecho, según se infiere de
lo previsto en la regla 1ª del artículo 236 del Código de
Procedimiento Civil.

Son suficientes los razonamientos expuestos para

desestimar la referida objeción al señalado dictamen pericial.

11. En virtud de los anteriores planteamientos, habrá

de ratificarse parcialmente la sentencia de primer grado,
específicamente, en lo resuelto frente a la actora «Hills de
Colombia Ltda.», por cuanto respecto de la demandante «EG
Hill Company Inc», al no haber prosperado ninguna de las
acusaciones de la impugnación extraordinaria, las decisiones
del Tribunal sobre sus pretensiones quedaron en firme.

Para mayor claridad de la decisión, se transcribirá en lo

pertinente la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia en los aspectos en que no tuvo incidencia la
impugnación extraordinaria, ajustándose el «numeral 6.1» en
cuanto a precisar que la revocatoria del «punto 1º» del fallo de
primer grado allí dispuesta, solo opera frente a la actora «EG
Hill Company Inc», al igual que el «numeral 6.2»; la revocatoria
dispuesta respecto del «punto 4» permanecerá sin
modificación al surtir efectos frente a las dos actoras, dado
que la «licenciataria» no demostró el daño en que se fundó el
factor de indemnización allí referido y frente al fallo apelado,

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

se reformarán los «puntos 5º y 6º», según lo determinado para

fijar la cuantía del perjuicio, produciendo tal decisión la
invalidación del «numeral 6.6» de la decisión del Tribunal,
relativa a la condena en costas a «Hills de Colombia Ltda» y se
precisará, que la exclusión de esta demandante, ordenada en
el «numeral 6.3» de lo resuelto por el juzgador colegiado,
quedó sin vigencia, en virtud de lo resuelto en la sentencia
de casación.

12. En consideración a los resultados de la apelación

en este fallo examinada, se advierte que no se configura
alguno de los supuestos de los numerales 3º y 4º del artículo
392 del Código de Procedimiento Civil, para la condena en
costas en segunda instancia y por consiguiente, se deberá
abstener la Corte de la imposición de tal condena.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de

la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. «6.1. Se revocan los puntos 1º, 3°, 4º […]

y 6º de lo resolutivo de la sentencia apelada, tratada como
proferida en el Juzgado 19 Civil del Circuito de esta ciudad el
20 de marzo de 2009», precisando que la revocatoria de los
«puntos 1º y 3°» surte efectos solo respecto de la demandante
«EG Hill Company Inc».

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 Radicación n° 11001-31-03-019-2005-00327-01

SEGUNDO. «6.2. Se declaran fundadas las

excepciones con que la demandada enfrentó la demanda a que
esta providencia se refiere», aclarando que tal determinación
surte efectos únicamente en cuanto a la actora «EG Hill
Company Inc».

TERCERO. PRECISAR que el «numeral 6.3» de la

sentencia de segundo grado, quedó invalidado en virtud de
la prosperidad parcial de la impugnación extraordinaria.

CUARTO. DETERMINAR que se mantiene vigente

el «punto 2°» del fallo de primera instancia, en el que se
dispuso: «Declárase que la sociedad demandada, infringió los
derechos de obtentor vegetal pertenecientes a la sociedad E.G.
Hill Company Inc., respecto de las variedades de rosas
protegidas mediante certificados de obtentor vegetal
denominadas Hilrap y Hilmoc, debidamente otorgadas por el
Instituto Colombiano Agropecuario».

QUINTO. MODIFICAR el «punto 5º» de la

sentencia de la juez del conocimiento, en el sentido de
condenar a la sociedad «CI La Magadalena SA», a pagarle a
«Hills de Colombia Ltda», dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de este fallo, la cantidad de
veinticinco mil trescientos sesenta y nueve dólares con
noventa y dos centavos de dólar (USD$25.369,92), liquidados
a la tasa de cambio vigente para la época en que se realice su
cancelación, por concepto de perjuicios.

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SEXTO.- «6.5. Se modifican los puntos 7º, 8º y 9º de la

sentencia del 20 de marzo de 2009 y, 10° y 11° de la
complementaria del 5 de mayo de subsiguiente, precisando
que la protección de la variedad Hilmoc es a partir del 18 de
diciembre de 2001, y disponiendo que la publicación ordenada
debe serlo respecto de esta sentencia en consonancia con la
de primer grado.

Por lo que hace a las costas contra la demandada en

favor de EG Hill Company Inc, la condena se limita al 40% del
valor que resulte aprobado en primera instancia».

SÉPTIMO. DETERMINAR que el «numeral 6.6» de

la sentencia del Tribunal, queda sin efecto en virtud de lo
dispuesto en el fallo de casación y dada la prosperidad
parcial de las pretensiones en favor de «Hills de Colombia
Ltda.»

OCTAVO. ABSTENERSE de condenar en costas

en segunda instancia a «Hills de Colombia Ltda.» y tampoco
se le impone esa obligación pecuniaria a la demandada «CI
La Magdalena SA», a favor de aquella, con relación al trámite
de la primera instancia, porque allí no se adoptó decisión al
respecto y la parte perjudicada con tal omisión no la
cuestionó.

NOVENO. DESESTIMAR la objeción al dictamen

pericial decretado e incorporado en el trámite ante esta
Corporación.

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Cópiese y notifíquese,

LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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