LAS MARCAS NO

TRADICIONALES
 JUSTIFICACIÓN
 Desarrollo de medios nuevos de
comunicación y avances tecnológicos.
 Nuevas estrategias de
marketing.

 Nuevas y diferentes formas

de identificar productos y servicios
 QUÉ PUEDE SER MARCA?

ADPIC. Art. 15
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio
cualquier signo o combinación de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como
marcas de fábrica o de comercio, en particular las
palabras, incluidos los nombres de persona, las
letras, los números, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, así como cualquier
combinación de estos signos (…)

Los Miembros podrán exigir como condición para el

registro que los signos sean perceptibles visualmente.
NUEVOS TIPOS DE MARCAS

 COLORES

 FORMAS

 OLORES
MARCAS DE COLOR
 MARCAS DE COLOR
 No hay una posición uniforme en el
ámbito internacional.
 Uno de los argumentos para no
concederlas en muchas legislaciones es la
teoría del agotamiento o reducción
(Deplation).
 Discusión sobre la distintividad adquirida
por el uso, secondary meaning.
 COMUNIDAD ANDINA
Art 135 h) Dec. 486/2000. Causales absolutas,
No podrán constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que
se encuentre delimitado por una forma específica.

Resolución 33205 de 27 mayo de 2014

el conjunto pretendido incluye una
delimitación en lo que respecta al color
pretendido, por lo que no puede entenderse
que se trata de un color aisladamente
considerado.
 UNION EUROPEA
Art. 2 Directiva Europea. Podrán constituir
marcas todos los signos que puedan ser objeto de
una representación gráfica, especialmente las
palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las cifras, la forma
del producto o de su
presentación, a condición de
que tales signos sean
apropiados para distinguir los
productos o los servicios de
una empresa de los de otras”.
 Declaración Conjunta del la
Comisión y el Consejo europeo

«El artículo 2 de la Directiva no excluye la

posibilidad de registrar como marca una
combinación de colores o un solo color
siempre que tales signos permitiesen
distinguir los productos o servicios de una
empresa de los de otras empresas.»
 Caso Libertel
• Libertel, una sociedad con domicilio social
en los Países Bajos, solicitó ante la oficina
de Luxemburgo y los países bajos el
registro de un color naranja en clases 9,
35 y 38, en relación de
telecomunicaciones,

• Después de haber agotado las instancias procedentes

con decisiones adversas, el 3 de agosto de 1998, Libertel
interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der
Nederlanden, Holanda que solicita interpretación
prejudicial ante TJCE .
 Tribunal de Justicia de la UE
«Por lo que respecta al registro como marca de colores por sí
solos, sin delimitación espacial, el reducido número de colores
efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño
número de registros como marcas para servicios o productos
determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles.
Un monopolio tan amplio no sería
compatible con un sistema de
competencia no falseado,
principalmente porque incurriría en el
riesgo de crear una ventaja
competitiva ilegítima en favor de un
único operador económico.»
Excepción: Secondary meaning
 ESTADOS UNIDOS
 Hasta 1995 no había uniformidad en la jurisprudencia. Algunos circuitos
aceptaban las marcas de color y otros solo por secondary meaning.
 Caso Qualitex: Qualitex, fabricante de fundas para planchas de
lavanderías demandó a su competidor Jacobson, tras descubrir
que estaba vendiendo unas fundas idénticas a los mismos
distribuidores.

 El demandante probó que el consumidor podía identificar el

origen empresarial del producto con el color verde-dorado,
 Se decidió que se existía secondary meaning y, por tanto, se le
concedió la protección sobre su color
 Caso Qualitex
 Un color no tiene una distintividad
inherente, ya que no permite al consumidor
identificar el origen empresarial del
producto protegido.

 Es necesario que el empresario cree en la

mente del consumidor una asociación entre
dicho color y el producto asociado, es decir
debe existir una distintividad adquirida por
el uso o secondary meaning.
 Caso Loubutin 2011
 Christian Louboutin interpone una
demanda de infracción de marca contra
Yves Saint Laurent por su colección
llamada “monochromatic cruise 2011”.
 Corte de Apelaciones de New York
2013
las suelas rojas son un signo distintivo que califica para la
protección otorgada por una marca.
PERO…
La protección solamente se extiende para diseños en los
cuales la suela roja esté en contraste con el resto del
zapato.
CONCLUSIÓN
los competidores están en libertad de
producir un zapato que tenga tanto la suela
como la parte de arriba de este color
MARCAS OLFATIVAS
 COMUNIDAD ANDINA
 El Art. 134 c) de la Decisión Andina 486 de
2000. expresamente permite las marcas de
olor, sin embargo no existe ni un solo
registro de una marca de olor
PUNTOS CONFLICTIVOS
 Puede un color tener distintividad
inherente?
 Es un olor descriptivo?
 Cómo se representa gráficamente?
 Los olores pueden tener una
funcionalidad?
 La representación gráfica
Tribunal Andino, proceso 38-IP-2008: «la
susceptibilidad de representación gráfica
consiste en expresiones manifestadas a
través de palabras, gráficos, signos mixtos,
colores, figuras etc., de tal manera que los
componentes del signo puedan ser
apreciados en el mercado de productos.»
 UNION EUROPEA
 Actualmente no hay ninguna marca olfativa
registrada en vigor en la OAMI.
 La única marca olfativa concedida fue el «olor a
hierba recién cortada» para pelotas de tennis.

 El gran obstáculo es la representación gráfica.

 El antecedente más importante es el caso
SIECKMANN,
 CASO SIECKMANN
 el señor Sieckmann solicitó en la Oficina Alemana
un signo que consistía en la sustancia química éster
metílico del ácido cinámico.
 Para superar el requisito de la representación
gráfica:

 Fórmula química (C6H5-CH = CHCOOCH3),

 Una muestra física en un recipiente
 Descripción en palabras: “balsámico afrutado con
ligeras reminiscencias de canela”.
 Tribunal de Justicia de la UE
 Una fórmula química no representa el olor
de una sustancia, sino la sustancia en cuanto
tal, y, por lo demás, tampoco resulta
suficientemente clara y precisa.

 El depósito de una muestra de un olor no

constituye una representación gráfica

 La descripción de un olor, aun cuando sea

gráfica, no resulta suficientemente clara,
precisa y objetiva,
 ESTADOS UNIDOS
 Tratamiento de las marcas olfativas diferente al de la
UE y la CAN debido a que se privilegia el uso sobre el
registro.
 El olor es descriptivo? In re Clarke
 En este caso se buscaba protección de un olor floral
para hilos.
 La sala de recursos de la USPTO dijo:
◦ …el olor solicitado no es un atributo
inherente o característico al producto del
solicitante, sino una particularidad por él
añadida.
 Trademark Manual Of
Examination Precedure
 Sec. 12.3. Las marcas de olor son aceptadas a
condición de que ellas no sean usadas de una forma
funcional.
 Una forma funcional sería un perfume o un
ambientador.

 La representación
gráfica se puede
hacerse con una descripción en palabras.
 Límites al derecho
 Teoría de “depletion”, o reducción, sostiene que hay
un número limitado de olores, y que por tanto,
estaría en contra del derecho de la competencia
conceder un monopolio sobre un olor.
 Ejemplo: En los productos de limpieza, el
consumidor prefiere olores como limón o pino, si
se concede una marca sobre ellos, los competidores
estarían en una gran desventaja si no pueden utilizar
estos olores.
 MARCAS
TRIDIMENSIONALES
 COMUNIDAD ANDINA
 Art. 135 de la Decisión 486 de 2000:
No podrán registrarse como marca los signos que
consistan exclusivamente en formas usuales de los
productos o de sus envases o en formas
características impuestas por la naturaleza de la
función de dicho producto.
Diferencia con las marcas figurativas
Colombia Tecnoquímicas v. Pfizer 17 dic 2009.
“No cabe derivar la distintividad del signo
tridimensional de la etiqueta o denominación
impresa en la forma o envase que lo constituya,
puesto que el etiquetado que lleva impreso (...)
no hace parte de la forma externa a registrar
como marca”.
 Tribunal Andino de Justicia
Proceso 64-IP-2006. Un envase de características
originales, especiales o ingeniosas, puede
considerarse una marca, ya que está destinado a
identificar o diferenciar unos productos de otros
similares que se ofertan en el mercado; el envase es
un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un
objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio,
que son alto, ancho y profundo, está dotado de
volumen y ocupa un lugar determinado.
 Límite al derecho
Artículo 135 literal c) Decisión Andina 486: No se
registrarán la marcas que consistan exclusivamente en
formas usuales de los productos o de sus envases, o en
formas o características impuestas por la naturaleza o la
función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Tribuna Andino de Justicia: el envase, para ser registrable

como marca, debe tener una forma nueva, ya sea mediante la
alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por
disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y
característico, o bien, si fuera una forma común de
envase, figuren en él elementos tales como grabados,
estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el
rasgo distintivo.
 UNIÓN EUROPEA
En los primeros años la OAMI sostenía que la forma
de un producto necesitaba de la adición de algún
tipo de elemento arbitrario.

Caso Philips/Remington 2002:

La Directiva no exige que la forma del producto deba

contener alguna adición arbitraria, basta que la forma
sea apropiada para distinguir el producto del titular
de la marca de los de otras empresas
Procter & Gamble v. OAMI
Cambio de posición jurisprudencial

 Se aplica un criterio especial

para las marcas
tridimensionales.

 Sólo una marca que, de una

manera significativa, difiera de
la norma (técnica) o de los
usos de ese ramo y que, por
este motivo, cumpla su función
de identificación del origen
empresarial tendrá el carácter
distintivo
 Secondary Meaning
El Tribunal de Justicia ha aceptado la posibilidad que
la forma de un producto que no supere el examen de
distintividad pueda acceder al registro en razón del
uso que de esta se ha realizado en el mercado. Casos
Linde,Windward y Rado.

Linde Windward Rado

 Límites al derecho
No todas las causales de irregistrabilidad pueden ser
superadas a través del secondary meaning. Las que no
se pueden superar son:
 Formas impuestas por la naturaleza del producto,.
 Formas necesarias para obtener un resultado
técnico.
 Formas que afecten al valor intrínseco del
producto.
 ESTADOS UNIDOS
Las marcas tridimensionales en Estados Unidos
son una subcategoría del denominado trade dress,

Two Pesos And Duraco Prods V. Joy Plastic

Enters
 1. Forma inusual y que perdure en la
memoria.
 2. Conceptualmente sea separable
del producto.
 3. Identifique el origen del producto.
 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara
Bros., Inc
El examen de distintividad de la configuración de un
producto se asimila al de las marcas de color, por
cuanto el diseño, al igual que el color, estaba
destinado a hacer el producto más llamativo, pero
no a identificar el origen empresarial del
mismo.
Conceder un derecho a un
diseño que no tiene la capacidad
de identificar el origen del
producto atentaría contra la
libre competencia.
 TrafFix Devices, Inc. v.
Marketing Displays, Inc.
 Señales de tránsito
temporales permitía una
gran resistencia de las
mismas incluso en
condiciones climáticas
extremas

• Con esta invención su diseñador obtuvo dos

patentes que luego cedió a Marketing Displays Inc.
para su comercialización .

• Posteriormente solicita protección como trade dress.

 Carácter funcional en TrafFix
Una patente es una fuerte evidencia de que
los elementos en ella contenidos son
funcionales. Si se busca la protección a través
del trade dress de aquellos elementos, la
fuerte evidencia de funcionalidad basada en
las patentes previas representan un gran peso
para presumir que ellos tienen un carácter
funcional.
 Puntos de discusión
 Importancia de la representación gráfica.

 ¿Existe distintividad intrínseca en las formas,

los colores y los olores?

 ¿Es conveniente aceptar este tipo de marcas?

 Sería conveniente aceptar solo aquellas con

secondary meaning?
GRACIAS!!