SISTEMA DE OPOSICIÓN Y

TALLER DE MARCAS, NOMBRES

COMERCIALES Y AVISOS
COMERCIALES.
POR: VIANEY ROMO DE VIVAR.
CLÍNICAS AMPPI 2016.
ROMO DE VIVAR V.IP SERVICES, S.C.
TALLER DE LLENADO DE
SOLICITUDES.
• Nombre del solicitante (persona física o moral).
• Domicilio y nacionalidad del solicitante.
• Domicilio para oír y recibir notificaciones.
• Datos del signo distintivo.
• Fecha de primer uso.
• Clase y descripción de productos o servicios.
• Denominación.
• Signo distintivo.
• Leyendas y Figuras no reservables.
• Ubicación del Establecimiento.
• Prioridad.
• Firma.
• Anexos.
SISTEMA DE OPOSICIÓN.

PROCESO DE
PRESENTACIÓN EXAMEN DE EXAMEN DE TÍTULO O
REGISTRO DE SOLICITUD FORMA FONDO NEGATIVA
TRADICIONAL

NOTIFICACIÓN
PUBLICACIÓN UN MES PARA UN MES PARA
OPOSICIÓN (10 DIAS) OPONERTE RESPONDER
DE TÍTULO O
NEGATIVA
• Art. 120 LPI. Cualquier persona que considere que la solicitud
publicada se encuentre en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 4º y 90 de la Ley, puede oponerse al registro.
• Plazo improrrogable de un mes contado a partir de que surta efectos
la publicación.
• Por escrito.
• Acompañada de la documentación que estime conveniente.
• Pago $4,200.00 pesos.
• La oposición no suspende el trámite.
• Tampoco atribuye al oponente el carácter de interesado, tercero o
parte.
• No prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo. Solo será
considerado en el examen de fondo.
• IMPI publicará a los 10 días las solicitudes sobre las cuales se haya
presentado oposición.
• Si a efecto de subsanar un impedimento se modifica la marca,
cambia de fecha legal y se vuelve a publicar para efectos de
oposición.
• IMPI comunicará por escrito al oponente los datos del título o la
resolución que negó un registro
CAUSALES DE OPOSICIÓN.
• Artículo. 4to.:
• No se otorgará patente, registro o autorización, ni se
dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las
figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley,
cuando sus contenidos o forma sean contrarios al
orden público, a la moral y a las buenas costumbres o
contravengan cualquier disposición legal.
 Reg. No. 1400221
Cl. 38.
Exp. 1472185 Transmisión de mensajes e imágenes…
Reg. No. 884545 Cl. 35. Publicidad.
Cl. 40. Reg. No. 1344422
Servicios de estampado de textiles. Cl. 25.
Prendas de vestir.

Reg. No. 1337169

Cl. 09.
Transmision o reproducción de sonido
• imágenes; soportes de registro
Exp. No. 867094. FL. 2007. • magnéticos; discos acústicos;
Cl. 25. Vestuario. • Compactos; dvd y otros soportes de
Exp. 1338672. FL. 2012. • Grabación digital; software.
Cl. 25. Vestuario.
NEGADAS.
ARTÍCULO 90 LPI.
• 17 y una bis prohibiciones.
• I. Denominaciones, figuras o formas 3D animadas o
cambiantes, que se expresen de forma dinámica, aun cuando
sean visibles.
• Hologramas.
• Reservas.- La reserva de derechos es la facultad de usar y
explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones,
características físicas y psicológicas distintivas, o
características de operación originales aplicados, de acuerdo con
su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:
• Publicaciones periódicas.
• Difusiones periódicas.
• Personajes humanos o de caracterización, o ficticios o
simbólicos.
• Personas o grupos dedicados a actividades artísticas y
• Promociones publicitarias.
• II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, así como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación
usual o genérica de los mismos.
• Genérico el asesino silencioso de las marcas famosas.
Algunos ejemplos.
Cigarros para cigarros
Refrescos para Refrescos.
• Panteón de marcas genéricas.
• Cellophane.- Originalmente una marca de DuPont
• Heroin.- Originalmente una marca de Friedrich Mayer &
Co. (1898). Viene de la palabra Alemana “heroisch” que
significa poderoso. Era un remedio para la tos que venía
de un supuesto derivado no adictivo de la morfina,
también se usaba como cura para la adicción de la
morfina que ocasionaba la adicción a la heroína.
• Kerosene.- Usada por primera vez en 1852.
• Lanolin.- Era una marca para una preparación de agua y
la cera de la lana de las ovejas.
• Linoleum.- Pisos, originalmente usada por Frederick
Walton en 1864, declarada genérica después de una
demanda de infracción administrativa en 1878,
probablemente la primera en convertirse en genérica.
• Thermos.- Originalmente de Thermos Gmbh.
• Videotape.- Originalmente de Ampex Corporation.
• Yo-Yo.- Propiedad de Still a Papa’s Toy Co. Ltd. De
Canada. Declarada genérica en 1965.
• Zip Code.- Registrada como marca de servicio pero expiró
y es ahora el genérico.
• Zipper.- Originalmente una marca de B-F- Goodrich.
• Marcas en peligro:
• Band-Aid. (vendas adhesivas) propiedad de Johnson &
Johnson (sigue registrada).
• Bubble Wrap, (plástico inflable para acolchonar) propiedad de
Sealed Air.
• ChapStick, (bálsamo para labios) propiedad de Wyeth
Consumer Healthcare.
• Clorox, (cloro) propiedad de Clorox Company.
• Dolby Surround, (sonido envolvente) propiedad de Dolby
Laboratories.
• Google, (buscador de internet) propiedad de Google, Inc.
• Kleenex, (pañuelos desechables) propiedad de Kimberly-Clark.
• Memory Stick, (dispositivo de almacenamiento) propiedad de
Sony.
• Nutella, (chocolate-avellana untable) propiedad de Ferrero
SpA.
• Philadelphia (queso crema), propiedad de Kraft Foods.
• Photoshop, (manipulación de fotos) propiedad de Adobe
Systems.
• Ping Pong, (tennis de mesa) propiedad de Parker Brothers.
• Maizena (fécula de maíz) propiedad de Unilever.
• Xerox, (fotocopiadora) propiedad de Xerox.
FORMAS 3D NO REGISTRABLES.
• III. Las formas 3D que sean del dominio público o que
se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan
de originalidad que las distinga fácilmente, así como la
forma usual y corriente de los productos o la impuesta
por su naturaleza o función industrial.
• IV. Las denominaciones, figuras o formas 3D que,
considerando el conjunto de sus características, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sirvan para designar especie, calidad, cantidad,
composición, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de producción.

CASO DE VELVET SKIN. Exp. No. 900806, Reg. No. 1212488

para rubro de la clase 03 “… especialmente; aceites de uso
cosmético, preparaciones cosméticas para adelgazar…, cremas
para uso cosmético,…”
Oficio 20080028031 “…que la denominación solicitada a registro,
incurre en el supuesto previsto en el artículo 90 fracciones IV y
VI de la Ley de la Propiedad Industrial toda vez que su
traducción “piel de terciopelo” es indicativa de la
finalidad de los productos a los que se aplicará, por lo
que carece de distintividad respecto de los mismos, no
pudiendo por tanto obtener el derecho a su uso exclusivo…”.
¿Dónde establece la Ley que las palabras que describan la
finalidad de los productos sean no registrables?
• La Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual en el Exp. 1505/09-EPI-01-4 resolvió:

• La traducción correcta es TERCIOPELO PIEL.

• VELVET SKIN es evocativa no descriptiva.
• Sería ilógico pensar que los productos tengan la cualidad
de ser TERCIOPELO o PIEL.
• Las palabras que indiquen la finalidad de los productos
no son consideradas como descriptivas.
• V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos
que estén combinados o acompañados de elementos tales
como signos diseños o denominaciones, que les den un
carácter distintivo.
• CASO PEPTO BISMOL/ ROJO FERRARI.

• VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica

caprichosa o la construcción artificial de palabras no
registrables.
• FRAGOLA (para fresas) KASA (para inmuebles)
• VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización,
escudos, banderas o emblemas de cualquier país.
Estado, municipio, o divisiones políticas equivalentes,
así como las denominaciones, siglas, símbolos o
emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier
otra organización reconocida oficialmente, así como la
designación verbal de los mismos.
• VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
oficiales de control y garantía adoptados por un estado,
sin autorización de la autoridad competente, o monedas,
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier
medio oficial de pago nacional o extranjero.
• IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representación gráfica de condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos
eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.
• X. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y
los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos
cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a
su procedencia.
• CHINO.

• Reg. No. 37026 cl. 03

• Reg. No. 343785 cl. 03
• Reg. No. 621901 cl. 25
• Reg. No. 935513 cl. 32
• Reg. No. 939027 cl. 35

• Las dos últimas propiedad de Xuxa Ltd. Nacionalidad

Chipriota, vigentes hasta el 2015.
• XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricación de ciertos productos, para
amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario.
• XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de
personas sin consentimiento de los interesados, o si han
fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes
consanguíneos en línea recta y por adopción, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

• Caso de PHELPS.
• Exp. No. 978026. Reg. No. 1127123. Clase 03 para “agua
de colonia, fragancias para uso personal; perfume”.
• Oficio No. 20090034947 “…es el apellido de un nadador
estadounidense por lo que y con la finalidad de obtener
el registro solicitado deberá presentar consentimiento
expreso del titular…”
• El nombre se compone de nombre propio o de pila y
apellido. La ley no prohíbe el registro del apellido.
• MORENO, no necesariamente se refiere a Mario
Moreno Cantinflas. Por su parte Cantinflas sí.
• SPEARS significa lanzas, no necesariamente hace
alusión a Brittney Spears.
• Hay marcas registradas para LAS TORRES, GARZA,
LA MORA, CASTILLO, CASTILLA, BARAJAS, DE
VIVAR.
• Solo en el estado de Washington hay mas de 121
personas registradas en las páginas blancas de
apellido PHELPS.
• Hay dos lagos y una montaña llamados PHELPS.
Quien los descubrió se apellidaba PHELPS.
• XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así
como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas,
los personajes ficticios o simbólicos, los personajes
humanos de caracterización, los nombres artísticos y las
denominaciones de grupos artísticos a menos que el
titular del derecho correspondiente lo autorice
expresamente.
• Que pasa con las marcas arbitrarias?
• Una palabra común utilizada en un sentido de
fantasía. Es aplicada en un modo no familiar.
• ¿Cómo saber cuando tenemos una marca engañosa?

• En EUA, la Corte hace el siguiente examen:

• 1. El término engaña respecto del carácter, cualidad,

función, composición o uso de los productos?
• 2. Si es así, los potenciales consumidores podrían creer
que ese término engañoso describe en realidad a los
productos?
• 3. Si es así, ese engaño podría afectar la decisión de
comprar o no el producto?

• Ejemplo, LOVEE LAMB, para “cubiertas de asientos

de automóviles” hecho de material sintético. Los
compradores sí creían que los productos estaban
hechos de lana de borrego y eso era una parte
primordial de la adquisición de los productos.
• XV. Las denominaciones, figuras o formas 3D, iguales o
semejantes a una marca que el Instituto estime o haya
declarado notoriamente conocida en México, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.
• Este impedimento procederá en cualquier caso en que el
uso de la marca cuyo registro se solicita:
• A. Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con
el titular de la marca notoriamente conocida; o
• B. Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado
por el titular de la marca notoriamente conocida; o
• C. Pudiese causar el desprestigio de la marca
notoriamente conocida; o
• D. Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca
notoriamente conocida.
• Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante
del registro sea titular de la marca notoriamente
conocida, y
• XV bis. Las denominaciones, figuras o formas 3D,
iguales o semejantes en grado de confusión a una
marca que el Instituto estime o haya declarado famosa
en términos del capítulo II Bis, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.
• Este impedimento no será aplicable cuando el
solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
• XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusión a otra en trámite de registro presentada con
anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí
podría registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
• XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado
de confusión, a un nombre comercial aplicado a una
empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o
venta de los productos o la prestación de los servicios que
se pretendan amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de registro de la
marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no
será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el
titular del nombre comercial, si no existe otro nombre
comercial idéntico que haya sido publicado.
• Criterios para determinar la semejanza en grado de
confusión:
• Se deben probar dos extremos:
• Similitud de las marcas.
• Solo porque se repite un elemento?
• Si es así cuál? Regla de las 3 letras. Onyx Pharmaceuticals vs
Onyxiram
• Ejemplo: L&T (pronúncienla en Español… ahora en Inglés) para
servicios financieros.
• Vs marcas ELENTE y LNT (pronúncienlas en Español y compárenlas
con la de arriba y ahora en Inglés).

• Similitud de productos y/o servicios.

• Cuándo son similares?
• Cuándo hay relación?
• Cuándo cruzas búsquedas? Ojo con el principio de especialidad de las
marcas.
REGLAMENTO.
• No esta publicado. Por tanto, solo podemos comentar lo que
la Autoridad avisó en público el pasado 10 de agosto.
• Tarifa 4,200.00 pesos M.N.
• Acreditamiento de personalidad en términos del 181 LPI.
• Gaceta diaria… hasta dos por dia o las que sean necesarias. AL
dia se presentan aprox 600 nuevas solicitudes diarias.
• La publicación solo contiene expediente, fecha legal y signo
distintivo.
• Debe estar firmada o se desecha.
• Habrá un periodo de 5 días hábiles para requerir poder.
• Se puede presentar mas de una oposición por marca.
• Sean claros en los petitorios.
 •GRACIAS!

• ROMO DE VIVAR V.IP SERVICES, S.C.

• vrv@romovip.mx