Año XXIX - Número 2033

Lima, 26 de marzo de 2012

SUMARIO

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Pág.
Proceso 78-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artícu-
los 134 literal a), 136 literal b), y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre
de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de
los artículos 136 literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa, con funda-
mento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Es-
tado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00151. Actor:
OTS LOGISTICS GROUP LTD. Marca: VANGUARD (denominativa) ........... 2
Proceso 80-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e), f) y g) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del literal a) del
artículo 135 de la misma Decisión 486. Marca: EXTRA MALTA (mixta).
Actor: sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI. Pro-
ceso interno Nº 2007-00206 ........................................................................... 12
Proceso 83-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136
literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, soli-
citada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: VIRUGINEX (denomi-
nativa). Actor: sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
Proceso interno Nº 2008-00301 ..................................................................... 19
Proceso 63-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 3 y 14 de la Deci-
sión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la
consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No.
1, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2011-0039. Actor:
OTECEL S.A. Caso: Doble Tributación ......................................................... 29
Proceso 75-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos
1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Co-
misión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de la Disposición Transitoria
Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la
Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formula-
da por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 10498-
SO. Actor: Sociedad RHONE – POULENC RORER S.A. Patente: “DIHI-
DRATO DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3 FE-
NILPROPIONATO DE 4, 10â-DIACETOXI-2á-BENZOILOXI-5â, 20-EPOXI-1-
HIDROXI-9-OXO-19-NOR-CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-13 á-ILE Y SU PRO-
CEDIMIENTO DE PREPARACIÓN” ............................................................... 36
Proceso 69-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 108 y 110 de la Deci-
sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sección Primera. Marca: RANCHERA (denomi-
nativa). Actor: sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. Proceso
interno Nº 2004-00350 .................................................................................... 46

Para nosotros la Patria es América

GACETA OFICIAL 26/03/2012 2.60

PROCESO 78-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos

134 literal a), 136 literal b), y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos
136 literal a), 191, 192 y 193 de la misma normativa, con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la
República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00151. Actor: OTS
LOGISTICS GROUP LTD. Marca: VANGUARD (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- solicitud de interpretación prejudicial y de los

DAD ANDINA, en Quito, a los quince días del
mes de noviembre del año dos mil once, proce-
de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-
dicial formulada por la Sección Primera del Con-
sejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
prendidos en el artículo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que, su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 25 de octubre de 2011.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-
ción allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: OTS LOGISTICS GROUP LTD.
Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-
PERINTENDENCIA DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: VANGUARDIA TRANS-
PORTADORA DE CARGA
S.A. VANDECARGA.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.
antecedentes administrativos de los actos acu-
sados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD.,
solicitó el 30 de enero de 2007 el registro
como marca del signo denominativo VAN-
GUARD, para amparar los siguientes servi-
cios comprendidos en la Clase 39 de la Cla-
sificación Internacional de Niza: “Consolida-
ción y distribución de mercancías”.
2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta
de Propiedad Industrial Nº 577 de 29 junio de
2007, la sociedad VANGUARDIA TRANS-
PORTADORA DE CARGA S.A., presentó opo-
sición con base en los siguientes signos dis-
tintivos:
• Nombre Comercial mixto VANGUARDIA
TRANSPORTADORA DE CARGA S.A.
VANDECARGA, para amparar servicios de
la clase 39 de la Clasificación Internacio-
nal de Niza.
• Marca denominativa VANDECARGA, re-
gistrada en Colombia bajo el certificado
256913, para amparar servicios de la clase
39 de la Clasificación Internacional de Niza.
• Marca mixta VANDECARGA, registrada en
Colombia bajo el certificado 295561, para
amparar servicios de la Clase 39 de la
Clasificación Internacional de Niza.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolución N° 22945 de 27 de junio
de 2008, resolvió declarar infundada la opo-
sición y conceder el registro del signo solici-
tado.

Entre los principales hechos, algunos recogi- 4. La sociedad VANGUARDIA TRANSPORTA-

dos de los narrados en la demanda y otros de la DORA DE CARGA S.A., presentó recursos
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de reposición y en subsidio de apelación con-
tra el anterior acto administrativo.
5. La Jefe de la División de Signos Distintivos,
mediante Resolución No. 29576 de 20 de
agosto de 2008, resolvió el recurso de reposi-
ción, confirmando el acto administrativo. Con-
cedió el recurso de apelación.
6. El Superintendente Delegado para la Propie-
dad Industrial de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, mediante Resolución No.
45061 de 31 de octubre de 2008, resolvió el
recurso de apelación revocando el acto im-
pugnado, declarando fundada la oposición y
negando el registro solicitado.
7. La sociedad OTS LOGISTICS GROUP LTD,
presentó demanda de nulidad y restableci-
miento de derecho ante el Consejo de Estado
de la República de Colombia.
8. El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia solicitó interpretación al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la acción en los siguien-
tes argumentos:
1. Manifiesta, que el signo solicitado para regis-
tro no es confundible con el nombre comer-
cial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE
CARGA VANDECARGA. Existen diferencias
fonéticas, gráficas e ideológicas.
2. Agrega, que en el uso que se le da al nombre
comercial mencionado el elemento preponde-
rante es VANDECARGA. Los otros son secun-
darios. El uso real y efectivo es lo que marca
la protección del nombre comercial. El signo
VANDECARGA es el que distingue la activi-
dad comercial.
3. Sostiene, que los signos en conflicto no de-
bieron analizarse de manera fraccionada.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
1. Por parte de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio.
• Argumenta, que el signo solicitado para
registro y el nombre comercial opositor
son confundibles entre sí.
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• Manifiesta, que las palabras TRANSPOR-
TADORA DE CARGA S.A., son tan sólo
explicativas dentro del conjunto marcario.
2. Por parte de la tercera interesada en las
resultas del proceso.
En los documentos remitidos por el Consejo
de Estado no se encuentra la contestación
de la demanda por parte de la sociedad VAN-
GUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA
S.A VANDECARGA; tampoco se hace refe-
rencia a dicha contestación en el informe de
la Corte consultante.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la vía preju-
dicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
La Corte consultante solicitó la interpretación
de las siguientes normas: artículos 134, 136,
literal b), 154 y 190 de la Decisión 486.
No se interpretará el artículo 154 ya que no es
pertinente para resolver el asunto bajo examen.
Se interpretarán los demás, restringiendo la in-
terpretación del artículo 134 al literal a).
De oficio, el Tribunal interpretará las siguientes
normas: artículos 136, literal a), 191, 192 y 193
de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos suscep-
tibles de representación gráfica. La naturale-
za del producto o servicio al cual se ha de
GACETA OFICIAL
aplicar una marca en ningún caso será obs-
táculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 136
“No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara in-
debidamente un derecho de tercero, en parti-
cular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a
un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 190
“Se entenderá por nombre comercial cual-
quier signo que identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un estableci-
miento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener
más de un nombre comercial. Puede consti-
tuir nombre comercial de una empresa o es-
tablecimiento, entre otros, su denominación
social, razón social u otra designación inscri-
ta en un registro de personas o sociedades
mercantiles.
Los nombres comerciales son independien-
tes de las denominaciones o razones socia-
les de las personas jurídicas, pudiendo am-
bas coexistir.”
(…)
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Artículo 191
“El derecho exclusivo sobre un nombre co-
mercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empre-
sa o del establecimiento que lo usa.”
(…).
Artículo 192
“El titular de un nombre comercial podrá im-
pedir a cualquier tercero usar en el comercio
un signo distintivo idéntico o similar, cuando
ello pudiere causar confusión o un riesgo de
asociación con la empresa del titular o con
sus productos o servicios. En el caso de
nombres comerciales notoriamente conoci-
dos, cuando asimismo pudiera causarle un
daño económico o comercial injusto, o impli-
cara un aprovechamiento injusto del prestigio
del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dis-
puesto en los artículos 155, 156, 157 y 158
en cuanto corresponda.”
Artículo 193
Conforme a la legislación interna de cada País
Miembro, el titular de un nombre comercial
podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina
nacional competente. El registro o depósito
tendrá carácter declarativo. El derecho a su
uso exclusivo solamente se adquirirá en los
términos previstos en el artículo 191.
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
A. Concepto de marca. Requisitos para el regis-
tro de las marcas.
B. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-
ción. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos.
C. Comparación entre signos denominativos.
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D. Comparación entre signos denominativos y
mixtos con parte denominativa compuesta.
E. Ámbito de protección del nombre comercial
en el régimen de la Decisión 486.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
En el procedimiento administrativo interno, se
resolvió negar el registro del signo denomina-
tivo VANGUARD. Por tal motivo, es pertinente
referirse al concepto de marca y los requisitos
para su registro.
Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-
diciales, que sobre esta materia han sido emiti-
das por este Honorable Tribunal a la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Consejo de Estado de la República
de Colombia, se debe efectuar la determinación
de los requisitos para el registro de las marcas
con fundamento en lo establecido en los si-
guientes pronunciamientos:
• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.
• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19
de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de
2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2004-0427.
En las anteriores providencias se concluyó lo
siguiente:
“Un signo puede registrarse como marca si
reúne los requisitos de distintividad y sus-
ceptibilidad de representación gráfica y, ade-
más, si el signo no está incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad señala-
das en los artículos 135 y 136 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su per-
ceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”
Es importante advertir que el literal a) del artícu-
lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
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requisitos que se desprenden del artículo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de distintividad, de
susceptibilidad, de representación gráfica o de
perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad está consagrada de manera in-
dependiente como causal de nulidad absoluta
en el artículo 135, literal b). La distintividad tie-
ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,
mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-
trínseca, mediante la cual se determina la capa-
cidad del signo de diferenciarse de otros signos
en el mercado.
Este último aspecto, tiene que ver con la cau-
sal relativa contenida en el artículo 136, literal
a), que analizaremos en el siguiente acápite.
B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR
IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-
FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-
GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-
TINTIVOS.
En el procedimiento administrativo interno se
argumentó que el signo denominativo VAN-
GUARD es confundible con el nombre comer-
cial VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE
CARGA S.A. VANDECARGA, y con las marcas
VANDECARGA. Por tal motivo, es pertinente re-
ferirse a la irregistrabilidad de signos por identi-
dad o similitud y a las reglas para el cotejo de
signos distintivos.
1. Irregistrabilidad de signos por identidad
o similitud.
Los literales a) y b) del artículo 136 de la Deci-
sión 486 de la Comisión de la Comunidad An-
dina, consagran causales de irregistrabilidad re-
lacionadas específicamente con el requisito de
distintividad. Establecen: 1) que no son regis-
trables signos que sean idénticos o se aseme-
jen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, en relación
con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión y/o de asociación. Y 2) que no son re-
gistrables signos que sean idénticos o se ase-
mejen a un nombre comercial protegido o a una
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enseña comercial, si su uso pudiere originar
riesgo de confusión o de asociación.
Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusión y/o de asociación. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otros
tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos según su grado de notorie-
dad. 1
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
1
PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS
SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.
edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas
marcas poseen una imagen atractiva que puede ser
empleada en la promoción de productos o servicios
distintos. La creación de esta imagen no es casual,
sino que obedece a una estrategia de marketing y a
cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a
los que se ven expuestos estos signos son: dilución
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
las representaciones positivas que condensa el sig-
no, utilización de la marca para productos o servi-
cios distintos de forma que pueda dañarse las aso-
ciaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tra-
dicionalmente por el sistema de marcas, sólo el
primero (dilución del valor atractivo de la marca) era
merecedor de una protección ampliada. Para ello la
marca debía revestir determinadas características,
entre las cuales, era relevante la implantación del
signo en prácticamente la totalidad del público de
los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo
este tipo de marcas debían merecer una protección
contra los otros riesgos señalados. La conclusión a
la que se llegó fue que el fundamento común a estos
riesgos, no era tanto la gran implantación que goza
el signo en el tráfico económico, sino la reputación
que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dañar negativamente. Sur-
gen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca
de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de
signo que condensa una elevada reputación y pres-
tigio que lo hace merecedor de una protección más
allá de la regla de la especialidad”.
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marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudi-
cial del 2 de julio de 2008, publicada en Ga-
ceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648
del 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es
registrable un signo confundible, ya que no po-
see fuerza distintiva; de permitirse su registro
se estaría atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, así como
el de los consumidores. Dicha prohibición, con-
tribuye a que el mercado de productos y servi-
cios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al
realizar la elección de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-
petente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejan-
za, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusión o asociación entre los consu-
midores. De la conclusión a que se arribe, de-
penderá la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse des-
de diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se da por la seme-
janza de las letras entre los signos a comparar-
se. La sucesión de vocales, la longitud de la pa-
labra o palabras, el número de sílabas, las raí-
ces o las terminaciones iguales, pueden incre-
mentar la confusión.
La similitud fonética. Se da por la coinciden-
cia en las raíces o terminaciones, y cuando la
sílaba tónica en las denominaciones compara-
das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin
embargo, se debe tener en cuenta las particula-
ridades de cada caso, para determinar una posi-
ble confusión.
La similitud ideológica. Se configura entre
signos que evocan una idea idéntica o semejan-
te.
2. Reglas para el cotejo entre signos distin-
tivos.
La Autoridad Nacional competente, deberá pro-
ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-
cando para ello los siguientes parámetros:
GACETA OFICIAL
• La comparación, debe efectuarse sin des-
componer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, tenien-
do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e
ideológica.
• En la comparación, se debe emplear el méto-
do del cotejo sucesivo, es decir, se debe ana-
lizar un signo y después el otro. No es proce-
dente realizar un análisis simultáneo, ya que
el consumidor no observa al mismo tiempo
las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en
las diferencias, ya que en estas últimas es
donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
• Al realizar la comparación, es importante tra-
tar de colocarse en el lugar del presunto com-
prador, pues un elemento importante para el
examinador, es determinar cómo el producto
o servicio es captado por el público consumi-
dor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados
por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales, entre los cuales, podemos desta-
car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-
cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial
de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1370, de 14 de julio de 2006.
C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-
MINATIVOS.
En el proceso interno se debe proceder a la
comparación entre los signos denominativos
VANGUARD y VANDECARGA. Por tal motivo,
es necesario abordar el tema de la comparación
entre signos denominativos.
Las marcas denominativas se conforman por
una o más letras, números y palabras que for-
man un todo pronunciable, dotado o no de signi-
ficado conceptual; las palabras pueden provenir
del idioma español o de uno extranjero, como
de la inventiva de su creador, es decir, de la
fantasía; cabe indicar que la denominación per-
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mite al consumidor solicitar el producto o servi-
cio a través de la palabra que impacta y per-
manece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre
dos signos denominativos, el examinador debe
tomar en cuenta los siguientes criterios:
• Se debe analizar cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad foné-
tica. Sin embargo, es importante tener en
cuenta las sílabas o letras que poseen una
función diferenciadora en el conjunto, ya que
esto ayudaría a entender cómo el signo es
percibido en el mercado.
• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
misma posición, es idéntica o muy difícil de
distinguir, la semejanza entre los signos po-
dría ser evidente.
• Se debe observar el orden de las vocales, ya
que esto indica la sonoridad de la denomina-
ción.
• Se debe determinar el elemento que impacta
de una manera más fuerte en la mente del
consumidor, ya que esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando estos parámetros, debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre los
signos denominativos VANGUARD y VANDE-
CARGA.
D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENO-
MINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENO-
MINATIVA COMPUESTA.
En el proceso interno se debe proceder a la
comparación entre el signo denominativo VAN-
GUARD y los signos mixtos VANGUARDIA
TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. y VAN-
DECARGA. Por tal motivo, es necesario abor-
dar el tema de la comparación entre signos
denominativos y mixtos con parte denominativa
compuesta.
El signo mixto se conforma por un elemento
denominativo y uno gráfico; el primero se com-
pone de una o más palabras que forman un todo
pronunciable, dotado o no de un significado con-
ceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
GACETA OFICIAL
o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: em-
blemas 2, logotipos 3, íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del
signo mixto suele ser el preponderante, ya que
las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el
producto o servicio a través de la palabra o
denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, de conformidad con las particula-
ridades de cada caso, puede suceder que el
elemento predominante sea el elemento gráfico,
que por su tamaño, color, diseño y otras carac-
terísticas, pueda causar mayor impacto en el
consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes considera-
ciones al respecto:
“La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nomina-
tivo como el gráfico, como uno solo. Cuando
se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elemen-
tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-
blicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-
trina se ha inclinado a considerar que, en
general, el elemento denominativo de la mar-
ca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta
para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en
cuenta su tamaño, color y colocación, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El
elemento gráfico suele ser de mayor impor-
tancia cuando es figurativo o evocador de
2
“El emblema es una variante, una especie de dibujo,
El emblema representa gráficamente cualquier ser u
objeto, y desde luego puede ser registrado como
marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,
Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-
nos Aires Argentina, 2002.
3
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-
cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-
co que le sirve a una entidad o un grupo de personas
para representarse. Los logotipos suelen encerrar
indicios y símbolos acerca de quienes representan”.
Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/
wiki/Logotipo
26/03/2012 8.60
conceptos, que cuando consiste simplemen-
te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-
98, Interpretación prejudicial publicado en Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410
de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-
IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17
de enero de 2005).
El Juez Consultante, deberá determinar el ele-
mento característico del signo mixto y, poste-
riormente, proceder al cotejo de los signos en
conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto
es el gráfico, en principio, no habría riesgo de
confusión. Si por el contrario es el elemento
denominativo, el cotejo deberá realizarse de con-
formidad con las siguientes reglas para la com-
paración entre signos denominativos:
• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,
es decir, sin descomponer su unidad fonéti-
ca. Sin embargo, es importante tener en cuenta
las sílabas o letras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudaría a entender cómo el signo es percibi-
do en el mercado.
• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de
los signos a comparar, ya que si ocupa la
misma posición, es idéntica o muy difícil de
distinguir, la semejanza entre los signos po-
dría ser evidente.
• Se debe observar, el orden de las vocales, ya
que esto indica la sonoridad de la denomina-
ción.
• Se debe determinar, el elemento que impacta
de una manera más fuerte en la mente del
consumidor, ya que esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio uno
de los signos en conflicto se encuentra com-
puestos por cuatro palabras, se hace necesario
tratar el tema de los signos con parte denomina-
tiva compuesta.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad
nacional deberá analizar el grado de distintividad
de los elementos que lo componen, y así proce-
der al cotejo de los signos en conflicto.
GACETA OFICIAL
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:
“En el supuesto de solicitarse el registro co-
mo marca de un signo compuesto, caso que
haya de juzgarse sobre su registrabilidad,
habrá de examinarse especialmente la rele-
vancia y distintividad de los vocablos que lo
conforman. Existen vocablos que dotan al
signo de ‘(…) la suficiente carga semántica
que permita una eficacia particularizadora
que conduzca a identificar el origen empresa-
rial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-
2001, ya citada). Por tanto, si existe un nue-
vo vocablo que pueda claramente dar sufi-
ciente distintividad al signo, podrá ser objeto
de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpreta-
ción Prejudicial de 11 de mayo de 2005, pu-
blicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).
En este orden de ideas, el Juez Consultante,
aplicando el anterior criterio, debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre el
signo denominativo VANGUARD y los signos
mixtos VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE
CARGA S.A. VANDECARGA y VANDECARGA.
E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL EN EL RÉGIMEN DE LA DECI-
SIÓN 486.
La demandante argumentó que el signo solicita-
do para registro no es confundible con el nom-
bre comercial VANGUARDIA TRANSPORTA-
DORA DE CARGA VANDECARGA. Por lo tanto,
se determinará el ámbito de protección del nom-
bre comercial en el régimen de la Decisión 486.
El artículo 136, literal b), junto con las disposi-
ciones contenidas en el título X de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
conforman el conjunto normativo que regula el
depósito y la protección del nombre comercial.
El artículo 190 de la Decisión 486 define el nom-
bre comercial y delimita su concepto, de mane-
ra que se pueden extraer las siguientes conclu-
siones:
• El objetivo del nombre comercial es diferen-
ciar la actividad empresarial de un comer-
ciante determinado. 4
4
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos
de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
26/03/2012 9.60
Si bien la norma hace referencia a los esta-
blecimientos de comercio, esto se debe a un
problema conceptual. El signo distintivo que
identifica los establecimientos de comercio
es la enseña comercial, cuyo tratamiento se
da en el título XI de la Decisión 486.
• Un comerciante puede utilizar más de un
nombre comercial, es decir, identificar sus
diferentes actividades empresariales con di-
versos nombres comerciales.
• El nombre comercial es independiente de la
razón social de la persona jurídica, pudiendo
coincidir con ella; es decir, un comerciante
puede tener una razón social y un nombre
comercial idéntico a ésta, o tener una razón
social y uno o muchos nombres comerciales
diferentes de ella.
• El nombre comercial puede ser múltiple, mien-
tras que la razón o denominación social es
única; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero sólo una
razón social.
1. Momento a partir del cual se genera la
protección del nombre comercial.
Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 esta-
blecen el sistema de protección del nombre
comercial.
De conformidad con estas normas, la protec-
ción del nombre comercial goza de las siguien-
tes características:
a. El derecho sobre el nombre comercial se
genera con su uso. Lo anterior quiere decir
que el depósito del nombre comercial no es
constitutivo de derechos sobre el mismo. El
registro de un nombre comercial puede ser
simplemente un indicio del uso, pero no ac-
túa como una prueba total del mismo.
b. De conformidad con lo anterior, quien alegue
derechos sobre un nombre comercial deberá
probar su uso real, efectivo y constante. El
Tribunal ha determinado qué se entiende por
El signo distintivo que identifica los establecimientos de
comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se
da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la
norma incurre en una imprecisión que será tratada en
el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.
GACETA OFICIAL
el uso real y efectivo de un nombre comer-
cial, así como los parámetros de su prueba,
de la siguiente manera:
“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la
protección del nombre comercial que cabe
derivar de su uso previo, en los términos
siguientes: Por tanto, la obligación de acre-
ditar un uso efectivo del nombre comer-
cial, se sustenta en la necesidad de funda-
mentar la existencia y el derecho de pro-
tección del nombre en algún hecho con-
creto, sin el cual no existiría ninguna segu-
ridad jurídica para los competidores (…) de
manera que la protección otorgada al nom-
bre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relación al esta-
blecimiento o a la actividad económica
que distinga, ya que es el uso lo que per-
mite que se consolide como tal y manten-
ga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un
nombre comercial se encuentre registrado
no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia (…) las pruebas diri-
gidas a demostrar el uso del nombre co-
mercial deben servir para acreditar la
identificación efectiva de dicho nombre con
las actividades económicas para las cua-
les se pretende el registro.” (Proceso 45-
IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de
mayo de 2000, publicada en Gaceta Ofi-
cial del Acuer-do de Cartagena N° 581, de
12 de julio de 2000).
c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y
constante de un nombre comercial con ante-
rioridad a la solicitud de registro de un signo
idéntico o similar, podrá oponerse a la misma
si dicho signo puede causar riesgo de confu-
sión y/o de asociación en el público consumi-
dor.
d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo
de un nombre comercial con anterioridad al
uso de un signo idéntico o similar, podrá
oponerse a dicho uso si éste puede causar
riesgo de confusión o de asociación.
A diferencia de lo que sucede con el sistema
atributivo del registro marcario, donde el dere-
cho surge del registro, el de protección del nom-
bre comercial se basa en un sistema declarativo
de derechos. Es decir, el derecho sobre el nom-
bre comercial no se adquiere por la inscripción o
depósito, sino con su primer uso. Además, para
26/03/2012 10.60
que subsista el derecho, dicho uso debe ser
real, efectivo y constante.
Un nombre comercial registrado de una manera
y usado de otra, no generaría ninguna clase de
derecho. Es decir, el nombre comercial regis-
trado debe ser el mismo real y efectivamente
usado en el mercado, ya que de lo contrario no
cabría ningún derecho sobre el primero. Lo ante-
rior, por cuanto dicho signo, aunque registrado,
no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nom-
bres comerciales es, por un lado, informativo en
relación con el público consumidor y, por otro,
una herramienta para que la Oficina de Regis-
tro Marcario haga su análisis de registrabilidad
de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que
de existir un sistema de registro de nombres
comerciales, la Oficina de Registro Marcario al
realizar el respectivo análisis de registrabilidad,
deberá tener en cuenta los nombres comercia-
les registrados.
En conclusión, como quiera que el uso es el
elemento esencial para la protección de un nom-
bre comercial, el Juez Consultante deberá, al
momento en que el signo denominativo VAN-
GUARD fue solicitado para registro, determinar
si el nombre comercial VANGUARDIA TRANS-
PORTADORA DE CARGA S.A. VANDECARGA
era real, efectiva y constantemente usado en el
mercado, para así determinar si era protegi-
ble por el ordenamiento jurídico comunitario an-
dino.
En tal sentido, el uso del nombre comercial po-
drá demostrarse mediante facturas comercia-
les, documentos contables, o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la
cantidad de la comercialización de los servicios
identificados con el nombre comercial, entre
otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el
comercio, los siguientes actos, entre otros: in-
troducir en el comercio, vender, ofrecer en venta
o distribuir productos o servicios con ese signo;
importar, exportar, almacenar o transportar pro-
ductos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comer-
ciales o comunicaciones escritas u orales, in-
dependientemente del medio de comunicación
empleado y sin perjuicio de las normas sobre
publicidad que fuesen aplicables.
GACETA OFICIAL
2. Protección en relación con signos idénti-
cos y similares.
El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina establece
que, en relación con derechos de terceros, un
signo no podrá registrarse como marca cuando
sea idéntico o se asemeje a un nombre comer-
cial protegido y, dadas las circunstancias, pue-
da causar riesgo de confusión y/o de asocia-
ción.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real
y efectivo de un nombre comercial con anteriori-
dad a la solicitud de registro de un signo idénti-
co o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si
su registro pudiera generar riesgo de confusión
y/o de asociación.
Por otro lado, el artículo 192 de la misma Deci-
sión consagra la protección del nombre comer-
cial en relación con el uso de signos distintivos
idénticos o similares a éste, pero atendiendo
siempre a que se configure el riesgo de asocia-
ción y/o de confusión, y a que se pruebe el uso
real y efectivo del nombre comercial en el mer-
cado.
Es importante advertir, que es de competencia
del examinador observar y establecer de acuer-
do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si
entre los signos que se confrontan existe identi-
dad o semejanza, para así determinar si las
identidades o semejanzas encontradas por sus
características son capaces de generar confu-
sión entre los consumidores. De la conclusión a
que se arribe dependerá, entre otros requisitos,
la calificación de distintivo o de no distintivo que
merezca el signo examinado y, por consiguien-
te, su aptitud o ineptitud para el registro.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si reúne los requisitos de dis-
tintividad y susceptibilidad de repre-
sentación gráfica y, además, si el
signo no está incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad se-
ñaladas en los artículos 135 y
136 de la Decisión 486 de la Comi-
sión de la Comunidad Andina. La
distintividad del signo presupone su
26/03/2012 11.60
perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre
dos signos distintivos, la autoridad
nacional que corresponda deberá
proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si
existe o no riesgo de confusión y/o
de asociación, acorde con las re-
glas establecidas en la presente pro-
videncia.
Se debe tener en cuenta que basta
con la posibilidad de riesgo de con-
fusión y/o asociación para que ope-
re la prohibición de registro.
TERCERO: La Corte consultante debe estable-
cer el riesgo de confusión y/o aso-
ciación que pudiera existir entre los
signos denominativos VANGUARD
y VANDECARGA, aplicando los cri-
terios adoptados por este Tribunal
para la comparación entre esta cla-
se de signos.
CUARTO: La Corte consultante debe estable-
cer el riesgo de confusión y/o aso-
ciación que pudiera existir entre el
signo denominativo VANDECARGA
y los mixtos VANGUARDIA TRANS-
PORTADORA DE CARGA S.A. VAN-
DECARGA y VANDECARGA, apli-
cando los criterios adoptados por
este Tribunal para la comparación
entre esta clase de signos.
QUINTO: Como quiera que el uso es el ele-
mento esencial para la protección
de un nombre comercial, el Juez
Consultante deberá, al momento en
que el signo denominativo fue solici-
tado para registro, determinar si el
nombre comercial VANGUARDIA
TRANSPORTADORA DE CARGA
S.A. VANDECARGA era real, efec-
tiva y constantemente usado en el
mercado, para así determinar si era
protegible por el ordenamiento jurí-
dico comunitario andino.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-
GACETA OFICIAL 26/03/2012 12.60

00151, deberá adoptar la presente interpreta- Carlos Jaime Villarroel Ferrer

ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero
del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-

Leonor Perdomo Perdomo Isabel Palacios L.

MAGISTRADA SECRETARIA

PROCESO 80-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b), e), f) y g) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; e interpretación de oficio del literal a) del artículo 135 de la
misma Decisión 486. Marca: EXTRA MALTA (mixta). Actor: sociedad CERVECERÍA
UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI. Proceso interno Nº 2007-00206.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- a) Partes en el proceso interno

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
quince días del mes de noviembre del año dos
mil once.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, relativa a los
artículos 134 y 135 literales b), c), d), e), f) y g)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-
dad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-
00206;
El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la
referida solicitud de interpretación prejudicial por
cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.
Demandante: sociedad CERVECERÍA UNIÓN
S.A. CERVUNION ITAGUI.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad PHARMA YIREH
S.A.
b) Hechos.
1. El 18 de mayo de 2004, la sociedad PHARMA
YIREH S.A. solicitó, ante la División de Sig-
nos Distintivos de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, el registro como marca
del signo EXTRA MALTA (mixto), para distin-
guir productos comprendidos en la Clase 30
de la Clasificación Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta Oficial Nº 543 de 1 de junio de 2004.
Contra dicha solicitud, la sociedad CERVE-
CERÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI pre-
sentó oposición argumentando que el signo
solicitado describe directamente las carac-
terísticas y cualidades del producto.
GACETA OFICIAL
3. Por Resolución Nº 3410 de 22 de febrero de
2005, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
declaró infundada la oposición presentada por
la sociedad actora y, en consecuencia, con-
cedió el registro del signo EXTRA MALTA
(mixto) a favor de la sociedad PHARMA YIREH
S.A. para distinguir productos de la Clase 30
de la Clasificación Internacional de Niza. Con-
tra dicha Resolución la sociedad CERVECE-
RÍA UNIÓN S.A. CERVUNION ITAGUI inter-
puso recurso de reposición y en subsidio de
apelación.
4. El recurso de reposición fue resuelto por la
misma División de Signos Distintivos, que por
Resolución Nº 12591 de 27 de mayo de 2005,
confirmó la Resolución impugnada.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el
Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio, quien mediante Resolución Nº
2297 de 31 de enero de 2007, confirmó, tam-
bién, la decisión contenida en la Resolución
Nº 3410. De esta manera quedó agotada la
vía gubernativa.
c) Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad CERVECERÍA UNIÓN S.A. CERV-
UNION ITAGUI, en su escrito de demanda pre-
sentó los siguientes argumentos:
1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-
das se violaron los artículos 134 y 135 litera-
les b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
2. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en
virtud a que el signo solicitado no es registra-
ble ya que “carece de la distintividad requeri-
da para identificar los productos respectivos
(…)”, razón por la cual también se violó el
artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
3. Se violó el artículo 135 literal e) de la Deci-
sión 486, en virtud a que “el signo EXTRA
MALTA (mixto) es descriptivo y carece de
distintividad para identificar los productos
comprendidos dentro de la clase 30 interna-
cional, por contener exclusivamente elemen-
tos descriptivos que no le aportan al mismo la
capacidad o aptitud para diferenciar los pro-
ductos respectivos (…). Asimismo se con-
26/03/2012 13.60
vierte en un signo débil por cuanto incluye
unas expresiones de uso común como son
EXTRA y MALTA y se refiere a una cualidad
del producto respectivo, por lo tanto resulta
débil frente a otros signos que también inclu-
yen uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva”.
4. Dentro del signo EXTRA MALTA (mixto) “la
palabra EXTRA se refiere de manera directa y
expresa a una característica o cualidad de
los productos de la clase 30 internacional
que la marca pretende ampara (sic), mientras
que la expresión MALTA es indicativa de un
producto en particular, no solamente utiliza-
do en la elaboración de las cervezas sino que
podría eventualmente usarse en la composi-
ción de algunos de los productos comprendi-
dos en la clase 30 internacional como los
cereales, pasteles, panes, etc.”.
5. Por lo tanto, el signo solicitado “consiste ex-
clusivamente en la indicación de una de las
características o cualidades de los productos
de la clase 30 que busca amparar”.
6. Al concederse el registro del signo solicitado
“a favor de un solo empresario se está confi-
riendo a su titular el derecho exclusivo sobre
las palabras EXTRA y MALTA, ambos de uso
común dentro de la lengua española y aplica-
bles directa y especialmente no sólo respec-
to de los productos de la clase 30 internacio-
nal, sino adicionalmente respecto de los pro-
ductos estrechamente relacionados como son
aquellos comprendidos en las clases 31 y 32
internacionales”. Por lo que, “la marca EX-
TRA MALTA (MIXTA) carece totalmente de
fuerza distintiva (…)”.
d) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comer-
cio contesta la demanda sosteniendo que:
1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-
das “no se ha incurrido en violación de las
normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.
2. La marca EXTRA MALTA (mixta) “goza de la
suficiente distintividad y no tiene las caracte-
rísticas de un signo descriptivo, por lo cual,
dicha expresión se hace registrable habida
cuenta que no se dan los presupuestos lega-
GACETA OFICIAL
les establecidos en el artículo 135 literal (sic)
d), e) y f) de la Decisión 486 (…)”. Afirma lo
expuesto manifestando que la marca EXTRA
MALTA (mixta) “además de reunir los requisi-
tos marcarios establecidos, es evidente que,
NO se encuentra incursa en la causal de
irregistrabilidad contenida en el artículo 135
literales b), e) y f) de la Decisión 486 (…).
3. “(…) no obstante que aún cuando la marca
‘EXTRA MALTA’ (mixta) está conformada de
una parte descriptiva, la parte que no lo es le
otorga la suficiente distintividad al conjunto
marcario; además al estudiarse conjuntual-
mente la marca mixta, constituye una combi-
nación suficientemente distintiva y no des-
criptiva, que permite su plena identificación
y de fácil recordación para el consumidor que
concurre al mercado para adquirir bienes y
servicios”.
e) Tercero interesado.
No se encuentra en el expediente contestación
a la demanda por parte de la sociedad PHAR-
MA YIREH S.A. tercero interesado en el proce-
so.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos
134 y 135 literales b), c), d), e), f) y g) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, cuya interpretación ha sido solicitada,
forman parte del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, conforme lo dispone el lite-
ral c) del artículo 1 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para inter-
pretar por vía prejudicial las normas que confor-
man el ordenamiento jurídico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-
bién con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-
nal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolución del proceso, conforme a lo
establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina (codificado mediante la Decisión
472), en concordancia con lo previsto en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decisión 500);
26/03/2012 14.60
Que, la presentación de la solicitud de registro
como marca del signo EXTRA MALTA (mixto),
fue el 18 de mayo de 2004, en vigencia de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, los hechos controvertidos y las normas
aplicables al caso concreto se encuentran den-
tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-
do a lo solicitado por el consultante se interpre-
tarán los artículos 134 y 135 literales b), e), f) y
g) de la Decisión 486. De conformidad a lo
facultado por la normativa comunitaria de oficio
se interpretará el literal a) del artículo 135 de la
misma Decisión 486; y, no se interpretarán los
literales c) y d) del mismo artículo 135 de la
Decisión 486, por no ser aplicables al caso
concreto; y,
Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etique-
tas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 135.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al
primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
(…)
GACETA OFICIAL
e) consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comer-
cio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfi-
ca, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los pro-
ductos o de los servicios para los cuales
ha de usarse dicho signo o indicación,
incluidas las expresiones laudatorias refe-
ridas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o
indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se
trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designación común o
usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usan-
za del país;
(…)”.
1. La marca y los requisitos para su registro.
La distintividad.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a
la marca señala: “(…) constituirá marca cual-
quier signo que sea apto para distinguir produc-
tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-
se como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del pro-
ducto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningún caso será obstáculo para su
registro (…)”. Este artículo tiene un triple conte-
nido, da un concepto de marca, indica los requi-
sitos que debe reunir un signo para ser registra-
do como marca y hace una enumeración ejem-
plificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la De-
cisión 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinación de palabras, imáge-
nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-
nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-
cudos, sonidos, olores, letras, números, color
determinado por su forma o combinación de
colores, forma de los productos, sus envases o
envolturas y otros elementos de soporte, indivi-
dual o conjuntamente estructurados que, sus-
ceptibles de representación gráfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los
26/03/2012 15.60
identifique, valore, diferencie, seleccione y ad-
quiera sin riesgo de confusión o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio. Este
artículo hace una enumeración enunciativa de
los signos que pueden constituir marcas, por lo
que el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-
bre los signos denominativos, gráficos y mix-
tos, pero también los tridimensionales, así como
los sonoros y olfativos, lo que revela el propó-
sito de extender el alcance de la noción de
marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,
marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisión 344, se
encuentra implícitamente contenido en esta de-
finición toda vez que, un signo para que pueda
ser captado y apreciado es necesario que pase
a ser una impresión material identificable a fin
de que, al ser aprehendido por medios sensoria-
les y asimilado por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:
“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-
presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,
porque ya está implícito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial en el principal de
sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-
ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas
en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena
(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.
132).
La susceptibilidad de representación gráfica jun-
tamente con la distintividad, constituyen los re-
quisitos expresamente exigidos por la norma
comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfi-
ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-
crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-
mulas u otros soportes, es decir, en algo per-
ceptible para ser captado por el público consu-
midor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferen-
ciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario
los seleccione. Es considerada como caracte-
rística esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el pre-
supuesto indispensable para que ésta cumpla
su función principal de identificar e indicar el
GACETA OFICIAL
origen empresarial y, en su caso incluso, la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de
confusión y/o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien
este artículo con relación a lo que disponía el
artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa
mención a la “suficiente” distintividad, sin em-
bargo para efectos de registro del signo, de
conformidad con el literal a) del artículo 135 de
la Decisión 486 se exige que “(…) el signo debe-
rá ser apto para identificar y distinguir en el
mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idén-
ticos o similares, con el objeto de que el consu-
midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-
ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación en
torno a su origen empresarial o a su calidad (…)
esta exigencia se expresa también a través de
la prohibición contemplada en el artículo 135,
literal b, de la Decisión en referencia, según la
cual no podrán registrarse como marcas los sig-
nos que carezcan de distintividad”. (Proceso
205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,
del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA
BOTA Y SUS SUELAS”).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-
seca”, la primera se refiere a la aptitud indivi-
dualizadora del signo, mientras que la segunda
se refiere a su no confundibilidad con otros sig-
nos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su
titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo, como el interés general de los
consumidores o usuarios, garantizándoles el ori-
gen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-
ción, tornando así transparente el mercado.
Es importante advertir que el literal a) del artícu-
lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del artículo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de los requisitos de
distintividad, susceptibilidad de representación
gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad está consagrada de manera in-
dependiente como causar de nulidad absoluta
en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
26/03/2012 16.60
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-
seca”, como ya se indicó.
En consecuencia, el Juez Consultante debe
analizar en el presente caso, si el signo EXTRA
MALTA (mixto) cumple con los requisitos del
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina, y si no se encuentra
dentro de las causales de irregistrabilidad pre-
vistas en los artículos 135 y 136 de la referida
Decisión.
2. Palabras descriptivas en la conformación
de signos marcarios.
La parte demandante manifiesta que “el signo
EXTRA MALTA (mixto) es descriptivo y carece
de distintividad para identificar los productos
comprendidos dentro de la clase 30 internacio-
nal, por contener exclusivamente elementos
descriptivos que no le aportan al mismo la ca-
pacidad o aptitud para diferenciar los productos
respectivos (…)”; por este motivo el Tribunal
abordará el tema.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada
doctrina han manifestado respecto a los signos
descriptivos o conformados por palabras des-
criptivas, que son aquellos que informan a los
consumidores exclusivamente lo concerniente a
las características de los productos o de los
servicios que buscan identificar. Al respecto, el
tratadista Fernández-Novoa señala que el signo
descriptivo debe tener la virtualidad de comuni-
car las características (calidad, cantidad, desti-
no, etc.) a una persona que no conoce el pro-
ducto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el
signo descriptivo o el conformado por palabras
descriptivas no tiene poder identificatorio, toda
vez que se confunde con lo que va a identificar,
sea un producto o servicio o cualesquiera de
sus propiedades o características. De ello se
comprende porqué el literal e) del artículo 135
de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad
de los signos descriptivos, involucrando en esa
excepción al registro marcario, entre otros, los
que designen exclusivamente la calidad, la can-
tidad, el destino, el valor, la procedencia geo-
gráfica, la época de producción u otros datos
característicos o informaciones de los produc-
tos o de los servicios, puesto que si tales carac-
terísticas son comunes a los productos o servi-
GACETA OFICIAL
cios el signo no será distintivo y, en consecuen-
cia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta
causal de irregistrabilidad las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servi-
cios. La descriptividad de un signo surge princi-
palmente de la relación directa entre éste y los
productos o servicios para los cuales está desti-
nado a identificar. Un signo será descriptivo en
relación directa con dichos productos o servi-
cios, mas no con todo el universo de productos
o servicios.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sosteni-
do que uno de los métodos para determinar si
un signo es descriptivo, es formularse la pregun-
ta “cómo es” el producto o servicio que se pre-
tende registrar, “(...) de tal manera que si la
respuesta espontáneamente suministrada -por
ejemplo por un consumidor medio- es igual a la
de la designación de ese producto, habrá lugar
a establecer la naturaleza descriptiva de la de-
nominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº
686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLE-
TITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CON-
CENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-
FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189
de 15 de septiembre de 1995).
3. Palabras genéricas en la conformación
de signos marcarios.
El Tribunal interpretará el tema ya que en el
proceso interno quedó en duda si la expresión
MALTA podría ser genérica para el tipo de pro-
ductos que distingue.
El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha
sostenido que la dimensión genérica de un sig-
no debe apreciarse en concreto, “según el crite-
rio de los consumidores y la relación del signo
con el producto que pretende distinguir, consi-
derando las características de éste y el nomen-
clátor de que haga parte”, teniendo presente
que una o varias palabras podrán ser genéricas
en relación con un tipo de productos o servicios,
pero no en relación con otros. Además, “la di-
mensión genérica de tales palabras puede des-
aparecer si, al hacerse parte de un conjunto,
adquieren significado propio y fuerza distintiva
suficiente para ser registradas como marca”.
(Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C.
Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBE-
RÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO
TUBESA S.A.).
26/03/2012 17.60
Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) para
fijar la genericidad de los signos es necesario
preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser-
vicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta
emerge exclusivamente de la denominación ge-
nérica, ésta no será lo suficientemente distinti-
va en relación a dicho producto o servicio, no
pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.
(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C.
N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER).
Al momento de realizar el correspondiente exa-
men de registrabilidad no deben tomarse en
cuenta los elementos genéricos, a efectos de
determinar si existe confusión; ésta es una ex-
cepción al principio de que el cotejo de las mar-
cas debe realizarse atendiendo a una simple
visión de los signos que se enfrentan. En el
caso de los signos que estén conformados por
palabras genéricas, la distintividad se busca en
el elemento diferente que integra el signo.
Con base a esta jurisprudencia, el Juez solici-
tante deberá determinar si la marca EXTRA MAL-
TA (mixta), resultaría genérica o no con relación
a los productos que distingue; o si, está confor-
mado por palabras genéricas y en qué medida
estas hacen que el signo sea considerado como
genérico.
4. Palabras de uso común en la conforma-
ción de signos marcarios.
La demandante en su escrito de demanda sos-
tiene que al concederse el registro del signo
solicitado “a favor de un solo empresario se está
confiriendo a su titular el derecho exclusivo so-
bre las palabras EXTRA y MALTA, ambos de
uso común dentro de la lengua española y apli-
cables directa y especialmente no sólo respec-
to de los productos de la clase 30 internacional,
sino adicionalmente respecto de los productos
estrechamente relacionados como son aquellos
comprendidos en las clases 31 y 32 internacio-
nales”; por lo tanto el Tribunal considera oportu-
no referirse a los signos conformados por pala-
bras de uso común.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo dis-
tintivo se puede hacer uso de toda clase de
prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso
común, los que no pueden ser objeto de mono-
polio o dominio absoluto de persona alguna, por
lo que su titular no está amparado por la ley
para oponerse a que terceros los utilicen, en
GACETA OFICIAL
combinación de otros elementos en el diseño de
signos marcarios.
Al efectuar el examen comparativo en esta cla-
se de marcas, no deben tomarse en cuenta las
partículas o palabras de uso general o común, a
efectos de determinar si existe confusión; ésta
es una excepción al principio de que el cotejo
de las marcas debe realizarse atendiendo a una
simple visión de los signos que se enfrentan,
donde el todo prevalece sobre sus componen-
tes. En el caso de las partículas de uso común,
la distintividad se busca en el elemento diferen-
te que integra el signo y en la condición de sig-
no de fantasía del conjunto marcario.
La exclusividad del uso, que confiere el dere-
cho obtenido a través del registro de marcas,
descarta que partículas, prefijos o sufijos, co-
munes, necesarios o usuales que pertenecen al
dominio público, puedan ser utilizados única-
mente por un titular marcario, porque al ser
esos vocablos usuales, no se puede impedir
que el público en general los siga utilizando,
hacerlo constituirá el monopolio del uso de par-
tículas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha
reiterado que una marca que contenga una par-
tícula o una palabra de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros y
fundar, en esa sola circunstancia, la existencia
de confundibilidad, ya que entonces se estaría
otorgando a su titular un privilegio inusitado so-
bre un elemento de uso general o necesario. El
titular de una marca con un elemento de uso
común sabe que tendrá que coexistir con las
marcas anteriores y con las que se han de so-
licitar en el futuro. Esta realidad, necesaria-
mente, tendrá efectos sobre el criterio que se
aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que
esos elementos de uso común son necesaria-
mente débiles y que los cotejos entre marcas
que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publi-
cado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de
2003, marca: & MIXTA).
5. La marca débil.
El signo registrado como marca es susceptible
de convertirse en débil cuando alguno de los
elementos que lo integran es de carácter ge-
nérico, contiene partículas de uso común, o
evoca una cualidad del producto o servicio,
deviniendo la marca en débil frente a otras que
26/03/2012 18.60
también incluyan uno de tales elementos o cua-
lidades que, por su naturaleza, no admiten apro-
piación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “To-
do signo registrado como marca puede hacerse
débil en el mercado de productos o servicios de
que se trate. En efecto, si uno de los elementos
que integran el signo es de carácter genérico o
de uso común, o si evoca una cualidad del pro-
ducto o servicio, el signo se hará débil frente a
otros que también incluyan uno de tales ele-
mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,
de 22 de septiembre de 2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004,
marca: DIGITAL SMOKING).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si
el signo EXTRA MALTA (mixto), cumple con los
requisitos de registrabilidad establecidos en el
artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina y si no se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabili-
dad previstas en los artículos 135 y 136 de la
misma Decisión.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son
registrables cuando refieren a los consumidores
exclusivamente en lo concerniente a las propie-
dades o características de los productos o de
los servicios que pretenden amparar, salvo que
estén acompañados de uno o varios elementos
que le proporcionen la suficiente distintividad.
TERCERO: Los signos genéricos al no ser sufi-
cientemente distintivos no son registrables como
marcas a menos que estén conformados por
palabras o figuras que proporcionen una fuerza
expresiva suficiente para dotarlos de capacidad
distintiva en relación con el producto o servicio
de que se trate.
Al momento de realizar el correspondiente exa-
men de registrabilidad no deben tomarse en
cuenta las palabras genéricas que constituyen
un signo marcario, a efectos de determinar si
existe confusión; ésta es una excepción al prin-
cipio de que el cotejo de las marcas debe reali-
GACETA OFICIAL 26/03/2012 19.60

zarse atendiendo a una simple visión de los
signos que se enfrentan. En el caso de los
elementos genéricos o de signos que estén
conformados por palabras genéricas, la distinti-
vidad se busca en el elemento diferente que
integra el signo.
cia dentro del proceso interno Nº 2007-00206,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.

CUARTO: Los signos comunes o usuales care-
cen de suficiente distintividad, cuando consis-
tan exclusivamente en una indicación que en el
lenguaje corriente o en el uso comercial del país
donde se pretende registrar, sea la designación
común o usual de los productos que se busca
proteger por lo que también son irregistrables.
Sin embargo, se deberá analizar si el signo está
conformado por palabras de uso común, caso
en el cuál si dichas palabras están acompaña-
das de otros elementos que le den distintividad,
el signo será registrable.
QUINTO: Se considera que, el signo registrado
como marca es susceptible de convertirse en
débil cuando alguno de los elementos que lo in-
tegran es de carácter genérico, contiene pala-
bras de uso común o evoca una cualidad del
producto o servicio, deviniendo la marca en dé-
bil frente a otras que también incluyan uno de
tales elementos o cualidades que, por su natu-
raleza, no admiten apropiación exclusiva.
El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial cuando dicte senten-
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
interpretación a la Secretaría General de la Co-
munidad Andina para su publicación en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 83-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136 literal a)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Marca: VIRUGINEX (denominativa).
Actor: sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
Proceso interno Nº 2008-00301.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- La solicitud de interpretación prejudicial y sus

DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
quince días del mes de noviembre del año dos
mil once.
VISTOS:
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, relativa a los
artículos 134 y 135 literales a) y b) y 136 litera-
les a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de
GACETA OFICIAL
la Comunidad Andina, dentro del proceso inter-
no Nº 2008-00301;
El auto de 25 de octubre de 2011, mediante el
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la
referida solicitud de interpretación prejudicial por
cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: sociedad LABORATORIOS BIO-
GEN DE COLOMBIA S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad COOPERATIVA
NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS Y
COPIDROGAS.
b) Hechos.
1. El 29 de diciembre de 2006, la sociedad
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUIS-
TAS DETALLISTAS Y COPIDROGAS solici-
tó, ante la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, el
registro como marca del signo VIRUGINEX
(denominativo), para distinguir productos com-
prendidos en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza.
2. El extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de Propiedad Industrial Nº 573 de 28
de febrero de 2007. Contra dicha solicitud,
presentó oposición la sociedad LABORATO-
RIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. sobre la
base de su marca VIREX (denominativa) re-
gistrada a su favor para distinguir productos
de la Clase 5 de la Clasificación Internacio-
nal.
3. Por Resolución Nº 35856 de 30 de octubre de
2007, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
declaró infundada la oposición presentada y
concedió el registro del signo VIRUGINEX
(denominativo). Contra dicha Resolución la
sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE CO-
LOMBIA S.A. interpuso recurso de reposi-
ción y en subsidio de apelación.
26/03/2012 20.60
4. El recurso de reposición fue resuelto por la
misma División de Signos Distintivos, que por
Resolución Nº 42923 de 19 de diciembre de
2007, confirmó la Resolución impugnada.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el
Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio, quien mediante Resolución Nº
7447 de 7 de marzo de 2008, confirmó, tam-
bién, la Resolución Nº 35856. De esta mane-
ra quedó agotada la vía gubernativa.
6. La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A. interpuso demanda conten-
cioso administrativa contra las mencionadas
resoluciones.
c) Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE
COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda
presentó los siguientes argumentos:
1. Con la emisión de las Resoluciones impugna-
das se han violado los artículos 135 literal b)
y 136 literal a) de la Decisión 486.
2. Se ha violado el mencionado artículo 136
literal a) de la Decisión 486 ya que “La expre-
sión VIRUGINEX carece totalmente de fuer-
za individualizadora y por ende de los ele-
mentos esenciales para que pueda jurídica y
válidamente ser aceptada como marca”.
3. “La expresión VIRUGINEX reproduce la parte
fundamental de la marca de mi representada
VIREX, pues tienen consonantes coinciden-
tes (V-R-X) en la misma secuencia, donde la
única diferencia entre las dos está dada por
la existencia de las letras UGIN en el inter-
medio de la expresión atacada lo que no
genera diferencia alguna y no es capaz de
dotar al signo de la distintividad requerida”
por lo que la distribución de las letras en vez
de producir una pauta diferenciadora, lo que
hace es generar un impacto visual idéntico.
Agrega que los signos también tienen se-
cuencias de vocales similares lo que produci-
ría una similitud adicional.
4. Los signos en conflicto distinguen productos
pertenecientes a la misma Clase 5, lo que va
a generar una mayor posibilidad de confusión
entre el público consumidor, por lo que su
GACETA OFICIAL
análisis de registrabilidad debería ser más
riguroso,
5. Entre los signos en conflicto existe confu-
sión desde el punto de vista gráfico, ortográfi-
co, fonético y conceptual.
6. Se violó el artículo 135 literal b) de la Deci-
sión 486 ya que “podemos afirmar que la
marca VIRUGINEX es violatoria del derecho
de exclusiva que le asiste a un tercero, por
ser en extremo semejantes, lo cual encuen-
tra su agravante en el hecho de que ambas
marcas amparan productos de la CLASE 5
de la Clasificación Internacional, la cual re-
quiere de especial atención, y por ello no go-
za de la distintividad suficiente para acceder
al registro, pues no tiene capacidad para in-
dividualizar los productos que ampara y por
ello está incursa en la causal de irregistra-
bilidad contenida en el literal b del Artículo
135 de la Decisión 486 de 2000”.
d) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
En el expediente se encuentra una contestación
a la demanda por parte de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio en la cual se pue-
de observar que la primera página, evidente-
mente, corresponde a la contestación a la de-
manda sobre el registro del signo VIRUGINEX
(denominativo), objeto del presente proceso. Sin
embargo, en la segunda página los hechos va-
rían y a partir de la tercera página se evidencia
que la contestación a la demanda no condice
con el proceso de la referencia, pues los funda-
mentos de derecho de la defensa se basan en
las marcas ROSEMOUNT y PENFOLDS, no
cuestionadas en el presente proceso. Por lo
tanto, el Tribunal no se referirá a la contestación
a la demanda por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
e) Tercero interesado.
La sociedad COOPERATIVA NACIONAL DE
DROGUISTAS DETALLISTAS COPIDROGAS
tercero interesado en el proceso, contestó la
demanda, esgrimiendo los siguientes argumen-
tos:
1. No se ha violado el artículo 134 de la Decisión
486, ya que “la marca nominativa VIRUGINEX,
contiene elementos suficientes para distin-
26/03/2012 21.60
guirla radicalmente de la de propiedad de la
actora VIREX, si tenemos en cuenta que
VIRUGINEX, cuyo registro fue otorgado por la
Superintendencia de Industria y Comercio po-
see desde el punto de vista meramente foné-
tico conjunciones de sílabas que hacen dife-
rente su pronunciación y sonido final”.
2. El signo “VIRUGINEX (nominativo) posee
distintividad propia, adicionalmente y confor-
me lo dispuesto en el literal a) del artículo
136 no habría una similitud tal que pueda
causar riesgo de confusión (…)” por lo tanto
“sí es apta para distinguir productos de la cla-
se 5 (…)”.
3. Entre los signos en conflicto no existe simi-
litud gráfica, fonética e ideológica capaz de
causar confusión en el público consumidor.
4. En el caso concreto existen y coexisten en el
“mercado diversos productos registrados en
la clase cinco, que utilizan en su denomi-
nación marcaria la partícula o prefijo EXNEX-
VIVIR, cuya raíz etimológica corresponde a
la sustancia genérica de origen, con lo cual
jamás se podría causar confusión en el pú-
blico general, por el contrario es lógico y
normal en el mercado farmacéutico el utilizar
como parte del nombre comercial la partícula
del genérico, con el fin de que sea distinguido
en el mercado para su aplicación (…)”.
5. Por lo tanto, “las marcas registradas con la
raíz VI-EX correspondiente a la sustancia ac-
tiva y genérica componente, en la clase 5, no
(sic) susceptible de apropiación, mantienen
suficientes elementos diferenciadores como
para que puedan coexistir en la clase. Ante
todo, desde el punto de vista gráfico, cabe
observar: a) la presencia de la partícula EX,
en la marca de la actora, cambia diametral-
mente el contexto fonético de ésta”.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en los artículos
134 y 135 literales a) y b) y 136 literales a) y d)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina, cuya interpretación ha sido solici-
tada, forman parte del ordenamiento jurídico de
la Comunidad Andina, conforme lo dispone el
literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina;
GACETA OFICIAL
Que, este Tribunal es competente para inter-
pretar por vía prejudicial las normas que confor-
man el ordenamiento jurídico comunitario, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros, siempre que
la solicitud provenga de un Juez Nacional tam-
bién con competencia para actuar como Juez
Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-
nal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolución del proceso, conforme a lo
establecido por el artículo 32 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina (codificado mediante la Decisión
472), en concordancia con lo previsto en los
artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal
(codificado mediante la Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de registro
como marca del signo VIRUGINEX (denomina-
tivo), fue el 29 de diciembre de 2006, en vigen-
cia de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, los hechos controvertidos y
las normas aplicables al caso concreto se en-
cuentran dentro de la citada normativa, por lo
que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante
se interpretará los artículos 134, 135 literales a)
y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. De con-
formidad con la norma comunitaria, no se inter-
pretará el literal d) del artículo 136 de la misma
Decisión, por no ser aplicable al caso concreto;
y,
Que, el texto de las normas objeto de la inter-
pretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina
“(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en
el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación
gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los si-
guientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
26/03/2012 22.60
Artículo 135.- No podrán registrarse como
marcas los signos que:
a) no puedan constituir maraca conforme al
primer párrafo del artículo anterior;
b) carezcan de distintividad;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-
ca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confu-
sión o de asociación;
(…)”.
1. La marca y los requisitos para su registro.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a
la marca señala: “(…) constituirá marca cual-
quier signo que sea apto para distinguir produc-
tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-
se como marcas los signos susceptibles de re-
presentación gráfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en
ningún caso será obstáculo para su registro
(…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da
un concepto de marca, indica los requisitos que
debe reunir un signo para ser registrado como
marca y hace una enumeración ejemplificativa
de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la De-
cisión 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinación de palabras, imáge-
nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-
nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-
cudos, sonidos, olores, letras, números, color
determinado por su forma o combinación de co-
lores, forma de los productos, sus envases o
envolturas y otros elementos de soporte, indivi-
dual o conjuntamente estructurados que, sus-
ceptibles de representación gráfica, sirvan para
distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los
GACETA OFICIAL
identifique, valore, diferencie, seleccione y ad-
quiera sin riesgo de confusión o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio. Este
artículo hace una enumeración enunciativa de
los signos que pueden constituir marcas, por lo
que el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-
bre los signos denominativos, gráficos y mix-
tos, pero también los tridimensionales, así co-
mo los sonoros y olfativos, lo que revela el
propó-sito de extender el alcance de la noción
de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,
marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-
presamente establecido en la Decisión 344, se
encuentra implícitamente contenido en esta de-
finición toda vez que, un signo para que pueda
ser captado y apreciado es necesario que pase
a ser una impresión material identificable a fin
de que, al ser aprehendido por medios sensoria-
les y asimilado por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios. Sobre la
perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice:
“(…) es un acierto del artículo 134 no exigir ex-
presamente el requisito de la ‘perceptibilidad’,
porque ya está implícito en el propio concepto
de marca como bien inmaterial en el principal de
sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Ote-
ro Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas
en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena
(sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p.
132).
La susceptibilidad de representación gráfica jun-
tamente con la distintividad, constituyen los re-
quisitos expresamente exigidos por la norma
comunitaria.
La susceptibilidad de representación gráfi-
ca, es la aptitud que tiene un signo de ser des-
crito o reproducido en palabras, imágenes, fór-
mulas u otros soportes, es decir, en algo per-
ceptible para ser captado por el público consu-
midor.
La distintividad, es la capacidad que tiene un
signo para individualizar, identificar y diferen-
ciar en el mercado los productos o servicios,
haciendo posible que el consumidor o usuario
los seleccione. Es considerada como caracte-
rística esencial que debe reunir todo signo para
ser registrado como marca y constituye el pre-
supuesto indispensable para que ésta cumpla
su función principal de identificar e indicar el
26/03/2012 23.60
origen empresarial y, en su caso incluso, la
calidad del producto o servicio, sin riesgo de
confusión y/o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien
este artículo con relación a lo que disponía el
artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa
mención a la “suficiente” distintividad, sin em-
bargo para efectos de registro del signo, de con-
formidad con el literal a) del artículo 135 de la
Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá
ser apto para identificar y distinguir en el mer-
cado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idén-
ticos o similares, con el objeto de que el consu-
midor o usuario los valore, diferencie y seleccio-
ne, sin riesgo de confusión y/o de asociación en
torno a su origen empresarial o a su calidad (…)
esta exigencia se expresa también a través de
la prohibición contemplada en el artículo 135,
literal b, de la Decisión en referencia, según la
cual no podrán registrarse como marcas los sig-
nos que carezcan de distintividad”. (Proceso
205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333,
del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA
BOTA Y SUS SUELAS”).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-
seca”, la primera se refiere a la aptitud individua-
lizadora del signo, mientras que la segunda se
refiere a su no confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-
tular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo, como el interés general de los
consumidores o usuarios, garantizándoles el ori-
gen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusión y/o de asocia-
ción, tornando así transparente el mercado.
Es importante advertir que el literal a) del artícu-
lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-
luta de irregistrabilidad la falta de alguno de los
requisitos que se desprenden del artículo 134
de la misma normativa, es decir, que un signo
es irregistrable si carece de los requisitos de
distintividad, susceptibilidad de representación
gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta
de distintividad está consagrada de manera in-
dependiente como causar de nulidad absoluta
en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
GACETA OFICIAL
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-
trínseca” como una capacidad distintiva “extrín-
seca”, como ya se indicó.
En consecuencia, el Juez Consultante debe
analizar en el presente caso, si el signo VIRU-
GINEX (denominativo) cumple con los requisi-
tos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Co-
misión de la Comunidad Andina, y si no se
encuentra dentro de las causales de irregistra-
bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la
referida Decisión.
2. Clases de signos. Comparación entre sig-
nos denominativos.
EL Tribunal se referirá al tema de los signos de-
nominativos y su comparación en vista de que el
signo solicitado a registro VIRUGINEX es deno-
minativo y, que el signo sobre la base del cual
se presenta la oposición, VIREX, es también
denominativo.
Signos denominativos.
Los signos denominativos llamados también no-
minales o verbales, utilizan expresiones acústi-
cas o fonéticas, formados por una o varias le-
tras, palabras o números, individual o conjunta-
mente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable y que pueden o no tener
significado conceptual. Este tipo de signos se
subdividen en: sugestivos que son los que tie-
nen una connotación conceptual que evoca cier-
tas cualidades o funciones del producto identifi-
cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-
tan conexión alguna entre su significado y la
naturaleza, cualidades y funciones del producto
que va a identificar.
Comparación entre signos denominativos.
En la comparación entre signos denominativos,
ya sean denominativos simples o denominati-
vos compuestos, el Tribunal, sobre la base de la
doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que
los signos deben ser observados en conjunto y
con la totalidad de los elementos que lo inte-
gran, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las
sílabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aque-
llos elementos dotados de especial eficacia
diferenciadora, atribuyendo menos valor a los
que ofrezcan disminuyan dicha función. Para
26/03/2012 24.60
realizar esta labor, se considera que el Juez
Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas com-
paradas cuando la sílaba tónica de las mis-
mas ocupa la misma posición y es idéntica o
muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo or-
den habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas
hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones con-
frontadas: la dimensión que con mayor fuerza
y profundidad penetra en la mente del consu-
midor y determina, por lo mismo, la impre-
sión general que la denominación va a susci-
tar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva
del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados
por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo de
marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo
está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el
requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de
vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-
mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-
pre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-
cas denominativas, el examinador deberá so-
meterlas a las reglas para la comparación mar-
caria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a
través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
3. Irregistrabilidad por identidad o similitud
de signos. Riesgo de confusión y/o aso-
ciación. Similitud gráfica, fonética e ideo-
lógica. Reglas para efectuar el cotejo mar-
cario.
En virtud de que en el proceso interno se debate
el hecho de que si el signo solicitado VIRUGINEX
(denominativo) podría ser confundible con la
marca sobre la base de la cual se presenta la
GACETA OFICIAL
oposición VIREX (denominativa), el Tribunal con-
sidera oportuno referirse al tema.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136
de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,
precautelar el interés de terceros. En efecto,
conforme a lo previsto en el literal a) del referido
artículo 136, no son registrables como marcas
los signos que, en el uso comercial, afecten
indebidamente los derechos de terceros, espe-
cialmente cuando sean idénticos o se aseme-
jen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios
o productos, o para productos o servicios res-
pecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión y/o de asocia-
ción.
Los signos distintivos en el mercado se expo-
nen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases de
riesgos: al de confusión y al de asociación. Ac-
tualmente, la lista se ha extendido y se han cla-
sificado otros tipos de riesgos, con el objetivo
de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,
el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de
que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de
que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el pro-
ductor de dicho producto y otra empresa tie-
nen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.
A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, mar-
ca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es
necesario que el signo solicitado para registro
induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión
y/o de asociación, tanto con relación al signo
como respecto a los productos o servicios que
amparan, para que se configure la irregistra-
bilidad, de donde resulta que el hecho de que
los signos en cuestión amparen productos o
26/03/2012 25.60
servicios que pertenezcan a diferentes clases,
no garantiza por sí la ausencia de riesgo de
confusión y/o asociación, toda vez que dentro
de los productos o servicios contemplados en
diferentes clases puede darse conexión com-
petitiva y en consecuencia, producir riesgo de
confusión y/o de asociación y como tal consti-
tuirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en
materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la que pue-
dan ser inducidos los consumidores por no exis-
tir en el signo la capacidad suficiente para ser
distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor
o usuario medio no distingue en el mercado el
origen empresarial del producto o servicio iden-
tificado por un signo de modo que pudiera atri-
buir, por la falsa apreciación de la realidad, a
dos productos o servicios que se le ofrecen un
origen empresarial común al extremo que, si
existe identidad o semejanza entre el signo
pendiente de registro y la marca registrada o un
signo previamente solicitado para registro, sur-
giría el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta mar-
ca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de con-
fusión será necesario verificar si existe identi-
dad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los produc-
tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-
rar la situación de los consumidores o usuarios,
la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate, independientemente
de la clase a la que pertenezcan dichos produc-
tos o servicios.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-
bunal, los supuestos que pueden dar lugar al
riesgo de confusión entre varios signos y entre
los productos o servicios que cada una de ellos
ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también
entre los productos o servicios distinguidos por
ellos; (ii) o identidad entre los signos y seme-
janza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre
los productos y servicios; (iv) o semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos.
GACETA OFICIAL
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-
za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se compa-
ran existen elementos comunes pero coexis-
tiendo con otros aparentemente diferenciado-
res, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se
supone que nos encontramos ante lo mismo,
sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso
82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,
de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
El Tribunal observa que la determinación del
riesgo de confusión y/o de asociación corres-
ponde a una decisión del funcionario administra-
tivo o, en su caso, del juzgador, con base a
principios y reglas que la doctrina y la jurispru-
dencia han sugerido a los efectos de precisar el
grado de confundibilidad, la que va del extremo
de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumi-
dor asocie el origen de un producto o servicio a
otro de origen empresarial distinto, ya que con
la sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-
go de asociación, los empresarios se beneficia-
rían sobre la base de la actividad ajena.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tri-
bunal, también, ha sentado los siguientes crite-
rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-
dica en poner de manifiesto los aspectos or-
tográficos, los meramente gráficos y los de for-
ma. El segundo, la confusión auditiva, en don-
de juega un papel determinante, la percepción
sonora que pueda tener el consumidor respecto
de la denominación aunque en algunos casos
vistas desde una perspectiva gráfica sean dife-
rentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último crite-
rio, es la confusión ideológica, que conlleva a la
persona a relacionar el signo o denominación
con el contenido o significado real del mismo, o
mejor, en este punto no se tiene en cuenta los
aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o
gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004,
haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publi-
cado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de
1998, marca: DERMALEX).
En consecuencia el Tribunal, con base en la
doctrina, ha señalado que para valorar la simili-
26/03/2012 26.60
tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-
sario considerar, los siguientes tipos de simili-
tud:
La similitud ortográfica se presenta por la
coincidencia de letras en los segmentos a com-
pararse, toda vez que el orden de tales letras,
su longitud, o la identidad de sus raíces o termi-
naciones, pudieran aumentar el riesgo de confu-
sión.
La similitud fonética se da entre signos que al
ser pronunciados tienen un sonido similar. La
determinación de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la sílaba
tónica o de la coincidencia en las raíces o ter-
minaciones. Sin embargo, deben tomarse en
cuenta las particularidades de cada caso, pues
la percepción por los consumidores de las le-
tras que integran los signos, al ser pronuncia-
das, variará según su estructura gráfica y foné-
tica.
La similitud ideológica se produce entre sig-
nos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido concep-
tual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, caracte-
rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-
dor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional
Competente el estudio sobre la supuesta con-
fusión entre los signos en conflicto, es necesa-
rio tomar en cuenta los criterios elaborados por
los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro
Breuer Moreno que han sido recogidos de ma-
nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-
bunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de con-
junto despertada por los signos, es decir que
debe examinarse la totalidad de los elemen-
tos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aún alterar, su uni-
dad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la disección de las de-
nominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes”. (Fernández-Novoa,
Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas,
Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas
deben ser examinadas en forma sucesiva y
GACETA OFICIAL
no simultánea, de tal manera que en la com-
paración de los signos confrontados debe
predominar el método de cotejo sucesivo,
excluyendo el análisis simultáneo, en aten-
ción a que éste último no lo realiza el consu-
midor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre los
signos, ya que la similitud generada entre
ellos se desprende de los elementos seme-
jantes o de la semejante disposición de los
mismos, y no de los elementos distintos que
aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-
se en el lugar del consumidor presunto, to-
mando en cuenta la naturaleza de los produc-
tos o servicios identificados por los signos en
disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de
Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,
Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es
necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e
identificar la posible existencia o no de similitud
o identidad, entre los signos en conflicto. Ade-
más se recomienda al consultante la importan-
cia de determinar la posible existencia o no de
una confusión ideológica.
4. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso
común y genéricas en su composición.
La marca débil.
En virtud de que los signos en conflicto distin-
guen productos de la Clase 5, el Tribunal con-
sidera oportuno referirse al tema de las marcas
farmacéuticas.
Para establecer el riesgo de confusión, la com-
paración y el análisis que debe realizar la Auto-
ridad Nacional Competente, en el caso de re-
gistro de un signo como marca que ampare
productos farmacéuticos, deberá ser mucho más
riguroso, toda vez que estos productos están
destinados a proteger la salud de los consumi-
dores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo
señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser
por “las peligrosas consecuencias que puede
acarrear para la salud una eventual confusión
que llegare a producirse en el momento de ad-
quirir un determinado producto farmacéutico, da-
do que la ingestión errónea de éste puede pro-
26/03/2012 27.60
ducir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso
Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº
594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROM-
TUSSIN).
Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los
casos de “marcas farmacéuticas el examen de
confundibilidad debe tener un estudio y análisis
más prolijo evitando el registro de marcas cuya
denominación tenga estrecha similitud, para evi-
tar precisamente, que el consumidor solicite un
producto confundiéndose con otro, lo que en
determinadas circunstancias pueden causar un
daño irreparable a la salud humana, más aún
considerando que en muchos establecimien-
tos, aún medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso
30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578,
de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA).
En vista de que en el proceso interno se debate
el hecho de que si los signos en conflicto están
conformados por partículas de uso común, el
Tribunal considera necesario referirse al tema.
Partículas de uso común y genéricas en la
conformación de marcas farmacéuticas.
El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta
aspectos especiales a los que el Tribunal se ha
referido en los siguientes términos: “En las mar-
cas farmacéuticas especialmente, se utilizan
elementos o palabras de uso común o generali-
zado que no deben entrar en la comparación, lo
que supone una excepción al principio anterior-
mente señalado, que el examen comparativo
ha de realizarse atendiendo a una simple visión
de los signos enfrentados, donde la estructura
prevalezca sobre los componentes parciales. Si
las denominaciones enfrentadas tienen algún
elemento genérico común a las mismas este
elemento no debe ser tenido en cuenta en el
momento de realizarse la comparación”. (Proce-
so 30-IP-2000, ya citado).
En el caso de que el signo destinado a amparar
productos farmacéuticos pudiera haber sido
confeccionado con elementos genéricos relati-
vos a la propiedad del producto, sus principios
activos, su uso terapéutico o contenga prefijos
o sufijos considerados genéricos, según reite-
rada jurisprudencia “la distintividad debe bus-
carse en elemento diferente que integra el signo
y en la condición de signo de fantasía que logre
GACETA OFICIAL
mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-
2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de
octubre de 2003, marca: HEMAVET).
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha
reiterado que una marca que contenga una par-
tícula de uso común no puede impedir su inclu-
sión en marcas de terceros y fundar, en esa
sola circunstancia, la existencia de confundibi-
lidad, ya que entonces se estaría otorgando a
su titular un privilegio inusitado sobre un ele-
mento de uso general o necesario. El titular de
una marca con un elemento de uso común sabe
que tendrá que coexistir con las marcas anterio-
res y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos
sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por
ello se ha dicho que esos elementos de uso
común son necesariamente débiles y que los
cotejos entre marcas que los contengan deben
ser efectuados con criterio benevolente. (Proce-
so 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº
965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).
La marca débil.
El signo registrado como marca es susceptible
de convertirse en débil cuando alguno de los
elementos que lo integran es de carácter genéri-
co, contiene partículas de uso común, o evoca
una cualidad del producto o servicio, deviniendo
la marca en débil frente a otras que también
incluyan uno de tales elementos o cualidades
que, por su naturaleza, no admiten apropiación
exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo
signo registrado como marca puede hacerse
débil en el mercado de productos o servicios de
que se trate. En efecto, si uno de los elementos
que integran el signo es de carácter genérico o
de uso común, o si evoca una cualidad del pro-
ducto o servicio, el signo se hará débil frente a
otros que también incluyan uno de tales ele-
mentos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004,
de 22 de septiembre de 2004, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004,
marca: DIGITAL SMOKING).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
26/03/2012 28.60
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si
el signo VIRUGINEX (denominativo), cumple con
los requisitos de registrabilidad establecidos en
el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-
sión de la Comunidad Andina y si no se encuen-
tra incurso dentro de las causales de irregistra-
bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la
misma Decisión.
SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el
examinador deberá someterlas a las reglas para
la comparación marcaria descritas en la presen-
te interpretación prejudicial, y prestará especial
atención al criterio que señala que a los signos
se les observará a través de una visión de con-
junto, sin fraccionar sus elementos.
TERCERO: No son registrables como marcas
los signos cuyo uso en el comercio afectara el
derecho de un tercero y que, en relación con
éste, el signo que se pretenda registrar, sea
idéntico o se asemeje a una marca ya registra-
da o a un signo anteriormente solicitado para re-
gistro, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al público a
error, de donde resulta que no es necesario que
el signo solicitado para registro induzca a con-
fusión a los consumidores sino que es suficien-
te la existencia del riesgo de confusión y/o de
asociación para que se configure la prohibición
de irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y,
en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión y/o de asociación con base a princi-
pios y reglas elaborados por la doctrina y la
jurisprudencia señalados en la presente inter-
pretación prejudicial y que se refieren básica-
mente a la identidad o a la semejanza que
pudieran existir entre los signos y entre los pro-
ductos y/o servicios que estos amparan.
QUINTO: En las marcas farmacéuticas el exa-
men de confundibilidad debe ser objeto de un
estudio y análisis más prolijo evitando el regis-
tro de marcas cuya denominación tenga estre-
cha similitud, para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundiéndo-
se con otro, lo que en determinadas circunstan-
cias puede causar un daño irreparable a la salud
humana, más aún considerando que en muchos
establecimientos, aún medicamentos de delica-
do uso, son expendidos sin receta médica y con
el solo consejo del farmacéutico de turno.
GACETA OFICIAL 26/03/2012 29.60

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a
amparar productos farmacéuticos pudiera ha-
ber sido elaborado con elementos de uso gene-
ral relativos a la propiedad del producto, sus
principios activos, su uso terapéutico o conten-
ga prefijos o sufijos de uso común o genéricos,
éstos no serán tomados en cuenta para el cote-
jo; la distintividad debe buscarse en el elemento
diferente que integra el signo y en la condición
de signo de fantasía que logre mostrar el con-
junto marcario.
SÉPTIMO: Se considera que, el signo registra-
do como marca es susceptible de convertirse en
débil cuando alguno de los elementos que lo
integran es de carácter genérico, contiene pala-
bras de uso común o evoca una cualidad del
producto o servicio, deviniendo la marca en dé-
bil frente a otras que también incluyan uno de
tales elementos o cualidades que, por su natu-
raleza, no admiten apropiación exclusiva.
El Consejo de Estado de la República de Co-
lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente
interpretación prejudicial cuando dicte senten-
cia dentro del proceso interno Nº 2008-00301,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
interpretación a la Secretaría General de la Co-
munidad Andina para su publicación en la Gace-
ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA

PROCESO 63-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 3 y 14 de la Decisión 578

de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Quito,
República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2011-0039. Actor: OTECEL S.A.
Caso: Doble Tributación.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- prendidos en el artículo 125 del Estatuto del

DAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días
del mes de noviembre del año dos mil once,
procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Segunda Sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Quito, Re-
pública del Ecuador.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos com-
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que, su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 9 de noviembre de 2011.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documenta-
ción allegada estima procedente destacar como
GACETA OFICIAL
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: OTECEL S.A.
Demandada: DIRECTOR REGIONAL NORTE
DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, DE LA REPÚBLI-
CA DEL ECUADOR.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogi-
dos de los narrados en la demanda y en la con-
testación a la misma, se encuentran los siguien-
tes:
1. La sociedad OTECEL S.A. presta varios ser-
vicios en Colombia a través de la sociedad
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA. Cele-
braron un contrato donde expresamente ma-
nifestaron que se sometían a lo establecido
en la Decisión 578 en relación con los asun-
tos tributarios.
2. La Dirección Regional Norte del Servicio
de Rentas Internas expidió la Acta de De-
terminación del Impuesto a la Renta No.
1720110100017, con fecha 22 de marzo de
2010, mediante el cual se estableció en la
Glosa No. 7 que en relación con los pagos
efectuados por OTECEL en contrapresta-
ción por servicios de asesoría de técnicos
colombianos, no se aplicó la retención en la
fuente del impuesto de renta respectivo.
3. La sociedad OTECEL S.A. en el procedi-
miento administrativo, con base en el artículo
244 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Régimen Tributario Interno, impugnó esta
glosa, argumentando que no tenía la obliga-
ción de aplicar retención en la fuente sobre
los pagos aplicados.
4. La sociedad OTECEL S.A. presentó deman-
da contencioso tributaria ante el Tribunal Dis-
trital de lo Fiscal.
5. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No 1, Quito, República del Ecuador,
solicitó interpretación prejudicial.
26/03/2012 30.60
B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-
DOS EN LA DEMANDA.
La demandante soporta la acción en los siguien-
tes argumentos:
1. Argumenta, que la glosa No. 7 establecida en
el Acta de Determinación No. 1720110100017,
es contraria a la Decisión 578.
2. Sostiene, que se estaría obligando a OTECEL
S.A. a pagar impuesto a la renta en Ecuador,
sobre un ingreso que se ha reconocido como
gravable en Colombia. Esto va en contra del
espíritu de la Decisión 578.
3. Manifiesta, que de conformidad con el ar-
tículo 14 de la Decisión 578, el impuesto
debe pagarse en el País Miembro en cuyo
territorio se produzca el beneficio de tales
servicios. Si bien el gasto se imputó y regis-
tró en OTECEL S.A., el contrato evidencia
que TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA
generaría un beneficio por la prestación de
este servicio. El beneficio consistió en el pa-
go que recibió de parte de OTECEL S.A.
4. Arguye, que TELEFÓNICA MÓVILES CO-
LOMBIA registró los valores en Colombia
como ingresos variables.
5. Agrega, que el concepto de la DIAN y del
SRI son diametralmente diferentes en rela-
ción con la interpretación del artículo 14 de la
Decisión 578. En este sentido, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina debe inter-
pretar la mencionada norma.
C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El Director de la Regional Norte del Servicio de
Rentas Internas de la República del Ecuador
contestó la demanda de la siguiente manera:
1. Argumenta, que de conformidad con la nor-
mativa comunitaria, y en especial por el ar-
tículo 14 de la Decisión 578, Ecuador es el
País Miembro donde se deben gravar las ren-
tas.
2. Sostiene, que el beneficiario de los servicios
es la sociedad OTECEL S.A. Los beneficios
se generaron en Ecuador.
3. Argumenta, que de conformidad con el ar-
tículo 13 de la Ley de Régimen Tributario In-
GACETA OFICIAL
terno, la Administración Tributaria determinó
correctamente lo relacionado con el Impues-
to a la Renta.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
es competente para interpretar por la vía pre-
judicial, las normas que conforman el Ordena-
miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de
lo Contencioso Administrativo de la República
del Ecuador no determinó las normas a interpre-
tar, pero del texto de los documentos enviados
se pueden establecer las normas a interpretar.
Por lo tanto, de oficio, el Tribunal interpretará
las siguientes normas: artículos 1, 3 y 14 de la
Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
A continuación, se inserta el texto de las nor-
mas a ser interpretadas:
DECISIÓN 578
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
“La presente Decisión es aplicable a las per-
sonas domiciliadas en cualquiera de los Paí-
ses Miembros de la Comunidad Andina, res-
pecto de los impuestos sobre la renta y so-
bre el patrimonio. Se aplica principalmente a
los siguientes:
En Bolivia, Impuesto a la renta.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perú, Impuesto a la renta.
En Venezuela, Impuesto sobre la renta e
Impuesto a los activos empresariales.
Las normas previstas en esta Decisión tie-
nen por objeto evitar la doble tributación de
unas mismas rentas o patrimonios a nivel
comunitario.
La presente Decisión se aplicará también a
las modificaciones que se introdujeran a los
26/03/2012 31.60
referidos impuestos y a cualquier otro im-
puesto que, en razón de su base gravable o
materia imponible, fuera esencial y económi-
camente análogo a los anteriormente cita-
dos y que fuere establecido por cualquiera de
los Países Miembros con posterioridad a la
publicación de esta Decisión”.
(…)
Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria.
“Independientemente de la nacionalidad o do-
micilio de las personas, las rentas de cual-
quier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo
serán gravables en el País Miembro en el que
tales rentas tengan su fuente productora, sal-
vo los casos de excepción previstos en esta
Decisión.
Por tanto, los demás Países Miembros que,
de conformidad con su legislación interna, se
atribuyan potestad de gravar las referidas
rentas, deberán considerarlas como exonera-
das, para los efectos de la correspondiente
determinación del impuesto a la renta o so-
bre el patrimonio”.
(…)
Artículo 14.- Beneficios empresariales por
la prestación de servicios, servicios téc-
nicos, asistencia técnica y consultoría
Las rentas obtenidas por empresas de servi-
cios profesionales, técnicos, de asistencia
técnica y consultoría, serán gravables sólo
en el País Miembro en cuyo territorio se pro-
duzca el beneficio de tales servicios. Salvo
prueba en contrario, se presume que el lugar
donde se produce el beneficio es aquél en el
que se imputa y registra el correspondiente
gasto.
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
A. La prevalencia del Ordenamiento Jurídico Co-
munitario Andino. El principio de complemen-
to indispensable.
GACETA OFICIAL
B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Deci-
sión 578.
C. El principio de la fuente productora. Artículo 3
de la Decisión 578.
D. Gravamen sobre los beneficios obtenidos por
las empresas de servicios profesionales, téc-
nicos, de asistencia técnica y consultoría.
A. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JU-
RÍDICO COMUNITARIO ANDINO. EL PRIN-
CIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.
El Director de la Regional Norte del Servicio de
Rentas Internas, argumentó que de conformidad
con la normativa comunitaria, y en especial por
el artículo 14 de la Decisión 578, Ecuador es el
País Miembro donde se debe gravar las rentas.
Por tal razón se abordará el tema de la prevalen-
cia del ordenamiento jurídico comunitario andino.
El Tribunal ha consolidado como principio fun-
damental del Ordenamiento Comunitario Andino
el de “Supremacía del Derecho Comunitario An-
dino”, soportándolo en otros principios: el de
“Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico An-
dino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordena-
miento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del
Ordenamiento Jurídico Andino”.
Haciendo un análisis de la posición o jerarquía
del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha mani-
festado que dicho ordenamiento goza de preva-
lencia respecto de los ordenamientos jurídicos
de los Países Miembros y respecto de las Nor-
mas de Derecho Internacional, en relación con
las materias transferidas para la regulación del
orden comunitario. En este marco se ha esta-
blecido que en caso de presentarse antinomias
entre el Derecho comunitario andino y el Dere-
cho interno de los Países Miembros, prevalece
el primero, al igual que al presentarse antinomias
entre el Derecho comunitario y las normas de
Derecho internacional.
Dicha posición ha sido reiterada en suficiente
jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI-2003.
Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-
2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publica-
da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso
26/03/2012 32.60
43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Pro-
ceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de
2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de
2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio
de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre
de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Preju-
dicial de 20 de septiembre de 1990, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-
88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de
1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998;
Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de
1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987,
entre otras.
Un punto fundamental al analizar el tema de la
Supremacía del Derecho comunitario andino,
como se dijo anteriormente, es el principio de
“Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”,
que lo desarrolla y lo consagra como un verda-
dero sistema jurídico, es decir, unido a que se
presenta como un todo coherente y dotado de
unidad, contiene un conjunto de principios y
reglas estructurales que se derivan de él mis-
mo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento
jurídico.
El Tribunal, acerca del principio de Autonomía
del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifes-
tado lo siguiente:
“En este contexto, cabe reiterar que el orde-
namiento comunitario no deriva del ordena-
miento de los Países Miembros, sea éste de
origen interno o internacional, sino del Trata-
do Constitutivo de la Comunidad. Así, y por
virtud de su autonomía, se ratifica que el or-
denamiento jurídico de la Comunidad –tanto
el primario como el derivado- no depende ni
se halla subordinado al ordenamiento inter-
no, de origen internacional, de dichos Paí-
ses. En consecuencia, los tratados interna-
cionales que celebren los Países Miembros
por propia iniciativa, como el del Acuerdo
sobre los ADPIC, no vinculan a la Comuni-
dad, ni surten efecto directo en ella, sin per-
juicio de la fuerza vinculante que tales instru-
mentos posean en las relaciones entre los
citados Países Miembros y terceros países u
GACETA OFICIAL
organizaciones internacionales.” (Proceso 01-
AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).
Los Países Miembros no pueden expedir nor-
mas sobre asuntos regulados por las normas
comunitarias, salvo que sean necesarias para
su correcta ejecución y, en consecuencia, no
pueden, so pretexto de reglamentar normas co-
munitarias, establecer nuevos derechos u obli-
gaciones o modificar los ya existentes en las
normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber
regulado dicho asunto cuando la propia norma
comunitaria explícitamente lo hubiera previsto,
o cuando sobre el mismo hubiese guardado
silencio.
El Tribunal advierte que el caso particular no
corresponde al resorte del complemento indis-
pensable, ya que no se trata de un asunto don-
de la intervención de la normativa interna apor-
te a la correcta aplicación de la Decisión 578.
Por el contrario, si se dejara en manos de los
Países Miembros la definición de los conceptos
de empresas de servicios profesionales, técni-
cos, de asistencia técnica y consultoría, habría
tantas interpretaciones como países miembros
y eso desfiguraría totalmente el concepto de
normativa comunitaria y posiblemente no se es-
tarían cumpliendo los objetivos de generar una
norma común que sea aplicable a los Países
Miembros y evitar la doble tributación.
B. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE
LA DECISIÓN 578.
La Decisión 578 tiene como finalidad básica
evitar la doble tributación sobre una misma ren-
ta o patrimonio en la subregión andina, gene-
rando así un mecanismo para prevenir la eva-
sión fiscal, un incentivo para la inversión extran-
jera y el comercio fluido entre los Países Miem-
bros. Es importante considerar que cualquier
interpretación o aplicación que se haga de la
mencionada Decisión debe tener en cuenta di-
cho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión
578). Las características de aplicación de la
Decisión 578 son las siguientes:
1. Sujetos sobre los que recae: personas na-
turales o jurídicas domiciliadas en cualquiera
de los Países Miembros.
26/03/2012 33.60
2. Objeto sobre el que recae: se aplica a los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimo-
nio. El artículo primero determina el tipo de
impuesto en relación con cada País Miem-
bro:
“En Bolivia, Impuesto a la renta.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perú, Impuesto a la renta.”
El inciso final del mismo artículo, prevé que la
Decisión también se aplicará a otros impues-
tos esencial y económicamente análogos a
los citados, y que fueran establecidos en los
Países Miembros con posterioridad a la pu-
blicación de la Decisión en la Gaceta Oficial.
C. PRINCIPIO DE LA FUENTE PRODUCTORA.
ARTÍCULO 3 DE LA DECISIÓN 578.
En atención a que el principio de la fuente pro-
ductora es un principio estructural de la Deci-
sión 578, se harán algunas precisiones en rela-
ción con dicho principio.
En relación con el impuesto a la renta, el artícu-
lo 3, bajo el título de “jurisdicción tributaria”,
consagra como principio estructural de aplica-
ción el de la fuente productora. Este principio
fue un legado de la anterior Decisión 40 y exclu-
ye la opción de gravar la renta con base en el
principio de residencia o domicilio. El propio
artículo 3 hace una enunciación clara del mis-
mo:
“Independientemente de la nacionalidad o do-
micilio de las personas, las rentas de cual-
quier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo
serán gravables en el País Miembro en que
tales rentas tengan su fuente productora, sal-
vo los casos de excepción previstos en esta
Decisión”.
El artículo 2 de la Decisión 578 establece un
conjunto de definiciones entre las cuales se
encuentra el de la expresión “fuente producto-
ra”. El literal f), la define así: la expresión “fuen-
te productora” se refiere a la actividad, derecho
o bien que genere o pueda generar una renta.
Como se observa, el principio de la fuente pro-
ductora ampara al País Miembro donde se ge-
nere la riqueza, es decir, pretende que sólo el
GACETA OFICIAL
país donde se den los medios para producir la
renta sea el que tenga jurisdicción para gra-
varlas.
D. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS OB-
TENIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVI-
CIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA.
La demandante argumentó que los conceptos
de la DIAN y del SRI son diametralmente dife-
rentes en relación con la interpretación del artí-
culo 14 de la Decisión 578. En este marco, el
Tribunal entrará a determinar el alcance de la
norma mencionada.
El artículo 14 es una excepción al principio de la
fuente productora descrito en el literal C de la
presente Interpretación Prejudicial. La norma se
basa en el principio del beneficio efectivo y
prevé que “las rentas obtenidas por las empre-
sas de servicios profesionales, técnicos, de
asistencia técnica y consultoría, serán grava-
bles sólo en el País Miembro en cuyo territorio
se produzca el beneficio de tales servicios. Sal-
vo prueba en contrario, se presume que el lugar
donde se produce el beneficio es aquél en el
que se imputa y registra el correspondiente gas-
to.”
Como se observa, en este caso no es determi-
nante dónde se realizó la actividad empresarial
que genera la renta, sino el lugar donde se pro-
duce el beneficio del servicio prestado, que se
presume localizado en donde se imputa y re-
gistra el gasto en que se incurre para acceder al
servicio. El beneficio en este caso es el efecto
de la prestación del servicio. En un mundo
globalizado e interconectado con redes de infor-
mación sofisticadas, es muy común que una
empresa de un país A preste un servicio en un
país B; el beneficio o resultado de tal servicio
puede darse en el propio país B o en un C, y el
pago por el servicio (el gasto) puede darse en el
propio país B. Por lo tanto, pueden darse mu-
chas variables, pero lo importante es que el
País Miembro con jurisdicción para gravar la
renta es aquel en donde se produce el beneficio
por la prestación del servicio.
Lo primero que advierte el Tribunal, es que no es
el país donde se presta el servicio, sino donde
se obtiene el beneficio por el mismo. Un ejem-
plo puede ayudar a aclarar el asunto. Una em-
26/03/2012 34.60
presa de salud ubicada en un país A puede
contratar los servicios de consultas médicas en
línea con una empresa de un país B. El servicio
se presta en el país B, pero el beneficio se
obtiene en el país A.
Una vez aclarado esto, es importante precisar
los demás conceptos que contiene la disposi-
ción estudiada, ya que este vacío puede ge-
nerar grandes problemas en la aplicación unifor-
me de la normativa comunitaria andina. En una
anterior providencia el Tribunal al interpretar nor-
mas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, definió empresas de servicios
profesionales de la siguiente manera: “es una
organización conformada por uno o más profe-
sionales, los cuales ofrecen servicios profesio-
nales con una finalidad lucrativa” (Interpretación
prejudicial expedida el 8 de marzo de 2007, en
el proceso 190-IP-2006). Se debe entender que
en el ámbito de la norma, “profesional” se refiere
a personas que han cursado como mínimo estu-
dios de tercer nivel o de pregrado universitario, y
cuya actividad se centra en los temas de dichos
estudios. Por lo tanto, la empresa de servicios
profesionales presta servicios en el ámbito de
esos mismos.
El artículo 2, literal g), define actividades em-
presariales de la siguiente manera: “activida-
des desarrolladas por empresas”.
Las empresas de servicios técnicos son aque-
llas que aplican conocimientos tecnológicos por
medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo
que no implica transferencia de los citados co-
nocimientos. Las empresas de asistencia téc-
nica tienen las mismas características de la de
servicios técnicos, pero pueden incluir la trans-
ferencia de conocimientos para el ejercicio de
arte o la técnica.
Las empresas de servicios de consultoría son
aquellas que se encuentran especializadas en
un área profesional específica, y cuya función
primordial es la asesoría en dicha área específi-
ca.
De conformidad con lo anteriormente anotado,
el Tribunal Consultante deberá determinar si las
actividades que prestó la sociedad TELEFÓNI-
CA MÓVILES COLOMBIA encajan dentro de
algunos de los tipos de actividades empresaria-
les especificados en el artículo 14 de la Deci-
GACETA OFICIAL
sión 578, teniendo en cuenta las definiciones
adoptadas en la presente providencia, para pos-
teriormente analizar la legalidad del acto admi-
nistrativo demandado.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: En caso de presentarse antinomias
entre el Derecho comunitario andino
y el Derecho interno de los Países
Miembros, prevalece el primero, al
igual que al presentarse antinomias
entre el Derecho comunitario y las
demás normas de Derecho interna-
cional; lo anterior tiene como efec-
to inmediato la inaplicabilidad de la
norma contraria al Derecho comu-
nitario andino.
El Tribunal advierte que el caso par-
ticular no corresponde al resorte
del complemento indispensable, ya
que no se trata de un asunto donde
la intervención de la normativa in-
terna aporte a la correcta aplica-
ción de la Decisión 578. Por el con-
trario, si se dejara en manos de los
Países Miembros la definición de
los conceptos de empresas de ser-
vicios profesionales, técnicos, de
asistencia técnica y consultoría,
habría tantas interpretaciones como
países miembros y eso desfigura-
ría totalmente el concepto de nor-
mativa comunitaria y posiblemente
no se estaría cumpliendo con el ob-
jetivo de evitar la doble tributación.
SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finali-
dad básica evitar la doble tributación
sobre una misma renta o patrimo-
nio en la subregión andina, gene-
rando así un mecanismo para pre-
venir la evasión fiscal, un incentivo
para la inversión extranjera y el co-
mercio fluido entre los Países Miem-
bros. Es importante tener en cuen-
ta que cualquier interpretación o
aplicación que se haga de la men-
26/03/2012 35.60
cionada Decisión, debe tenerse en
cuenta el objetivo esencial (artículo
20 de la Decisión 578).
TERCERO: El Tribunal Consultante deberá de-
terminar si las actividades que
prestó la sociedad TELEFÓNICA
MÓVILES COLOMBIA, encajan
dentro de algunos de los tipos de
actividades empresariales espe-
cificadas en el artículo 14 de la De-
cisión 578, teniendo en cuenta las
definiciones adoptadas en la pre-
sente providencia, para posterior-
mente analizar la legalidad del acto
administrativo demandado.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 2011-
0039, deberá adoptar la presente interpretación.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-
pia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publi-
cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
GACETA OFICIAL 26/03/2012 36.60

PROCESO 75-IP-2011

Interpretación prejudicial a solicitud del juez consultante, de los artículos 1, 2, 4

y 5 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del
Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera
Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito,
República del Ecuador. Expediente Interno Nº 10498-SO. Actor: Sociedad
RHONE – POULENC RORER S.A. Patente: “DIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-
BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3 FENILPROPIONATO DE 4, 10â-
DIACETOXI-2á-BENZOILOXI-5â, 20-EPOXI-1-HIDROXI-9-OXO-19-NOR-
CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-13 á-ILE Y SU PROCEDIMIENTO
DE PREPARACIÓN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE LABO-

DAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días RATORIOS FARMACÉU-
del mes de noviembre del año dos mil once, TICOS. ALAFAR.
procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Primera Sala del III. DATOS RELEVANTES.
Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Quito, República del Ecuador. A. Hechos.

VISTOS: 1. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A., solici-

Que de la solicitud de interpretación prejudicial
y de sus anexos se desprende que los elemen-
tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-
ron cumplidos, por lo que su admisión a trámite
fue considerada procedente en el auto emitido
el 9 de noviembre de 2011.
I. ANTECEDENTES.
tó el 13 de diciembre de 1996 ante el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el
otorgamiento de la patente de invención titu-
lada “DIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-
BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3
FENILPROPIONATO DE 4, 10â-DIACETOXI-
2á-BENZOILOXI-5â, 20-EPOXI-1-HIDROXI-9-
OXO-19-NOR-CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-
13 á-ILE Y SU PROCEDIMIENTO DE PRE-
PARACIÓN”.

2. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta

El Tribunal, con fundamento en la documenta-
de la Propiedad Industrial No. 383 de diciem-
ción allegada estimó procedente destacar como
bre de 1996, la asociación ALAFAR presentó
antecedentes del proceso interno que dio lugar
observación.
a la presente solicitud, lo siguiente:
3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Inte-
II. LAS PARTES. lectual, mediante Resolución Nº 03-135 de
12 de junio de 2003, decidió negar la patente
Demandante: RHONE-POULENC RORER S.A. de invención solicitada. Argumentó, que el
objeto de la solicitud de patente no cumple
Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO con los requisitos de novedad y nivel inven-
ECUATORIANO DE PROPIE- tivo.
DAD INTELECTUAL (IEPI).
PROCURADOR GENERAL DEL 4. La sociedad RHONE-POULENC RORER
ESTADO. DIRECTOR NACIO- S.A., presentó demanda con base en el re-
NAL DE PROPIEDAD INDUS- curso subjetivo o de plena jurisdicción en
TRIAL. contra del anterior acto administrativo.
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5. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo, Distrito de Quito, solicitó
interpretación prejudicial del Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Andina.
B. Fundamentos de derecho contenidos en
la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguien-
tes argumentos:
1. Sostiene, que argumentar la falta de nivel in-
ventivo y de novedad no se compadece con la
realidad científica. Además, perjudica seria-
mente los esfuerzos científicos y tecnológi-
cos desarrollados por RHONE-POULENC
RORER S.A.
2. Argumenta, que el objeto de la patente solici-
tada cumple con todos los requisitos de la
Decisión 344 y, en consecuencia, sí es una
invención.
3. Indica, que se resolvió negar la solicitud de
una patente que ha sido concedida en otros
países del mundo con mayor desarrollo tec-
nológico.
C. La contestación de la demanda.
1. Por parte del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual.
Contestó la demanda de la siguiente manera:
“a. negativa pura, simple y llanamente los fun-
damentos de hecho y derecho conteni-
dos en la demanda objeto de la presente
causa.
b. Alego expresamente la legitimidad del Acto
Administrativo impugnado por provenir de
autoridad competente y haber sido expedi-
do observando las formalidades previstas
en la Ley de la materia.
c. Improcedencia de la demanda por carecer
de fundamento legal las pretensiones de la
parte actora.
d. Impugno desde ahora, la prueba que lle-
gare a presentar el actor en todo cuanto
tuviere de legal e improcedente.
e. Se reproduzca todo lo que de autos me
fuere favorable y los demás que me fran-
quea la Ley.”
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2. Por parte del Procurador General del Es-
tado.
A través del Director de Patrocinio, el Procu-
rador General del Estado contestó la deman-
da de la siguiente manera:
“ (…)
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General del Estado, establece
que el ejercicio del patrocinio de las enti-
dades con personalidad jurídica, incumbe
a sus representantes legales, directores,
síndicos, asesores jurídicos o procurado-
res judiciales, quienes serán civil, admi-
nistrativa y penalmente responsables del
cumplimiento de esta obligación, sin per-
juicio de las atribuciones y deberes del
Procurador.
Por lo tanto, corresponde al presidente le-
gal del IEPI, comparecer directamente a
juicio.
(…)”.
3. Por parte del Director Nacional de Pro-
piedad Industrial.
De conformidad con el informe del juez con-
sultante no contestó la demanda.
4. Por parte de la tercera interesada.
No se anexó la contestación de la demanda
por parte de la asociación ALAFAR; tam-
poco se dio cuenta de ésta en el informe del
juez consultante, pero en un escrito presen-
tado, manifestó lo siguiente:
“Dentro del mencionado proceso el Dr.
Iñigo Salvador Crespo, a nombre de la
ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FAR-
MACÉUTICOS (ALAFAR), presentó con-
testación a la demanda planteada por
RHONE-POULENCS.A. ante su judicatu-
ra.
Con este antecedente, ratifico y legitimo la
intervención del Dr. Iñigo Salvador Crespo
en la contestación de la demanda presen-
tada por RHONE-POULENC S.A.
(…)”.
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IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la vía pre-
judicial las normas que conforman el Ordena-
miento Jurídico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicación uniforme en el
territorio de los Países Miembros.
V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
El juez consultante solicita la interpretación de
las siguientes normas: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y
16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-
do de Cartagena, y los artículos 2, 14, 16 y 18
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-
dad Andina.
No se interpretarán las normas de la Decisión
486, ya que la normativa vigente al momento de
solicitar la patente era la Decisión 344.
No se interpretarán los artículos 6, 7 y 16 de la
Decisión 344, ya que no son pertinentes para
resolver el caso bajo estudio.
Se interpretará de oficio la Disposición Transito-
ria Primera de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina.
A continuación, se inserta el texto de las nor-
mas interpretadas:
DECISIÓN 344
(…)
Artículo 1
“Los Países Miembros otorgarán patentes pa-
ra las invensiones sean de productos o de
procedimientos en todos los campos de la
tecnología, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplica-
ción industrial”.
Artículo 2
“Una invención es nueva cuando no está com-
prendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo
que haya sido accesible al público, por una
descripción escrita u oral, por una utilización
o cualquier otro medio antes de la fecha de
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presentación de la solicitud de patente o, en
su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la
novedad, también se considerará, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trámite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presen-
tación o de prioridad fuese anterior a la fecha
de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho
contenido se publique”.
(…)
Artículo 4
“Se considerará que una invención tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio nor-
malmente versada en la materia técnica co-
rrespondiente, esa invención no hubiese re-
sultado obvia ni se hubiese derivado de ma-
nera evidente del estado de la técnica”.
Artículo 5
“Se considerará que una invención es sus-
ceptible de aplicación industrial cuando su
objeto puede ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria, entendiéndose por
industria la referida a cualquier actividad pro-
ductiva, incluidos los servicios”.
(…)
DECISIÓN 486
(…)
Disposición Transitoria Primera.
“Todo derecho de propiedad industrial váli-
damente concedido de conformidad con la
legislación comunitaria anterior a la presente
Decisión, se regirá por las disposiciones apli-
cables en la fecha de su otorgamiento salvo
en lo que se refiere a los plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad in-
dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-
visto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prórrogas se apli-
carán las normas contenidas en esta Deci-
sión.
GACETA OFICIAL
Para el caso de procedimientos en trámite, la
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia”.
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES:
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiem-
po.
B. Requisitos de patentabilidad.
C. Principio de independencia en relación con el
estudio de patentabilidad que realizan otras
oficinas de patentes.
A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-
RIA EN EL TIEMPO.
El Juez Consultante solicitó la interpretación de
los artículos 2, 14, 16 y 18 de la Decisión 486.
La solicitud del otorgamiento de la patente de
invención titulada “DIHIDRATO DE (2R, 3S)-3-
TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3
FENILPROPIONATO DE 4, 10â-DIACETOXI-2á-
BENZOILOXI-5â, 20-EPOXI-1-HIDROXI-9-OXO-
19-NOR-CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-13 á-
ILE Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARA-
CIÓN”, se realizó el 13 de diciembre de 1996,
es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Co-
misión de Acuerdo de Cartagena. En este mar-
co, es necesario abordar el tema de la aplica-
ción de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de
la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo
general, una nueva norma al ser expedida regu-
lará los hechos que se produzcan a partir de su
vigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-
ro según lo establece el principio de irretroac-
tividad. Pero es claro que no constituye aplica-
ción retroactiva de la ley, el hecho de que una
norma posterior se utilice para regular los efec-
tos futuros de una situación planteada bajo el
imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garanti-
zado la seguridad jurídica, y en los casos de
tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos
de carácter sustancial de aquellos de naturale-
26/03/2012 39.60
za procesal contenidos en las normas, señalan-
do de manera reiterada que la norma comunita-
ria de carácter sustancial no es retroactiva, por
lo que no afectará derechos consolidados en
época anterior a su entrada en vigor. Así pues,
la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo,
a menos que por excepción se le haya conferido
tal calidad; este principio constituye una garan-
tía de estabilidad de los derechos adquiridos.
El Tribunal ha manifestado al respecto:
“Un derecho de propiedad industrial válida-
mente concedido es un derecho adquirido y
en razón de la seguridad jurídica, una norma
posterior no debe modificar una situación
jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Inter-
pretación Prejudicial de 19 de noviembre de
2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-
do de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del
2004).
Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial,
de conformidad con la Disposición Transitoria
Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra
actividad de la ley, la norma anterior, aunque
derogada, continúa regulando los hechos ocurri-
dos cuando se encontraba en vigor; lo que quie-
re decir que la eficacia de la ley derogada conti-
núa hacia el futuro para regular situaciones jurí-
dicas anteriores que tuvieron lugar bajo su impe-
rio, aunque los efectos de tales situaciones
como las relacionadas con el uso, renovación,
licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan
por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo
o procesal se caracterizan por tener efecto ge-
neral inmediato, es decir, que su aplicación
procede sobre los hechos ocurridos posterior-
mente a su entrada en vigencia, rigiendo las
etapas de procedimiento que se inicien a partir
de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se expo-
nen respecto del tema conocido como “tránsito
legislativo” o también como “aplicación de la ley
comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de
profundo y copioso análisis por el Tribunal, es-
pecialmente por razón de las frecuentes modifi-
caciones y actualizaciones legislativas que han
operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numero-
sas sentencias, entre otras, la dictada dentro
del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó:
GACETA OFICIAL
“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica
y la confianza legítima, la norma comunitaria
sustantiva no surte efectos retroactivos. En
consecuencia, las situaciones jurídicas con-
cretas normadas en el ordenamiento jurídico
andino se encuentran sometidas a la norma
vigente en el tiempo de su constitución. Y si
bien la norma comunitaria nueva no es apli-
cable a las situaciones jurídicas originadas
con anterioridad a su entrada en vigencia,
procede su aplicación inmediata tanto en al-
gunos de los efectos futuros de la situación
jurídica nacida bajo el imperio de la norma
anterior, como en materia procedimental.
(…) la norma sustancial que se encontrare
vigente al momento de presentarse la solici-
tud de patente de invención, será la aplica-
ble para resolver sobre los requisitos exigi-
dos para efectos de la concesión o denega-
toria de la misma; y, en caso de impugnación
—tanto en sede administrativa como judi-
cial— respecto de la resolución interna que
exprese la determinación de la Oficina Nacio-
nal Competente sobre la concesión o no de
la patente, será aplicable para juzgar sobre
su legalidad, la misma norma sustancial del
ordenamiento comunitario que se encontraba
vigente al momento de haber sido solicitada
la patente salvo las etapas procedimentales
aun no cumplidas en las que se aplicará la
nueva norma”. (Proceso Nº 154-IP-2004. In-
terpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1184, de 7 de abril de 2005).
A manera de conclusión, si la norma sustancial
vigente para la fecha de la solicitud de patente
de invención ha sido derogada y reemplazada
por otra en el curso del procedimiento corres-
pondiente, aquella norma será la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el otorgamiento
de la patente.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas
y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de
la nueva norma no se afectarán por las nuevas
regulaciones de tal carácter. A contrario sensu,
las nuevas regulaciones de carácter procesal
tendrán aplicación inmediata, respecto de las
etapas del trámite administrativo pendientes de
realizar.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-
guiente manera:
26/03/2012 40.60
“El régimen común en materia de propiedad
industrial se ha apoyado en la irretroactivi-
dad de la norma sustancial, pues desde la
vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a
través de las Decisiones 311 (Disposición
Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transi-
toria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria
Primera), ha establecido que todo derecho
de propiedad industrial, válidamente otorgado
de conformidad con la normativa anterior,
debe subsistir por el tiempo de su conce-
sión. La Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 486 se apoya asimismo en el respe-
to de los derechos válidamente concedidos
conforme a ‘las disposiciones aplicables en
la fecha de su otorgamiento’, cuales son las
vigentes para la fecha de presentación de la
solicitud de registro, pero añade, a título de
excepción, que los plazos de vigencia de los
derechos preexistentes deberán adecuarse a
lo previsto en dicha Decisión.
Por otra parte, las disposiciones citadas han
contemplado la aplicabilidad inmediata de la
norma sustancial posterior a los efectos futu-
ros del derecho nacido bajo la vigencia de la
norma anterior, pues han dispuesto que se
aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli-
gaciones, licencias, renovaciones y prórro-
gas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla cons-
tituido por una norma de carácter procesal,
ésta se aplicará, a partir de su entrada en
vigencia, a los procedimientos por iniciarse o
en curso. De hallarse en curso el procedi-
miento, la nueva norma se aplicará inmedia-
tamente a la actividad procesal pendiente, y
no, salvo previsión expresa, a la ya cumpli-
da. Por tanto, en tutela del principio de segu-
ridad jurídica, si la norma sustancial, vigente
para la fecha de la solicitud (…), ha sido
derogada y reemplazada por otra en el curso
del procedimiento correspondiente a tal soli-
citud, aquella norma será la aplicable a los
efectos de determinar si se encuentran cum-
plidos o no los requisitos que se exigen para
el otorgamiento del derecho, mientras que la
norma procesal posterior será la aplicable al
procedimiento en curso, en aquellas de sus
etapas que aún no se hubiesen cumplido”.
(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudi-
cial de 28 de abril de 2005, publicada en Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº
1210, de 24 de junio de 2005).
GACETA OFICIAL
De la solicitud de interpretación prejudicial remi-
tida por el Consultante y de los documentos
anexos, se desprende que la solicitud de paten-
te de invención “DIHIDRATO DE (2R,3S)-3-TERT-
BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3
FENILPROPIONATO DE 4, 10â-DIACETOXI-2á-
BENZOILOXI-5â, 20-EPOXI-1-HIDROXI-9-OXO-
19-NOR-CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-13 á-
ILE Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARA-
CIÓN”, se efectuó en vigencia de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y,
por lo tanto, es esa la norma sustancial que
debe aplicar el Juez Consultante.
B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la
obtención de una patente de invención se en-
cuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión
344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de
dicho cuerpo legislativo.
Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa De-
cisión, son tres los requisitos para que un in-
vento sea considerado patentable: ser novedo-
so, tener nivel inventivo y ser susceptible de
aplicación industrial.
1. De la novedad de la invención:
El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una in-
vención es nueva cuando no se encuentra com-
prendida en el estado de la técnica”; en el
ordenamiento andino, la novedad que se predica
de los inventos debe ser absoluta o universal,
esto es, que comprende el estado de la técnica
a nivel mundial.
A la pregunta qué se entiende por invención, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sostenido lo siguiente:
“(…) el concepto de invención, a efectos de
ser objeto de una concesión de patentes,
comprende todos aquellos nuevos productos
o procedimientos que, como consecuencia
de la actividad creativa del hombre, impli-
quen un avance tecnológico –y por tanto no
se deriven de manera evidente del ‘estado de
la técnica’- y, además, sean susceptibles de
ser producidos o utilizados en cualquier tipo
de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Inter-
pretación prejudicial de 21 de octubre de
2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuer-
26/03/2012 41.60
do de Cartagena N° 631, de 10 de enero de
2001)’; lo mismo que se simplifica en la con-
ceptualización recogida por el artículo 1 de la
Decisión 344, la que la define como aquellos
productos o procedimientos en todos los cam-
pos de la tecnología, que posean novedad,
nivel inventivo, y sean susceptibles de apli-
cación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005.
Interpretación prejudicial de 14 de abril de
2005, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de ma-
yo de 2005).
Ahora, para que una invención sea novedosa se
requiere que no esté comprendida en el estado
de la técnica; es decir, que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o de la
prioridad reconocida, tanto la innovación como
los conocimientos técnicos que de ella se des-
prenden no hayan sido accesibles al público,
por cualquier medio, entendiendo que la difusión
debe contener información suficiente sobre la
invención para que una persona versada en la
materia pueda utilizarla para diseñar el invento,
y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha
sostenido que la invención, de producto o de
procedimiento, deja de ser nueva si la misma se
ha encontrado al acceso del público por cual-
quier medio, con independencia del lugar en que
la posibilidad de acceso se haya producido, del
número de personas a que haya alcanzado y del
conocimiento efectivo que éstas hayan obteni-
do, salvo los supuestos de excepción previstos
en el artículo 3 de la Decisión en referencia.”
(Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicial
de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31
de mayo de 2005).
Sobre el requisito de la novedad señala la doc-
trina:
“Un invento es novedoso cuando la relación
causa efecto entre el medio empleado y el
resultado obtenido no era conocido”. 1
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
recogiendo criterios expuestos por la doctrina,
con la finalidad de delimitar el concepto de
novedad ha concluido:
1
ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN
EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.
1997. Pág. 150.
GACETA OFICIAL
“Guillermo Cabanellas indica que las carac-
terísticas del concepto de novedad son las
siguientes:
a) Objetividad. La novedad de la tecnología a
ser patentada no se determina en relación
con personas determinadas ni con el pre-
tendido inventor, sino en relación con el
estado objetivo de la técnica en un mo-
mento determinado.
(…)
b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.
(...) una vez que una tecnología pierde su
carácter novedoso, por haber pasado a
integrar el estado de la técnica, esa pérdi-
da de novedad se hace irreversible.
(…)
c) Carácter Universal de la Novedad (...) la
novedad de la invención se determina en
relación con los conocimientos existentes
en el país o en el extranjero.
(...) no puede pretenderse una patente res-
pecto de una tecnología ya conocida en el
extranjero, aunque fuera novedosa en el
país.
d) Carácter público de la novedad. (...) la
invención patentada pasará a ser conocida
a partir de su publicación implícita en su
patentamiento, y posteriormente entrará en
el dominio público al expirar la patente”. 2
(Esta doctrina se recogió en el proceso N°
07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17
de marzo de 2004, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057,
de 21 de abril de 2004).
Concretando aún más el concepto de novedad
como requisito de las invenciones, este Tribunal
ha precisado el concepto de novedad absoluta
como requisito esencial para la concesión de
una patente, de la siguiente manera:
“El concepto de novedad absoluta respecto
de una invención implica que para que un
invento sea nuevo y no se encuentre en el
2
CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PA-
TENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta.
Buenos Aires 2004. Págs. 701 a 703.
26/03/2012 42.60
estado de la técnica, no puede haber sido
conocido ni dentro del territorio en el que se
solicita la patente, ni en ningún otro país. Es
lo que se conoce como el alcance universal
de la novedad, pues no basta que un invento
sea nuevo y no esté en el estado de la técni-
ca de un territorio dado, sino que tampoco lo
esté en el resto del mundo, salvo el año de
prioridad a que se refiere el artículo 12 de la
Decisión 344. La novedad absoluta, como
criterio para determinar la patentabilidad de
una invención, se ha venido abriendo camino
en el ámbito internacional. Así en el Reino
Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa).
En la República Federal Alemana se empezó
a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley
de 16 de diciembre de 1980. En la actuali-
dad, en los Estados Miembros de las Comu-
nidades Europeas se ha impuesto la exigen-
cia de la novedad absoluta como una de las
consecuencias de las patentes europeas,
según Tratado de Munich de 5 de Octubre de
1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE
LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho
Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321".
(Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de oc-
tubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de
abril de 1997).
Una vez delimitado el concepto de novedad, es
pertinente destacar que el Tribunal ha definido
algunas reglas con el objetivo de determinar la
novedad del invento:
“a) Concretar cuál es la regla técnica aplica-
ble a la solicitud de la patente, para lo
cual el examinador técnico deberá valerse
de las reivindicaciones, que en últimas
determinarán este aspecto.
b) Precisar la fecha con base en la cual de-
ba efectuarse la comparación entre la in-
vención y el estado de la técnica, la cual
puede consistir en la fecha de la solicitud
o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del esta-
do de la técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.
d) Finalmente deberá compararse la inven-
ción con la regla técnica.” (Proceso 12-IP-
1998. Interpretación prejudicial de 20 de
mayo de 1998, publicada en Gaceta Ofi-
GACETA OFICIAL
cial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de
16 de abril de 1999).
2. Del nivel inventivo:
El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el re-
quisito de nivel inventivo al establecer que la
invención goza de dicho nivel al no derivar de
manera evidente del estado de la técnica, ni
resultar obvia para una persona entendida o
versada en la materia. Este requisito ofrece al
examinador la posibilidad de determinar si con
los conocimientos técnicos que existían al mo-
mento de la invención, se hubiese podido llegar
de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la
materia de que se trate, es decir, para una per-
sona del oficio normalmente versada en la ma-
teria técnica correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justi-
cia de la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente:
“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se
pretende es dotar al examinador técnico de
un elemento que le permita afirmar o no si a
la invención objeto de estudio no se habría
podido llegar a partir de los conocimientos
técnicos que existían en ese momento den-
tro del estado de la técnica (...). En este pun-
to conviene advertir que uno es el examen
que realiza el técnico medio respecto de la
novedad y otro el que se efectúa con respec-
to al nivel inventivo; si bien en uno y otro se
utiliza como parámetro de referencia el ‘esta-
do de la técnica’, en el primero, se coteja la
invención con las ‘anterioridades’ existentes
dentro de aquella, cada uno (sic) por separa-
do, mientras que en el segundo (nivel inven-
tivo) se exige que el técnico medio que reali-
za el examen debe partir del conocimiento
general que él tiene sobre el estado de la
técnica y realizar el cotejo comparativo con
su apreciación de conjunto, determinando si
con tales conocimientos técnicos existentes
ha podido o no producirse tal invención”. (Pro-
ceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial
de 20 de mayo de 1998, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de
16 de abril de 1999).
Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la
Decisión 344 resulta pertinente definir qué se
entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de,
26/03/2012 43.60
consecuencialmente, determinar qué se debe
entender por nivel inventivo.
Lo obvio es “que se encuentra o pone delante
de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.
Mientras que lo evidente “certeza clara y mani-
fiesta de la que no se puede dudar” 3. Como se
deduce, algo que resulte obvio no es necesaria-
mente evidente; empero lo que es evidente, es
también obvio.
En este orden de ideas, se puede concluir que
una invención goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de
que se trate, se necesita algo más que la sim-
ple aplicación de los conocimientos técnicos en
la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el in-
vento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado, sino que signifique un avance o
salto cualitativo en la elaboración de la regla
técnica.
3. De la susceptibilidad de aplicación in-
dustrial.
Igualmente, para que un invento pueda ser pro-
tegido a través de una patente debe ser suscep-
tible de aplicación industrial, es decir, que pue-
da ser producido o utilizado en cualquier activi-
dad productiva o de servicios, como lo manifies-
ta el artículo 5 de la norma comunitaria que se
interpreta.
Este requisito de la invención encuentra su jus-
tificación en el hecho de que la concesión de
una patente estimula el desarrollo y crecimiento
industrial, procurando beneficios económicos a
quienes la exploten, por esto, sólo son suscep-
tibles de patentabilidad las invenciones que pue-
dan ser llevadas a la práctica.
C. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELA-
CIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD
QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PA-
TENTES.
La demandante sostuvo que se resolvió negar
una patente que ha sido concedida en otros
países del mundo con mayor desarrollo tecnoló-
3
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima
Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIO-
NES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y
1089.
GACETA OFICIAL
gico. Por lo tanto, es adecuado referirse al prin-
cipio de independencia en relación con el estu-
dio de patentabilidad que realizan otras oficinas
de patentes.
El sistema de otorgamiento de patentes que se
adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra
soportado en la actividad autónoma e indepen-
diente de las oficinas competentes en cada
País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344,
denominado “De las Patentes de Invención”, re-
gula el procedimiento para la obtención de una
patente e instaura en cabeza de las oficinas
nacionales competentes el trámite del procedi-
miento y del respectivo examen de patentabi-
lidad.
Dicha autonomía se manifiesta, tanto en rela-
ción con decisiones emanadas de otras oficinas
de patentes (principio de independencia), como
en relación con sus propias decisiones.
Que se haya obtenido una patente de invención
en un País Miembro, no significa que indefecti-
blemente se deba conceder dicha patente de
invención en otro País Miembro, así como si se
ha negado la solicitud de patente de invención
en un País Miembro se deba negar igualmente
en otro.
Asimismo, que se haya obtenido una patente de
invención en un país externo a la Comunidad
Andina, no significa que las oficinas competen-
tes de los Países Miembros deban otorgar axio-
máticamente dicha patente. Siempre se debe
adelantar el trámite respectivo ante la oficina de
patentes respectiva, para que decida lo perti-
nente después del correspondiente análisis de
patentabilidad.
Si bien en muchos casos se pueden utilizar
antecedentes similares como soportes argu-
mentativos a la solicitud de patente, lo cierto es
que cada examen de patentabilidad es comple-
tamente independiente.
No se está afirmando que la oficina de patentes
no tenga límites a su actuación, o que no pueda
utilizar como precedentes sus propias actuacio-
nes. Lo que se está diciendo, es que la oficina
de patentes tiene la obligación, en cada caso,
de hacer un análisis de patentabilidad de confor-
midad con la normativa vigente y teniendo en
cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada trámite. Además, los límites a la actua-
26/03/2012 44.60
ción administrativa de dichas oficinas se en-
cuentran dados por la propia norma comunitaria
y las acciones judiciales para defender la legali-
dad de los actos administrativos proferidos.
Si bien, existen figuras jurídicas como el dere-
cho de prioridad, donde se establecen ciertas
conexiones entre la labor de las oficinas de pa-
tentes, el examen de patentabilidad que realiza
cada una de ellas es autónomo e independien-
te.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
al referirse al derecho de prioridad, trató de una
manera muy clara el tema estudiado. Manifestó
lo siguiente:
“El derecho de prioridad tampoco quiere decir
que la concesión de la segunda solicitud de
patente se encuentre supeditada o condicio-
nada a que la primera solicitud sea concedi-
da. Lo anterior por el principio de la indepen-
dencia en la concesión de patentes que rige
nuestro sistema comunitario andino de con-
cesión de patentes y, por el cual, es perfec-
tamente posible que una solicitud de patente
negada en un País Miembro o en un País
sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro
país.
Sobre este principio y su relación con el de-
recho de prioridad, aunque refiriéndose al
Convenio de París, el Doctor Guillermo Caba-
nellas manifiesta acertadamente lo siguien-
te:
El sentido del principio de independencia es
que cada país miembro juzgara la validez de
las patentes que otorgue conforme a sus
reglas generalmente aplicables a tales pa-
tentes, sin alterar sus efectos en función de
las reglas o estado jurídico que correspon-
dan a la misma invención patentada en otros
países de la Unión o fuera de ésta. De esta
for-ma, si se ha obtenido una patente en un
País A, la misma no puede ser declarada
nula, o caduca o finalizada por el hecho de
que haya sido declarada nula o caduca o
finalizada una patente similar en otro país,
aun cuando éste sea el país en que se haya
basado la prioridad que haya permitido obte-
ner la patente en el país A. El país A deberá
aplicar sus propias reglas generales para de-
terminar si la patente en cuestión es nula o
caduca o si se ha extinguido su plazo de vi-
GACETA OFICIAL
gencia” 4. (Proceso 33-IP-2007. Interpretación
Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena Nº 1527, de 31 de julio de 2007).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para
la fecha de la solicitud de título de
patente ha sido derogada y reem-
plazada por otra en el curso del pro-
cedimiento correspondiente, aque-
lla norma, la derogada, será la apli-
cable para determinar si se encuen-
tran cumplidos o no los requisitos
que se exigen para la expedición de
la patente de invención. Cosa dis-
tinta ocurre con la norma procesal,
cuya aplicación es de carácter in-
mediato, es decir, procede sobre
los hechos producidos posterior-
mente a su entrada en vigencia, ri-
giendo las etapas de procedimiento
que aún no se hubiesen cumplido.
De la solicitud de interpretación
prejudicial remitida por el Consul-
tante y de los documentos anexos,
se desprende que la solicitud de
patente de invención “DIHIDRATO
DE (2R,3S)-3-TERT-BUTOXICAR-
BONILAMINO-2-HIDROXI-3
FENILPROPIONATO DE 4, 10â-
DIACETOXI-2á-BENZOILOXI-5â,
20-EPOXI-1-HIDROXI-9-OXO-19-
NOR-CICLOPROPA (G) TAX-11-ENE-
13 á-ILE Y SU PROCEDIMIENTO
DE PREPARACIÓN”, se efectuó en
vigencia de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena
y, por lo tanto, es esa la norma
sustancial que debe aplicar el Juez
Consultante.
SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la
aplicación industrial, constituyen
requisitos absolutamente necesa-
rios, insoslayables y de obligatoria
4
CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PA-
TENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argen-
tina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.
26/03/2012 45.60
observancia para el otorgamiento de
una patente de invención, sea de
producto o de procedimiento, en to-
dos los campos de la tecnología.
Con el requisito del nivel inventivo,
se pretende dotar al examinador téc-
nico de un elemento que le permita
determinar si la invención objeto de
estudio no se habría podido alcan-
zar a partir de los conocimientos
técnicos que existían en ese momen-
to dentro del estado de la técnica.
TERCERO: El examen de patentabilidad que
realizan las Oficinas de Patentes es
autónomo e independiente, de con-
formidad con lo expresado en la pre-
sente providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 10498-
SO, deberá adoptar la presente interpretación.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las pres-
cripciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría Gene-
ral de la Comunidad Andina, para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
pia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA
GACETA OFICIAL 26/03/2012 46.60

PROCESO 069-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en
lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección
Primera. Marca: RANCHERA (denominativa). Actor: sociedad INDUSTRIA DE
ALIMENTOS ZENU S.A. Proceso interno Nº 2004-00350.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
veintitrés días del mes de noviembre del año dos
mil once.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus
anexos, remitida por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, dentro del pro-
ceso interno Nº 2004-00350;
El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el
cual este Tribunal decidió admitir a trámite la
referida solicitud de interpretación prejudicial por
cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y con los requisitos con-
templados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, com-
plementados con los documentos incluidos en
anexos.
a) Partes en el proceso interno
Demandante: sociedad INDUSTRIA DE ALIMEN-
TOS ZENU S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y
Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad COMERCIALIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.
C.I. COMA S.A.
a) Hechos.
1. El 14 de junio de 2000, la sociedad COMER-
CIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALI-
MENTOS S.A. C.I COMA. S.A. solicitó, ante
la División de Signos Distintivos de la Super-
intendencia de Industria y Comercio, la can-
celación parcial por falta de uso de la marca
RANCHERA (denominativa) registrada a
favor de la sociedad INDUSTRIA DE ALIMEN-
TOS ZENU S.A. para distinguir todos los
productos de la Clase 29 de la Clasificación
Internacional de Niza: “Carne, pescado, aves
y caza; extractos de carne; frutas y legum-
bres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas; huevos, leche y pro-
ductos lácteos; aceites y grasas comesti-
bles”.
2. La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS
ZENU S.A. contesta dicha solicitud, manifes-
tando ser titular de la marca RANCHERA
(denominativa) registrada para distinguir to-
dos los productos de la Clase 29 de la Clasi-
ficación Internacional de Niza, originalmente
concedida a la sociedad INDUSTRIAS ALI-
MENTICIAS NOEL S.A.
3. Por Resolución Nº 7650 de 8 de marzo de
2002, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
canceló parcialmente el registro del signo
RANCHERA (denominativo), en sentido de
limitar la cobertura de la marca a los siguien-
tes productos “carne, pescado, aves y caza,
extractos de carne y sus preparaciones; con-
servas y encurtidos”, comprendidos en la
Clase 29 de la Clasificación Internacional de
Niza. Contra dicha Resolución la sociedad
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. y la
sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA
S.A. presentaron recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
4. El recurso de reposición fue resuelto por la
misma División de Signos Distintivos, que por
Resolución Nº 619 de 27 de enero de 2004,
confirmó la Resolución impugnada.
5. El recurso de apelación fue resuelto por el
Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria
y Comercio, quien mediante Resolución Nº
GACETA OFICIAL
7594 de 31 de marzo de 2004, confirmó, tam-
bién, la Resolución Nº 7650. De esta manera
quedó agotada la vía gubernativa.
6. La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS
ZENU S.A. interpuso demanda contencioso
administrativa contra las mencionadas reso-
luciones.
b) Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZE-
NU S.A., en su escrito de demanda presentó los
siguientes argumentos:
1. Con la emisión de las Resoluciones impug-
nadas se han violado los artículos 165, 224,
225, 226 y 229 literal b) de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina.
2. Afirma que la marca RANCHERA (denomi-
nativa) cuya cancelación parcial se solicita
es una marca notoriamente conocida y que
“la marca notoria cumple plenamente con las
finalidades esenciales de la obligación de
uso, sin importar para qué productos se usa”.
3. La figura de la cancelación por no uso tiene
como objetivo primordial permitir que terce-
ros accedan a la marca no usada, por lo que
“una cancelación por no uso que no tenga
como objetivo permitir el acceso al registro
de una marca igual o similar no tiene razón
de ser”. Además, “cuando se trata de una
marca notoria, la cancelación parcial por no
uso no puede cumplir su objeto, puesto que
nadie podrá acceder a esa marca, aún si se
trata de proteger productos o servicios total-
mente disímiles”.
4. Afirma que “la marca notoria goza de protec-
ción sin importar si se usa o no, mal podría
cancelarse cuando no ha sido usada, y me-
nos aún podría cancelarse cuando sí ha sido
usada para unos determinados productos”.
Además, que “cuando se trata de una marca
notoria, el solicitante de la cancelación por
no uso carece de interés legítimo” pues “Tie-
ne interés legítimo para inicial una acción de
cancelación por no uso la persona natural o
jurídica que pretenda usar la marca registra-
da y no utilizada”.
5. “En consecuencia, la notoriedad de la marca
objeto de cancelación es un aspecto no sólo
26/03/2012 47.60
relevante, sino fundamental, en una cancela-
ción por no uso, toda vez que si esa notorie-
dad se prueba, la cancelación no debe pros-
perar”.
6. Aún “si la marca RANCHERA no fuera noto-
ria, que sí lo es, no procede la cancelación
parcial, toda vez que todos los productos de
la Clase 29 son competitivamente conexos” y
“similares entre sí”. Pues “en Efecto, de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 165
de la Decisión 486, para ordenar la cancela-
ción parcial de un registro, la autoridad com-
petente debe tomar en cuenta la identidad o
similitud de los productos o servicios”.
c) Fundamentos jurídicos de la contestación
a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comer-
cio contesta la demanda sosteniendo que:
1. Con la emisión de las Resoluciones impug-
nadas “no se ha incurrido en violación de la
Decisión 496 (sic) (…)”.
2. Después de realizar un análisis sobre la soli-
citud de cancelación de la marca RANCHE-
RA (denominativa) afirma que “frente a las
afirmaciones de la parte demandante en
cuanto que las ‘grasas comestibles, legum-
bres en conserva, secas y cocidas’ son pro-
ductos similares a las ‘salchichas, conservas
y encurtidos’, es de precisar, como se señaló
en los actos administrativos acusados que
las ‘salchichas’, únicos productos respecto
de los cuales el titular del registro demostró
el uso de la marca ‘RANCHERA’, no existe
relación de similitud con las ‘grasas comesti-
bles, legumbres en conserva, secas y coci-
das’”.
3. Continúa “No obstante puede existir una rela-
ción de complementariedad entre tales pro-
ductos, el asunto determinante para la proce-
dencia de la cancelación total o parcial del
registro de una marca es que los productos
sean similares a aquellos respecto de los
cuales se demuestra el uso de la marca, es
decir, que sean productos que tengan la mis-
ma naturaleza en cuanto a su composición y
sean sustituibles o intercambiables entre sí,
análisis que no puede hacerse de manera ge-
neral”.
GACETA OFICIAL
4. En cuanto a la notoriedad de la marca RAN-
CHERA (denominativa), de los documentos
obrantes “no se evidencian pruebas que per-
mitan concluir que algún porcentaje del públi-
co consumidor de los países miembros de la
Comunidad Andina reconozca a la marca
‘RANCHERA’ como notoria; además cabe
agregarse que la notoriedad no constituye
una justificación de no uso de la marca res-
pecto de los productos para la cual está re-
gistrada”.
5. Respecto al uso de la marca como único me-
canismo para evitar la cancelación de la mis-
ma “se concluye en los actos administrativos
acusados que la parte demandante solamen-
te ha dado un uso real y efectivo de la marca
RANCHERA para salchichas, productos (sic)
comprendido en la clase 29 de la nomencla-
tura vigente”.
e) Tercero interesado.
La sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A.
tercero interesado en el proceso, a través de un
curador ad-litem, contestó la demanda, mani-
festando:
1. En cuanto a los hechos que éstos se prue-
ben. En cuanto a las pretensiones “no me
opongo, ni las acepto, y me atengo a lo que
sea probado en el transcurso del proceso”.
2. No propone excepciones.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en el proceso for-
man parte del ordenamiento jurídico de la Co-
munidad Andina, conforme lo dispone el literal
c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tri-
bunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpre-
tar por vía prejudicial las normas que conforman
el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicación uniforme en el territo-
rio de los Países Miembros, siempre que la
solicitud provenga de un Juez Nacional también
con competencia para actuar como Juez Comu-
nitario, como lo es, en este caso, el Tribunal
Consultante, en tanto resulten pertinentes para
la resolución del proceso, conforme a lo esta-
blecido por el artículo 32 del Tratado de Crea-
26/03/2012 48.60
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisión 472),
en concordancia con lo previsto en los artículos
2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (codificado mediante la
Decisión 500);
Que, la presentación de la solicitud de cancela-
ción de registro de la marca RANCHERA (de-
nominativa), fue el 14 de junio de 2000, en vi-
gencia de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, los hechos controverti-
dos y las normas aplicables al caso concreto se
encuentran dentro de la citada normativa, por lo
que, de conformidad con la norma comunitaria,
de oficio se interpretarán los artículos 108 y 110
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena y la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina; y,
Que, las normas objeto de la interpretación pre-
judicial se transcriben a continuación:
Decisión 486 de la Comisión de la Comu-
nidad Andina.
“(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-
dustrial válidamente concedido de conformi-
dad con la legislación comunitaria anterior a
la presente Decisión, se regirá por las dispo-
siciones aplicables en la fecha de su otorga-
miento salvo en lo que se refiere a los plazos
de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecua-
rán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-
cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-
rán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la
presente Decisión regirá en las etapas que
aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
(…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena
“(…)
GACETA OFICIAL
Artículo 108.- La oficina nacional competen-
te cancelará el registro de una marca a soli-
citud de cualquier persona interesada, cuan-
do sin motivo justificado, la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Paí-
ses Miembros, por su titular o por el licencia-
tario de éste, durante los tres años consecu-
tivos precedentes a la fecha en que se inicie
la acción de cancelación. La cancelación de
un registro por falta de uso de la marca tam-
bién podrá solicitarse como defensa en un
procedimiento de infracción, de observación
o de nulidad interpuestos con base en la
marca no usada.
Se entenderán como medios de prueba sobre
la utilización de la marca los siguientes:
1. Las facturas comerciales que demuestren
la regularidad y la cantidad de comercia-
lización al menos durante el año anterior a
la fecha de iniciación de la acción de can-
celación por no uso de la marca.
2. Los inventarios de las mercancías identifi-
cadas con la marca cuya existencia se
encuentre certificada por una firma de au-
ditores que demuestre regularidad en la
producción o en las ventas, al menos du-
rante el año anterior a la fecha de inicia-
ción de la acción de cancelación por no
uso de la marca.
3. Cualquier otro medio de prueba permitido
por la legislación del País Miembro donde
se solicite la cancelación.
La prueba del uso de la marca corresponderá
al titular del registro.
El registro no podrá cancelarse cuando el
titular demuestre que la falta de uso se debió
a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones
a las importaciones u otros requisitos oficia-
les impuestos a los bienes y servicios prote-
gidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente can-
celará el registro de una marca, a petición del
titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o
similar a una marca que hubiese sido notoria-
mente conocida, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, al momento de solicitarse el re-
gistro.
(…)
26/03/2012 49.60
Artículo 110.- Se entenderá que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles
en el mercado bajo esa marca, en la cantidad
y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los pro-
ductos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización en el
mercado.
También se considerará usada una marca,
cuando distinga productos destinados exclu-
sivamente a la exportación desde cualquiera
de los Países Miembros, según lo estableci-
do en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera
de la forma en que fue registrada sólo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren
su carácter distintivo, no motivará la cancela-
ción del registro por falta de uso, ni disminui-
rá la protección que corresponda a la marca.
(…)”.
1. Aplicación de la normativa comunitaria
en el tiempo.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la
confianza legítima, la norma comunitaria sus-
tantiva, no surte efectos retroactivos; en conse-
cuencia, las situaciones jurídicas concretas se
encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitución. Y si bien la norma
comunitaria nueva, en principio, no es aplicable
a las situaciones jurídicas originadas con ante-
rioridad a su entrada en vigencia, procede su
aplicación inmediata tanto en algunos de los
efectos futuros de la situación jurídica nacida
bajo el imperio de la norma anterior, como en
materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontra-
re vigente al momento de presentarse la solici-
tud de registro de un signo como marca, será la
aplicable para resolver si se han cumplido los
requisitos para la concesión o denegatoria del
mismo; y, en caso de impugnación —tanto en
sede administrativa como judicial— de la reso-
lución interna que exprese la determinación de
la Oficina Nacional Competente sobre la regis-
trabilidad del signo, será aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial
del ordenamiento comunitario que se encontra-
GACETA OFICIAL
ba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la
parte procesal, se aplicará a partir de su entra-
da en vigencia, tanto a los procedimientos por
iniciarse como a los que están en curso. En
este último caso, la nueva norma se aplicará
inmediatamente a la actividad procesal pen-
diente y no, salvo previsión expresa, a la ya
cumplida.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la
norma sustancial, vigente para la fecha de la so-
licitud de registro de un signo como marca, ha
sido derogada y reemplazada por otra en el
curso del procedimiento correspondiente a tal
solicitud, aquella norma será la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los
requisitos que se exigen para el otorgamien-
to del derecho, mientras que la norma procesal
posterior será la aplicable al procedimiento en
curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la
G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, mar-
ca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).
En cuanto a la acción de cancelación del regis-
tro de una marca, prevista en el artículo 108 de
la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que
será aplicable “(...) tanto a la concesión del re-
gistro como a sus correspondientes declarato-
rias de cancelación o de anulación, la normativa
comunitaria vigente para el momento en que
fueron introducidas las respectivas solicitudes
de concesión del registro, o la de cancelación o
de nulidad del mismo, a través de los recursos y
acciones pertinentes”. (Proceso 28-IP-95, de 13
de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N°
332, de 30 de marzo de 1998, marca: CANALI).
Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doc-
trina, ha manifestado que “La prohibición de
retroactividad de las leyes representa una mani-
festación básica y específica de la seguridad
jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguri-
dad Jurídica”. En “El derecho y la justicia”. Edi-
torial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206).
Por ello, “En general y siempre que no operen
otros principios especiales relativos a la apli-
cación de las normas jurídicas, el efecto que
produce un acto derogatorio es que la norma
derogada deberá ser aplicada en aquellos casos
aún no resueltos que surgieron con anterioridad
a la derogación, pero no a la resolución de nue-
vos casos … el efecto normal de la derogación
26/03/2012 50.60
consiste en la limitación temporal de la aplicabi-
lidad de las normas jurídicas, de forma que las
normas derogadas seguirán siendo aplicables a
las relaciones jurídicas que surgieron cuando la
norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep:
“Derogación”. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-
2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de
octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA).
2. De la cancelación del registro marcario
por falta de uso, en el marco de la Deci-
sión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. Procedencia de la cancela-
ción parcial de un registro por falta de
uso. Viabilidad en relación a una marca
notoriamente conocida.
En virtud de que en el proceso interno se de-
bate la cancelación parcial por no uso de la
maraca RANCHERA (denominativa), se hace
necesario tratar la figura de la cancelación por
no uso en el marco de la Decisión 344.
a. De la cancelación del registro marca-
rio por falta de uso, en el maraco de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuer-
do de Cartagena.
Los artículos 108 a 110 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, estable-
cen las características y los presupuestos pro-
cesales de la figura de la cancelación por no
uso de la marca, de la siguiente manera:
Legitimación para adelantar el trámite.
El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer
párrafo determina los motivos que dan lugar a la
cancelación de una marca por falta de uso y
prevé que la oficina nacional competente can-
celará el registro de una marca a solicitud de
cualquier persona interesada; es decir, este trá-
mite no podrá ser adelantado de manera oficio-
sa por la Oficina Nacional Competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el
trámite. Esto quiere decir que el solicitante de-
berá demostrar un interés en la cancelación de
la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado
por la Oficina Nacional Competente.
Falta de uso de la marca.
De acuerdo al citado artículo 108 de la Deci-
sión 344, opera la cancelación del registro de
GACETA OFICIAL
una marca, cuando sin motivo justificado, ésta
no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Países Miembros, por su titular o por el licen-
ciatario de éste, durante los tres años consecu-
tivos precedentes a la fecha en que se inicie la
acción de cancelación. La cancelación de la
marca por falta de uso, constituye una forma de
extinguir administrativamente el derecho deriva-
do del registro de la misma. Al respecto la ofi-
cina nacional competente de cada País Miem-
bro es el órgano administrativo encargado del
registro de la Propiedad Industrial y consi-
guientemente es el encargado de la cancela-
ción del mismo. Este mismo párrafo incluye que
la causal para la cancelación de un registro
mar-cario por falta de uso puede revestir la for-
ma de excepción o medio de defensa en un
procedimiento de infracción, de observación o
de nulidad interpuestos con base en la marca
no usada.
Para determinar si una marca ha sido usada o
no, es necesario delimitar qué se entiende por
uso de la marca. El concepto de uso de la mar-
ca, desarrollado por este Tribunal, entre otros,
en el Proceso 43-IP-2010, publicado en la G.O.
A.C. Nº 1877 de 15 de septiembre de 2010,
marca: APROQUIM LABORATORIOS (denomi-
nativa), para estos efectos, se soporta en uno
de los principios que inspira el derecho de mar-
cas: el principio de uso real y efectivo de la
marca.
Dicho principio se consagra de la siguiente ma-
nera: “(…) una marca se encuentra en uso si los
productos o servicios que ampara se encuen-
tran disponibles en el mercado bajo esa marca,
y en las cantidades pertinentes de conformidad
con su naturaleza y la forma de su comercia-
lización (…)”. (Proceso 43-IP-2010, ya citado).
Sobre el principio del uso efectivo de la marca,
el Tribunal se ha manifestado de la siguiente
manera:
“Así como el uso exclusivo de la marca, que
se adquiere por el registro de la misma, cons-
tituye un derecho para su titular, en forma
correlativa a ese derecho existe la obligación
de utilizar efectivamente la marca en el mer-
cado. A fin de determinar cuando se cumple
con la obligación del uso de la marca, es
preciso acudir a la doctrina y a la jurispruden-
cia que en forma prolija se han pronunciado
sobre este punto.
26/03/2012 51.60
El Tribunal ha dado alcance al concepto de
uso de la marca, medido en términos de su
forma, su intensidad, su temporalidad y la
persona a través de la cual se ejercita su
uso. Al referirse a la forma ha interpretado
que el uso de la marca deberá ser real y efec-
tivo, de manera que no basta con la mera
intención de usarla, para que aquél sea real y
no simplemente formal o simbólico. En el
régimen andino se considera que dada la fi-
nalidad identificadora de la marca, su uso
deberá materializarse mediante la prueba de
la venta o de la disposición de los bienes o
servicios a título oneroso, como verdaderos
actos de comercio. Por ello el artículo 110 de
la Decisión 344 establece la presunción de
que ‘una marca se encuentra en uso cuando
los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se en-
cuentran disponibles en el mercado”. (Pro-
ceso 22-IP-2005, publicado en G.O.A.C. N°
1207, de 16 de junio de 2005, marca figurati-
va: Diseño rectangular de la figura de cua-
tro tigres encontrados de a par en extremos
opuestos, destacando en el centro franjas
horizontales con pintas que asemejan una
piel de tigre).
Este concepto se desprende de la propia noción
de marca: el medio sensible que permite identi-
ficar o distinguir los diversos productos y servi-
cios que se ofertan en el mercado. Hay una
relación esencial entre el signo marcario, el
producto que identifica y la oferta de dicho pro-
ducto en el mercado. Es decir, no se puede
pensar que una marca esté en uso sin que
determine indefectiblemente los productos o los
servicios en el mercado, esto es, sin que cum-
pla con su función distintiva.
El principio del uso efectivo de la marca se
consagra positivamente en el primer párrafo del
artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente
manera:
“Se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comer-
cio o se encuentran disponibles en el mer-
cado bajo esa marca, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponde, tenien-
do en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales
se efectúa su comercialización en el merca-
do”.
GACETA OFICIAL
En el artículo anterior, se encuentran los pará-
metros en relación con las cantidades de los
productos y servicios comercializados; los cua-
les se deben tener en cuenta para determinar si
una marca efectiva y realmente ha sido usada o
no, sobre lo cual el Tribunal ha manifestado:
• “La cantidad del producto o servicio puesto
en el mercado, de conformidad con la natura-
leza de los mismos. Este punto es funda-
mental para determinar el uso real, ya que
unas pocas cantidades de un producto que
se comercializa masivamente no es prueba
del uso real y efectivo de la marca. En este
sentido, la Oficina Nacional Competente o el
Juez Competente, en su caso, deberán de-
terminar si las cantidades vendidas de con-
formidad con la naturaleza del producto o
servicio, son meramente simbólicas y no de-
muestran el uso real de la marca.
• La cantidad del producto o servicio puesto en
el mercado, del modo en que normalmente
corresponde con las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización. Para
determinar el uso real y efectivo de la marca,
se debe tener en cuenta cómo se comerciali-
zan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad
de comercialización son los supermercados
en cadena, que el producto para sectores es-
pecializados y que se comercializan en tien-
das especializadas, o bajo catálogo, etc”.
(Proceso 43-IP-2010, ya citado).
En relación con estos parámetros cuantitativos
el Tribunal ha manifestado:
“Los artículos de las Decisiones comunita-
rias que se comentan no establecen condi-
ciones mínimas en cuanto a la cantidad y
volumen de bienes comercializados a manera
de uso de la marca; coinciden la doctrina y la
jurisprudencia más generalizadas en señalar
como pautas en esta materia, las de que el
uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequívoco. El elemento cuantitativo para de-
terminar la existencia del uso de la marca es
relativo y no puede establecerse en términos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el
producto o servicio de que se trate y con las
características de la empresa que utiliza la
marca. Así, si se trata de una marca que
versa sobre bienes de capital, podría ser sufi-
ciente para acreditar su uso la demostración
26/03/2012 52.60
de que en un año se han efectuado dos o tres
ventas, pues su naturaleza, complejidad y
elevado precio, hace que ese número de ope-
raciones tenga nivel comercial. En cambio no
podría decirse que exista comercialización
real de un producto como el maíz, por el
hecho de que en un año sólo se hayan colo-
cado en el mercado tres bultos del grano con
la denominación de la marca que pretende
probar su uso. Así se desprende de los artí-
culos 100 de la Decisión 311, 99 de la Deci-
sión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso
17-IP-95, publicado en G.O.A.C. N° 199, de
26 de enero de 1996, marca: PURO).
Carga de la prueba. Prueba del uso de la
marca.
Para evitar dicha cancelación, el interesado de-
berá probar que en al menos uno de los Países
Miembros la marca está siendo utilizada. Los
medios de prueba sobre el uso de la marca se
encuentran previstos en el segundo párrafo del
mismo artículo 108, además que la prueba del
uso de la marca corresponderá al titular del
registro. Sin embargo, conforme a este artículo
el registro no podrá cancelarse cuando se de-
muestre que la falta de su uso se debió a mo-
tivos de fuerza mayor, caso fortuito o restric-
ciones a las importaciones, o cualquier otro tipo
de requisitos oficiales impuestos a los bienes o
servicios protegidos por la marca.
El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…)
no es suficiente el mero uso de la marca sino
que ha de mirarse la relación de éste con el
propietario de la misma y con los productos
(bienes y servicios) que él ofrezca, directamen-
te o por quien tenga la capacidad para hacerlo.
El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de
manera que no basta con la mera intención de
usarla o con la publicidad de la misma, sino que
el uso debe manifestarse externa y públicamen-
te, para que sea real y no simplemente formal o
simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos
como el de la sola publicidad del producto tie-
nen la virtualidad de considerarse como mani-
festaciones del uso de la marca, en el régimen
andino se considera que dada la finalidad iden-
tificadora de la marca con respecto a productos
que se lanzan al mercado, el uso de la marca
deberá materializarse mediante la prueba de la
venta o de disposición de los bienes o servicios
a título oneroso, como verdaderos actos de co-
mercio”. (Proceso 17-IP-95, ya citado).
GACETA OFICIAL
El Tribunal ha indicado también que “las dispo-
siciones del Régimen Común sobre Propiedad
Industrial no establecen condiciones mínimas
en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca;
coinciden la doctrina y la jurisprudencia más
generalizadas en señalar como pautas en esta
materia, las de que el uso debe ser serio, de
buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuan-
titativo para determinar la existencia del uso de
la marca es relativo y no puede establecerse en
términos absolutos, sino que ha de relacionarse
con el producto o servicio de que se trate y con
las características de la empresa que utiliza la
marca. Así, si se trata de una marca que versa
sobre bienes de capital, podría ser suficiente
para acreditar su uso la demostración de que en
un año se han efectuado dos o tres ventas, pues
su naturaleza, complejidad y elevado precio,
hace que ese número de operaciones tenga
nivel comercial. En cambio no podría decirse
que exista comercialización real de un producto
como el maíz, por el hecho de que en un año
sólo se hayan colocado en el mercado tres
bultos del grano con la denominación de la
marca que pretende probar su uso”. (Proceso
17-IP-95, ya citado).
La carga de la prueba acerca del uso de la mar-
ca corresponde a su titular; los medios probato-
rios que puede usar para demostrar que está
haciendo uso efectivo de la misma se encuen-
tran previstos en el segundo párrafo del citado
artículo 108 y consisten en la presentación de:
(i) facturas comerciales que demuestren la re-
gularidad y la cantidad de comercialización al
menos durante el año anterior a la fecha de
iniciación de la acción de cancelación; (ii) inven-
tarios de las mercancías identificadas con la
marca cuya existencia se encuentre certificada
por una firma de auditores que demuestre la re-
gularidad en la producción; (iii) cualquier otro
medio de prueba permitido por la legislación del
País Miembro en el que se solicite la cancela-
ción.
El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El
incumplimiento de la exigencia del uso, sin mo-
tivo justificado, puede conducir, a solicitud de
parte interesada, a la cancelación, por parte de
la oficina nacional competente, del registro del
signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de
su titular, del derecho a su uso exclusivo. La
exigencia del uso, a objeto de prevenir la cance-
lación del registro del signo, se funda en la
26/03/2012 53.60
necesidad de asegurar el cumplimiento de su
función principal, cual es la de identificar y dis-
tinguir en el mercado los bienes o servicios que
constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004,
publicado en la G.O.A.C. 1681 de 15 de junio de
2004, marca: MUSTANG).
Por otra parte el artículo 110 de la misma Deci-
sión da los parámetros de cómo debe enten-
derse el uso de la marca. Se presume que una
marca se encuentra en uso cuando los produc-
tos o los servicios distinguidos por ella han sido
puestos en el comercio o se encuentran dispo-
nibles al amparo de la marca, bajo las caracte-
rísticas que corresponda de acuerdo a la natura-
leza de los productos y las modalidades de su
comercialización en el territorio en el cual el
signo haya sido registrado. También, este mis-
mo artículo considera la presunción del uso de
una marca cuando ella está destinada a distin-
guir productos destinados exclusivamente a la
exportación desde cualquiera de los Países Miem-
bros de la Comunidad Andina.
Finalmente este artículo prevé una excepción
que evita la cancelación del registro cual es la
que se refiere a que una marca puede ser usada
de forma diferente a la que fue registrada sólo
en cuanto a detalles o elementos que no alteren
su carácter distintivo. Este hecho no disminuye
la protección que le corresponda a la marca.
Causales de justificación para el no uso de
la marca.
El artículo 108 de la Decisión 344, establece las
causales de justificación para el no uso de la
marca y, en consecuencia, aquellas enervan el
ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas
son:
• Fuerza mayor.
• Caso fortuito.
• Restricciones a las importaciones.
• Otros requisitos oficiales impuestos a los
bienes y servicios protegidos por la marca.
Procedimiento.
El artículo 109 de la Decisión 344, establece el
procedimiento que debe seguir la Oficina de
Registro Marcario. Se encuentra delimitado por
las siguientes etapas:
GACETA OFICIAL
• Presentación de la solicitud.
• Notificación al titular de la marca, para que
dentro de los treinta días siguientes a la
notificación demuestre el uso de la marca.
• Vencido dicho plazo se decidirá sobre la soli-
citud de cancelación del registro,
• Notificación a las partes de la decisión me-
diante una resolución debidamente motivada.
Efectos de la cancelación de la marca por
no uso.
• Depurar el registro marcario, sacando aque-
llas marcas que no son usadas de una mane-
ra real y efectiva.
• Permitir que otras personas puedan registrar
esa marca, otorgándole, de conformidad con
el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho
de preferencia a la persona que obtuvo la
decisión favorable, el cual podrá ejercer, has-
ta dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la que quede firme la providencia
que dé término al procedimiento de cancela-
ción de la marca.
Este derecho de preferencia, no significa que
indefectiblemente la marca cancelada será
registrada, ya que la Oficina de Registro Mar-
cario deberá hacer el análisis de registrabili-
dad respectivo. Ya que éste se refiere, a la
prelación en relación con otras solicitudes de
registros sobre el mismo signo.
En relación con los presupuestos y requisitos
de la cancelación del registro marcario por no
uso, el Tribunal se ha manifestado en varias In-
terpretaciones Prejudiciales, dentro de las cua-
les se destacan las siguientes: Interpretación
Prejudicial 46-IP-2006 y 125-IP-2007.
b. Procedencia de la cancelación parcial
de un registro marcario por falta de
uso.
Para tratar el siguiente tema objeto del proce-
so, el Tribunal recurre a jurisprudencia emitida
dentro del proceso 04-IP-2008, publicado en la
G.O.A.C. 1640 de 25 de julio de 2008, marca:
GLOBO TOP (mixta).
A pesar de que la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, a diferencia de la
26/03/2012 54.60
486, no consagra expresamente la figura de la
cancelación parcial por no uso, de un análisis
normativo de la Decisión 334 y de algunos de
los principios que gobierna el derecho de mar-
cas, se llega a la conclusión de que la figura de
la cancelación parcial por no uso en el régimen
de la Decisión 344 se desprende claramente y,
por lo tanto, es operante bajo dicha normativa.
Lo anterior de conformidad con la siguiente ar-
gumentación:
a. “De permitirse que el titular de un registro
marcario utilice el signo distintivo únicamen-
te para algunos de los productos que ampara
el respectivo signo, se estaría validando un
registro abusivo del mismo. Las clases con-
templadas en la clasificación internacional si
bien son un parámetro de ubicación, contie-
nen en muchos de los casos productos de
diversa índole que bien pueden ser explota-
dos por marcas idénticas o similares, siem-
pre y cuando no se genere confusión o aso-
ciación en el público consumidor de confor-
midad con el análisis de registrabilidad que
haga la respectiva oficina de registro mar-
cario. 1 En consecuencia, de permitirse la
hipótesis planteada se estaría impidiendo el
derecho de terceros de explotar un determi-
nado signo distintivo en relación con los pro-
ductos sobre los cuales no se está utilizando
una marca determinada; en pocas palabras
se estaría generando ventajas abusivas a un
determinado comerciante en relación con otro,
como que es totalmente ajena al espíritu del
ordenamiento jurídico de propiedad industrial.
Lo anterior es evidente en casos donde a una
persona le niegan el registro de un signo dis-
tintivo por existir una marca similar que no se
encuentra en uso para los productos sobre
los cuales recaería el signo solicitado. Si la
marca solicitada no es susceptible de gene-
rar confusión en el público consumidor te-
niendo en cuenta los productos amparados
que sí se usan, se generaría inmediatamente
la siguiente pregunta: ¿por qué no se podría
permitir la cancelación parcial de la marca
registrada, si esto es perfectamente compati-
ble con los principios que gobiernan el dere-
cho marcario?
1
Un caso claro lo tenemos en el evento de que se
cancele parcialmente una marca notoria, tal y como se
mostró en el numeral anterior la presente interpreta-
ción prejudicial.
GACETA OFICIAL
En conclusión, un uso responsable del dere-
cho exclusivo que confiere el registro mar-
cario se da cuando el signo es usado para
todos los productos que ampara, ya que lo
contrario sería generar ventajas injustas en
detrimento de los demás competidores en el
mercado.
b. Dentro del derecho de marcas se encuentran
dos principios que se complementan uno al
otro: el principio del uso obligatorio de la
marca y el principio del uso real y efectivo de
la marca.
El principio de uso obligatorio se postula de
la siguiente manera: el titular de la marca
tiene la obligación de usar su marca en rela-
ción con los productos que dicha marca am-
para.
La doctrina estudia este principio como un
pilar fundamental en el derecho de marcas,
ya que le da operatividad al sistema, decanta
el formalismo del sistema atributivo en mate-
ria de marcas con la realidad del mercado, y
realiza plenamente la función identificadora
de la marca.
Sobre este punto el Profesor Carlos Fernán-
dez Novoa, ha dicho lo siguiente:
“La figura del uso obligatorio desempeña
en el Sistema Comunitario de Marcas las
funciones clásicas que ha venido cumplien-
do en los ordenamientos nacionales. El
principio del uso obligatorio constituye, ante
todo, un mecanismo que contribuye a con-
solidar la marca como bien inmaterial: al
usar efectivamente la marca en cumpli-
miento de la carga legalmente impuesta,
el titular difunde la marca ante el público
haciendo posible que éste establezca la
correspondiente asociación entre el signo
y el producto. El principio de uso obligato-
rio facilita, en segundo término, la aproxi-
mación entre la realidad formal del Regis-
tro y la realidad viva del mercado: en la
medida en que vayan cancelándose suce-
sivamente las marcas registradas pero no
usadas efectivamente en el trafico econó-
mico, se produciría una correlativa concor-
dancia entre el Registro de Marcas y el
fenómeno vital de la utilización de las mar-
cas en los diversos sectores del mercado.
El principio de uso obligatorio responde,
26/03/2012 55.60
en tercer lugar, a exigencias eminente-
mente prácticas: al ser eliminadas del Re-
gistro las marcas no usadas efectivamen-
te, disminuye de modo paralelo la satura-
ción de marcas registradas que actual-
mente existen en algunas clases de pro-
ductos y servicios; saturación que puede
dificultar la selección y registro de nuevas
marcas por parte de los empresarios”. 2
En relación con el principio del uso real y
efectivo de la marca, además de lo expre-
sado en el numeral anterior, podemos decir
que actúa como un complemento del princi-
pio de uso obligatorio, y tiene como finalidad
principal la de que no se reserve al titular el
monopolio de una marca que no se explota
real y efectivamente para todos los produc-
tos o servicios para los cuales se solicitó su
registro. De manera que para el caso de mar-
cas que amparen más de un producto, el
principio mencionado se realiza si se usan
dichas marcas para todos y cada uno de los
productos determinados, teniendo en cuenta
las cantidades puestas en el mercado en
relación con su naturaleza y su forma de
comercialización.
Como ya se dijo, los dos principios mencio-
nados son vitales para una adecuada opera-
tividad del sistema de registro y la protección
de las marcas, por lo siguiente:
• Nos informan acerca de la operatividad del
sistema de registro marcario y de la con-
creción de la marca como un bien intangi-
ble.
• Atenúa el formalismo que trae el sistema
atributivo del registro marcario, aproximan-
do éste al propio mercado de bienes y ser-
vicios.
• Concreta en el mercado la relación entre
marca y producto o servicio;
• Y, nos informa de qué manera se hace
palpable en el sistema la función distintiva
de la marca.
En esa línea estructural de nuestro sistema
marcario, no se puede pensar en la existen-
2
FERNANDEZ NOVOA, Carlos Fernando. “EL SISTEMA
COMUNITARIO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo, S.A.
Madrid, 1995, págs. 356 y 357.
GACETA OFICIAL
cia de una marca que no se use real y efec-
tivamente y, en consecuencia, no cabe pen-
sar en una marca que ampare unos produc-
tos determinados y que sólo se use para
algunos de ellos y para otros no. Precisa-
mente, lo que nos muestran los principios
analizados es que hay una relación tal entre
marca y producto, y entre estos dos y el
mercado, que hace que sea impensable un
registro formal que genere derechos sin que
exista la utilización real y efectiva de la mar-
ca.
c. El artículo 110 de la Decisión 344 estable-
ce “que se entenderá que una marca se en-
cuentra en uso cuando los productos o servi-
cios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca (…)”.
Como ya se anunció, dicha norma consagra
positivamente el principio del uso real y efec-
tivo de la marca. En ese sentido, es claro que
para el trámite de la cancelación por no uso
no basta que se demuestre el uso de la mar-
ca para cualquiera de los productos ampara-
dos, sino que se demuestre el uso para to-
dos los productos amparados, es decir, que
todos los productos amparados con esa mar-
ca estén comercializados en el mercado con
dicho signo distintivo, lo que permitiría una
cancelación parcial en relación con los pro-
ductos para los cuales la marca no esté sien-
do usada.
Sobre el uso parcial de la marca en el ámbito
de la Decisión 344, el Tribunal ha manifesta-
do lo siguiente:
“El principio del uso efectivo de la marca
se consagra positivamente en el primer
párrafo del artículo 110 de la Decisión 344,
que consagra algunos parámetros en re-
lación con las cantidades de los productos
y servicios comercializados; éstos se de-
ben tener en cuenta para determinar si una
marca efectiva y realmente ha sido usada
o no. En relación con el principio del uso
real y efectivo de la marca se puede decir
que actúa como un complemento del prin-
cipio de uso obligatorio, y tiene como fina-
lidad principal la de que no se reserve al
titular el monopolio de una marca que no
se explota real y efectivamente.
26/03/2012 56.60
Por lo tanto, se entiende que una marca
se encuentra en uso cuando todos los
productos o servicios que distingue se en-
cuentran en el comercio o en el mercado,
de conformidad con los criterios comenta-
dos, es decir, que no basta que se de-
muestre el uso para cualquiera de los pro-
ductos o servicios amparados, sino para
todos y cada uno de ellos”. (Proceso 46-
IP-2006. Interpretación Prejudicial de 23
de agosto de 2006, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1415,
de 18 de octubre de 2006).
d. El artículo 108 de la Decisión 344 establece
que: “La oficina nacional competente cance-
lará el registro de una marca a solicitud de
cualquier persona interesada, cuando sin mo-
tivo justificado, la marca no se hubiese utili-
zado en al menos uno de los Países Miem-
bros, por su titular o por el licenciatario de
éste, durante los tres años consecutivos pre-
cedentes a la fecha en que se inicie la acción
de cancelación (…)”.
La exégesis de la norma en ningún momento
permite deducir que el uso de la marca puede
ser para alguno o algunos de los productos
que ampara la marca. Una sana lectura de la
disposición nos llevaría a la conclusión de
que una marca se encuentra en uso respecto
de todos y cada uno de los productos que
ampara. Lo que sí afirma la norma, cosa que
es bien diferente, es que la marca debe estar
en uso en al menos en uno de los Países
Miembros.
e. Desde la propia definición normativa de mar-
ca (artículo 81 de la Decisión 344), se esta-
blece que la marca tiene unos efectos prácti-
cos: que sea “capaz de distinguir en el mer-
cado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los pro-
ductos o servicios idénticos o similares de
otra persona”. Dicho efecto práctico, unido a
la obligación de usar la marca, no puede
llevar a conclusión distinta de que la marca
debe ser usada para todos los productos que
ampara y no para algunos de ellos.
f. El artículo 112 de la Decisión 344 en su in-
ciso segundo, consagra la figura de la renun-
cia parcial de los derechos sobre el registro,
estableciendo que en caso de presentarse
GACETA OFICIAL
dicha renuncia la cancelación del registro
abarcará sólo los productos o servicios a los
que el titular haya renunciado.
Aunque se trata de una figura diferente, se
evidencia con esto que la marca se relaciona
con unos productos determinados y que la
suerte que corren algunos de los productos
amparados no la siguen todos. En otras pala-
bras, si se permite la renuncia parcial del
titular, es porque se entiende que la marca
puede ser usada para unos productos y para
otros no.
g. Que la Decisión 486 haya consagrado expre-
samente la figura de la cancelación parcial
por no uso, no significa que la misma no sea
procedente bajo la Decisión 344. En efecto,
lo que hizo la Decisión 486 fue volver explícita
una situación, que como se observa se des-
prende de la propia normativa andina.
De conformidad con lo dicho anteriormente, la
figura de cancelación parcial por no uso sí ope-
ra bajo el régimen de la Decisión 344". (Proceso
04-IP2008, ya citado).
En el evento de presentarse una acción de can-
celación parcial por no uso, la Oficina de Regis-
tro Marcario deberá dar el trámite previsto en la
normativa comunitaria y, de ser procedente di-
cha cancelación, eliminar del registro aquellos
productos que no hubiesen sido usados.
c. Viabilidad en relación a una marca no-
toriamente conocida.
Para referirnos al tema, el Tribunal tomará como
base el proceso 46-IP-2006, publicado en la
G.O.A.C. Nº 1415, de 18 de octubre de 2006,
marca: PUM COLOMBINA (denominativa).
Por otro lado, la figura de la marca notoria, cuya
protección jurídica, como reiteradamente lo ha
precisado este Tribunal, va más allá del princi-
pio de especialidad ya que ampara valores de la
propia estructura de la competencia en el mer-
cado, se protege en la Decisión 344 teniendo
como base la protección al esfuerzo del empre-
sario que logra llegar a convertir su marca en
notoria para el público consumidor. En relación
con la protección de la marca notoria en el
régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha mani-
festado lo siguiente:
26/03/2012 57.60
“La marca notoriamente conocida, o simple-
mente marca notoria, es aquella difundida en
una colectividad de individuos pertenecien-
tes a un grupo determinado de consumidores
de cierto tipo de bienes o servicios.
(…)
La Normativa Comunitaria protege a la mar-
ca notoriamente conocida; este tipo de mar-
ca goza de protección especial, que va más
allá de los principios de territorialidad y espe-
cialidad, al punto de establecer que no pue-
den ser registradas como marcas los signos
que sean una imitación o reproducción de
una marca notoriamente conocida, (literal d,
del artículo 83), o que tengan semejanzas o
similitudes que conlleve a confusión con mar-
cas notoriamente conocidas, (literal e del mis-
mo artículo, de la Decisión 344).
Sobre la clase de protección a la marca no-
toriamente conocida a que se refieren los
literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión
mencionada ha dicho el Tribunal:
El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344,
establece una amplia protección para los sig-
nos distintivos que posean la característica
de notoriedad. Lo hace estableciendo la pro-
hibición para la inscripción de signos que re-
produzcan, imiten o transcriban, total o par-
cialmente, un signo distintivo notoriamente
conocido en el país en el que se solicita el
registro o, en el comercio subregional o inter-
nacional sujeto a reciprocidad.
Este literal establece una amplia protección
para los signos distintivos que reúnan condi-
ciones de notorios; no obstante, la notorie-
dad es un hecho que como se ha dicho debe
ser probado. Así lo establece el artículo 84
de esa Decisión cuando señala los elemen-
tos que sirven para medir tal circunstancia.
Ello porque (...) la marca común, para ele-
varse al estado de marca notoria, debe contar
con una serie de factores tales como: (...)
difusión de la marca, imagen en el mercado,
comercialización del producto, etc. La carga
de la prueba corresponde al titular de la mar-
ca, pues ésta puede ser desconocida inclusi-
ve por la autoridad administrativa o judicial y
la prueba precisamente pretende convencer
al juzgador de que la marca alegada como
GACETA OFICIAL
notoria reúne características especiales que
no poseen las marcas”. (Proceso Nº 23-IP-
96, publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de
julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA).
“En el literal e) del artículo 83 de la Decisión
344 se prevé una protección especial a la
marca notoriamente conocida, independien-
temente de la clase de servicios y productos
solicitados para el registro, considerando que
si existe similitud puede producirse confu-
sión con otra marca. (Proceso Nº 16-IP-2001,
publicado en la G.O.A.C. Nº 674 de 31 de
mayo de 2001, marca: PURO VARELA Y
LOGOTIPO).
Una marca no es notoria desde su aparición
en el mercado y tal condición constituye un
estatus superior al que han llegado ciertas
marcas en virtud de la calidad de los produc-
tos que distingue, permanencia en el merca-
do, aceptación y conocimiento entre los con-
sumidores.
(…)
La notoriedad de la marca se construye a
través del esfuerzo, trabajo, e inversión de
su titular, que la ha difundido en el mercado y
ha establecido ciertos parámetros de calidad
en sus productos, por esto requiere una pro-
tección especial a fin de evitar que terceros
pretendan aprovechar maliciosamente el
prestigio ajeno.
Señala Zuccherino dentro del tema:
Las llamadas marcas notorias han merecido
tradicionalmente, una protección especial, en
la medida en que respecto de ellas resulta
factible el aprovechamiento del prestigio aje-
no. La notoriedad debe beneficiar a quien la
ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero
no a quienes la utilizan parasitariamente en
productos o servicios que no pertenecen al
mismo fabricante o prestador que consiguió
la notoriedad 3”. (Proceso 160-IP-2005, publi-
cado en la G.O.A.C. Nº 1271, de 2 diciembre
de 2005, marca: SERVICONTROL denomi-
nativa).
3
ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL
GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y
131.
26/03/2012 58.60
Sobre el tema el Tribunal ha sostenido: “En este
marco, resulta necesario estudiar la figura de la
cancelación de la marca por no uso respecto a
uno o varios de los productos que protege, a la
luz del amparo especial que se le otorga a la
marca que ha alcanzado el grado de notoria.
Precisado que el registro marcario conlleva el
derecho de uso exclusivo de la marca y la
defensa contra el registro de signos similares o
idénticos que puedan generar confusión en el
público consumidor sobre el origen empresarial,
y que se crea la obligación de hacer uso de la
marca, so pena de que se cancele el registro, a
fin de evitar monopolio sobre determinado signo
sin presencia en el mercado, se debe eliminar el
registro de aquellas marcas que no se usan,
siendo éste uno de los efectos del no ejercicio
de la obligación de usar la marca por parte del
titular del registro marcario; sin embargo, es
necesario establecer que en relación con la
marca notoria que ampara varios productos la
Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben
realizar respecto de la solicitud de cancelación
por no uso un análisis consecuencial diferente
al que se realizaría respecto de una marca que
no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que
debe incluir el examen de los siguientes presu-
puestos:
Teniendo en cuenta que el derecho de marcas
se consagra bajo el postulado de promover la
actividad empresarial y la competencia leal, no
es admisible que se permita el aprovechamien-
to del prestigio ajeno al hacer operante la figura
de la cancelación por no uso de la marca no-
toria de la misma forma en que se haría respec-
to de una marca que no haya alcanzado tal
nivel, ya que en este caso está en juego no
sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria,
sino la protección al público consumidor, quien
relacionará de inmediato la marca con el tradi-
cional y conocido fabricante, así como el dere-
cho de los otros consumidores, con quienes no
se competiría lealmente si un comerciante utili-
za el esfuerzo ajeno para promocionar sus pro-
ductos.
En conclusión, no resultaría justo el aprovecha-
miento por parte de un tercero del esfuerzo de
quien ha colocado en la categoría de notoria una
marca, y si bien la figura de la cancelación del
registro marcario por efecto del no uso de la
marca y el tema de la notoriedad están previs-
tos en regulaciones independientes, existe una
íntima conexión entre las dos figuras, dado el
GACETA OFICIAL
derecho preferente que se otorga a quien ha
obtenido la cancelación por no uso de registrar
a su nombre el signo que ha logrado sea cance-
lado.
En los casos de marcas que amparan más de
un producto, la cancelación por no uso respecto
de algunos de estos productos crea problemas
para el consumidor que impacta el tema de la
competencia leal, haciendo que a la postre no
puedan coexistir en el mercado dos marcas que
amparan productos de diferente origen empre-
sarial pero que pueden originar confusión en el
público consumidor, o bien la utilización de una
marca que ha alcanzado el estatus de notoria
por parte de un tercero, independientemente de
la clase en que puedan catalogarse los produc-
tos en el Nomenclátor.
En todo caso, si bien el signo que sea solicitado
como marca goza de prioridad, deberá cumplir
con los requisitos esenciales para ser registra-
do (previstos en el artículo 81 de la Decisión
344), y no deberá estar incurso en las causales
de irregistrabilidad previstas (artículos 82 y 83
de la Decisión 344), en especial en las consa-
gradas en los literales d) y e) del artículo 83 que
brindan protección especial a una marca noto-
riamente conocida.
Así las cosas, deberá la Oficina Nacional o el
Juez Competente, en su caso, establecer pri-
meramente el estatus de notoria de la marca
que se pretende cancelar por no uso, para dedu-
cir si pese al incumplimiento de la obligación de
usar la marca, ésta conserva la categoría de
marca notoria, ya que, aunque el uso constante
es una de las formas en que se puede funda-
mentar dicha categoría, no es la única ya que
es menos cierto que en relación con determina-
das marcas el grado de notoriedad de la misma
persiste en el mercado aunque no se le use.
De la conclusión a la que se arribe dependerá la
efectividad del derecho preferente a que alude el
artículo 111 de la Decisión 344, ya que a la
postre no podrá registrarse como marca el sig-
no que reproduzca o imite una notoria, conforme
lo establece el artículo 83 de la Decisión 344".
(Proceso 46-IP-2006, ya citado).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
26/03/2012 59.60
CONCLUYE:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar
la seguridad jurídica y la confianza legítima, la
norma comunitaria sustantiva no surte efectos
retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas
concretas disciplinadas en ella, se encuentran
sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma
vigente, al tiempo de su constitución. La norma
comunitaria en materia procesal se aplicará a
partir de su entrada en vigencia, a los trámites
en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un
procedimiento, la nueva norma se aplicará in-
mediatamente a los trámites procesales pen-
dientes.
En cuanto a la acción de cancelación del regis-
tro de una marca, prevista en el artículo 108 de
la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que
será aplicable tanto a la concesión del registro
como a sus correspondientes declaratorias de
cancelación o de anulación, la normativa comu-
nitaria vigente para el momento en que fueron
introducidas las respectivas solicitudes de con-
cesión del registro, o la de cancelación o de
nulidad del mismo, a través de los recursos y
acciones pertinentes.
SEGUNDO: Los artículos 108 a 111 de la Deci-
sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-
gena, establecen las características y los pre-
supuestos procesales de la figura de la cancela-
ción por no uso de la marca, de conformidad
con lo expresado en la presente interpretación
prejudicial.
La carga de la prueba en el trámite de cancela-
ción de la marca por no uso corresponde al
titular del registro y no al solicitante, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 108 de la
Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de
la marca probar su uso real y efectivo, so pena
de que se cancele dicho registro.
TERCERO: La protección a la marca notoria-
mente conocida otorga un tratamiento especial
que no tienen las marcas comunes, pero esto
no significa que la notoriedad surja del signo por
sí sola, o que para su reconocimiento legal no
tengan que probarse las circunstancias que,
precisamente, le han dado tal característica.
Alegada la notoriedad de una marca como obs-
táculo para el registro de un signo, la prueba de
GACETA OFICIAL 26/03/2012 60.60

tal circunstancia corresponde a quien la alega. El Consejo de Estado de la República de Co-

Este dispondrá, para ese objeto, de los medios lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
probatorios previstos en la legislación interna y deberá adoptar la presente interpretación prej-
el reconocimiento corresponde otorgarlo, según udicial cuando dicte sentencia dentro del proce-
el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la so interno Nº 2004-00350 de conformidad con lo
Autoridad Nacional Competente, con base en dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Crea-
las pruebas presentadas. ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto
CUARTO: A pesar de que la Decisión 344 de la en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto
Comisión del Acuerdo de Cartagena, a diferen- del Tribunal.
cia de la 486, no consagra expresamente la fi-
gura de la cancelación parcial por no uso, de un NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente
análisis normativo de la Decisión 344 y de algu- interpretación a la Secretaría General de la Co-
nos de los principios que gobiernan el derecho munidad Andina para su publicación en la Gace-
de marcas, se llega a la conclusión de que la ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
figura de la cancelación parcial por no uso en el
régimen de la Decisión 344 se desprende cla- Leonor Perdomo Perdomo
ramente y, por lo tanto, es operante bajo dicha PRESIDENTA (e)
normativa.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
Para demostrar un uso real y efectivo de la MAGISTRADO
marca, es obligatorio que se demuestre que
todos los productos amparados con esa marca José Vicente Troya Jaramillo
estén siendo comercializados en el mercado MAGISTRADO
bajo dicho signo distintivo, lo que permitiría una
cancelación parcial en relación con los produc- Isabel Palacios Leguizamón
tos para los cuales la marca no esté siendo SECRETARIA
usada.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
En el evento de presentarse una acción de can- ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-
celación parcial por no uso, la Oficina de Regis- pia del original que reposa en el expediente de
tro Marcario deberá dar el trámite previsto en la esta Secretaría. CERTIFICO.-
normativa comunitaria y de ser procedente di-
cha cancelación, eliminar del registro aquellos Isabel Palacios L.
productos que no hubiesen sido usados. SECRETARIA

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