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Servicio de asistencia técnica europeo sobre derechos de propiedad intelectual

Hoja de hechos

Cómo abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en

las negociaciones transnacionales

Mayo de 2012

Introducción................................................. .................................................. ....... 1

1 Antes de la negociación ............................................... ....................................... 2

1.1 Estructura de PI y trabajo en equipo ............................................. ........................... 2

1.2 Realizar búsqueda de diligencia debida .............................................. ........................ 3

1.3 Prepare un resumen de los temas de negociación ........................................... ..... 5

1.4 Definir el valor de la transacción .............................................. ......................... 5

2 En la mesa de negociaciones .............................................. ...................................... 7

2.1 Llegue a un acuerdo en el que todos ganen ............................................ ............................ 7

2.2 Divulgar confidencialmente ................................................ ................................ 8

2.3 Considere las mejoras ................................................ ............................. 8

2.4 Asignar riesgo ................................................ .............................................. 9

Recursos útiles ................................................ .................................................. 10

Introducción

Negociar transacciones de propiedad intelectual (PI) 1 no es una tarea fácil y puede resultar extremadamente
exigente. Para evitar errores comunes, existen algunas consideraciones que cualquier persona que negocie activos
de propiedad intelectual debe tener en cuenta. En primer lugar, dado que se considera que las negociaciones
comienzan antes de sentarse a la mesa de negociaciones, prepararse cuidadosamente de antemano resulta
fundamental para que las discusiones sean beneficiosas y exitosas. Por esta razón, esta hoja informativa tiene el
propósito de prepararlo no solo durante el proceso sino con mucha anticipación.

1 El término transacciones puede implicar la cesión definitiva de un activo de propiedad intelectual, así como su licencia. Los siguientes acuerdos son
ejemplos de transacciones de propiedad intelectual: acuerdos de licencia, cesiones y empresas conjuntas.
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Por lo tanto, este documento tiene como objetivo centrarse en algunos de los aspectos clave relacionados con las
negociaciones de activos de propiedad intelectual, principalmente a nivel transnacional, donde los objetivos de las
partes negociadoras son más amplios, dada la amplitud del mercado. Aunque todos los aspectos siguientes se
consideran generalmente cruciales al negociar una transacción de propiedad intelectual, deben pertenecer al tipo de
acuerdo con el que está tratando y abordar los problemas específicos de la transacción.

Dirigida tanto a empresas como a innovadores independientes, esta hoja informativa no lo convertirá, sin embargo, en un
negociador experto, por lo que se recomienda encarecidamente buscar siempre asesoramiento legal profesional cuando se
trate de transacciones de propiedad intelectual.

1 Antes de la negociación
En las transacciones de propiedad intelectual, es fundamental que ambas partes definir el objeto del acuerdo. Por
tanto, lo primero que hay que saber es en qué consiste la IP que se quiere negociar, si se trata de una patentar para
una tecnología, un
marca comercial para un producto (por ejemplo, integrando esa tecnología), o un derechos de autor para software (por
ejemplo, implementado dentro de ese producto). En acuerdos de licencia, También debe tener claro qué derechos tiene la
intención de otorgar con respecto a esa propiedad intelectual, a saber:

Derechos a otorgar Patentes Marcas comerciales Software

Alcance territorial • • •

Tipo de uso
• • •

Duración
• • •

Derecho a
• • •
sublicenciar

1.1 Estructura de PI y trabajo en equipo

Para empezar, un aspecto crucial antes de entablar negociaciones se refiere al arreglo de una estructura de IP
interna, responsable de todos los pasos relacionados a tomar en las fases de negociación 2. Esto también
representaría un punto de referencia para todo su equipo en lo que respecta a cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual. El conocimiento de la PI es, de hecho, un imperativo para tener éxito en la coordinación de los
objetivos comerciales de su empresa y alcanzar las metas de negociación. Tener a todo su equipo en la misma
onda que su estrategia comercial probablemente ayudará a evitar que sus planes sean saboteados.

2 En algunos casos, principalmente para micro y pequeñas entidades, la persona responsable de la gestión de la propiedad intelectual puede ser el mismo que el

propietario.

2
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Es fundamentalmente importante contar con una persona competente en asuntos relacionados con la propiedad
intelectual con usted durante la negociación, que actúe también como ejecutor 3. De hecho, es recomendable que no
participe solo en las charlas, al menos en las primeras reuniones. Trayendo consigo un persona experta en PI puede
ayudarlo a obtener una comprensión integral de las cuestiones de propiedad intelectual en juego.

Además, tenga en cuenta que la negociación es trabajo en equipo. Es decir, dado que el acuerdo que va a
suscribir involucra aspectos legales, financieros y técnicos complejos, por lo tanto, se necesita la experiencia de
todas estas áreas y se recomienda en la mesa de negociación. Esto ayudaría a dar credibilidad a su imagen a los
ojos de su contraparte y ayudar a que las discusiones avancen de la manera que usted planeó.

1.2 Realizar una búsqueda de diligencia debida

La debida diligencia, entendida como el ejercicio de recopilar la mayor cantidad de información posible para llegar a
la negociación bien preparados, es el aspecto más importante antes de emprender una transacción de propiedad
intelectual. Las conversaciones en sí mismas son la culminación de un proceso. Estar informado del mercado, la
tecnología, el socio potencial y sus posiciones y objetivos comerciales particulares es decisivo para asegurar una
negociación exitosa.

1.2.1 Libertad para operar

Si va a adquirir los derechos o una licencia de una determinada tecnología, asegúrese de que no haya otras
restricciones sobre el uso de la misma y de que no haya derechos de terceros involucrados; en pocas palabras, que
la tecnología en cuestión puede comercializarse con un riesgo limitado de responsabilidad por infracción, lo que se
conoce como
libertad para operar.

A continuación, debe conocer cualquier propiedad intelectual que le pertenezca a usted y a su contraparte y, lo que
es más importante, situar la propiedad intelectual en cuestión y su desarrollo prospectivo en el contexto del proceso
comercial, que implica la comercialización en el mercado y los objetivos y cuestiones corporativas de la otra parte. .

Para hacerlo, la recopilación de datos relacionados con esa propiedad intelectual específica de antemano se
considera una mejor práctica. Para ello, se recomienda que se consulte a un profesional de PI oa una oficina
nacional de PI. Este último puede realizar búsquedas de IP 4 o ayudarlo a realizarlos.

3 De hecho, esta persona debe dar fuerza a sus afirmaciones y también proporcionar pruebas de las de la contraparte.

4 También es posible que desee comenzar a buscar por su cuenta. Con este fin, el European IPR Helpdesk emite dos fichas técnicas para
presentarle la búsqueda de patentes y marcas utilizando las bases de datos más relevantes a nivel europeo e internacional. Estos
documentos están disponibles en
http://www.iprhelpdesk.eu/library/fact-sheets .

3
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1.2.2 Análisis competitivo

Una investigación de diligencia debida puede ser beneficiosa para comprender mejor la posición del comprador en
la negociación al:

• Identificando sus objetivos de negocio y el Estrategia de propiedad intelectual así como la presión que tiene que hacerles

frente (por ejemplo, la necesidad de obtener una licencia);

• Analizando sus productos o servicios para descubrir qué IP está utilizando;

• Determinar cuales son sus opciones contables por ejemplo, si prefiere amortizar los costos
relacionados con la propiedad intelectual durante la vida esperada del activo o pagarlos inmediatamente
como costo de ventas);
• Segmentar sus cartera de patentes, para comprender el área central del negocio y determinar sus
necesidades tecnológicas.

Esta práctica, también conocida como inteligencia competitiva 5, se considera fundamental para impulsar el proceso
de decisión, ya que conocer las motivaciones y necesidades de la contraparte favorece una conclusión más rápida
de las negociaciones, ya que ya se sabe hacia dónde apuntar. Sin embargo, el estado del negociador que vende la
tecnología también es importante, ya que la salud financiera de la empresa, la estrategia de propiedad intelectual y
la participación de mercado son definitivamente relevantes para mostrar la confianza comercial de la contraparte.

La realización de este tipo de análisis también le ayudará a recopilar datos para estimar el contexto de la
tecnología y la "vida útil". De hecho, entablar negociaciones incluye no solo examinar los detalles de la tecnología
objeto del contrato, sino también comprobar si existen otras tecnologías similares en desarrollo o en el mercado que
puedan ofrecer el mismo resultado técnico. Al respecto, se debe verificar lo siguiente antes de las negociaciones.

• Prioridad
• Presentación

• Fechas de vencimiento
• Cualquier posibilidad de que estas tecnologías puedan ser con licencia
• Las probabilidades de inventando y diseñando alrededor

Además, las tecnologías pueden volverse obsoletas fácilmente debido al interminable proceso de innovación. Por
tanto, ya antes de las charlas, conviene realizar una

5 La inteligencia competitiva es una práctica comercial legal que se ocupa de recopilar información sobre productos, clientes y competidores
(es decir, entorno empresarial externo) para lograr una estrategia empresarial. Este tipo de servicio lo ofrecen normalmente organizaciones
especializadas mediante el pago de una tarifa. Sin embargo, dicha información también se puede recopilar "libremente" a través de
relaciones comerciales, precisamente obteniendo información a través de la red de proveedores, clientes o socios comerciales.

4
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evaluación general de la esperanza de vida de la tecnología en cuestión. Más precisamente, sería aconsejable
prever de alguna manera el tiempo durante el cual se espera que dicha tecnología mantenga su valor de mercado.
Por supuesto, esto no es un trabajo fácil pero, después de haber recopilado datos de mercado y haber comprendido
que es probable que se desarrollen nuevas soluciones técnicas en un futuro próximo, sería aconsejable incluir
cláusulas en el acuerdos de licencia previendo la posibilidad de revisar sus términos y dando a ambas partes la
posibilidad de rescindir el contrato.

1.3 Preparar un resumen de los temas de negociación

Una vez que haya realizado los ejercicios anteriores, ya puede preparar un Jefes de acuerdo. Este documento,
también conocido como Base propuesta del acuerdo,
representa un resumen de las cuestiones comerciales clave que desea abordar en la mesa de negociaciones y que
se incluirán en el acuerdo de licencia. Dentro de esta plantilla, puede identificar los asuntos que considere de
máxima y mínima importancia para usted, así como anticipar aquellos que probablemente sean más o menos
importantes para la otra parte.

Este tipo de directriz ayudará sin duda a iniciar y avanzar en las negociaciones, así como a lograr más fácilmente el
acuerdo final. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no significa que deba alcanzar todas las posiciones
establecidas en el esquema. Usted debería ser flexible y reconocer que las conversaciones pueden traer algunos
resultados que pueden resultar menores o aún más óptimo que los previstos en los Principios de Acuerdo.

Los jefes de acuerdo con un desglose de los temas clave también pueden presentarse a los otros socios de la
transacción, lo que puede ser muy útil para iniciar negociaciones y organizar las discusiones. También podría
resultar más fácil comenzar con un documento de este tipo en lugar de un borrador de acuerdo.

1.4 Definir el valor de la transacción

Al igual que con cualquier otra transacción, al entablar negociaciones de propiedad intelectual se debe definir un
precio para la tecnología en cuestión. Aunque el valor de un intangible no es tan fácil de determinar como el de un
activo tangible, existen varios métodos para facilitar esta tarea. En esta etapa se deben evaluar tres cuestiones:

• Cuánto está dispuesta a pagar la contraparte;

• Cuánto debería pagarse por la tecnología;
• Cuál es el pago más adecuado.

En cuanto a las primeras cuestiones, un comprador basará su decisión en si la tecnología mejorará su capacidad de
obtener ingresos en lugar de en su valor teórico. En este caso, se debe realizar una evaluación entre el valor
inherente de la tecnología y el costo de producción para determinar si, al final de la adquisición y utilización, todavía
hay un margen de ganancia una vez que el producto finalmente se comercializa.

5
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1.4.1 Valoración de tecnología

De manera concisa, existen varios criterios de valoración que, dada la estructura de este documento, no se pueden
explicar de forma exhaustiva. Los más relevantes son:

• Enfoque de costos - el valor de la tecnología se expresa por los costos asociados con el desarrollo,
la protección y la comercialización. Todo esto representa el mínimo recuperable por parte del
vendedor, más intereses;
• Enfoque de ingresos - la valoración aquí implica algunas medidas que indican la cantidad de
ingresos que es probable que genere la nueva tecnología. Las respectivas participaciones y
beneficios de las partes deben calcularse con base en una fórmula de regalías;

• Enfoque de mercado - Se comparan otras transacciones de mercado de tecnología similar para

determinar el valor de un intangible en espera de negociaciones de negociación.

Otros criterios que juegan un papel clave en la valoración de la transacción pueden ser: protección de la propiedad intelectual,
consideraciones de mercado y competitivas (por ejemplo, participación en el mercado y terceros), consideraciones financieras
(por ejemplo, beneficios, costos de producción), asignación de riesgos (por ejemplo, responsabilidad del producto, costos de
ejecución). y garantía), consideraciones legales (por ejemplo, duración de los derechos de licencia).

1.4.2 Definición de tasas de regalías

Un tema fundamental dentro de las negociaciones es sin duda términos monetarios, más precisamente, si habrá
un pago por adelantado en la firma del contrato o si es necesario llegar a un acuerdo sobre el programa, la
estructura y la tarifa de las regalías. En este último caso, es recomendable recabar información sobre el tasa de
regalía aplicada a intangibles similares a los objeto del contrato, con el fin de obtener un margen de maniobra
para la negociación de precios. Para determinar el valor intangible e identificar regalías comparables, puede:

Consultar bases de datos de tasas de regalías, que también son útiles para comprobar la exclusividad,
duración y territorialidad de las licencias 6;
• Considerar las tarifas que usted o su contraparte pagan por el uso de otros tecnologías
comparables;
• En el caso de licencias, establecer ellos de acuerdo con el alcance y los términos de utilizar;
Evaluar el general relación comercial con la otra parte (por ejemplo, si son competidores, socios a
• largo plazo, inventor y productor, etc.);

6 También es posible que desee contar con el apoyo de organizaciones como Licensing Executive Society International (LESI), que asesora sobre
todos los temas relacionados con la concesión de licencias, la transferencia de tecnología y la comercialización de derechos de propiedad
intelectual. LESI es una organización global global compuesta por 32 sociedades miembros de LES nacionales y regionales. Puede acceder al
sitio web en
http://www.lesi.org/ , y desde allí ser redirigido a su punto de contacto nacional.

6
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• Analizar los competitividad en el mismo sector de mercado y territorio.

Todo lo anterior es solo un lista no exhaustiva de algunos factores útiles para determinar cuál podría ser una tasa de
regalías correcta.

En resumen, dentro de las transacciones de propiedad intelectual es extremadamente importante contar con el apoyo
de pertinente y objetivo documentación relacionado con técnico, financiero o de otro tipo datos. Entrar en
negociaciones equipado con este tipo de datos ayudará a:

• Corroborar sus afirmaciones y facilitar que la otra parte las comprenda;

• Fortalecer su puesto, ya que será la contraparte como socio confiable percibido por tu
con quien trabajar;
• Tener algún efecto de descuento en las consideraciones comerciales de transferencia, además de
la tecnología basadas en el mercado provisto. datos que eres

2 En la mesa de negociaciones
En esta fase los negociadores explorarán la posible relación por venir y los principales términos comerciales que se
incluirán dentro del acuerdo final, así como otras cuestiones legales. 7 relacionados con la próxima asociación
comercial. Las partes deben ser conscientes de que cada una de ellas aporta algo de valor a la relación. La clave
para una negociación exitosa consiste en comprender cuál es ese valor.

2.1 Llegue a un acuerdo en el que todos ganen

Las negociaciones contractuales son normalmente un proceso largo en el que ambas partes deben considerar hacer
algunas concesiones para satisfacer los intereses de la otra parte, siempre que sea necesario para evitar problemas de
bloqueo. Principalmente dentro de los acuerdos de licencia,
lo que está a punto de comenzar suele ser una relación comercial a largo plazo. Insistir sin consideración en que se
firme el acuerdo “previsto” puede crear una relación conflictiva que probablemente se complicará en el futuro. Por lo
tanto,
flexibilidad en las negociaciones de propiedad intelectual siempre puede ayudar a resolver cuestiones pendientes y
llegar a un acuerdo viable, para tener más posibilidades de éxito dentro de la asociación.

Entonces es aconsejable mostrar la voluntad de alcanzar un Acuerdo "ganar-ganar"

a través de declaraciones razonables. En la mesa de negociaciones, las partes deben centrarse en

7 Las consideraciones legales generales pueden referirse a renuncias, fuerza mayor, prácticas anticompetitivas, regulaciones nacionales,

resoluciones alternativas de disputas y similares.

7
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los asuntos en cuestión y sea duro con los problemas que surjan, pero sea blando con las personas que están
sentadas alrededor. Por lo tanto, es importante ser firme en sus perspectivas y estar siempre dispuesto a
comprender las necesidades y los objetivos comerciales de la otra parte. Alcanzando un ganar-ganar El acuerdo
significa entonces la obtención de un trato que dé a ambas partes la mayor flexibilidad comercial, derechos y
posibilidades lucrativas posibles.

En consecuencia, una relación a largo plazo y rentable debería ser el objetivo principal de las negociaciones.

2.2 Divulgar confidencialmente

Al sentarse a la mesa de negociaciones, es una buena práctica pedirle a un socio potencial que firme un Acuerdo
de no divulgación (NDA - de otra manera llamado acuerdo de confidencialidad) 8 antes de confiarle cifras sensibles
sobre su negocio. La percepción que la contraparte pueda tener sobre su solicitud de firmar un NDA puede ser muy
positiva. Demuestra la seriedad de su idea y que no desea que se la transmita a ninguna otra persona sin su
permiso por escrito. También le da credibilidad a la forma en que lleva a cabo sus negocios, ya que deja en claro
que no desea hacerlo en términos legales inciertos.

Sin embargo, los inversores suelen mostrarse reacios a firmar un acuerdo de confidencialidad por varias razones. La
principal es que es posible que ya estén trabajando en una tecnología similar; además, no quieren impedir el
desarrollo de ideas similares o simplemente no quieren vincularse legalmente. En este último caso, tenga cuidado
con la información que va a revelar. En primer lugar, considere la reputación de la persona o empresa con la que
está tratando; en segundo lugar, trate de revelar información sobre el secreto presentando superficialmente su
tecnología y concentrando sus afirmaciones en su rentabilidad, sin revelar la novedad asociada a ella. Sea firme en
que necesita proteger su información confidencial y que no la compartirá sin un acuerdo de confidencialidad.

2.3 Considere las mejoras

Un elemento importante que debe negociarse en muchos Transacciones de propiedad intelectual es la propiedad de
las probables mejoras de la tecnología y el acceso a ellas. Este es un tema bastante delicado ya que son frecuentes
las tensiones a la hora de decidir quién será el propietario de las mejoras realizadas en el transcurso de la relación
comercial.

Esto se aplica tanto a las patentes como a las marcas comerciales y los derechos de autor. De hecho, por el lado de la
marca, las mejoras del producto pueden implicar la extensión de la marca a diferentes productos y, en consecuencia, afectar
a la expansión del mercado. En los derechos de autor

8 Para obtener más información sobre las NDA, consulte la hoja de datos del servicio de asistencia técnica europea sobre derechos de propiedad intelectual “Acuerdo de

confidencialidad: una herramienta comercial”. European IPR Helpdesk también ha preparado plantillas de NDA para ayudarlo en caso de que esté redactando su propio

contrato. Las plantillas se pueden encontrar en el biblioteca

sección, dentro de la documentos útiles caja.

8
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En este caso, una versión mejorada del software puede conducir a una nueva versión del producto protegido por
derechos de autor. Todos estos casos pueden causar conflictos si no se incluyen disposiciones en el acuerdo.

Por lo tanto, es muy recomendable que regule la propiedad de las mejoras. 9, cualquier derecho involucrado en el
mismo, así como en cualquier trabajo derivado. Los licenciantes también pueden solicitar que se les conceda
acceso a las mejoras del licenciatario en sus propias tecnologías (cláusula de devolución). Sin embargo, este tipo de
derecho no suele concederse cuando una empresa importante es la licenciataria.

2.4 Asignar riesgo

En la mayoría de las transacciones de PI, la asignación de pasivo y riesgos es crucial y, al mismo tiempo, fuente
de divergencias debido a los intereses de las distintas partes. Sin embargo, un acuerdo completo y bien redactado
debe incluir términos relacionados con:

• Cumplimiento de contrato
• Aplicación de la propiedad intelectual frente a terceros

• Garantías de no infracción

Con respecto al primer punto, es muy recomendable negociar los términos durante las conversaciones iniciales en
lugar de dejar el cumplimiento de contrato problemas hasta después. El tema más importante en el que pensar es
el selección de foro, eso es el jurisdicción
y tribunal que decidirá cuándo estallarán las disputas (por ejemplo, sobre la aplicación de los derechos de licencia o sobre
qué base se puede rescindir la licencia). Sin embargo, la resolución de disputas transfronterizas mediante litigios en los
tribunales nacionales puede resultar extremadamente complicada. En consecuencia, las partes pueden elegir resolución
alternativa de disputas (ADR) procedimientos. Dichos mecanismos, a saber, la mediación, el arbitraje y la determinación
de expertos, ofrecen formas de alta calidad, eficientes y rentables para resolver disputas de propiedad intelectual fuera de
los tribunales. 10.

los Aplicación de la propiedad intelectual frente a terceros por el contrario, se refiere a la elección de qué parte
controlará las infracciones dentro del mercado. Más precisamente, estas disposiciones están destinadas a asignar a
una de las partes la responsabilidad de demandar a un tercero considerado infractor. Dichas disposiciones son de
suma importancia ya que afectarán la asignación de recursos financieros, un área fundamental para cualquier
negocio.

9 Es importante tener en cuenta el probable evento de entrar en copropiedad. Siendo este el caso, esté preparado para establecer

acuerdos de propiedad conjunta.

un análisis más profundo de los mecanismos de ADR, ver Schallnau, J., 'Resolución eficiente de disputas en colaboraciones de
10 Para

investigación y desarrollo y acuerdos comerciales relacionados', European IPR Helpdesk Bulletin N ° 4, enero-marzo de 2012, disponible en www.iprhelpdesk.eu
.

9
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Por otro lado, un tercero puede demandarlo alegando que está infringiendo sus derechos de propiedad intelectual
debido a la comercialización del producto con licencia (por ejemplo, dicho producto infringe las patentes de otras
partes). Si este fuera el caso, el escenario sería bastante abrumador, ya que las indemnizaciones por infracciones de
la propiedad intelectual podrían ser muy elevadas y, en consecuencia, causar daños económicos a la persona
responsable.
Garantías de no infracción con respecto a los derechos de propiedad intelectual de terceros, en la medida en que
puedan ayudar a distribuir los riesgos y costos financieros de los procedimientos de ejecución, así como las posibles
compensaciones que se originen a partir de ellos. No obstante, conviene no exponerse a concesiones de garantía
demasiado onerosas, ya que esto puede dar lugar a pasivos que pueden generar altos riesgos financieros.

En conclusión, para garantizar el correcto cumplimiento del contrato y una correcta asignación de riesgos,
asegúrese de que el acuerdo sea claro y equilibrado.

Recursos útiles
Para la preparación de esta hoja informativa, el servicio de asistencia técnica europeo sobre derechos de propiedad intelectual tuvo en consideración:

• Intercambio de valor: negociación de acuerdos de licencia de tecnología: un manual de formación, publicado conjuntamente por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y
los Internacional Comercio Centrar (ITC), disponible a
http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf

Para obtener más información, consulte también:

• Hoja informativa sobre "Acuerdo de confidencialidad: una herramienta comercial":

http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement

• Ficha informativa sobre "Cómo buscar información sobre patentes":

http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-How-to-Search-for-Patent-Information

• Ficha informativa sobre "Cómo buscar marcas comerciales": http://www.iprhelpdesk.eu/FactSheet-How-to-Search-for-Trade-Marks

• Acuerdo mutuo de no divulgación - Plantilla del servicio de asistencia técnica europeo sobre derechos de propiedad intelectual:

http://www.iprhelpdesk.eu/Mutual-NDA

• Acuerdo unidireccional de confidencialidad - Plantilla de servicio de asistencia técnica europea sobre derechos de propiedad intelectual:

http://www.iprhelpdesk.eu/One-Way-NDA

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