UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE LA EMPRESA

TALLER DE EVALUACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL

Bogotá D.C.,10 de Diciembre de 2019

Grupo conformado por: CAROL ANDREA POLANCO SANCHEZ C.C. 1.018.475.706

JOSÉ HORACIO ARAGONÉS PULIDO C.C. 1.032.444.480
ALBERT JAIR BUITRAGO RUIZ C.C. 1.121.844.298
IVAN ANDRES PATAQUIVA PRIETO C.C. 11.276.092

Señora Antonia Iglesias,

Por medio del presente concepto jurídico, procedemos a analizar su caso para poder orientarla y dar
respuesta a sus inquietudes, acerca del registro de marca, patentes y derechos de autor, de
conformidad con el marco normativo vigente y teniendo en cuenta las particularidades que evidencian
los actos sujetos de protección.

Para su fácil referencia, el presente concepto jurídico se divide en las siguientes secciones: (i) Hechos
jurídicamente relevantes, (ii) Identificación de las temáticas objeto de análisis (iii) Consideraciones y
fundamentos jurídicos, (iv) Conclusiones y Recomendaciones.

I. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES:

Dando alcance a su solicitud, los hechos más importantes del caso son los siguientes:

 La señora Antonia Iglesias, ha creado el nuevo algoritmo “Church”, el cual mejora los cálculos
en los que se fundamentan los modelos de previsión meteorológica.

 Con base en el algoritmo “Church”, la señora Antonia ha creado un software de previsión

meteorológica “Wheather Preview” el cual, ha conseguido una mejora en el acierto de la
predicción de un 39%, con un margen de error de apenas 4%; lo cual lo ha convertido de un
éxito en ventas a nivel mundial.

 La señora Antonia, al solicitar el registro de la marca “Weather Preview” se da cuenta que ya se

encuentra registrada como propiedad de un empresario de Valencia, para distinguir software y
productos tecnológicos.

 Gracias a su nuevo potencial económico la Señora Antonia, decide crear un simulador

destinado al entrenamiento de cirujanos cardiovasculares; para lo cual decide constituir una
sociedad limitada “Chuch Devolopment S.L.” con 360.00 euros; la cual olvida registrar en el
Registro Mercantil.

 La Señora Antonia, se propone comercializar el nuevo simulador de manera integral Software y

Hardware; para lo cual contrata 2 ingenieros, dejando claramente establecido que “Church
 Devolopment S.L.” será titular de los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse
de la creación que resulte de su actividad laboral y que, la sociedad podrá explotarlos tal y
como libremente decidiere.

 Un año después, el simulador para cirujanos cardiovasculares sale al mercado y es un éxito de

ventas al incorporar el algoritmo “Church”, lo cual le permite simular con sumo realismo las
complicaciones de las operaciones cardiovasculares.

II. IDENTIFICACIÓN DE TEMÁTICAS OBJETO DE CONSULTA Y ANÁLISIS:

De conformidad con la situación fáctica esbozada en el numeral anterior, se evidencian 6 puntos

temáticos, los cuales son objeto de análisis en el presente concepto:

1. ¿Puede la Señora Antonia patentar el algoritmo? ¿Y patentar el programa de ordenador? ¿Por

qué?

2. Al margen de la hipotética protección que el algoritmo pudiera recibir vía derecho de patentes,
¿es merecedor el algoritmo de recibir la protección del derecho de autor? ¿Y el programa de
ordenador en el que se ha implementado?

3. En el ámbito exclusivo del derecho de autor, ¿Mediante qué “instrumento” jurídico debe
“explotar” su software? ¿Qué derechos debe permitir ejercitar a los usuarios que deseen utilizar
“Wheather Preview”?

4. Ante la situación registral de la marca, ¿pueden los representantes legales de la señora

Antonia ejercitar algún tipo de acción legal? ¿Cuál? ¿Por qué?

5. ¿Puede ser patentado el simulador? ¿Tendría aquí el algoritmo “Church” algún tipo de
protección?

6. ¿Es lícito esta forma de transmitir los derechos de propiedad intelectual de los ingenieros
asalariados a la sociedad? ¿Esta fórmula es válida y necesaria para transmitir todos los
derechos de propiedad intelectual o sólo los derechos de autor? En el supuesto de que el
simulador pudiera ser objeto de patente, ¿tendrían los ingenieros algún derecho sobre la
invención? ¿Por qué? ¿Qué precepto legal justifica su posición?

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Teniendo en cuenta el concepto solicitado por la señora Antonia, se procederá a emitir concepto
jurídico, segmentado en los siguientes ítems:
1. PATENTES SOBRE ALGORITMOS Y PROGRAMAS DE ORDENADORES.

2. DERECHOS DE AUTOR SOBRE ALGORITMOS Y PROGRAMAS DE ORDENADORES.

3. INSTRUMENTO JURIDICO DE EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE Y CONCESIÓN DE

DERECHOS.
 4. ACCIONES LEGALES FRENTE AL REGISTRO DE MARCA.

Teniendo en cuenta que la marca “Weather Preview”, ya se encuentra registrada como propiedad
de un empresario de Valencia, es importante recordarle señora Antonia Iglesias, que usted por
intermedio de sus representantes legales o apoderados, pueden hacer uso de las acciones legales
contempladas en la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina; con la finalidad bien sea de
reivindicar el registro y uso de la misma a su favor en calidad de Cotitular del derecho de marca o
por el contrario, intentar una declaratoria de nulidad por vicios en el registro efectuado por el
referido empresario. Así las cosas, a continuación se pasan a explicar cada una de dichas
opciones:
4.1. Acción reivindicatoria conforme al artículo 237 de la Decisión 486 de 2000.1

El artículo 237 de la Decisión 486 señala que: “(…) Cuando un registro de marca se hubiese
solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca
como cosolicitante o cotitular del derecho (…)” (lo subrayado es nuestro).

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es
menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están
expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta
perfectamente viable preveer una figura que recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la
figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste
en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los
derechos de propiedad intelectual.

En el marco comunitario andino se estableció la figura, pero bajo presupuestos específicos que se
determinarán a continuación. El artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho:
uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.

 Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos supuestos:

 Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía
derecho a ello.

 O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también

tuviera derecho a ello.

Para el primero se interpone con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido
sea transferida al demandante; y para el segundo, con objeto de que se le reconozca como
solicitante o cotitular del derecho.

Como en el caso sub examine, se hace referencia al registro de la marca “Weather Preview”, debe
aclararse que unicamente procede el supuesto de que la marca se hubiera solicitado u obtenido en
perjuicio de otra persona que también tuviera dicho derecho; tal es caso, de la señora Antonia
Iglesias; por ende usted se encuentra legitimada por activa para instaurar la acción reivindicatoria
contra el titular del signo distintivo (legitimado por pasiva), con la finalidad de lograr que se le
reconozca a usted como cosolicitante o cotitular del derecho de marca.
1
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 121-IP-2014
 Cabe advertir que la “autoridad nacional competente” para conocer de esta acción no se limita a la
rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad
administrativa, como ocurre en el caso colombiano con la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), (órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial)” (lo
subrayado es nuestro).

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los
dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en
el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción
si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

4.2. Acción de Nulidad del Registro de Marca conforme al artículo 172 de la Decisión 486
de 2000.2

Dado que la acción reivindicatoria se encuentra limitada en el campo marcario, ya que sólo
procede en el evento en que el registro de la marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de
otra persona que también tuviese dicho derecho, para que se le reconozca como cosolicitante o
cotitular del derecho; no se puede perder de vista, que el artículo 172 de la Decisión 486 consagra
la Acción de Nulidad del Registro de Marca, en los siguientes términos:

(…) “ARTÍCULO 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud

de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de
marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos
134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona,

la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de
mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión
del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y
perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente
para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (…)

Por lo anterior, de reunir material probatorio que permita construir una tesis fundada en actos de
mala fe o competencia desleal, ejecutados por el empresario al momento del registro de la marca,
podría pensarse en invocar: A) la causal relativa e independiente de nulidad contenida en el
artículo 172; B) Causal relativa de irregistrabilidad (art. 136 literal d): marca registrada sin
autorización en los eventos de intermediación mercantil C) Causal relativa de irregistrabilidad (art.
137): cuando el registro se haya efectuado para perpetrar un acto de competencia desleal.

2
Ibíd.
 Ahora bien, en cuanto a la indemnización de perjuicios, la norma comunitaria establece que si la
normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y
perjuicios; para lo cual deberán tomarse en cuenta para su estimación el cálculo de los daños y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por
el actor.

En este marco, será indemnizable tanto el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida
efectivamente por el titular reivindicado como consecuencia de la vulneración del derecho al uso
exclusivo de su marca, como también el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la
marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no
haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el
monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y
el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de
explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de
vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número
y clase de las licencias concedidas.

5. PATENTES SOBRE SIMULADORES E INVENTOS MÉDICOS.

El diccionario de la Real Academia Española, define la palabra simulador de la siguiente forma:

(…)“2. m. Tecnol. Aparato  que  reproduce  el  comportamiento  de  un  sistema  en  deter
minadas  condiciones,  aplicado  generalmente  para  el  entrenamiento  de  quienes  deben 
manejar  dicho  sistema.” (…)3

En cuanto al término Algoritmo, se tiene las siguientes definiciones:

(…)”1. m. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de 
un problema.

2. m. Método y notación en las distintas formas del cálculo.” (…)4

Ahora bien, en cuanto a la definición de Patente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMPI la define como:

(…) “un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales,
una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros
y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de
patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información
técnica relativa a la invención.” (…)5

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
señala que los países miembros deberán conceder patente de invención a los productos o
3
https://dle.rae.es/simulador
4
https://dle.rae.es/algoritmo
5
https://www.sic.gov.co/ruta-pi/septiembre13/mira-lo-que-no-es-patentable
procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo
y sean susceptibles de aplicación industrial.6

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser
producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios.

Sin embargo, no son los únicos límites que tiene la patentabilidad. De hecho, la Decisión 486 de la
CAN es clara en definir qué NO se considera invención y por lo tanto NO es patentable:

(…) “ARTÍCULO 15. No se considerarán invenciones:

a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades económico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
f) las formas de presentar información.” (…)

De igual forma, el artículo 20 de la Decisión 486 contempla que NO serán patentables:

(…) “a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A
estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al
orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o
administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba

impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la
explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de
las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio
ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o
que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la

producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como
los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.” (…)

6
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, título II, capítulo I, artículo 14
Así las cosas, de lo expuesto se colige que si bien el algoritmo “Church” considerado de forma
individual no es posible protegerlo como patente; toda vez que se encuentra contenido dentro del literal
“a)” del artículo 15 de la Decisión 486 de la CAN, por lo que no puede ser considerado como una
invención por tratarse de un método matemático y de cálculo; al hacerlo parte de un producto nuevo,
con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial como lo es el simulador destinado al
entrenamiento de cirujanos cardiovasculares, (producto que si puede ser patentable de corroborarse
dichas características), el software quedaría integrado dentro de la protección por vía de patente
otorgada sobre el simulador como un todo integral.

Por lo anterior, este despacho le recomienda señora Antonia, que proceda cuanto antes a presentar la
solicitud de patente de invención sobre el simulador destinado al entrenamiento de cirujanos
cardiovasculares; para lo cual, además de acreditar los requisitos de Novedad, nivel inventivo y
aplicación industrial, deberá cumplir con las disposiciones consagradas en el Capítulo III “De las
Solicitudes de Patente” del Título II “De las Patentes de Invención” de la Decisión 486 de la CAN.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1.

V. BIBLIOGRAFÍA: