REGULACIÓN JURÍDICA DEL NIC CHILE

RENATO JIJENA LEIVA

www.jijena.cl

I. INTRODUCCIÓN - ESTRUCTURA DEL INFORME.

El tema de la asignación, registro y administración de las direcciones en Internet o

“URL”, denominadas “Nombres de Dominio” o “Domain Names”, suscita debates
nacionales e internacionales que apuntan a tratar de ordenar un tema que, por su
importancia y novedad, no está definido ni acotado debidamente. Es, por cierto, una
muestra patente de cómo las nuevas tecnologías de la información, las
telecomunicaciones y en especial la red Internet están revolucionando la convivencia en
sociedad.

Que duda cabe que se trata de un nicho donde el recurso de los mecanismos de
solución alternativa de controversias, en especial el arbitraje, son una instancia idónea.

El presente estudio se estructura de la siguiente manera:

En el Capítulo II se revisan a modo de referencia y de punto de partida una serie

de conceptos básicos que, de manera alguna, son de manejo claro por abogados e
ingenieros, acerca de lo que son los domain names, su naturaleza jurídica y la existencia
de entidades como la ICANN. La falta de claridad se ha traducido, varias veces, en la
poca idoneidad de soluciones o propuestas jurídicas.

El Capítulo III revisa diversas consideraciones sobre la regulación jurídica de los

nombres de dominio, en especial los alcances del Reglamento dictado en Chile por los
administradores del NIC nacional.
 2

II. EL SISTEMA DE ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO.

1. Generalidades.

Es un tema cada vez de mayor importancia para la economía de los países -al
punto que hay quienes piensan que en un plazo no lejano el índice de "normbres de
dominio registrados" será relevante como referencia desde el punto de vista
macroeconómico o del PGB-, actualmente "autoregulado" contractualmente, que por los
conflictos entre el Estado, algunos parlamentarios, los particulares y la Universidad de
Chile -que administra el sistema- debiera ser normado legalmente, de manera tal de darle
a la administración de la Universidad una estabilidad que le permita desarrollar el sistema,
incluso con facultades normativas.

2. Los "Nombres de Dominio". Conceptos, clases y naturaleza jurídica (simple

referencia).

Los "nombres de dominio" son las direcciones que permiten ubicar sitios de manera
fácil en Internet, porque detrás de cada dirección lo que hay es un número único (URL o
Universal Resource Locator), un código o identificador IP que registran los computadores
y que se compone de grupos de números o dígitos, por ejemplo, el 200.23.43.128.

Son esenciales para mantener cierto mínimo orden indispensable en el mundo

virtual. La denominación "nombres de dominio" resulta de la traducción del término inglés
"domain" o "domain names" (en adelante "DN"), que conceptualmente alude a un "nombre
de control".

Técnicamente el sistema de nombres de dominio de Internet se apoya en una gran

base de datos distribuida jerárquicamente por toda la red, esto es, existen muchos
servidores que interactúan o se enlazan computacionalmente entre sí para encontrar la
conversión de un nombre de dominio en una dirección numérica o IP con la que poder
efectuar la conexión deseada.

Ante el crecimiento de la red Internet los números IP se alfabetizaron o se

transformaron en una cadena de caracteres alfanuméricos -que cada solicitante o usuario
define- para facilitar su manejo y recordación, y poseen una o varias denominaciones
particulares y una genérica o superior llamada de “top level” que va al final, y que puede
ser geográfica, territorial o nacional (.cl para Chile, .fr para Francia, .es para España, etc.),
temática o genérica (.org para organizaciones, .net para las redes y .com para las
comerciales), o especial (.edu, .mil, .gov, .int, etcétera).

En el nivel más alto de la jerarquía de internet se encuentran precisamente los

dominios de primer nivel, de nivel superior o de top level (TLD), que son uno por cada
país -dominios de dos letras correspondientes al código ISO-3166 de cada territorio
(ccTLDs)- y que en el caso de Chile es ".CL", más algunos dominios genéricos (gTLDs)
con tres letras como ".com", “.net” u ".org").

El nombre de dominio siempre es único y exclusivo -no hay dos iguales, cada uno
lleva necesaria o indefectiblemente a un site WEB determinado y no pueden haber
repeticiones o nombres similares- y se compone por lo general de 3 campos (www.nic.cl),

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los cuales indican de izquierda a derecha el servicio utilizado (www), el nombre de

dominio (nic) y la indicación del dominio según sea el país donde es registrado (cl).

Existe además la opción técnica de subdividir nombres de dominios

(www.nic.com.cl).

Lo que se busca es identificar las diversas direcciones virtuales mediante dominios

o nombres generalizados, que son únicos, exclusivos, geográficamente independientes o
transnacionales -porque pueden visualizarse desde cualquier lugar del mundo-, que
tienen un valor de mercado o económico y que pueden además -por tratarse de un
identificativo y por el hecho de haber sido alfabetizados- ser el equivalente de una marca
registrada (trademark) o susceptible de aprovechamiento comercial.

No es errado entender que los nombres de dominio tienen por ende una doble
naturaleza para ser "percibidos". Como dirección son la forma más fácil y rápida de
localizar un computador en Internet. Como proyección eventual en la red Internet de una
marca comercial, sirven para identificar una empresa o sus productos y servicios en la
Red.

El enfoque del tema ha cambiado ante la importancia económica de la asignación

y registro de los nombres de dominio. Ya no podemos visualizarlo como la mera
identificación técnica de ordenadores interconectados o como el registro de simples
direcciones electrónicas, sino que se trata de que toda entidad, empresa o persona
natural que quiera mantener una página WEB u ofrecer comercialmente sus productos en
Internet pueda tener debidamente inscrita la dirección virtual de su sitio.

Se trata de proteger la llamada “identidad empresarial” o la “identidad comercial”

de una empresa, producto o servicio, esto es, uno de los más importantes activos
intelectuales que surge a partir de las distintas experiencias que los consumidores tienen
para percibir y posicionar una marca. Efectivamente los dominios son hoy portadores de
la identidad comercial de toda empresa y tienen un valor estratégico, y en ellos puede
cristalizar –digamos gran parte- del posicionamiento, prestigio y trayectoria de una
organización.

2.1. La IANA y la ICANN.

La existencia de entes internacionales y locales que controlen el sistema de

registro de nombres de dominio en Internet es un tema complicado y aún no resuelto.
Probablemente se mantenga autoregulado por mucho tiempo más, toda vez que
sensibilizar a los gobiernos primero y aunar los criterios de diversos Estados en un tratado
internacional después no aparece como viable en el mediano plazo.

Aunque cada vez resulta más evidente la utilidad pública del sistema, dada la
enorme cantidad de intereses económicos, sociales y culturales creados en torno a la red,
es preciso tener en cuenta la estructura descentralizada de ésta y que muchas de las
organizaciones involucradas en su planificación, desarrollo y gestión son entidades
privadas que sólo se reúnen tres veces al año para adoptar criterios comunes. Y la
existencia de entes locales que asumen el servicio de registrar nombres de dominio como
"delegados" de otros entes internacionales ha sido el resultado de un proceso no
planificado y que ha surgido de hecho.

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A instancias de la IANA o Internet Assigned Numbers Authority (www.iana.org), un

organismo inicialmente designado por el Gobierno de EE.UU. para administrar
técnicamente el sistema de direcciones de la red y mantener un “Registro de Nombres de
Dominio” eficiente e idóneo, en un comienzo países como EE.UU. declararon urbi et orbi
ser partidarios de la autoregulación.

Pero en la práctica y reteniéndose de facto un servicio de carácter internacional, el

país del Norte cedió inicialmente -mediante un contrato de exclusividad- a una empresa -
Network Solutions Incorporate- el monopolio para que se registren y asignen y para que
se mantenga un control exclusivo de los dominios más extendidos o que identifican a la
mayoría de los actores de Internet (aquellos con denominaciones de top level temática
.com, .net, y .org)1. Tal opción fue resistida por grupos académicos y técnicos interesados
y proveedores como la “Internet Society”, quienes en su momento reclamaron la
necesaria creación de una entidad sin fines de lucro que se hiciera cargo de la tarea.

La IANA preparó un segundo borrador de propuesta sobre un nuevo modelo de

administración de nombres de dominio en que el proceso de registro es competitivo y no
monopólico para Network Solutions, porque se postuló crear siete nuevos dominios
genéricos y temáticos que serían administrados por diversas empresas repartidas en
distintos lugares del mundo.

El documento, suscrito por varias entidades vinculadas a Internet bajo la

legislación de Suiza, contempló además la creación de un nuevo ente coordinador global
de consenso, sin fines de lucro y formado por entidades privadas conocido inicialmente
como Comisión de Servicios Públicos de Internet y denominado en definitiva, en Octubre
de 1998, como “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” o ICANN
(www.icann.org).

Es, una Corporación de Derecho privado constituida conforme al derecho de USA

y no patrocinada formalmente por Gobierno alguno sino por grupos y particulares
interesados en Internet, y es la nueva estructura internacional no lucrativa creada para
supervisar un número selecto de funciones de administración técnica central de la red.

Este tema ha dado pie a la existencia de un importante grado de regulación

jurídica en la red, para ser más exactos –y esto es novedoso-, de autoregulación. Las
reglamentaciones que han elaborado la IANA y la ICANN en orden a mantener un
“Registro de Nombres de Dominio” han sido acogidas internacionalmente en forma
mayoritaria.

1
A esta fecha, ha sido un reciente acuerdo de la ICANN la que ha otorgado la exclusividad en el
registro de los nombres de dominio "dot com" a la empresa Verisign -sucesora de NSI-, por un
lapso de 7 años.

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III. LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL NIC CHILE Y LA "AUTOREGULACIÓN". VALOR

JURÍDICO DEL ACTUAL REGLAMENTO.

Actualmente en Chile se inscriben o registran los nombres de dominio ccTLDs “.cl”

en un registro que administra el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC) de
la Universidad de Chile, por ser uno de los primeros entes que se conectaron en forma
permanente a Internet2. Allí funciona el Centro de Información de Redes (en inglés NIC).

1. Fuente y alcances de la competencia del NIC Chile.

* Las siguientes consideraciones son importantes de cara a determinarse, más

abajo, cuál es la fuente del sistema de arbitraje existente a esta fecha e implementado por
NIC Chile.

1.1 En el ámbito del contexto internacional, la competencia de NIC Chile emana

de una delegación hecha por la IANA.

Estas ideas están expresa y claramente señaladas en los números 1º y 2º del

Reglamento dictado por NIC Chile, los que señalan que el Registro de Nombres del
Dominio CL denominado NIC Chile (Network Information Center Chile) es administrado
por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile por
delegación de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), de acuerdo a los principios
contenidos en el RFC 1591 o Domain Name System Structure and Delegation, un paper
elaborado en 1994 por el ingeniero Jon Postel que establece lineamientos técnicos y
conceptuales sobre como debe estructurarse el DNS, en particular tratándose de los
dominios de primer nivel, de nivel superior o de Top Level (TLD).

Se establece y se reitera que NIC Chile actúa únicamente en calidad de ente

coordinador delegado de IANA, con el propósito de llevar el registro de nombres de
dominio, y que no tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni
obligaciones que las que en la reglamentación se expresan.

Lo que delegue o deje de delegar la IANA y actualmente la ICANN para Chile no

tiene la fuerza permisiva o imperativa de una norma legal de carácter general, porque no
se trata de una acción de un organismo internacional de Derecho Público respaldada
localmente por la ratificación de un tratado o por la promulgación de una ley emanada del
Parlamento. No obstante, y aunque la ICANN es una persona jurídica de Derecho
Privado constituida con arreglo a un derecho no aplicable "directamente" en Chile, se trata
de un sujeto de derechos que puede y debe ser reconocido como tal y como poseedor de
personalidad jurídica, a estas alturas de su desarrollo institucional.

1.2 Regulación jurídica local.

2
Dicho de otra forma, en relación al denominado nombre de dominio “punto cl”, en Chile se asigna
e inscribe el uso de las URL de top level o de localización geográfica referida a nuestro país en un
registro que administra el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

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Estimamos que la competencia del NIC Chile emana o nace jurídicamente de la

celebración de un contrato de prestación de servicios con los solicitantes o usuarios, y
que los términos o las 23 cláusulas de dicho contrato se denominan "Reglamento".

Jurídicamente, en definitiva, lo que se hace cuando una persona solicita el registro

de un nombre de dominio es celebrar un contrato de prestación de servicios en materia de
direcciones de Internet alfabetizadas por el solicitante o usuario, con el NIC. Y este, en
esencia debe asociar los nombres de dominio con números IP.

Anticipamos más arriba que la tesis de que entre los administradores del NIC y los
asignatarios del nombre de dominio se produce un vínculo contractual nos parecía
acertada para determinar la naturaleza jurídica de la relación. Por ende, de este acuerdo
de voluntades nacen derechos y obligaciones para ambas partes contratantes.

Desde una perspectiva económica se trata además, por cierto, de la libre

prestación de servicios comerciales o económicos en forma exclusiva –de hecho, por el
devenir de las circunstancias y la naturaleza del servicio y no de derecho- que son
remunerados mediante el pago de una tarifa previamente establecida.

a) Un usuario pide que se registre a su nombre y se le asigne -o se le "reserve",

porqué no decirlo así- el uso exclusivo y excluyente un número IP en Internet alfabetizado
por él mismo;

b) Paga una tarifa (si no lo hace no se le asigna el nombre de dominio y es

eliminado del registro);

c) Se le obliga a aceptar ciertas normas de funcionamiento establecidas

unilateralmente por NIC Chile pero validadas contractualmente; y,

d) De aceptarse su solicitud porque transcurridos 30 días no se formuló oposición,

se le asigna el dominio y se le presta el servicio de mantenerle -almacenada en
una base de datos de responsabilidad de NIC Chile y publicitada en la red- el uso
exclusivo de esa dirección en Internet y de no registrarla a nombre de otro solicitante por
un plazo de dos años3.

NIC Chile no concede bienes preexistentes. El servicio que presta o lo que NIC
Chile administra y resguarda únicamente en relación al nivel o al ccTLD ".CL" es,
cualquiera sea la representación alfabetizada, que previo el cumplimiento del trámite del
registro se pueda acceder de manera ordenada a un único sitio WEB relacionado o ligado
a una también única dirección IP. Dicho de otra forma, ...estructurada y técnicamente se
posibilita la conexión con un único servidor o con un único computador determinado, cuya
dirección se ha alfabetizado.

Si la representación alfabetizada -o la cadena de caracteres alfanuméricos- que

contractualmente solicita registrar un usuario es una denominación real o de fantasía, si
ella constituye -o no- una marca comercial previamente registrada, si quien solicita el
registro es o no el propietario intelectual -moral y patrimonial- del identificativo

3
Técnicamente, es acertado entender que lo que hace NIC Chile es registrar en su base de datos
una cadena de caracteres alfanuméricos, la que se vincula al número o código IP de un servidor
conectado a la red Internet.

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previamente creado y representado en forma de palabra, expresión, secuencia de letras y

signos o sigla que reviste notas de "originalidad", si el nombre de dominio solicitado
corresponde -o no- a un atributo de la personalidad de un ente natural o jurídico, ...no son
cuestiones que para cumplir con el contrato de prestación de servicios deban empecer -
por ser de su competencia- al registro técnico de un nombre de dominio o que dependan
exclusivamente de la verificación concreta del registro 4.

Por cierto y como se analiza más adelante, así lo resolvieron los tribunales de
justicia cuando conocieron del Recurso de Protección interpuesto por la empresa ONDAC
S.A.

En consecuencia y como se trata de situaciones jurídicas preexistentes al registro

del nombre de dominio, perfectamente un usuario puede oponerse a dicho registro
alegando como fundamento de la oposición el poseer un mejor derecho, basado éste en
la titularidad de la marca comercial preinscrita, del copyright o del derecho personalísimo.

Por cierto, no siempre el nombre de dominio cuyo registro se solicita y se concede

o a cuyo respecto se formula oposición estará respaldado por el instituto de la propiedad
intelectual: ...esto sólo ocurrirá -sin necesidad de registro en el Conservador de Derechos
de Autor- cuando "la obra" -léase el identificativo creado o la URL alfabetizada- revista
caracteres de originalidad. Porque la alfabetización de una URL no importa
necesariamente una creación intelectual que sea fuente originaria de propiedad. Un
solicitante, por ejemplo, nunca será el creador intelectual de sus nombres y apellidos, y
los puede registrar en NIC Chile como nombre de dominio. Y los nombres de dominio,
para que existan y sean idóneos deben ser registrados; ...si fueran creaciones
intelectuales no necesitarían del registro.

NIC Chile no necesita explicitar en su Reglamento estas consecuencias jurídicas,

que se devienen o derivan, cuando se celebra un contrato, de la mano de las normas
generales del derecho. Es lo dicho por aquella vieja frase de la existencia de “derechos
sobre derechos”, o más concretamente, “de derechos reales de dominios sobre los
derechos personales de usar en forma exclusiva un nombre de dominio o dirección virtual
en Internet que se registra con extensión .CL”.

El NIC Chile nunca ha pretendido conferir, ante la solicitud de un registro de un

nombre de dominio, en base a su Reglamento, directa e ilegalmente, derechos reales de
dominio exclusivos y excluyentes, sino sólo derechos personales o créditos que nacen del
contrato de prestación de servicios que celebra, asumiendo de cara a los usuarios las
obligaciones correlativas de registrar, mantener y publicitar los nombres de dominio

4
Claramente NIC Chile es una entidad meramente registral. Pero atendida la importancia y
masificación en el uso de los DN, otra cosa es aspirar a que se logre, porque resulta conveniente,
buscar instancias que antes de asignar y registrar un DN eviten posibles perjuicios derivados, tales
como el apropiarse y usar con fines comerciales en el ámbito de la red Internet -como nombre de
dominio alfabetizado- un identificativo o marca que está previamente registrada al amparo de la ley
de propiedad industrial por otro titular, o que a este le pertenece por ser un atributo de su
personalidad -como el nombre y los apellidos de una persona natural o la razón social de una
empresa-. Pero esto ya no es una responsabilidad que a priori pueda imputarse a NIC Chile en su
calidad de prestador de servicios de registro y administrador técnico del TLD .CL, sino que se trata
de consecuencias jurídicas derivadas del desarrollo de los DN que deben ordenarse legal o
contractualmente con el concurso de varios actores.

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asignados y, de manera general, de velar por el funcionamiento técnico del DNS en

relación al ccTLD .CL.

No olvidemos, por favor, que técnicamente los nombres de dominio nacieron o se

originaron como códigos, como una URL o dirección en la red Internet expresada en
dígitos, sin estar vinculados al nombre, a la personalidad, a la identidad o a la razón
social, primero de los organismos de defensa conectados en "Arpanet" y luego de las
Universidades y Centros de Investigación que la utilizaban. Eran tan pocos los que
accedían a la red que no existían entre ellos confusiones ni repeticiones en las
direcciones5.

2. El NIC Chile actúa en representación de y comparte la naturaleza jurídica de la

Universidad de Chile.

El NIC Chile del DCC actúa bajo o al amparo de la personería jurídica de Derecho
Público que es propia de la Universidad de Chile, y la asignación y registro de los
nombres de dominio -la prestación de un servicio comercial- cabe considerarla -por cierto
no exclusivamente- como el desempeño de una función académica de los profesores del
Departamento de Ciencias de la computación.

Administra el sistema la Universidad de Chile en el marco de su personalidad

jurídica de Derecho Público, concretada en la Facultad de Ingeniería o en el DCC, que
presta servicios remunerados al amparo de las normas sobre derecho de los contratos.
En el mundo académico esta opción está expresamente reconocida por el artículo 99 de
la ley Nº18.681 de Diciembre de 1987.

3. Otras normas legales aplicables a este contrato. La "opinión" del Consejo de

Defensa del Estado con ocasión del cuestionamiento al dominio "Chile.cl".

El Consejo de Defensa del Estado de Chile, en un informe solicitado por

parlamentarios, sostuvo en Junio del 2001 que la asignación y registro que hizo el NIC del
nombre de dominio “Chile punto cl” –insistimos, un contrato de prestación de servicios y
de adhesión cuyos términos se denominan “Reglamento”- sería un acto de apropiación
por parte de particulares de un atributo de la personalidad del Estado, el que por ende
adolecería de nulidad y objeto ilícito.

5
Nacida con el nombre de “Arpanet” durante los años de la llamada “Guerra Fría”, como una
simple red de las Administraciones Estatales y el mundo universitario para intercambiar paquetes
de información, hoy se ha convertido estratégicamente en el sistema nervioso de la era de la
información y de las comunidades virtuales.
Los orígenes de Internet se remontan hace 30 años como un camino sin pavimentar, disparejo y
lleno de agujeros. En aquellos tiempos el proyecto distaba mucho de lo que es ahora y, plagado de
problemas, nadie era capaz de predecir hacia dónde se encaminaría. Al punto que el precursor del
correo electrónico moderno no funcionó la primera ocasión debido a una falla del sistema en el
primer intento por enlazar dos computadoras.
En nuestro país los primeros pasos dados para conectarse a la red mundial de Internet fueron
dados recién en 1988. A mediados de abril de ese año, en la escuela de Ingeniería de la
Universidad de Chile se hizo la primera comunicación IP con Estados Unidos, utilizando servicios
IP sobre Bitnet, que era una red de correo electrónico previa a Internet y que dejó de existir en
1993.

Renato Jijena Leiva

 9

La entidad fiscalizadora, jurídicamente, tiene razón. El contrato de prestación de

servicios mediante el cual se asignó de buena fe y conforme a lineamientos
internacionales la dirección “Chile punto cl” fue celebrado dentro del territorio nacional, al
amparo de nuestro ordenamiento legal, y también jurídicamente puede cuestionarse en
este contexto.

En el hecho se produjo un conflicto -no visualizado en su momento- entre el

ordenamiento jurídico chileno por una parte y los criterios operativos consensuados
internacionalmente de registro de DN por la otra. Una idea importante es entender y tener
presente que la fuente de la competencia del NIC Chile localmente no está en alguna
norma legal específica relacionada con "nombres de dominio" sino que en las antiguas
normas generales sobre la autonomía de la voluntad y formación del consentimiento, e
internacionalmente, en la delegación que ha sido objeto por entidades coordinadoras de
los DNS.

Porque, en base a criterios y normas de derecho privado también internacionales

que NIC Chile se ha comprometido formalmente a cumplir, al no haber existido oposición
fundada en mala fe o preexistencia de marca inscrita no podía sino asignarse el nombre
“Chile punto cl” a los que lo solicitaron. Menos podía habérseles negado "de oficio" o
unilateralmente y sin fundamento válido el registro solicitado. Es efectivo, como se ha
señalado, que el argumento del Consejo de Defensa -simplemente una opinión jurídica
cuestionable y no imperativa- es definitivamente pobre al desconocer la vigencia de
normas de derecho privado, y remitirse a plantear que la asignación de "chile.cl" deba
discutirse por la vía de una acción de nulidad por objeto ilícito para discutir la legitimidad
de la titularidad del registro. Esto último y aún en el caso de aceptarse, de manera alguna
puede llevar a objetar la legalidad y la idoneidad del sistema de asignación y registro
implementado por la Universidad de Chile.

Tampoco enfrentamos el caso de una marca comercial “Chile” que sea de

propiedad privada por error de quienes administran el sistema de direcciones de Internet,
porque el NIC no confiere marcas comerciales en el marco de la ley de propiedad
industrial.

4. Nombres de dominio y marcas comerciales. El caso ONDAC.

4.1 Se trata de un tema complejo que, en lo que ahora interesa, en Chile está
regulado por una ley específica y por diversos tratados internacionales que no pueden
desconocerse de cara al tema de la asignación y registro de nombres de dominio.

Ya anticipamos que mediante el registro de los nombres de dominio se busca

identificar las diversas direcciones virtuales (un DN es un identificador), las que tienen un
valor de mercado o económico y que al haber sido alfabetizadas pueden constituir una
“marca” susceptible de aprovechamiento comercial6. También señalamos que, a
diferencia de lo que ocurre con los DN, se adquiere un derecho real de dominio

6
No implica ninguna novedad jurídica el constatar que el uso de un nombre de dominio puede
siginificar, al mismo tiempo, el uso de un indentificativo previamente registrado como marca
comercial.

Renato Jijena Leiva

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legalmente -o en virtud de una ley- y previa tramitación del procedimiento administrativo

respectivo sobre una marca comercial debidamente registrada7.

En teoría se distingue:

a) Apropiaciones del nombre de dominio. Este tipo de disputa surge cuando

alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre
comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la red,
o forzar, al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir
el nombre de dominio registrado.

b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio. Surge cuando alguien

registra un dominio, sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su
marca o acrónimo, pero no con la finalidad del apartado anterior (evitar el uso por el
propietario de la marca o forzarle a comprarlo), sino con el objeto de usar ese dominio de
forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado
esperarán encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el
nombre de dominio8.

7
"Grosso Modo": el trámite de inscripción de marcas comerciales, que apunta a contar con
el registro de una marca para productos, servicios, establecimiento comercial, establecimiento
industrial o frase de propaganda, en Chile se realiza en el Departamento de Propiedad Industrial
del Ministerio de Economía (un Servicio Público), mediante la presentación de la solicitud en
alguno de los cinco tipos de formulario existentes según cuál sea la finalidad para la cual se
solicite, y mediante la acreditación del pago de la orden que se emite para el inicio del trámite
administrativo.
Ingresada la solicitud para la inscripción se realiza un examen preliminar para determinar el
cumplimiento de los requisitos mínimos de registrabilidad que debe poseer una marca comercial, y
la resolución administrativa que se pronuncia sobre el examen preliminar puede aceptar, rechazar
u observar la solicitud.
Si la solicitud es rechazada cabe la interposición del recurso administrativo "de
reclamación", y si este recurso también es rechazado, cabe la posibilidad de apelar ante el Tribunal
Arbitral de Propiedad Industrial.
Si la solicitud es sólo "observada" se deben subsanar las observaciones, dentro del plazo
otorgado en la misma resolución, de otra forma la solicitud se tendrá por abandonada.
Dentro del plazo de 10 días, contados desde la fecha de aceptación a trámite de la solicitud
de marca comercial, debe realizarse una publicación en el Diario Oficial sobre la existencia y el
contenido de dicha solicitud.
En un plazo de 30 días cualquier interesado en impedir el registro de la marca solicitada
tiene la posibilidad de oponerse, en cuyo caso se origina el denominado "juicio marcario", que se
tramita en el Subdepartamento Jurídico del Departamento de Propiedad Industrial. De no haber tal
oposición la solicitud pasa al Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien emite la
resolución definitiva.
Si se acepta la solicitud de marca comercial se deberá pagar y acreditar el pago de los
derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la resolución que aceptó la
marca. Si se rechaza la marca, en este caso el interesado puede apelar para ante el Tribunal
Arbitral de Propiedad Industrial.
8
Este conflicto entre las marcas comerciales y los nombres de dominio o "de control", sobre todo
de cara a la existencia de un solo nombre de localización mundial versus múltiples marcas
comerciales similares, se presenta también en el plano internacional. Así por ejemplo y de entre los
muchos fallos arbitrales que pueden consultarse8, en Agosto del 2001 la marca de moda Armani
perdió un juicio por le dominio de Internet "armani.com", que permanecerá en manos del señor
A.R.Mani. Según la empresa de alta costura el propietario del dominio -Anand Armani, un
diseñador gráfico de Vancouver- había adquirido el dominio con el objeto de confundir a sus

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La ley chilena de Propiedad Industrial y diversos tratados ratificados por Chile

establecen que el titular de una marca comercial es propietario de la misma y que se
encuentra facultado para usarla en forma exclusiva.

La lógica indicaría que dicho titular también tendría el derecho de propiedad sobre
la marca proyectada o reproducida en Internet o virtualmente -sobre todo transformada en
un nombre de dominio-, debiendo tener la primera opción para inscribir dicho dominio o
dirección on line a su nombre y pudiendo impedir legal o jurídicamente que un tercero la
use como nombre de dominio de un sitio WEB sin su consentimiento, cuando sea idéntico
o similar a una marca por él registrada y de la cual es su titular, la que para el tercero es a
todas luces "ajena"9. Tal facultad sólo podría alegarse y hacerse valer con facilidad en
Chile y sólo respecto a la denominación de top level “.cl”, atendida la vigencia territorial de
la ley sobre propiedad industrial que no puede pretender tener aplicación fuera de nuestro
territorio nacional.

En materia de nombres de dominio tampoco se reconocen ni existe

correspondencia con las distintas “clases” que rigen en materia marcaria.

Parafraseando el artículo reciente de un medio de prensa on line, no cabe duda

que el problema de la conexión entre el sistema de registro de marcas -que es
administrado por autoridades públicas y territoriales- y el de registro de nombres de
dominio -generalmente administrado por entidades no gubernamentales sobre la base del
criterio que un nombre pertenece al primero que lo registra- es un conflicto internacional y
no está resuelto.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y su proceso

internacional de consultas sobre el mal uso de ciertos nombres e identificativos en el
sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet aún no ha terminado, sobre todo de
cara al fenómeno de los "ciberocupas" (personas o empresas que inscriben una marca
registrada como dirección de Internet sin tener intereses legítimos sobre ella y de mala fe,
en ocasiones con el fin de venderlos).

Está pendiente además el análisis de que ocurre cuando se registran como

nombres de dominio los nombres y acrónimos de organizaciones intergubernamentales,

visitantes y le acusaba de "ciberocupación" o registro de un nombre de dominio de mala fe y con

fines de comercialización posterior, frente a lo cual el asignatario del nombre alegó que su
empresa operaba bajo el nombre de A.R.Mani desde el año 1981 y que, por ende, tenía como
mínimo, los mismos derechos que la empresa de moda.
En definitiva, un panel arbitral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desestimó
la acusación de Armani y dio la razón a Mani, precisamente por no haberse demostrado la
existencia de intencionalidad de causar confusión o el registro de mala fe y porque existe el criterio
que frente a casos de posibles propietarios legítimos de un dominio este le corresponde a la
empresa que ha conseguido el dominio en primer lugar.
9
Pero esta postura no es absoluta, antes muy por el contrario, hay quienes a esta altura sostienen
que el mayor derecho al titular de una marca (que se funda en una ley) por sobre el titular del
nombre de dominio (cuyo derecho emana de un contrato) sólo y únicamente debiera concedérsele
en caso de mala fe del segundo, esto es, que la solicitud de dicho dominio se haya realizado para
obstaculizar la libre comercialización de los productos o servicios del titular del registro marcario,
para la denigración de ellos, o se lo haya obtenido el mismo con el fin de transferirlo luego al titular
de la marca.

Renato Jijena Leiva

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los nombres propios de personas -sobre todo famosas- previamente registrados -o no-
como marcas, y los lugares geográficos (países, ciudades o regiones), muchas vedes
registrados por particulares que no tienen ninguna relación con el país o la identidad
registrada.

En el plano internacional, la infraestructura legal que existe para la protección del

DNS es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para las disputas sobre nombres
de dominio, pero no está completamente desarrollada. Es hasta ahora la única instancia -
diversa de los tribunales ordinarios- a la que se puede recurrir para denunciar el posible
uso ilegítimo de una dirección de Internet.

4.2 En un principio la reglamentación dictada por los administradores del NIC

Chile no estableció relación alguna con las marcas comerciales que registra el Ministerio
de Economía, lo que dio lugar a abusos10-11-12; pero posteriormente se agregó al
Reglamento una instancia de solución alternativa de controversias o de arbitraje
obligatorio -tema central de este estudio, analizado más abajo- en el caso que dos
personas o empresas reclamasen un mismo nombre y se hubiera formulado oposición -
con el mérito de la segunda solicitud- dentro de un plazo de 30 días, debiendo primero el
mediador y luego el árbitro, necesariamente, considerar la existencia de “marca
preexistente” al proponer fórmulas de arreglo o al decidir quien tiene el mejor derecho de
usar un nombre de dominio.

En materia de plazos, una modificación realizada por NIC Chile permite “gatillar un
arbitraje” a toda empresa o particular que se sienta perjudicado por la inscripción y/o
registro de un nombre de dominio, incluso cuando no se oponga dentro de los 30 días
que establece el Reglamento, cumpliéndose ciertos requisitos y para intentar la
revocación de inscripciones de nombres del dominio .CL abusivas, en un plazo de tres

10
En Chile se ha planteado la situación de que un particular ha presentado ante el Departamento
de Ciencias de la Computación (DCC) de la Universidad de Chile una solicitud de registro, en
orden a constituirse en asignatario o “propietario virtual” de 119 Nombres de dominio en Internet
para posteriormente venderlos. Ocurre que dichos nombres individualizan a importantes entidades
públicas y privadas, a Órganos del Estado y a entidades financieras, a personas jurídicas y a
personas naturales, muchos de los cuales tienen debida y desde hace bastante tiempo registradas
las marcas comerciales respectivas. El perjuicio es evidente: dichas entidades no podrán instalar
páginas “WEB” con sus marcas corporativas sin previamente negociar con los titulares que
aparecen registrados.
11
En EE.UU. dos texanos registraron -junto a una larga lista- dos nombres de dominio que incluían
la palabra “microsoft”, específicamente los nombres “microsoftwindows.com” y
“microsoftoffice.com”; posteriormente solicitaron entre 50 y 100.000 dólares a la transnacional del
software. Microsoft accionó legalmente por haberse infringido las marcas comerciales de la
empresa y confundido a los usuarios.
12
A fines de 1998, la empresa Chilnet S.A. ganó en primera instancia una demanda interpuesta en
EE.UU contra los representantes de una compañía israelita que inscribió a su nombre los dominios
“chilnet.com” y “chilnet.net”, en el administrador de los dominios “.com” y “.net” de E.UU. (la
empresa Network Solutions). A quien solicitó la inscripción de los dominios la empresa le hizo
presente que bajo el Domain Name Registration Agreement (www.internic.net/help/agreement.txt)
tenía que basarse en las pláticas de disputas suscritas en el sitio WEB del administrador de
dominios, conforme a las cuales debía traspasar las inscripciones a la empresa chilena. Ante la
negativa se realizó una presentación formal, con lo cual se obtuvo que la entidad reguladora
bloqueara la petición de registro de dominios hecha por la empresa israelita y acogiera la petición
de detener -retroactivamente- el uso de los mismos.

Renato Jijena Leiva

 13

años a contar de la asignación o inscripción del mismo. En esencia se trata de hipótesis

de concurrencia de mala fe, porque la solicitud se realiza -por ejemplo- para obstaculizar
la libre comercialización de los productos o servicios del titular del registro marcario, para
la denigración de ellos, o para lucrar transfiriéndolo luego al titular de la marca.

4.3 Se cita ahora el llamado caso "ONDAC", simplemente en apoyo de la idea

de que, a estas alturas, no existe un criterio claro de nuestros tribunales ordinarios de
justicia respecto a la relación entre la reglamentación de la asignación y registro de
nombres de dominio -validada contractualmente o en sede de la autoregulación- con la
asignación y registro de marcas comerciales -que descansa en una norma legal
expresa promulgada formalmente como es la ley de Propiedad Industrial-.

Del mismo modo, comentar este fallo sirve para criticar afirmaciones ligeras y
carentes de todo juicio crítico de algunos abogados que afirman que, en nuestro país,
cualquier conflicto que se suscite frente a una inscripción, tramitación o revocación de
nombres de dominio necesariamente debe resolverse a través de mecanismos
extrajudiciales de solución de controversias como la mediación y el arbitraje,
desconociendo que a todo contrato siempre le serán aplicables las normas legales
vigentes, generales o especiales (marcas, derechos del consumidor, etcétera) del
ordenamiento jurídico.

Nada obsta jurídicamente a que una persona natural o el representante legal de una
persona jurídica actúen de la mano de las normas generales del ordenamiento jurídico, y
no opten por la instancia de la mediación y el arbitraje. Bastaría que ellos no solicitaran en
segundo lugar la inscripción de un mismo nombre de dominio -con lo cual no se obligarían
contractualmente con NIC Chile- sino que accionaran directamente ante los tribunales
ordinarios, por ejemplo mediante un recurso de protección, mediante un reclamo al
SERNAC o los Juzgados de Policía Local, mediante una querella criminal por usurpación
de nombre, mediante una demanda ordinaria de indemnización de perjuicios por el daño a
la imagen de la persona, etcétera.

Por la vía del Recurso de Protección en 1998 una empresa proveedora de software
-Ondac Chile Ltda.-, que había registrado previa y debidamente en el Ministerio de
Economía la marca “Ondac”, recurrió en contra de la Universidad de Chile por haberse
registrado o asignado en el DCC el dominio “ondac.cl” a otra empresa que no tenía
derechos preexistentes. El mecanismo constitucional se utilizó amparándose legalmente
en la normativa de la ley de propiedad industrial y en la CPE. de 1980, ante la negativa
del ente universitario de registrar o asignarle el nombre de dominio a la primera por
haberlo solicitado previamente la segunda en conformidad al Reglamento ad hoc.

El recurso fue declarado sin lugar en la Corte de Apelaciones: a) debido a que el

DCC sólo cumplió con la reglamentación vigente y el recurrente no formuló oposición en
los plazos que contempla el Reglamento; b) a que, en opinión del Tribunal, al DCC no
cabía exigirle al momento de asignar un dominio un juicio o pronunciamiento respecto del
alcance de la protección que se le otorga a las marcas comerciales registradas (se habría
arrogado una potestad jurisdiccional ajena); y, c) a que el conocimiento de este tema no
era propio de un recurso de protección.

El criterio del Tribunal es en gran medida errado y producto de un análisis

meramente formal. La Corte no entró al fondo del asunto. En la especie no cabía
desconocer la aplicación de la ley de propiedad industrial, ni la procedencia del recurso de

Renato Jijena Leiva

 14

protección para detener en Chile y preventivamente una conducta perjudicial y atentatoria

contra la garantía constitucional del derecho de propiedad, máxime cuando el Reglamento
del NIC Chile no puede considerarse una “ley especial” sino que es una normativa
autoacordada o autoestablecida que no ha sido promulgada por autoridad alguna.

5. Contenido y estructura del Reglamento. Breves comentarios.

El Reglamento elaborado al efecto es una normativa autoacordada o

autoestablecida, que no ha sido promulgada en Chile por Autoridad alguna y por ende no
publicada en el Diario Oficial, sino que es acatada por los usuarios que solicitan el registro
y que se obligan contractualmente a aceptarlo.

Ergo, no cabe presumirla legalmente conocida por todos o por terceros en los
términos del Código Civil y puede alegarse su ignorancia, a pesar de que el propio
Reglamento establece en su artículo 3º que basta para este efecto el hecho de estar a
disposición para ser leídos por sus usuarios en el sitio www.nic.cl.

Sus párrafos se refieren a las inscripciones, a la publicidad de las solicitudes, a las

transferencias de dominios, a las eliminaciones de dominios, a las revocaciones de
dominios y a las modificaciones al Reglamento. El Anexo 1 se refiere a los procedimientos
de mediación y arbitraje, cuestión que el presente estudio analiza por separado en el
Capítulo siguiente.

La solicitud de inscripción o creación electrónica del nombre dominio, realizada por

el “solicitante” y futuro “contacto administrativo” se recibe exclusivamente por vía
electrónica (e-mail o www).

Para cada solicitud de inscripción recibida, el DCC envia de vuelta por correo
electrónico un formulario de confirmación de la solicitud y de compromiso de aceptación
de las normas del Reglamento (también puede bajarse del sitio www.nic.cl).

Una copia de "la declaración” impresa y firmada por el solicitante, o por su

representante legal debidamente habilitado, deberá hacerse llegar por fax al DCC (salvo
que este pida los originales) con posterioridad al llenado del formulario o solicitud de
inscripción o creación electrónica del nombre de dominio.

Cabe entenderse que el contrato que celebra NIC Chile con sus usuarios cumple
así con la formalidad de "constar por escrito". Más, una vez que se dicte la ley sobre
firmas y documentos electrónicos podrá entenderse escriturado directamente el acuerdo
que se realiza de manera digital o en línea.

* De cara a una crítica formulada al sistema administrado por NIC Chile, esto es, la
afirmación de que es inapropiada la identificación y localización de los solicitantes porque
es factible que el registro se solicite con datos de usuarios falsos o suplantados y, por
ende, dañar los intereses de los propietarios de marcas registradas 13, ...en el futuro -en el
marco del sistema de arbitraje on line- debiera exigirse el uso de firmas electrónicas

13
El inciso final del artículo 14 establece en primer lugar que NIC Chile no será responsable de
verificar la autenticidad de los antecedentes presentados por el solicitante y, en segundo lugar, que
no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el solicitante haga de un nombre de dominio una
vez inscrito en el registro.

Renato Jijena Leiva

 15

respaldadas por certificados de identidad digital, una tecnología criptográfica de costos

relativamente bajos.

Deben enviarse además a NIC Chile documentos anexos, dentro del plazo de 30
días de publicación y bajo el apercibimiento de que el DCC entienda que el solicitante se
ha desistido.

Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio

.CL se entiende que el peticionario: conoce el funcionamiento técnico de Internet y sabe el
significado de los términos y palabras que se utilizan en su gestión; acepta expresamente,
suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el
Reglamento; y libera de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al DCC y a
sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros actos o
hechos que le generen obligaciones al peticionario, renunciando expresa y
anticipadamente a posibles acciones legales.

El Reglamento contiene normas en materia de sistemas de publicidad y oposición

a una solicitud de registro.

Pero como se trata sólo de una norma contractual y no de una legal, no es dable
sostener que sea un mecanismo idóneo y suficiente para hacer jurídicamente "oponibles"
los actos relacionados con la asignación y registro de nombres de dominio a terceros, que
no participan en el contrato de prestación de servicios y a quienes el acuerdo entre el
usuario y NIC Chile no les empece porque previa y contractualmente no aceptan esta
regulación.

El numeral 3º dice que NIC Chile mantendrá un servicio de información WEB en

http://www.nic.cl, que la información publicada en ese lugar se entenderá conocida por
todos los usuarios del Registro de Nombres del Dominio CL y, que NIC Chile no estará
obligado a realizar ningún otro tipo de publicación.

Existe además un párrafo especial sobre la "Publicación de la solicitud" (artículos

10 a 15). Una vez que la solicitud haya sido recibida por el DCC éste la publicará
únicamente en su sito WEB dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y
en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en
trámite.

Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días calendarios a

contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen su conocimiento y,
si se estimaren o se viesen gravemente afectados, por ejemplo porque lo registrado es su
nombre famoso o la marca comercial de su empresa o de su principal producto, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre de dominio14, lo que equivale a
formular una oposición.

14
No obstante lo anterior, durante este período el DCC se reserva el derecho de habilitar
temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el
Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso
de aceptar la solicitud presentada.

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Una vez transcurrido dicho plazo de 30 días, el DCC procederá a practicar la

inscripción sin más trámite, salvo que existan en ese momento dos o más solicitudes en
trámite para ese nombre.

Conforme lo establecen los artículos 10 y 12 del Reglamento los interesados en

registrar un mismo dominio o quienes se sientan afectados puedan formular oposición.
Esta “oposición” se concreta presentando virtualmente una segunda solicitud de registro
por regla general dentro de un plazo de 30 días calendarios, contados desde la
publicación virtual de la lista de solicitudes en trámite, con lo cual, por el sólo hecho de
haberse presentado dos o más solicitudes automáticamente se constituye una situación
de mediación y/o arbitraje obligatorio, sobre lo cual volveremos en extenso en el Capítulo
III.

De la acción de cancelación o revocación de un nombre de dominio (artículos 20,

21 y 22). El reglamento permite a quienes no hicieron valer oportunamente su derecho de
oposición el cuestionamiento de los registros realizados de mala fe.

Esta acción es importante, pero debe tenerse presente que se trata de un

mecanismo cuya fuente es contractual y no legal o procesal, por ende, es cuestionable
que NIC Chile la contemple y obligue a su contraparte a permitir interponerla a terceros
quienes nunca han sido parte del contrato que se suscribió con el primer solicitante, y en
base al reclamo suspenda unilateralmente los efectos de un contrato que en su momento
fue válidamente celebrado.

Una pregunta sería: ¿puede un contrato establecer un plazo de prescripción de

tres años para la acción de revocación, cuando la prescripción es una institución de orden
público e irrenunciable por las partes antes de haberse cumplido los plazos legales,
mismos que no pueden ser alterados?

Renato Jijena Leiva