Valuación de Propiedad Intelectual y Activos Intangibles

Tercera Edición

Gordon B. Smith
Russell L. Parr

RESUMEN CAPÍTULOS I Y II
CAPITULO I
El Dominio de la Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual es el recurso central para crear riqueza en casi todas las
industrias. Los cimientos del poder comercial han cambiado de recursos de capital
a propiedad intelectual. Los recursos capitales ahora son dominados por las
propiedades intelectuales tales como know-hows tecnológicos, marcas registradas,
derechos de autor y secretos comerciales.
Cambio de Paradigma

La Revolución Industrial creó un nuevo paradigma alimentado por la tecnología y

la noción de que ciertos productos podían ser producidos en masa y vendidos más
baratos. Este nuevo paradigma económico requirió grandes capitales para la compra
de edificios, maquinarias y equipos.

Las nuevas mega-compañías buscaban volverse independientes en sus procesos de

producción, evitando la necesidad de obtener materias primas de terceros.

Hoy, ha llegado la Era de la Propiedad Intelectual en la que claramente la tendencia

se aleja de la independencia hacia la necesidad de los talentos de los demás. La
administración tecnológica en el futuro se centrará en apalancar tecnología propia
para obtener acceso a tecnología necesaria de otros. Compartir tecnología es un
concepto que muchos encontrarán difícil de aceptar pero lo harán si deben, como
Denis Waitley escribe en “Imperios de la Mente” “los líderes del presente y el futuro
serán los campeones de la cooperación más que los de la competencia. Mientras que
el poder de acceder a recursos seguirá siendo importante, la mentalidad de ‘la
supervivencia del más apto’ cederá ante la supervivencia del más listo, una filosofía
del entendimiento, la cooperación, el conocimiento y la razón.”

Parte de los cambios que surgieron de la propiedad intelectual consistieron en la

creación de nuevas instituciones y nuevas formas de hacer negocios.
 Ciencia Ecléctica

El Dr. Leroy Hood recientemente apareció en la portada del Wall Street Journal su
negocio consiste en la automatización de procesos biotecnológicos empleados por
científicos para encontrar genes defectuosos relacionados con el cáncer. Sus logros
se deben a la combinación de la biotecnología con las ciencias de la computación,
ingeniería mecánica, física, ciencia de líquidos, óptica y electrónica. El Dr. Hood
ejemplifica la tendencia que todos los negocios deben seguir para ser exitosos.

Otros ejemplos de increíbles avances tecnológicos incluyen: la miniaturización

continua de electrónicos, la expansión de redes de comunicaciones inalámbricas, el
intercambio de información instantánea vía internet o e-mail, técnicas quirúrgicas
no invasivas, organismos genéticamente modificados, entre otros.

Como resultado de lo anterior, las compañías frecuentemente necesitan más

tecnologías que usualmente no poseen, sin embargo, no existe tiempo suficiente para
que cada compañía desarrolle la experiencia suficiente para hacer uso de todas las
tecnologías que necesita.
Propósito de la Valuación de la Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual se ha vuelto parte de cada aspecto de nuestras vidas. Como
resultado de esto, las razones para valuarla abarcan cada aspecto de nuestra
sociedad. Nosotros hemos sido requeridos para valuar propiedad intelectual por los
siguientes motivos:

 Ventas y Apoyo de Transacciones. La propiedad intelectual se intercambia más

seguido como un activo independiente. Individuos y universidades venden
invenciones a compañías y éstas venden entre sí, en todas estas operaciones
el precio debe ser determinado y deben practicarse opiniones de valor para
demostrar que el valor es justo.
 Quiebras. La propiedad intelectual juega un papel importante en los
procedimientos de quiebras. Los avalúos en esta materia son importantes en
los juicios en la medida en que los deudores luchan por activos para hacer
frente a sus deudas.
 Licenciamiento. Cuando el dueño de una propiedad intelectual considera su
licenciamiento, su valor es una consideración.
 Alianzas estratégicas. A menudo entidades independientes forman nuevas
entidades en conjunto para explotar tecnologías. Cada parte hace diferentes
contribuciones que pueden incluir propiedades intelectuales, cuyo valor es
necesario determinar para determinar el porcentaje de su contribución.
 Impuestos al patrimonio. Ya que la propiedad intelectual es parte del
patrimonio, ésta debe ser valuada, a menudo es donada a los hijos para que
 reciban regalías, por lo que existe un valor que debe ser determinado para el
cálculo de impuestos.
 Divorcios. Cuando la propiedad intelectual entró a la sociedad conyugal.
 Daños a la propiedad intelectual. Cuando se violan los derechos de la propiedad
intelectual el análisis de los daños involucra el valor de la propiedad.
 Transacciones internas. La transferencia de propiedad intelectual entre partes
relacionadas está sujeta a escrutinio de las autoridades fiscales, como
resultado hemos tenido que valuar marcas y patentes sujetas a transferencias
nacionales e internacionales.
 Financiamiento con garantías. Los bancos solicitan avalúos sobre marcas,
patentes y derechos de autor como garantías para asegurar sus préstamos.
 Malas prácticas legales. En ocasiones los abogados de patentes fracasen en
obtener derechos sobre patentes, en estos casos es necesario determinar el
valor de lo perdido para la corte.
 Requerimientos contables. Los compradores necesitan que las compras de
propiedades intelectuales se registren en sus balances generales.
 Requerimientos regulatorios. Los documentos de las Ofertas Públicas Iniciales
(IPO’s) frecuentemente refieren la importancia que la propiedad intelectual
juega en la compañía que busca cotizar en la bolsa, por esta razón a veces se
acompaña una opinión de valor dentro de la Oferta Pública Inicial.
 Impuestos Ad Valorem. En algunos casos la propiedad intelectual y los activos
intangibles deben ser valuados para calcular los impuestos apropiados.
Base del Valor de una Patente

Cuando valuamos una patente, valuamos los derechos asociados con ésta
protegidos por las leyes de propiedad intelectual, la propiedad protegida por las
leyes permite que disfrutemos de forma exclusiva sus beneficios económicos. Las
patentes tienen una vigencia de 20 años y los derechos de autor son protegidos
mientras viva el autor más 50 años. Las marcas estarán protegidas mientras se
mantengan en uso.

Sin el sistema de patentes probablemente no tendríamos el poder económico que

disfrutamos ni la calidad de vida que apreciamos. Estimulando y fomentando la
innovación, Estados Unidos ha logrado una prosperidad económica que los demás
sistemas del gobierno en el mundo sólo pueden envidiar.

Desde una nueva corriente de pensamiento se ve a las leyes de propiedad intelectual

como un complemento para propiciar un ambiente competitivo. El Departamento
de Justicia ve a los derechos de propiedad intelectual como propiciadores de
competencia. Las leyes sobre patentes crean un incentivo para que las compañías
investiguen, desarrollen y comercialicen nuevos productos y servicios que pueden
ser entregados de formas más eficientes. A través de licencias esta información
puede ser compartida y explotada de manera más eficiente. Esto aumenta el valor
de las patentes porque las regalías van de la mano con su valor.

Incrementar la protección legal en el mundo a las propiedades intelectuales brinda

beneficios similares a estos activos y les da mayor valor.
Protección contra Violaciones

La fuerza y valor de las patentes permite a sus propietarios negociar regalías más
elevadas.

Actualmente en el sistema judicial de patentes, el estándar del Circuito Federal

coloca la carga de la prueba de demostrar la invalidez de una patente en el infractor.
Esto apoya al propietario de la patente, los infractores deben brindar pruebas claras
y sustanciales de la invalidez de la patente, de otro modo se considera que el
propietario de la patente tiene una patente válida. Este estándar de presunción de
validez es muy poderoso y hace que una infracción sea costosa y arriesgada. Fábricas
enteras deben ser suspendidas y la fuerza de trabajo es suspendida indefinidamente.

Las infracciones a la propiedad intelectual ahora cuestan más que nunca, lo que
fortalece el sistema de patentes, cuando una infracción voluntaria es demostrada la
indemnización otorgada puede ser incrementada hasta tres veces la cantidad real de
los daños y perjuicios. Este efecto es sustancial. En el caso Procter & Gamble vs.
Paragon Trade Brands, la indemnización otorgada a P&G llevó a Paragon a la quiebra.
Las Codiciadas Joyas de la Corona en los Negocios
Las empresas que administran adecuadamente su propiedad intelectual y sus
activos intangibles estarán en posiciones económicas dominantes. George Gilder
confirma en “Microcosmo: La Revolución Cuántica en Economía y Tecnología” que ahora
la riqueza no proviene de los recursos materiales: “Hoy las naciones y empresas en
ascenso son amos no de la tierra y los recursos materiales sino de las ideas y la
tecnología”. Como resultado de esto una nueva forma de comercio internacional está
evolucionando para la transferencia de la propiedad intelectual. El licenciamiento,
los joint-venture y las compras son las formas principales de explotar la propiedad
intelectual. Estas condiciones existen porque la propiedad intelectual es el activo
más valioso que puede ser controlado. Como expresó el profesor Lester Thurow en
un libro reciente: “El hombre más rico del mundo, Bill Gates, no posee nada tangible,
ni tierra, ni oro o petróleo, ni fábricas, ni procesos industriales ni ejércitos. Por
primera vez en la historia el hombre más rico del mundo sólo posee conocimiento.”
Visión General del Libro
Este capítulo brinda una ilustración de la importancia y valor de propiedad
industrial. El resto del libro trata de los métodos para valuar la propiedad
intelectual. La Tercera Edición se ha organizado en tres secciones. Los primeros
cinco capítulos tratan sobre “La Naturaleza de la Propiedad Intelectual.”

El Capítulo 1 ha brindado una visión general de cómo y porqué la propiedad

intelectual es tan valiosa.

El Capítulo 2 discute los fundamentos de estos activos en la actividad comercial.

El Capítulo 3 muestra la integración de estos activos en la actividad comercial.

El Capítulo 4 explica que las convenciones contables hacen un terrible trabajo

reconociendo estos valiosos activos. También demostramos cómo las autoridades
tributarias hacen intentando hacer gravables estos impuestos.

El Capítulo 5 muestra la divergencia entre los valores de estos activos cuando la

contabilidad y el valor de mercado son comparados.

La segunda sección del libro “Valuación” comprende los capítulos 6 al 10, en estos
identificamos los tres métodos generalmente reconocidos de valuación y discutimos
los retos de la valuación de intangibles.

El Capítulo 6 presenta teorías fundamentales y principios sobre valuación y se

brinda el fundamento para la estructura del libro. Los métodos de mercado, costos
e ingresos.

El Capítulo 7 presenta y discute dos de los tres métodos aceptados para la valuación,
sus fortalezas y debilidades.

El Capítulo 8 inicia la discusión de cómo la propiedad intelectual y los activos

intangibles pueden ser valuados por el método de ingresos.

El Capítulo 9 presenta formas para implementar el enfoque de ingresos para la

valuación de la propiedad intelectual y los activos intangibles.

El Capítulo 10 enfatiza la importancia de reflejar la vida económica restante de los

intangibles para la determinación del valor.

El Capítulo 11 discute el método preferido para valuar diferentes clases de activos y

errores comunes.

El Capítulo 12 discusión general sobre el licenciamiento y las formas de regalías.

El Capítulo 13 discusión general de las circunstancias y consideraciones asociadas a

la propiedad intelectual y los activos intangibles que son parte de acuerdos de
transferencia.
El Capítulo 14 discute el efecto en el valor de activos intangibles subempleados,
impuestos ad valorem y alianzas estratégicas.

El Capítulo 15 discute problemas críticos de la valuación de intangibles en países

extranjeros.

El Capítulo 16 muestra cómo los intangibles son parte incluso de las industrias más
básicas.

El Capítulo 17 reconoce el valor de los nombres en los dominios y discute el valor

que las compañías ponen en sus marcas.

El Capítulo 18 aborda el problema de la valuación de tecnología.

El Capítulo 19 habla sobre los problemas que las universidades enfrentan cuando
pretenden asociarse con compañías.

Cinco apéndices siguen a los capítulos. El apéndice A presenta información sobre

tasas de descuento y el costo ponderado del capital. Útil para comprender mejor los
modelos financieros utilizados en el texto principal.

CAPITULO II
Definiendo Activos Intangibles y Propiedad Intelectual
Activos Intangibles
Este libro define activos intangibles como todos los elementos de un negocio que
existen además de los activos monetarios y los activos tangibles. Su valor depende
de la presencia o expectativa de ganancias. Típicamente aparecen al final del
desarrollo del negocio y desaparecen primero cuando el negocio decae. Pueden ser
clasificados de la siguiente forma:

 Derechos
 Relaciones
 Intangibles indefinidos
 Propiedad intelectual

1. Derechos

Cada negocio adquiere derechos por medio de contratos con otros negocios o
empresas, como mínimo los negocios obtienen licencias para operar expedidas por
el gobierno local. Las grandes empresas pueden llegar a acumular miles de derechos
y licencias para operar.
1.1 Contratos (para adquisiciones)
Algunos contratos pueden tener valor porque permiten a las empresas obtener
bienes o servicios a precios preferenciales o ventajosos. El valor de estos contratos
surge en la medida en que permiten a las empresas recibir bienes o servicios a
mejores precios que los del mercado. Su valor puede ser cuantificado en términos
de beneficios económicos o condiciones más favorables.

Algunos ejemplos de estos son: arrendamientos con rentas preferenciales mejores

que las disponibles en el mercado actual, acuerdos ventajosos para venta,
almacenamiento y transporte, contratos laborales para retener empleados clave,
créditos financieros preferenciales, seguros a mejor precio que el mercado, licencias
o permisos gubernamentales costosos, escasos o difíciles de obtener, convenios de
no competencia, contratos de exclusividad sobre productos y licencias de uso de
propiedad intelectual.
1.2 Franquicias

Una franquicia existe cuando el dueño de activos intangibles contrata con otras
entidades para que distribuyan productos o servicios basados en esos intangibles,
brindándole al franquiciatario asistencia para el mercadeo a cambio de un pago al
franquiciante por el uso de los intangibles.

A menudo un activo prominente en las franquicias es la marca registrada originada

por el franquiciante y rentada por el franquiciatario. En las franquicias “fuertes”
cada elemento del negocio es especificado y controlado por el franquiciante. (i.e.
diseño del edificio, mueblería, señalización, uniformes y menús).

En contraste en las franquicias “débiles” el franquiciante sólo brinda un concepto

del negocio y una marca. Usamos los conceptos “fuerte” y “débil” para mostrar el
grado de control del franquiciante.
1.3 Contratos de prestación de servicios

Algunos contratos tienen valor porque dan la oportunidad a las empresas de brindar
bienes o servicios a otros a cambio de ganancias. Estos contratos representan
transacciones pre-vendidas. (i.e. carteras vencidas, préstamos, contratos de
suministro de alimentos, atención médica, procesamiento de datos, publicidad o
consultoría, acuerdo para hacer entregas a futuro, suscripciones, etc.)
2. Relaciones

Cada empresa tiene relaciones con agencias externas, otras empresas e individuos.
Éstas no son contractuales y pueden al mismo tiempo ser efímeras y
extremadamente importantes para las empresas.
Aquí se incluyen las relaciones con las fuerzas de trabajo; mientras más
especializada es la fuerza de trabajo, más grande es el costo de organizarla y más
grande es su valor potencial para la empresa. Igualmente deben considerarse las
relaciones con los clientes, toda empresa tiene clientes pero no todas tienen
relaciones con sus clientes, para considerar que existen relaciones con los clientes es
necesario contar con registros de información útil de los clientes para realizar nuevas
ventas, del mismo modo deben considerarse las relaciones de la empresa con otros
distribuidores.
3. Intangibles Indefinidos

Una comparación del valor de un negocio en marcha con los valores agregados de
sus activos subyacentes frecuentemente revela un valor residual o exceso en el valor
del negocio en marcha. Ese residuo se conoce como “fondo de comercio”,
“reputación de la empresa” o “goodwill.”

3.1 Negocio en marcha (“Going concern”)

Se refiere al valor agregado que generan los activos de un negocio en marcha, los
mismos activos de una empresa no tendrán el mismo valor cuando se encuentran
empacados o en desuso que cuando han sido organizados y se encuentran en
funcionamiento para las operaciones del negocio. Esto sirve para diferenciar los
proyectos de negocio que aún cuando cuentan con inventarios, planes de trabajo,
financiamiento, permisos y demás aún no entran en operaciones así que no pueden
crear reputación (goodwill).

3.2 Reputación de la empresa (“Goodwill”)

Muchos equiparan la reputación del negocio con la clientela o la proclividad de los

consumidores de regresar al negocio y recomendarlo. Esto resulta a partir del mejor
servicio, relaciones personales, publicidad y políticas de la empresa.

Otro aspecto común de la reputación es la presencia de un exceso en las ganancias.

En ocasiones no existe justificación económica para su análisis y en esos casos el
término es útil para que los valuadores reconozcan que representa un agregado en
los intangibles.
4. Propiedad Intelectual

El término propiedad intelectual se refiere a las patentes, marcas, derechos de

autor, secretos comerciales y procedimientos industriales (“know-hows”). Esta
forma de intangible es diferente a las demás porque el propietario de una
propiedad intelectual está protegido por la ley en contra de la explotación no
autorizada de otros. En esta categoría incluimos softwares que pueden estar sujetos
a patentes, secretos comerciales o derechos de autor.
 4.1 Tecnología

Este término se refiere a la tecnología protegida por secretos industriales o know-

hows.
4.2 Patentes

Una patente es el procedimiento legal por medio del cual una tecnología se vuelve
controlable con derechos asociados a su titularidad. Una patente es la concesión
del gobierno de un derecho de propiedad a su inventor. El derecho concedido
consiste en la exclusión de terceros de la posibilidad de fabricar, usar o vender la
invención.
4.3 Derechos de autor

Un derecho de autor protege la expresión de una idea pero no la idea en sí misma,

tal y como una patente no protege la idea sino su representación en productos o
procesos.

Algunos ejemplos de estos son: obras literarias, musicales (incluyendo las letras),
obras dramáticas (incluyendo su música), coreografías, obras pictóricas y gráficas,
esculturas, películas y obras audiovisuales, grabaciones de audio.

Una obra puede ser registrada reduciendo su contenido a alguna forma tangible y
solicitando su registro en la Oficina de Derechos de Autor o publicando la misma
con las marcas de identificación correspondientes.
4.4 Marcas

Una marca registrada comprende cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo

o combinación de los anteriores utilizado por un fabricante o comerciante para
identificar sus productos o servicios de los de otros. Derechos de exclusividad
derivan del registro de una marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas,
dicho registro tiene una validez de 10 años y puede ser renovado a su término.
4.5 Nombre comercial
Los nombres comerciales guardan relación con las marcas pero no son lo mismo,
los nombres comerciales se utilizan para campañas o estrategias de mercadeo y
comprenden, frases, leyendas, fórmula o recetas publicitarias.
Elementos de valor

El valor de una marca se construye por las ventas de productos o servicios exitosos
y/o por la existencia de campañas publicitarias. Una marca valiosa es reconocible,
versátil y se identifica con atributos positivos.
 4.6 Dominios de internet

Mientras que los dominios no son marcas, comparten similitudes. Algunos

dominios incluso se han vuelto los nombres de las compañías (Amazon.com). un
sitio web que recibe miles de visitas al día se vuelve ideal para publicitarse.
4.7 Software

El software se incluye porque es susceptible de ser sujeto a patentes, derechos de

autor y secretos comerciales. Un programa de computadora se define como: “un
conjunto de argumentos (“statements”) o instrucciones que pueden ser usados
directa o indirectamente en una computadora para obtener un cierto resultado.”

Este incluye la descripción e investigación del proyecto, los códigos fuentes,

códigos objeto, documentación del programa, instrucciones del usuario y
manuales de operaciones. Esta forma de propiedad intelectual puede ser
extremadamente importante para una empresa o actividad y los clasificamos ya
sea como productos de la empresa o software operacionales.

El software como producto se utiliza para vender o revender directamente a los

usuarios y clientes. Un software operacional se utiliza de manera interna por las
empresas para tareas o aplicaciones específicas: contabilidad, registros de nómina,
procesamiento de bases de datos, modelos financieros, calendarización,
visualización de diseños, etc.
4.8 Derechos de publicidad

Se refieren a la explotación comercial de la identidad, imagen o voz de una persona

o celebridad. Muchos estados han optado por regular esta forma de publicidad.
4.9 Capital intelectual

Representa los conocimientos que pueden convertirse en valor. En suma es una

combinación del capital humano, activos intangibles y propiedad intelectual. Su
entendimiento ayuda a dar un nuevo entendimiento a los activos de la empresa.
Comentario

Los activos intangibles y la propiedad intelectual están en constante cambio, como

resultado de esto existen nuevas controversias sobre su protección, estas
dificultades sólo pueden ser abordadas desde una perspectiva internacional ya que
para el internet no existe fronteras nacionales. Nuevas familias de intangibles
necesitan ser valuadas.