Gace 359

Proceso 11-IP-98.
- Interpretacin Prejudicial de los artculos 81 y 82, literales d) y e) de la

Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, en concordancia
con el artculo 96 ibdem, y 146 y 147 ibdem, en concordancia con el
artculo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, solicitada por el Dr. Ernesto Ariza Muoz, Consejero de Estado
de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
cin Primera. Actora: Sociedad P.V.C. GERFOR S.A. Marca PAVCO NU-
CLEO CELULAR (NOMINATIVA).- Expediente interno N 3540 ...................
Proceso 26-IP-97.- Interpretacin Prejudicial de los artculos 71, 72, literales a), g) y h); artculo
73, literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2, 3 y 4; 103 y 104 de
la Decisin 313; y, artculo 60, literal a), 61, literal c), 73, 74 y 79 de la
Decisin 85, ambas de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, solicitada
por el Consejero Doctor Manuel Urueta Ayola, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Repblica de Colombia. Expediente Nacional N 2766,
Actor: NUTICA APPAREL INC. Marca NUTICA ......................................
Ao XV - Nmero 359
Lima, 4 de agosto de 1998
Para nosotros la Patria es Amrica
SUMARI O
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Pg.
11
1
PROCESO 11-IP-98
Interpretacin Prejudicial de los artculos 81 y 82, literales d) y e) de la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena en concordancia con
el artculo 96 ibdem y 146 y 147 ibdem, en concordancia con el artculo 5
del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
solicitada por el Dr. Ernesto Ariza Muoz Consejero de Estado de la Repblica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
Actora Sociedad P.V.C. GERFOR S.A. Marca PAVCO NUCLEO CELULAR
(NOMINATIVA).- Expediente interno N. 3540.
Quito, 03 de mayo de 1998
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial de
los artculos 81 y 82, literales d) y e) de la
Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, en concordancia con el Art. 96 ibdem
y 146 y 147 ibdem, en concordancia con el
artculo 5 del Tratado que crea el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida
por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Seccin Primera, remitida por intermedio
del Consejero Ponente doctor Rafael Ariza Muoz,
del Acuerdo
de Cartagena
GACETA OFICIAL
GACETA OFICIAL 04/08/98 2.32
dentro del proceso interno por el que se preten-
de la nulidad de la resolucin N. 29068 de 21
de julio de 1994, de la Divisin de Signos Dis-
tintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio; con el que se concedi el registro de
la marca PAVCO NUCLEO CELULAR (NOMI-
NATIVA) a favor de PAVCO S.A.
Habindose cumplido con los requisitos del
art. 61 del Estatuto del Tribunal para su admi-
sin a trmite, se pasa a ver los antecedentes
de la causa.
Como hechos relevantes se sealan los si-
guientes:
a) Demanda
La sociedad PAVCO S.A., solicit el regis-
tro de la marca PAVCO NUCLEO CELULAR
(NOMINATIVA) para distinguir productos com-
prendidos en la clase 17 del artculo 2 del
Decreto 755 de 1972 o Clasificacin Interna-
cional de Niza. El extracto de la solicitud fue
publicado en la Gaceta de Propiedad Indus-
trial nm. 400.
Surtido el trmite de rigor, la Divisin de
Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio expidi la Resolucin
nm. 29.068 de 21 de julio de 1994, por
medio de la cual concedi el registro de la
marca solicitado por la sociedad PAVCO S.A.,
con fundamento en que la solicitud de regis-
tro cumpla con los requisitos previstos en
las disposiciones legales vigentes, sin ad-
vertir que se trataba de un signo que no
poda ser objeto de registro como marca,
dado que incurra en las causales absolutas
de irregistrabilidad, que afectan los derechos
de todas las personas, contenidas en los
literales d) y e) del artculo 82 de la Decisin
344 de la Comisin del Acuerdo de Carta-
gena.
El signo PAVCO NUCLEO CELULAR para
distinguir productos comprendidos en la cla-
se 17 del artculo 2 del Decreto 755 de
1.972 o Clasificacin Internacional de Niza,
no cumple con los requisitos sealados en
las disposiciones legales vigentes, toda vez
que la expresin NUCLEO CELULAR es des-
criptiva de los productos comprendidos en la
clase 17 del artculo 2 del Decreto 755 de
1.972 o Clasificacin Internacional de Niza.
Con la expresin NUCLEO CELULAR se
designa una caracterstica tcnica de un tipo
de tubera fabricada con material plstico,
cuyas especificaciones se encuentran regu-
ladas en los Estados Unidos de Amrica por
la designacin F 891-91, expedida por la
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS - ASTM, cuya traduccin al
espaol es SOCIEDAD AMERICANA PARA
PRUEBAS Y MATERIALES.
La designacin F 891-91 adoptada por la
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
MATERIALS ASTM, el da 29 de agosto de
1.991 fue incorporada a la seccin 6.3.3.1,
del libro Anual de Normas de la AMERICAN
SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS.
Para sustentar los cargos de violacin de
las normas indicadas en la demanda, adujo
la sociedad actora lo siguiente:
Se viol el artculo 81 de la Decisin 344 de
la Comisin del Acuerdo de Cartagena, dado
que la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio
concedi el registro de la marca PAVCO
NUCLEO CELULAR (NOMINATIVA), que
comprende la expresin NUCLEO CELULAR,
la cual es inapropiable por tratarse de un
trmino genrico de la clase 17 del artculo
2 del Decreto 755 de 1.972 o Clasificacin
Internacional de Niza.
El trmino NUCLEO CELULAR que hace
parte del signo PAVCO NUCLEO CELULAR,
no es novedoso, ni distintivo para los pro-
ductos comprendidos en la clase 17 del ar-
tculo 2 del Decreto 755 de 1.972 o Clasifi-
cacin Internacional de Niza, por cuanto se
trata de un trmino descriptivo de sta clase
de productos y por lo tanto inapropiable. Ni
en la solicitud de registro de la citada marca,
ni con posterioridad, se inform a la Divisin
de Signos Distintivos de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio que la expresin
NUCLEO CELULAR, es explicativa de la cla-
se de productos con que se distingue la tota-
lidad de la marca.
Se viol el artculo 82 literal d) de la Deci-
sin 344 del Acuerdo de Cartagena, en con-
cordancia con el artculo 96 ibdem, por cuan-
to la Sociedad PAVCO S.A., solicit el re-
gistro de una marca conformada por un tr-
mino descriptivo, sin informar que tal trmi-
no era simplemente explicativo de los pro-
ductos para los cuales se solicit el registro
de la marca.
La Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio al
efectuar el examen de registrabilidad a que
se refiere el citado artculo 96, no tuvo en
cuenta que el trmino NUCLEO CELULAR,
consiste en una denominacin descriptiva y
genrica de los productos comprendidos en
la clase 17 del artculo 2 del Decreto 755 de
1.972, o Clasificacin internacional de Niza,
pues designa la especie, caractersticas e
informaciones de los tubos de plstico con
policloruro de vinilo con ncleo celular, ra-
zn por la cual se encuadra en la causal de
irregistrabilidad.
Se viol el artculo 82 literal e) de la Deci-
sin 344 del Acuerdo de Cartagena, en con-
cordancia con el artculo 96 ibdem, dado
que la palabra NUCLEO CELULAR, parte
integrante de la marca PAVCO NUCLEO
(NOMINATIVA), consiste en un signo o indi-
cacin que, antes de su registro como mar-
ca (lo mismo que en la actualidad), en el
lenguaje corriente y en el uso comercial era
(y contina sindolo) una designacin co-
mn o usual de los productos para los cua-
les se emplea. Tiene su acepcin propia,
concreta y generalizada en el consenso de
las personas que fabrican venden y adquie-
ren tubos de policloruro de vinilo (PVC) con
ncleo celular para uso sanitario. De suerte
que tiene su propia identidad mercantil.
Prueba de lo anterior es el hecho de que a
travs del COMITE 356001 del INCONTEC,
se elabor el proyecto de norma tcnica re-
lativo a tubos de policloruro de vinilo (PVC)
con ncleo celular para uso sanitario. En
Colombia el Instituto Colombiano de Normas
Tcnicas - INCONTEC, es el organismo ofi-
cial encargado de regular, entre otras, las
normas tcnicas en cuanto a tuberas, ductos
y accesorios de plstico se refiere.
La expresin NUCLEO CELULAR concedi-
da como parte integral de una marca que
distingue productos para los cuales es usa-
da por el comn de las personas, excluye en
forma injusta su uso por parte de terceros
dedicados a la misma actividad
Se violaron los artculos 146 y 147 ibdem,
en concordancia con el artculo 5 del Trata-
do que crea el Tribunal de Justicia del Acuer-
do de Cartagena, por cuanto la Divisin de
signos Distintivos no interpret ni aplic co-
rrectamente las disposiciones contenidas en
la Decisin 344 sobre registro de marcas.
Tambin se violaron dichas normas comu-
nitarias, por cuanto la Divisin de Signos
Distintivos no adopt las medidas necesa-
rias para asegurar el cumplimiento de las
normas que integran la Decisin 344, ni se
abstuvo de expedir la resolucin acusada.
Tal inobservancia conduce a no salvaguar-
dar los derechos a que se refiere el artculo
147 de la Decisin 344 y que en el presente
caso le asisten a la actora.
b) Resumen de la resolucin impugnada
La resolucin 29068, con la que se concede
el registro de la marca nominativa PAVCO
NUCLEO CELULAR para distinguir productos
de la clase 17 del artculo 2 del Decreto 755 de
1972 por el lapso de 10 aos, ya que para la
Superintendencia de Industria y Comercio cum-
ple con los requisitos previstos en las disposi-
ciones legales vigentes.
c) Contestacin a la Demanda
El representante legal de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, contesta la de-
manda expresando que no se debe tomar en
cuenta las pretensiones del demandante por
cuanto carecen de apoyo jurdico y como razo-
nes de defensa se limita a expresar que al
dictarse la Resolucin N. 29068 de 21 de julio
de 1994, no se ha incurrido en violacin de las
normas legales de carcter superior, especial-
mente del Cdigo Contencioso Administrativo
y de la Decisin 344 y que el acto impugnado
ante el Consejo de Estado fue expedido con
plena competencia para estudiar y resolver so-
bre la concesin de marcas.
Finalmente expresa que publicado el extrac-
to de la solicitud de registro de la marca PAV-
CO NUCLEO CELULAR en la Gaceta de Pro-
piedad Industrial; GERFOR S.A., no se opu-
so dentro del trmino que era oportuno ha-
cerlo, por lo que afirma inequvocamente que
los fundamentos legales de la Resolucin im-
pugnada se ajustan a pleno derecho.
En razn de los antecedentes expuestos, se
pasa a examinar el caso de autos.
C O N S I D E R A N D O:
Que este Tribunal es competente para inter-
pretar, por va prejudicial, las normas que con-
forman el Ordenamiento Jurdico del Acuerdo
de Cartagena, siempre que la solicitud proven-
ga de autoridad judicial, como es el caso del
Alto rgano de la Jurisdiccin Contencioso Ad-
ministrativa Consultante, y en tanto la norma
comunitaria resulte pertinente para la resolu-
cin del proceso interno, conforme a lo previsto
por los artculos 28 y 29 del Tratado del Tri-
bunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS.
Que las normas del derecho comunitario so-
licitadas en interpretacin son las siguientes:
Decisin 344
Artculo 81.- Podrn regi strarse como
marcas los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de
representacin grfica.
Se entender por marca todo signo per-
ceptible capaz de distinguir en el mercado,
los productos o servicios producidos o co-
mercializados por una persona de los pro-
ductos o servicios idnticos o similares de
otra persona.
Artculo 82.- No podrn registrarse como
marcas los signos que:
......
d) Consistan exclusivamente en un signo
o indicacin que pueda servir en el co-
mercio para designar o para describir la
especie, la calidad, la cantidad, el desti-
no, el valor, el lugar de origen, la poca de
produccin u otros datos, caractersticas
o informaciones de los productos o de los
servicios para los cuales ha de usarse;
e) Consistan exclusivamente en un signo
o indicacin que, en el lenguaje corriente
o en el uso comercial del pas, sea una
designacin comn o usual de los produc-
tos o servicios de que se trate;
Artculo 96.- Vencido el plazo establecido
en el artculo 93, sin que se hubieren pre-
sentado observaciones, la Oficina Nacional
Competente proceder a realizar el examen
de registrabilidad y a otorgar o denegar el
registro de la marca. Este hecho ser co-
municado al interesado mediante resolucin
debidamente motivada.
El Tribunal en el Proceso 23-IP-96, sobre la
interpretacin de los artculos 146 y 147 reite-
r:
En consecuencia el Tribunal considera que
dichos artculos 146 y 147 de la Decisin
344 constituyen compromisos que los Pa-
ses Miembros del Acuerdo de Cartagena ad-
quirieron desde la entrada en vigencia de la
Decisin 311 y que tales compromisos, cla-
ramente de carcter internacional, no pue-
den ser invocados ni aplicados a los casos
en que los particulares participan con inte-
reses individuales. Los compromisos sobre
los que versan los mencionados artculos
son obligaciones interestatales cuyo cum-
plimiento deber concretarse en beneficio
del fortalecimiento institucional de los rga-
nos de la propiedad industrial de la subregin
con miras a la consolidacin de un sistema
de administracin comunitaria. No estando
este punto en discusin en el presente caso,
el Tribunal se abstiene de proceder a la inter-
pretacin de los artculos citados.
Concepto de Marca
El artculo 81 de la Decisin 344, se refiere a
una de las funciones principales o esenciales
de la marca como es la funcin distintiva, que
permite que los productos o servicios de una
persona o empresa puedan ser reconocidos y
diferenciados de los de otra. Para que un signo
se constituya en marca, es condicin esencial
que distinga un producto o servicio de otro y
que el signo como tal tambin sea distintivo de
otros registrados o solicitados anteriormente
en registro. La definicin contenida en el ar-
tculo 81, en su texto se refiere adems a otra
de las funciones de la marca como es la de
servir de identificadora del origen empresarial,
pues permite identificar unos productos res-
pecto de otros, a base de la procedencia u
origen empresarial, en el entendido de que al
consumidor no le interesa realmente el nom-
bre de las personas propietarias de la empre-
sa, sino la idea de que el producto o servicio
con una marca determinada y para los mismos
productos o servicios tenga una misma pro-
cedencia y se ajuste en calidad y dems ca-
ractersticas a su patrn de consumo.
El Tribunal ha manifestado que:
La nocin de marca que trae la norma del
artculo 81, resalta otra de las funciones de
la marca: la indicacin del origen empresa-
rial, que garantiza al consumidor que la ad-
quisicin de productos sealados con una
marca, tengan el mismo origen de los pro-
ductos adquiridos anteriormente con esa mis-
ma marca. (Proceso 27-IP-95 -95, G.O N.
257 de 14 de abril de 1997).
Las siguientes definiciones de marca, po-
nen de manifiesto la caracterstica de distintivi-
dad como elemento esencial del concepto de
la misma:
La Ley espaola de 10 de noviembre de
1988, define la marca como:
todo signo o medio que distinga o sirva para
distinguir en el mercado productos o servi-
cios de una persona, de productos o servi-
cios idnticos o similares de otra persona.
Para la legislacin mexicana sobre Propie-
dad Industrial e Inversiones Extranjeras, marca
es:
todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado.
El Reglamento N 40/1994 de la Comunidad
Econmica Europea, expresa que:
podrn constituir marcas comunitarias to-
dos los signos que puedan ser objeto de una
representacin grfica, en particular las pa-
labras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacin, con la con-
dicin de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras empresas.
Para Jorge Otamendi la marca es el signo
que distingue un producto de otro o un servicio
de otro (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1989, pg. 7).
A su vez para la OMPI:
Se entiende generalmente que una marca
es un signo visible que permite distinguir los
bienes o servicios de una empresa, de los
bienes o servicios de otras empresas. Es un
bien incorporal cuyo principal valor reside en
el prestigio y la reputacin que determinada
marca representa (Organizacin Mundial de
la Propiedad Intelectual, El papel de la Pro-
piedad Industrial en la Proteccin de los Con-
sumidores, Ginebra 1983, pg. 13).
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIG-
NO PARA SER REGISTRABLE
La perceptibilidad, la suficiente distintividad,
y la susceptibilidad de representacin grfica
son los requisitos exigidos por el artculo 81 de
la Decisin 344 para que un signo pueda ser
registrado como marca; en armona con estos
principios, el artculo 82 de la indicada Deci-
sin establece las causales de irregistrabilidad
y entre ellas, las basadas en motivos de des-
criptividad y de uso comn de los signos, con-
tenidas en los literales d) y e), a que se refiere
esta sentencia.
PERCEPTIBILIDAD
Para diferenciar productos o servicios y ejer-
cer la funcin distintiva de stos, la marca tiene
que concretrarse en algo material apreciable
por los sentidos. La perceptibilidad nace de la
concepcin y del objeto de la marca como es el
de diferenciar, distinguir y ser distintivo. La con-
cepcin imaginativa del signo tiene que ser tra-
ducida en algo perceptible ya sea por palabras,
grficos, colores, etc., para que pueda ser apre-
ciable por parte del consumidor.
El Tribunal ha expresado sobre este punto
en el proceso 27-IP-95 G.O N. 257 de 14 de
abril de 1997, lo siguiente:
Al exigir la ley comunitaria que el signo sea
perceptible hace referencia a todo elemen-
to, signo o indicacin que pueda ser captado
por los sentidos, que son la nica forma o
manera de que el sujeto tenga conocimiento
o perciba los estmulos externos.
Para la recepcin sensible o externa de los
signos se ha utilizado en forma ms general
el sentido de la vista, y los signos se han
caracterizado por una denominacin o con-
junto de palabras, una figura, un dibujo, un
conjunto de dibujos, etc.
Ha dicho el Tribunal que con el cambio pro-
ducido en la normativa andina, en lo que va de
la Decisin 85 a la 344, el requisito de: visibili-
dad de la marca ha sido reemplazado por el de
perceptibilidad. Con este cambio normativo,
los elementos sensibles para determinar la
perceptibilidad de la marca se han ampliado a
los otros sentidos: el gusto, el iodo, el olfato o
el tacto.
LA DISTINTIVIDAD
La marca sirve a los empresarios para asig-
nar a sus servicios y productos un distintivo
que les permita diferenciar en el mercado a
sus productos o servicios de los de la misma
clase, o que guarden identidad o similitud con
los de sus competidores. El consumidor aso-
cia una clase o categora de bienes y productos
con una marca determinada, producindose por
la asociacin directa entre la marca como sig-
no externo de diferenciacin, y los productos a
que la marca va adherida.
Si una marca llega a confundirse con el nom-
bre o las caractersticas del producto o servicio
o con signos iguales de otro productor, tampo-
co cumplira el objetivo que persigue el titular
de una marca cual es el de que su producto
tenga en el mercado una individualizacin pro-
pia, de manera que al leer, ver o escuchar la
marca pueda asociarla con el producto que
desea adquirir el consumidor.
En el proceso mencionado anteriormente so-
bre la distintividad el Tribunal manifiesta:
Las expresiones utilizadas por el artculo 81
de la Decisin 344, de que el signo sea sufi-
cientemente distintivo, no se han de tomar
como un doble requisito o condicin del sig-
no, esto es que a ms de distintivo, sea
suficientemente distintivo, pues si el signo
a criterio del administrador es distintivo para
el objeto que persigue (funcin identifica-
dora marca-producto), no ha de estimarse
que el signo sea de tal naturaleza que elimi-
ne la posibilidad de registro de signos que
siendo por s discrecionalmente distintivos
no tengan el carcter de suficientemente
distintivos.
Lo distintivo es lo que hace que una perso-
na, cosa u objeto, por sus caractersticas
subjetivas u objetivas o por rasgos, naturale-
za, funciones o condiciones interiores o ex-
teriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo,
por lo tanto, conduce a diferenciar a dos
personas y objetos.
Sin embargo, esta norma contrapone dos
conceptos: el suficientemente distintivo o
simplemente distintivo, frente al insuficiente-
mente distintivo, y si el signo se agrupa en
esta ltima categora, dejar de ser registra-
ble. Hay signos que no son genricos ni des-
criptivos ni que se refieren a un objeto o
servicio determinado y que no renen la
distintividad necesaria para diferenciar un
producto de otro, razn por la que no posee
la condicin de distintividad para consti-
tuirse en marca.
Para explicar este punto el autor Victor Ben-
tata dice: En efecto, mientras la descriptivi-
dad denota indirectamente el producto mis-
mo, la insuficiente distintividad no denota al
producto, sino que es simplemente incapaz
de diferenciar a un producto determinado en
todos los sentidos del trmino. La insuficien-
te distintividad consiste en una marca dema-
siado simple o demasiado comn, tomada
en s misma, tal como figuras geomtricas
simples, o signos aritmticos, o palabras co-
mo MAS o PARE o Y, mientras que la
descriptividad debe ser siempre referida al
producto (Reconstruccin del Derecho
Marcario, Editorial Jurdica Venezolana, Ca-
racas, 1994 Pgina 165).
REPRESENTACIN GRFICA
La descripcin y la representacin grfica
facilitaran al administrador tener una concep-
cin material de lo que es un signo y en espe-
cial cuando ste puede ir acompaado de un
grfico.
La implementacin del signo del campo ima-
ginativo de su creador hacia la realidad co-
mercial, puede darse a travs de palabras,
vocablos o denominaciones, grficos, sig-
nos mixtos, notas, colores etc. Estos son los
medios generalizados, por el momento, con
los cuales se puede usar la marca.
El requisito de la representacin grfica del
signo en marcas gustativas y olfativas impide
que stas sean registrables, no por la existen-
cia de una prohibicin, sino por la dificultad
prctica y real de describir el signo como ele-
mento de conocimiento para el pblico y de los
efectos prcticos de registrabilidad.
La representacin grfica del signo es una
descripcin que permita formarse una idea del
signo, objeto de la marca, valindose para ello
de palabras, figuras o signos, o cualquier otro
mecanismo idneo, siempre que tenga la fa-
cultad expresiva de los anteriormente seala-
dos (Marco Matas Alemn, Marcas Top
Management, Bogot, pg 77), por lo que este
requisito hace relacin a la materializacin o
factibilidad externa para el registro, esto es la
publicacin y el archivo. (Proceso 27-IP-95).
SIGNOS GENRICOS, DESCRIPTIVOS
Y EVOCATIVOS
El signo PAVCO NUCLEO CELULAR que se
pretende registrar es denominativo, y en lo que
se refiere al trmino ncleo celular tiene un
significado propio que puede referirse al grupo
de productos comprendidos en la clase 17 de
la Clasificacin Internacional de Niza.
Las prohibiciones sobre los signos genri-
cos, descriptivos o usuales, estn contempla-
das en los literales d) y e) del artculo 82 de la
Decisin 344. Si bien no se hace referencia
expresamente a las expresiones genricas, s-
tas, conforme a la doctrina y segn la jurispru-
dencia del Tribunal no pueden constituir signos
con posibilidad marcaria.
Por tanto carecen de la calidad de signos
registrables todos los que sean genricos, des-
criptivos y usuales del producto o servicio que
amparan, o aquellos que sin haber sido inicial-
mente comunes para el producto o servicio, se
conviertan en nombre comn del producto, por-
que han perdido su distintividad. El significado
comn que una palabra o vocablo tenga en ese
pas ser obstculo para que se registre la
marca para productos que tengan relacin con
el mismo.
En el art. 82 literales d) y e) se ha utilizado
el trmino exclusivamente, por lo que hay la
posibilidad de que en una marca compleja, exis-
ta la presencia de un elemento que haga a la
marca distintiva, o si el signo que se pretende
registrar est formado por expresiones genri-
cas o descriptivas, stas al tener capacidad
distintiva suficiente permitira el registro del signo.
En cuanto al trmino exclusivamente que
utiliza el literal d) del artculo 82, el Tribunal le
ha dado alcance en el proceso 17-IP-98:
En el sistema norteamericano de negocios
se suele decir que las marcas descriptivas
son las ms fciles de comerciar pero las
ms difciles de registrar. A Complete
Reference Guide American Trademark Com-
pany, Home Page). Para el derecho marcario
andino las marcas descriptivas que consis-
tan exclusivamente en un signo o indicacin
que sirva en el comercio para designar o
para describir la especie, la calidad, la canti-
dad, el destino, el valor, el lugar de origen, la
poca de produccin u otros datos, caracte-
rsticas o informaciones de los productos y
servicios, son irregistrables. La definicin de
marcas descriptivas que trae el artculo 82
literal d) de la Decisin 344 es similar a la
contenida en la mayora de las legislaciones
que presentan como rasgo comn de estas
marcas la descripcin acerca de las cualida-
des u otras caractersticas de los bienes o
servicios que supuestamente pretenden iden-
tificar.
Conviene dar alcance al trmino exclusiva-
mente utilizado por la norma que se inter-
preta porque es este adverbio el que permite
sealar o detectar el carcter descriptivo de
una marca, ya que l se refiere al signo
constituido nicamente por palabras que pre-
cisamente indican la cualidad esencial del
producto o del servicio sin ms palabras o
adiciones de trminos que permitan distin-
guir el producto con partculas que adicio-
nadas no cambian el significado del vocablo
descriptivo.
En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265
de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sosteni-
do que un signo consistente exclusivamente
en elementos propiamente genricos o des-
criptivos.... slo puede constituir marca ...si el
conjunto marcario o su combinacin resulta dis-
tintivo.
Los signos genricos son vetados para su
registro como marca tanto por la doctrina como
por la legislacin, por cuanto al tener una o
varias caractersticas y propiedades comunes,
no pueden registrarse como marca ya que ten-
dran conexin directa con el producto o servi-
cio que se pretende distinguir. Un signo que no
distinga, por su carcter de genrico un pro-
ducto de otro, no puede constituir marca. Ade-
ms la prohibicin se dirige a evitar que voca-
blos o signos que se refieren al nombre de los
productos que la marca ampara y que son uti-
lizados en forma ordinaria y necesaria para
denominarlos o identificarlos as puedan se sus-
ceptibles de apropiacin constituyndose en
derecho exclusivo de un individuo, limitando en
su uso a otros comerciantes o productores.
Por carecer de distintividad no pueden ser
registradas como marcas las denominaciones
genricas, que no son sino aquellas que se
refieren al producto mismo. Si la marca que
protege o ampara un producto o servicio es del
mismo nombre del producto, pierde distintividad
frente a otros productos y por lo tanto no rene
uno de los requisitos esenciales que la norma
exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genricas el nombre
del producto que es conocido de manera gene-
ral y amplia por el pblico es la designacin de
la misma marca establecindose una relacin
estrecha y directa entre el nombre a distinguir-
se y el producto a diferenciarse.
El Tribunal, en varios procesos se ha referi-
do al concepto y alcances de lo que es y signi-
fica la genericidad como causal de irregis-
trabilidad marcaria. Entre otros: 2-IP-89 (G.O
N 49 de 10 de Noviembre de 1989), 3-IP-91
(G.O N 93 de 11 de Noviembre de 1991), 8-IP-
94, 2-IP-95 (G.O N 199 de 26 de Enero de
1996), 3-IP-95 (G.O N 189 de 15 de Septiem-
bre de 1995), 4-IP-95, 6-IP-95 (G.O N 215 de
17 de Julio de 1996), 7-IP-95 (G.O N 189 de
15 de Septiembre de 1995), 9-IP-95 (G.O N
230 de 16 de Octubre de 1996), 12-IP-95 (G.O
N 199 de 26 de Enero de 1996), 14-IP-95 (G.O
N 230 de 16 de Octubre de 1996), 18-IP-95
(G.O N 231 de 17 de Octubre de 1996), 33-IP-
95. 12-IP-96 (G.O. N. 265 de 16 mayo de
1997) 20-IP-96 (G.O. N. 291 de 31 de Sep-
tiembre de 1997) 30-IP-96 (G.O. N. 299 del 18
de octubre de 1997) y 20-IP-96 (G.O. N. 291
de 3 de septiembre de 1997).
Denominacin Descriptiva y Denominacin
de Uso Comn
Los signos que corresponden a una denomi-
nacin descriptiva del producto podrn ser re-
gistrados como marcas siempre y cuando no
guarden una relacin directa y sustancial con
el producto o servicio que se desea diferenciar
y cuando no especifiquen ni describan las cua-
lidades o caractersticas esenciales o primor-
diales de los productos.
Cuando la denominacin es una palabra co-
mn o usual para referirse al producto, o es
una de las caractersticas de su naturaleza o
una cualidad importante dentro del producto
que se pretende proteger, esa denominacin
no es registrable.
Cabe advertir que en la medida en que estos
signos sirvan para distinguir productos perte-
necientes a diversas clases dentro de la clasifi-
cacin Internacional, se ver disminuida su ca-
pacidad distintiva y corre el riesgo de convertir-
se en un signo dbil que por ser de fcil utiliza-
cin en diferentes productos, afectan el dere-
cho del titular para oponerse al registro de otros
signos que se asemejen al ya registrado.
Las denominaciones descriptivas dan infor-
macin sobre las caractersticas del producto
que constituyen rasgos propios del producto o
servicio, pero esta condicin no descalifica por
s a un signo descriptivo ya que se requiere que
el signo que va a ser registrado se refiera exac-
tamente a una cualidad genrica y comn del
producto.
El Tribunal en mltiples procesos anteriores
considera que la expresin genrica podra ser
aceptada como marca siempre que el signo no
tenga una estrecha relacin con los bienes que
pretenda designar.
Cabe recordar la facultad que el artculo 89
de la Decisin 344 establece en favor de la
administracin de requerir, en cualquier mo-
mento al peticionario modificar la solicitud ini-
cial, modificaciones que no podrn referirse al
cambio del signo ni para ampliar los productos
o servicios principalmente especificados. Ha
entendido el Tribunal dentro del fallo en el Pro-
ceso 20-IP-95 G. O. 236 de 26 de noviembre
de 1996, que la supresin de algn elemento
genrico constituira un cambio secundario que
podra observar la administracin para evitar
que se registren junto a nombres distintivos
palabras genricas que pueden ser objeto de
impugnacin, como es el presente caso.
Como han expresado el Tribunal y la doc-
trina, si dentro de un conjunto marcario hay
denominaciones con distintividad y otras sin
esa caracterstica por ser palabras genricas o
descriptivas, cuando el signo en su examen
global tenga su propio cuo distintivo podra
ser registrable, sin que esas palabras genri-
cas, descriptivas o usuales puedan ser utiliza-
das con el carcter de exclusividad para el
titular.
La marca PAVCO NUCLEO CELULAR no
est compuesta exclusivamente por vocablos
genricos y descriptivos, sino tambin con la
palabra PAVCO que le confiere una nota de
distintividad que puede permitir el ingreso al
registro.
Respecto a la exclusin de trminos genri-
cos para la comparacin entre marcas, que
puede ser orientadora para el caso presente,
en el Proceso 25-IP-97, el Tribunal dijo:
La exclusin de los componentes genricos
dentro de la comparacin de marcas deno-
minativas tiene su razn de ser: tales com-
ponentes no son apropiables en exclusiva y
nadie puede pretender desplazar con el re-
gistro de esos nombres a otros comercian-
tes interesados en el uso de ese vocablo.
Adems, si el consumidor va a asociar el
trmino genrico con el producto en si mis-
mo y no con el origen empresarial, ese tr-
mino no cumple ninguna funcin marcaria.
En estos casos el examen del signo marca-
rio ha de realizarse prescindiendo de esos
trminos y analizando en su globalidad el
resto del signo, que deber en todo caso, en
su conjunto mantener la fuerza distintiva que
requiere un signo para el registro. De esta
forma se cumplira a cabalidad el objetivo
que se persigue al examinar una marca, cual
es, determinar la impresin general que el
signo produce en la mente del consumidor.
(Ver Carlos Fernndez - Novoa, Fundamen-
tos de Derecho de Marca, pg. 201 y 217).
En El rgimen andino de la propiedad in-
dustrial de Manuel Pachn y Zoraida Snchez
vila, pg. 208 y 210, sobre el tema se mani-
fiesta:
Tericamente es posible hacer una diferen-
ciacin entre signos usuales, necesarios y
denominaciones genricas y descriptivas. Hoy
pensamos de acuerdo a la opinin de AREAN
LALIN y de FERNNDEZ NOVOA, que la
distincin es artificial y no sirve para prop-
sito alguno, toda vez que, el caso de deno-
minaciones que originalmente constituan una
palabra arbitraria y que con el devenir del
tiempo se convierten en una indicacin usual
puede comprenderse dentro de las denomi-
naciones genricas, as la palabra no tenga
tal significado en los diccionarios generales
y as su significado provenga de una mane-
ra particular de hablar, llmese dialecto o
cal.
En cuanto a las indicaciones descriptivas
se dispone en la Decisin 344 que se han de
considerar tales las que sirven para describir
la especie, la calidad, la cantidad, el destino,
el valor, el lugar de origen, la poca de pro-
duccin u otros datos caractersticos o infor-
maciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse.
Examen de registrabilidad de las marcas
En el trmite del registro de una marca, una
vez calificada la solicitud por haber cumplido
los requisitos formales (art. 92), la Oficina Na-
cional Competente debe proceder a su publica-
cin en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
De esta manera la norma comunitaria protege
intereses legtimos de terceros al permitirles
presentar observaciones, a la solicitud de una
marca dentro de los 30 das hbiles improrroga-
bles contados desde la fecha de la publicacin
(art. 93). En caso de existir observaciones y
admitidas stas, la Oficina Nacional Compe-
tente notificar al peticionario.
Cumplido el plazo de 30 das, la Oficina Na-
cional Competente decidir sobre las observa-
ciones y la concesin o denegacin de la mar-
ca.
En caso de que no se presenten observacio-
nes, el artculo 96 ha previsto que la Oficina
Nacional Competente proceder a realizar el
examen de registrabilidad y a otorgar o dene-
gar el registro de la marca.
La facultad conferida a la Oficina Nacional
Competente o al administrador para proceder
al examen de fondo sobre registrabilidad del
signo, constituye una obligacin que debe ser
cumplida antes de otorgar el registro.
No puede entenderse que el examen de fon-
do debe practicarse slo cuando presenten ob-
servaciones ni que se pueda omitir en caso de
inexistencia de stas, cuando el fin y el objetivo
de la norma es el de que sea la autoridad
administrativa la que, con el examen de fondo,
concede o deniegue el registro.
La presentacin de observaciones y su acep-
tacin o rechazo, no significa que se exima al
funcionario de su obligacin de proceder al exa-
men de requisitos que debe reunir el signo al
tenor del art. 81, y de verificar si no se encuen-
tra incurso en las prohibiciones de los arts. 82 y
83.
Pero en cambio, no le est permitido esta-
blecer dentro de esa amplia facultad conferida
a la oficina nacional, ms causales de irre-
gistrabilidad que las consagradas en los arts.
82 y 83. Son atribuciones de la administracin
que no pueden ser transferidas a otra autori-
dad ni ser sta objeto de reproche por haber
cumplido con la obligacin de proceder al exa-
men de fondo del signo, y de resolver sobre la
registrabilidad o no del mismo. El que haya
acertado o no la autoridad es el efecto de ejer-
cer su atribucin, en cuya alternativa, las nor-
mas comunitarias y legislaciones internas, con-
tienen preceptos sobre revocatoria o enmien-
da, para corregir el acto administrativo profe-
rido con incumplimiento de las disposiciones
relativas al registro de marcas.
Por las consideraciones expuestas anterior-
mente:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1. Para que un signo pueda ser registrado
como marca, debe reunir no slo los requi-
sitos de perceptibilidad, distintividad y sus-
ceptibilidad de representacin grfica, sino
adems, no hallarse incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad determina-
das en los artculos 82 y 83 de la Decisin
344.
2. Los signos genricos son irregistrables en
cuanto a los productos o servicios a los que
la marca proteja. Por el contrario, los mis-
mos signos pueden ser registrables como
marcas para otros productos con los cua-
les no existe una directa relacin o vincu-
lacin, y permita la distintividad con los mis-
mos.
3. Cuando una palabra o denominacin sirve
para calificar la naturaleza o para describir
el producto, este signo no puede registrar-
se como marca porque carece de novedad
y distintividad.
4. El examen de registrabilidad que debe efec-
tuar la Oficina Nacional Competente, antes
de aceptar o rechazar la solicitud de regis-
tro, procede tanto en las solicitudes, en las
que se presenten observaciones, como en
las que no se presenten tales observacio-
nes.
5. Debe analizarse la genericidad del signo
no slo con base en su carcter gramati-
cal o etimolgico sino en su significado co-
mn y corriente que se utilice en el pas
respectivo en relacin a los productos o
servicios que la marca pretende proteger.
6. Si el afectado estima que la Oficina Nacio-
nal Competente ha realizado una aplica-
cin indebida de las normas procedimen-
tales, podra recurrir a la justicia a objeto
de reparacin de su derecho violado de
acuerdo con las normas comunitarias con-
tenidas en el artculo 113 de la Decisin
344. No es posible admitir que toda negati-
va de registro de un signo como marca se
deba a que a juicio del que lo solicita cons-
tituye una mala aplicacin de las disposi-
ciones pertinentes.
De conformidad con el artculo 31 del Trata-
do de Creacin de este Tribunal, el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Seccin
Primera de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, deber adoptar la presente interpre-
tacin al dictar sentencia dentro del proceso
3540.
Notifquese al nombrado Consejo de Esta-
do, mediante copia sellada y certificada, y re-
mtase igualmente copia certificada de sta in-
terpretacin prejudicial a la Secretara General
de la Comunidad Andina para efecto de su
publicacin en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE
Juan Jos Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dvalos Garca
MAGISTRADO
Luis Henrique Faras Mata
MAGISTRADO
Patricio Bueno Martnez
MAGISTRADO
Patricio Peralvo Mendoza
Secretario a.i.
TRIBUNAL DE J USTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretara. CERTIFICO.-
SECRETARIO a.i.
PROCESO N 26-IP-97
Interpretacin prejudicial de los artculos 71, 72, literales a), g) y h); artculo 73,
literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2, 3 y 4; 103 y 104 de la
Decisin 313; y, artculo 60, literal a), 61, literal c), 73, 74, 79 de la Decisin 85,
ambas de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejero
Doctor Manuel Urueta Ayola, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Repblica de Colombia. Expediente Nacional N 2766, Actor: NUTICA
APPAREL INC. Marca NUTICA.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-
DAD ANDINA
En Quito a los veinticinco das del mes de
mayo de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS:
Que el Consejo de Estado de la Repblica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, Seccin Primera, a travs del Conseje-
ro Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, solici-
ta a este Tribunal Comunitario la interpreta-
cin de los artculos 71, 72, literales a), g), y h);
artculo 73 literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94,
95, 96, incisos 2, 3 y 4; 103 y 104 de la
Decisin 313; y, artculo 60, literal c); 73, 74 y
79 de la Decisin 85, ambas de la Comisin
del Acuerdo de Cartagena.
Que la consulta se tramita con observancia
de lo dispuesto por el artculo 61 del Estatuto
del Tribunal, indicndose el nombre del Tribu-
nal que formula la solicitud; la relacin de las
normas del ordenamiento cuya interpretacin
se requiere contenidas en las Decisiones 85 y
313 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena;
el lugar y direccin en donde el Despacho Ju-
dicial solicitante recibir la notificacin corres-
pondiente; la identificacin de la causa que ha
originado la solicitud y el siguiente informe su-
cinto de los hechos que la autoridad consul-
tante estima relevantes para la interpretacin:
1) NUTICA APPAREL INC. es una so-
ciedad constituida desde el 24 de marzo de
1985, domiciliada en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de Amrica, y desarrolla las
actividades de su objeto social relacionadas
con la fabricacin, promocin y venta de todo
tipo de prendas de vestir.
2) La expresin NUTICA es la parte esen-
cial del nombre comercial de la actora, an-
teriormente adoptado, usado y protegido por
la Convencin de Washington de 1929.
3) NUTICA APPAREL INC., es titular de
las marcas NUTICA nominativa y NUTI-
CA + grfica, que distingue productos de las
clases 3a., 9a., 14, 16, 18 y 25 y frente a las
cuales tiene los correspondientes certifica-
dos de registro.
4) Las marcas NUTICA y NUTICA +
grfica de la actora, han sido usadas de
manera permanente y es notoriamente co-
nocida en el comercio internacional de pro-
ductos de la clase 25, adems de otras cla-
ses, desde mayo de 1985.
5) La marca NUTICA fue primeramente
adoptada y usada por la actora para distin-
guir productos de la clase 25 internacional.
6) El 17 de junio de 1988, la sociedad
CONFECCIONES RAM LIMITADA present
solicitud de registro para la marca nomina-
tiva NUTICA, en la clase 25 del decreto
755 de 1972, publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial, de 31 de julio de 1990.
7) La sociedad CONFECCIONES RAM
LIMITADA fue absorbida por la sociedad
PIEDRAHITA VELEZ LTDA., segn consta
de la escritura pblica nmero 349 de 14 de
febrero de 1991, otorgada ante el Notario
10 de Medelln y registrada en la Cmara
de Comercio bajo el nmero 2192 de 18 de
marzo de 1991.
8) En la escritura de fusin de la sociedad
CONFECCIONES RAM LIMITADA por PIE-
DRAHITA VELEZ LTDA., se inventariaron e
incluyeron los bienes existentes en el pa-
trimonio de la primera, pero no se determi-
n como bienes existentes las expectativas
de cualquier clase, como lo era la solicitud
de registro de la marca NUTICA presenta-
da a nombre de dicha sociedad y la socie-
dad absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ
LTDA. no solicit la anotacin de la absor-
cin en el expediente de solicitud de regis-
tro de la marca NUTICA, por lo cual no se
cumpli con el traspaso que exige la ley pa-
ra transferir vlidamente una solicitud de re-
gistro de una marca, no habiendo como con-
secuencia una tradicin de la misma al te-
nor del artculo 178 del Cdigo de Comercio;
por lo cual la resolucin nmero 01583 de 19
de mayo de 1992 fue expedida a nombre de
una sociedad inexistente.
9) Habindose extinguido la sociedad
CONFECCIONES RAM LIMITADA, la ins-
cripcin de este traspaso es imposible, por-
que al tenor de los artculos 4 y 5 de la
resol uci n nmero 582 de 1990 de l a
Superintendencia de Industria y Comercio, a
toda solicitud de inscripcin de traspaso de
marca deber acompaarse el documento
que acredite la existencia y representacin
legal de la persona jurdica solicitante. Y esta
persona jurdica solicitante es la titular de la
solicitud de registro, siendo la nica perso-
na que tiene un derecho de disposicin so-
bre la misma, lo cual no podr cumplirse con
este requisito pues la sociedad CONFEC-
CIONES RAM LIMITADA ya no existe.
El acto acusado otorg el registro de la mar-
ca NUTICA a nombre de Confecciones
Ram Ltda. la cual fue notificada a una so-
ciedad jurdicamente inexistente.
10) La sociedad CONFECCIONES RAM
LIMITADA no tiene vnculo alguno con NU-
TICA APPAREL INC. ni ha recibido autori-
zacin de sta para obtener en Colombia y
en su favor, el registro de la marca NUTI-
CA.
11) La marca registrada NUTICA es idn-
tica y por lo tanto confundible con la marca
original NUTICA de propiedad de la actora,
induciendo a error al pblico consumidor.
12) La marca NUTICA para la cual se
concedi el registro solicitado por la socie-
dad CONFECCIONES RAM LIMITADA, re-
produce la marca NUTICA previamente re-
gistrada y notoriamente conocida, de la cual
es titular la actora para distinguir productos
de las clases 3, 9, 14, 16,18 y 25 interna-
cionales.
13) La expresin NUTICA para la cual se
concedi el registro en favor de la sociedad
CONFECCIONES RAM LIMITADA para dis-
tinguir productos de la clase 25, es confundible
con la marca de la actora, pues la identidad
primeramente adoptada por Nutica Apparel
Inc. como marca y como parte esencial de
su nombre comercial y adems del hecho de
que la marca solicitada pretende distinguir
en el comercio los mismos productos que
distingue la actora y que adems son de un
alto consumo popular.
CONSIDERANDO:
Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en
el inciso final del artculo 29 y dems normas
de la Seccin 3 del Captulo III del Tratado de
Creacin del Tribunal y el Consejo de Estado
de la Repblica de Colombia es competente
para solicitar la interpretacin prejudicial de nor-
mas que conforman el ordenamiento jurdico
del Acuerdo de Cartagena, por estar conocien-
do de un proceso de nulidad de normas jur-
dicas de derecho interno por supuesta viola-
cin de Decisiones Comunitarias.
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina es el rgano competente para interpre-
tar por va prejudicial las normas que confor-
man el ordenamiento jurdico de la Comunidad
Andina, con el objeto de asegurar su aplicacin
uniforme en el territorio de los pases miem-
bros, segn lo dispuesto por el artculo 28 del
Tratado de su creacin.
1. SNTESIS DE LA DEMANDA
La parte actora demanda a la Nacin repre-
sentada por el Superintendente de Industria
y Comercio para que se declare nulo el ar-
tculo 2 de la Resolucin 1583 de 19 de
mayo de 1992 por la que se concedi a favor
de la sociedad CONFECCIONES RAM LI-
MITADA el registro de la marca NUTICA
en la clase 25 de la Clasificacin Interna-
cional de Niza, sealando como hechos los
que versan sobre derechos adquiridos por la
empresa NUTICA APPAREL INC. sobre su
nombre comercial y marcas de productos,
aduciendo que la sociedad es titular de las
marcas NUTICA nominativa y NUTICA
grfica en los Estados Unidos de Amrica
para distinguir productos de la clase 25 y las
cuales se encuentran registradas bajo los
certificados de registro que relaciona, teniendo
en Colombia diversas solicitudes de registro
para dicha marca. Seala asimismo que la
marca NUTICA ha sido registrada en nu-
merosos pases que indica con las respecti-
vas fechas de registro.
Alega la actora que la marca NUTICA es
notoriamente conocida en el comercio de
productos de la clase 25 Internacional.
De otro lado, la empresa demandante sos-
tiene que la sociedad CONFECCIONES RAM
LIMITADA que present una solicitud de re-
gistro para la marca nominativa NUTICA el
17 de junio de 1988 la cual fue publicada en
la Gaceta de la Propiedad Industrial fue pos-
teriormente absorbida por la sociedad PIE-
DRAHITA VELEZ LTDA. por escritura pbli-
ca en la cual se inventariaron los bienes
existentes en el patrimonio de la primera
pero no se determinaron como bienes exis-
tentes en ese patrimonio las expectativas de
cualquier clase, como lo era la solicitud de
registro de la marca NUTICA presentada a
nombre de dicha sociedad, y la sociedad
absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ
LTDA. no solicit la anotacin de la absor-
cin en el expediente de solicitud de registro
de la marca NUTICA, razn pro la cual no
se cumpli con el traspaso que exige la ley
para transferir vlidamente una solicitud de
registro de marca. Como consecuencia de
ello, no hubo una tradicin de la misma al
tenor del art. 178 del Cdigo de Comercio;
por lo cual la resolucin N 1583 del 19 de
mayo de 1992 fue expedida a nombre de
una sociedad inexistente.
2. LA RESOLUCIN IMPUGNADA
El Jefe de la Divisin de la Propiedad Indus-
trial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, en ejercicio de sus facultades dic-
t el 19 de mayo de 1992 la resolucin 1583
por la cual rechaz la oposicin presentada
por el apoderado de la sociedad de MANU-
FACTURAS LTDA. que aleg ser solicitante
prioritario de la marca NUTICA para la cla-
se 25 del Decreto 755 de 1972 considerando
que careca de poder para actuar.
Al mismo tiempo por el art. 2 de la men-
cionada resolucin se concedi el registro
de la marca NUTICA a favor de CONFEC-
CIONES RAM LIMITADA por el trmino de
10 aos para distinguir productos compren-
didos en la clase 25 del mencionado Decreto
755 de 1992.
3. CONTESTACIN A LA DEMANDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO
En la contestacin a la demanda la Superin-
tendencia de Industria y Comercio sostiene
que no es cierto que la resolucin impugna-
da haya sido expedida a nombre de una
sociedad inexistente, ya que de la naturale-
za misma de la fusin de sociedades deviene
el hecho que sociedad absorbente incorpora
su patrimonio el patrimonio de la sociedad o
sociedad absorbidas, constituyndose en una
prolongacin de stas y asumiendo por tan-
to todas las obligaciones, an las sometidas
a trmino o condicin.
Sostiene que la resolucin 1583 de 19 de
mayo de 1992 no ha incurrido en violacin a
normas legales de carcter superior como lo
aduce la parte demandante, especialmente
las Decisiones 85 y 313 de la Comisin del
Acuerdo de Cartagena.
4. NORMAS A INTERPRETARSE
El Tribunal considera innecesario interpretar
los artculos 88, 90 y 103 de la Decisin 313
por no ser de aplicacin al caso presente.
En cambio s considera pertinentes los ar-
tculos 76, 77 y 117 de la misma Decisin
por lo que se los incluye entre las normas a
interpretarse.
DECISIN 85
Artculo 60.- La solicitud de registro de una
marca deber presentarse ante la respecti-
va oficina nacional competente y deber con-
tener:
a) El nombre y apellido -o la razn social y el
domicilio del solicitante;
Artculo 61.- A la solicitud deber acom-
paarse:
(...)
c) Los documentos que acrediten la existen-
cia y la representacin de la persona jur-
dica solicitante; y,
(...)
Artculo 73.- La admisin de la solicitud de
registro de una marca en un Pas Miembro
otorgar al peticionario un derecho de priori-
dad durante un plazo de seis meses para
que, dentro del mismo, pueda solicitar el re-
gistro en los otros Pases Miembros.
Artculo 74.- El titular o licenciatario de una
marca tendr el derecho de usarla en forma
exclusiva y podr solicitar las medidas de
proteccin para la defensa de sus derechos,
previstas en las respectivas legislaciones na-
cionales.
Artculo 79.- El titular de una marca de
fbrica o de servicios podr cederla en uso o
transferirla por contrato escrito.
DECISIN 313
Artculo 71.- Podrn registrarse como mar-
cas los signos que sean perceptibles, sufi-
cientemente distintivos y susceptibles de re-
presentacin grfica.
Se entender por marca todo signo percep-
tible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los productos
o servicios idnticos o similares de otra per-
sona.
Artculo 72.- No podrn registrarse como
marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al
artculo anterior;
(...)
g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al
orden pblico o a las buenas costum-
bres;
h) Puedan engaar a los medios comercia-
les o al pblico, en particular sobre la
procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricacin, las caractersticas o cuali-
dades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate.
Artculo 73.- Asimismo, no podrn regis-
trarse como marcas aquellos signos que en
relacin con derechos de terceros, presen-
ten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idnticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al pblico a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cua-
les el uso de la marca pueda inducir al
pblico a error;
b) Sean idnticos o se asemejen a un nom-
bre comercial protegido, de acuerdo con
las legislaciones internas de los Pases
Miembros, siempre que dadas las cir-
cunstancias pudiere inducirse al pblico
a error;
(...)
d) Constituyan la reproduccin, la imitacin,
la traduccin o la transcripcin, total o
parcial, de un signo distintivo notoria-
mente conocido en el pas en el que
solicita el registro o en el comercio sub-
regional, o internacional sujeto a recipro-
cidad; por los sectores interesados y que
pertenezca a un tercero. Dicha prohibi-
cin ser aplicable, con independencia
de la clase, tanto en los casos en los que
el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la
marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a
productos o servicios distintos.
Esta disposicin no ser aplicable cuan-
do el peticionario sea el legtimo titular
de la marca notoriamente conocida;
Artculo 76.- La solicitud de registro de una
marca deber presentarse ante la respecti-
va oficina nacional competente y deber cum-
plir con los siguientes requisitos:
a) La identificacin del peticionario;
(...)
Artculo 77.- Con la solicitud se debern
presentar los siguientes documentos:
a) Los que acrediten la existencia y repre-
sentacin de la persona jurdica peticio-
naria;
(...)
Artculo 85.- Vencido el plazo establecido
en el artculo 82, sin que se hubiere presen-
tado observaciones la oficina nacional com-
petente proceder a realizar examen de regis-
trabilidad y a otorgar o denegar el registro de
la marca. Este hecho ser comunicado al
interesado mediante resolucin debidamen-
te motivada.
Artculo 94.- El registro de la marca confie-
re a su titular el derecho de actuar contra
cualquier tercero que sin su consentimiento
realice, con relacin a productos o servicios
idnticos o similares para los cuales haya
sido registrada la marca, alguno de los actos
siguientes:
(...)
d) Usar en el comercio un signo idntico o
similar a la marca registrada, con relacin
a productos o servicios distintos de aque-
llos para los cuales se ha registrado la
misma, cuando el uso de ese signo res-
pecto a tales productos o servicios pudie-
se inducir al publico a error o confusin,
pudiese causar a su titular un dao eco-
nmico o comercial injusto, o produzca
una dilucin de la fuerza distintiva o del
valor comercial de dicha marca; o,
(...)
Artculo 95.- El registro de la marca confiere
a su titular el derecho de utilizarla en el tr-
fico econmico; designar con la marca los
productos o servicios; introducir en el mer-
cado, debidamente identificados con ella, los
productos para los que hubiere sido conce-
dido el registro; y, utilizar la marca a efectos
publicitarios, sin perjuicio de las normas que
sobre publicidad resulten aplicables.
Artculo 96.- Siempre que se haga de bue-
na fe y no constituya uso a ttulo de marca,
los terceros podrn, sin consentimiento del
titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado: su propio nombre, domicilio o seu-
dnimo; el uso de un nombre geogrfico; o,
de cualquier otra indicacin cierta relativa a
la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o poca de produccin de
sus productos o de la prestacin de sus ser-
vicios u otras caractersticas de stos; siem-
pre que tal uso se limite a propsitos de
identificacin o de informacin y no sea ca-
paz de inducir al pblico a error sobre la
procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su
titular el derecho de prohibir a un tercero
usar la marca para anunciar, ofrecer en ven-
ta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legtimamente marca-
dos; o, usar la marca para indicar la com-
patibilidad o adecuacin de piezas de re-
cambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada; siempre
que tal uso sea de buena fe, se limite al
propsito de informacin al pblico y no sea
susceptible de inducirlo a error o confusin
sobre el origen empresarial de los produc-
tos respectivos.
El titular de la marca registrada podr ejer-
citar las acciones del caso, frente a terceros
que utilicen en el trfico econmico y sin su
consentimiento, una marca o signo idntico
o semejante para distinguir productos o ser-
vicios idnticos o similares, cuando dicha
identidad o similitud induzca al pblico a error.
Artculo 104.- El titular de una marca de
productos o de servicios, registrada y vigen-
te, podr cederla en uso o transferirla por
contrato escrito.
Artculo 117.- Se entender por nombre
comercial, el nombre, denominacin, de-
signacin, sigla o signo con el cual se distin-
gue a una empresa o a un establecimiento
Comercial
Los nombres comerciales son independien-
tes de las denominaciones o razones socia-
les que le acuerden otras leyes a las per-
sonas jurdicas para su identificacin, pu-
diendo ambas coexistir.
Los nombres comerciales se sujetarn a lo
dispuesto en el Captulo de Marcas de la
presente Decisin, en lo que fuere pertinen-
te, as como en la reglamentacin que para
tal efecto establezca la legislacin de cada
Pas Miembro.
5. TITULARIDAD DEL REGISTRO DE UNA
MARCA
En el presente caso se alega que la marca
fue otorgada a nombre de una sociedad ine-
xistente, pues la solicitante Sociedad CON-
FECCIONES RAM LTDA. fue absorbida por
la empresa PIEDRAHITA VELEZ LTDA., la
cual no habra solicitado anotacin de la ab-
sorcin en el expediente de registro de la
marca NUTICA por lo cual no cumpli con
el trmite que exige la ley para transferir
vlidamente una solicitud de registro de una
marca.
An cuando la cuestin en s misma corres-
ponde a la aplicacin del derecho interno, la
parte actora al respecto sostiene la violacin
de los artculos 74, 75, 77 y 79 de la Deci-
sin 85 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, por cuanto segn afirma la atri-
bucin del derecho de registro sobre una
marca, as como su ejercicio y goce, tienen
forzosamente que recaer sobre su titular,
quien es el mismo solicitante o peticionario
anterior. Pero s ste dej de existir natural o
jurdicamente como persona antes de expe-
dirse el acto de concesin, ste no produce
efectos en el mbito jurdico ya que recay
en sujeto inexistente, y no alcanza la eje-
cutoriedad que es la condicin para el ejer-
cicio de todo derecho concedido por acto
administrativo.
La ejecutoriedad no es un atributo de todos
los actos de la administracin, pero se aplica
nicamente a los actos dictados en el ejerci-
cio de una funcin administrativa.
El artculo 60 inciso a) de la Decisin 85
cuya interpretacin se ha solicitado presu-
pone la existencia de un solicitante cuyo nom-
bre y apellido debe figurar como tal en la
solicitud de registro de una marca presen-
tada ante la respectiva oficina nacional com-
petente.
Asimismo, el artculo 73 presupone la exis-
tencia de un peticionario, persona natural o
jurdica que adquiere el beneficio de un de-
recho de prioridad derivado de la admisin
de la solicitud de registro.
El Artculo 74 exige tambin la existencia
de un titular o licenciatario de una marca que
pueda solicitar las medidas de proteccin
en defensa de sus derechos marcarios.
Del mismo modo los artculos 79 de la De-
cisin 85, as como los 78, 80 y 84 de la
Decisin 313 requieren la existencia actual
de un titular de registro de marca para el
caso de la renovacin de la misma y los
artculos 94, 95, 96, 97, 103 y 104 de la
misma Decisin 313 requieren para poder
ejercer los derechos en ellos concedidos de
la existencia actual de un titular de la mar-
ca.
Obra en autos en el Expediente Nacional
que la solicitud de registro para la marca
nominativa NUTICA fue presentada por
CONFECCIONES RAM LIMITADA el 17 de
junio de 1988 y que para entonces era una
persona jurdica vigente y en marcha y que
cuando se concedi el registro por resolu-
cin 1583 el 19 de mayo de 1992 ya se
haba producido la absorcin de la empresa
solicitante la cual se fusion con la sociedad
PIEDRAHITA VELEZ el 14 de febrero de
1991. La solicitud de reposicin ante la
Superintendencia de Industria y Comercio
es de fecha 16 de diciembre de 1992 y la
demanda de nulidad ante el Consejo de Es-
tado es de 18 de enero de 1994 fechas pos-
teriores respecto a la concesin de registro y
a la absorcin del solicitante del mismo por
la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA.
6. REQUISITOS DE FORMA Y DE REGIS-
TRABILIDAD
La Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo
de Cartagena al referirse al procedimiento
del registro establece en el artculo 60 que
la solicitud deber contener bsicamente el
nombre y apellido o la razn social y el domi-
cilio del solicitante y el artculo 61 prescribe
que a la solicitud deber acomparsele los
documentos que acrediten la existencia y la
representacin de la persona jurdica solici-
tante. Se trata de requisitos formales de ca-
rcter legal y reglamentario a los cuales debe
ajustarse la solicitud.
Del mismo modo el artculo 76 de la Deci-
sin 313 prescribe como requisito formal de
la solicitud de registro: La identificacin del
peticionario y a su vez el artculo 77 seala
que con la solicitud se deber presentar los
documentos que acrediten la existencia y
representacin de la persona jurdica peti-
cionaria.
La Oficina Nacional Competente debe exa-
minar si la solicitud se ajusta a los aspectos
formales; en caso contrario deber notificar
al peticionario para que subsane las irregu-
laridades y en el caso de que dentro del
trmino sealado no se subsanen tales irre-
gularidades la solicitud ser rechazada.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina se ha pronunciado sobre estos requisi-
tos en repetidas ocasiones, pero considera
necesario hacer una breve sntesis sobre
este tema en el presente caso.
La legislacin andina de propiedad indus-
trial y el artculo 71 de la Decisin 313 cuya
interpretacin ha sido solicitada, consagran
los siguientes requisitos de fondo para que
un signo pueda convertirse en una marca:
perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad
de representacin grfica.
La principal funcin de toda marca, como
tantas veces lo ha manifestado este Tribu-
nal, es la distintividad, pues la marca es el
signo que sirve para identificar determina-
dos productos o servicios de una persona o
empresa en el trfico mercantil. De ah que
la importancia de este requisito tiene su ba-
se en dos aspectos que no se contraponen.
Por un lado, la proteccin al empresario pa-
ra que terceras personas no se aprovechen
de la buena fama y el prestigio de su marca
a travs de una semejanza, que puede ha-
cer pensar al pblico consumidor que los
productos o servicios tienen el mismo ori-
gen empresarial; y, de otro lado, al pblico
consumidor que puede verse inducido a error
en la seleccin del producto que desea ad-
quirir, en cuanto a su calidad u origen de
produccin y caractersticas del mismo. Por
lo tanto, una marca no necesita ser nueva,
pero s necesita tener fuerza distintiva.
El Tribunal se ha pronunciado reiteradamen-
te sobre el riesgo de confusin en el Proce-
so 5-IP-94, G. O. N 177 de 20 de abril de
1995, ha dicho lo siguiente:
Se ha sostenido que la marca confundible
carece de fuerza distintiva pues la igual-
dad o semejanza se opone al carcter
distintivo que hace registrable una marca
y que le da la capacidad de identificarse
con el producto o servicio a que ella se
refiere. De presentarse confusin entre
dos marcas se afecta a los medios co-
merciales y al pblico consumidor a quien
se induce a error de consentimiento, se
deteriora su capacidad de discernimiento
que lo lleva a comprar un determinado
producto y no otro, dada la naturaleza del
producto, su procedencia, su modo de pro-
duccin, su calidad y dems caractersti-
cas que l conoce. El Tribunal del Acuer-
do de Cartagena ya se ha referido a este
tema en sus interpretaciones prejudiciales
1-IP-87, 4-IP-88 y ms recientemente, en
la interpretacin 2-IP-94, a las cuales se
remite la presente sentencia.
En el caso de marcas confundibles no se
da el elemento indispensable que consa-
gra el artculo 56 de la Decisin 85 para
que pueda procederse al registro, como
es el de la distintividad de los signos o
marcas comerciales. La funcin distintiva
es la caracterstica ms importante que el
ordenamiento jurdico andino atribuye a
las marcas pues las dems se derivan de
ella; as la visibilidad de la marca y su
novedad a que se refiere el mismo artcu-
lo 56 son calidades que precisamente per-
miten la identificacin de la marca y su
diferenciacin con respecto a otros pro-
ductos. El artculo 71 de la Decisin 313 y
el 81 de la Decisin 344, hoy vigente
- adems de referirse al carcter percepti-
ble y a la representacin grfica - con-
cuerdan en otorgar a la funcin distintiva
de los signos papel fundamental para que
una marca sea susceptible de registro.
De esta manera al no darse tal circuns-
tancia se incurre en causal de irregistrabi-
lidad de la marca.
La perceptibilidad y susceptibilidad de repre-
sentacin grfica son funciones complemen-
tarias a la anteriormente mencionada. As
pues, la perceptibilidad hace referencia a la
posibilidad de utilizar una variedad de me-
dios sensibles que sean captados por otros
sentidos como el gusto, el odo, el olfato o el
tacto. Por susceptibilidad de representacin
grfica, se entiende la que permite formarse
una idea del signo, objeto de la marca, va-
lindose para ello de palabras, figuras o sig-
nos, o cualquier otro mecanismo que tenga
la misma facultad expresiva de los anterio-
res.
7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD
El rgimen andino sobre propiedad industrial
trata de guardar las formalidades de proce-
dimiento para el otorgamiento de un registro
marcario concediendo el trmino de treinta
das para que cualquier interesado legtimo
presente observaciones a la marca solicita-
da. Si no se presenta las observaciones dentro
de este trmino, la etapa posterior consiste
en el estudio que debe realizar la autoridad
nacional competente sobre la registrabilidad
de la marca, fundado en el cumplimiento de
los requisitos positivos ya mencionados
-perceptibilidad, distintividad y susceptibili-
dad de representacin grfica- y en los con-
sagrados en los artculos 72 y 73 de la Deci-
sin 313, sobre identidad o semejanza entre
marcas (literal a)), identidad o semejanza
con un nombre comercial (literal b)) o con
una marca notoria (literal d)). Luego de este
examen, la autoridad nacional competente
debe proceder a otorgar o negar el registro
mediante resolucin motivada.
La norma comunitaria establece la obliga-
cin que tiene la autoridad nacional compe-
tente de proceder al examen de registrabili-
dad con el fin de establecer si hay o no
causas o causales de irregistrabilidad que
imposibiliten o hagan inviable el registro. De
tal manera que es una obligacin de la auto-
ridad nacional competente que no puede es-
tar sujeta a su libre criterio o arbitrio, ya que
la norma comunitaria es muy clara al esta-
blecer qu signos no pueden registrarse como
marcas. Este examen responsable y serio
permite que la decisin de otorgar o negar el
registro sea motivada, lo cual constituye el
nico medio para que tal decisin tenga el
carcter de legal y no de arbitraria.
Se debe tomar en cuenta y ello es de espe-
cial importancia al momento de realizar el
examen de registrabilidad de una marca, el
orden pblico y la posibilidad de engao a
los medios comerciales y al pblico consu-
midor, tal como lo hace la Decisin 313 en
su artculo 72 literales g) y h), respecto de lo
cual este Tribunal se ha pronunciado en el
Proceso N 07-IP-95, publicado en el Tomo
IV de la Jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Andina, de la siguien-
te manera:
El orden pblico entra en juego en el
anlisis de la registrabilidad de una mar-
ca, particularmente en los artculos de las
Decisiones citadas que van dirigidos a la
proteccin tanto del consumidor como del
productor en inters general de la comu-
nidad. Del primero, el consumidor, a fin
de defender su autonoma y evitar que
pueda caer en error de hecho en el proce-
so de seleccin y adquisicin de los bie-
nes y servicios que consume, por verse
inducido al engao o confusin sobre la
naturaleza, la procedencia, el modo de
fabricacin, las caractersticas o, en ge-
neral, sobre la informacin acerca de los
productos que eventualmente est llama-
do a adquirir. Del segundo, el productor,
con el fin de protegerlo de las prcticas
desleales de comercio que puedan me-
noscabar la legtima posicin que hayan
logrado los productores y distribuidores
de un determinado bien en el mercado.
Adicionalmente la capacidad distintiva de
la marca que protege el registro, tiene
como finalidad contribuir al libre comercio
en un mercado competitivo que debe ca-
racterizarse por la transparencia en la oferta
pblica de bienes y servicios. Estas con-
sideraciones de orden pblico en benefi-
cio de la colectividad, son las que deben
orientar el criterio de la Oficina Nacional
Competente en el examen de registrabi-
lidad de las marcas sometidas a su apro-
bacin para registro, con miras a la pro-
teccin del inters general del mercado
de bienes y servicios y de quienes inter-
vienen en el mismo como productores y
consumidores.
En el caso de marcas notorias, la oficina
nacional competente debe ser ms rigurosa
cuando realiza este examen, puesto que si
se hace un examen superficial de signos
confundibles estando de por medio un signo
notorio y se permite su registro, se estara
admitiendo una coexistencia que provocara
problemas de confusin y error generaliza-
dos, en especial con relacin al origen, lo
cual debilitara a la marca notoria.
8. LA CONFUNDIBILIDAD
El artculo 73 literal a) de la Decisin 313
pretende evitar cualquier posibilidad de con-
fusin entre marcas negando la posibilidad
de que se puedan registrar como marcas
aquellas confundibles con otras ya registra-
das o solicitadas con anterioridad, pues si
una marca es confundible ya no cumple con
su principal funcin que es la distintividad. El
origen de la confusin puede concretarse a
tres campos, que son: el visual, el auditivo y
el ideolgico, los que pueden generar una
confusin por similitudes grficas, fonticas
o conceptuales.
De presentarse confusin entre dos marcas
se afecta a los medios comerciales y a los
consumidores a quienes se induce a error
de consentimiento, lo cual deteriora su ca-
pacidad de discernimiento que es la que le
permite comprar un determinado producto y
no otro. Por lo tanto, el ordenamiento jurdi-
co andino ha otorgado a la funcin distintiva
de los signos un papel fundamental para que
una marca sea susceptible de registro, al
punto de que si no se presenta tal circuns-
tancia se incurre en causal de irregistrabi-
lidad de la marca.
Refirindose a la confundibilidad el Tribunal
ha expresado en el Proceso 21-IP-96, G.O.
N 318 de enero 26 de 1998 que:
La causal de irregistrabilidad del signo
idntico o similar a otro ya registrado o
solicitado en registro evita que se atente
contra la distintividad de la marca y contra
su identidad con el producto a que ella
accede. El signo idntico o semejante a la
marca registrada representa una amena-
za de introducir desorden en el mercado
de productos y adems de inducir a error
al consumidor y al productor interesado
en que se conozca la calidad y origen de
su producto por medio de la identificacin
marcaria; tambin introduce desorden en
el mercado de bienes y de servicios afec-
tando la libre competencia. Por todo ello
las solicitudes de registro de signos
marcarios que amenacen con introducir
confusin en el mercado, error en el con-
sumidor y fallas en la identificacin de los
bienes y servicios, con quien los produce,
no pueden dar lugar a registro.
La comparabilidad entre marcas idnti-
cas no requiere de reglas distintas del
cotejo, comparacin simple y confronta-
cin visual de dos signos idnticos para
derivar de ellos el gravsimo riesgo de
confusin, sin necesidad de acudir a m-
todos sofisticados, a elucubraciones ma-
yores o a una elaboracin del pensamien-
to y del raciocinio. Hasta en las pruebas
ms elementales de comprensin y aso-
ciacin de ideas, que se practican a los
nios, basta con que ellos vean imgenes
iguales para deducir de ellas una identi-
dad determinada.
El cotejo de marcas denominativas como
las que se enfrentan en el caso interno es
de ms fcil ejecucin y precisin si se
tienen en cuenta los mtodos que la infor-
mtica moderna ofrece a las oficinas na-
cionales competentes para detectar, con
la simple aplicacin de un programa de
computador, la existencia de dos signos
idnticamente iguales inscritos en el re-
gistro marcario, como as lo propugna el
artculo 146 de la Decisin 344.
(Sentencia en el Proceso 29-IP-97 de 21
de abril de 1998)
9. NOMBRES COMERCIALES
9.1. PROTECCIN DE LOS NOMBRES CO-
MERCIALES
La legislacin andina sobre propiedad
industrial inicia su proteccin al nom-
bre comercial en la Decisin 313 cuyo
artculo 73 en su literal d) dispone que
no se pueden registrar como marcas
aquellos signos que sean idnticos o
se asemejen a un nombre comercial
protegido de acuerdo a la legislacin
interna de cada pas siempre que in-
duzca al pblico a error.
Adems el artculo 117 de la mencio-
nada Decisin define al nombre comer-
cial como aquella denominacin, de-
signacin, sigla o signo con el cual se
distingue a una empresa o a un esta-
blecimiento comercial.
Desde este punto de vista es necesario
diferenciar lo que es el nombre comer-
cial de lo que es la razn social o deno-
minacin de una empresa, diferencia-
cin de la cual se ocupa el mismo ar-
tculo 117 cuando le considera como
figura independiente asignada por otras
leyes a las personas jurdicas para su
identificacin y concedindoles a las dos
figuras la posibilidad de coexistir.
Si aplicamos lo expuesto al presente
caso, concluimos que nada impide que
la razn social Sociedad NUTICA LTDA.,
constituida mediante escritura pblica
de 27 de octubre de 1976, coexista jun-
to con el nombre comercial NUTICA
APAREL INC. Aadiendo que el hecho
de que una persona jurdica obtenga su
constitucin y aprobacin con una de-
terminada denominacin o razn social
no significa que esta denominacin o
razn social sea un nombre comercial
en uso. De tal manera que esa persona
jurdica puede utilizar ese nombre co-
mercial o puede utilizar otra u otras de-
nominaciones para designar la activi-
dad comercial a la que se dedica como
sucede en el caso objeto de esta in-
terpretacin prejudicial.
9.2. USO DEL NOMBRE COMERCIAL
El tercer inciso del artculo 117 de la
Decisin 313 permite complementar el
rgimen andino de proteccin al nom-
bre comercial con la legislacin inter-
na de cada Pas Miembro, siempre que
no contradiga a la norma comunitaria.
Por otro lado, el artculo 117 establece
que los nombres comerciales se suje-
tarn a lo dispuesto en el Captulo de
marcas en lo que les fuere pertinente,
sin establecer expresamente la nece-
sidad de su registro, por lo tanto el re-
gistro no es el medio para obtener la
proteccin al nombre comercial.
De todo lo expuesto se puede concluir
que la Decisin 313 descarta la titula-
ridad registral de un nombre comercial,
pues consagra al uso como el medio
para obtener la titularidad de un nom-
bre comercial, sin perjuicio de lo que
disponga la ley interna como comple-
mentaria de la ley supranacional para
que reglamente todo lo concerniente al
nombre comercial. De tal manera que
si la legislacin interna establece el re-
gistro como un medio para obtener la
proteccin del nombre comercial, este
registro nicamente servir como una
prueba de uso eficaz de dicho nombre
comercial.
Bajo el rgimen de la Decisin 313 la
legislacin interna protega el uso del
nombre comercial sin necesidad del re-
gistro o, si exista un registro, estable-
ca un sistema de registro en base al
uso, ya sea mediante un examen de
registrabilidad de los signos para evitar
la confusin con otros ya usados o re-
gistrados anteriormente o con las mar-
cas ya registradas, pues segn el lite-
ral b) del artculo 73 de la Decisin 313,
no se poda registrar como marca las
que eran idnticas o se asemejaban a
un nombre comercial protegido, siem-
pre que las circunstancias pudieran con-
ducir al pblico a error. Esta norma en
ningn momento habla de un nombre
comercial registrado, sino protegido,
que se radicaba en el uso mas no en el
registro. Para establecer el requisito del
registro, se deba mencionarlo expre-
samente porque es una forma de ad-
quirir un derecho. Por lo tanto, al omi-
tirse este requisito, la proteccin del
nombre comercial nace del uso.
9.3. CONDICIONES DE VALIDEZ DEL NOM-
BRE COMERCIAL
Segn la doctrina, las condiciones de
validez que todo nombre comercial debe
cumplir son las siguientes:
1. Distintividad, tanto en su capacidad
distintiva propia como en su disponi-
bilidad, es decir, que no sea un nom-
bre comercial o social, una marca u
otro signo usado por otra persona o
empresa. Adems, el nombre comer-
cial no debe ser confundible con otro
ya empleado para individualizar per-
sonas fsicas o jurdicas u otros sig-
nos y puede ser la base para pre-
sentar observaciones en contra de
una solicitud de marca.
2. Licitud, en cuanto que no debe ser
un signo prohibido por la ley, ni con-
trario a las buenas costumbres y a la
moral; as como tampoco puede ser
engaoso ni contradecir el principio
de veracidad; ni implicar riesgos de
asociacin, de confusin o dilucin
con otros signos distintivos, ni aten-
tar contra el derecho de terceros; por
ltimo, no puede implicar ninguna prc-
tica desleal ni parasitaria.
9.4. CARACTERES DEL NOMBRE COMER-
CIAL
El Tribunal Andino considera que los
nombres comerciales, excepto los no-
torios, deben usarse en el pas en cual
se solicita la proteccin, y cumplir las
siguientes caractersticas: ser personal,
es decir, que la utilizacin y el ejercicio
de la actividad que protege, sea por
parte de su propietario; pblico, cuan-
do ha salido de la rbita interna; osten-
sible, cuando puede ser advertido por
cualquier transente; y continuo, cuan-
do es usado ininterrumpidamente, por-
que el nombre se adquiere por el uso y
se pierde por el no uso definitivo y no
ocasional.
En el caso del nombre comercial, el
uso no se refiere nicamente al conoci-
miento que el pblico tenga del mismo,
sino al ejercicio real y efectivo de la
actividad comercial que el nombre pro-
tege. Por lo tanto, el uso continuo de un
nombre comercial como fundamento para
observar una marca o para la nulidad
de la misma, refleja un perodo de tiempo
prudente del que puede deducirse que
dicho uso llegue a ser conocido por el
pblico.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la
utilizacin de un nombre comercial en
el Proceso N 20-IP-97 textualmente:
La sola inscripcin de una sociedad
en el registro mercantil no significara
de por s que se ha utilizado el nom-
bre comercial, pues no hay impedi-
mento para que subsista ese nombre
comercial y la actividad de la socie-
dad con ese nombre se desarrolle den-
tro de un perodo de tiempo posterior.
O bien puede la sociedad utilizar otro
nombre comercial para el ejercicio de
la actividad a la que la compaa se
dedica.
A esto es necesario que aadamos que
si la legislacin interna de un Pas Miem-
bro hubiere adoptado el registro del nom-
bre comercial, segn la Decisin 313
este acto constituira una prueba de uso.
9.5. DEFENSA DEL NOMBRE COMERCIAL
La Decisin 313 en el literal b) del ar-
tculo 73 protega al nombre comercial
de acuerdo a las legislaciones internas
de los Pases Miembros, recalcando la
importancia de estas normas internas
para la proteccin de estos signos.
En aplicacin al principio de la priori-
dad, el uso de un nombre comercial
debe ser anterior a la fecha de la solici-
tud de una marca, para que puede ser
utilizado como fundamento de la obser-
vacin de una marca solicitada o regis-
trada. Si la utilizacin personal, conti-
nua, real, efectiva y pblica del nombre
comercial ha sido posterior a los dere-
chos marcarios, stos tendrn preva-
lencia sobre el uso del nombre comer-
cial. Adems, a ms de la identidad o
semejanza entre un nombre comercial
y una marca, es necesario que sean
confundibles los productos o servicios
que la marca protege con las activida-
des que el nombre comercial ampara.
La confundibilidad de la que se habla
en los prrafos anteriores, se basa en
que los productos o servicios que una
marca protege pueden ser afines a los
productos o servicios de la misma a-
rea comercial o industrial de las activi-
dades que el nombre comercial ampa-
ra, lo cual puede provocar confusin en
los consumidores, quienes realizan un
examen sencillo.
El ordenamiento jurdico andino esta-
blece que el titular de un nombre co-
mercial puede ejercer la proteccin del
mismo, ya sea presentando observa-
ciones a una solicitud de un marca pos-
terior; ya sea solicitando la nulidad pre-
vista en el artculo 102 de la Decisin
313, la misma que puede decretarse
de oficio o a peticin de parte.
10. MARCAS NOTORIAS
10.1. NOCIN DE MARCA NOTORIA
Este Tribunal ha recogido las definicio-
nes que han dado tratadistas como Ma-
nuel Aren Laln, Jos Manuel Otero
entre otros, pero tambin ha emitido su
propio concepto en procesos como el
5-IP-94, en el cual se seala que es
aquella que rene la calidad de ser
conocida por una colectividad de indi-
viduos pertenecientes a un determina-
do grupo de consumidores o usuarios
del tipo de bienes o de servicios a los
que es aplicable, porque ha sido am-
pliamente difundida en dicho grupo.
En suma la marca notoria debe tener
gran difusin en los consumidores de
la clase de producto a los que protege
o ampara.
10.2. PROTECCIN DE LA MARCA NOTO-
RIA
La marca notoria goza de lo que en
doctrina sobre propiedad industrial se
conoce como good will, es decir,
goza de un status comercial y jurdico
diferente al de una marca comn. Por
ello es necesario proteger a estas mar-
cas, pues en algunos casos el valor de
esta marca puede sobrepasar el de otros
bienes tangibles del empresario.
Como la buena fama adquirida en el
mercado por esta marca debe ser pro-
tegida frente a otro competidor que quiera
inscribir una marca con esta caracte-
rstica, la ley marcaria (artculo 58 lite-
ral g) Decisin 85 y 73 literal e) de la
Decisin 313) le ha otorgado al titular
de una marca notoria el derecho de
formular observarciones a la solicitud
de registro de una marca similar; tam-
bin puede ejercer el ius prohibendi
exclusivamente el titular registral de un
derecho marcario para impedir que un
tercero utilice un signo idntico o simi-
lar (artculo 94 literal d) de la Decisin
313 y 104 de la Decisin 344); y, el
titular de una marca notoria puede pe-
dir la nulidad de un registro que se haya
otorgado en contravencin al ordena-
miento jurdico comunitario o la cance-
lacin segn lo dispone los artculos 98
de la Decisin 313 y 108 de la Decisin
344.
La proteccin de la marca notoria tam-
bin se extiende al examen de regis-
trabilidad, que debe ser ms exigente
que cuando se lo practica frente a dos
marcas ordinarias como ya sealamos.
En el presente caso, es a la oficina
nacional competente a la que le corres-
pondera realizar un adecuado examen
de registrabilidad para establecer s la
marca NUTICA es una marca notoria,
pues pese a que en el momento en que
la compaa CONFECCIONES RAM
LIMITADA solicit el registro de la mar-
ca NUTICA sta an no haba sido
solicitada en Colombia por NUTICA
APPAREL INC., si era notoriamente
conocida dentro del grupo de consumi-
dores de los productos que protege la
clase internacional N 25.
Es importante para la Oficina Nacional
Competente o el juez determinar en qu
momento la marca notoriamente cono-
cida debe tener tal calidad con el objeto
de impugnar con ella un registro o bien
para hacer valer preferentemente los
derechos que confiere la norma cuan-
do se ha registrado una marca en viola-
cin de los literales d) y e) del artculo
83 de la Decisin 344 Para dilucidar
este punto el Tribunal se remite a lo
expresado en el fallo, dentro del Proce-
so 28-IP-96: En una accin de caduci-
dad o de nulidad, la existencia de noto-
riedad se demostrar tanto al momento
de iniciarse la accin respectiva como
al momento en que la marca controver-
tida se present a registro y fue trami-
tada. La marca debe ser notoria con
anterioridad a la nueva marca por re-
gistrarse.
En conclusin, como se anota en el
Proceso 17-IP-96, la marca notoria tie-
ne que ser anterior a la nueva marca
por registrarse y al decirse notoria no
ha de serlo nicamente como marca
sino como tal y adems como notoria,
lo que presupone en consecuencia que
la notoriedad debe preceder como re-
quisito esencial para impugnar el regis-
tro de una marca posterior a fin de que
surta as los efectos que la ley comuni-
taria persigue al otorgar una proteccin
especial a las marcas notorias. A los
fines de presentar observaciones y obs-
taculizar el registro de una marca, de
acuerdo al artculo 82 de la Decisin
313, estara facultado el usuario de una
marca notoria extranjera aunque no se
encuentre registrada, pues a ste tam-
bin se extendera el legtimo inters
que exige la norma para presentar ob-
servaciones, lo que no sucedera para
el caso de nulidad del registro, porque
para tal efecto es condicin sine qua
non que la marca se encuentre regis-
trada. (Proceso 20-IP-96, G.O. N 332
de marzo 30 de 1996)
10.3. MBITO DE CONOCIMIENTO DE LA
MARCA NOTORIA
El Tribunal Andino considera que una
marca notoria es aquella que goza de
gran difusin entre los consumidores
del producto o servicio de que se trate
y no entre el pblico en general.
El Tribunal en el fallo N 20-IP-97 al
referirse al grado de conocimiento de
la marca notoria expres textualmente:
No pretende este Tribunal cuantificar
el porcentaje de conocimiento que la
marca notoria debe registrar entre los
consumidores o el pblico relevante
usuario de los productos protegidos.
Pero para que una marca tenga tal
categora y reducindose su conoci-
miento a un grupo o pblico relevante,
no podra aceptarse un porcentaje
menor de un 60%, porcentaje que po-
dra variar de acuerdo al producto a
que se refiere la marca notoria, pues
en una que ampare productos de con-
sumo masivo o popular, el porcentaje
bien podra ser mayor, entendindose
o suponindose que ese porcentaje
conoce la marca, y en la mayora de
los casos la utiliza, conocimiento que
no significa utilizacin, en tanto que
utilizacin significa conocimiento. (Pro-
ceso 20-IP-97, G.O. N 332 de marzo
30 de 1998)
Sobre el nombre comercial notorio el
Tribunal ha dicho en el Proceso 20-IP-
97, G.O. N 332 de 30 de marzo de
1998 lo siguiente:
El Tribunal considera esta ocasin
propicia para declarar por va de inter-
pretacin que la norma del literal d)
del artculo 73 de la Decisin 313 o
del artculo 83, literal d) de la Decisin
344, se refiere tanto a las marcas no-
torias como a los otros signos distinti-
vos notorios como el nombre comer-
cial, las denominaciones de origen o
el lema comercial, pues la norma no
excluye a stos ni se limita nicamen-
te a las marcas notorias, a las que
tambin hace referencia el literal e)
del artculo 73. Si la norma protege a
las marcas notorias en forma espec-
fica, no hay razn de que no extienda
dicha proteccin jurdica a otros sig-
nos de igual contenido o categora co-
mercial, pues el fin que persiguen la
marca y el nombre comercial es una
proteccin general al consumidor, y
ste se resguardara del error o con-
fusin con el reforzamiento proteccio-
nista al nombre y a la marca notorios.
10.4. MBITO TERRITORIAL DE LA MAR-
CA NOTORIA
La legislacin andina sobre propiedad
industrial regida por la Decisin 313 es-
tableca que era suficiente que una marca
sea conocida para acceder a la catego-
ra de marca notoria, pues los adelan-
tos cientficos de los medios de comu-
nicacin han acelerado la posibilidad
de que una marca pueda ser conocida
a travs de la televisin, internet, revis-
tas o peridicos en un pas determina-
do, cuando en ste apenas se haya
iniciado su uso. Uso y conocimiento de
marca notoria no son requisitos coligados
exigidos por la Decisin 313. Por lgica
se entiende que una marca notoria est
siendo usada en uno o varios Pases,
uso que en todo caso y en su oportuni-
dad debe ser probado.
El Tribunal ha expresado en el Proceso
20-IP-97, G.O. 332 de 30 de marzo de
1998, lo siguiente:
Segn la Decisin 313 se requiere
que el signo distintivo goce de noto-
riedad bien en el Pas en el que se
solicite el registro, en el comercio
Subregional -entre dos Pases Miem-
bros del Grupo Andino- o en el comer-
cio Internacional sujeto a reciprocidad,
esto es en cualquier otro Pas (de ori-
gen de la persona natural o extranjera
que pretende hacer valer sus dere-
chos en la Subregin) en el cual se
conceda un trato recproco en iguales
condiciones a un ciudadano de la
Subregin en cuanto se refiera al tra-
tamiento de la marca notoria, recipro-
cidad que puede nacer, bien de un
Tratado bilateral o multilateral o que
dicha reciprocidad nazca de una fuen-
te legislativa interna, aunque el cono-
cimiento de marca notoria no tenga el
carcter en cada uno de los Estados
partes.
De lo citado se desprende que para la
proteccin de una marca notoria que
en el caso que nos ocupa se puede
aplicar al nombre comercial notorio, el
principio de territorialidad adquiere una
mayor dimensin porque se extiende a
la Subregin Andina o al campo inter-
nacional en las condiciones indicadas
anteriormente. De tal manera que la
proteccin de la marca o el nombre
comercial notorio puede llegar a ser
universal siempre y cuando exista la
reciprocidad en materia de propiedad
industrial para poder hacer valer los
derechos del propietario de la marca o
nombre comercial notorio de acuerdo
con las normas comunitarias andinas.
Lo mencionado aqu lleva a concluir que
el alcance del principio de territoriali-
dad puede llegar a una extensin mun-
dial cuando se dan las condiciones pre-
vistas en la ley marcaria, tales como la
notoriedad y los acuerdos de comer-
cializacin conforme a la legislacin
andina.
Como hemos venido manifestando, uno
de los requisitos para aplicar el princi-
pio de territorialidad en la proteccin de
la marca o nombre comercial notorio
extranjeros es que exista un acuerdo
en virtud del cual se conceda un trato
recproco en iguales condiciones a un
ciudadano de la Subregin en cuanto
se refiera al tratamiento de la marca o
nombre comercial notorio. En este caso,
ha quedado sentado que la Conven-
cin General Interamericana de Protec-
cin Marcaria y Comercio firmada en
Washington el 20 de febrero de 1929,
fue ratificada por la Repblica de Co-
lombia el 22 de julio de 1936. Por lo
tanto, se ha cumplido con el requisito
necesario para que se puede aplicar al
presente caso el principio de territoriali-
dad para proceder a la proteccin de
una marca o un nombre comercial no-
toriamente conocido a nivel subregional
o internacional.
Sobre el mbito territorial de la notorie-
dad el Tribunal ha dicho en el proceso
5-IP-94, G,O. 177 de 20 de abril de
1995, lo siguiente:
El derecho marcario que se predica
de los bienes y servicios que estn
dentro del comercio, trasciende el mbito
territorial en la medida en que las re-
laciones de comercio de esos bienes
y servicios entre pases rebasa las fron-
teras. Por la va de la libertad de co-
mercio los signos distintivos o los bie-
nes con las marcas que los identifican
se transan de un mercado a otro entre
pases.
De ah que el titular o el poseedor de
una marca con posibilidad de acceder
a otros mercados deba tener poten-
cialmente el derecho al registro de ella
en otros pases y el derecho a que se
le proteja del uso indebido de su mar-
ca por un tercero. El alcance de la
proteccin extraterritorial de las mar-
cas no est limitado a un grupo de
pases o a un territorio especfico sino
que puede ser de cobertura universal
cuando se dan las condiciones previs-
tas en la ley marcaria, tales como la
notoriedad y los acuerdo de comercia-
lizacin, como lo establecen los ar-
tculos 83 literal d), y 107 de la Deci-
sin 344 del Acuerdo de Cartagena.
10.5. PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA
La notoriedad de una marca tiene como
origen la existencia de varias circuns-
tancias que si bien son conocidas por
un grupo de usuarios o consumidores
de la marca, para otras personas haya
pasado totalmente desapercibidos o les
sean desconocidos a tal punto que pue-
den ignorar la existencia legal o mate-
rial de la marca.
La marca notoria tiene esta calidad con
el objeto de otorgarle otros derechos
que no los tienen otras marcas comu-
nes, pero eso no significa que la noto-
riedad surge de la marca por s sola, o
que para su reconocimiento legal no
tenga que probarse las circunstancias
que le han dado a la marca esa cali-
dad.
El Tribunal Andino ha manifestado en
el Proceso N 08-IP-95 sobre los he-
chos que dan origen a la notoriedad, lo
siguiente:
Varios son los hechos o anteceden-
tes que determinan que una marca
sea notoria: calidad de productos o
servicios, conocimiento por parte de
los usuarios o consumidores, publici-
dad, intensidad de uso, que deben ser
conocidos por el juez o administrador
para calificar a la marca de notoria, y
que para llegar a esa conviccin debe
ser probados y demostrados dentro
del proceso judicial o administrativo.
An en el supuesto de que una marca
haya sido declarada administrativa o
judicialmente como notoria, tiene que
ser presentada a juicio tal resolucin
o sentencia, constituyndose stas en
una prueba con una carga de gran
contenido procedimental.
Como se presenta la necesidad de pro-
bar hechos o antecedentes para que
una marca haya sido calificada de no-
toria, el principio notoria non egent
probatione no es aplicable para el caso
de marcas notorias.
Sobre la calificacin de la notoriedad
de la marca y el tratamiento procesal
aplicable a ella ha sealado el Tribunal
en el Proceso 5-IP-94 que:
Es la notoriedad de una marca con-
cepto igual en su contenido y en sus
efectos al hecho notorio y por tanto a
l le es exactamente aplicable el tra-
tamiento procesal que se da a esta
figura, es decir el de la dispensa de su
prueba, acogindose al aforismo no-
toria non egent probatione?, o se
trata ms bien de una figura distinta
que surge como creacin del derecho
marcario y lleva a la conclusin de
que la notoriedad de la marca pueda
o deba probarse? y finalmente, a quin
corresponde la calificacin y la deter-
minacin de la notoriedad?.
(...)
El anlisis de la notoriedad de la mar-
ca como un hecho procesal con ca-
ractersticas especiales, lleva a dedu-
cir que se trata en este caso de una
figura distinta del hecho notorio que
se aplica con frecuencia, por ejemplo
en la comprobacin, en juicio, del es-
tado civil de las personas, cuya sen-
tencia declarativa ocupa el lugar de la
inscripcin registral, lo cual no sucede
con la notoriedad de una marca. En
efecto: de una parte, la naturaleza de
la proteccin que la ley otorga a la
marca notoria es en beneficio no slo
de su titular que goza de un derecho
individual, sino del consumidor cuya
proteccin va en inters general de la
comunidad; respecto de los particula-
res, son las partes que se disputan la
existencia de un derecho individual so-
bre la marca notoria, quienes pueden
y deben aportar las pruebas necesa-
rias para determinar este hecho. En
cuanto al inters general, es al juez o
al funcionario administrativo compe-
tente (oficina nacional competente) a
quien corresponde la apreciacin de
las circunstancias de notoriedad, pues
es l quien debe decidir, incluso de
oficio, sobre el rechazo del registro de
una marca que pueda crear confusin
con otra considerada como notoria-
mente conocida.
Quien alega la notoriedad asume la
carga de probar por los medios proce-
sales que cada Pas Miembro esta-
blezca el hecho de que su marca es
notoriamente conocida, notoriedad que
no se desvanece por el hecho de ser
desconocida por el propio administra-
dor o el juez y aun por el pblico que
no es ni consumidor presente ni futu-
ro de los servicios o productos prote-
gidos por la marca notoria.
De los hechos materia de este proceso
se desprende que la notoriedad de una
marca es alegada por una parte que la
considera constitutiva de su derecho a
impedir el registro de la marca NUTI-
CA y est tambin controvertida por la
otra parte. De tal manera que quien
alega o controvierte la notoriedad es
quien lleva la carga de la prueba, pues
lo que se encuentra en tela de duda es
su existencia. Lo mencionado anterior-
mente, no est desconociendo en nin-
gn momento la facultad que tiene el
administrador o el juez, ya sea como
director administrativo o judicial, para
admitir las pruebas presentadas, orde-
nar aquellas que considere idneas o
calificar las pruebas aplicando la sana
crtica; as mismo sto no significa que
la notoriedad se va a determinar de
acuerdo a la conviccin ntima del juez
o el administrador.
El artculo 84 de la Decisin 344 men-
ciona algunos criterios enumerativos -no
taxativos- para probar la notoriedad de
una marca, los cuales pueden guiar a
la autoridad adminstrativa o jurisdiccio-
nal para determinar la notoriedad de la
marca. Este Tribunal se ha pronuncia-
do al respecto en el Proceso 5-IP-94
textualmente:
...El artculo 84 de la Decisin 344
seala los criterios para determinar si
una marca es notoriamente conocida,
sobre las bases de la extensin de su
conocimiento entre el pblico consu-
midor; su intensidad y el mbito de
difusin y de publicidad o promocin;
la antigedad y su uso constante, as
como el anlisis de produccin y mer-
cadeo de los productos que distingue
la marca.
A estas pruebas puedes sumarse otras
directas susceptibles de ser evacua-
das en el trmino probatorio como de-
claraciones de testigos o sondeos de
mercadeo o encuestas sobre las mar-
cas.
La autoridad competente puede valer-
se de uno de estos medios y no nece-
sariamente de todos para determinar la
notoriedad de una marca.
11. LA TRANSFERENCIA DE MARCAS
La cesin de una marca junto con la licen-
cia son las principales figuras que dentro
del campo de las negociaciones comercia-
les pueden presentarse.
La cesin implica la transferencia de la to-
talidad de los derechos existentes sobre un
signo marcario.
El artculo 104 de la Decisin 313 (Art. 117
de la Decisin 344) establece que la titula-
ridad de una marca de productos o servi-
cios registrada y vigente podr transferirse
por contrato escrito, aadiendo el artculo
105 de la misma Decisin (Art. 118 de la
Decisin 344) que tanto las transferencias
como las cesiones deben ser inscritas en
la oficina nacional competente.
Normalmente una transferencia de marcas
es una transferencia de los derechos deri-
vados de un registro marcario, pero se puede
ceder tambin los derechos derivados de
una solicitud de registro marcario y los co-
rrespondientes respecto de un signo no re-
gistrado, pues todos los derechos relacio-
nados con una marca son susceptible de
una transferencia. En el caso de transfe-
rencias de solicitudes de marcas, lo que se
est cediendo es la prelacin para obtener
el registro.
Las reglas bsicas en materia de la forma
de las cesiones y transferencias se encuen-
tran en los artculos antes citados, puesto
que disponen que toda cesin debe ser
hecha por escrito, lo que significa que la
condicin de forma escrita es ad solem-
nitatem del acto. En cuanto, a las cesio-
nes de solicitudes, no reguladas espec-
ficamente por la ley comunitaria analgi-
camente puede establecerse que tambin
es necesario que lo sean por escrito.
Existen dos momentos en la celebracin
de un contrato de cesin de marcas que se
debe tomar en cuenta para determinar sus
formalidades. El primer momento, en el que
existir el contrato en s, con validez entre
las partes; y, un segundo momento, en que
se debe inscribir el contrato en la oficina
nacional competente, requisito indispensa-
ble para que surta efecto frente a terceros.
De lo expresado anteriormente se despren-
de que la transferencia de una marca re-
gistrada es vlida respecto de terceros una
vez inscrita en la Oficina Nacional Compe-
tente.
La doctrina sobre propiedad industrial sos-
tiene que la autoridad marcaria no puede
mantener una actitud pasiva frente al tr-
mite de inscripcin de una transferencia o
cesin de una marca, pues la mencionada
inscripcin depende de la presentacin de
un documento que acredite la existencia de
la transferencia. Sobre este tema los profe-
sores Luis Eduardo Bertone y Guillermo
Cabanellas de las Cuevas en su obra titula-
da DERECHO DE MARCAS (Tomo II, Ed.
Heliasta, Argentina, 1989, p. 343) dicen lo
siguiente:
La determinacin de si existe o no tal
transferencia requiere de un anlisis de la
documentacin presentada y la definicin
de si la misma rene las condiciones de
fondo necesarios para configurar tal trans-
ferencia.
Por lo tanto, la oponibilidad de transferen-
cia frente a terceros surge de la inscripcin
mas no de la simple presentacin de la
solicitud.
En el caso cuya interpretacin prejudicial
ha sido solicitada, no se notific a la Ofici-
na Nacional Competente de la fusin que
realizaron las compaas CONFECCIONES
RAM LTDA. y la compaia PIEDRAHITA
VELEZ LTDA.; en este caso excepcional la
autoridad competente debe establecer los
efectos de la absorcin respecto a la solici-
tud y al registro de la discutida marca NU-
TICA de acuerdo a lo que disponga la ley
interna.
Por las consideraciones que anteceden,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-
MUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
1. La principal funcin de toda marca es la
distintividad que sirve como medio de pro-
teccin al empresario y al publico consumi-
dor. Cuando una marca no es distintiva se
produce confusin en perjuicio de los em-
presarios y de los consumidores a quienes
se induce a error de consentimiento afec-
tando as su capacidad de discernimiento.
2. La norma comunitaria andina consagra la
obligacin que tiene la autoridad nacional
competente de proceder al examen de
registrabilidad de las marcas con el fin de
establecer si existen o no causales que
imposibiliten el registro.
3. El ordenamiento andino ha diferenciado al
nombre comercial de la razn o denomina-
cin social de una empresa, determinando
que esta ltima es una figura independien-
te asignada a personas jurdicas para su
identificacin y permitindoles a estas dos
figuras coexistir.
4. La Decisin 313 de la Comisin del Acuer-
do de Cartagena en ningn momento habla
de un nombre comercial registrado, sino
protegido, es decir, que la proteccin
del nombre radica en el uso mas no en el
registro. El uso de un nombre comercial no
se refiere nicamente al conocimiento que
el pblico tenga del mismo, sino al ejercicio
real y efectivo de la actividad comercial que
el nombre protege.
5. Tambin cabe la posibilidad de confusin
entre los productos o servicios que una marca
protege con las actividades que un nombre
comercial ampara, pues los productos o
servicios que protege la marca pueden per-
tenecer a la misma rea comercial o indus-
trial de las actividades que el nombre co-
mercial ampara.
6. No hay lugar al registro de marcas cuando
la que se pretenda registrar sea confundible
con otra notoriamente conocida en el pas
o en el exterior, independientemente de la
clase de los productos o servicios para los
cuales se solicita el registro, siempre que
adems de ser notoria, est tambin regis-
trada, o sea utilizada, as sea en el pas
extranjero que conceda reciprocidad en la
proteccin marcaria.
7. La notoriedad de una marca es materia
que, si se alega o controvierte, debe pro-
barse por quien corresponda conforme a
las reglas de la carga de la prueba, ante la
autoridad administrativa o jurisdiccional que
est conociendo de un proceso de nulidad,
de oposicin o de observaciones al regis-
tro, segn la ley aplicable en el tiempo. Le
corresponde al administrador o al juez com-
petente la valoracin de las pruebas pre-
sentadas, de acuerdo a las reglas de la
sana crtica, sin que sea dado a este Tribu-
nal Comunitario establecer interpretaciones
al respecto.
8. La marca notoria goza de un status comer-
cial y jurdico diferente al de una marca
comn, de donde surge la necesidad de
proteger esta clase de marcas, ya que en
muchos casos su valor puede sobrepasar
el de otros bienes tangibles del empresa-
rio.
9. Toda transferencia de una marca debe cum-
plir con dos requisitos: primero, debe cele-
brarse por contrato escrito, que es el docu-
mento que permite acreditar la existencia
de la transferencia; y, segundo, el contrato
de transferencia se debe inscribir en la ofi-
cina nacional competente, pues el registro
constituye un requisito indispensable para
que surta efectos frente a terceros.
10. En el caso excepcional sub judice corres-
ponder a la jurisdiccin nacional estable-
cer el efecto de la figura de la absorcin de
empresas sobre la solicitud y el registro de
marca de acuerdo a lo que disponga la ley
interna.
La Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, del Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia deber adoptar la pre-
sente interpretacin del ordenamiento jurdico
comunitario al dictar sentencia en el proceso
de la referencia, de conformidad con lo esta-
blecido por el artculo 31 del Tratado de Crea-
cin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
En cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tculo 64 del Estatuto de este Tribunal (Deci-
sin 184 de la Comisin) notifquese esta pro-
videncia al organismo jurisdiccional citado en
el punto anterior, mediante copia certificada y
sellada y remtase asimismo copia a la Secre-
tara General de la Comunidad Andina para su
publicacin en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique
PRESIDENTE
Juan Jos Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dvalos Garca
MAGISTRADO
Patricio Bueno Martnez
MAGISTRADO
SECRETARIO a.i.
TRIBUNAL DE J USTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretara. CERTIFICO.-
SECRETARIO a.i.
Editada por la Secretara General de la Comunidad Andina - Paseo de la Repblica 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Telf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Per

Gace 359

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Gace 359

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Proceso 11-IP-98.

- Interpretacin Prejudicial de los artculos 81 y 82, literales d) y e) de la

También podría gustarte