Resolucion Tribunal Indecopi Backus y Ambev Peru

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIN N1326-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N 195126-2003
SOLICITANTE
UNION DE CERVECERAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
OPOSITORA
COMPAA CERVECERA AMBEV PER S.A.C.
Solicitud de registro de forma tridimensional de botella - Cosa decidida Derecho de peticin, excepciones - Avocamiento indebido a causa
pendiente - Recurso de reconsideracin, nueva prueba Determinacin de
los puntos a tratar por la Sala, artculo 5 de la Ley 27444 - Formas usuales Distintividad - Distintividad adquirida
Lima, dos de diciembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de noviembre del 2003, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Per) solicit el registro de la marca de producto constituida
por la forma tridimensional de un envase cilndrico con boca redonda, pico
ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta
llegar a la parte comba, tronco cilndrico y base redonda. La circunferencia de
la base se encuentra adornada en todo su alrededor por figuras en alto relieve
en forma de pestaas. El dimetro de la base es de 7.5 cm. La altura del
envase es de 27.5 cm. El envase tiene una capacidad de 620 ml. y se
encuentra diseado en vidrio transparente de color amarillo mbar; conforme al
modelo, para distinguir exclusivamente cervezas, de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Incluy la siguiente nota: Al final del cuello lleva en alto
relieve un logo con las siglas CFC, el cual no se reivindica.
1-197

Mediante provedo de fecha 27 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos

Distintivos requiri a Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
que cumpla con adecuar su descripcin a los colores que aparecen en el
facsmil presentado o que, en su defecto, cumpla con presentar nuevo facsmil
donde se aprecie el color amarillo mbar. Asimismo, dej constancia que, toda
vez que en el logotipo presentado no se aprecia que en el cuello de la botella
aparezca en alto relieve un logo con las siglas CFC y teniendo en cuenta que la
solicitante ha sealado que no desea reivindicar dicho elemento, no se
considerar en la descripcin del signo solicitado.
Con fecha 5 de febrero del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. cumpli con acompaar nueva reproduccin de su envase en
dimensiones mayores a las que obran en autos. Respecto al color de su
envase, seal que el mismo resulta difcil de precisar - dado que el mbar
presenta tonalidades unas veces ms oscuras que otras, las que no siempre
pueden ser apreciadas fidedignamente en un facsmil o fotografa -, por lo que
consider que la mejor forma de apreciar ese amarillo mbar que se indica en
la descripcin de su marca es observando a trasluz dicho envase. Indic que,
dado que el signo que se solicita no se trata en realidad de un facsmil o
fotografa sino de un envase, est acompaando una muestra del mismo.
Con fecha 6 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dio por
absuelto el trmite y emiti la orden de publicacin del signo solicitado,
describindolo como la forma tridimensional de un envase de forma cilndrica
con boca redonda, pico ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se
va ampliando hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilndrica y la
base es redonda y se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma
de pestaas alrededor, el envase tiene color amarillo mbar; conforme al
modelo, para distinguir exclusivamente cervezas, de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial1.
Con fecha 23 de abril del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
(Per) formul oposicin manifestando lo siguiente:
(i)
Es una empresa dedicada a la fabricacin, embotellado, distribucin,
venta, importacin y exportacin de cerveza y bebidas; as como a la
instalacin, construccin y operacin de cerveceras, fbricas de bebidas
y plantas industriales.
(ii)
Es licenciataria del logotipo conformado por la denominacin
COMPAA
CERVECERA
AMBEVPERU
escrita
en
letras
1
Cabe sealar que, con fecha 1 de marzo del 2004, la solicitante efectu la publicacin del
aviso en los mismos trminos de la orden conferida.
2-197

(iii)
(iv)
(v)
caractersticas en colores azul y rojo, registrada bajo certificado N

93153 para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.
El signo solicitado carece de distintividad, toda vez que constituye una
forma usual de envase, pudiendo ser identificado por el consumidor
nicamente con la presencia de una etiqueta.
Una marca constituida por una forma tridimensional debe presentar
caractersticas propias que le otorguen distintividad; sin embargo, el
signo solicitado no cuenta con elementos diferenciadores respecto de
otras formas tridimensionales que son comercializadas en el mercado
para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial,
constituyendo una forma usual y comn. En tal sentido, el signo
solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en los
incisos b) y c) del artculo 135 de la Decisin 486.
Mediante expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. solicit el registro de la
marca constituida por la forma de un envase cilndrico con boca
redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va
ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilndrico y base
redonda, para distinguir productos de las clases 21 y 32 de la
Nomenclatura Oficial, la cual es igual al signo solicitado. En dichas
solicitudes - denegadas en las dos instancias administrativas la
solicitante utiliz los siguientes argumentos:
- De haberse analizado la registrabilidad del signo solicitado tomando
en consideracin la actual realidad del mercado cervecero peruano,
se hubiera comprobado su procedencia y validez.
- Desde hace muchas dcadas, las empresas cerveceras peruanas
utilizaron para la venta de cerveza, el envase de vidrio mbar de 620
ml materia de la presente solicitud, siendo que en el Per jams se
han comercializado cervezas importadas en envases similares al
solicitado.
- Actualmente, el grupo empresarial Backus fabrica el 100% de la
cerveza nacional, lo cual trae como consecuencia un cambio
sustancial en cuanto al poder distintivo y registrabilidad que los
referidos envases pueden ostentar.
- El grupo Backus es el nico que emplea los envases de vidrio de 620
ml. En ese sentido, al no existir empresas competidoras que hagan
uso de los envases en cuestin, no queda duda que la presencia del
referido diseo en el mercado remite a los consumidores al grupo
empresarial Backus.
- En aplicacin del ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486,
que recoge el secondary meaning, el signo solicitado es susceptible
de ser registrado como marca.
3-197

De negarse el registro del signo solicitado, se permitira el uso de su

envase a un futuro fabricante, con lo cual se producira confusin en
el mercado respecto al origen empresarial del producto, dando origen
a un acto de competencia desleal.
vi)
Siendo que el producto a distinguir es cerveza, el pblico consumidor
elegir el producto en base al precio y sabor, diferencindolo de acuerdo
a la marca conformada por la etiqueta y no de acuerdo a la forma del
envase, toda vez que sta constituye una forma usual.
vii)
En el presente caso, no es posible aplicar la figura de la distintividad
adquirida recogida en el ltimo prrafo del inciso c) del artculo 486,
puesto que la misma no alcanza a los signos constituidos por formas
usuales de los productos o del envase de los mismos.
Cit y acompa jurisprudencia por considerarla aplicable al caso.
-
Con fecha 10 de junio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. absolvi el traslado de la oposicin manifestando lo siguiente:
(i)
El signo solicitado no constituye una forma usual de los envases de
cerveza:
- La simplicidad en el diseo de una marca tridimensional no excluye a
ese diseo del registro pues la creatividad es ajena al concepto
marcario; bastar que la forma tenga una conformacin especial, no
constituya la forma corriente del bien y sea distinta de las formas que
otros productores del mismo producto utilizan para expender su propio
producto, para que entonces la forma merezca la proteccin
correspondiente.
- Si el diseo de una botella desprovista de una etiqueta es capaz de
distinguirse clara y fcilmente de las formas de otras botellas disponibles
en el mercado para identificar el mismo tipo de productos, entonces la
conclusin es que esa forma de botella solicitada est dotada del nivel
de distintividad necesario establecido en el artculo 134 de la Decisin
486.
- Por tanto, para determinar la registrabilidad del signo, es necesario
demostrar que: i) esa forma no es utilizada como tal por los dems entes
que intervienen en la comercializacin o fabricacin de los mismos
productos y ii) esa forma es distinguida por los consumidores como
identificadora de un origen empresarial especfico.
- Coexisten en el mercado peruano, para distinguir cervezas, las
siguientes marcas: CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA, HEINEKEN,
QUILMES, CORONA EXTRA, FOSTERS, HOLSTEN y POLAR. Sin
embargo, es posible encontrar otras marcas de cervezas cuya
produccin es limitada. De las marcas sealadas, slo las cervezas
CRISTAL, PILSEN Y CUSQUEA (fabricadas y comercializadas por su
empresa) utilizan el envase cuyo diseo se pretende registrar, siendo
4-197

(ii)
-
(iii)
(iv)
comercializadas las dems cervezas en envases completamente

diferentes. En ese sentido, la forma tridimensional del envase cuyo
registro se pretende es utilizada nicamente por su empresa (tanto en el
mercado limeo como en diferentes mercados al interior del pas), por lo
tanto, no puede ser considerada una forma usual, necesaria ni de uso
comn. Por ello, el signo solicitado no se encuentra incurso en la
prohibicin establecida en el inciso c) del artculo 135 de la Decisin
486.
La forma peculiar de la botella asociada a las diversas marcas de su
empresa con la cual comercializa sus productos (cerveza) es la forma de
comunicacin usual, menos onerosa y ms exacta entre el fabricante y
el consumidor.
El signo solicitado es distintivo:
Por tratarse de una forma tridimensional de envase, el signo solicitado
tiene caractersticas de uso inevitable a fin de cumplir su funcin (forma
que contiene, forma que permite la salida del contenido y forma que lo
sostiene). Sin embargo, la concurrencia de los tres elementos no
convierte en s mismos a todos los diseos de envases en formas
usuales o habituales y, por lo tanto, irregistrables. En efecto, no existe
una forma nica que deban usar todos los agentes comerciales para el
mismo producto, pudiendo variar en el tamao, grosor, diseo, textura y
color. El lmite de la registrabilidad est dado slo por la posibilidad de
confusin con envases idnticos ya usados y registrados con
anterioridad; si la forma no es usual o comn y no es ordinaria, se est
frente a una forma distintiva. Adems, si el consenso mayoritario del
consumidor le reconoce distintividad y lo asocia con un determinado
origen empresarial (lo que ocurre en el presente caso), el signo es
distintivo y, por lo tanto, registrable.
Su empresa ha realizado estudios de mercado a fin de determinar si el
signo solicitado constituye un signo distintivo para el consumidor
peruano, concluyendo que el consumidor asocia dicho envase a su
empresa.
En el supuesto que el signo solicitado no se considere distintivo, ha
adquirido distintividad secundaria:
Aun cuando el signo solicitado no fuese distintivo en origen, resulta claro
(de acuerdo a los estudios realizados) que dicha forma tridimensional ha
adquirido significado secundario y, por lo tanto, distintividad, toda vez
que el consumidor peruano y los medios comerciales slo lo asocian a
un origen empresarial (Backus) y nicamente a las marcas de cerveza
que dicha corporacin fabrica y expende, como son: CRISTAL, PILSEN,
AREQUIPEA, CUSQUEA, SAN JUAN y MALTA POLAR.
Las resoluciones citadas por la opositora no son aplicables en el
presente caso, toda vez que en ellas se ha incurrido en graves errores
5-197

conceptuales y de aplicacin de la norma legal, por lo que no pueden

constituir un precedente.
Cit jurisprudencia y doctrina por considerarlas aplicables al caso. Adjunt los
siguientes medios probatorios:
- Actas notariales de presencia realizadas en diferentes establecimientos de
Lima y otras ciudades del pas a fin de constatar la forma de los envases en
los que se comercializa la cerveza.
- Informe realizado por Elspuru Consultores EGE Consultores SAC
Dictamen: Establecer si la botella de cerveza 620 ml de la corporacin
Backus constituye un signo distintivo (Corporativo) desde el punto de vista
de marketing y el consumidor peruano, de fecha 8 de junio del 2004.2
- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Distintividad de botella
Backus - Informe final, emitido en junio del 20043.
- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el
Per - Evaluacin en Hogares, emitido en diciembre del 20034.
- Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el
Per - Evaluacin entre minoristas, emitido en diciembre del 20035.
En dicho informe se concluy lo siguiente:

La botella utilizada por Backus como envase es asociada de manera clara con las marcas que la
usan y con su origen empresarial y basta que a los consumidores se les presente un envase del
mismo color y forma parecida, para que exista un considerable riesgo de confusin.
Desde hace varios aos Backus viene realizando una cuantiosa inversin en campaas
publicitarias, habiendo logrado que la botella de 620 ml. sea asociada con importantes imgenes,
sensaciones y valores corporativos, que la convierten en un patrimonio de marca construido a lo
largo del tiempo y que le otorgan un valor intangible inconmensurable y que su empresa sea
asociada con sensaciones, imgenes y valores corporativos igualmente importantes.
La asociacin entre la botella Backus, las marcas que la utilizan y su origen empresarial es tan
alta que si otra empresa utilizase la misma botella, existira un lato riesgo de confusin y dicha
empresa se beneficiara de manera parasitaria de la enorme inversin desarrollada por Backus
durante muchos aos.
- La botella Backus goza de significado secundario.
En dicho informe, se concluy, luego de realizar un estudio cuantitativo, no probabilstico - con la tcnica
de entrevistas en locacin central y una muestra de 600 entrevistados (hombres entre 25 y 54 aos) que la totalidad de los mismos al ver la botella de 620 ml. en que Backus comercializa sus cervezas la
asociaron a las tres marcas que Backus utiliza para expender su producto y que el 91% de
consumidores consideran que el producto que se vende en l tiene como origen empresarial a Backus.
El informe concluy, luego de realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional a un total de
1,521 entrevistados de ambos sexos mayores de 18 aos, que prcticamente toda la poblacin
identifica a la botella de 620 ml. en que Backus comercializa sus cervezas como una botella de cerveza.
Asimismo, indican que las marcas a las que pertenecen estas botellas son CRISTAL, PILSEN,
CUSQUEA y AREQUIPEA; y que la compaa a quien pertenecen estas marcas de cerveza es
Backus (mencionada por dos de cada tres de los entrevistados). Un tercio de las personas no mencion
a Backus como la empresa que fabrica estas cervezas ni precis la empresa que fabrica estas marcas
de cerveza; sin embargo, ms de la mitad indic que s conoce a la empresa Backus. Respecto al nivel
de acuerdo o desacuerdo con que se use la botella para envasar cervezas extranjeras, algo mas de la
mitad est muy en desacuerdo o en desacuerdo en que se utilice la botella para envasar cervezas
extranjeras dando como razones que el envase es peruano, para cervezas peruanas y para productos
peruanos y que cada marca debe crear su propio envase.
6-197

Material publicitario de las cervezas identificadas con las marcas CRISTAL

y PILSEN, contenidas en una botella cuyas caractersticas son las mismas
que las del signo solicitado6.
Johnston S.A.A. present impresiones a colores de fotografas en las que se
observa diversas marcas de cervezas que presentan diferentes formas de
envases.
Con fecha 21 de junio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C
solicit suspender la tramitacin del presente procedimiento. Manifest lo
siguiente:
(i)
Ha denunciado ante la Comisin de Libre Competencia a Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y a diversas empresas
que conforman el mismo grupo econmico, as como a la Confederacin
de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas, por la comisin de actos
contrarios a la libre competencia, debido a la estrategia anticompetitiva
del Grupo Backus para que su empresa no acceda al Comit de
Fabricantes de Cerveza, el cual administra el sistema de
intercambiabilidad de envases.
(ii)
La solicitante pretende lograr con el registro del signo tridimensional la
utilizacin exclusiva de los envases que son los que intercambian los
consumidores al momento de adquirir las cervezas de las distintas
marcas existentes en el mercado, a fin de eludir los efectos del futuro
pronunciamiento de la Comisin de Libre Competencia.
(iii)
El Comit de Fabricantes de Cerveza, integrado nicamente por
empresas del Grupo Backus, pretende transferir a favor de la
Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas la marca
colectiva constituida por el tringulo y las iniciales
CFC. Dicho
procedimiento se encuentra suspendido hasta que se resuelva la
denuncia formulada por su empresa.
(iv)
Los integrantes del Comit de Fabricantes de Cerveza - cuando no era
controlado totalmente por el Grupo Backus - establecieron que, tanto la
marca colectiva como el envase homogneo deben ser utilizados
siempre en forma conjunta, debido a que, como se ha mencionado, de
permitirse la introduccin y circulacin en el mercado de envases
5
Se concluy - luego de realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional en responsables o

dueos de locales en los que se vende cerveza - que, de manera espontnea y en primera instancia,
casi la totalidad de los entrevistados identifican el envase como una botella de cerveza, siendo las
principales marcas asociadas CRISTAL y PILSEN y, en menor proporcin, CUZQUEA y
AREQUIPEA. Una gran mayora mencion a Backus como la compaa a la cual pertenecen las
marcas que asociaron en primera instancia con la botella (73% a nivel nacional).
Dentro de dicho material se aprecia publicidad realizada en los aos 1959, 1960, 1961, 1962, 1980 y
1981.
7-197

(v)
(vi)
(vii)
cerveceros sin emblemas CFC o con emblemas diferentes, se

producira el mismo efecto de lanzar un envase similar pero no idntico
del envase cervecero, esto es, el sistema de intercambio colapsara,
privando a los participantes en el mercado (consumidores incluidos) de
sus beneficios.
La solicitante pretende tener algn derecho exclusivo sobre el envase
comn mbar de 620 ml. para que, aun cuando la Comisin de Libre
Competencia la hallara responsable, pueda estar en capacidad de
impedir el funcionamiento del sistema de intercambiabilidad.
Ante una conducta anticompetitiva idntica, la Oficina de Signos
Distintivos resolvi suspender la tramitacin de los procedimientos hasta
que se emita un pronunciamiento definitivo respecto a la denuncia
presentada por la ahora opositora, sustentndose en el artculo 65 del
Decreto Legislativo 807 y artculo 163 de la Decisin 486.
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. pretendi
anteriormente registrar el mismo signo tridimensional que hoy solicita,
esto es, la botella de 620 ml. utilizada para la comercializacin de
cervezas, solicitud que fue desestimada en todas las instancias
administrativas. Por ello, no resulta relevante a efectos de suspender el
presente procedimiento que la solicitud de registro se haya presentado
con anterioridad a la denuncia interpuesta por ella, toda vez que: i) ya
fue denegado el registro del envase color mbar de 620 ml., ii) las
prcticas anticompetitivas de la solicitante han sido realizadas antes de
la presentacin de la denuncia y iii) al formular la denuncia ante la
Comisin de Libre Competencia, su empresa no tena conocimiento de
la nueva solicitud de registro por parte de la solicitante.
Con fecha 28 de junio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
present copia de los escritos de fechas 8 y 17 de junio del 2004, presentados
ante la Comisin de Libre Competencia en el procedimiento que sigue contra la
solicitante.
Con fecha 1 de julio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. present como prueba adicional, a fin de sustentar que el
signo solicitado no constituye una forma usual, el acta notarial realizada en
Santiago de Chile el da 4 de junio del 2004 por el Notario Juan Ricardo San
Martn Urrejola, en la cual certifica haberse constituido en tres supermercados
para constatar los envases cerveceros retornables y no retornables de
fabricacin chilena que utilizan las empresas cerveceras para comercializar
dicho producto7.
7
El acta acompaa fotografas de las diversas marcas de cervezas encontradas en la diligencia, las
cuales son presentadas en diversos envases, tales como:
8-197

Mediante provedo de fecha 9 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos,

a fin de proveer el pedido de suspensin solicitado por la opositora, corri
traslado de los escritos de fechas 21 y 28 de junio del 2004 a la solicitante a fin
de que, en un plazo de cinco das hbiles, formule los descargos que estime
convenientes.
Johnston S.A.A. manifest que mediante resolucin emitida por la Sala de
Defensa de la Competencia con fecha 2 de julio del 2004 - en el expediente N
001-2004-MC1/CLC (relativo a la denuncia interpuesta por Compaa
Cervecera Ambev Per S.A.C. contra ella y otras empresas) se dej sin
efecto las medidas cautelares impuestas por la Comisin de Libre Competencia
a su empresa y las integrantes de su grupo, a la Sociedad Nacional de
Industrias y al Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de
Industrias8. Precis que lo ms importante es que la Sala dej sentado de
Marca
CRISTAL
ESCUDO
DORADA
MALTA MORENITA
HEINEKEN
ROYAL GUARD
PAULANER
LEMON STONES
BECKER
BLTICA
AUSTRAL
Capacidad de envase
1 litro retornable; 1 litro desechable; 355 cc
desechable, 350 cc en lata y de 250 cc en envase
desechable.
1 litro retornable; 355 cc desechable; 473 cc en

lata y de 350 cc en lata;
1 litro retornable
1 litro retornable
1 litro retornable; 330 cc desechable y de 350 cc
en lata.
1 litro retornable; 355 cc desechable y en lata y de
350 cc en lata.
1 litro retornable y de 350 cc en lata
1 litro retornable; 1.5 litro desechable; 660cc
desechable; 355 cc desechable y de 350 cc en
lata.
1 litro retornable; 1 litro desechable; 354 cc en
lata; 255 cc desechable y de 250 cc desechable.
1 litro retornable y de 354 cc en lata.
1 litro retornable; 1 litro desechable; 355 cc en lata
y de 330 cc desechable.
330 cc desechable y de 330 cc en lata.
KUNSTMANN
8
Las medidas cautelares impuestas fueron:

(i) No transferir a la Confederacin o a cualquier otra persona, entidad o institucin, las marcas colectivas
inscritas en la Oficina de Signos Distintivos bajo los certificados nmeros 003 y 007, lo cual implica la
9-197

manera clara que la forma tridimensional de la botella que pretende registrar es

un signo distintivo nico, que no constituye una forma usual y que no es
utilizada en el mercado peruano por otra empresa distinta a su empresa.
Formul los siguientes comentarios al respecto:
(i)
El principal argumento que Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
utiliz para pedir dichas medidas cautelares fue que la botella de 620 ml.
es de uso comn y que estaba sujeta a un sistema de intercambiabilidad
de envases entre las diversas empresas manufactureras de cerveza en
el pas, por lo que dicha empresa tena irrestricto derecho de acceder al
mismo sistema de intercambio.
(ii)
La Sala de Defensa de la Competencia ha reconocido que: a) siendo su
empresa en la prctica el nico productor nacional de cerveza, tiene que
concluirse necesariamente que las botellas que utiliza son nicas en el
mercado nacional; b) lo que se aprecia es la conducta de un grupo
econmico destinado a proteger activos que considera de su propiedad.
(iii)
De este anlisis se deriva que queda destruida la tesis de que la forma
de envase solicitada constituye una forma usual.
(iv)
En un mercado monopolista, donde la forma nica es consecuencia de
una nica oferta, los consumidores otorgan a esa forma un elevado
carcter distintivo, pues la forma les evoca necesariamente un mismo
origen empresarial. De lo contrario, se estara permitiendo que quien
ejerce un monopolio no tenga derecho a proteger su signo distintivo.
(v)
Si bien la forma nica no es comn y, por tanto, no es usual, dicha forma
no impide a nuevos agentes econmicos la posibilidad de recurrir a otras
formas de envases, pues tal forma nica no es imprescindible.
Cit doctrina y adjunt jurisprudencia por considerarlas aplicables al caso.
Mediante escritos presentados con fecha 16 de julio del 2004, Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. present los siguientes
documentos:
- Acta notarial realizada en la ciudad de Mxico el da 7 de junio del 2004 por
el Notario Julio Alejandro Durn Gmez9.
suspensin de los efectos del contrato de transferencia celebrado entre el Comit de Fabricantes de
Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias y la Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras
Peruanas.
(ii) No modificar los estatutos del Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de
Industrias.
(iii)No modificar el Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos del Comit de
Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.
9
El notario certifica haberse constituido en diversos establecimientos para constatar los envases de vidrio
en que se expenden las cervezas, las cuales son presentadas en diversos envases de diferente
capacidad con distintas marcas, tales como: SOL, BAVARIA, INDIO, VICTORIA, CORONA,
BOHEMIA, TECATE, CASTA TRIGUEA, CASTA MORENA, CASTA DORADA, entre otras.
Asimismo, agreg copia en blanco y negro de fotografas de diversas marcas y envases de cervezas
10-197

10
Dictamen realizado por el Doctor Jorge Otamendi Breuer, de fecha 11 de

junio del 2004, en el cual analiza las Resoluciones N 9397-2003/OSDINDECOPI y N 1129-2003/TPI-INDECOPI (en las que se deniega y se
confirma la denegatoria del signo distintivo consistente en un envase
cilndrico con boca redonda solicitado por su empresa)10 .
Dictamen realizado por la Doctora Mara Luisa Llobregat Hurtado, Profesora
de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante, de fecha 18 de junio del
2004, en el cual analiza el carcter distintivo como funcin y requisito
esencial de la registrabilidad de los signos como marcas, el rgimen jurdico
de las marcas tridimensionales en la Decisin 486 y en el derecho
que encontr, siendo de precisar que entre las fotografas anexadas no se advierten envases de
cerveza semejantes a la forma del signo solicitado.
El dictamen concluye lo siguiente:
1. La forma solicitada a registro ha sido calificada de usual - entendiendo como tales a las formas
usadas con habitualidad -, sin embargo, Indecopi no define qu es una forma usual; por el
contrario, seala erradamente los siguientes criterios:
Las formas son registrables, en tanto no deriven de las caractersticas propias del producto
o del empleo al que estn destinadas y sean capaces de identificar
Se ha verificado que en el mercado peruano existen envases de diversas bebidas que
tienen en comn con el signo solicitado uno o ms elementos: boca redonda, cuello delgado,
tronco cilndrico y base redonda.
corresponde establecersi presenta alguna caracterstica fuera de lo comn.
Para determinar si la forma tridimensional solicitada constituye una forma usual, deber
compararse la impresin de conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.
las formas tridimensionales registradas (ver informe de antecedentes) y encontradas en el
mercado resultan sustancialmente similares a la forma del envase solicitado.
Si se aplicaran estos criterios, no se podra registrar un envase como marca, toda vez que todos
los envases derivan en sus formas de la funcin de contener.
Respecto a que, para determinar si un envase es de forma usual, se deber comparar con otros,
se estara confundiendo lo usual con lo conocido.
La resolucin confunde el riesgo de confusin con la forma necesaria o habitual, y el derecho de
apropiacin o aplicacin, caracterstico del derecho de marcas, con el derecho de creacin, que
se evidencia al hablar de lo conocido, propio del derecho de las invenciones.
2. Un signo no es registrable como marca porque carece de novedad, de especialidad o porque su
registro est prohibido.
3. En materia de envases no hay una forma que pueda ser calificada como necesaria. La infinidad
de variantes que pueden darse a un envase hacen casi imposible que exista una que pueda ser
calificada como funcional y, por ende, necesaria; teniendo en cuenta que toda forma de envase
tiene algo de funcional, lo cual no la hace irregistrable.
4. El carcter de usual es el que tiene el envase que deba ser inevitablemente utilizado por los
distintos competidores, donde ni los medios comerciales ni el consumidor puedan asociar el
envase con determinado origen. En Per no hay otros competidores que usen la forma en
cuestin. En Bolivia ese mismo envase se encuentra registrado por un tercero, lo cual constituye
otra prueba de su registrabilidad.
5. La utilizacin de encuestas para demostrar el grado de asociacin con un determinado origen
que un signo tiene como marca es el medio ms apto para probar su carcter marcario.
6. De negarse el registro del envase solicitado, cualquier persona que desee vender cerveza podr
utilizarlo, lo que ocasionara que el consumidor - quien ha visto por aos determinadas marcas
de cervezas del mismo dueo en ese envase asocie la cerveza envasada por un tercero en
dicho envase con el mismo origen empresarial, creando confusin.
7. El envase en cuestin es un signo registrable.
11-197

comparado y la posibilidad de que el envase solicitado por Unin de

Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. sea susceptible de ser
registrado como marca tridimensional11.
Con fecha 20 de julio del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
manifest respecto a las afirmaciones vertidas en el escrito de fecha 12 de julio
del 2004, presentado por la solicitante, que no es cierto que la Sala de Defensa
de la Competencia haya emitido pronunciamiento alguno sobre la
registrabilidad del signo materia del presente procedimiento, ya que la Sala
slo se ha pronunciado respecto de la medida cautelar ordenada por la
Comisin de Libre Competencia, por lo que la Sala slo deba verificar el
11
El Informe concluye lo siguiente:

El signo tridimensional solicitado por el Grupo Backus no es un signo usual en el mercado de la
cerveza, ni es necesario para el resto de los empresarios que fabrican y comercializan cerveza en el
Per por la existencia de muchas formas alternativas.
2. El registro de las botellas constituye marcas dbiles, porque todas las configuraciones en forma de
botella estn condicionadas a la funcin que cumplen y deben tener unos tamaos y colores
preferidos por los consumidores y una forma condicionada por su funcin: cuello estrecho y base ms
amplia para otorgar estabilidad. Tampoco pueden ser envases sofisticados, porque debido a su
consumo masivo y desechable se manifiestan en todos ellos unas tendencias a la sencillez que
abarata los costos de produccin de los propios envases.
3. Se ha constatado que las empresas cerveceras peruanas del grupo Backus, desde hace muchas
dcadas, utilizan el envase de vidrio mbar de 620 ml., no habindose comercializado en el mercado
peruano otros envases similares, lo que otorga al envase solicitado distintividad, toda vez que los
consumidores han consolidado el signo como marca al asociar el envase al origen empresarial del
Grupo Backus.
4. Las marcas pueden registrarse siempre que sean distintivas en su conjunto aunque sus rasgos
examinados aisladamente no sean arbitrarios, siempre que cumplan la funcin esencial de las
marcas, es decir, la distintividad de los productos de un empresario en relacin con los productos
iguales o semejantes de otros empresarios.
5. De la descripcin del signo solicitado se concluye que no es nada usual en comparacin con otros
envases, debido a que su tamao es de gran importancia pues se trata de un envase de 620 ml.
Adems, se destacan las pestaas alrededor de su base cilndrica, cuello delgado, el cual se va
ampliando hasta llegar a la parte comba, lo que demuestra que la forma es diferente a las dems
botellas de cervezas que presentan dos partes bien diferenciadas (la parte superior suele ser de
cuello delgado sin variaciones en cuanto al tamao de dicho cuello, y de una parte inferior mas
amplia que sirva de base, tambin sin variacin de tamao); por el contrario, el envase de Backus
presenta una sola lnea en sus contornos que va aumentando progresivamente desde el cuello hasta
su base, en la cual destacan figuras de alto relieve en forma de pestaas, presentando adems como
rasgo distintivo en relacin con otras botellas el color amarillo mbar, ya que en el mercado peruano
se comercializan cervezas con colores verde y transparente.
6. El Grupo Backus no reivindica el color ni el tamao sino la forma en su conjunto, a fin de evitar la
copia exacta del envase por parte de los competidores, los cuales s pueden utilizar tanto el tamao
como el color, al ser caractersticas funcionales que pueden necesitar
7. El signo solicitado no presenta ventaja funcional alguna, ni su forma afecta al valor intrnseco del
producto.
8. Dado que el signo solicitado no constituye una forma usual, se podra aplicar el secondary meaning,
en atencin a que el artculo 135 de la Decisin 486 contempla la aplicacin de esta figura a los
signos que en un principio carecieran de fuerza distintiva y la hubieran adquirido con su uso en el
mercado.
1.
12-197

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para dictar una medida
cautelar, no pudiendo pronunciarse respecto a la registrabilidad del signo
materia de este procedimiento.
Johnston S.A.A. absolvi el mandato de fecha 9 de julio del 2004, respecto al
pedido de suspensin formulado por la opositora. Manifest lo siguiente:
(i)
La opositora fundamenta el pedido de suspensin en la medida cautelar
concedida por la Comisin de Libre Competencia mediante Resolucin
N 10-2004/CLC-INDECOPI; sin embargo, dicha resolucin ha sido
dejada sin efecto mediante Resolucin N 282-2004/TDC-INDECOPI, en
la cual la Sala de Defensa de la Competencia revoca la medida cautelar.
(ii)
Aun cuando la Sala de Defensa de la Competencia no se pronunci
sobre la registrabilidad de la botella de envase como marca, en la
motivacin de la resolucin se concluy que dicho envase constituye un
activo de Backus y que, por tanto, le asiste el derecho de excluir de su
utilizacin a terceros.
(iii)
La opositora pretende apropiarse de los activos e intangibles de Unin
de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y adquirir ventajas
comerciales.
(iv)
La presente solicitud de registro de la botella de envase de 620 ml. fue
presentada con ms de un mes de anterioridad a la denuncia interpuesta
por la opositora ante la Comisin de Libre Competencia, lo que ratifica la
falta de sustento del pedido de suspensin, toda vez que la prelacin en
procesos administrativos tiene absoluta relevancia.
(v)
Su empresa solicit anteriormente el registro de un signo similar al que
pretende hoy registrar; sin embargo, en dicho procedimiento, Compaa
Cervecera Ambev Per S.A.C. no formul oposicin alguna, lo cual
implica que reconoca que no exista por su parte objecin alguna.
(vi)
Resulta insustancial el pedido de suspensin del presente
procedimiento, toda vez que la Comisin de Libre Competencia no es
competente para pronunciarse sobre la registrabilidad del signo, siendo
la Oficina de Signos Distintivos la nica competente para pronunciarse al
respecto.
(vii) Ejercitar un derecho de registro de marca y excluir a un tercero en el uso
de ella no puede ser calificado como un acto contrario a la libre
competencia.
Con fecha 9 de agosto del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., respecto al escrito de fecha 20 de julio presentado por la
opositora, manifest lo siguiente:
(i)
Mediante Resolucin N 282-2004/TDC-Indecopi, la Sala de Defensa de
la Competencia reconoci que su planteamiento respecto de cautelar los
13-197

(ii)
(iii)
envases con los que realiza sus actividades econmicas (envase de 620
ml) constituye un acto legtimo y leal.
Al sealar la Sala que la accin de intercambiar envases implica la
existencia de dos o ms personas o grupos econmicos distintos - lo
que no estara operando en la actualidad, puesto que es un nico grupo
econmico el que lo estara utilizando - est reconociendo que el envase
no constituye una forma usual sino que es un envase de diseo nico
utilizado por un solo grupo empresarial.
Si bien no pretende que dicho criterio sea vinculante u obligatorio
respecto a la Oficina de Signos Distintivos, se debe tener presente que
ya existe un precedente, en el sentido que slo Backus utiliza este
diseo de envase y que, por tanto, resulta nico y no usual, no
reconociendo ningn sistema de intercambiabilidad que dara
fundamento al alegato de la opositora respecto a que la forma solicitada
es una forma usual de envase.

Johnston S.A.A. present como prueba adicional, a fin de sustentar que el
signo solicitado no constituye una forma usual, copia de la Declaracin Jurada
que otorg el seor Carlos Dier Salazar, representante legal de la Compaa de
Cervezas Nacionales C.A. (Ecuador) el da 7 de julio del 2004, en la cual
declara que el envase de 620 cm3 en el que Backus comercializa sus productos
no es utilizado por Compaa de Cervezas Nacionales C.A., siendo los nicos
envases que utiliza para comercializar su cerveza en Ecuador los que aparecen
en las fotografas que anex a dicha declaracin.
Con fecha 27 de agosto del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
manifest lo siguiente:
(i)
Existe consenso a nivel de la jurisprudencia y la doctrina que para
determinar si una forma es usual, es importante analizar las formas que
han sido utilizadas en el mercado y si la forma cuyo registro se solicita
cuenta con caractersticas peculiares que la distinguen de la usual.
(ii)
Hace algunos aos, existieron diversas empresas que competan en el
mercado peruano.
(iii)
Los diversos competidores acordaron, en el seno del Comit de
Fabricantes de Cerveza, utilizar un mismo envase y as estandarizar las
botellas de cerveza de 620 ml., diferencindose por la etiqueta y no por
alguna caracterstica especial en el envase.
(iv)
El signo solicitado corresponde al envase que ha sido utilizado por ms
de 30 aos por los distintos proveedores de cerveza, motivo por el que
su uso ha sido habitual para vender dicho producto. En ese sentido,
aquella empresa que pretendiera inscribir un signo tridimensional para
distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial tena que
14-197

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
idear una forma que no sea similar a la usada anteriormente, es decir,

distinta al envase de 620 ml., por tratarse de una forma usual.
El uso previo por parte de las diferentes empresas que comercializaban
cervezas origin que dicho envase pase al dominio pblico, motivo por el
que cualquier proveedor poda y puede utilizar dicha forma para sus
envases. Por ello, el signo solicitado no puede ser otorgado a una
persona, toda vez que se estara incrementando las barreras de acceso
al mercado cervecero, lo que tendra un efecto anticompetitivo.
Es irrelevante que sea un monopolio el que utilice una forma usual. Por
ello, se debe impedir la apropiacin de un signo que, con la amenaza de
entrada de nuevos competidores, podra ser utilizado como una
estrategia anticompetitiva precisamente para impedir dicha entrada.
La propia solicitante acepta que si una forma es conocida y utilizada por
diversas empresas, no es posible que una de ellas intente apropiarse de
dicha forma, puesto que se estara quitando del dominio pblico una
forma conocida y que podra ser utilizada por cualquier competidor que
desee concurrir al mercado.
Conforme se aprecia de las pginas web que acompaa, existen en
otros pases diversas empresas que utilizan envases similares o
idnticos al signo solicitado. Asimismo, tambin es usual dicha forma
para distinguir licores de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, los
cuales guardan vinculacin con las cervezas.
La forma tridimensional cuyo registro se solicita no es distintiva, toda vez
que no permite distinguir entre las cervezas existentes en el mercado.
El signo solicitado es utilizado desde hace ms de 30 aos, por ello, los
consumidores nunca han visto a dicha botella como un signo capaz de
proporcionar informacin respecto al origen empresarial, sino ms bien
asocian a la botella mbar de 620 ml. con el producto cerveza.
La identificacin de los consumidores de dicho envase respecto al grupo
empresarial no se sustenta en la capacidad de identificacin del envase,
sino que se debe a que actualmente slo existe un proveedor de
cerveza.
El nico signo que toma en cuenta un consumidor para su decisin de
compra es el que aparece en la etiqueta adherida al envase y no la
forma de ste.
El origen empresarial slo puede presentarse cuando una empresa
comercializa diversos productos y no cuando son comercializados por
diversas empresas que forman un grupo empresarial. Por lo tanto, una
marca debe identificar su origen empresarial, es decir, identificar a la
empresa que lo produce. En el presente caso, el signo solicitado no
cuenta con dicha aptitud para identificar el producto respecto de la
empresa que lo comercializa, por lo que carece de distintividad.
15-197

(xiv)
Un consumidor elegir una cerveza de acuerdo al sabor, cuerpo, precio,

etc.; por lo tanto, el signo solicitado no es distintivo pues no permite a los
consumidores, en base a la forma de la botella, optar por la cerveza que
ms prefieran.
(xv) Si fuera cierto que la botella de 620 ml fuera distintiva, los consumidores
podran, slo por la forma del envase, diferenciar entre las distintas
cervezas que existen en el pas (CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA,
AREQUIPEA). De acuerdo a los propios estudios presentados por la
solicitante, los consumidores mencionan diversas marcas de cerveza
que son envasadas en la botella de 620 ml.
(xvi) Por tratarse de una forma usual, el signo solicitado no puede acceder a
registro en virtud del fenmeno del secondary meaning.
(xvii) En el presente caso, se pretende el registro de un signo que hace
menos de un ao fue denegado. Por lo tanto, no existen razones
objetivas para cambiar el criterio adoptado por Indecopi en sus dos
instancias, atendiendo al principio de predictibilidad y seguridad jurdica
que rigen en nuestro ordenamiento.
(xviii) Si fuera posible diferenciar las distintas cervezas que se comercializan
en el mercado nicamente por la forma de la botella, no se entiende por
qu la solicitante recurre a las etiquetas para distinguir sus productos
entre s. Es evidente que las distintas cervezas poseen cualidades
distintas y van dirigidas a sectores distintos del mercado, por lo que es
necesario que los consumidores las diferencien a travs de las marcas,
las cuales van adheridas al envase comn y usual.
(xix) Los estudios de mercado presentados por la solicitante contienen
respuestas cuyos contenidos han sido inducidos por sta.
Cit jurisprudencia y doctrina por considerarlas aplicables al caso. Adjunt los
- Informe realizado por la empresa Ad Hoc Research SAC Estudio del
envase de cerveza de 620 ml, realizado en el mes de agosto del
2004, consistente en un estudio cuantitativo en hogares, en el cual se
utiliz la tcnica de entrevista personal directa12.
12
En el Informe se observan los siguientes resultados:

De las preguntas espontneas y mostrando la botella de 620 ml.
En qu piensa cuando ve esta botella?
57% del total de entrevistados respondi: En cerveza (14% de ellos mencion una
determinada marca: CRISTAL, PILSEN y AREQUIPEA).
59% del total de entrevistados respondi: En reuniones, diversin.
29% del total de entrevistados dio diversas respuestas vinculadas a diversas sensaciones.
Percepciones acerca de la botella de cerveza:
94% del total de entrevistados consider que es un envase comn de cerveza.
83% del total de entrevistados consider que la diferencia entre esta botella, la de 1 litro
100 y la de 350 ml es el tamao.
83% del total de entrevistados consider que en el Per siempre se ha vendido cerveza de
cualquier marca en este envase.
16-197

Informe sobre la Distintividad y Registrabilidad de las Formas

Tridimensionales de los Envases en la Legislacin 486 de la Comunidad
Andina, elaborado por la Doctora Carmen Arana Courrejolles13.
Copia de fotografas donde se observan diferentes marcas de cervezas
HEMP, RIEGELER, HOEGAARDEN, STORM 2000, CORDOVA - cuyo
envase es similar al signo solicitado.
Con fecha 1 de setiembre del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
con relacin al escrito de fecha 16 de julio presentado por la solicitante,
(i)
La solicitante indic que las resoluciones recadas sobre los envases
solicitados en los expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, cuyo
registro fue denegado, no son aplicables al presente procedimiento, toda
vez que se trata de signos diferentes al signo solicitado. Sin embargo,
posteriormente present informes en los que se analizan dichas
resoluciones, lo que evidencia que la propia solicitante reconoce que se
trataba del mismo signo que hoy se pretende registrar.
(ii)
Respecto al Informe elaborado por el Doctor Jorge Otamendi Breuer:
- De la afirmacin realizada en dicho informe Puede suceder en casos
excepcionales, que haya envases que por su inveterado uso sean de
uso comn o generalizado, se desprende que la botella de 620 ml ha
sido utilizada por ms de 30 aos, por lo que el uso de las
mencionadas botellas ha sido comn o usual.
48% del total de entrevistados al ver esta botella pens en cerveza sin importar la marca.
En que tipo de productos ha visto esta botella anteriormente?
El 97% del total de entrevistados en Lima respondi en cerveza.
El 84% del total de entrevistados en la zona norte del pas respondi en cerveza.
El 97% del total de entrevistados en la zona centro del pas respondi en cerveza.
El 98% del total de entrevistados en la zona sur del pas respondi en cerveza.
El 94% del total de entrevistados en la zona oriente del pas respondi en cerveza.
Qu tan de acuerdo o no est con la frase De entrar una nueva marca al mercado, me gustara
poder adquirirla con mis actuales envases de 620 ml.?
11% del total de entrevistados est totalmente de acuerdo.
67% del total de entrevistados est de acuerdo.
2% del total de entrevistados est totalmente en desacuerdo.
- 12% del total de entrevistados est en desacuerdo.
13
En el informe, se concluye que el envase retornable de 620 ml. constituye la forma usual, habitual,
generalizada y comn que tiene el envase para transportar, comercializar y consumir cerveza en el
Per. Sostiene que el peruano en Lima asocia el envase sin marca con la palabra cerveza y necesita de
la etiqueta para identificar la marca: AREQUIPEA, PILSEN TRUJILLO, GARZA REAL, POLAR, etc.,
no pide el envase solicitado ni el envase Backus & Johnston, porque este envase no es una marca.
El envase no comunica un origen empresarial, porque es usual. Estos envases estn asociados al
producto cerveza y, por tanto, constituyen formas usuales de comercializacin de ese producto, no
comunican un origen empresarial, ni contienen una forma de comunicar el ser marca de forma. Por lo
tanto, no es distintiva, dado que la relacin que se mantiene entre signo y producto es slo de
identificacin y no de diferenciacin.
17-197

Coincide con lo sealado en dicho informe en el sentido que la

verdadera y nica funcin esencial de la marca es distinguir un
producto de otros. En el presente caso, la botella de 620 ml es
utilizada por otras empresas cerveceras, siendo imposible que el
consumidor pueda distinguirlas sin ver la marca que llevan adherida.
- El argumento del Doctor Otamendi - La mejor prueba de su carcter
distintivo es que la generalidad del pblico, sin ver la marca
denominativa sabe de qu producto se trata - refuerza su posicin
respecto a que dicha botella no es distintiva, toda vez que la
generalidad del pblico, sin ver la marca adherida a sta, no puede
saber qu cerveza adquiere.
Respecto al Informe elaborado por la Doctora Luisa Llobregat Hurtado:
- Muchos de los argumentos sealados coinciden con los fundamentos
de su oposicin, en el sentido de considerar que el signo solicitado
no tiene las caractersticas suficientes para que el consumidor pueda
elegir el producto, incumpliendo con la funcin diferenciadora
inherente de las marcas.
- Al sealar la doctora Llobregat en el mercado peruano no se est
utilizando por otras empresas el envase solicitado, no ha tenido en
cuenta que en el pas existe ms de una empresa que envasa las
cervezas que produce en las botellas de 620 ml. Ello revela que la
mencionada doctora no ha tenido la informacin necesaria al realizar
su informe, en la medida que no conoce las caractersticas del
mercado cervecero nacional.
- Coincide con lo afirmado por la Doctora Llobregat cuando afirma que
una forma usual no puede adquirir distintividad por el uso. La misma
conclusin es manifestada por la doctora Carmen Arana en el
informe presentado por su empresa.
-
(iii)
present copia de las Resoluciones N 581-2004/TPI-INDECOPI y N 5822004/TPI-INDECOPI, en las cuales se otorga el registro del signo solicitado
constituido por la denominacin BACKUS usada con la forma tridimensional de
una botella, sin reivindicar la forma tridimensional de la botella, al considerarla
irregistrable por s misma, por constituir una forma usual y carecer de
distintividad.
Con fecha 17 de setiembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. present un Informe sobre el Carcter Distintivo de una
Determinada Forma Tridimensional, realizado por el doctor Jos Manuel Otero
Lastres14.
14
En el informe se concluye lo siguiente:

18-197

Mediante provedo de fecha 20 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos

Distintivos dispuso, con relacin al pedido de suspensin planteado por
Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., declarar no ha lugar a la suspensin
solicitada al no configurarse los supuestos contenidos en el artculo 65 del
Decreto Legislativo 807. Precis que:
- No resulta necesario condicionar el pronunciamiento del presente
expediente a la resolucin que emita la Comisin de Libre Competencia en
el expediente N 001-2004-CLC, en vista que ambos procedimientos
difieren en cuanto al fondo de la materia discutida.
- Con relacin al argumento de la opositora - referido a que se debe
suspender el presente procedimiento de la misma forma como fueron
suspendidos los procedimientos de transferencias de las marcas colectivas
seguidos en los expedientes N 198267-2003 y N 198268-2003 - la
presente solicitud de registro constituye un supuesto diferente a las
-
Las resoluciones dictadas por la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, en las que se
deniega el registro del signo tridimensional solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., no estn ajustadas a derecho, por cuanto no han interpretado correctamente las
prohibiciones de registro de la Decisin 486 y no han valorado la distintividad sobrevenida adquirida
por el signo.
Se ha incurrido en error al valorar el carcter de usual del signo sin atender a la estructura del
mercado de la cerveza en el Per y sin tener en cuenta la doble unicidad del envase solicitado, tanto
en la forma como en el nmero de oferentes del producto comercializado en ese nico envase, lo que
impide valorarlo desde su carcter usual y obliga a realizar el anlisis de registrabilidad teniendo en
cuenta la necesidad funcional o tcnica del mismo para que el resto de empresarios puedan
comercializar sus productos dentro del mercado.
El envase de 620 ml no goza de una forma significativa o especial que le otorgue la consideracin de
marca envase. Se trata de una forma que, a priori y en abstracto, no goza per se de un carcter
distintivo intrnseco suficiente que otorgue un carcter marcario al signo. Por lo tanto, el envase
solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. es, en abstracto, una
pseudo marca envase que necesita de elementos adicionales con carcter distintivo que otorguen al
conjunto la distintividad de la que, por s solo, carece.
El signo solicitado ha adquirido un carcter distintivo del que inicialmente careca, toda vez que los
consumidores perciben el envase como una verdadera marca, informndoles sobre el origen
empresarial del producto distinguido con dicho signo, gozando de notoriedad en el mercado, por lo
que debe atribursele una distintividad sobrevenida, por las siguientes razones:
El Grupo Backus ha usado siempre para la comercializacin de sus cervezas el envase que
ahora ha solicitado como marca tridimensional. Se trata de un uso prolongado en el tiempo y
extendido a todo el territorio nacional del Per.
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. tiene una cuota de mercado del 91%
referido al sector de las cervezas, lo cual significa que prcticamente la totalidad de los
consumidores de cerveza adquieren los productos de esta empresa, que se encuentra en una
situacin de monopolio de hecho.
El estudio de mercado realizado para conocer el grado de conocimiento por parte de los
consumidores del envase solicitado dio como resultado que, de todos los encuestados, el 99%
de ellos lo identificaron directamente, sin ningn elemento distintivo aadido, con el Grupo
Backus; y el 100% de ellos, con marcas denominativas bajo las cuales comercializa esta
empresa sus cervezas.
El carcter distintivo del envase solicitado se ve reforzado por el hecho de que ninguna de las
cervezas extranjeras que se comercializan en el Per se presenta en un envase similar al
solicitado.
19-197

solicitudes de transferencia de las marcas colectivas, debiendo analizarse

cada caso conforme a sus propias condiciones, las cuales resultan distintas
sustancialmente, debiendo tenerse en cuenta adems que el
pronunciamiento emitido en dichos casos no resulta vinculante para los
dems casos que tramiten las partes involucradas.
Con fecha 12 de octubre del 2004, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
present el dictamen realizado por el doctor Fernando Martn Alonso
(Argentina)15.
15
En el dictamen se concluye lo siguiente:

Respecto a la forma usual
La forma de envase ha sido usada en el Per desde hace ms de 30 aos por las distintas empresas
fabricantes de cerveza, que acordaron usar el mismo envase retornable con el objeto de permitir el
intercambio del mismo, aplicando sus propias etiquetas con sus diferentes marcas, permitiendo su
posterior reutilizacin.
En tal sentido, el envase no naci como un elemento diferenciador, sino como un elemento tendiente
a homogenizar e igualar. Por tanto, careci desde su adopcin comn por distintas empresas de una
funcin distintiva.
Por la fuerza del uso durante dcadas, el envase se convirti en la forma usual que los peruanos
perciben como un envase de cerveza, cayendo en el dominio pblico, lo cual queda confirmado por
los estudios de mercado presentados por ambas partes.
La solicitante argumenta que el envase solicitado es usado nicamente por ella, en virtud de haber
fusionado a las distintas empresas que lo utilizaban.
El envase cuyo registro se solicita constituye una forma usual de un envase de acuerdo al artculo
135 inciso c) de la Decisin 486.
El legislador andino parece haber visualizado los inconvenientes de aplicar la doctrina del significado
secundario a la forma usual de los productos o sus envases. Parece tambin haber notado las
complejas implicancias que, en relacin a las formas de los productos, dicho instituto ha generado en
los Estados Unidos, pas donde el significado secundario tiene una larga tradicin.
Respecto a la distintividad del signo
La descripcin del signo solicitado no resulta muy apta para analizar el verdadero alcance de su
alegada capacidad distintiva, ya que menciona aspectos claramente impuestos por la funcin: a) pico
rasurado (entindase ranurado), que es conocido para aplicar la tapa tipo corona; b) cuello delgado,
para servir el producto con ms comodidad; c) pestaas en relieve en la base, usadas para evitar su
giro o desplazamiento en el transporte; d) color mbar, usado comnmente para evitar la degradacin
del producto por efectos de la luz. El tronco cilndrico y la base redonda son comunes en la industria
de los envases en general y de los de cerveza en particular. Las medidas de altura, dimetro de la
base y capacidad tampoco aportan una idea clara y definida de la forma del producto. La botella tal
como se la ha descrito carece de elementos que permitan visualizar su capacidad distintiva.
Respecto a las encuestas presentadas por la solicitante, aun cuando sostienen la asociacin del
envase con distintas marcas de su fabricacin y con su empresa, dicha asociacin tampoco impide la
calificacin del envase como forma usual. Por otro lado, las preguntas realizadas en tales encuestas
resultan ser inductivas, toda vez que no preguntaron A qu asocia el envase?, sino por el contrario
A qu marcas asocia el envase? Tal pregunta obliga al encuestado a referir a marcas, cuando en
realidad hubiera podido contestar refrescante, sabrosa, calor o cualquier otra asociacin no
vinculada especficamente a una marca. La posicin dominante de la solicitante en el mercado
parecera ser la explicacin de la metodologa adoptada para encarar la encuesta.
Los encuestados slo reflejan la realidad, ya que para ellos se trata de un envase de cerveza. Slo
cuando se les pone en la obligacin de mencionar una marca dicen CRISTAL, entre otras, y
finalmente despus, luego de una nueva pregunta inducida, se llega al grupo empresarial.
El envase cuyo registro se solicita carece de distintividad de acuerdo al artculo 135 inciso b) de la
Decisin 486.
Respecto a la distintividad adquirida
20-197

Con fecha 25 de octubre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. present el Dictamen Sobre la Capacidad Distintiva de la
Botella de Cerveza de 620 ml, realizado por el Doctor Jos Antonio Gmez
Segade con asistencia del Profesor Doctor Angel Garca Vidal, en julio del
200416.
Aun en la hiptesis que el artculo 135 de la Decisin 486 fuera aplicable a la forma usual de un envase,
no se verifica que el envase cuyo registro se solicita haya adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos a los cuales se aplica.
16
De acuerdo a las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso o por las Divisiones de Anulacin
de la OAMI, como por ejemplo la Resolucin de la Primera Sala de Recurso de 30 de abril de 1999
(R 182/1998) (Actas de Derecho Industrial XX, 1999, pp. 1198-1999), lo que se debe analizar es si el
signo solicitado, cuando se utiliza en relacin con los productos o servicios objeto de la solicitud, es
capaz de crear en la mente de los consumidores interesados el vnculo necesario con los productos o
servicios de una empresa en particular. A este respecto, no es necesario establecer un umbral
excesivamente alto, como queda confirmado por lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artculo
7 del RMC, que excluye del registro slo a las marcas que carezcan de carcter distintivo. En este
sentido, la Resolucin de la Primera Divisin de anulacin de la OAMI de 12 de setiembre de 1999,
declar improcedente la nulidad de una marca comunitaria para distinguir t, por no carecer de todo
carcter distintivo con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artculo 7 del RMC. En el mismo sentido
que la interpretacin seguida por la OAMI, en el derecho de marcas andino slo cabr entender que
un signo no tiene distintividad cuando carece de todo carcter distintivo.
Al comprobar el carcter distintivo de un signo tridimensional, la autoridad de registro deber valorar
si el signo permite que el pblico interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro
origen comercial y concluya que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados,
comercializados o suministrados bajo el control del titular de esa marca. Al igual que sucede con los
signos bidimensionales, el grado de distintividad exigido es el mnimo imprescindible para que el
signo desempee la referida funcin indicadora del origen empresarial.
No se debe mostrar una especial exigencia a la hora de admitir la capacidad distintiva de las formas
de los productos o de sus envases.
La funcin indicadora del origen empresarial de productos o servicios, consubstancial a toda marca,
no se ve impedida por el uso de la marca por todas o algunas de las sociedades o empresarios de un
mismo grupo. Como afirma P. Pettiti, la funcin distintiva permanece e incluso adquiere mayor vigor
en la marca de grupo, porque la marca de grupo no distingue los productos o servicios de una sola
empresa sino los productos o servicios de las empresas del mismo grupo.
El uso de la botella de 620 ml color amarillo mbar por parte de las diferentes sociedades que
integran el Grupo Backus permite a los consumidores vincular las diferentes cervezas elaboradas por
esas sociedades con un mismo ncleo empresarial, el Grupo Backus.
Si bien el artculo 135 de la Decisin 486 no admite el secondary meaning de los signos compuestos
exclusivamente por la forma usual de un producto, no impide el reconocimiento de la adquisicin
sobrevenida de la distintividad de un signo. En el caso del signo solicitado, no se est ante una forma
usual, toda vez que consta de una forma y un color determinado.
La botella de 620 ml de color amarillo mbar puede registrarse como marca en el Per, toda vez que
es susceptible de representacin grfica y no constituye la forma usual utilizada en el mercado
peruano de cerveza. Dicho envase constituye un signo mixto, cuyos elementos no pueden
considerarse aisladamente sino en conjunto, esto es, la forma y el color.
La combinacin de la forma de la botella de 620 ml y el color amarillo mbar posee capacidad
distintiva originaria para distinguir cerveza.
El uso reiterado en el mercado peruano de la botella de cerveza de 620 ml por el grupo Backus
permiti que dicho signo se convierta en una marca fuerte, situndose en los niveles ms altos de
distintividad.
21-197


Johnston S.A.A. con relacin al escrito presentado por la opositora con fecha 1
de setiembre del 2005, manifest lo siguiente:
(i)
En los expedientes N 174826-2003 y N 174827-2003, el signo que se
pretendi registrar presentaba diferencias sustanciales con el actual
signo solicitado. En este proceso se reivindican el color mbar del vidrio,
las figuras de alto relieve en forma de pestaas, tamaos y volmenes
no reivindicados en los procesos anteriores.
(ii)
Los informes presentados por el Doctor Otamendi y la Doctora
Llobregat, criticados por la contraria, no slo analizaron las resoluciones
recadas en dichos expedientes, sino que adems analizaron si la forma
tridimensional de la botella resulta o no ser una forma usual, si el signo
solicitado es un signo distintivo originario o si ste ha adquirido
distintividad.
(iii)
Es falso que en el Per actualmente ms de una empresa envase la
cerveza que produce en la botella de 620 ml que se pretende registrar.
Existe un solo grupo empresarial, el grupo Backus, que, a travs de las
diversas empresas que la componen y con autorizacin, utiliza dicho
envase, tratndose de una marca de grupo con un solo origen
empresarial.
Con fecha 24 de noviembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus
y Johnston S.A.A., con relacin al escrito de fecha 12 de octubre, en el cual la
opositora present el dictamen elaborado por el doctor Fernando Martn
Alonso, manifest lo siguiente:
(i)
La opositora ha aceptado lo que su empresa viene afirmando desde un
inicio, es decir, que para que un envase sea registrable, no es necesario
que la forma tenga ornamentacin alguna. Basta que sea capaz de
proveer al consumidor elementos suficientes que le permitan a ste,
teniendo a la vista el envase, determinar la procedencia del producto.
(ii)
En su informe, el Dr. Alonso cita al Dr. Otamendi a fin de sustentar la
tesis que seala que el envase que se pretende registrar, por s mismo,
debe salirse de lo comn y habitual para ser registrable. Es obvio que el
Dr. Alonso no ha tomado conocimiento que el Dr. Otamendi ha emitido
dictamen en el cual seala que la botella de 620 ml es registrable, goza
de capacidad distintiva y que no puede ser considerada como una forma
usual.
(iii)
La afirmacin vertida en dicho informe respecto a que la distintividad de
los envases se encuentra directamente vinculada a su uso generalizado
-
Aun cuando no se reconozca la distintividad originaria del signo solicitado, dicha botella ha adquirido
distintividad sobrevenida o secondary meaning a consecuencia de su uso.
22-197

(iv)
(v)
(vi)
para identificar un determinado gnero o producto es errnea, toda vez

que cuando se da una situacin de uso generalizado de un tipo de
envase para identificar un determinado gnero de productos, se est
ante formas usuales y no ante ausencia de distintividad. El Doctor
Alonso incurre en confusin al querer definir los conceptos de forma
usual y distintividad, toda vez que la primera est referida a una forma
genrica que la mayora usa de manera habitual, mientras que la
carencia de distintividad intrnseca se da cuando el signo es incapaz de
distinguirse del propio producto que pretende identificar.
Los cuatro profesores que emitieron dictamen a favor de Backus
coinciden con lo manifestado por la Dra. Arana, experta de Ambev, y el
Dr. Alonso en que si la botella tridimensional que pretende registrar no
es de uso corriente por la industria, no es de uso generalizado y no la
usa ninguna otra empresa distinta a Backus, entonces dicho envase no
puede ser considerado como forma usual.
La afirmacin realizada por el Doctor Alonso - respecto a que el
propsito y sentido del registro a la forma usual de los envases tiene el
mismo fundamento que el de las designaciones genricas, es decir,
evitar que un signo que ya es percibido como el producto mismo salga
del dominio pblico con el consecuente perjuicio para los consumidores
y competidores - es importante, toda vez que seala que cuando los
competidores tienen la opcin de utilizar otras formas de envases para
presentar el mismo producto al mercado, no pueden alegar que la forma
que ellos desean utilizar sea una forma comn.
Resulta falsa la afirmacin que indica que desde hace ms de 30 aos la
adopcin de dicho envase por diferentes empresas tuvo por objeto
permitir el intercambio del mismo, toda vez que nunca ha existido un
acuerdo de intercambio de botellas. Sin embargo, en el supuesto que
dicho acuerdo existiera, desde el momento que hay un nico fabricante
que ofrece cervezas bajo ese envase por varios aos, permite que lo
que resultaba intercambiable pase a ser apropiable a ttulo de
exclusividad, es decir, registrable como marca.
Con fecha 1 de diciembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. present, a fin de desvirtuar las afirmaciones hechas por la
opositora en el sentido que la botella de 620 ml ha sido usada por otras
empresas, copia de un escrito extendido por Sergio Galindo Neumann, gerente
general de Owens-Illinois Per S.A. (la ms grande empresa en el Per que
fabrica los envases de 620 ml), en el cual afirma que slo ha fabricado y
vendido la botella de 620 ml. color mbar, cuyos planos y diseo adjunt, a
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Compaa
Cervecera del Sur del Per S.A. y a Cervecera San Juan S.A.A. Asimismo,
23-197

seal que no ha fabricado ni vendido dicho envase para ninguna empresa

fabricante o comercializadora de bebidas gaseosas, chichas o vinos.
Johnston S.A.A. solicit oficiar a la Comisin de Libre Competencia para que
disponga la suspensin del trmite del expediente N 1-2004-CLC,
correspondiente a la denuncia presentada por Compaa Cervecera Ambev
Per S.A.C. contra su empresa y otros, sobre presuntas prcticas restrictivas
de la libre competencia. Manifest lo siguiente:
(i)
La opositora busca que se le permita acceder a un supuesto sistema de
intercambiabilidad del envase cuya solicitud de registro viene
desarrollndose en el presente procedimiento.
(ii)
La Comisin de Libre Competencia no puede emitir resolucin sobre el
fondo del asunto sin que previamente la Oficina de Signos Distintivos se
pronuncie sobre la registrabilidad del signo materia del presente
expediente.
(iii)
La opositora solicit, en su escrito de fecha 21 de junio del 2004, la
suspensin de la tramitacin del presente procedimiento, al considerar
tambin que existe estrecha conexin entre lo que es materia del
expediente N 1-2004-CLC y lo que es materia del presente
procedimiento.
Mediante provedo de fecha 3 de enero del 2005, la Oficina de Signos
Distintivos, teniendo en cuenta que la suspensin de un procedimiento es una
facultad discrecional de la autoridad competente, de conformidad con el artculo
65 del Decreto Legislativo 807, manifest no haber lugar a lo solicitado - en el
sentido de exhortar a la Comisin de Libre Competencia a efectos de
suspender el procedimiento N 1-2004-CLC - sin perjuicio de poner en
conocimiento de la mencionada comisin el escrito de vista para los fines que
considere pertinentes.
Johnston S.A.A. solicit que se disponga como medida cautelar la prohibicin
temporal a la opositora del uso del signo solicitado y la fabricacin de botellas
en base al diseo tridimensional cuyo registro se pretende. Manifest lo
siguiente:
(i)
De acuerdo a los artculos 6 y 8 del Decreto Legislativo 823, tiene un
derecho expectaticio al uso exclusivo de la marca materia del presente
procedimiento.
(ii)
El signo solicitado a registro constituye un signo notorio, toda vez que
ello ha quedado demostrado con el estudio Distintividad de botella
Backus, realizado por la Compaa Apoyo Opinin y Mercado.
24-197

(iii)
Existe una clara amenaza de infraccin a su derecho expectaticio del

signo solicitado por parte de la opositora, lo que podra ocasionarle
graves perjuicios.
(iv)
La medida cautelar solicitada no causar perjuicio alguno a la opositora,
toda vez que dicha empresa an no ha realizado ningn tipo de
inversin.
Cit doctrina que consider aplicable al caso.
Adjunt los siguientes medios probatorios:
- Copia de diversas publicaciones en diarios locales, en las cuales se
comenta sobre las disputas existentes entre las empresas Ambev y Backus
respecto al uso de la botella de 620 ml para distinguir cervezas.
- Copia de las pginas 140 a 149 del libro El uso de la Marca y sus Efectos
Jurdicos de Elena de la Fuente Garca.
- Copia de los escritos presentados ante la Comisin de Libre Competencia
en el expediente N 1-2001-CLC.
Mediante provedo de fecha 21 de enero del 2005, la Oficina de Signos
Distintivos seal que - atendiendo a la naturaleza del procedimiento, el cual
versa sobre un derecho expectaticio al registro de marca - no corresponde
acceder a la medida cautelar solicitada. Precis que, sin perjuicio de lo anterior
y atendiendo a que un signo distintivo notoriamente conocido ser protegido
contra su uso y registro no autorizado conforme a las disposiciones contenidas
en los artculos 224 y siguientes de la Decisin 486, queda a salvo el derecho
de quienes se arroguen la titularidad de una marca notoriamente conocida de
interponer la accin correspondiente conforme a ley.
Con fecha 3 de enero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. present dos escritos:
En el primero, manifest lo siguiente:
(i)
Cervecera Boliviana Nacional S.A. tiene registrado en Bolivia el diseo
tridimensional de un envase, referido a una botella de capacidad de 620
ml con una forma simple, para distinguir productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Dicha empresa es una filial de Compaa
Cervecera Ambev Per S.A.C., perteneciendo al mismo grupo
econmico.
(ii)
Cuando CBN solicit a registro dicho signo, seal que el diseo
tridimensional de botella no es una forma usual y que satisface los
requisitos de distintividad; lo cual contradice completamente los
argumentos vertidos por su afiliada al formular oposicin en el presente
procedimiento.
(iii)
Cervecera Boliviana Nacional S.A. no slo ha obtenido el registro de un
diseo de envase similar en Bolivia, sino que, adems, ha planteado
contra Compaa Boliviana de Bebidas S.A. una accin de infraccin por
25-197

la distribucin que hace de la cerveza CUZQUEA en envases de 620

ml. exactamente iguales al envase que ahora pretende registrar su
empresa.
Con el segundo, present un artculo publicado en el diario El Comercio de
fecha 20 de diciembre del 2004, en el cual se entrevista al seor Nemesio
Torvisco, Director Gerente Financiero de Anypsa, quien anuncia estar prxima
a ingresar en el mercado peruano una cerveza bajo la marca Ampay,
sealando que utilizarn sus propias botellas, fabricadas con un molde propio
para as no entrar en la pelea de los envases.
Con fecha 3 de enero del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
present el dictamen realizado por la doctora Mara Baylos Morales (Espaa)
sobre la Capacidad Distintiva de la Botella de Cerveza de 620 ml17.
Con fecha 6 de enero del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., con
relacin al escrito de fecha 25 de octubre del 2004 -, en el cual la solicitante
present el dictamen elaborado por el doctor Jos Antonio Gmez Segade con
asistencia del Profesor Doctor Angel Garca Vidal -, consider que dicho
dictamen refuerza la posicin que viene argumentando a travs del presente
procedimiento, por cuanto seala que al ser la forma usual usada
ininterrumpidamente por distintas empresas no es distintiva y, adems, en el
supuesto negado que se conceda el registro, ste servira como una barrera al
mercado.
Con fecha 20 de enero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. present copia del captulo Comentarios de Jurisprudencia
Europea e Internacional en el libro Actas de Derecho Industrial y Derechos de
Autor, Tomo XXIII, ao 2002. En ella el profesor Montiano Monteagudo,
17
En el Dictamen se concluye lo siguiente:

Los envases de cervezas utilizados habitualmente tanto en el Per como en el mercado internacional
resultan sustancialmente similares al envase solicitado, difiriendo en caractersticas secundarias que,
desde luego, no lo dotan de la peculiaridad requerida para que el consumidor la asocie a un origen
empresarial en concreto.
La marca solicitada no ha adquirido secondary meaning, ya que Backus jams la ha utilizado tal y
como la ha solicitado, sino que siempre ha identificado sus cervezas con sus marcas y no con el
envase en que sta se comercializa, que es una forma usual del producto que utiliza Backus, como lo
hacen multitud de empresas cerveceras tradicionalmente.
El hecho de que Backus jams haya utilizado la botella sin otro aditamento constituye un
reconocimiento de que sta carece de distintividad. Del mismo modo debe interpretarse el hecho de
que la haya solicitado con posterioridad y le haya sido denegado por dos veces y slo cuando la ha
solicitado junto a la denominacin Backus le ha sido concedida.
La marca tridimensional hubiera podido constituir un modelo o diseo industrial antes de vulgarizarse.
La solicitud de registro del envase tpico de una cerveza contraviene el concepto de marca y ha sido
solicitada para hacerse con un monopolio perpetuo en el mercado del producto, impidiendo toda
legtima competencia, y no para distinguir sus productos en el mercado, que es la funcin de la
marca.
26-197

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra

comenta la sentencia del TJCE de 18 de junio del 2002, asunto C-299/99, caso
Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products
Ltd.18.
Con fecha 3 de febrero del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., con relacin al escrito de fecha 27 de agosto presentado por
la opositora, reiter los argumentos que viene sosteniendo a travs del
presente procedimiento y agreg lo siguiente:
(i)
La opositora seala que el uso previo por parte de diferentes empresas
que comercializaban cerveza origin que el envase haya pasado a
dominio pblico, motivo por el cual cualquier proveedor podra y puede
utilizar dicha forma para sus envases. Esta tesis es errnea, puesto que
el concepto de dominio pblico es un concepto absolutamente alejado al
concepto de marca, vinculado nicamente a las nuevas creaciones.
Admitir que un signo pasa a dominio pblico sera destruir la tesis que el
derecho marcario descansa sobre el principio de la apropiacin, el cual
permite a cualquier persona adoptar - por el registro de un elemento - un
signo distintivo, aun aqul que pudo haber sido usado por un tercero,
que abandon su derecho sobre el signo, o aqul constituido por un
elemento conocido, pero que no ha sido apropiado.
(ii)
La tesis del significado secundario reconoce la existencia de un
significado primario, es decir, que el signo que se registra en razn de
dicha figura sigue siendo en esencia un signo carente en absoluto de
distintividad, al cual se le reconoce de manera excepcional la posibilidad
18
El caso referido a la solicitud de nulidad de la marca constituida por la forma tridimensional de una
mquina de afeitar compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias que forman un
tringulo equiltero, otorgada a favor de Koninklijke Philips Electronics NV. motiv los siguientes
comentarios:
Pueden ser objeto de marca los signos que posean un mnimo de capacidad o fuerza diferenciadora
para servir de nexo entre productos o servicios y fuentes de procedencia u origen empresarial, lo cual
alcanza a las formas tridimensionales, incluso a las dotadas de funcionalidad tcnica.
Los signos no requieren de un nivel creativo ni de singularidad ms o menos elevada para acceder al
registro, ya que nicamente se prohibe el registro de aqullos que carecen del ms mnimo rasgo que
permita su reconocimiento o identificacin entre el pblico de los consumidores y que pasen
absolutamente desapercibidos en el mercado como referentes de alguna procedencia empresarial.
As, slo estaran excluidas las formas tridimensionales de uso generalizado y comn en el sector del
trfico considerado y que carecieran de cualquier elemento singular o particular que las distinguiese
respecto de las formas generalmente utilizadas en el trfico con anterioridad a la fecha de la
solicitud.
Al momento de evaluar una solicitud de estos signos deben tenerse en cuenta algunas circunstancias
de hecho, tales como: la duracin del uso de la marca o los esfuerzos publicitarios realizados por su
titular a efectos de implantarla o consolidarla como tal en el pblico de los consumidores.
No puede exigirse a las formas tridimensionales que adicionen elementos arbitrarios, ya que ello
sera tanto como reconocer que esos signos adolecen estructuralmente de capacidad distintiva. En
consecuencia, lo que se prohibe es el registro de los envases que, en las costumbres leales y
constantes del comercio, resulten habituales o usuales en el sector de actividad considerado.
27-197

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
de registro porque adquiri la distintividad a travs del uso. Ciertamente,

donde exista un grado mnimo de distintividad, el signo no puede ser
rechazado de acuerdo al artculo 135 inciso b) de la Decisin 486.
Coincide con la Dra. Arana en el sentido de que las formas usuales de
los productos no pueden adquirir distintividad y, por tanto, no pueden ser
objeto de registro an cuando se logre probar que han adquirido aptitud
distintiva en virtud del uso, pues la ley as expresamente lo prohibe.
Sin embargo, el signo solicitado no constituye una forma usual, pues no
es utilizado por nadie distinto a su empresa, al punto que si sta
decidiera retirar del mercado el envase solicitado, ste no existira.
El hecho de que las empresas cerveceras que forman parte de su grupo
puedan intercambiar sus envases no hace perder al envase el carcter
de marca ni lo convierte en una forma usual, habitual ni comn, ni
significa que los competidores, que no pertenecen a su grupo estn
legitimadas a usarla como un envase comn o genrico.
La opinin contenida en el informe presentado por la Doctora Arana
sobre una supuesta forma usual de su envase se basa en situaciones
incorrectas, que no tienen sustento en los hechos, de lo que se asume
que careci de la informacin necesaria, resultando extrao que la
opositora no le haya entregado los informes preparados por Apoyo
Opinin & Mercado, toda vez que no hace referencia a los mismos ya
que con ello hubiera llegado a una conclusin absolutamente distinta a
la que llega en este informe.
Mediante Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero del

2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la oposicin y deneg el
registro del signo solicitado. Consider lo siguiente:
(i) Respecto a la forma usual del envase alegada por la opositora:
- Las formas usuales se refieren a aquellas configuraciones externas de
los productos o de sus envases que, sin ser indispensables en el
comercio, son habitualmente utilizadas por distintos empresarios en la
presentacin de sus productos dentro del mercado.
- La solicitante no ha reivindicado el tamao ni la capacidad del envase,
por lo que resultan irrelevantes los argumentos referidos a que el signo
solicitado constituye un envase de 620 ml, ya que el carcter de dicho
signo ser analizado con relacin a los dems envases de cerveza que,
en distintos tamaos, se ofrecen en el mercado.
- La prohibicin de registro de formas usuales contempladas en el artculo
135 inciso c) de la Decisin 486 debe ser analizada en el contexto actual
de nuestro propio mercado. En ese sentido, resultan irrelevantes los
medios probatorios presentados por la solicitante referidos a los envases
de cervezas utilizados en pases distintos al Per, como son Chile,
Ecuador y Mxico.
28-197

De las actas de constataciones notariales efectuadas en distintos

establecimientos de diferentes ciudades del pas, se ha verificado que
en el mercado peruano se ofrecen distintas cervezas, elaboradas tanto
por empresas pertenecientes al grupo Backus como por terceras
empresas.
- Del anlisis de los envases utilizados para comercializar las distintas
cervezas que se ofrecen en nuestro pas, el signo solicitado no
constituye a la fecha la forma usual de presentacin de las cervezas,
toda vez que no es utilizado habitualmente, de manera idntica ni
sustancialmente similar por distintas empresas competidoras sino por
aqullas que forman parte de un mismo grupo empresarial (Grupo
Backus). Por otro lado, el signo solicitado est compuesto por una forma
que difiere de aqullas utilizadas en la presentacin de los productos de
la competencia.
- La cerveza de marca ERDINGER es la nica comercializada en un
envase de contornos similares a la forma del signo solicitado. Sin
embargo, la presencia de un solo envase similar al signo solicitado no
resulta suficiente para establecer que ste constituye una forma usual.
Por lo tanto, no se ha acreditado que el signo solicitado sea una forma
usual de los envases de cerveza, por lo que no incurre en la prohibicin
del artculo 135 inciso c) de la Decisin 486.
- Si bien mediante Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI de fecha 20
de octubre del 2003, emitida en el expediente N 174827-2003, la Sala
de Propiedad Intelectual - confirmando la Resolucin N 93972003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de agosto del 2003 - deneg el
registro de la marca compuesta por la forma tridimensional de un envase
cilndrico con boca redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello
delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco
cilndrico y base redonda; se debe tener en cuenta que en dicho
pronunciamiento la Segunda Instancia tom en consideracin que el
signo solicitado en dicha oportunidad pretenda distinguir no slo
cervezas, sino adems bebidas no alcohlicas comprendidas en la clase
32 de la Nomenclatura Oficial, situacin distinta a la del presente caso.
(ii)
Sobre la distintividad del signo solicitado
- El signo solicitado est compuesto por una conjuncin de elementos
que no revisten alguna caracterstica que, por su sola presencia,
permita de manera abstracta determinar un origen empresarial
determinado, toda vez que se trata de una forma simple que no posee
en su aspecto tridimensional caractersticas que le permitan
individualizar los productos que contiene.
- El color amarillo mbar en el signo solicitado es comn a otros
envases de cervezas, al igual que las pestaas en alto relieve
ubicadas en la base de la botella solicitada, las cuales tan slo sern
-
29-197

(iii)
percibidas por los consumidores como un elemento destinado a

generar friccin en la superficie en la que se apoye el envase a efectos
de evitar su desplazamiento. En tal sentido, se trata de elementos que
no contribuyen a otorgarle distintividad al signo solicitado.
- Si bien se ha concluido que el signo solicitado carece de manera
inherente de capacidad distintiva, corresponde analizar si en el
presente caso dicho signo ha adquirido distintividad como
consecuencia de su uso en el mercado, como lo alega la solicitante,
en cuyo caso sera de aplicacin la excepcin a la prohibicin de
registro contemplada en el artculo 135 in fine de la Decisin 486.
Sobre el secondary meaning o distintividad adquirida del signo
solicitado
- Inicialmente varias empresas cerveceras competidoras entre s
utilizaron el envase que conforma el signo solicitado. De esta
manera, el pblico consumidor estuvo acostumbrado a encontrar en
el mercado cervezas identificadas con distintas marcas y
provenientes de diferentes orgenes empresariales, comercializadas
todas ellas en el mismo envase que actualmente se solicita a
registro, tal como ocurra con las cervezas CRISTAL, PILSEN
CALLAO y CUSQUEA, elaboradas en ese entonces por diferentes
empresas, las cuales posteriormente se consolidaron en un mismo
grupo econmico, el cual ha venido utilizando el envase en cuestin
en los ltimos aos para comercializar sus productos en el mercado
peruano, tal como lo acredita la publicidad adjuntada.
- Los medios probatorios presentados por la solicitante no acreditan
que, a la fecha, haya variado la percepcin de los consumidores de
cerveza respecto a la referida botella. No se ha logrado acreditar que,
como consecuencia del uso del signo en cuestin nicamente por las
empresas del Grupo Backus, el referido envase de cerveza haya
adquirido aptitud distintiva, es decir, sea reconocido actualmente
como una marca que identifica un origen empresarial determinado.
- Para determinar que un signo ha adquirido distintividad como
consecuencia de uso en el mercado, es necesario que dicho signo
sea percibido por los consumidores como una marca en s misma,
situacin que no ha sido acreditada en el presente caso.
- Por el contrario, los resultados del estudio de mercado elaborado por
Ad Hoc Research, presentado por la opositora, reflejan que al
apreciar el envase en cuestin la mayora de los consumidores no lo
consideran, de manera espontnea y directa, un signo que identifica
un origen empresarial concreto, sino que bsicamente lo perciben
como un envase de cerveza. Adicionalmente, el estudio de mercado
refleja que el 83% de los entrevistados estuvo de acuerdo con la
30-197

(i)
premisa referida a que en el Per siempre se ha vendido cerveza de

cualquier marca en este envase.
Dichos resultados no han sido desvirtuados por los estudios de
mercado elaborados por Apoyo Opinin y Mercado, presentados por
la solicitante. Si bien en los resultados de dichos informes, los
consumidores hacen referencia a las cervezas del Grupo Backus, ello
se dio como respuesta al tipo de pregunta formulada, referida a las
marcas de cerveza que se envasan en esta botella, y no en el
sentido de la primera percepcin o asociacin que tiene el
consumidor al apreciar dicho envase, a diferencia de los resultados
obtenidos en el informe presentado por la opositora.
No se dan los supuestos necesarios para la aplicacin de lo
establecido en el ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486,
ya que los medios probatorios detallados no demuestran que, como
consecuencia del uso constante del signo solicitado, ste haya
pasado a ser apto para identificar los productos para los que se
solicita el registro.
El signo solicitado carece del requisito de distintividad contemplado
en el artculo 134 de la Decisin 486, encontrndose incurso en la
prohibicin de registro contenida en el artculo 135 inciso b) de la
referida Decisin.
Con fecha 8 de marzo del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus

y Johnston S.A.A. interpuso recurso de reconsideracin sealando que
est totalmente de acuerdo con la resolucin impugnada en cuanto ha
resuelto que el signo solicitado no constituye una forma usual de envase
de cerveza, por lo que, respecto de este aspecto, consiente en la
resolucin, esperando que ya no sea analizada ante las autoridades
administrativas en apelacin respecto de esta decisin administrativa.
Asimismo, manifest lo siguiente:
Respecto a la forma usual alegada por la opositora
- La autoridad ha indicado que existira, en el mercado nacional de
cerveza, otra cerveza de marca ERDINGER (que se expende con
etiqueta blanca) en una forma de envase que resulta ser similar al
envase que Backus pretende registrar, concluyendo la Oficina que la
presencia de un solo envase similar al signo solicitado no resulta
suficiente para establecer vlidamente que ste constituye una forma
usual, esto es, que sea utilizado habitualmente por los consumidores
en el mercado peruano para la comercializacin de sus productos.
- Una investigacin que se ha conducido en la pgina web de la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Aduanas,
revela que la cerveza de marca ERDINGER se import por primera
vez al Per en noviembre del 2004 en la cantidad de 11 760 litros,
31-197

habindose realizado una segunda importacin de 10 652 litros en

febrero del 2005. En ambos casos, las cantidades importadas no
superan el 0,5% de la produccin nacional de cerveza en envase de
620 cc.
- El diseo de botella utilizado para la cerveza de marca ERDINGER
no puede ser tenido en consideracin para propsitos de determinar
si el envase que Backus pretende registrar es un envase
exclusivamente de forma usual, en la medida en que la presencia de
ese envase en el mercado nacional es, en el mejor de los casos, un
ao posterior a la fecha en que su empresa pidi el registro de la
forma tridimensional de botella.
(ii)
Respecto a la distintividad del signo solicitado
- Las conclusiones a las que llega la Oficina de Signos Distintivos,
referidas a que el signo solicitado carece de distintividad originaria,
no pueden ser analizadas en un recurso de reconsideracin; por ello,
su empresa reserva su anlisis para el momento en que se plantee
un recurso de apelacin, slo en la medida en que la autoridad
desestime el presente recurso de reconsideracin o, en el supuesto
que lo estime y conceda el registro y exista una apelacin por parte
de Ambev.
(iii)
Respecto a la distintividad adquirida del signo solicitado
- La distintividad adquirida de la forma tridimensional del envase
solicitado es el nico tema que puede ser materia de anlisis en el
recurso de reconsideracin.
- Resulta obvio que la Oficina de Signos Distintivos ha dado mayor
importancia al informe presentado por Ambev, preparado por la
empresa Ad-Hoc Research, respecto del informe preparado para su
empresa (los Estudios de Apoyo Opinin y Mercado S.A.C. y el
Estudio Original de mayo del 2004 de EGE Consultores S.A.C). Por
ello, encarg una evaluacin del mismo a Elspuru Consultores, EGE
Consultores S.A.C., el cual se adjunta al presente.
- Opinin Tcnica realizada por Elspuru Consultores respecto al
Informe elaborado por la empresa Ad hoc Research SAC Estudio del
envase de cerveza de 620 ml, presentado por la opositora, la cual es
tomada como referencia por la Oficina de Signos Distintivos. En l se
concluye que la evaluacin del estudio de investigacin de mercado
realizado por la empresa Ad hoc Research SAC demuestra invalidez
tcnica en la metodologa empleada, lo cual descalifica los resultados
y la interpretacin de los mismos.
- Nuevo informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Origen
empresarial Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005,
cuyo objetivo es conocer si el consumidor est en capacidad de
32-197

asociar envases que se usan en el mercado con las marcas que

identifican los productos contenidos en tales envases y si el
consumidor est en condicin de distinguir entre un envase de tipo
genrico o comn respecto de un envase nico que se reconozca
como un signo distintivo (sin indicar al encuestado si el diseo de
envase constituye marca). La metodologa utilizada consisti en
mostrar fotos de varios envases sin etiqueta, de manera que el
consumidor indique si identificaba o no el envase; si lo asociaba o no
con alguna empresa y, de ser as, con qu empresa (o marca) lo
identificaba.
Informe realizado por Elspuru Consultores, EGE Consultores
S.A.C., respecto a la distintividad de forma tridimensional de la
botella de 620 ml, de fecha 3 de marzo del 2005.
Recorte periodstico del diario Gestin de fecha 7 de marzo del 2005,
cuyo ttulo es Grupo Torvisco planea invertir US$ 26 mlls. en
Industrias de Cervezas y Gaseosas, referido a una entrevista
realizada al gerente financiero del grupo Torvisco, quien manifiesta
que utilizar sus propios envases y no entrar a la pelea que existe.
Manifiesta, asimismo, que Ambev debera traer sus propios envases,
aunque sera bueno que existiera un sistema de intercambiabilidad
de envases y que, sin embargo, desde el punto de vista legal, los
envases le pertenecen a Backus.
Con fecha 14 de marzo del 2005, la Comisin de Libre Competencia envi el

Memorndum N 041-2005/CLC a la Jefa de la Oficina de Signos Distintivos,
con el fin de remitirle copias certificadas de la Resolucin N 009-2005INDECOPI/CLC, emitida en el procedimiento administrativo trilateral
sancionador seguido por la Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. contra
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y otros, por la
presunta comisin de prcticas anticompetitivas, tramitado bajo expediente N
001-2004/CLC. En esa resolucin se declara la suspensin de dicho
procedimiento, en el extremo referido a un supuesto abuso de posicin de
dominio en la modalidad de negativa de acceso a un sistema de
intercambiabilidad de envases, hasta que exista un pronunciamiento firme en
sede administrativa respecto de si Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. tiene o no derecho a inscribir como marca tridimensional el
diseo constituido por la forma tridimensional de los envases de cerveza de
620 ml. de vidrio color mbar, cilndrico con boca redonda, pico ranurado con
ribete sobresalido, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte
comba, tronco cilndrico y base redonda; el cual se viene tramitando en el
presente expediente.
33-197

Con fecha 16 de marzo del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. present copia de una sentencia dictada por la Sala Segunda
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 7 de octubre del
2004, respecto de una apelacin presentada por Mag Instrument, Inc. el 8 de
abril del 2002, contra una resolucin dictada por la OAMI en la que se deniega
el registro de cinco marcas tridimensionales, siendo el fundamento de la
denegatoria que las formas tridimensionales eran formas naturales o usuales
de los productos mismos.
Johnston S.A.A. present copia del informe realizado por Apoyo Opinin y
Mercado Distintividad de botella Backus en provincias - Informe final, emitido
en junio del 2004. Se concluy que, al ver la botella de 620 ml., la totalidad de
los entrevistados (99% en Arequipa, 100% en Trujillo y 100% en Huancayo) la
asociaron a marcas que Backus utiliza para expender su producto. Tambin
casi la totalidad de consumidores (98% en Arequipa, 99% en Trujillo y 98% en
Huancayo) consideran que el producto que se vende en l tiene como origen
empresarial a Backus.
Con fecha 1 de abril del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. present un nuevo estudio realizado por Apoyo Opinin y
Mercado Distintividad de Envase Informe Final19, emitido en marzo del
2005.
absolvi el traslado de la reconsideracin manifestando lo siguiente:
(i)
Sobre la forma usual del envase solicitado
La solicitante ha sealado su conformidad con la resolucin impugnada
respecto del extremo que seala que los envases no son considerados
una forma usual, indicando que espera que ese extremo ya no sea
analizado ante las autoridades administrativas en apelacin respecto de
esta decisin administrativa.
Al respecto, indic que el principio de congruencia en el campo de los
procedimientos administrativos adquiere una tonalidad distinta a la que
alcanza en los procesos judiciales. En tal sentido, a pesar de las
comprensibles esperanzas de la solicitante en torno a que no se revise
ese extremo de la resolucin, la funcin de la autoridad administrativa es
proteger los intereses pblicos, lo cual obliga a analizar todas las
cuestiones que han sido planteadas en el expediente, por ms que el
recurso impugnativo no verse sobre ellas.
19
El estudio se realiz sobre los envases de BACKUS, INCA KOLA, COCA-COLA, GATORADE, as
como sobre los envases de cerveza de las marcas HEINEKEN, CORONA, QUILMES Y BRAHMA.
34-197

Su empresa considera que el signo solicitado s constituye una forma

usual, sin embargo, se reserva el derecho de argumentar al respecto, tal
como lo ha hecho a lo largo de todo el procedimiento, de existir una
apelacin por parte de la solicitante.
(ii)
El extremo referido a la distintividad del signo solicitado en la resolucin
materia de reconsideracin no ha sido sometida a reconsideracin por
parte de la solicitante ni por su empresa, reservndose el derecho de
hacerlo a travs del recurso de apelacin, toda vez que considera que
no resulta pertinente discutirlo mediante un recurso de reconsideracin.
(iii)
- La solicitante cuestiona el informe preparado por Ad-Hoc, presentado por su
empresa, al considerar que la Oficina de Signos Distintivos le ha dado
mayor importancia que a los preparados por Apoyo Opinin y Mercado y
Elspuru Consultores. En cuanto a lo opinado por la solicitante sobre el
informe preparado por Ad-Hoc, seal que:
1. La metodologa que ha utilizado Ad-Hoc en la investigacin es una
metodologa cuantitativa con un muestreo aleatorio y utiliza como
herramienta encuestas personales aplicadas cara a cara en diversos
hogares. Concluir que la metodologa en conjunto carece de validez,
demuestra desconocimiento por parte de Elspuru Consultores del
lenguaje y prctica de la investigacin de mercados, en tanto que ni
siquiera logra definir aquello que se est cuestionando.
2. Luego de un exhaustivo anlisis de las objeciones formuladas por
Elspuru Consultores y por la solicitante, se concluye que, a pesar de la
nueva prueba aportada, no se ha podido objetar la validez del estudio de
mercado realizado por Ad-Hoc. En ese sentido, goza de total validez, al
sealar que los consumidores no dotan de distintividad a la botella cuyo
registro se pretende.
3. Los informes realizados por Apoyo Opinin y Mercado y Elspuru
Consultores no desvirtan ninguno de los slidos argumentos
presentados por su empresa, toda vez que en dichos estudios se asume
a priori que existe una asociacin entre el envase y una empresa en vez
de indagar sobre las asociaciones espontneas a las que lleva el
contacto con la botella de 620 ml.
- Asimismo, seal que:
- Se debe tener en cuenta que para que un signo adquiera distintividad es
necesario que ste haya sido utilizado previamente como marca, es
decir, no slo ser necesario acreditar el uso, sino que es imprescindible
demostrar que ha existido un uso a ttulo de marca. En ese sentido, el
envase solicitado nunca ha sido utilizado como marca, prueba de ello es
que en toda su publicidad siempre se resalta la marca contenida en la
35-197

etiqueta, por lo que mal podra afirmarse que el pblico consumidor

pueda percibir el envase como un signo distintivo.
- Distinto, por ejemplo, es el caso de la forma tridimensional de Coca
Cola que s constituye una marca. En este caso, es de pblico
conocimiento que el fabricante s anuncia su producto presentando slo
la forma de la botella sin etiqueta, por lo que aqu si existe un uso del
envase como marca y no como un simple contenedor o recipiente.
- Si bien ha existido un uso habitual de la botella de 620 ml por parte de
todas las empresas cerveceras, ninguna de stas us dichos envases
como marca, es decir, como un signo distintivo capaz de diferenciar sus
productos de los otros existentes en el mercado.
- Teniendo en cuenta que el envase solicitado nunca ha sido utilizado
como marca, se tendra que demostrar que dicho signo, sin ningn
elemento adicional, ha sido utilizado intensamente en el pas y que dicho
uso ha originado que los consumidores asocien el envase con el
producto y el origen empresarial. Por lo tanto, no se puede hablar de
distintividad adquirida si es que no existe un uso previo, el cual debe ser
realizado a ttulo de marca.
Present los siguientes medios probatorios:
1. Nuevo informe realizado por Ad-Hoc Research titulado Estudio Cuantitativo
Asociaciones Libres de Envases, emitido en marzo del 2005, en el cual se
seala lo siguiente:
- Los consumidores no asocian el envase de la botella de 620 ml a Backus,
sino principalmente al producto cerveza.
- No se reconoce espontneamente la botella como proveniente de un origen
empresarial, como s se observa que sucede en mayor grado en el caso de
la botella de COCA COLA.
- No hay asociacin espontnea entre un cierto producto de alguna marca u
origen empresarial y la botella, como se observa claramente en el caso de
- Recin cuando se sugiere la asociacin entre una botella y una empresa se
asocia a las marcas de la empresa Backus & Johnston.
- No hay asociacin con el origen empresarial en s sino con las marcas que
siempre existieron en el mercado y que ahora, por la coyuntura del
mercado, pertenecen todas al grupo Backus.
2. Escrito elaborado por la empresa Ad Hoc Research de fecha 5 de abril del
2005, denominado Acerca de las Observaciones realizadas por Elspuru
Consultores al Estudio Envase de Cerveza de 620 ml. en el cual descarga
las observaciones formuladas por dicha empresa consultora; asimismo,
seala que tales observaciones se sustentan en el desconocimiento del
procedimiento del trabajo de campo y aplicacin del cuestionario y de las
ayudas utilizadas para este estudio en particular. Concluy lo siguiente:
36-197

Su empresa ha desarrollado mltiples investigaciones para esta categora

tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Cuando se deseaba esclarecer el
sentido de las preguntas, se mostraba una botella de cerveza de 620 ml.
utilizando para ello, un envase sin etiqueta y en perfectas condiciones
totalmente reconocible por el pblico objetivo del estudio, por lo que se
invalida el falso supuesto de que dicho instrumento pueda contener
preguntas que contengan ms de una interpretacin.
- La utilizacin de la escala de Acuerdo y Desacuerdo es una realidad que se
utiliza tanto en nuestro medio y por otras importantes compaas de
investigacin de mercados internacionales, en ningn caso han tenido
referencias de que el uso de esta escala sea contraproducente. Asimismo,
los resultados hablan por s solos: los entrevistados han respondido de
acuerdo o en desacuerdo con las premisas, segn su criterio.
- En una entrevista, la riqueza de la informacin se halla en buena medida en
el matiz de las respuestas de los consumidores y sus percepciones, de este
modo, el 94% de los entrevistados perciben la botella de 620 ml. como un
envase comn de cervezas, ya que no existe en el mercado ninguna
presentacin de cerveza de 620 ml. que se venda en otro tipo de envase.
- La metodologa utilizada por Ah Hoc Research no ha sido objetada
absolutamente en ningn aspecto de sus bases conceptuales y alcances.
- El cuestionario no contiene preguntas incompletas o con opciones
desarticuladas, todo lo contrario, est estructurado con bloques o bateras
de preguntas, las cuales se deben analizar tcnicamente dentro de su
propio contexto, si se desea realizar un anlisis objetivo o tcnico.
- El instrumento no contiene preguntas sesgadas o tendenciosas, antes bien,
no se utilizaron preguntas bipolares tales como S y No, para darle al
entrevistado la oportunidad de contestar con una gama de matices como
son las respuestas que se deciden sobre la base de escalas, obtenindose
en sus resultados opiniones diversas, lo que se puede corroborar con una
simple lectura del informe final del estudio.
- La omisin total al origen empresarial en las preguntas evidencia la posicin
tica de Ad Hoc Research, que ha mantenido objetividad e imparcialidad al
abordar la investigacin, asimismo, ha presentado los resultados de manera
clara y precisa sobre la base de los resultados de la investigacin.
Cit y acompa jurisprudencia, por considerarla aplicable al caso.
-
Adjunt como medio probatorio un nuevo informe realizado por Ad-Hoc

Research titulado Estudio Cuantitativo Asociaciones Libres de Envases,
emitido en marzo del 2005, en el cual se advierte lo siguiente:
- Los consumidores no asocian el envase de la botella de 620 ml a Backus,
37-197

No se reconoce espontneamente la botella como proveniente de un origen

- No hay asociacin espontnea entre un cierto producto de alguna marca u
origen empresarial y la botella, como se observa claramente en el caso de
- Recin cuando se sugiere la asociacin entre una botella y una empresa se
- No hay asociacin con el origen empresarial en s, sino con las marcas que
siempre existieron en el mercado y que ahora, por la coyuntura del
mercado, pertenecen todas al grupo Backus.
Cit y acompa jurisprudencia por considerarla aplicable al caso.
-
reiter sus argumentos. Asimismo, present lo siguiente:
- Copia de la sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de fecha 29 de abril
del 2004, relativa a la solicitud de registro de una marca
tridimensional (botella de cuello largo en el que est incrustada una
rodaja de limn) como marca comunitaria20.
20
Entre los fundamentos esgrimidos en dicha resolucin, la Sala Segunda de Recurso consider lo
siguiente:
Teniendo en cuenta que las bebidas, como los dems lquidos, carecen de forma propia y
que su comercializacin exige un envase que confiere su forma al producto, a efectos del
examen de una solicitud de registro de marca, dicho envase debe asimilarse a la forma del
producto.
La percepcin del pblico pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una
marca tridimensional, constituida por el envase de un producto, que en el caso de una marca
denominativa grfica o tridimensional que consista en un signo independiente del aspecto de
los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no estn acostumbrados a
presumir el origen de los productos basndose en la forma de su envase, a falta de todo
elemento grfico o de leyenda y, por lo tanto, podra resultar difcil determinar el carcter
distintivo en relacin con tal marca tridimensional.
Dado que el envase de un producto lquido es un imperativo para su comercializacin, el
consumidor medio le atribuye, en primer lugar una mera funcin de envasado. Una marca
tridimensional constituida por tal envase slo es distintiva, en el sentido del artculo 7,
apartado 1, letra b), del Reglamento N 40/94, si permite al consumidor medio de tal
producto normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz distinguir el producto
de que se trate de los de otras empresa, sin proceder a un anlisis o a una comparacin y
sin prestar especial atencin.
La Sala de Recurso expuso acertadamente, que numerosas cervezas y tambin las bebidas
carbnicas y los zumos de fruta se comercializan en botellas cuyas formas son muy
parecidas a la controvertida. La OAMI ha presentado varias imgenes de botellas de cerveza
que confirman esta apreciacin.
La adquisicin de un carcter distintivo, como consecuencia del uso de la marca exige que,
al menos, una parte significativa del pblico pertinente identifique, gracias a la marca los
productos o servicios de que se trate, atribuyndoles una procedencia empresarial
determinada. Sin embargo, no pueden acreditarse las circunstancias en las que es posible
considerar que concurre el requisito vinculado a la adquisicin de un carcter distintivo como
38-197

Copia de la sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia

de la Comunidad Europea (Sala Cuarta) de fecha 10 de noviembre
del 2004, relativa a la anulacin de la resolucin de la Sala Cuarta de
Recurso de la OAMI, de fecha 14 de octubre del 2002, por la que se
deniega el registro de una marca tridimensional constituida por la
forma de un caramelo de color marrn claro21.
Mediante Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo del

2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundado el recurso de
reconsideracin y otorg el registro del signo solicitado. Consider lo siguiente:
(i)
La carga de la prueba recae en quien alega la adquisicin de
distintividad, por lo que es a la solicitante a quien le corresponde
acreditar, con los medios probatorios presentados, que el envase
solicitado a registro ha adquirido distintividad por su uso en el mercado.
(ii)
Para efectos del presente caso, resulta irrelevante si el consumidor est
de acuerdo o en desacuerdo con que una empresa diferente a Backus
utilice en el mercado el envase solicitado, sino que nicamente se debe
reparar en si dicho consumidor percibe al referido envase como un signo
distintivo de la solicitante.
(iii)
Tambin resulta irrelevante la opinin del director gerente financiero del
Grupo Torvisco, Nemecio Torvisco, cuando afirma que desde el punto
de vista legal los envases le pertenecen a su dueo (Backus), o cuando
seala que () conocemos otras experiencias de envases; por ejemplo,
en el mercado de gaseosas en la que cada marca tiene su propio
envase y el consumidor va a la tienda con el envase de gaseosa que
quiere comprar.
21
consecuencia del uso nicamente sobre las base de datos generales y abstractos, como
porcentajes determinados.
Para apreciar la adquisicin de un carcter distintivo como consecuencia del uso, deben
tomarse en consideracin factores como la cuota de mercado que corresponde a la marca,
la intensidad, la extensin geogrfica y la duracin del uso de la marca y la magnitud de las
inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
- La adquisicin de un carcter distintivo como consecuencia del uso debe haber tenido lugar
con anterioridad a la presentacin de la solicitud de marca.
Entre los fundamentos esgrimidos en dicha resolucin, la Sala Cuarta de Recurso consider lo
siguiente:
A pesar de que reconoci que los volmenes de negocios y los datos relativos a los gastos
publicitarios probaban que el tipo de caramelo de que se trata se encontraba muy extendido
en el mercado, consider que dichas informaciones no constituan la prueba, importante en
cualquier caso, de que el signo solicitado era utilizado como marca tridimensional para
designar los caramelos de la demandante.
- Todas las imgenes aportadas, la representacin de la forma y de los colores reivindicados
va acompaada de signos denominativos y figurativos. Por lo tanto, este material no puede
probar que el pblico interesado percibe que, como tal e independientemente de las marcas
denominativas y figurativas de que va acompaada en la publicidad y en la venta de los
productos, la marca solicitada indica el origen comercial de los productos y servicios de que
se trata.
39-197

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
Del anlisis del resto de medios probatorios, el informe elaborado por

EGE Consultores S.A.C. contiene las conclusiones a las que llega dicha
consultora a partir de dos estudios de mercado elaborados por Apoyo
Opinin y Mercado en los meses de mayo y junio del 2004; sin embargo,
la solicitante no ha presentado como nueva prueba instrumental, ni con
anterioridad a la emisin de la resolucin recurrida, el estudio de
mercado del mes de mayo del 2004.
Las conclusiones del informe elaborado por EGE Consultores S.A.C. no
resultan determinantes ni vinculantes para la autoridad, quien finalmente
debe merituar el estudio de mercado del mes de junio del 2004 en el que
se sustent el referido informe, as como los dems estudios de
mercado presentados como pruebas instrumentales, a efectos de
determinar si stos logran acreditar que el signo solicitado a registro ha
adquirido aptitud distintiva, es decir, es percibido como un signo
identificador de un origen empresarial determinado.
Del anlisis de los medios probatorios presentados, se advierte que los
estudios de mercado presentados por la solicitante desvirtan los
argumentos de la resolucin recurrida, toda vez que demuestran que, al
apreciar el signo solicitado, los consumidores identifican que los
productos comercializados bajo ese envase han sido fabricados bajo el
control de un nico origen empresarial (Grupo Backus).
Si bien el signo solicitado, a priori, no era apto para registrarse como
marca por carecer de carcter distintivo, las nuevas pruebas logran
acreditar que dicho signo tridimensional ha adquirido un carcter
distintivo, como consecuencia del uso intenso en el mercado por parte
de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y dems
empresas pertenecientes al Grupo Backus, siendo identificado a la fecha
como un elemento indicador de un origen empresarial concreto.
Si bien la opositora alega que Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. nunca ha utilizado como marca el envase solicitado a
registro, toda vez que en su publicidad siempre se resalta la marca
contenida en la etiqueta, es necesario sealar que una empresa
vlidamente puede utilizar ms de una marca para distinguir o identificar
sus productos en el mercado.
El envase solicitado a registro ha sido utilizado de manera constante en
el mercado por el Grupo Backus, conjuntamente con marcas especficas
para cada una de sus cervezas, sin que ello desvirte que tanto estas
marcas como el envase solicitado a registro son percibidos por los
consumidores como signos distintivos indicadores de un origen
empresarial concreto.
Se dan los supuestos necesarios para la aplicacin de lo establecido en
el ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486.
40-197

(xi)
Las nuevas pruebas instrumentales presentadas desvirtan el

fundamento de la resolucin impugnada para denegar el registro del
signo solicitado.
Con fecha 17 de mayo del 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A. manifest lo siguiente:
(i)
La Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI que le concede el registro
de la marca solicitada ha sido emitida por la primera instancia
administrativa y, en consecuencia, es susceptible que se interponga
contra ella recurso de apelacin, sin embargo, dicho recurso no
suspender sus efectos.
(ii)
Los estudios presentados demostraron que el envase solicitado en el
presente expediente no es slo un signo distintivo que los consumidores
reconocen como indicador de un origen empresarial, sino tambin un
signo notoriamente conocido, por lo que merece una mayor proteccin.
(iii)
Constituye un hecho pblico la declaracin de la opositora de mandar a
fabricar botellas con un diseo idntico al de la marca concedida una
vez que termine de implementar su fbrica de cervezas en el Per. La
opositora ha lanzado al mercado la cerveza BRAHMA en un envase
idntico al que ha sido concedido a registro.
(iv)
Existe una infraccin al derecho marcario concedido a su favor mediante
la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI, por lo que dicha infraccin
le ocasionara graves perjuicios debido a que Compaa Cervecera
Ambev Per S.A.C. puede, mediante un recurso de impugnacin,
retardar la finalizacin del presente expediente.
(v)
Se cumplen las dos condiciones que la doctrina establece para la
concesin de una medida cautelar, es decir, la existencia de un derecho
amenazado por una infraccin y el temor fundado que el derecho que
debe protegerse pueda verse frustrado por el tiempo que naturalmente
demora un proceso.
(vi)
Teniendo en consideracin que se ha concedido la marca solicitada y
que la Comisin de Libre Competencia y el Tribunal de Indecopi han
declarado que no existe un sistema de libre intercambiabilidad de
envases, puesto que existe un solo grupo econmico - el Grupo Backus
-, el cual, a travs de las diversas empresas que lo integran, es el nico
fabricante de cervezas en el Per, y que Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. tiene derecho a proteger sus envases del uso
no autorizado por parte de terceros, puede concluirse que las medidas
cautelares no ocasionan dao alguno a Compaa Cervecera Ambev
Per S.A.C.
En atencin a lo expuesto, solicit las siguientes medidas cautelares:
41-197

Prohibir a Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. el uso de la marca cuyo

registro ha sido concedido a su empresa mediante Resolucin N 60582005/OSD-INDECOPI.
- Prohibir a Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. la fabricacin de
botellas con diseo idntico a la marca concedida a su empresa mediante
Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI.
- Copia de la opinin de un lector cuyo ttulo es La pelea de las cervezas
publicado en el diario Per 21.
- Copia del suplemento Economa y Negocios, publicado en el Diario Oficial
El Peruano, de fecha 13 de mayo del 2005, en el que aparece el artculo
Bavaria versus Ambev, Lleg la Hora Decisiva.
- Copia de la Resolucin N 8-2005/CLP-INDECOPI de fecha 17 de febrero
del 2005, mediante la que se declaran improcedentes las solicitudes sobre
medidas cautelares planteadas por Compaa Cervecera Ambev Per
S.AC., contra Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A,
Compaa Cervecera del Sur S.A., Cervecera San Juan S.A.A, Maltera
Lima S.A., el Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de
Industrias y la Confederacin de Titulares de Marcas Cerveceras Peruanas.
-
Mediante provedo de fecha 25 de mayo del 2005, la Oficina de Signos

Distintivos - en atencin al escrito presentado por Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. en el cual solicita la imposicin de
medidas cautelares a Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. - dispuso no ha
lugar a lo solicitado, toda vez que no corresponde amparar el pedido de
medidas cautelares planteado dentro de un procedimiento administrativo de
registro de marca. Asimismo, se dej constancia que en el presente caso la
Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo del 2005, an
no ha quedado firme, toda vez que el plazo para interponer el recurso
impugnatorio de apelacin no ha vencido, por lo que el derecho sobre el signo
solicitado no se encuentra consolidado.
Con fecha 25 de mayo del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
interpuso recurso de apelacin contra la Resolucin N 6258-2005/OSDINDECOPI de fecha 12 de mayo del 2005, manifestando lo siguiente:
(i)
Petitorio impugnatorio principal: La nulidad de todo lo actuado en el
procedimiento
- Respecto a la pretensin de registro de la botella, existen cuatro
pronunciamientos administrativos del Indecopi que han concluido de
modo contundente en el sentido de que la botella no puede ser
registrada como marca porque se trata de una forma usual.
- En cuanto a la solicitud de registro en la clase 21 de la Nomenclatura
Oficial, resuelta mediante Resoluciones N 9396-2003/OSD42-197

a)
INDECOPI y N 1128-2003/TPI-INDECOPI, el Indecopi emiti un

pronunciamiento final de denegatoria del registro solicitado, en el cual
se concluy que la botella de cerveza de 620 ml constituye una forma
usual o genrica y, por lo tanto, no puede ser materia de registro.
Precis que dicha decisin administrativa nunca fue impugnada por
la solicitante, con lo cual, adquiri la calidad de un pronunciamiento
administrativo firme.
- En cuanto a la solicitud de registro en la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial, resuelta mediante Resoluciones N 9397-2003/OSDINDECOPI y N 1129-2003/TPI-INDECOPI, seal que fue resuelta
bajo idnticas consideraciones que la anterior resolucin, llegndose
a la conclusin definitiva de que la botella de cerveza 620 ml es una
forma usual o genrica y, por lo tanto, no puede ser materia de
registro. Precis que dicho pronunciamiento administrativo ha sido
impugnado ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de Lima, tramitndose bajo expediente N 169-2004.
- En atencin a ello, es indiscutible que si el INDECOPI ya se
pronunci en forma definitiva respecto de la imposibilidad de registro
de la botella, constituye una ilegalidad mayscula que hoy se discuta
el mismo tema con el inverosmil resultado de una conclusin distinta,
lo que configura una transgresin a la cosa decidida y, al mismo
tiempo, un avocamiento indebido a una causa pendiente ante el
rgano jurisdiccional.
- Pese a que Indecopi ya haba denegado en dos oportunidades el
registro de la botella, se present nuevamente una tercera solicitud
de registro, la que es materia del presente procedimiento, tratndose
del mismo diseo de botella, incluyendo nicamente el color amarillo
mbar, pestaas en la base y restringindola slo al producto
cerveza. Sin embargo, la inclusin del color y las pestaas en la
base, no pasa de ser un ingenuo intento de romper la identidad de
los procedimientos.
- Lo anterior determina la existencia de dos violaciones:
Transgresin a la cosa decidida derivada de las Resoluciones N 93962003/OSD-INDECOPI y N 1128-2003/TPI-INDECOPI
- INDECOPI gener con su decisin firme una esfera de derechos
tambin respecto a Ambev, pues ella no signific otra cosa que la
confirmacin de la firmeza de su posicin jurdica. Sobre la base del
referido pronunciamiento, su empresa incorpor a su esfera de
dominio la calidad de usual de la forma de la botella, generndose
con ello una seguridad para los trminos y alcances de su inversin
en el pas.
- Debe tenerse presente que el pronunciamiento de la Sala mediante
el cual se deneg el registro de la botella 620 ml. es del 20 de
43-197

b)
(ii)
octubre del 2003 y que la solicitud que es materia del presente

procedimiento fue presentada el 7 de noviembre del 2003. Dado que
no existe ningn hecho que haya modificado las circunstancias que
fueron tomadas en cuenta por el Indecopi para denegar la solicitud,
no se explica por qu la OSD pretende desconocer lo resuelto por
ella misma y por la Sala.
- El carcter inmutable de las decisiones que adquieren la autoridad de
cosa decidida tiene fundamento constitucional y constituye un criterio
normativo de obligatoria observancia, pues ha sido reconocido por el
Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, tales como las
dictadas en los expedientes N 2202-2002-AA, N 004-2000-AI y N
0001-98-AI.
- Las resoluciones que denegaron el registro de la botella, adquirieron
la calidad de resolucin administrativa firme; en consecuencia, lo
resuelto en ella recibe la autoridad de cosa decidida administrativa,
toda vez que no fueron impugnadas. En ese sentido, es
incuestionable la transgresin a la cosa decidida, por lo que todo lo
actuado en el procedimiento debe ser declarado nulo.
Avocamiento indebido a causa pendiente ante el Poder Judicial,
derivada de las Resoluciones N 9397-2003/OSD-INDECOPI y 11292003/TPI-INDECOPI
- Las resoluciones que denegaron el registro de la botella han sido
impugnadas por la solicitante en sede contencioso administrativa.
Ello genera que por un lado Indecopi est defendiendo su decisin de
denegar un registro porque la botella es una forma usual y, de otro
lado, que Indecopi seale que la botella no es usual. Por lo tanto,
esta situacin constituye un avocamiento indebido.
- Se est, por lo tanto, frente a un caso de nulidad absoluta, cuya nica
forma de reparacin es su inmediata declaracin, dejando sin efecto
todo lo actuado y declarando improcedente la solicitud de registro.
Primer petitorio impugnatorio subordinado: La nulidad de la resolucin
apelada
- Las consideraciones para solicitar la nulidad de todo lo actuado en el
procedimiento, tambin lo son para solicitar la nulidad de la
resolucin impugnada.
- Luego del recurso de reconsideracin presentado por la solicitante, la
Oficina de Signos Distintivos cambia no slo de conclusiones en
atencin a supuestas pruebas nuevas, sino que modifica su criterio
anterior, modificando de esta forma el razonamiento empleado
anteriormente.
- En la Resolucin N 6508-2005/OSD-INDECOPI, la Oficina de
Signos Distintivos, reconoce que los consumidores perciben el
envase de 620 ml como un envase de cerveza; sin embargo, al
44-197

resolver la reconsideracin, manifiesta que ello no es de importancia,

pues los consumidores atribuyen al referido envase un significado
secundario.
La Oficina de Signos Distintivos no se ha limitado a evaluar las
supuestas nuevas pruebas presentadas por la solicitante, sino que
por el contrario, ha actuado en forma irregular al variar el
razonamiento que utiliz en su primera resolucin, desvirtuando la
naturaleza del recurso de reconsideracin.
La nueva prueba presentada, consistente en un estudio de mercado
realizado por Apoyo Opinin y Mercado, es idntica - por la
metodologa empleada, por las preguntas realizadas y por los
resultados obtenidos - al estudio de mercado presentado antes del
pedido de reconsideracin. Por lo tanto, la valoracin de ambas
pruebas slo puede llevar a la misma conclusin.
El estudio de mercado Distintividad de Botella Backus en Provincias
Informe final de junio del 2004 (al que se refiere el numeral c)
seala exactamente lo mismo que el Estudio de Mercado presentado
por Backus Bavaria en su escrito de fecha 3 de diciembre del 2004,
antes que el procedimiento en primera instancia haya culminado, con
la nica diferencia que se refiere a la cuidad de Lima, y no a
Arequipa, Trujillo y Huancayo. La metodologa y preguntas son
idnticas, y los resultados obtenidos son extremadamente similares.
A fin de demostrar la identidad de los resultados ente dichos estudios
de mercado, adjunt los siguientes cuadros:
Estudio de mercado de Lima
Fecha de elaboracin
Tamao de la muestra
Objetivo general
Junio 2004
600 personas
Conocer
la
asociacin,
emociones y reacciones que
suscita el envase entre los
consumidores frecuentes de
cerveza
Ante la misma pregunta Resultado: todas las marcas
cuando usted ve este envase de Backus & Johnston
qu marca se le viene a la Cristal 86%
mente?
Pilsen 9%
Cusquea 5%
45-197
Estudio de mercado de
Arequipa, Trujillo y
Huancayo.
Junio 2004
600 personas
Conocer
la
asociacin,
emociones y reacciones que
suscita el envase entre los
consumidores frecuentes de
cerveza
Resultado: todas las marcas
de Backus & Johnston
Arequipa:
Arequipea 98%
Cusquea 1%
Trujillo:
Pilsen Trujillo 99%
Cristal 1%
Huancayo:
Cristal 98%
Arequipea 1%

Pilsen 1%
Ante la misma pregunta y a Resultado: asociacin con Resultado:

qu empresa pertenece esta Backus & Johnston 91%.
Arequipa: asociacin con
marca?
Backus & Johnston 98%.
Trujillo: asociacin con
Backus & Johnston 99%.
Huancayo:
asociacin
con Backus & Johnston
98%.
Principales hallazgos
Los resultados indican que Arequipa: Los resultados
los encuestados asocian indican que los encuestados
mayoritariamente (91%) el asocian
mayoritariamente
envase con Backus, como (98%) el envase Backus
empresa fabricante de la como empresa fabricante de
cerveza en l comercializada la
cerveza
en
l
()
comercializada.
().
Trujillo: En esta ciudad, los
resultados indican que casi la
totalidad de los encuestados
(99%) asocian el envase con
Backus
como
empresa
fabricante de la cerveza en l
comercializada ()
Huancayo: 98% de los
encuestados
asocian
el
envase con Backus como
empresa fabricante de la
cerveza en l comercializada
()
Fecha de elaboracin
Asociacin
de
la
botella
con
el
producto que envasa
Asociacin
de
la
botella
con
una
marca/empresa
Estudio envases de
cerveza en el Per
Evaluacin de Hogares
Diciembre de 2003
Pregunta:
productos
que se envasan en
esta botella
Resultado:
cerveza
90%
Pregunta: marcas de
cerveza
que
se
enmarcan
en
esta
botella
Resultado:
- Cristal 55%
- Pilsen 25%
- Cusquea 10%
Distintividad de Envase Origen empresarial

Informe Final
envases - tablas de
resultados
Marzo de 2005
Febrero de 2005
Pregunta: sabe qu
se vende en este
envase?
Resultado: S 99%
Pregunta:
a
qu
marca
o
marcas
representa
este
envase?
Resultado:
- Cristal 95%
- Pilsen 79%
- Cusquea 46%
46-197
Pregunta: a que
empresa o empresas
asocia este envase?
Resultado:
- Cristal 86%
- Pilsen 70%
- Cusquea 38%

Arequipea 7%
San Juan 1%
Malta Polar 1%
No precisa 1%
Backus & Johnston 3%

Arequipea 2%
Malta Polar 2%
Otros 8%
-
(ii)
Backus 14%
Empresa
o
fbrica
de
cerveza 13%
Malta/Malta Polar
3%
Arequipea 2%
San Juan 1%
Otros cerveza 1%
Otros 2%
Segundo petitorio impugnatorio subordinado: Revocar la resolucin

apelada:
Fundamentos.1. Sobre la forma usual del envase:
- Desde hace ms de 30 aos, en el Per se impuso un mecanismo
para hacer ms eficiente la industria cervecera, plasmado en la
posibilidad intercambiar las botellas de cerveza, de tal forma que
un consumidor pudiera adquirir cualquier marca de cerveza con el
mismo envase. El mecanismo que caracteriza la comercializacin
de la cerveza en el mercado surge como una medida para evitar
los costos que se generaban a la sociedad con la ineficiencia
prctica de tener un envase exclusivo por cada empresa.
- Dicho mecanismo fue producto de un acuerdo entre las empresas
competidoras en el mercado, quienes optaron por seguir un
procedimiento de homogeneizacin de los envases, de donde
surge la botella de 620 ml color mbar, en la que se comercializa
la mayor parte de la produccin de cerveza del pas. As, debido a
la homogeneidad del envase, los consumidores slo distinguen
entre las marcas existentes por medio de la etiqueta adherida a
las botellas, la cual puede ser reemplazada por otra.
- Con la misma finalidad de facilitar a los consumidores la eleccin
entre distintos proveedores a bajos costos, se establecieron una
serie de marcas colectivas administradas por la Sociedad
Nacional de Industrias que identifican las botellas sujetas al
mecanismo que caracteriza su comercializacin y las distingue
para evitar su uso por parte de otros sectores distintos al mercado
cervecero. Dicha marca permite que los fabricantes de cerveza
puedan utilizar este mecanismo de comercializacin y tiene la
finalidad de excluir de uso a otras empresas dedicadas a la
comercializacin de gaseosas u otros licores, pero no cumple
ninguna funcin distintiva entre las botellas que pertenecen al
sector cervecero.
47-197

Si no existiera dicho sistema, cada empresa tendra que poseer

envases diferentes, lo que generara un costo adicional en el
pblico consumidor, puesto que tendra que adquirir un nuevo
envase cada vez que quiera cambiar de marca de cerveza,
incurriendo as en lo que la teora econmica conoce como
costos de cambio o switching costs.
La facilidad libremente acordada en su momento por todos los
fabricantes de cerveza reunidos como gremio, no lesiona el
derecho de nadie sino que, mas bien, beneficia a productores y
consumidores as como al principio del libre mercado; por el
contrario, el pretender la exclusividad de una forma usual se
convierte en una prctica abusiva de restriccin de la actuacin
dentro del mercado y perjudica al consumidor ya que se le
dificulta la posibilidad de elegir libremente la cerveza que desee
beber en cada ocasin.
Dicho mecanismo de comercializacin, tambin beneficia a las
empresas cerveceras, dado que contribuye a la reduccin de los
gastos que desembolsan para la recuperacin y seleccin de sus
envases y reduce los incentivos para el desarrollo de prcticas de
competencia desleal entre las distintas empresas.
La botella de 620 ml que ha venido siendo utilizada comnmente
por todas las empresas cerveceras, no puede ser materia de
apropiacin por parte de la solicitante por el slo hecho de haber
absorbido a la mayora de las empresas cerveceras del mercado
peruano.
Como consecuencia de este uso comn en el tiempo, en la mente
del consumidor, la forma de la botella de 620 ml, es asociada
espontnea y directamente con el producto cerveza.
Resulta claro que la forma de la botella es una forma que pas al
dominio pblico en tanto que todas las empresas de cerveza la
utilizaban, siendo que ahora la solicitante pretende apropiarse de
dicha forma para hacer un uso privado, por el simple hecho de
haber absorbido a las otras empresas del mercado cervecero,
consolidndose su posicin de dominio. Un ejemplo de ello, es el
caso de las latas de atn, el cual es comercializado por distintas
empresas fabricantes de atn en latas idnticas, siendo que la
forma utilizada por muchos aos constituye una forma usual y, por
lo tanto, no puede ser apropiada por ninguna de estas empresas
aun en el supuesto de que stas se fusionen.
Contrariamente a lo sealado por la Oficina de Signos Distintivos,
no es cierto que exista slo una empresa en el mercado
cervecero peruano que comercialice sus cervezas en botellas con
la misma forma del signo solicitado ya que las cervezas y bebidas
48-197

de malta, PILSENER LA PAZ y MALTIN, comercializadas

principalmente en la ciudad de Puno, tambin usan la misma
botella. De los anexos presentados, la Sala podr apreciar que la
misma forma de botella es utilizada por las marcas CUSQUEA,
MALTIN, PILSENER LA PAZ Y ERDINGER (en sus tres
presentaciones).
- Por otro lado, tambin existen diversos licores (sobre todo vinos),
que utilizan botellas que son similares o, a lo sumo, son una
variacin de la forma que es materia del presente procedimiento
(es decir similares a la forma usual).
- En efecto las botellas de champagne de CORDOM ROUGE y
MOET & CHANDOM, las de vino TORRES (GRAN SANGRE DE
TORO, SANGRE DE TORO y VIA SOL), MARQUS DE
CCERES (Rioja) y TRIVENTO, tienen la misma forma que la
botella 620 ml., conforme se prueba con las imgenes
presentadas. Adicionalmente, las botellas de vino de las marcas
TRILOGIE de Fabre, ALAMOS CHARDONAY WINES OF
CATENA, CARTA VIEJA, ANGARO CHARDONAY, MONTES
CHARDONAY Y VALDIVIESO SAUVIGNON BLANC, tambin
utilizan una forma idntica a la que pretende registrar la
solicitante.
- Por lo tanto, la forma de la botella materia del presente
procedimiento es usual, y no solo es utilizada para comercializar
cervezas sino que tambin su uso se ha extendido para
comercializar otros licores, como vinos y espumantes.
- De concederse el registro de la botella, se le otorgara la facultad
a la solicitante de interponer diversas acciones de infraccin
contra las diferentes empresas que utilicen en el mismo mercado,
un envase idntico o similar, con lo cual todas las empresas que
comercializan actualmente cervezas y vinos se veran en la
obligacin de cambiar la presentacin de sus envases,
incrementando sus costos de produccin y obstaculizando la libre
competencia.
2. Sobre la distintividad originaria.
- La Oficina de Signos Distintivos ha llegado a la conclusin que la
botella no goza de distintividad originaria, en tanto que carece de
caractersticas que, por s solas, sirvan para distinguirla. En este
sentido, su empresa est de acuerdo con dicho extremo de la
resolucin apelada.
3. Sobre la distintividad adquirida.
- El signo solicitado al ser una forma usual, no puede adquirir
distintividad en virtud del significado secundario. El registro de las
formas usuales no puede realizarse por ningn motivo.
49-197

En la encuesta del estudio de mercado realizado por Ad Hoc, s

se pregunta efectivamente a qu producto asocia esta botella? y
es all donde destaca la falta de distintividad de la botella
(envase). Mientras que, ante el estmulo de la botella de COCA
COLA, el 94% de los consumidores respondieron a dicha
pregunta COCA COLA, ante el estmulo de la botella solicitada,
un 92% de los encuestados respondi cerveza; no cerveza
Cristal, no cerveza Backus, no cerveza Pilsen.
- Si la solicitante alega que la botella de 620 ml ha adquirido
distintividad, debe probar que la ha utilizado tal como lo ha
solicitado, es decir prescindiendo de la etiqueta, lo cual no
corresponde en el presente caso.
- Asimismo, cuando Backus Bavaria comercializa sus productos
en botellas de 620 ml. a las que adhiere etiquetas con las marcas
denominativas slo est siendo uso de una marca (la contenida
en la etiqueta) y no de dos marcas.
- Fernndez Novoa comenta el hecho que una empresa, por
ejemplo, COCA COLA utiliza dos marcas en un mismo producto:
el envase - que si es una marca tridimensional (y que se
encuentra debidamente registrada) - y la marca contenida en la
etiqueta. Ello es usual; sin embargo, dicha prctica no puede ser
asimilada al presente caso en el que la solicitante slo ha utilizado
una marca (la que aparece en la etiqueta) y pretende que se
considere a la botella como marca.
Cit jurisprudencia y doctrina por considerarlas aplicables al caso.
- Imgenes a color de diferentes marcas de cervezas, sosteniendo que se
venden en el mercado peruano.
- Imgenes a color de vinos y champagnes, sosteniendo que se
comercializan en el mercado peruano.
- Imgenes a color de vinos que se comercializan en el mercado peruano.
- Actas de constatacin notarial y comprobantes de pago de abril y mayo del
2005, que acreditan la venta de cerveza ERDINGER en los
establecimientos Wong de Benavides, Surco y de Chacarilla y Los tres
Chanchitos, La Molina.
Finalmente, solicit que se le conceda uso de la palabra.
-
Mediante provedo de fecha 16 de junio del 2005, la Sala de Propiedad

Intelectual corri traslado de la apelacin interpuesta por Compaa Cervecera
Ambev Per S.A.C. por el plazo de 15 das a Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. Respecto al pedido de uso de la palabra, la Sala
determin conceder el uso de la palabra solicitado por el plazo de 10 minutos
en da y hora que se sealar en su oportunidad.
50-197


Johnston S.A.A. seal que se debe tener en presente que - tal como se ha
reconocido por la Oficina de Signos Distintivos en las dos resoluciones
expedidas en este proceso se ha dejado constancia que el diseo de envase
que se pretende registrar es nico del grupo Backus y no es usado por ninguna
otra empresa distinta a las empresas que forman parte de este Grupo. Agreg
que diversas empresas conforman dicho el grupo empresarial y que slo las
empresas cerveceras hacen uso del envase, especficamente Compaa
Cervecera del Sur del Per S.A. (embotelladora de CUSQUEA y
AREQUIPEA) y Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
(embotelladora de PILSEN y CRISTAL), beneficiando ese uso al mismo grupo.
A fin de acreditar cuales son las empresas que constituyen el grupo
empresarial Backus, present copia certificada expedida por Conasev, en la
que se observa, entre otras, a la empresa Compaa Cervecera del Sur del
Per.
Johnston S.A.A. seal que ha tomado conocimiento que la Sala de Propiedad
Intelectual ha concedido el uso de la palabra solicitado por la opositora, por el
plazo de diez minutos en da y hora por sealar. En ese sentido, solicit que
dicho informe oral se lleve a cabo el da 14, 17 18 de octubre, toda vez que
pretende contar con la presencia de dos tratadistas extranjeros para que hagan
uso de la palabra y, de esa manera, analizar a fondo el verdadero sentido de lo
que se considera forma usual, capacidad distintiva y distintividad adquirida.
Asimismo, solicit se le conceda uso de la palabra por espacio de cuarenta
minutos.
Mediante provedo de fecha 23 de junio del 2005, la Sala de Propiedad
Intelectual pas a conocimiento y consideracin de la parte contraria por el
plazo de 5 das hbiles, el escrito presentado por Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con fecha 20 de junio del 2005.
Con fecha 4 de julio del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
consider excesivo el plazo solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A., referido a las posibles fechas para que se lleve a
cabo el informe oral, sealando que contraviene el Principio de Celeridad
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, dilatndose el
presente procedimiento y, por consiguiente, beneficindose nicamente la
solicitante. En tal sentido, solicit que se desestime la solicitud de Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y se fije la fecha para el
informe oral dentro del plazo que por ley corresponde.
51-197


Johnston S.A.A., absolvi el traslado de la apelacin manifestando lo siguiente:
(i)
Respecto a la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento:
- La Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI incurri en un grave
error al afirmar que su empresa no ha reivindicado el tamao ni la
capacidad del envase y que, por lo tanto, resultan irrelevantes los
argumentos referidos a que el signo solicitado constituye un envase
de 620 ml., ya que el carcter de dicho signo ser analizado con
relacin a los dems envases de cerveza. Dicha afirmacin llev a
que la Oficina de Signos Distintivos desconociera la distintividad
originaria del signo solicitado, toda vez que no ha tenido en cuenta el
volumen o capacidad, expresamente reivindicado22.
- La afirmacin de que el signo solicitado ya ha sido materia de
denegatoria anteriormente, carece de sustento, toda vez que, nunca
se ha solicitado el registro del signo materia del presente expediente,
lo cual ya ha sido aclarado mediante Resolucin N 2015-2005/OSDINDECOPI de fecha 16 de febrero del 2005, por lo que este
fundamento resulta ser completamente falso, y tiene como nico
propsito presentar a su empresa en actitud de sorprender a la
autoridad, pretendiendo abusar en el ejercicio del derecho.
- Su empresa nunca ha solicitado anteriormente el registro de un
signo idntico al del presente procedimiento, toda vez que dichos
procedimientos fueron los siguientes:
- Expediente N 174826-2003: Bajo este procedimiento, Indecopi
emiti un pronunciamiento final denegatorio de registro,
fundamentando que la forma tridimensional solicitada constituye
una forma usual empleada habitualmente en el comercio de
cerveza, negndole al signo el carcter de distintivo y
declarando que ste es una forma usual o genrica. El signo que
se solicit a registro bajo dicho expediente, es tcnicamente
distinto al signo que ahora se pretende registrar, siendo tal
procedimiento diferente en funcin a su objeto; por lo tanto, la
resolucin que pudiese haberse emitido en ese proceso no
afecta, en forma alguna, el resultado que se busca en el
22
Cabe precisar que, segn se observa en los antecedentes, la Oficina de Signos Distintivos emiti la
orden de publicacin del signo solicitado en los siguientes trminos: Marca de producto constituida por
la forma tridimensional de un envase de forma cilndrica con boca redonda, pico ranurado sobresaliendo
el ribete, cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma
cilndrica y la base es redonda y se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma de pestaas
alrededor, el envase tiene color amarillo mbar; conforme al modelo, para distinguir exclusivamente
cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial. En ese sentido, la solicitante public el aviso de su
solicitud en los mismos trminos en que fue dispuesto por la Oficina de Signos Distintivos; esto es, sin
reivindicar dimensiones ni capacidad.
52-197

presente procedimiento. En atencin a ello, las Resoluciones N

9396-2003/OSD-INDECOPI y 1128-2003/TPI-INDECOPI no
constituyen cosa decidida administrativa respecto al presente
procedimiento, toda vez que dichas resoluciones de naturaleza
denegatoria han sido emitidas respecto de un proceso de
registro de un signo distinto, para productos totalmente
diferentes, al signo solicitado. Por lo tanto, ese expediente no
constituye un antecedente administrativo ni la resolucin una
cosa decidida administrativamente y no puede ser validamente
citado para justificar el pedido de aplicacin del principio sobre
cosa juzgada administrativa.
- Expediente N 174827-2003: Respecto a este procedimiento,
tanto la Oficina de Signos Distintivos como la Sala de Propiedad
Intelectual emitieron resoluciones declarando que el envase
solicitado es un envase de forma usual, manifestando la Sala
que no exista necesidad de determinar si el envase era o no
distintivo. La afirmacin de la opositora de que el signo fue
rechazado por considerarse tanto una forma usual como un
envase carente de distintividad resulta ser manifiestamente
incorrecta. Debe rechazarse los argumentos de la opositora en
el sentido que ya ha existido decisin definitiva sobre el carcter
de forma usual del envase cuyo registro se pretende.
La forma tridimensional del envase cuyo registro se pretende en el
presente caso es un envase formal y tcnicamente distinto al envase
que fuera consignado en los expedientes citados, toda vez que
reivindica elementos adicionales, como color y vietas en relieve y
volumen especfico, que no fueron considerados en procesos
administrativos anteriores y que conceden al envase el carcter
distintivo suficiente que le permita el registro, para distinguir
nicamente cerveza.
Nuestra legislacin no admite la posibilidad de una declaracin de
nulidad del proceso basado en una presunta cosa decidida
administrativa y slo contempla la nulidad de registro cuando ste
hubiese sido concedido en contravencin de cualquiera de las
disposiciones de la ley, incluyendo el caso en que se hubiese
seguido un procedimiento distinto al consignado por la norma.
La cosa decidida administrativa no constituye un fenmeno
equiparable a la cosa juzgada jurisdiccional, ya que sta tiene valor
procedimental nica y exclusivamente en lo que ha sido resuelto y
referido a ese pedido o bien especfico, por lo que lo resuelto en un
procedimiento administrativo particular no genera efecto jurdico
alguno - ni en beneficio de la autoridad ni en beneficio del
administrado - respecto de un nuevo proceso administrativo que trate
53-197

(ii)
sobre el reconocimiento de una propiedad o concesin de un bien

distinto.
- No puede admitirse como fundamento del pedido de nulidad una
similitud en cuanto al petitorio con expedientes anteriores, pues, a
pesar de que existen ciertas similitudes, la sola diferencia - como
incluir en el nuevo proceso un color o referencia a vietas o relieves,
en forma de pestaas o referencias a volmenes - hacen al petitorio
totalmente distinto, no pudindose hablar de duplicidad de procesos.
- Asimismo no existe avocamiento indebido o causa pendiente por
cuanto para que ello se produzca se requiere que:
- El objeto de la solicitud de lo administrado en el proceso
administrativo sea exactamente idntico al petitorio que es objeto
de discusin en el proceso judicial.
- El bien que se analiza (en el presente caso una marca) sea
exactamente idntico a aquel bien que se analiza en el proceso
judicial.
- El administrado solicitante en el proceso administrativo sea, a su
turno, el accionante en el proceso judicial.
- En el caso en cuestin, no existe identidad entre el signo solicitado y
los signos a los que se refieren los expedientes N 174827-2003 y
N 174826-2003 y, por lo tanto, no existe identidad en el proceso. En
ese sentido, no puede darse la circunstancia de que la autoridad
administrativa se est avocando al conocimiento de un proceso que
se analiza en sede judicial.
Respecto a la nulidad de la resolucin impugnada:
- Para dictar la nulidad de un acto administrativo, en este caso la
nulidad de la resolucin, tendra que haberse necesariamente
contravenido la Constitucin, las leyes o la norma reglamentaria,
haberse incurrido en un defecto u omisin de alguno de los requisitos
de validez, requisitos de documentacin o cuando los actos
administrativos sean constitutivos de infraccin penal.
- De acuerdo al recurso interpuesto por la opositora, no existe ningn
fundamento legal respecto de una posible contravencin a la
Constitucin, de la ley o de la norma reglamentaria.
- Son varios los vicios en que se puede incurrir en cuanto a la
competencia del rgano administrativo; sin embargo, en este proceso
no se han dado ninguna de estas circunstancias.
- Contrariamente a lo sealado por la opositora, la prueba que su
empresa present como sustento de su recurso de reconsideracin
constituye definitivamente prueba nueva, toda vez que se han hecho
anlisis e investigaciones en mercados distintos a los mercados que
fueron analizados en la prueba presentada inicialmente, por cuanto:
54-197

El estudio de Apoyo del 2004 en provincias - si bien es un nuevo

estudio idntico al conducido en junio del 2004 en Lima en cuanto
a su metodologa - constituye nueva prueba en tanto fue realizada
en ciudades del interior y sus resultados no solamente corroboran
los resultados de Lima sino que, por la proyeccin geogrfica
mayor, hace a los resultados como estadsticamente ms
perfectos o completos.
- El estudio de Apoyo de febrero del 2005 es totalmente diferente a
los estudios anteriores en sus objetivos, metodologa y resultados.
- El estudio de Apoyo de marzo del 2005 contiene elementos que lo
constituyen en nueva prueba.
Respecto a la revocatoria de la resolucin impugnada:
a) En cuanto a la supuesta forma usual del envase:
- Reitera sus argumentos en el sentido de no considerar el signo
solicitado como forma usual, contrariamente a lo sealado por la
opositora.
- En el caso de las formas, no pueden registrarse como marcas
aqullas que sean habituales al tiempo en que se solicita el registro
pero, s son registrables aquellas formas que son nicas, utilizadas
solamente por un grupo empresarial o por una empresa, al tiempo en
que se solicita el registro.
- La habitualidad del uso en el comercio nada tiene que ver con
aspectos del pasado. As, las empresas que utilizaban el envase en
el pasado eran Compaa Nacional de Cerveza S.A., Compaa
Cervecera del Sur del Per S.A. y Backus y Johnston S.A., hoy en
da todas integrantes del mismo grupo empresarial llamado Grupo
Backus. Si estas tres empresas en el pasado utilizaban en conjunto
un mismo envase de cerveza, y hoy en da se utiliza ese envase para
envasar las mismas marcas y nadie ms lo utiliza, a pesar de existir
otros agentes comerciales en el mercado peruano, entonces esa
nica entidad corporativa est legitimada para excluir a terceros del
uso de ese envase. En consecuencia, las empresas de su grupo se
han apropiado del envase al ser las nicas que lo utilizan y estn
legitimadas a usarlo toda vez que ese envase no es habitual.
- La forma usual est ntimamente ligada a la rplica exacta y a la
habitualidad en el uso, en el mismo tiempo en que se solicita el
registro y en el mismo mercado y territorio.
- No se puede olvidar que, respecto de la norma exclusoria del
registro, la norma slo impide el registro como marcas de los signos
que al tiempo en que se pide el registro vienen siendo utilizadas de
manera habitual, por varios agentes comerciales competidores entre
s.
-
(ii)
55-197

La botella de 620 ml. no es de dominio pblico por cuanto este

concepto est ntimamente asociado al concepto de novedad y al
concepto de prdida de derechos; as, existe un dominio pblico
respecto del invento, de forma tal que ninguna persona puede
irrogarse derechos exclusivos sobre ese invento. Resulta grave que
la opositora confunda uso comn con lo que es dominio pblico,
utilizando como ejemplos las latas de atn o las cajetillas de
cigarrillos y afirmando que cuando se comercializa por distintas
empresas en envases idnticos, la sola eventual consolidacin de
estas empresas en un mismo grupo no dara como resultado la
registrabilidad de los envases que se han utilizado en comn. La
grave confusin en la que incurre es que las circunstancias y el
ejemplo son total y absolutamente distintas. En el mercado cervecero
existen ya innumerables agentes empresariales en el mercado,
algunos que producen la cerveza localmente y otros que la importan.
Todas las empresas que compiten en ese mercado utilizan una forma
de envase distinta a la que su empresa utiliza, lo que demuestra que
el envase solicitado no es comn, no es usual ni es de dominio
pblico.
- Resulta claro que el concepto de dominio pblico es un concepto
vinculado a la accesibilidad de terceros a la explotacin de un
derecho preestablecido y que beneficiaba nica y exclusivamente a
una persona. Pasa a dominio pblico lo que con anterioridad era de
dominio privado. Ello es un concepto que nica y exclusivamente es
aplicable a los inventos y a las nuevas creaciones y no es aplicable a
las marcas.
- Se debe rechazar de plano esa nueva doctrina y no aceptar que en
el caso de signos, sea aplicable el concepto de dominio pblico.
- La marca de cerveza ERDINGER, que segn la opositora es
comercializada en un envase bastante similar al signo solicitado, ha
ingresado al mercado peruano mucho tiempo despus a la fecha de
la presente solicitud de registro. Por ello, de otorgarse el signo
solicitado, iniciar las acciones pertinentes.
b) En cuanto a la distintividad del signo solicitado:
- No est de acuerdo con la conclusin a la que llega la resolucin
impugnada en el sentido que consider que el signo solicitado no
goza de distintividad originaria.
- Tanto el Tribunal Andino de Justicia como los tratadistas Luis
Eduardo Bertone y Jorge Otamendi mencionan que ser distintivo
todo aquello que no se confunda con lo que se va a identificar, sea
un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. Dicha
distintividad como capacidad intrnseca de identificar, no tiene nada
-
56-197

que ver con las caractersticas especiales del signo, con sus formas,
aadidos, relieves o elementos decorativos.
- Un signo es distintivo cuando no identifica las caractersticas o
propiedades del producto o servicio; cuando no se confunde con el
producto que va a distinguir y cuando el signo sea suficiente para
diferenciar en el mercado productos o servicios de otros, de manera
que el consumidor o usuario pueda seleccionarlos.
- Como consecuencia de la aplicacin de los criterios para toda clase
de signos, la capacidad distintiva tiene que ser valorada en relacin
con los productos o servicios indicados en la solicitud de marca y
tomando como referencia la figura del consumidor medio de dichos
productos o servicios. Para que la forma de un producto o de su
envase tenga carcter distintivo, no es necesario que dicha forma
cumpla unas especiales condiciones de originalidad.
c) En cuanto a la distintividad adquirida del signo solicitado:
Reiter sus argumentos respecto a ste tema, apoyndose en los
informes y dictmenes presentados anteriormente. Seal que la
forma tridimensional que viene utilizando goza, de manera
indubitable, de capacidad distintiva originaria o, alternativamente, en
funcin del uso constante en el mercado y en el supuesto de que
dicho signo no fuera originariamente distintivo, ciertamente lo es por
distintividad sobrevenida a consecuencia del uso extenso en
beneficio de un solo grupo empresarial, que ha concedido a tal signo
la cualidad de signo notorio.
Asimismo, formul comentarios en respuesta a las observaciones formuladas
por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. respecto al informe realizado por
Elspuru Consultores en setiembre del 2004, con relacin al estudio de
investigacin de mercado de la empresa Ad Hoc Research realizado en agosto
del 2004 por encargo de Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
- Estudio elaborado por Elspuru Consultores (EGE Consultores S.A.C.)
Evaluacin de Estudios de Mercado referente a Forma Tridimensional de
Envase de 620 ml de Backus, emitido el 24 de junio del 2005. En dicho
informe se evalan los tres estudios de mercado presentados por Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. realizados por Apoyo
Opinin y Mercado - de junio del 2004 (realizado en provincias), de febrero
del 2005 (realizado en Lima) y de marzo del 2005 (Informe Final realizado
en Lima) - y el estudio presentado por Compaa Cervecera Ambev Per
S.A.C., realizado por Ad-Hoc en marzo del 2005, sealando que los mismos
fueron evaluados como nueva prueba por la Oficina de Signos Distintivos en
la resolucin apelada23.
23
El Informe estableci lo siguiente:

57-197

Copia del certificado de registro de forma tridimensional de envase obtenida

en Bolivia por Cervecera Boliviana Nacional S.A. de fecha 25 de julio de
1979, para distinguir envases de vidrio.
Copias de resoluciones expedidas en Bolivia, en las cuales se observa que
Cervecera Boliviana Nacional S.A. present oposicin contra la solicitud de
registro del envase tridimensional, as como tambin el envase
tridimensional y etiqueta solicitado por Compaa Cervecera del Sur del
Per S.A., los cuales fueron denegados por considerarse confundibles con
el envase de la opositora.
Acta de constatacin notarial, extendida por el Notario Sergio Armando
Berrospi con fecha 7 de junio del 2005, en la cual certifica la informacin
que aparece en la pgina web de SUNAT respecto a que las importaciones
de cerveza de la marca ERDINGER se realizaron a partir del 19 de
noviembre del 2004.
Dictamen presentado por el Profesor Doctor Carlos Fernndez-Novoa en
setiembre del 2004, acerca de la registrabilidad como marca de la forma
peculiar de un envase que viene utilizando la compaa Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.24.
Se ha comprobado que hay objetivos de investigacin que, junto a sus resultados, constituyen
nuevas pruebas en tanto ayudan a discernir las indagaciones sobre el significado primario, de las
indagaciones sobre significado secundario (asociacin a origen empresarial).
La pregunta y resultado sobre asociaciones libres (evocacin de valores, emociones, imgenes),
constituyen nueva prueba que abona a la tesis de que el envase solicitado ha adquirido valores
corporativos de su empresa.
Los resultados de Ad Hoc reafirman los de Apoyo en cuanto a que hay una clara asociacin del
envase de Backus con el origen empresarial Backus.
Algunos de los objetivos del estudio s constituyen nueva prueba, as como tambin los resultados,
sobre todo por el hecho de que - a diferencia de estudios anteriores - en el informe en cuestin se
han incluido otras categoras de producto, aportando nuevos elementos de juicio para interpretar los
resultados relacionados con el envase de Backus.
En tal sentido, estos resultados constituyen nueva prueba respecto a estudios anteriores y adems
son reveladores y contundentes a favor de Backus, toda vez que permiten comparar el resultado del
envase Backus con el de una marca lder e icnica como COCA COLA, lo cual permite interpretar con
ms contundencia el resultado de 99% obtenido por el envase de Backus. As, a diferencia de
estudios anteriores, demuestra que la asociacin del envase de Backus a un origen empresarial
concreto (99%) es mayor a la del envase de COCA COLA (94%).
24
En el Informe se concluye lo siguiente:
La marca tridimensional consistente en la forma de un producto o de un envase es actualmente
una pieza bsica del Sistema de Marcas. En el reconocimiento progresivo de esta figura han
influido circunstancias econmico-sociales, principalmente el auge de la publicidad efectuada a
travs de la televisin.
En cuanto a la supuesta forma usual del envase
Por contraste con lo que sucede en el Derecho Europeo, en el Derecho Andino se formulan
separadamente dos prohibiciones concernientes a los signos usuales. Por un lado, la letra c)
del artculo 135 de la Decisin 486 prohibe registrar como marcas las formas usuales de los
productos o de sus envases. Por otro lado, la letra g) del artculo 135 de la Decisin 486
prohibe registrar como marcas los signos que consistan exclusivamente o que se hubieran
convertido en una designacin comn o usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje del correspondiente pas.
-
58-197

De manera no exenta de crticas, el apartado final del precitado artculo 135 instaura un
rgimen diferente para las prohibiciones sealadas. En efecto, el apartado final del artculo
135 no incluye las formas usuales de los productos y de sus envases dentro del grupo de
signos susceptibles de registrarse como marca en virtud de la aptitud distintiva derivada del
uso. En este punto no es congruente la posicin adoptada por el artculo 135 de la Decisin
486 dado que la ratio de las prohibiciones enunciadas por las letras c) y g) del artculo 135
es idntica.
Carece de todo apoyo la tesis sustentada por la opositora cuando afirma que el signo
solicitado como marca por la solicitante constituye una forma usual de un envase en el
sentido de la letra c) del artculo 135 de la Decisin 486 y la argumentacin esgrimida por el
Tribunal del Indecopi no es convincente al sostener que la marca solicitada se encuentra
incursa en la prohibicin establecida por la letra c) del mencionado artculo. Debe
observarse que los elementos hipotticos que a juicio del Indecopi son comunes al
envase de Backus y a los restantes envases son los elementos propios de un tipo abstracto
de un envase de bebida (botella de vino, de licor, etc.). Pero es obvio que adems de estos
elementos caractersticos de un tipo genrico de envase de bebida, el envase de cerveza
constitutivo del signo solicitado posee elementos peculiares que lo individualizan
perceptiblemente.
De las pruebas aportadas por la solicitante se desprende que el envase no constituye la
forma usual de un envase de cerveza y, por ende, no est incurso en la prohibicin de la
letra c) del artculo 135 de la Decisin 486.
Aunque la aparicin de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del producto o
de un envase es un fenmeno relativamente reciente, en ciertos sectores del mercado el
pblico de los consumidores tiende a considerar la forma del producto o del envase como
una indicacin de procedencia empresarial. Esto es particularmente cierto en el sector de los
productos alimenticios lato sensu.
La distintividad es el requisito bsico exigible a un signo para ser registrado como marca. La
distintividad o carcter distintivo estriba en la aptitud de un signo para diferenciar los
productos o servicios de otras empresas. As entendida, la distintividad est conectada
estrechamente con la funcin bsica de la marca; a saber, denotar la procedencia
empresarial de los productos o servicios.
Actualmente prevalece la tesis de que tan slo cabe exigir al signo solicitado como marca un
grado mnimo de distintividad. Esta tesis es una manifestacin palpable de la tendencia
liberalizadora predominante hoy en el Derecho de Marcas; tendencia que se trasluce en los
siguientes puntos: apertura del Registro de Marcas a nuevos tipos de signos; y mayor
amplitud de la figura de la distintividad sobrevenida (Secondary Meaning).
Aunque los requisitos de la originalidad y del carcter singular son en puridad ajenos al
Derecho de Marcas, es innegable que tales requisitos constituyen un indicio fiable de que el
signo que los rene es apto para denotar la procedencia empresarial de los productos o
servicios.
En el sector del mercado en el que opera la marca tridimensional solicitada por Backus, los
consumidores estn habituados a contemplar la forma de un envase como una indicacin de
la procedencia empresarial de los productos. En contra de la registrabilidad de estas marcas
no cabe alegar, por tanto, el argumento de que los consumidores no estn acostumbrados a
percibir la forma de un envase como marca.
Los argumentos sealados por la opositora son infundados. Por un lado, tales argumentos
estn en contradiccin del principio de paridad de trato de las marcas; y, por otro lado,
pretenden reemplazar el requisito del carcter distintivo por el de la representacin peculiar o
arbitraria de la forma tridimensional.
La tesis sustentada por la Sala de la Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi
mediante Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI respecto a considerar que una forma
no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias respecto a
otras formas que se encuentran en el mercado - infringe el principio de que un signo es
registrable como marca si posee un mnimo carcter distintivo, principio que de acuerdo con
59-197

Dictamen presentado por el Profesor Manuel Aren Laln sobre la solicitud

de registro de una marca tridimensional por la Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A.25
lo previsto por el artculo 2.1 del ADPIC tiene que ser aplicado por los Estados Miembros de
la Organizacin Mundial del Comercio.
Si el carcter distintivo del signo tridimensional solicitado se aprecia con arreglo a las
percepciones de los consumidores habituales de cerveza, cabe sealar que la misma est
dotada de una distintividad intrnseca.
Para atribuir a un signo el status de marca, el criterio fundamental es que los consumidores
relacionen el signo como un indicador de procedencia empresarial de los productos. As se
desprende del proceso de formacin de la marca como bien inmaterial, proceso que se
consolida cuando la unin entre el signo y los productos es captada por los consumidores.
El caso consultado es un supuesto paradigmtico del proceso de conversin de un signo en
una autntica marca. En efecto, de los estudios de mercado realizados por encargo de la
solicitante se deriva que la forma del envase aqu analizado denota ante los consumidores
peruanos la procedencia empresarial de la cerveza contenido en el referido envase.
El carcter distintivo de una marca tiene que enjuiciarse con arreglo a las percepciones de
los correspondientes consumidores. En el presente caso, se trata de los consumidores
habituales de cerveza (sector que abarca un elevado porcentaje de la poblacin adulta),
adems, que la cerveza es el prototipo de bebida que con frecuencia se degusta
directamente de la botella, sin necesidad de utilizar un recipiente complementario (vaso,
copa, etc.). Estos consumidores retienen en su memoria una visin global de la marca (en el
presente caso del envase constitutivo de la misma), sin descomponerla en sus elementos
concretos. Pues bien, dada la forma del envase solicitado, cabe afirmar que el mismo est
dotado de una distintividad intrnseca.
El signo tridimensional solicitado no incurre en la prohibicin decretada por la letra b) del
artculo 135 de la Decisin 486 y, en la hiptesis (admisible tan slo a efectos dialcticos) de
que el mencionado signo careciese de distintividad intrnseca, sera registrable como marca
en virtud de lo dispuesto en el prrafo final del artculo 135 de la Decisin 486.
La distintividad de un signo puede derivarse de dos causas: de la propia estructura del signo
(distintividad intrnseca); o bien del reconocimiento del signo por parte de los consumidores
como consecuencia del uso. La distintividad basada en el uso o refrendada por el uso es la
que concuerda en mayor medida con el concepto jurdico de la marca. Un mismo signo
puede poseer per se una distintividad intrnseca que se ve consolidada como consecuencia
del uso.
- De las pruebas aportadas por la solicitante se desprende que el envase no constituye la
forma usual de un envase de cerveza y, por ende, no est incurso en la prohibicin de la
letra c) del artculo 135 de la Decisin 486.
25
En el Informe se seala lo siguiente:
a) Sobre la supuesta forma usual del envase:
El envase de cerveza de la solicitante puede ser registrado como marca porque su forma no
viene impuesta por su propia naturaleza o funcin ni por la naturaleza o funcin del producto que
contiene. La forma de la botella de la solicitante no es la nica posible que puede adoptar y
tampoco es esencial para su uso, finalidad o funcin fundamental, a pesar de la segunda
prohibicin del apartado c) del artculo 135 de la Decisin 486.
El envase de cerveza de la solicitante puede ser registrado como marca, en la medida que de su
forma no se deriva una ventaja funcional o tcnica para su uso o fabricacin, ya que no supone
una mejora de la botella prcticamente apreciable en su calidad general, cualidades especficas,
funciones, procedimientos y costes de fabricacin, etc.
El envase de cerveza de la solicitante puede ser registrado como marca, ya que su forma no es
usual en el mercado cervecero peruano. En primer lugar, por que se trata de un signo que no
est compuesto exclusivamente por la forma del envase, sino por sta y un concreto color. En
segundo lugar, al encontrarse diseado en vidrio transparente de color amarillo mbar, aunque
60-197


Johnston S.A.A. present dos escritos, en los cuales:
a) Ofreci como medio probatorio copia de la Resolucin N 20-2005/TPIINDECOPI, dictada en el expediente N 198876-2004, en la cual se ha
otorgado el registro de la marca constituida por la forma tridimensional de
una botella para distinguir nica y exclusivamente vodka. Indic que:
- En dicho procedimiento se analiz si la forma tridimensional del envase,
asociada al producto especfico que desea distinguir, cumple con los
requisitos de distintividad.
- En ese sentido, la distintividad de esa forma de botella solicitada ha sido
predeterminada en funcin a que los elementos caractersticos de la botella
no son frecuentemente utilizados en otras botellas de vodka.
- Aplicando dicha resolucin al presente caso, donde solo se pretende
distinguir cerveza y donde la botella es la nica que tiene esa forma con
combinacin de color amarillo mbar en el mercado peruano, la conclusin
tiene que ser la misma y, por lo tanto, la marca tiene que gozar de
distintividad.
b) Manifest que ha tomado conocimiento del escrito presentado por la
opositora en el cual se opone al pedido formulado por su empresa para que
el informe oral se realice en el mes de octubre del presente ao aun cuando
lo solicitado no se excede del marco legal. Sin embargo, consider prudente
fijar, desde ya, la fecha para el informe oral.
pudiera poseer algn elemento usual, no resulta habitual en su conjunto. Finalmente, no puede
considerarse usual en el trfico econmico propio del referido mercado por cuanto viene siendo
utilizado por un nico empresario.
b) Sobre el carcter distintivo del signo solicitado:
Atendiendo al carcter restrictivo con el que debe interpretarse el artculo 135 inciso b) de la
Decisin 486; a la suficiencia de una mnima distintividad para que la prohibicin absoluta no sea
aplicada; a la imposibilidad de exigir al signo una especial originalidad, arbitrariedad, complejidad
o altura creativa o esttica; a que no tiene importancia que los consumidores conozcan la
identidad del fabricante, sino que atribuyan a la cerveza contenida en las botellas controvertidas
un origen empresarial nico; a la necesidad de tomar en consideracin nicamente las cervezas
y no otros productos similares para apreciar la capacidad distintiva del signo; a la consideracin
de que el consumidor a tener en cuenta es peruano y adulto; a la necesidad de apreciar el signo
en su conjunto; a la ms moderna jurisprudencia segn la cual no se exige a los signos
tridimensionales una mayor capacidad distintiva que a los dems signos, ni una forma singular,
original o llamativa, y atendiendo, por ltimo, a que en el mercado peruano no existe una
abundante variedad de envases de cerveza, la botella controvertida tiene carcter distintivo.
c) Sobre la distintividad adquirida del signo solicitado:
La botella cuyo registro se est solicitando ha adquirido distintividad sobrevenida, porque los
consumidores potenciales asocian dicha forma con un nico origen empresarial, por cuanto i) la
solicitante utiliza la botella en forma exclusiva en el mercado de cervezas peruano; ii) tiene una
elevadsima cuota de mercado; iii) lleva utilizando la botella durante largo tiempo; iv) ha realizado
fuertes inversiones para la promocin de la botella y v) los sondeos de opinin demuestran que la
solicitante ha logrado que los consumidores identifiquen su botella con un nico origen
empresarial.
61-197

Mediante provedo de fecha 2 de agosto del 2005, la Sala de Propiedad

Intelectual resolvi no ha lugar a lo solicitado por Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. respecto a que el informe oral se lleve a
cabo los das 14, 17 o 18 de octubre del 2005 as como a los 40 minutos de
duracin solicitados. Asimismo, seal como fecha del referido informe, el da
jueves 8 de setiembre del 2005 a las 14:00 horas; otorgando un tiempo de 20
minutos a Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., as como
a Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
Johnston S.A.A. seal que ha tomado conocimiento respecto a la fecha, hora
y tiempo en que se desarrollar el informe oral. En ese sentido, solicit a la
Sala de Propiedad Intelectual reconsiderar el plazo concedido para el informe,
toda vez que 20 minutos es insuficiente para el proyecto de informe que su
empresa ha venido trabajando.
Mediante provedo de fecha 12 de agosto del 2005, la Sala de Propiedad
Intelectual, respecto al pedido de la solicitante, pas a conocimiento y
consideracin de la parte contraria por el plazo de 5 das hbiles.
Johnston S.A.A. present un informe elaborado por el Doctor Guillermo
Cabanellas (Argentina), elaborado en beneficio de Compaa de Cervezas
Nacionales C.A. de Ecuador la cual ha solicitado el registro de una forma
tridimensional de envase para distinguir cerveza, distinta a la solicitada en este
expediente26.
26
En dicho informe, el tratadista seala lo siguiente:

Respecto a la distintividad de las formas tridimensionales:
Como lo ha expuesto la doctrina, las botellas tienen una capacidad distintiva inmediata para los
consumidores, al punto que, en muchos casos, en la prctica del consumidor el producto se elige
en base a la forma de la botella, que es identificada por el consumidor con una marca y con un
origen empresarial. Por lo tanto, las botellas no slo tienen poder distintivo, sino que
frecuentemente lo tienen en mayor grado que las marcas denominativas.
Se debe considerar infundada en la ley y contraria a la experiencia comercial la afirmacin que
seala que los consumidores no suelen distinguir los productos en funcin de su envase. Por el
contrario, por simples motivos de dimensiones, lo primero que ven los consumidores es el
envase, y slo mediante un acercamiento fsico ulterior confirman que la expectativa de
seleccin fundada en el envase se ratifica mediante la marca nominativa que all exista.
Puede perderse la aptitud distintiva de una botella si sta tiene uso genrico en cierto mercado.
As, por ejemplo, en el mercado argentino de vinos era caracterstico el uso de una botella
totalmente cilndrica, con un angostamiento redondeado en la parte superior del cuerpo principal,
sobre el cual surga otro cilindro mucho ms estrecho, que finalizaba en el pico de la botella; en
el fondo se sola incluir una depresin, ms o menos pronunciada. Una botella de este tipo no
era identificable con origen alguno, y careca de capacidad distintiva. Debe observarse que para
llegar a esta prdida de capacidad distintiva se trataba de un mercado con gran nmero de
bodegas que empleaban un envase prcticamente idntico, lo cual permita hablar de formas
genricas de envases. En el mismo mercado, tambin era una forma genrica de envase la
62-197

El registro de la botella mbar de 620 ml. ya ha sido rechazado por Indecopi
- La solicitante seala en su escrito de apelacin que nunca ha solicitado el
registro del envase de color amarillo mbar de 620ml y que, por ello, es
llamada damajuana, utilizada por mltiples bodegas para volmenes de vino superiores a los de
las botellas comunes antes descritas. Tanto respecto de estas botellas comunes como de las
damajuanas existan sistemas de intercambio de botellas entre diversos productores, lo que
pona as de manifiesto su carcter genrico.
Si la botella en cuestin tiene un poder distintivo propio, no es preciso que el uso o el mercado le
den un significado distintivo adicional, para poder ser registrada como marca. La viabilidad del
registro, en los sistemas atributivos, nace de la potencialidad distintiva, y no del uso distintivo.
Por el mismo motivo, no son indispensables o determinantes, en este tipo de caso, los estudios
de mercado. En el sistema atributivo, como el ecuatoriano, la marca se registra sin necesidad de
haber sido usada previamente, y lo esencial para la validez del registro es que la marca tenga
aptitud distintiva, no que efectivamente haya desarrollado totalmente tal aptitud. Ciertamente, si
la marca ya ha devenido, antes del registro, en genrica, no tendr aptitud distintiva.
La regla general es que las botellas y otros envases se rigen por las reglas comunes aplicables a
todos los signos distintivos. Es ms, la doctrina ha indicado repetidamente que el nivel de
novedad exigible en los envases tiende a ser ms dbil que entre otros tipos de marcas debido a
las dificultades para innovar en esta materia, al impacto distintivo que tienen los envases con
pequeas variaciones respecto de otros, y al hecho de que niveles intensos de creatividad
colocan al envase en el marco de otros derechos de propiedad intelectual
Respecto a las formas usuales:
El signo solicitado no es la forma usual de los envases de cervezas. Existen mltiples formas
utilizadas en el comercio ecuatoriano e internacional para esos envases, y no existen obstculos
fcticos para que los competidores las adopten, distinguindose as del titular de la marca constituida
por ese envase. Forma frecuente o forma intensamente usada no es lo mismo que forma usual. La
botella de Coca Cola es una forma frecuente e intensamente usada de envases, pero no es la forma
usual de los envases de bebidas gaseosas, pues hay mltiples tipos de tales envases utilizados en el
comercio, particularmente por otros competidores. Lo mismo ocurre con el envase solicitado. El
hecho de que tenga una amplia difusin en el Ecuador no lo convierte en la forma usual de envases
de cerveza, siendo que existen mltiples competidores locales y extranjeros que utilizan otros
envases, sin obstculo para su actividad comercial.
Respecto a la posible competencia desleal:
El registro como marca del signo solicitado, no puede constituir un acto de competencia desleal, pues
no constituye un obstculo a las prcticas legtimas que lleven a cabo en el mercado los
competidores del eventual titular de esa marca, utilizando sus propios envases. Por el contrario, dado
que los envases de cerveza de la solicitante cuentan ya con reconocimiento en el mercado
ecuatoriano, su utilizacin por competidores crear confusin en el pblico y permitir a tales
competidores atraer para s parte de la clientela e identidad de producto de dicha cerveza. La
utilizacin de dichos envases de cerveza, u otros confundibles, por competidores de los fabricantes
de esa cerveza, constituir as un tpico acto de competencia desleal.
Respecto al abuso de posicin dominante:
El registro de una marca, en un mercado caracterizado por la amplitud de posibles marcas
competidoras, como es el de la cerveza, no constituye un abuso de posicin dominante, aun
suponiendo que el titular de la marca gozare de tal posicin. Ello es as pues se trata de una
conducta que puede tener lugar, con iguales efectos, en el marco de un mercado efectivamente
competitivo; el registro de una marca por una empresa dominante no es, en este contexto, ms
restrictivo para la competencia que el registro hecho por una empresa no dominante. De all que no
se encuentre este tipo de registros en el elenco de actos calificables como de abuso de posicin
dominante.
63-197

posible que se contine con la tramitacin del presente procedimiento. En

este sentido, la solicitante intenta negar la evidente identidad entre el signo
cuyo registro fue denegado anteriormente por el INDECOPI con el envase
solicitado materia del presente procedimiento.
La solicitante subestima a la administracin pblica, debido a que considera
que su accionar, contrario a las leyes, puede pasar por alto sin ser
percibido, tan slo con alegar diferencias que resultan inexistentes.
La solicitante ha reconocido que el signo solicitado anteriormente es la
botella usual de 620 ml. Por ello, luego de tomar conocimiento del inminente
ingreso de su empresa al mercado peruano, implement una estrategia
anticompetitiva con el objeto de retrasar su ingreso.
Una de las medidas adoptadas fue la solicitud de registro, como marca, de
la forma de botella de 620ml, que usualmente se utiliza en el mercado. Con
ello, la solicitante buscaba sustraer del dominio pblico una forma que los
consumidores asocian con el producto cerveza. Esta solicitud de registro
fue tramitada bajo el expediente N 174827-2003, siendo denegada por la
Oficina de Signos Distintivos, ante lo cual, la solicitante apel dicha
resolucin, alegando que los envases de vidrio mbar de 620ml son
utilizados nicamente por el Grupo Econmico Backus.
Como puede apreciarse del recurso de apelacin de la solicitante - cuyo
texto reproduce pretenda en dicha ocasin el registro de la botella usual
de 620 ml. color amarillo mbar, toda vez que en repetidas ocasiones hizo
expresa mencin de dicho envase.
En dicho procedimiento, la Sala de Propiedad Intelectual confirm la
denegatoria del registro del signo solicitado, ante lo cual la solicitante acudi
al Poder Judicial a fin de obtener un pronunciamiento favorable.
Solicita a la Sala de Propiedad Intelectual que requiera a la Gerencia Legal
de Indecopi copia simple de los escritos presentados por la solicitante en el
proceso judicial seguido contra Indecopi, a fin de que pueda corroborar que
ya existe un pronunciamiento sobre el signo solicitado en el presente
procedimiento.
La solicitante ha reconocido tambin la identidad entre el signo denegado,
citado anteriormente, y el que es materia del presente procedimiento, en el
procedimiento sobre accin por infraccin tramitado ante la Oficina de
Signos Distintivos bajo expediente N 229635-2005 - el cual adjunta al
presente escrito en el cual sostuvo que su empresa pretenda utilizar sus
envases, para lo cual: i) recolectara la mayor cantidad de botellas usuales
de 620 ml.; ii) quitara las etiquetas adheridas a dicha botella
(correspondientes a las marcas PILSEN CALLAO y CRISTAL); iii) llenara
su producto; y finalmente, iv) pegara las etiquetas de su producto a la
botella usual de 620 ml.
Las pruebas ofrecidas por la solicitante reafirman la identidad de ambos
signos, toda vez que, con el objeto de sustentar su solicitud reiterada de
64-197

registro, ha presentado diversos dictmenes en los que se analizan y

critican las decisiones de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de
Propiedad Intelectual respecto a la denegatoria del signo solicitado
anteriormente. Dichos dictmenes concluyen que la botella usual de 620 ml.
s puede ser registrada.
- No contribuye a la seguridad jurdica el que una autoridad deje sin efecto
sus propias resoluciones, as como tampoco que las autoridades
administrativas cambien sus decisiones por el solo hecho que el
administrado presente dictmenes de profesionales extranjeros.
- En ese sentido, se debe declarar la nulidad de todo lo actuado y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de registro del signo solicitado, toda vez
que ya existe un pronunciamiento definitivo sobre la irregistrabilidad de la
botella usual de 620 ml.
Respecto al recurso de reconsideracin:
- Reiter sus argumentos en el sentido que considera criticable que la Oficina
de Signos Distintivos haya admitido el recurso de reconsideracin
presentado por la solicitante y, adems, en forma indebida, haya variado el
sentido de su decisin cuando se encontraba frente a pruebas ya valoradas.
Cit doctrina que consider aplicable al concepto de nueva prueba y adjunt
copia de dos escritos presentados por Unin de Cerveceras Peruanas Backus
y Johnston S.A.A. en los expedientes N 174827-2003 y N 229653-2005.
seal que est de acuerdo con el tiempo requerido por la solicitante para el
informe oral, toda vez que, por la trascendencia del caso, se requiere de un
mayor tiempo para exponer los argumentos a fin de que se pueda demostrar
los errores cometidos por la Oficina de Signos Distintivos al calificar al envase
solicitado como dotado de distintividad adquirida. Sostuvo que, de esta manera,
se demostrar que el envase es irregistrable y que la posicin correcta es la
adoptada por la Sala de Propiedad Intelectual en sus pronunciamientos
anteriores.
Mediante provedo de fecha 23 de agosto del 2005, se comunic a las partes
que la Sala de Propiedad Intelectual en su sesin de esa fecha - atendiendo al
pedido de ambas partes en los escritos de fechas 9 y 19 de agosto del 2005 otorg un tiempo de 40 minutos a cada una de ellas para el informe oral que se
llevar a cabo el 8 de setiembre del 2005 a las 14:00 horas.
- En el primero, acompa copia de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo de Espaa (Sala de lo Civil Sesin Primera) de fecha 17 de mayo
del 2005, en la causa N 392/2005, referida a un proceso iniciado por
65-197

Freixenet S.A. contra Codorniu S.A. por el uso de un envase-botella de

color blanco esmerilado con la denominacin CORDN BLANCO, en tanto
produce un acto de competencia desleal27.
En el segundo, seal que se debe tener en cuenta al momento de resolver,
que el signo solicitado est constituido no slo por la expresin figurativa del
mismo, sino por las reivindicaciones sobre los colores, grabados y dems.
Indic que el caso tambin es distinto en funcin de los artculos, productos o
servicios que distingue. Consider que habra una identidad de los objetos
solicitados en ambos procedimientos, si la descripcin del signo se hiciera de
una forma idntica, incluyendo colores especficos y otros elementos
figurativos. Sostuvo que, cuando hay una distincin por una reivindicacin
expresa del color, entonces no puede hablarse de identidad, sino de
vinculacin. Asimismo, present copia de la opinin preparada por el Doctor
Juan Carlos Morn Urbina, dirigida al Estudio Payet, Rey, Cauvi Abogados
respecto a lo solicitado por la emplazada (la nulidad del proceso administrativo
seguido en el presente expediente y, supletoriamente, la nulidad de las
resoluciones emitidas, afirmando que en el presente expediente se habra
27
En dicho caso se consider lo siguiente:

El tema litigioso enfrent a conocidas y notorias marcas de cava por la utilizacin de un tipo de
envase en su modalidad de botella, de unas caractersticas singulares, en relacin con las que eran
habituales en el mercado para la presentacin de este producto, envase que figuraba registrado con
el conjunto de otros signos y medios, como elemento constitutivo de la marca de la entidad
demandante.
La Audiencia Provincial de Barcelona no consider que una botella esmerilada pueda obtener
proteccin marcaria, sealando que una botella traslcida de color blanco es genrica y, por ello,
carece de individualizacin para constituir un signo identificatorio, en tanto la demandante no ha
logrado privatizar el signo.
Para el Tribunal Supremo dicho razonamiento es errado, toda vez, que no se trata de resolver si la
botella (no registrada como elemento aislado) puede o no ser utilizada en el mercado para envasar
otros productos que no sean cava o vinos espumosos (los productos en litigio), sino decidir sobre si la
demandada puede, fuera del registro del envase que se singulariza, utilizarlo tambin sin violacin
del derecho exclusivo a su uso por el titular. En tal sentido, consider que la sentencia recurrida no
ha prestado la debida proteccin a la marca cuestionada, constituida, entre otros elementos, por la
forma tridimensional del envase, que no contraviene ninguna de las prohibiciones absolutas
establecidas en el artculo 11-1 de la Ley 32/1988.
De conformidad con la Ley de Marcas Espaola y la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas, lo que se excluye del registro son aquellas formas que son impuestas por razones de
orden tcnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten al valor intrnseco del
producto, precisndose que en el examen de las prohibiciones previstas en la ley, se debe tener en
cuenta que en la poca actual del consumidor, mas que pedir el producto al comerciante, lo
selecciona directamente en grandes supermercados, por lo que la apariencia externa tiene
trascendental importancia diferenciadora. De ah, la distintividad de las marcas-envases, con o sin
etiquetado, con su repercusin a la posible competencia desleal.
De lo antes referido, se concluye que lo que resulta registrable es aquella forma de presentacin que
no resulta ser esencial o necesaria para la comercializacin de los productos y que no es utilizada por
los otros agentes comerciales en la comercializacin del mismo producto, donde esa forma nica,
aunque simple y slo de un color, resulta no ser una forma usual y resulta ser claramente distintiva.
66-197

duplicado un signo distintivo que haba sido negado a registro tanto por la
Oficina de Signos Distintivos como por la Sala de Propiedad Intelectual).28.
present dos escritos:
En el primer escrito, manifest que el informe elaborado por Guillermo
Cabanellas presentado por la solicitante no debe ser tomado en cuenta por la
Sala de Propiedad Intelectual, puesto que ha sido emitido en un contexto
totalmente ajeno al del pas, respecto de una forma de envase que no es la que
atae al presente procedimiento, tal como ha sido admitido por la propia
solicitante. Por tal motivo, el informe resulta impertinente, toda vez que tiene
por objeto probar hechos que no afectan el posible sentido del pronunciamiento
del presente caso. Precis que el presente procedimiento gira en torno a la
supuesta registrabilidad del envase de cerveza comnmente utilizada en el
mercado cervecero peruano, por lo que es importante analizar si el envase en
cuestin cumple con los requisitos necesarios para acceder a registro, sin que
dicho informe ayude a demostrar si el envase materia del presente
procedimiento es registrable o no. Sin perjuicio de ello formul los siguientes
comentarios al referido informe:
(i)
Respecto a la forma usual
28
Las conclusiones del informe son las siguientes:

Es conforme al Derecho Constitucional de peticin y a las normas de Derecho Administrativo
vigentes, que un administrado inicie un procedimiento administrativo para registrar la propiedad sobre
un bien inmaterial o material, no siendo obstculo que anteriormente haya sido denegada la
inscripcin de la propiedad sobre otro bien relacionado. En ningn caso, la denegatoria a la
inscripcin de un bien resulta oponible a un nuevo petitorio de inscripcin, cuando se trata de inscribir
el derecho de propiedad sobre bienes distintos conforme al rgimen material aplicable.
La cosa decidida o firmeza de los actos administrativos no constituye un fenmeno equiparable a la
cosa juzgada jurisdiccional, sino nicamente un fenmeno procedimental no sustantivo, sobre los
hechos analizados en un determinado procedimiento, que no alcanza a los actos denegatorios por el
derecho constitucional de peticin.
Conforme a la Constitucin Poltica del Estado y a la interpretacin seguida por el Tribunal
Constitucional, el avocamiento a una causa pendiente supone el desplazamiento de la autoridad
jurisdiccional en una determinada causa, y que, en su lugar, sea resuelta la controversia por una
autoridad distinta. Por tanto, no constituye avocamiento de la causa sometida a un proceso
contencioso-administrativo, el inicio de un procedimiento administrativo que tenga por objeto registrar
el derecho de propiedad sobre un bien distinto aunque relacionado al denegado inicialmente por la
Administracin.
La exigencia de una nueva prueba para interponer un recurso de reconsideracin est referida a la
presentacin de un medio probatorio no actuado durante la instruccin del procedimiento, y no a un
objeto de prueba no analizado en el procedimiento (objeto de prueba), pues justamente lo que la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, pretende es que sobre un punto controvertido
ya analizado, se innove los medios probatorios que justifiquen la revisin de la decisin. En ese
sentido, la presentacin de una pericia con una data tcnica distinta y un universo muestral diferente
a otra pericia ya actuada en el procedimiento, constituye una nueva prueba, en los trminos exigidos
por el artculo 208 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
-
67-197

En su informe, el Doctor Guillermo Cabanellas ha sealado que el

concepto de forma usual se forma en funcin del mercado particular
donde se pretende el registro. Siendo as, carece de sentido la
presentacin de un informe que analiza la forma usual de un envase
en funcin a un mercado distinto al nacional.
- El informe seala que la figura de envase genrico es caracterstica
de mercados en que existe un elevado nmero de oferentes[y
donde si] la botella no es utilizada por la generalidad de las empresas
que operan en el mercado Ecuatoriano[sta] retiene su capacidad
distintiva. Dicha afirmacin es ajena a muestra realidad.
- Tal como lo ha sealado su empresa a lo largo del presente
procedimiento, para evaluar si una forma es genrica o usual, no
debe tenerse en cuenta el nmero de operadores existentes en el
mercado, sino la percepcin de los consumidores respecto a s la
forma es usual. Como se ha demostrado en los estudios presentados
a lo largo del procedimiento, se ha comprobado que los
consumidores perciben al envase como la forma usual para envasar
cerveza.
- En cuanto a la afirmacin realizada por la solicitante sobre el anlisis
territorial que debe realizarse para analizar la solicitud de registro del
signo, no se debe de perder de vista que nuestro pas est inmerso
en un mbito comunitario, con perspectivas de integracin.
Asimismo, que existe vinculacin con todas las Decisiones dadas por
la Comunidad Andina. De esta manera, el anlisis para conceder un
registro que otorga derechos exclusivos sobre un envase que
constituye la forma usual de envasar cerveza en varios pases de un
mismo rgimen comunitario, no puede circunscribirse nicamente al
pas donde se solicita el registro, puesto que en dicho caso no es
cierto que los efectos de derecho son fundamentalmente territoriales.
- Teniendo en consideracin la visin de mercado comn, el anlisis
para la concesin del registro (sobre todo el que se refiere a lo usual
de un envase), debe tomar en cuenta no slo el mercado nacional,
sino tambin el mercado comunitario, para evaluar el objeto que
tendr el otorgamiento del registro a una empresa, cuando existen
potenciales competidores que utilizan la misma forma de botella en
un mercado vecino dentro del mbito comunitario.
Respecto al concepto de distintividad originaria
- En el informe el Doctor Cabanellas no slo contradice su propia
opinin, sino contradice lo sealado por la jurisprudencia emitida
tanto por OAMI como por el Tribunal Andino.
- El Doctor Cabanellas seal en su informe que una cosa es que,
como seala acertadamente Fernndez Novoa, las marcas
consistentes en envases sean relativamente dbiles por la posibilidad
-
(ii)
68-197

de registrar o usar otros envases, y otra muy distinta que ni la ley ni

la jurisprudencia dicen - que se exija una fuerza distintiva o aptitud
diferenciadora especiales. Sin embargo - luego de sostener a lo
largo de todo el Informe que es errneo y carente de todo
fundamento en el sistema comunitario europeo de marcas, sostener
que para que el envase de un producto pueda ser registrado como
marca debe poseer una especial fuerza distintiva o aptitud
diferenciadora - en la parte final, el Doctor Cabanellas llega a la
conclusin de que el nivel de novedad exigido en los envases tiende
a ser ms dbil que en otros tipos de marcas debido a las dificultades
para innovar en esta materia. Es decir, que deba concluirse que no
solamente el envase no debe tener una particular fuerza distintiva,
sino que, comparado con otras marcas, incluso debe exigirse un
menor nivel de novedad, lo cual carece de sentido; puesto que si en
un determinado mbito es difcil innovar, entonces conceder
derechos de exclusiva en torno a caractersticas no novedosas (o
usuales) es contradictorio a la lgica del Derecho de Marcas.
- Si por lo general los signos de fantasa gozan de distintividad
originaria, puesto que se asume que la imaginacin de los seres
humanos es ilimitada y el otorgamiento de un derecho de exclusiva
no reducir las posibilidades de otros de inventar su propio signo de
fantasa, en el caso de caractersticas usuales, donde es difcil
innovar, otorgar derechos de exclusiva resulta de lo ms daino,
puesto que de esa manera se estara creando una barrera de acceso
y posicionamiento en el mercado, otorgando ventajas comparativas
que son vetadas a los competidores.
- Cuando afirma el Doctor Cabanellas que en la prctica del
consumidor el producto se elige en base a la forma de la botella, que
es identificada por el consumidor con una marca y con un origen
empresarial, est estableciendo directrices una vez ms opuestas a
las de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, donde el carcter
distintivo de las marcas tridimensionales no es que deban ser ni ms
ni menos distintivas que para el caso del resto de marcas, sino lo que
difiere es la percepcin del pblico consumidor, puesto que ste no
est acostumbrado a presumir el origen de los productos por el solo
hecho de ver el envase.
Cit jurisprudencia que consider pertinente al caso.
En el segundo escrito, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. manifest lo
siguiente:
(i)
Respecto a la forma usual de la botella:
- La solicitante seala que la habitualidad del uso en el comercio nada
tiene que ver con aspectos del pasado y que, en todo caso, si dichos
69-197

aspectos tuvieran algn efecto jurdico sera nicamente en beneficio

o en perjuicio de las empresas que utilizaban ese envase. Dicha
afirmacin es una falacia, en tanto el fenmeno de la vulgarizacin de
la marca implica que un signo que inicialmente era distintivo
(supuesto negado en el caso de la botella), pierde dicha distintividad
por su uso reiterado y constante que logra una identificacin entre
dicho signo y el producto que intenta distinguir. Es decir, incluso un
signo que ya constitua una marca puede perderse para su titular.
Cualquier persona puede utilizar una marca que se ha vulgarizado,
por lo que los efectos no benefician o perjudican nicamente a sus
titulares. En ese sentido, el paso del tiempo es indispensable, tanto
para adquirir como para perder distintividad. As, una forma que en
un inicio era distintiva, puede perderla mediante el fenmeno
conocido como la vulgarizacin de la marca. Lo opuesto sera el
secondary meaning o la adquisicin de distintividad, en la que los
signos que en un inicio carecen de distintividad originaria pueden
adquirir distintividad con el paso del tiempo.
Se sostiene que, a efectos de determinar si la forma cuyo registro se
solicita es usual, debe tenerse en cuenta el uso previo de la botella
de 620 ml por distintos operadores. Este uso comn y habitual, ha
tenido efectos directos en la percepcin de los consumidores,
quienes se han acostumbrado a ver el envase como un simple
contenedor de cerveza y no como un signo que permite identificar el
origen empresarial del producto.
No slo debe evaluarse la cantidad de operadores que utilizan el
envase, sino que debe evaluarse la percepcin que tienen los
consumidores respecto a ste. La solicitante adquiri la posicin
dominante en el mercado al adquirir acciones de diversas
compaas, pero a pesar de ello, la percepcin del pblico no ha
cambiado, en tanto ste no vincula el envase con el Grupo Backus;
todo lo contrario, considera que es un envase comn utilizado por
todas las empresas para envasar cerveza.
Respecto al anlisis propuesto por la solicitante para determinar si
una forma es usual respecto al uso del envase por parte de otros
operadores se ha probado que i) existen competidores actuales que
utilizan un envase idntico al que se pretende registrar (PILSENER
LA PAZ y MALTN); ii) existen empresas que comercializan productos
de la clase 33 que utilizan envases idnticos o extremadamente
similares al envase; y iii) existen pruebas innegables que potenciales
competidores utilizan idnticos envases para comercializar los
mismos productos, prueba de ello es la comercializacin de la
cerveza de marca ERDINGER.
70-197

Desde 1964, todas las empresas cerveceras decidieron utilizar una

botella de cerveza color mbar denominada Standard. Por lo tanto,
conscientes de la irregistrabilidad del envase y con la finalidad de
evitar la utilizacin de dicho envase por partes de otros sectores, las
empresas cerveceras agrupadas en la Sociedad Nacional de
Industrias, decidieron crear una marca colectiva que, a diferencia de
todo envase, podra ser registrada.
En el supuesto negado de haber nacido dicho envase con alguna
caracterstica novedosa, que le dotara de distintividad originaria, el
uso comn y habitual a lo largo de 40 aos, por parte de empresas
competidoras entre s, le habra hecho perder dicha distintividad
originaria (vulgarizacin de la marca).
A pesar de que la solicitante es una empresa que,
predominantemente, utiliz el envase de botella por un lapso de 3
aos, nunca fue la nica empresa que lo utiliz. Asimismo, la
solicitante afirma que ha logrado revertir la percepcin de los
consumidores, que data de hace 40 aos, de que se trata de una
forma usual de un envase de cerveza y que, por eso, merece
registrarla.
La Decisin 486 ha determinado que las formas usuales de los
envases no pueden adquirir distintividad, con lo cual expresamente
excluye la posibilidad que, con el paso del tiempo y mediante
campaas de marketing intensivas, la forma usual pueda adquirir
distintividad derivada del uso.
Los consumidores peruanos no estn acostumbrados a percibir la
forma del envase de 620 ml. como un signo distintivo - debido a la
costumbre adoptada por todos los competidores del mercado
cervecero que origin que los consumidores acudan a la etiqueta
adherida al envase para identificar su marca preferida slo lo ven
como un simple contenedor que es utilizado por las empresas
cerveceras y que, de ningn modo, posibilita a stos para que
puedan asociarla a un origen empresarial determinado.
La Oficina de Signos Distintivos slo analiz los envases de los
productos comercializados en Lima, siendo que en el sur del pas
tambin se comercializan cervezas en los mismos envases
(PILSENER LA PAZ y la bebida de malta MALTN). Por lo tanto, al
existir empresas que venden sus productos en la forma usual del
envase de 620 ml, la solicitante pretende apropiarse en forma
indebida de dicho envase.
A fin de determinar si un envase es usual o no, debe verificarse si es
que existen indicios de que dicho envase podra ser utilizado por
potenciales competidores. En el presente caso, el indicio de que
otras empresas utilizaran la misma forma en el futuro es el caso de
71-197

(ii)
(iii)
la cerveza marca ERDINGER. En efecto, las importaciones de dicho

producto no hacen ms que corroborar que la forma solicitada es
usual y que, de otorgarse el registro, podran originarse serios
problemas a la competencia en el mercado cervecero.
- La Sala de Propiedad Intelectual no puede permitir que, a travs del
registro de una marca usual, se pretenda monopolizar una forma que
es habitual en el mercado peruano. Asimismo, debe tenerse en
cuenta los efectos anticompetitivos que podran originarse del
registro de la botella usual de 620 ml., dada la similitud existente
entre el signo solicitado y los envases en los que se venden otros
licores, ya que, de concederse el registro a la solicitante, sta podra
impedir la comercializacin de productos en envases iguales o
similares a la botella en cuestin en el mercado.
- Como muestra de la existencia de otros elementos que acreditan que
la forma del envase es usual, debe tenerse en cuenta - en
concordancia a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea que en mercados vecinos al nuestro, adems
de las cervezas PILSENER LA PAZ y MALTN, existen mltiples
empresas cerveceras que venden su producto en botellas idnticas al
envase solicitado, tales como: cerveza AGUILA de Colombia;
CINTRA PILSEN de Brasil y ANDES, QUILMES, ISENBECK e
IMPERIAL de Argentina; las mismas que aparecen en las fotografas
de dichos envases que adjunta, las cuales han sido impresas de las
pginas web de las mencionadas marcas.
Respecto a la distintividad de la botella:
- Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
citadas por la solicitante, coinciden en afirmar que la distintividad es la
capacidad que tiene un signo para individualizar y diferenciar en el
mercado unos productos o servicios de otros y, adems, debe ser
capaz de hacerlo por s mismo, sin necesidad de otro elemento
adicional etiqueta o cualquier otro elemento denominativo o
figurativo situacin que no se da en el presente caso.
- Frente a la botella de 620 ml. sin etiqueta, los consumidores no saben
si dicha botella es de marca CRISTAL, PILSEN, CUZQUEA,
ERDINGER, MALTN, PILSENER LA PAZ o, incluso, si se trata de
una botella de vino.
- Aquellos envases que no se alejen de manera significativa de aquellos
comnmente utilizados en el mercado, por ser comunes o usuales, no
podrn ser considerados distintivos, ya que el consumidor no podr
asociarlos a un determinado origen empresarial.
Respecto a la distintividad adquirida de la botella:
- Es evidente que si una empresa goza de posicin de dominio en un
producto y utiliza un envase usual, cuando a los consumidores en
72-197

ese mercado se le pregunte con que marcas identifican el envase

van a mencionar las marcas de la empresa dominante. Sin embargo,
ello no debe llevar a concluir que la botella ha adquirido distintividad,
tal como lamentablemente lo ha hecho la Oficina de Signos
Distintivos.
El derecho andino no admite la adquisicin de secondary meaning
por parte de los signos constituidos por la forma usual de un producto
o de su envase. En ese sentido, el signo solicitado constituye una
forma usual, motivo por el cual no es posible alegar distintividad
adquirida.
En el supuesto negado que la Sala considere que la botella no es
una forma usual y que, por tanto, s podra ser susceptible de adquirir
distintividad, se debe considerar lo sealado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que un signo
puede alcanzar aptitud distintiva - en relacin con el producto o
servicio a que se refiera - como consecuencia de su uso constante y,
en tal caso, hacerse registrable. Para acreditar el esfuerzo
econmico en el posicionamiento de la marca, la solicitante tiene que
haber realizado cuantiosas inversiones publicitarias para difundir el
signo que se pretende registrar tal y como lo solicita.
De acuerdo al criterio seguido por la OAMI, no basta alegar que se
han realizado campaas publicitarias del producto sino que debe
acreditarse en forma contundente, que las mencionadas campaas
han tenido por objeto presentar las peculiaridades del signo que se
pretende registrar, posibilitando de esta forma, que los consumidores
le atribuyan un significado.
La solicitante nunca ha utilizado el envase desnudo tal y como lo ha
solicitado, siempre ha elaborado y difundido sus anuncios
publicitarios con el objeto de resaltar sus marcas y nunca ha utilizado
la botella usual de 620 ml. como marca, poniendo nfasis en sus
campaas publicitarias a sus marcas CRISTAL, PILSEN o
CUZQUEA y no al envase genrico. En efecto, todas las campaas
publicitarias de la solicitante se han centrado en difundir sus marcas
registradas y no han tenido por objeto que los consumidores asocien
la botella en cuestin con el grupo empresarial. Resulta absurdo
hablar de una supuesta distintividad adquirida, ya que no slo no ha
existido un uso efectivo del signo que se pretende registrar (botella
sin etiqueta) sino que, adems, la solicitante siempre ha elaborado
sus anuncios presentando la botella usual como un mero contenedor.
Ello se ilustra con las reproducciones que acompaa,
correspondientes a las campaas publicitarias realizadas por Backus
tales como el afiche Tacna 2003 en las que la botella aparece en
73-197

forma incompleta, como un simple contenedor, destacando

nicamente la etiqueta.
Present los siguientes documentos:
- Evaluacin de Estudios sobre Distintividad de la Botella de Cerveza
realizada por Conecta Asociados en agosto del 2005, cuyo objetivo
fue evaluar una serie de estudios de mercado y otros documentos
que se han elaborado en torno al tema de la distintividad de las
botellas de cerveza respecto a la empresa Backus, poniendo especial
nfasis en el anlisis de la metodologa empleada as como de los
fundamentos conceptuales que se han utilizado para evaluar
distintividad y otros conceptos vinculados29.
- Dictamen sobre el registro como marca de un envase de cerveza
realizado por los Doctores Anxo Tato Plaza y Carlos Lema Devesa30.
29
En dicho informe se concluye que:

Existen pruebas suficientes para considerar que el envase solicitado no es un signo distintivo
sino genrico.
La forma en que mide Apoyo la fuerza distintiva secundaria es equivocada, pues sesga la
respuesta del entrevistado al preguntarle a qu empresa asocia la botella o a qu marca
representa el envase y lo lleva a tener que mencionar una empresa o marca cuando el
mismo signo debera hacer eso sin ayuda alguna. El hecho que el envase solicitado tenga
un supuesto significado secundario no justifica hacer preguntas directas ni adicionales.
La intensidad de la fuerza marcaria de un signo distintivo debe ser igual si la misma se da
desde el inicio (significado primario) o si es adquirida con el tiempo (significado secundario).
La nica diferencia es el paso del tiempo, no la fuerza distintiva.
La forma de medir esa fuerza distintiva debe reproducir la situacin natural de consumo.
De acuerdo a estudios diversos sobre comportamiento del consumidor, la situacin natural
de consumo, especialmente en productos de consumo masivo, suele ser de bajo
involucramiento y de gran automatismo. Como dicen lo autores, el consumidor piensa poco.
La forma adecuada de preguntar es de manera abierta, como es utilizada por Ad Hoc en su
estudio realizado en marzo del 2005 donde se muestra el envase y se pregunta qu es
esto? y el 62% lo asocia a una botella de cerveza.
De acuerdo a lo anterior, el envase de botella no ha adquirido con el tiempo un significado
secundario, en tanto el mismo debera ser identificado por los mismos instrumentos que se
usan para evaluar el significado primario. A este respecto, se observa ms bien que es
necesario tener bien definidos los criterios de evaluacin para poder medir de manera
adecuada aspectos como distintividad y significado primario de los signos. Por su parte,
EGE Consultores en su informe del 3 de marzo del 2005 asume formas erradas para medir
el significado secundario de un signo pues mide de diferente manera al significado primario y
plantea una serie de preguntas que no consideran recomendaciones del Tribunal de la
Comunidad Andina y Europea.
Adicionalmente, los estudios de Apoyo tienen serios problemas de muestreo, de redaccin
de preguntas y formas de entender la distintividad y el significado secundario de un signo
distintivo, lo cual lleva a resultados equivocados.
30
En el Informe se seala lo siguiente:
Respecto a la forma usual:
El nmero de operadores que utilizan el envase (en proporcin al nmero total de operadores
existentes en el sector) puede provocar la calificacin de un signo como usual, siempre que la
utilizacin del envase haya sido prolongada en el tiempo y no meramente ocasional.
Si se admite que la prohibicin de registro relativa a los envases usuales alcanza no slo a los
envases idnticos a los comnmente utilizados, sino a los envases similares que no presentan
caractersticas especiales singulares, se concluye que el envase solicitado se ve afectado por
74-197

aquella prohibicin de registro, cuya finalidad es impedir el acceso al registro de envases que
carecen de fuerza distintiva.
El registro del envase usual o habitual por parte de una empresa monopolista generara
restricciones muy severas a la competencia, toda vez que aquellas empresas que quisieran
introducirse en el mismo sector deberan hacerlo utilizando envases que se alejasen
sustancialmente del registrado por la empresa monopolista. Asimismo, el envase solicitado es un
envase habitual o usual al que los consumidores ya estn habituados y la necesidad de recurrir a
envases sustancialmente distintos supondra una importante barrera de acceso al mercado para
las nuevas empresas.
En la resolucin apelada se incluye una fotografa de distintos envases de cerveza
comercializados en el Per. Es evidente que las diferencias existentes entre los envases no son
suficientes como para afirmar que el envase solicitado presenta caractersticas especialmente
singulares que los alejen significativamente de los comnmente utilizados en el sector, aunque
es cierto que existen ciertas diferencias en el ramo intermedio de las botellas (el que une la base
con el cuello) no parece que stas tengan la suficiente entidad como para permitir que los
consumidores perciban el envase solicitado como un envase distinto y claramente diferenciado
de los restantes.
En productos de consumo ordinario como la cerveza, el consumidor no suele realizar un anlisis
minucioso y detallado de los envases, sino que el consumidor atiende a la primera impresin
global o de conjunto que ste genera. Por lo tanto, parece claro que envases que coinciden
plenamente en la forma y dimensiones de la base y del cuello, y que slo presentan pequeas
diferencias en la zona intermedia, sern percibidos por los consumidores como envases
similares.
Si el envase solicitado es similar al utilizado por otras empresas del sector, se concluye que
dicho envase se ve afectado por la prohibicin de registro relativa a los envases usuales. Dicha
prohibicin persigue impedir el acceso al registro de envases que carecen de fuerza distintiva,
tanto de envases idnticos a los comnmente utilizados en el sector como de aquellos envases
similares que slo difieren de los comunes en pequeos detalles, los cuales slo pueden ser
apreciados tras un anlisis minucioso ajeno a los hbitos del consumidor y que, por tanto, no
logran alterar significativamente la impresin de conjunto que el envase transmite, ni confieren al
envase un nivel de singularidad especial que permita su identificacin por los consumidores
como marca.
A la hora de analizar el carcter usual de un envase, debe atenderse no slo a su utilizacin por
otros operadores en el momento en que se solicita el registro, sino tambin del pasado. Es obvio
que ciertas circunstancias excepcionales pueden provocar que un envase frecuentemente
utilizado por distintos operadores en un momento histrico determinado, sea utilizado por uno
solo de ellos, pero dichas circunstancias no privan al envase de su forma usual. Antes bien, el
hecho que el envase haya sido utilizado por mltiples operadores en tiempos recientes permite
afirmar su carcter usual, aun cuando ese uso mltiple no se produzca en un momento concreto
por circunstancias derivadas de la estructura de mercado. En caso contrario, estas
circunstancias podran ser aprovechadas por uno de aquellos operadores para monopolizar un
determinado envase que, por su utilizacin comn y generalizada, perteneca ya al dominio
pblico y que poda ser utilizado por cualquiera.
La concentracin econmica provocara un efecto ulterior: la posibilidad de impedir que cualquier
operador utilice un envase idntico o similar para la comercializacin de cerveza, cuando ese
envase perteneca al dominio pblico, era utilizado indistintamente por varios operadores, y
cualquier operador hubiese podido utilizarlo en caso de no haberse producido la operacin de
concentracin empresarial.
Tanto la OAMI como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyen que las formas
usuales o habituales no pueden acceder al registro, al carecer de fuerza distintiva.
La prohibicin relativa a las formas y envases usuales ha de ser interpretada y aplicada desde
una perspectiva dinmica, y no esttica: es decir, al momento de analizar el carcter usual del
envase debe atenderse no slo a su utilizacin por otros operadores en el momento en que se
solicita el registro, sino el pasado. En este sentido, el hecho que circunstancias excepcionales
provoquen que un envase frecuentemente utilizado por distintos operadores en un momento
histrico sea utilizado por uno solo de ellos, no priva al envase de su carcter usual.
75-197

En caso de que se otorgue el registro del envase solicitado, el titular del mismo obtendr un
derecho de exclusiva que le permitir impedir la utilizacin del envase no slo en relacin con
productos idnticos, sino tambin con productos similares. En atencin a ello, para analizar el
carcter usual del envase debe examinarse tambin su utilizacin previa por otros operadores en
relacin con productos similares, aun cuando stos pertenezcan a otra clase.
Se considera al envase solicitado como una forma usual en el mercado peruano, por lo siguiente:
- No presenta caractersticas singulares que lo diferencien significativamente respecto a otras
botellas actualmente utilizadas en el Per para la comercializacin de cerveza.
- El envase solicitado ha sido utilizado por varios operadores econmicos durante un largo
periodo de tiempo, y slo recientemente el envase es utilizado para la comercializacin de
cervezas provenientes de un grupo de empresas. Asimismo, el hecho que durante cuarenta
aos se hubiese utilizado el mismo envase por mltiples operadores permite su carcter
usual.
- El uso de un mismo envase por varios operadores durante un largo tiempo ha provocado su
vulgarizacin y su pertenencia al dominio pblico, sin que una circunstancia empresarial
concreta pueda ser aprovechada por un operador econmico para monopolizarlo e impedir su
utilizacin general.
- En el Derecho Andino, el registro del envase solicitado se vera impedido tambin por una
prohibicin ulterior. Esta prohibicin es la establecida en el inciso c) del artculo 135 de la
Decisin 486.
Respecto a la distintividad originaria:
Tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, como la Oficina de Armonizacin del
Mercado Interior OAMI entienden que para que un envase pueda ser registrado como marca,
debe poseer suficiente fuerza distintiva.
El envase solicitado presenta unas caractersticas muy similares a las que presentan los
envases comnmente utilizados para la comercializacin de la cerveza. Adems, el envase en
s mismo ni su color presentan caractersticas especiales o algn tipo de singularidad que lo
alejen de manera significativa de los habitualmente utilizados para la comercializacin de la
cerveza. Por lo tanto, el envase 620 ml no posee distintividad originaria, careciendo de fuerza
distintiva.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la OAMI entienden que el carcter
distintivo de un envase puede resultar ms difcil de acreditar que el carcter distintivo de otros
signos denominativos o grficos, puesto que los consumidores no estn habituados a identificar
los productos en el mercado en funcin de sus envases. Por lo tanto, el Tribunal de la
Comunidad Europea y la OAMI entienden que un envase slo tendr fuerza distintiva y podr
ser registrado como marca, cuando posea un nivel de singularidad muy elevado; es decir,
cuando se aleje de forma significativa de los comnmente utilizados en el sector. De ah que se
haya denegado el registro como marca de envases de botellas de cerveza carentes de
elementos arbitrarios y con una configuracin similar a la de las otras botellas de cerveza.
Respecto al secondary meaning:
- Es imposible que un envase comnmente utilizado en el sector haya adquirido fuerza distintiva
sobrevenida, toda vez que ste y otros envases similares son utilizados por mltiples
competidores, con lo cual es difcil que se haya iniciado un proceso en virtud del cual los
consumidores asocien aquel envase a un nico origen empresarial. Antes al contrario, el envase
es percibido por los consumidores como un elemento comn y desconectado de un nico origen
empresarial.
- No parece probable que la operacin de concentracin empresarial cervecera, haya llevado a los
consumidores a concluir que dicho envase proviene de una nica empresa o grupo.
- En el estudio de mercado realizado por Ad Hoc titulado Estudio cuantitativo asociaciones libres
de envase (utilizando preguntas abiertas que dan como resultados respuestas espontneas), se
aprecia que los consumidores no asocian el envase solicitado con ningn origen empresarial
concreto, sino como una botella genrica de cerveza. As, a la pregunta qu es esto?, un 62%
de los consumidores respondieron que una botella de cerveza, y un 34% respondieron botella o
envase, frente a un 3% que respondi cerveza CRISTAL.
- Cuando se insta directamente a los consumidores a asociar el envase con una concreta
empresa, se consigue que los consumidores citen marcas y empresas especficas. Pero ni
76-197

Con fecha 8 de setiembre del 2005, se realiz el informe oral en el cual

participaron:
En representacin de Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.:
- Doctor Juan Monroy Glvez (Abogado Procesalista)
- Seor Hernn Chaparro (empresa de publicidad Conecta)
- Doctor Alfredo Bullard Gonzles (Abogado especialista en Derecho de la
Competencia y Ex Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia del
Indecopi).
- Doctor Carlos Lema Devesa (Profesor espaol)
- Doctor Anxo Tato Plaza (Profesor espaol)
En representacin de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston
S.A.A.:
- Doctor Jos Barreda Moller (Abogado especialista en Propiedad Intelectual)
- Doctor Jorge Otamendi (Profesor argentino de Propiedad Intelectual)
- Seora Flavia Maggi (Funcionaria de la empresa Apoyo S.A)
siquiera se logra que los resultados obtenidos permitan afirmar que el envase haya adquirido
secondary meaning. En efecto, frente a la pregunta a qu empresa asocia la botella?, las
respuestas obtenidas fueron las siguientes: un 54% respondi CRISTAL, un 34% respondi
BACKUS, un 29% respondi PILSEN, un 86% (en el estudio analizado se indica 8%) respondi
CUSQUEA, un 1% BACKUS & JOHNSTON, y 1% respondi AMBEVPER.
Los resultados muestran que para los consumidores el mismo envase designa productos
distintos. Los consumidores todava no asocian todos esos productos con una nica empresa o
con un origen empresarial.
La publicidad constituye uno de los factores que pueden contribuir a dotar de fuerza distintiva a
un signo que inicialmente careca de ella. Por ello, para evaluar si un signo inicialmente
desprovisto de fuerza distintiva ha adquirido secondary meaning, debe concederse importancia al
anlisis de las inversiones publicitarias realizadas por la empresa. En ese sentido, para acreditar
el esfuerzo econmico en el posicionamiento de la marca, la solicitante tiene que haber realizado
cuantiosas inversiones publicitarias para difundir el signo que se pretende registrar. Es decir, no
slo se requiere que existan inversiones publicitarias sino que, adicionalmente, stas deben tener
por objeto publicitar el signo tal y como se solicita.
No cabe descartar que un envase inicialmente desprovisto de fuerza distintiva acabe adquiriendo
secondary meaning como consecuencia del tipo de publicidad desarrollada por la empresa. As
suceder, en aquellos supuestos en los que la publicidad difundida por el titular de la marca se
haya centrado, en forma prioritaria, en la promocin y difusin del envase desnudo, sin que a
ste le acompaara ningn otro elemento denominativo o grfico. Por ello, en el mundo
empresarial del pas se debe descartar dicha hiptesis descrita anteriormente, toda vez, que
ninguna empresa focaliza grandes inversiones publicitarias en la difusin de un envase
desnudo desprovisto de cualquier otro signo distintivoque es comn o usual.
Slo cabe admitir que un envase ha adquirido secondary meaning cuando se ha utilizado en la
publicidad la difusin del envase desnudo. En cambio, si aquel esfuerzo publicitario se ha
centrado en la difusin del envase en unin de otros elementos distintivos (etiquetas,
denominaciones, etc.), el carcter distintivo lo habr adquirido el conjunto de todos esos
elementos. Por lo tanto, se estara frente a pseudo marcas-envase, sin que el titular pudiese
reivindicar ningn tipo de exclusividad sobre el envase desnudo.
En el Derecho Andino no se admite la aplicacin del secondary meaning cuando se trata de
signos constituidos por las formas usuales o habituales. Asimismo, aunque se concluyera que los
consumidores identifican el envase solicitado con una nica empresa, no cabra invocar
secondary meaning para permitir el acceso a registro de un envase habitual o usual.
77-197

Seora Susana Elspuru (Elspuru Consultores EGE Consultores S.A.C.)

i) Respecto a que el registro del envase solicitado ya ha sido rechazado:
- Contrariamente a lo sealado por la opositora, su empresa no ha
solicitado anteriormente el mismo signo que pretende hoy registrar,
toda vez que nunca solicit un signo tridimensional de color amarillombar, con capacidad de 620 ml y con diseo de pestaas de base,
para distinguir nicamente cerveza, el cual es materia del presente
procedimiento. En ese sentido, el registro del signo solicitado no ha
sido rechazado por el Indecopi.
- En el procedimiento seguido bajo expediente N 174827-2003, la
Sala de Propiedad Intelectual en su Resolucin N 1129-2003/TPIINDECOPI no haca referencia a la forma tridimensional de envase
de 620 ml, en color amarillo-mbar y con pestaas o relieves en la
base. Dicha resolucin estuvo motivada en el hecho que formas
similares a la forma solicitada para envasar los productos
reivindicados estaban siendo usados por otras empresas ajenas a la
solicitante para envasar aguas minerales, bebidas y zumos de frutas,
siropes y otras preparaciones para ser bebidas. En cambio, en el
presente procedimiento en el que se precisa colores, pestaas y
dimensiones - se espera que se confirme lo resuelto por la Oficina de
Signos Distintivos, toda vez que se reivindica exclusivamente
cerveza. Asimismo, de acuerdo a lo sealado en la citada resolucin,
la Sala de Propiedad Intelectual reconoci que esa forma de envase
no es utilizada en el mercado peruano para distinguir cerveza; por lo
tanto, no puede ser considerada como forma usual.
- Los dictmenes presentados por su empresa tenan por nico
propsito demostrar a la Oficina de Signos Distintivos y a la Sala de
Propiedad Intelectual que, al emitir la resolucin del expediente N
174827-2003, haban incurrido en un error conceptual, respecto a los
conceptos de forma usual y de distintividad. Tales dictmenes critican
resoluciones administrativas, pero en ningn momento reconocen
que estn frente a un signo idntico al seguido en el presente
expediente.
- Resulta cuestionable que la opositora pretenda aunque no es el
caso - que el Indecopi est impedido de modificar pronunciamientos
o criterios, toda vez que no slo est permitido por ley, sino que
tambin es saludable para el derecho, cuando los nuevos elementos
probatorios y elementos de derecho justifiquen un cambio de idea.
De no ser as, se estara frente a una inmutabilidad de las decisiones
administrativas y ante la imposibilidad de establecer nuevos criterios
78-197

que puedan ser considerados como precedentes de obligatorio

cumplimiento. As, por ejemplo, la Sala de Propiedad Intelectual ha
modificado su criterio respecto de la aplicabilidad de las decisiones
andinas. En el pasado, y hasta el ao 2001, la Sala resolva sobre la
registrabilidad o no de un signo en funcin de la ley vigente al tiempo
en que se emita la resolucin. Hoy en da, siguiendo criterios del
Tribunal Andino de Justicia, la Sala resuelve sobre la registrabilidad
de un signo considerando los hechos y el derecho aplicable al tiempo
en que se formula la solicitud31.
- Est permitido por ley que la autoridad modifique sus
pronunciamientos y criterios, siempre y cuando los nuevos elementos
de derecho justifiquen un cambio de idea. En ese sentido, el Tribunal
Administrativo, en diversas oportunidades, ha modificado sus criterios
respecto de precedentes de observancia obligatoria y no se ve la
razn por la cual la autoridad no pueda cambiar criterios respecto de
principios marcarios.
ii) Respecto a los actos de competencia desleal:
- Su empresa no ha desarrollado ninguna estrategia anticompetitiva,
por lo que la opositora est en la libertad de introducir sus productos
al mercado en cualquier envase distinto al envase de 620 ml., lo cual
ha venido haciendo, toda vez que la opositora se ha introducido en el
mercado utilizando envases de 630 ml y en envases de un litro cien,
ambas distintas.
- El que su empresa haya utilizado el envase de 620 ml con xito, es
resultado del esfuerzo a lo largo de los aos, con lo cual el hecho de
que la opositora quiera utilizar el mismo envase revela un acto de
competencia desleal, a partir de una apropiacin de derechos
intangibles de terceros.
- El hecho que su empresa haya reconocido que esa forma de envase
ha sido utilizada anteriormente por empresas que - en ese momento no formaban parte de un mismo grupo econmico, no limita su
derecho de registrarla como marca, toda vez que dichas empresas
hoy forman parte del grupo econmico BACKUS. Asimismo, se debe
considerar que es registrable lo que es apropiable y es apropiable lo
31
Cabe aclarar que la Sala de Propiedad Intelectual no ha modificado su criterio sobre la determinacin
de la ley aplicable al resolver sobre la registrabilidad de un signo, por cuanto este anlisis contina
efectundose de acuerdo a la legislacin vigente al momento de resolver, aunque la solicitud haya sido
presentada durante la vigencia de una norma anterior. Ver Resoluciones N 284-2002/TPI-INDECOPI
del 18 de marzo del 2002, 439-2002/TPI-INDECOPI, 441-2002/TPI-INDECOPI del 10 de mayo del 2002,
558-2002/TPI-INDECOPI del 14 de junio del 2002, 693-2002/TPI-INDECOPI del 23 de julio del 2002,
860-2002/TPI-INDECOPI del 19 de setiembre del 2002, 983-2002/TPI-INDECOPI del 4 de noviembre
del 2002, 1053-2002/TPI-INDECOPI del 20 de noviembre del 2002, 744-2004/TPI-INDECOPI del 25 de
agosto del 2004.
79-197

que est siendo usado solamente por una empresa y no se usa por
los competidores.
iii)
Respecto a la supuesta forma usual del envase:
- En el Derecho de Marcas no existe el principio de dominio pblico,
sino el de genericidad, dicho criterio debe ser considerado al tiempo
en que se solicita el registro, siendo inadmisible que se pretenda
valorar un signo en funcin de conceptos y criterios que pudieran
haber sido aplicables en el pasado.
- En la Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI, recada en el
expediente N 174827-2003 se seal que cuando la forma
tridimensional que se pretende registrar no est constituida por la
forma usual del envase, esta forma es registrable y, por lo tanto, no
se exige la presencia de representaciones peculiares y arbitrarias. Su
empresa no pretende que el Indecopi deje sin efecto este criterio,
toda vez que la Sala de Propiedad Intelectual ha sealado que a
efectos de definir a una forma tridimensional como forma usual de
los envases, es necesario investigar si existe en el mercado una
forma similar que est siendo utilizada por otros competidores para
distinguir los mismos productos. Asimismo, la Sala dictamin que
para efectos de analizar si la forma tridimensional es la forma usual
que suelen revestir los envases de los productos que se pretendan
distinguir para ese procedimiento, la cerveza, aguas minerales,
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer
bebidas habra que tener en consideracin las formas
tridimensionales que estaban presentes en el mercado respecto de
todos y cada uno de estos productos. Ms an, la Sala determin
que se haba verificado en el mercado de los productos, distintos de
la cerveza, como las aguas minerales, bebidas y zumos de fruta,
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, que existan otras
empresas que utilizaban formas similares de envases a la forma
solicitada para envasar productos que pretenda reivindicar su
empresa. Es decir, la Sala ya declar que respecto de la cerveza no
exista en el mercado ninguna forma de envase idntica ni forma de
envase similar usada por competidores de este producto. Frente a
ello, su empresa no pretende que la Sala deje sin efecto ese criterio.
iv) Respecto a la prueba presentada como sustento de la reconsideracin:
- La prueba que present en su recurso de reconsideracin, no tuvo
por propsito fundamentar una argumentacin jurdica nueva sobre
los mismos hechos. Dicha prueba revel situaciones de hecho que
no haban sido revisadas por la autoridad, as como conductas del
consumidor y asociaciones de ste, respecto al signo solicitado con
un origen empresarial especfico, en sectores territoriales que no
haban sido materia de anlisis. Asimismo, realiz un reconocimiento
80-197

abstracto del consumidor entre lo que es distintivo en envases,

encontrndose que ste est totalmente capacitado para distinguir
los envases genricos de los envases distintivos.
Los dos documentos presentados como prueba nueva son de fecha
febrero del 2005 (origen empresarial) y de marzo del 2005
(distintividad de envase), por lo que, por la sola razn de las fechas,
son documentos nuevos en cuanto a sus alcances, propsitos,
motivaciones o resultados.
La opositora se equivoca al afirmar que slo puede considerarse
como prueba nueva, aquello presentado en el recurso de
reconsideracin, siendo inadmisible la prueba que se present con
posterioridad a ese recurso. Dicho alegato no tiene fundamento legal
alguno, sino que adicionalmente existe norma expresa de la ley que
s concede ese derecho.
present dos escritos:
En el primero de ellos present copia de las presentaciones utilizadas por los
especialistas que participaron a nombre de su empresa en el informe oral que
se llev a cabo el da 8 de setiembre del 2005, as como el curriculum vitae de
los tratadistas Carlos Lema Devesa y Anxo Tato Plaza. Asimismo, seal que
no son ciertas las afirmaciones hechas por la solicitante respecto a que el
seor Hernn Chaparro - representante de Conecta - haya reconocido en su
presentacin algn derecho de la empresa Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. respecto de la forma usual de la botella mbar de
620 ml.
En el segundo escrito, solicit a la Sala tener presente el criterio adoptado en la
Resolucin N 704-2005/TPI-INDECOPI, la cual adjunt. Asimismo, present
un informe elaborado por Conecta Asociados Distintividad de Envase
Informe Final, emitido en agosto del 2005, cuyo objetivo fue determinar la
distintividad del envase de las cervezas Backus, y de las marcas COCA COLA
e INCA KOLA; realizando para ello 532 encuestas entre hombres y mujeres de
los niveles A/B, C y D, entre 18 y 70 aos que consuman cerveza de
cualquier marca - al menos una vez por mes, residentes en Lima
Metropolitana32.
32
En dicho informe se concluy lo siguiente:

Slo el 6% del total de entrevistados asocia espontneamente la botella de Backus de 620 ml. a
alguna marca de esa empresa e, inclusive, al explorar una segunda significatividad del envase,
alrededor de uno de cada diez entrevistados asociara espontneamente ste a alguna marca de
Backus; con lo que se corrobora que el envase no es un smbolo distintivo de la empresa.
Al evaluar una botella de cerveza de 620 ml. con etiqueta CRISTAL bajo la misma metodologa, se
aprecia que las tres cuartas partes del total de entrevistados identificaron la cerveza de manera
inmediata; mientras que poco ms de la mitad identific la cerveza BRAHMA al presentarles la misma
-
81-197

Adjunt jurisprudencia por considerarla aplicable al presente caso.

Johnston S.A.A. adjunt una copia del informe realizado por Apoyo Opinin y
Mercado Origen empresarial Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del
2005, presentado con su recurso de reconsideracin y en base al cual la
seora Susana Elspuru realiz el informe oral.
(i)
Respecto a la forma usual del envase solicitado:
- Diversas resoluciones dictadas por la Sala de Propiedad Intelectual
del Indecopi recientemente la Resolucin N 1129-2003/TPIINDECOPI, dictada en el procedimiento seguido por su empresa
sobre registro de forma tridimensional de botella, bajo Expediente N
174827-2003 as como resoluciones dictadas por el Tribunal
Andino de Justicia, la doctrina y la ley, reconocen expresamente, que
la determinacin de una forma exclusivamente usual es una
determinacin de hecho que tiene que hacerse en el mercado. En
ese sentido, para efectos de determinar si una forma tridimensional
es exclusivamente una forma usual, es absolutamente necesario
conducir las investigaciones correspondientes en el mercado del
territorio donde se solicita el signo, al tiempo en que se formula la
solicitud de registro, en el presente caso, el 7 de noviembre del 2003.
- La Oficina de Signos Distintivos, al dictar la Resolucin N 20152005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero del 2005 - recada en
primera instancia en el presente expediente - certifica haber
analizado todas las formas tridimensionales para envases de botellas
que existan en el mercado en algn momento posterior a la fecha en
botella de 620 ml. pero con una etiqueta de BRAHMA; con lo cual la distintividad del envase de 620
ml. de Backus quedara sin efecto, ya que en esta ltima evaluacin, un porcentaje significativo de
personas no hizo alusin a la empresa o a alguna de sus marcas en el reconocimiento espontneo
de la cerveza BRAHMA.
Al evaluar la espontaneidad en la asociacin con un envase de COCA COLA, se aprecia que si bien
el porcentaje de entrevistados no la identifica (82.9%); el porcentaje que s lo hara sera un poco ms
del doble de las personas que asociaron de manera espontnea la botella de cerveza de 620 ml. a
alguna de las marcas de Backus. Adems, al evaluar una segunda significatividad con la botella de
COCA COLA, la tercera parte de los entrevistados mencion la marca por encima de otro tipo de
evaluaciones.
Al evaluar la botella de INCA KOLA, siguiendo los parmetros anteriores; se aprecia una
identificacin espontnea de la marca por poco ms de la tercera parte de los entrevistados, por lo
que se podra concluir que este envase tiene un mayor grado de distintividad que el envase de
cerveza de 620 ml. de Backus.
La etiqueta de la botella sera considerada como el principal elemento que la mitad del total de
entrevistados considera a la hora de comprar una cerveza; mientras que la botella sera el segundo
elemento a considerar en esta evaluacin (36%), seguido de la chapa (8%).
82-197

(ii)
que su empresa formul el pedido de registro. La Oficina ha

establecido con fotografas tomadas por funcionarios de dicha
autoridad y reproducidas en el texto de la resolucin cules son las
formas de envase que existan en el mercado despus de que su
empresa formul el pedido de registro. Esta constancia de la
autoridad no hace sino confirmar las Actas de Presencia Notariales
que su empresa present como pruebas durante el procedimiento,
las cuales corresponden a la fecha de la contestacin de la
oposicin.
- De conformidad con el artculo 209 de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la Sala de Propiedad
Intelectual debe revisar los hechos probados en primera instancia, y
aplicar el derecho en consideracin a dichos hechos. La Sala est
legalmente impedida de considerar nuevas formas tridimensionales
de botella que se hubiesen introducido en el mercado nacional
despus de la fecha en que se presentara la solicitud de registro. En
ese sentido, se debe considerar nica y exclusivamente las formas
usuales que existan en el mercado peruano al tiempo en que su
empresa solicit el registro del signo y de cuya existencia dej
constancia la Oficina de Signos Distintivos.
- El hecho de que la forma tridimensional de botella que su empresa
pretende registrar no sea una forma usual, como lo ha determinado la
Oficina de Signos Distintivos, constituye un hecho incontrovertible e
irrevisable, respecto del cual la Sala, por mandato imperativo de la
Ley de Procedimiento Administrativo General, no puede pronunciarse
en contrario. La opositora no ha presentado ninguna prueba ni al
momento en que su empresa formul el pedido de reconsideracin,
ni al momento en que formul la apelacin que controvierta este
hecho; por lo tanto, la Sala debe partir su anlisis en base a que el
signo solicitado es una forma nica en el mercado nacional, que no
existe en el mercado una forma idntica ni similar y que, adems, los
otros competidores de cerveza utilizan formas claramente distintas al
envase solicitado.
Respecto a la distintividad del signo solicitado:
- En el Proceso N 33-IP-2005 el Tribunal Andino de Justicia,
determin que respecto de las formas tridimensionales debe
aplicarse exactamente los mismos criterios que se aplican para
determinar la distintividad de otro tipo de signos, ya sean
denominativos o mixtos; en consecuencia, no cabe aplicar a la forma
tridimensional restricciones derivadas de principios tales como la
simpleza. El profesor Carlos Lema Devesa, en el informe oral, ratific
que la simpleza o sencillez de un envase no pueden ni deben ser
tenidas en consideracin para determinar la distintividad de un signo
83-197

y aun cuando se encuentre que la forma resulte ser simple y sencilla,

el signo en principio tiene carcter distintivo.
- Conforme a la doctrina espaola y la jurisprudencia comunitaria
europea, los llamados propiamente envases son todos aqullos que
tienen una forma caprichosa, arbitraria, que los hace total y
absolutamente diferentes del resto de los envases existentes en el
mercado y que, en abstracto, tiene distintividad originaria. Sin
embargo, cuando se habla de los cuasi envases, se est hablando
en rigor de las formas usuales, comunes, habituales que tienen
aadidos a ellos, a fin de hacerlos marcas, elementos arbitrarios,
caprichosos, no usuales y donde a partir de la utilizacin esos
elementos, es que el envase adquiere distintividad. En ese sentido,
los propiamente envases son registrables de inmediato, mientras que
los cuasi envases son registrables en la medida en que se
encuentre que esos elementos fantasiosos, arbitrarios, no usuales, le
dan a la forma usual una caracterstica especial. Los otros envases
son las formas necesarias de los envases o formas que resultan
necesarias por la naturaleza de los productos y esos, conforme a la
ley espaola y la ley andina, no son registrables.
- De acuerdo a los informes presentados por los diferentes tratadistas,
se concluye que si la forma es nica, no representa una rplica de lo
que existe en el mercado y no tiene similitud alguna respecto a las
formas que se utilizan en el mercado, en razn de esa unicidad,
dicha forma es necesariamente distintiva.
(iii)
Respecto a la nulidad del procedimiento:
La Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, impide
declarar la nulidad al punto de abstenerse a resolver sobre el fondo, aun
cuando se constate la existencia de causal de nulidad. En ese sentido, el
artculo 217 inciso 2 de la norma seala expresamente que, constatada
la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, adems de la
declaracin de nulidad, resolver sobre el fondo del asunto, de contarse
con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondr la reposicin del
procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En el presente
caso, la Sala cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre
el fondo, por lo tanto, la nulidad debe ser desestimada.
Present copia de la presentacin utilizada por el Doctor Jos Barreda, quien
particip a nombre de su empresa en el informe oral que se llev a cabo el da
8 de setiembre del 2005.
Johnston S.A.A. volvi a presentar el informe realizado por Apoyo Opinin y
84-197

Mercado Origen empresarial Envases Cuantitativo emitido en febrero del

2005.
- Con el primer escrito present el informe realizado por la empresa Apoyo
Opinin y Mercado Respuesta a Conecta Asociados, emitido en setiembre
del 2005 - cuyo objetivo es dar respuesta a los cuestionamientos realizados
- por Conecta Asociados respecto a la evaluacin de los estudios sobre
distintividad de la botella de cerveza efectuada por su empresa33.
33
En dicho informe se concluye lo siguiente:

- Respecto a los estudios efectuados en febrero y marzo del 2005:
La muestra se seleccion aleatoriamente - una muestra representativa de hogares - mediante un
mtodo probabilstico polietpico. En la primera etapa, el sistema seleccion una muestra de
manzanas de manera aleatoria, donde la probabilidad de seleccin de cada manzana era
proporcional al nmero de viviendas existentes en cada manzana. En la segunda etapa se
seleccionaron viviendas con la tcnica de salto sistemtico mediante un sistema que le indica al
encuestador aleatoriamente la esquina de inicio y el sentido de circulacin alrededor de cada
manzana.
En cada vivienda se seleccion a un encuestado controlando las proporciones de gnero y edad
para garantizar que la muestra sea representativa de la poblacin de estudio. Este mtodo de
seleccin muestral se utiliza en la gran mayora de estudios de investigacin de mercados para
garantizar que la composicin de la muestra corresponda a la composicin de la poblacin en
estudio.
La poblacin investigada fueron los consumidores habituales de cerveza, definidos como la
persona que consume a las menos cuatro botellas de cerveza de 620 ml al mes.
La observacin de la empresa Conecta en el sentido de que la distribucin de la muestra no fue
proporcional a los consumidores de cerveza sino a la poblacin en general es aparentemente
atendible. Sin embargo, cuando se ponderan los resultados de acuerdo a las proporciones
sealadas por la empresa Conecta para la poblacin cervecera, los resultados apenas varan 1 o 2
puntos porcentuales o no varan en absoluto. Esto demuestra que los resultados presentados son
vlidos y confiables, sea que se emplee una distribucin de la muestra en funcin de los
consumidores de cerveza de acuerdo a los datos proporcionados por Conecta.
- Respecto a los estudios efectuados en junio del 2004:
Tal como lo indica Apoyo Opinin y Mercado claramente en sus informes, efectivamente se
utiliz una tcnica no probabilstica. Esta tcnica se presenta como una opcin para determinado
tipo de proyectos como lo seala claramente la bibliografa citada por la empresa Conecta
(Kinnear y Taylor, 1999 y Malhotra, 1997)
El uso ms frecuente de esta tcnica es en los estudios de prueba de producto o pruebas de
envase donde es necesario mostrar el producto en una locacin central.
La limitacin de esta tcnica es que no se puede conocer con exactitud el margen de error
debido a que la seleccin de los entrevistados no es totalmente aleatoria. Sin embargo, para
garantizar una dispersin adecuada de la poblacin en estudio se emple el mtodo de cuotas
por distrito, edad y nivel socioeconmico del entrevistado.
Conecta sostiene de manera genrica que los informes de Apoyo Opinin y Mercado tienen
problemas de redaccin de las preguntas donde la direccionalidad de las mismas es una
constante. La misma fuente citada por Conecta (Kinnear/ Taylor, 1999) presenta una serie de
nueve pautas que deben considerarse en la redaccin de preguntas:
Emplear palabras sencillas
Emplear palabras claras
Evitar preguntas que sugieran una respuesta
Evitar preguntas sesgadas
85-197

Con el segundo escrito present la revista Bebidas, edicin Marzo/Abril del

2004, volumen No. 124, nmero 2, en la cual se seala que la empresa
InterbrewAmbev tiene una participacin en el mercado latinoamericano
considerablemente alta: 77% en Argentina, 99% en Bolivia y Uruguay y 94% en
Paraguay. Ello demuestra que Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
reconoce que tiene una presencia importante en el negocio de cervezas en
Bolivia, e incorpora este negocio dentro de sus estados financieros como
negocios controlados total y directamente por su empresa. Ello evidencia
tambin que es falso lo afirmado por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
en el informe oral, respecto a que no tiene inversin directa en Bolivia sino que
tiene una inversin en una entidad argentina en un 49% del accionariado, quien
a su turno controla las empresas bolivianas. Reiter que la opositora, a travs
de su subsidiaria Quilmes y las subsidiarias de sta en Bolivia, tiene registrada
como marca en Bolivia, la forma tridimensional de un envase idntico o
sustancialmente parecido al que su empresa pretende registrar en el Per,
habiendo iniciado acciones de infraccin contra su empresa por violacin de
sus derechos marcarios derivados de la introduccin al mercado de Bolivia de
cerveza de origen peruano en botella de 620 ml., alegando que respecto de
ese pas la forma no es usual. Contradictoriamente, se opone al registro que su
empresa pretende en el Per alegando que, en este pas, la forma si es usual a
pesar que en nuestro pas se ha dado en el pasado y se da, en el presente,
exactamente la misma situacin de hecho: nmero limitado de empresas que
utilizaron, por convenio, el envase en su propio beneficio y que fueron luego
consolidados en un solo grupo econmico, usando el envase, slo ese grupo
econmico por un nmero determinado de aos.
Johnston S.A.A. present la transcripcin del informe oral realizado el da 8 de
setiembre del 2005.
con relacin al escrito presentado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus
y Johnston S.A.A. - mediante el cual present copia de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo de Espaa de fecha 17 de mayo del 2005,- manifest lo
siguiente:
Evitar alternativas implcitas
Evitar supuestos implcitos
Evitar estimativos
Evitar preguntas con doble respuesta
Considerar el marco de referencia
Los estudios realizados por Apoyo Opinin y Mercado han respetado todos los puntos recomendados
por el autor.
86-197

Se debe tener en cuenta que la Sentencia comentada est referida a un

signo singular - que no es el caso de la botella usual de 620 ml.- que es
notoriamente reconocido y que pretende ser utilizado por un competidor.
Estas particularidades propias del caso, hacen que en general la sentencia
presentada no constituya un aporte a la discusin que se mantiene en el
presente procedimiento, pues en este caso se trata de una solicitud de
registro de una forma usual que es idntica a la utilizada por ms de 40
aos en el pas y que, en la actualidad, es usada por ms de una empresa.
- En el presente caso, debe analizarse si el envase solicitado es utilizado
tambin para comercializar productos de la Clase 33 de la Nomenclatura
Oficial, toda vez que estos productos y las cervezas son similares.
- Para registrar una botella, sta debe tener elementos arbitrarios o
caprichosos que le otorguen distintividad (prescindiendo de la etiqueta),
para que de esta manera los consumidores puedan identificarla y asociarla
a un nico origen empresarial.
Present copia de la Resolucin de la Cuarta Sala de Recurso de fecha 11 de
febrero del 2004, en el asunto R 104/2001-4, referida a un proceso iniciado por
Freixenet, S.A., sobre el registro de un envase-botella esmerilada negra mate
para distinguir vinos espumosos, el cual fue denegado34.
-
34
En dicho procedimiento se consider lo siguiente:

Respecto a la distintividad del signo solicitado:
Si una forma de presentacin de un producto no presenta en s misma caractersticas
suficientemente arbitrarias como para permitir al consumidor atribuir un origen preciso a los
productos, no es susceptible de ser aceptada como marca. Es necesario que la forma de
representacin en cuanto tal sea apta para distinguir los productos de la parte recurrente de los
sus competidores en el mercado.
En materia de botellas para bebidas se deduce que para que la apariencia externa de sta
pueda ser considerada distintiva debe ser una apariencia tan especfica y singular que la haga
verdaderamente diferente de las botellas normales y corrientes.
La distintividad intrnseca del signo solicitado se basa en el color y la textura del vidrio, que
difieren de los habitualmente utilizados en el sector y no en la forma de la botella, que tiene las
caractersticas de forma y tamao estndares en las botellas de vinos espumosos.
Para poder desempear el papel de marca que designa el origen del producto, una botella
desprovista de etiqueta o de cualquier tipo de inscripcin debe ser capaz de distinguirse clara y
fcilmente de las otras formas de envases de vinos espumosos disponibles en el mercado.
Vista la gran variedad de envases a los que se enfrenta el consumidor a la hora de elegir un vino
espumoso, la Sala de Recurso no puede llegar a la conclusin de que el vidrio esmerilado negro
mate constituya una caracterstica tan especfica y llamativa que diferencie claramente a la
botella solicitada de las otras botellas comercializadas en el mercado relevante.
El consumidor medio est acostumbrado a identificar estos productos no slo por el aspecto
diferente del envase respecto de los envases del resto de bebidas alcohlicas - por ejemplo, el
tapn de la botella aparece recubierto de papel metlico, sujeto por un hilo de alambre - sino
especialmente por las indicaciones verbales y/o grficas de la etiqueta, de la funda del tapn y
del anillo de papel que rodea el cuello de la botella.
La Sala de Recurso no comparte la opinin de la parte recurrente de que la patina esmerilada de
vidrio y el color de la botella sin ningn tipo de etiqueta o indicacin verbal sean elementos que
creen en el consumidor de vinos espumosos un impacto tal como para distinguir la botella
solicitada de las botellas de los competidores y convertirla en indicadora del origen empresarial.
87-197

Con fecha 20 de setiembre del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.,
reitero los argumentos vertidos en su recurso de apelacin as como los
expuestos en el informe oral. Agreg que se debe tener en cuenta que la
actuacin de la administracin pblica se encuentra regida - entre otros por el
principio de predecibilidad, segn el cual, a travs de la informacin que debe
brindar la administracin, los administrados deben tener una idea clara de cual
ser el resultado de un procedimiento. En el presente caso, siendo que ya
existen cuatro pronunciamientos finales anteriores que establecieron el carcter
usual de la botella, debi ser predecible que en este quinto procedimiento se
llegue a la misma conclusin. Sin embargo, de manera inslita, viene
ocurriendo lo contrario.
Johnston S.A.A. present el informe realizado por la empresa Elespuru
Consultores - EGE Consultores S.A.C. Evaluacin del Informe de la empresa
Conecta Asociados Agosto 2005 denominado: Evaluacin de Estudios sobre
la distintividad de la botella de Cerveza, emitido el 15 de setiembre del 2005 Las empresas de la competencia de buena fe, utilizan envases, sino idnticos, similares al
solicitado como marca, por este motivo no se encuentra ninguna razn para conceder a la parte
recurrente un derecho exclusivo sobre el signo solicitado, toda vez que el signo no tiene ningn
elemento que lo haga verdaderamente distintivo.
Un signo que consiste en una botella esmerilada negra mate no goza de un carcter distintivo
intrnseco.
- Respecto a la distintividad adquirida del signo solicitado:
Para que un signo que no es en s mismo registrable adquiera distintividad a travs del uso
deben cumplirse dos condiciones: en primer lugar que el signo haya sido usado en el conjunto de
la Comunidad o al menos en una parte sustancial de sta y, en segundo lugar, que, debido a ese
uso, una mayora de los consumidores atribuyan al signo una procedencia empresarial
determinada en la poca de presentacin de la solicitud.
Para apreciar el carcter distintivo de la forma solicitada, deben tomarse en consideracin los
criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es decir, debern apreciarse
globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para
identificar el producto de que se trate, atribuyndole una procedencia empresarial determinada y
para distinguir este producto de los de otras empresas. As, puede tomarse en consideracin la
cuota de mercado poseda por la marca, la intensidad, la extensin geogrfica y la duracin del
uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
la proporcin de los sectores interesados que identifica el producto atribuyndole una
procedencia empresarial determinada gracias a la marca, as como las declaraciones de
Cmaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.
La Sala de Recurso considera que no es necesario acreditar la distintividad adquirida por el uso
en cada uno de los quince Estados Miembros, pero la objecin a la marca en cuestin afecta al
conjunto de la Comunidad y la parte recurrente slo ha podido demostrar teniendo en cuenta
los volmenes de ventas, las inversiones en publicidad, la publicidad televisiva y las encuestas
realizadas que la marca ha adquirido una distintividad por el uso en Espaa, sin lugar a dudas,
y en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
Cuatro pases de quince no pueden razonablemente considerarse un nmero representativo
suficiente del conjunto de la Comunidad.
Por todas las razones expuestas, la Sala de Recurso concluy que no ha quedado demostrada la
distintividad por el uso del signo solicitado en el conjunto de la Comunidad.
-
88-197

cuyo objetivo es formular una rplica a los argumentos presentados por la

empresa de investigacin de mercado Conecta referente a las formas de medir
la distintividad desde el punto de vista del consumidor35.
35
En dicho informe se concluye lo siguiente:

Estn en total desacuerdo con el punto de vista de Conecta en relacin al supuesto sesgo de las
preguntas utilizadas por su empresa, as como tambin con su recomendacin sobre la forma en
que debe medirse la distintividad de la botella.
Conecta parte del supuesto errado de que para medir la distintividad, se debe probar que la botella
evoca por s sola un vnculo empresarial y que a su vez dicha evocacin debe ser
expresada/verbalizada como respuesta principal a la pregunta del tipo abierta Qu es esto?
Conecta est planteando dos condiciones para probar la distintividad:
- el objeto debe evocar el origen empresarial
- el encuestado debe necesariamente verbalizar dicha evocacin como respuesta principal a una
pregunta abierta sobre identificacin-definicin del objeto.
Estos dos requisitos son errados toda vez que, aun cuando el signo tenga la capacidad de
evocar el correcto origen empresarial, esta evocacin puede ser o no expresada verbalmente por el
encuestado, dependiendo de la especificidad de la pregunta. Un objeto puede evocar diversas
ideas, conceptos nombres, experiencias y no necesariamente el encuestado las va a verbalizar
como respuesta ante una pregunta abierta. El hecho de que un encuestado no mencione como
respuesta el origen empresarial asociado al objeto, no significa que el objeto no haya evocado
dicho origen empresarial al encuestado. En todo caso, si lo que se busca es indagar sobre si hay o
no evocacin de una o ms marcas u origen empresarial, la pregunta ms adecuada sera este
envase le recuerda alguna marca o empresa?, si es afirmativo, cul (cules)?
Respecto a la forma adecuada de medir la distintividad:
Para probar la distintividad del envase se deben dar dos condiciones:
a) El objeto debe ser identificado con su correcto origen empresarial.
b) Esta asociacin debe ser inequvoca, es decir, no deber haber asociacin a otros orgenes
empresariales. Evidentemente, se espera tambin que los resultados estadsticos arrojen
niveles claramente altos de respuesta.
- Conecta pretende establecer que las preguntas utilizadas por Apoyo son inadecuadas, para lo cual
utiliza y juega en forma caprichosa con el significado de ciertos trminos para describir preguntas
tales como: directa, sesgada, asistida. Para evitar confusin por el juego de palabras, se limita a
esclarecer que tanto la pregunta del tipo qu es esto? como la pregunta del tipo a qu marca o
empresa representa este envase?, son preguntas que exigen respuestas espontneas.
- Ninguna de las dos preguntas se pueden considerar como que sesgan hacia una respuesta particular
o que favorezca algn resultado. La diferencia entre estas dos preguntas est en el objetivo de
investigacin de cada una, que es totalmente diferente. La primera, indaga sobre la capacidad del
objeto de ser identificado o definido correctamente por el encuestado en cuanto a su naturaleza
fsica, funcionalidad - tipo de producto, categora de producto -, sin eso excluir la posibilidad de que
algunos encuestados mencionen marcas para definir dicho objeto. La segunda pregunta indaga
sobre la distintividad del objeto como signo de identidad de un nico origen empresarial. Esto ha
quedado demostrado en los resultados obtenidos en estudios anteriores. Como ejemplo, basta
mencionar la comparacin de resultados obtenidos en el estudio de febrero 2005 para el envase de
Backus versus los resultados obtenidos para el envase de Heineken, ambas botellas reconocidas e
identificadas como envases de cerveza, pero solo una de las botellas goza de una asociacin
envase-origen empresarial nico e inequvoco.
- Cabe destacar la confusin que Conecta realiza entre dos temas de investigacin muy diferentes
como son la investigacin sobre comportamiento y hbitos del consumidor en oposicin a la
investigacin sobre signos de identidad y de imagen de marcas. Conecta desarrolla en su
documento algunos conceptos sobre conocimiento de consumidor, que son vlidos en el contexto
de la investigacin de comportamiento y hbitos tales como el proceso de decisin de compra, el
proceso de seleccin entre productos o marcas en el momento de la compra o el consumo. El error
de Conecta est en trasladar y aplicar estos conceptos en la evaluacin de una investigacin sobre
medicin de signos de identidad. Es por ello que Conecta califica las preguntas que realiza su
empresa como errneamente artificiales, pues asume el criterio de que el encuestado debe ser
89-197

con relacin a los escritos presentados por Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. de fecha 24 de agosto del 2005, manifest lo
siguiente:
- Respecto a la forma usual:
- La solicitante seal, en forma equivocada, que la Oficina de Signos
Distintivos determin que no existan formas similares ni idnticas a la
forma usual del envase de 620 ml. y que por ello, la Sala no podra
pronunciarse respecto al evidente carcter usual de la misma. Sin
embargo, de un lado afirma que la administracin tendra que
pronunciarse todas las veces que solicite el registro de la botella de 620
ml. y, de otro lado, pretende evitar, con argumentos pocos serios, que la
Sala declare algo que ya hizo hasta en cuatro oportunidades, es decir,
que la botella color mbar es una forma usual.
- De acuerdo a la lgica restrictiva de la Oficina de Signos Distintivos, para
que una forma sea usual se requieren por lo menos dos competidores,
por lo que identificados stos (cervezas del grupo Backus Bavaria y la
cerveza ERDINGER), debi declarar dicha forma como usual. Sin
embargo, la Oficina concluye en forma inmotivada que pese a existir
envases de cervezas similares a la botella de 620 ml. sta no es una
forma usual.
- La Oficina de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que existen en el sur
del pas diversas empresas que comercializan sus productos en una
botella idntica a la forma usual que se pretende registrar en el presente
procedimiento.
- La determinacin del carcter usual de una forma debe ser analizada
teniendo en cuenta tambin a los competidores que la utilizan para
envasar productos similares, aunque estn ubicados en clases distintas.
- Respecto al informe de la Seora Susana Elspuru:
Tanto ella como la Oficina de Signos Distintivos reconocen que la pregunta
qu es esto? sirve para identificar el significado primario, por lo que esa
misma pregunta tambin debe servir para medir el significado secundario.
La diferencia es que el significado secundario deber medirse luego que se
hayan realizado campaas publicitarias constantes y se haya utilizado el
signo tal como se pretende el registro. Por lo tanto, sera interesante que
investigado en una situacin similar a la real cuando se indaga sobre su comportamiento, seleccin,
hbitos o preferencias.
Para cualquier tipo de encuesta, toda pregunta debe contener el contexto que el encuestado
necesita para responder en trminos del objetivo de investigacin de la pregunta. Es por ello que
indagar sobre la existencia de asociacin entre envase y origen empresarial, en forma explcita, no
constituye una situacin artificial, sino que simplemente est ofreciendo al encuestado el contexto
elemental para que pueda dar una respuesta relevante.
90-197

presente los resultados de nuevos estudios realizando las preguntas

adecuadamente.
Respecto a la solicitud de registro en Colombia presentada por Bavaria
S.A.:
Para demostrar las afirmaciones realizadas por sus representantes en el
informe oral, present copia de documentos referidos al registro de una
forma - en su opinin similar - a la del presente procedimiento, que se
pretendi registrar en Colombia por empresas vinculadas a la solicitante. En
ellos se aprecia, que las autoridades colombianas, en sus dos instancias,
negaron el registro solicitado pese a que, al igual que en el presente caso,
se alegaba que dicha forma era distintiva36.
36
Present copia de los siguientes documentos:

- Resolucin N 25933 emitida por la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio de Colombia de fecha 29 de diciembre de 1995, referida a la solicitud de registro del
diseo de un envase para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial presentada
por Bavaria S.A., contra la cual formul observacin Gaseosas Lux S.A. En dicha resolucin se
deneg el registro por las siguientes consideraciones:
De acuerdo a lo sealado por David Rangel Medina en el libro de Tratado de Derecho Marcario,
del doctor, para que el envase se constituya como marca debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Que se le presente con una configuracin especial y distinguible respecto al gnero de
mercancas a que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente una
configuracin comn, sino nueva e inusitada dentro de una determinada industria.
2. Que el envase tenga originalidad por s mismo para llamar la atencin del pblico.
3. Que la aplicacin del signo escogido como marca sea nueva de tal manera que la forma
escogida como tal constituya una forma caracterstica especial, no un modo de envase del
dominio pblico que en el momento de adoptarse como marca, haya venido a ser de uso
corriente general para cierto gnero de productos.
El signo solicitado no cumple dichas exigencias, por lo tanto no es susceptible de ser utilizado
como marca, toda vez que se encuentra incurso en la causa de irregistrabilidad.
- Resolucin N 3655 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de fecha 24 de
febrero del 2004, referida al recurso de reposicin presentado por Bavaria S.A. contra la Resolucin
N 25933. En dicha resolucin se consider lo siguiente:
La marca solicitada figurativa diseo de un envase, no cumple con los requisitos necesarios, de
conformidad con las normas vigentes, para ser considerada como marca, toda vez que, a pesar
de ser perceptible por los sentidos, no cumple con los requisitos de distintividad requeridos, y es
que se trata de un signo incapaz por si solo de distinguir o individualizar los productos
pretendidos, por ser un signo muy comn para los mismos.
Como medio de proteccin a los consumidores, es necesario que las marcas cumplan entre otras
funciones las de ser distintivas, de identificacin de origen de los bienes y servicios, de garanta
de calidad, funcin publicitaria y competitiva. De ellas la funcin ms relevante es la distintiva, la
cual permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de la otra. Las
dems funciones, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin sta
no existira el signo marcario.
El signo figurativa diseo de un envase, carece de la fuerza distintiva necesaria para poder ser
registrada como marca, toda vez que se trata de un signo incapaz de diferenciar los productos
que se pretenden amparar con l. Es as entonces que se trata de un signo dbil, vago, incapaz,
por s solo de remitir al consumidor a la identificacin de los productos amparados, aspecto este,
que lo hace un signo insuficientemente distintivo.
- Resolucin N 7603 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia de fecha 31 de
marzo del 2004, referida al recurso de apelacin presentado por Bavaria S.A. contra la Resolucin N
25933. En dicha resolucin se consider lo siguiente:
91-197

Con fecha 30 de setiembre de 2005, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

Johnston S.A.A., manifest lo siguiente respecto al informe elaborado por los
profesores Carlos Lema Devesa y Anxo Tato Plaza, presentado por la
opositora con fecha 5 de setiembre de 2005:
(i)
Coincide con lo sealado en dicho informe, en tanto se reconoce que
cuando la forma no es usual en el mercado, respecto de los productos
que distingue, o cuando presenta marcadas diferencias con otras formas
usadas en el mercado por otros competidores, entonces tal forma tiene
necesariamente capacidad distintiva.
(ii)
Ha quedado demostrado que la forma que se pretende registrar al
tiempo de registro y durante los ltimos cinco aos slo es usada por
su empresa, siendo que los otros agentes comerciales usaban y usan
formas de envases totalmente distintas y de color diferente.
(iii)
Coincide con lo sealado en dicho informe en el sentido que los envases
usuales, habituales y comunes no son registrables, pues - por ser
usuales - carecen de fuerza distintiva, pero refuerza su posicin en que
cuando el envase no es una forma exclusivamente usual, entonces
necesariamente tiene distintividad de origen.
(iv)
El argumento de dichos profesores respecto a que los envases
comunes o habituales, que no poseen una extraordinaria singularidad,
carecen per se de fuerza distintiva, y a que la prohibicin al registro
alcanza al envase comnmente utilizado en el mercado, pues ese
infringira tambin la prohibicin absoluta de aquellos signos o formas
que se hayan convertido en habituales, reconoce implcitamente que tal
-
El signo figurativo para distinguir cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras
bebidas no alcohlicas, jarabes y otras preparados para hacer bebida, productos comprendidos
en la clase 32 internacional, carece de la distintividad requerida para acceder a registro, pues su
forma es la usualmente utilizada por los empresarios para comercializar diferente tipo de
bebidas.
En cuanto al registro de la marca figurativa se ha manifestado que, si bien la forma de un
producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar caractersticas que la
diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de manera que el consumidor la perciba
como indicadora del origen del producto y no como simple representacin de este. Por tanto, si
se produce la creacin de una forma de fantasa, arbitraria o caprichosa del producto, sta, caso
de ser suficientemente distintiva, podr ser registrada, siempre que no se halle incursa en
ninguna otra prohibicin: la falta de distintividad suficiente de la forma del producto la har
irregistrable.
Los frascos, generalmente presentan la forma indicada en la solicitud, y este frasco en particular
no contiene ningn elemento distintivo dentro de su conjunto que lo haga diferente a los dems
existentes en el mercado, pues consiste en una forma usual conocida por los consumidores,
quienes ya saben que dicha forma es utilizada para envasar bebidas.
Dada la ausencia de elementos caractersticos y distintivos en la figura presentada a registro, y
que la figura solicitada consiste en un envase usual para envasar diferentes tipos de bebidas, el
solicitante no se puede apropiar exclusivamente del signo solicitado, pues estara privando a los
dems competidores de una forma utilizada normalmente para presentar algunos de los
productos de la clase 32 internacional.
92-197

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
prohibicin a registro alcanza nicamente a los envases que se usan de

manera habitual y constante por la mayora de los comerciantes,
llegando necesariamente a la conclusin que, para determinar que es
forma usual, debe apreciarse necesariamente el mercado de los
productos al tiempo que se pide el registro, debiendo necesariamente
compararse la forma a registrarse con las formas usadas por otros.
De la afirmacin realizada respecto a que la forma exclusivamente usual
o comn debe analizarse en funcin de lo que los agentes comerciales
usan a la fecha en que se intenta el registro, a efectos de evitar
conceder a un agente una significativa e indebida ventaja competitiva, se
desprende que dichos profesores reconocen el derecho de su empresa
de registrar el signo solicitado, pues a la fecha de presentacin de la
solicitud, ninguno de los otros comerciantes y/o fabricantes de cerveza
utilizaban forma idntica ni parecida, por lo que aqullos que pretendan
entrar al mercado a futuro lo tendrn que hacer usando un envase
distinto, lo que no les significar gasto adicional alguno, sino que gastar
lo mismo para una u otra forma de envase.
Respecto a lo sealado en el sentido que el signo solicitado no podr ser
nunca registrado pues respecto de l no puede aplicarse el concepto de
distintividad sobrevenida, no se ha tenido en cuenta que, para que este
principio se aplique, es necesario haber llevado a cabo la identificacin
de todas las formas que existen en el mercado y definir si alguna de
esas formas es usual, habitual o de uso comn. En tal sentido, dichos
profesores debieron investigar en el mercado peruano si, adems de su
empresa, existe algn otro empresario que use el mismo envase, ya
que, de haberse realizado dicha investigacin, la misma hubiera dado
como resultado que en el mercado peruano hay cervezas de diverso
origen empresarial (no menos de 7) las cuales presentan envases
distintos.
Respecto a la distincin conceptual para la registrabilidad del envase
entre la marca-envase propiamente dicha y la pseudo marca-envase,
donde la primera (por ser singular y nica) es registrable, y donde la
segunda (por tener caractersticas comunes con otras formas usuales)
es registrable en tanto contenga caractersticas excepcionales que la
alejen significativamente de los comnmente utilizados por otros
operadores; se desprende que cuando no existe ningn envase usual
como es el caso del mercado peruano donde todos usan formas
distintas la hiptesis de registrabilidad no tiene sustento.
La tesis que sustenta que - para efectos de determinar si un signo es
registrable - se debe analizar lo que sucedi en el pasado, resulta ser
equvoca y ajena al derecho marcario, toda vez que el derecho de marca
se centra en lo que es apropiable al tiempo en que se pide el registro,
sin que quepa aplicar criterio distinto en funcin de la naturaleza o tipo
93-197

(ix)
de signo, y esto tiene su fundamento en un factor econmico, puesto

que si para ningn otro competidor existe la necesidad de utilizar ese
signo (forma) y puede libremente usar otro sin verse afectado en su
libertad de competir, entonces cualquiera, en un futuro, puede
apropiarse de lo que usa.
Los fundamentos doctrinales del mencionado informe apoyan ms su
posicin, pues todo se dirige a concluir que i) si el envase es
exclusivamente una forma usual para los productos que se pretende
distinguir, teniendo en consideracin lo que existe en el mercado, y ii) si
la forma no es usual, comn o habitual, entonces el envase es singular y
tiene carcter distintivo originario.

Johnston S.A.A. present copia de la Resolucin N 886247, dictada por el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, el 10 de agosto del 2005
respecto a la solicitud de una marca tridimensional denominada Diseo de
Botella presentado por Compaa de Cervezas Nacionales C.A.37, a la cual se
haba opuesto Compaa Cervecera Ambev Ecuador S.A.38. Solicit a la Sala
37
En la pgina 5 de la citada resolucin se indica lo siguiente: de conformidad a lo sealado en la

solicitud de registro en la parte pertinente a la descripcin clara y completa del signo, nos refiere que esta
compuesto por el diseo de una botella en forma cilndrica de base circular, manteniendo su forma hasta
aproximadamente de la botella, a partir de la cual la forma cilndrica se hace ms delgada que el resto
de la botella hasta llegar al pico (boca) de la botella, en el cual encontramos dos anillos concntricos que
rodean la forma circular del pico de la misma. En la parte central de la botella se encuentran dos lneas,
entre las cuales se ubicar la etiqueta caracterstica. En la parte frontal de la botella se encuentra en alto
relieve el diseo caracterstico de dos cuadrados, uno dentro del otro, en cuyo interior se encuentra la
figura estilizada de la letra C y de un vaso. Luego, en el arte presentado adjunto a la solicitud se
desprende que la botella referida tiene un sello que distingue a la compaa fabricante del producto.
38
En dicha resolucin se consider lo siguiente:
- La compaa opositora seala que no se le podra permitir a un fabricante de caramelos
monopolizar de forma perpeta la forma ovalada de los mismos, o que se permitiera a
cualquier laboratorio farmacutico monopolizar la forma cilndrica de las pastillas, o un
fabricante de llantas su forma redonda. Tales aseveraciones son ciertas, de conformidad con la
normativa vigente. Corresponde sin lugar a dudas preguntarse necesariamente en este caso si
los productos cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas, bebidas y
zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas tiene una forma
predeterminada, y la respuesta categrica a criterio de esta Direccin es que no, ya que la
cervezas, el agua mineral, zumo de frutas, en fin, no son redondos, o cuadrados, no son
cilndricos o, por ltimo, no vienen siempre en el mismo envase, sino que se expenden en una
variedad ilimitada de diferentes recipientes, algunos de los cuales tienen las formas de botellas
del ms variado tipo; al contrario de ciertos caramelos, de los neumticos, de algunos jabones
de tocador, de ciertas pastillas, etc., como bien lo menciona la parte opositora. El hecho de que
la compaa opositora seale que resulta inaceptable el registro de una marca tridimensional
como la impugnada, cuya forma comnmente se utiliza para envasar cerveza, a criterio de esta
Direccin no es acertado, ya que los productos cuya proteccin se solicita -aceptando con esto
que los productos tales como cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no
alcohlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por
lo general tienen las ms diversas contexturas y consistencias y se comercializan en los ms
variados envases- por lo que tales presentaciones no pueden ni deben ser considerados como
la forma usual del producto.
94-197

tener presente esta resolucin, sealando que, aplicada al caso bajo anlisis,
ratifica el derecho de su empresa a registrar como marca el signo solicitado.
Con fecha 18 de octubre del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.
(i)
Respecto a la Resolucin N 8862247 expedida por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presentado por Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.:
- La solicitante seala que en dicha resolucin la autoridad ecuatoriana
estara concediendo a favor de Compaa de Cervezas Nacionales
C.A., el registro de la marca tridimensional de diseo de botella para
proteger cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no
alcohlicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otros preparados
para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- Lo que no seala, evidenciando mala fe, es que la autoridad
ecuatoriana concedi el registro de la marca solicitada tomando en
consideracin todas sus peculiaridades y no exclusivamente la forma
del envase. Este pequeo detalle no es casual pues, pese a citar
considerandos de la resolucin, no transcribe el dcimo - sptimo
considerando, en el que la autoridad ecuatoriana seala la razn
fundamental por la que resuelve otorgar el registro.
No existe norma legal nacional ni comunitaria alguna especfica que contenga para los signos
tridimensionales una regla especial en torno a los requisitos que dichos signos deban cumplir
para ser registrados como marcas, por lo cual presupone que los signos tridimensionales
deben cumplir con los requisitos mnimos legales exigidos para cualquiera otro signo distintivo,
y que a la vez dicho signo tridimensional no se encuentre inmerso en las prohibiciones de
registro. Por lo cual, no se puede exigir a las marcas tridimensionales un grado de distintividad
superior que el exigido para los otros tipos de marcas, ni tampoco grados menores de
distintividad, sino que un signo tridimensional al igual que los otros signos distintivos si cumple
con la finalidad de distinguir los productos o servicios para los cuales se solicita su registro
este pueda ser considerado como marca, al contrario si no posee esta distintividad, obviamente
es porque se encuentra inmerso en cualquiera de las prohibiciones para su registro, ya que la
funcin primordial y principal que cumple la marca es distinguir los productos o servicios de una
persona de los de otra persona.
S tendrn acceso al registro como marca aquellos signos en los que conste una forma usual
acompaada de otros elementos, que es lo que sucede con muchas de las marcas solicitadas
por la Compaa de Cervezas Nacionales, C.A. (en concreto con las marcas en las que se
solicita como marca la forma de la botella ms un logotipo o un color). En el presente caso
adems de la forma de la botella, en la grfica del diseo tridimensional, se ha anexado un
sello de la compaa que la expende, el mismo que de por s constituye suficientemente
distintivo frente a botellas similares.
- En tal sentido la citada resolucin decidi:
1. Rechazar la oposicin planteada por Cervesursa, Cervecera Suramericana S.A. hoy
Compaa Cervecera Ambev Ecuador S.A.;
2. Conceder el registro de la marca tridimensional denominada DISEO DE BOTELLA,
tomando en consideracin todas sus peculiaridades en conjunto y no exclusivamente la
forma del envase, a favor de la Compaa de Cervezas Nacionales C.A., para proteger los
productos de la Clase Internacional N 32.
-
95-197

La forma de botella registrada en Ecuador no es distintiva per se,

como lo pretende la solicitante, sino que la inclusin del sello en alto
relieve le otorga distintividad al conjunto sin que ello implique que la
autoridad administrativa haya otorgado el derecho exclusivo respecto
de la forma de botella a la empresa solicitante.
- En el pas ha ocurrido lo mismo, pues la solicitante pretendi obtener
el registro de la forma del envase de 620 ml. junto con la
denominacin BACKUS y, en dicha oportunidad, la Sala concedi el
registro, no porque la forma fuera distintiva, sino porque estaba
acompaada de la denominacin BACKUS. Ello, como bien lo
precis la autoridad, no implica reconocimiento alguno respecto de la
forma de la botella usual de 620 ml.
Sobre la adquisicin del secondary meaning:
- En todo el procedimiento, la solicitante no ha presentado prueba que
acredite que ha utilizado la botella usual como marca, es decir, que
sta sea reconocida sin necesidad de la etiqueta.
- Ello se debe a que la botella es usual e idntica a otras existentes
que se encuentran en el mercado, no slo de cervezas sino tambin
de otros productos vinculados.
-
(ii)

Johnston S.A.A. adjunt copia del Dictamen N 1370-2005-MP-FN-2FSCL
emitido por la Segunda Fiscala Superior Civil de Lima respecto al Expediente
N 1085-2004, el que versa sobre la invalidez de la Resolucin N 5822004/TPI-INDECOPI de fecha 24 de junio del 200439. Precisa que lo importante
de esta opinin es que el Fiscal ha considerado que si el envase hubiera
distinguido exclusivamente cerveza sera registrable, debido a que no es usado
habitualmente por distintas empresas competidoras sino por aqullas que
forman parte de su grupo40. Solicit a la Sala tener presente este instrumento,
39
Mediante la Resolucin N 582-2004/TPI-INDECOPI de fecha 24 de junio del 2004, la Sala confirm la

Resolucin N 14291-2003/OSD de fecha 3 de diciembre del 2003 y otorg a Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. el registro de la marca consistente en la denominacin BACKUS,
sin reivindicar la forma de botella. En dicho caso se haba solicitado a registro el envase constituido por
la forma tridimensional de una botella de cuerpo cilndrico con boca redonda, pico ranurado con cuello
sobresalido, cuello delgado, la parte comba en forma de hombros cados y se ancha en la base, usado
con la denominacin BACKUS, conforme al modelo. La Sala consider que el envase en cuestin es
una forma usual, que carece de distintividad y que no le resulta de aplicacin la figura del secondary
meaning o distintividad adquirida, ya que la misma no alcanza a los signos constituidos por formas usuales
de los productos o del envase de los mismos.
40
Dentro de los considerandos del referido dictamen se menciona lo siguiente con relacin a la solicitud
que se tramita en el presente expediente: Si bien mediante Resolucin N 6058-2005/TPI-INDECOPI de
fecha 12 de mayo del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundado el recurso de
reconsideracin presentado por Backus contra la Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI en el
extremo que deniega el registro del signo solicitado, declarando infundada la oposicin formulada por la
Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. y resolviendo inscribir a favor de esa empresa la marca de
producto solicitada, para distinguir exclusivamente cervezas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial;
96-197

sealando que aun cuando no resulte ser un pronunciamiento final de la

Segunda Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior responde a la
tesis general, sustentada en doctrina de que el envase de su empresa no es
una forma habitual y es distintiva respecto de cervezas.
y Johnston S.A.A. present copia de un artculo preparado por la Doctora
Marysol Ferreyros Castaeda publicado en la edicin de Gaceta Jurdica Legal
Express N 58 de octubre del 2005, bajo el ttulo Qu tan fuerte es una
botella de vidrio? A propsito del caso Backus-Ambev, precisando que en el
mismo se concluye sobre la conveniencia desde el punto de vista legal, que la
autoridad tome posicin respecto de la registrabilidad del envase41. Solicit a la
fue fundamentalmente porque Backus present con su recurso de reconsideracin, nuevas pruebas que
acreditaban que el signo solicitado gozaba de distintividad sobrevenida - secondary meaning; es decir,
que se trata de un signo que no poda ser registrado porque estaba desprovisto originariamente de
capacidad distintiva, pero que goza de distintividad sobrevenida o adquirida por su uso en el mercado.
Seala que de ello se puede concluir lo siguiente respecto al caso sometido a su Dictamen:
La solicitud de registro de la forma tridimensional le fue denegada en la Resolucin Administrativa
que ah se impugna, debido a que la solicitud de registro seal caractersticas bsicas de una
botella para contener lquidos, a ser usada no slo en relacin con cervezas, sino adems en
gaseosas, aguas minerales y dems productos contenidos en la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial; por ello se consider que no gozaba de distintividad para ser registrada exclusivamente
como marca de producto, toda vez que no se precisaron detalles caractersticos del envase que
permitieran distinguirlo. Si bien con posterioridad a la fecha de interposicin de la demanda, se
concedi el registro de la marca solicitada constituida por la forma tridimensional, ello se debi a
que se recurri a la figura del secondary meaning, porque el envase no gozaba de capacidad
distintiva.
El envase que se solicita no constituye una forma usual de presentacin de los envases de
cerveza, debido a que no es utilizado habitualmente, de manera idntica y sustancialmente similar,
por distintas empresas competidoras para comercializar sus productos en el mercado, sino por
aqullas que forman parte del grupo empresarial Backus; por lo que hubiera resultado amparable
la demanda si se hubiera solicitado la inscripcin del envase para distinguir exclusivamente
cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, lo que no sucede en el caso examinado,
puesto que sta incluye aguas gaseosas, aguas minerales y dems productos contenidos en la
misma clase, de ah que no resulta distintiva.
En el caso examinado, se advierte que el Indecopi no ha incurrido en vicio o causal de nulidad
prevista en el artculo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444, toda vez
que el envase solicitado no presenta detalles caractersticos ni distintivos y tampoco contiene
alguna caracterstica peculiar que altere la configuracin ordinaria y comn de los envases
utilizados para los productos que se pretende distinguir (cervezas, aguas minerales y gaseosas),
que pueda despertar en el pblico consumidor una asociacin respecto de un origen empresarial
determinado.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, el Fiscal opin por que se declare infundada la
denuncia interpuesta por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. contra el Indecopi.
41
En dicho artculo se seala lo siguiente:
La doctrina del derecho de marcas es casi unnime en afirmar que la primera funcin de la marca es
indicar el origen empresarial de la misma. Esta marca suscita en el nimo del consumidor una serie
de caractersticas que el producto de esa marca contiene. Es decir, puede atribuirle, por ejemplo,
ciertos atributos de calidad (buena o mala) o de personalidad (casual o seria), entre otros.
El diseo de un envase en tanto no constituya su forma habitual y no sea claramente distintivo, puede
cumplir una funcin marcaria.
97-197

Sala tener presente esta opinin a fin de que dicte oportunamente la resolucin
declarando infundada la apelacin interpuesta por la opositora.
y Johnston S.A.A. inform a la Sala que se ha introducido en el mercado de
Puno, una nueva cerveza de marca HALCON producida por Ibena Per.
Precis que se present dicho producto el da 14 de noviembre del 2005, en
una botella de capacidad de 630 ml., cuya forma es totalmente distinta a la
forma del envase de 620 ml. que tradicionalmente ha utilizado su empresa en
el Per para sus distintas cervezas.
Adjunt impresiones de fotografas de la botella y del acto de presentacin de
la botella de cerveza HALCON.
y Johnston S.A.A. present copia de un artculo del profesor Baldo Kresalja,
publicado en el diario Gestin el 20 de setiembre del 200542. Seal que es de
En el caso de la botella en discordia, es notorio que los envases de cerveza hace buen tiempo que
vienen cumpliendo una funcin marcaria. Lo nico que Backus ha hecho es consagrar en un proceso
administrativo lo que la realidad comercial, en la que el consumidor ha tenido un rol fundamental, ya
ha determinado.
El hecho que Backus solicite la proteccin, es decir, el registro de la marca tridimensional, del envase
que contiene el producto que comercializa, importa la comisin de un acto de abuso de posicin
dominante? Esta situacin: impide el acceso al mercado de otro u otros competidores? La botella de
cerveza cuyo registro solicit Backus, es acaso la nica que puede contener dicho producto?
Ninguna de estas ltimas interrogantes merece respuesta afirmativa. Ello resulta fcilmente
comprobable con los Expedientes N 216244-2004, 233545-2005 o 233546-2005 presentados por
Cervecera Torvisco S.A. a la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, en la que se solicita registros
de marca de producto para su cerveza Anpay en diversas modalidades. Muchos de estos procesos
han sido iniciados con posterioridad a la fecha de presentacin de la solicitud de registro por parte de
Backus.
El envase cuyo registro solicit Backus es genrico, es verdad; pero solo lo es para las empresas que
las comercializan; ergo, solo es genrico para Backus porque no limita el acceso al mercado de otros
competidores.
El registro de la conocida botella de cerveza no importa, ni en la forma ni en el fondo, ningn acto
restrictivo de la competencia.
Backus tiene el legtimo derecho de proteger la forma de los envases que contienen sus productos,
en tanto ello no infrinja la ley y, a tenor de lo expresado, ello no ha ocurrido.
42
En dicho artculo, se seala que:
- El principal objetivo al registrar o comunicar a la autoridad competente la existencia de un intangible es
obtener un derecho de exclusiva, esto es, estar en la posibilidad de excluir a cualquier otro de un uso
no autorizado y, slo cuando es reconocida legalmente su titularidad, poder oponer el derecho frente a
cualquier tercero.
- En el caso Backus y Ambev, por el diseo de la botella de 620 ml., no est en debate los millones de
envases que puedan encontrarse en el mercado y el valor de los envases como activos de la
empresa propietaria, pues ellos slo constituyen bienes tangibles. La discusin versa sobre lo que es
un intangible de vital importancia y de mayor valor econmico que todas las botellas juntas, esto es, la
exclusividad de uso sobre el diseo de dicho envase.
- Si bien el envase de 620 ml. fue objeto de libre intercambio por quienes eran las principales empresas
cerveceras del medio hace algunos aos, resulta probable que con la consolidacin empresarial
ocurrida en el grupo Backus, se haya generado en la mente de los consumidores la asociacin del
-
98-197

suma importancia la precisin respecto a que la competencia leal parte no slo

de exigir esfuerzo a cada competidor para introducir su producto en el mercado
sin afectar, por conductas indebidas, a terceros competidores, sino del principio
de limitar el beneficio indebido, un enriquecimiento ilcito o no justificado, que
es lo que sucedera en el caso que Ambev utilizara el mismo envase que su
empresa ha usado por aos y que, a consecuencia de su enorme esfuerzo e
inversin y mucha publicidad ha conseguido lograr: la asociacin en el
consumidor de que esa botella es de su empresa y para los productos de su
empresa.
y Johnston S.A.A. present el artculo del doctor Julio Luque Badenes, de
Mtrica S.A., titulado Las botellas de la discordia, publicado en PuntodeVista
del diario El Comercio, en abril del 200443. Seal que la industria y los
comentaristas reconocen y aceptan que no existe legitimidad en la oposicin de
Ambev a que su empresa registre la botella de envase que usa, en forma
exclusiva en el mercado peruano, bajo el argumento que sta es una forma
usual, es decir, forma habitual o hasta forma necesaria. Precis que todas las
empresas no solamente estn en la libertad de expender cervezas sino que
desde el punto de vista de la leal competencia, estn en la obligacin de
signo diseo de la botella de 620 ml - y producto - origen empresarial Backus - con lo cual lo que
antes no era percibido como marca, con el transcurso del tiempo y en razn a las modificaciones
acontecidas en la composicin del mercado, haya pasado a serlo.
43
En dicho artculo, se seala que:
En la disputa entre Ambev y Backus se encuentran en conflicto el derecho de una empresa a que se
respete la propiedad de sus bienes, impidiendo que terceros los utilicen sin su consentimiento, el
derecho de otras empresas a poder competir sin incurrir en inversiones o gastos que haran inviable
llegar con un precio competitivo y finalmente el derecho de los consumidores de poder acceder a una
oferta lo ms variada posible, en trminos de calidad y precio.
Teniendo en cuenta los derechos de todos los involucrados, una empresa que tiene posicin de
dominio en un mercado puede ser obligada a ceder, parcial o totalmente, su derecho de propiedad
sobre aquellos bienes que cumplen dos condiciones: que sean absolutamente indispensables para
poder competir y que su costo sea de una magnitud tal que en la prctica impida que un nuevo
competidor ofrezca sus productos a un precio competitivo. En el caso cervecero, la primera condicin
es evidente: no slo es indispensable contar con un parque de botellas para fabricar y comercializar
cerveza, sino que es fundamental tener un sistema de distribucin que permita trabajar
eficientemente con botellas retornables; la segunda condicin es ms difcil de sustentar, ya que las
botellas slo representan una fraccin de la inversin que un nuevo fabricante tiene que realizar para
ingresar al mercado.
La demostracin de que no se requiere usar el mismo envase que la competencia para ser
competitivo en un mercado que utiliza botellas retornables es lo que ocurri durante aos con las
botellas de gaseosas. A ningn competidor se le hubiese ocurrido exigir que la empresa Coca Cola
le permita utilizar su envase para lanzar un nuevo producto. Existe mucha expectativa por el ingreso
de Ambev en nuestro mercado. Recientemente sta se ha convertido en la mayor empresa
cervecera del mundo. Tiene el capital y la experiencia suficiente para hacer un lanzamiento exitoso.
Si bien obtendra interesantes ahorros, no es en absoluto necesario que utilice el envase de la
competencia para ser competitivo.
99-197

introducir sus productos en botellas claramente distintivas, situacin que

actualmente se da en el mercado peruano.
Johnston S.A.A. solicit a la Sala tener sumo cuidado al dictar resolucin y
evitar pronunciarse sobre temas de los que est impedido, sealando lo
siguiente:
- La Oficina de Signos Distintivos, en la Resolucin N 2015-2005/OSDINDECOPI de 16 de febrero del 2005, concluy que la forma
tridimensional solicitada a registro no constitua un forma habitual, una
forma de uso comn ni habitual y, en consecuencia, no podra ser
aplicada la norma de exclusin al registro a que se refiere el acpite c)
del artculo 135 de la Decisin 486.
- La Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI fue impugnada por su
empresa nica y exclusivamente en el aspecto referido a la negativa de
registrar la marca en funcin de una distintividad adquirida. Asimismo,
consinti expresamente en la resolucin en cuanto declaraba que la
forma tridimensional de la botella no era exclusivamente usual. De otro
lado, la emplazada mantuvo silencio, no formul ningn recurso
administrativo contra la resolucin. En consecuencia, para la emplazada
esta resolucin qued consentida.
- La Oficina de Signos Distintivos, en la Resolucin N 6015-2005/OSDINDECOPI de fecha 13 de mayo del 2005 (entindase Resolucin N
6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo del 2005), consider
que la nueva prueba que sustentaba el recurso de reconsideracin
demostraba en efecto que el signo propuesto a registro haba adquirido
distintividad en funcin del uso extenso. Con esta resolucin la
emplazada formul apelacin y pretende que la forma es usual y, por
tanto, irregistrable; que en ausencia de una declaracin, si la forma es o
no usual, se pronuncie porque el signo carece de distintividad en
abstracto, y si se encontrara que la forma no es usual y que no tiene
distintividad en abstracto, se declare igualmente que la prueba
presentada en sustento de una declaracin de distintividad adquirida es
una prueba invlida, a consecuencia de lo cual el registro debe ser
rechazado.
- La emplazada est imposibilitada de presentar un recurso impugnativo
de apelacin, para efectos que se modifique la declaracin de la Oficina
de Signos Distintivos de que la forma no es usual, pues contra la
resolucin de febrero del 2005, la emplazada no produjo ningn recurso
impugnativo o contradiccin y la dej consentida, pues no recurri contra
ella en tiempo y forma.
- No hubo impugnacin por parte de la emplazada del acto administrativo
de febrero del 2005, en cuanto declara que la forma no es usual. En
100-197

consecuencia, la Sala de Propiedad Intelectual est obligada a rechazar

el recurso de apelacin contra la Resolucin N 6015-2005/OSDINDECOPI (entindase Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI).
No puede producirse a nivel de la Sala una diferente interpretacin de
las pruebas producidas, por el solo hecho que la emplazada nunca
cuestion en primera instancia las pruebas de su empresa ni las pruebas
actuadas por la Oficina de Signos Distintivos. En consecuencia, la Sala
no est legitimada para darle a estas pruebas que nunca fueron
cuestionadas, diferente interpretacin. Adems, la Sala no est
legitimada para actuar pruebas, pues no es la funcin de la segunda
instancia, resolviendo la apelacin, actuar pruebas que fueron
producidas en primera instancia aun cuando tal diferente interpretacin
hubiere sido reclamada y la emplazada no ha cuestionado tales pruebas.
La Sala est obligada a resolver de conformidad al ordenamiento
jurdico, sin facultad de cuestionar la prueba que fue presentada en
primera instancia; que dio lugar a una declaracin de la Oficina de
Signos Distintivos de que la forma no es una forma exclusivamente
usual, ni puede ahora interpretarla.
II) CUESTIN EN DISCUSIN

La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar:
a) Si corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente
procedimiento.
b) Si la resolucin apelada se encuentra incursa en alguna causal de nulidad.
c) De no proceder las nulidades invocadas, sobre qu puntos corresponde
pronunciarse a efectos de determinar si procede la revocatoria de la
Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI.
d) De ser el caso:
- Si el signo solicitado constituye una forma usual de los envases de cervezas.
- Si el signo solicitado es distintivo.
- Si resulta aplicable al caso la figura de la distintividad adquirida invocada por
la solicitante.
III) ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN
1. Cuestin Previa. Determinacin del signo solicitado
En el escrito de absolucin del traslado de la apelacin, Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha manifestado que la Resolucin N
2015-2005/OSD-INDECOPI incurri en un grave error al afirmar que su
empresa no ha reivindicado el tamao ni la capacidad del envase y que, por lo
tanto, resultan irrelevantes los argumentos referidos a que el signo solicitado
101-197

constituye un envase de 620 ml., ya que el carcter de dicho signo ser

analizado con relacin a los dems envases de cerveza. Considera que dicha
afirmacin llev a que la Oficina de Signos Distintivos desconociera la
distintividad originaria del signo solicitado, toda vez que no ha tenido en cuenta
el volumen o capacidad, expresamente reivindicado.
Al respecto, cabe precisar lo siguiente:
- Con fecha 7 de noviembre del 2003, Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. solicit el registro de la marca de producto
constituida por la forma tridimensional de un envase cilndrico con boca
redonda, pico ranurado con ribete sobresalido, cuello delgado que se va
ampliando hasta llegar a la parte comba, tronco cilndrico y base redonda.
La circunferencia de la base se encuentra adornada en todo su alrededor
por figuras en alto relieve en forma de pestaas. El dimetro de la base es
de 7.5 cm. La altura del envase es de 27.5 cm. El envase tiene una
capacidad de 620 ml. y se encuentra diseado en vidrio transparente de
color amarillo mbar.
- Con fecha 6 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos emiti la
orden de publicacin del signo solicitado, describindolo como la forma
tridimensional de un envase de forma cilndrica con boca redonda, pico
ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se va ampliando hasta
llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilndrica y la base es redonda
y se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma de pestaas
alrededor, el envase tiene color amarillo mbar.
De lo anterior se advierte que la Oficina de Signos Distintivos omiti considerar
entre los elementos a reivindicar por el signo solicitado las dimensiones y la
capacidad del envase solicitado, lo cual no fue objetado por la solicitante, la
cual efectu la publicacin en los trminos de la orden otorgada por la Oficina,
cumpliendo con presentar copia de dicha publicacin mediante escrito de fecha
18 de marzo del 2004. En atencin a lo expuesto y teniendo en cuenta la
finalidad especfica que cumple la publicacin (permitir que quien tenga
legtimo inters pueda presentar oposicin al registro de un signo basado en la
informacin que se ha hecho pblica), se tiene como signo solicitado el descrito
en la publicacin aparecida en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de
marzo del 2004, el cual no inclua referencia alguna a las dimensiones ni a la
capacidad del envase.
2. Sobre la nulidad de lo actuado
2.1. Nulidad del acto administrativo. Marco legal
102-197

El artculo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

en adelante, Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo que
causan su nulidad de pleno derecho los siguientes:
-
La contravencin a la Constitucin, a las leyes o a las normas

reglamentarias.
El defecto o la omisin de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservacin del acto a que se refiere
el artculo 14.
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobacin
automtica o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurdico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentacin o trmites
esenciales para su adquisicin.
Los actos administrativos que sean constitutivos de infraccin penal, o que
se dicten como consecuencia de la misma.
El artculo 11 de la citada norma seala que la nulidad ser conocida y

declarada por la autoridad superior de quien dict el acto y que los
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en dicha ley.
2.2 Autoridad competente para resolver la nulidad
El artculo 202 numeral 2 de la Ley 27444 seala que la nulidad de oficio slo
puede ser declarada por el funcionario jerrquico superior al que expidi el acto
que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no est
sometida a subordinacin jerrquica, la nulidad ser declarada tambin por
resolucin del mismo funcionario.
En ese sentido, el punto 1.1 de la Directiva N 2-2002/TRI-INDECOPI,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 24 de enero del 2002,
dispone que las Salas del Tribunal del INDECOPI son los rganos competentes
para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI,
cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artculo 10 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las
normas especiales, salvo lo establecido en dicha directiva.
Asimismo, el punto 1.3 de la Directiva en mencin establece que las Oficinas,
Comisiones y Salas del Tribunal podrn, de oficio o a solicitud de parte,
declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los
mismos no sean actos definitivos que pongan fin a la instancia o que resuelvan
103-197

en forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se estn

discutiendo en el procedimiento o actos de trmite que determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensin.
2.3 Petitorio impugnatorio principal: Nulidad del procedimiento
En su apelacin contra la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha
12 de mayo del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. solicita como
petitorio impugnatorio principal la nulidad de todo lo actuado en el presente
procedimiento, por cuanto:
- Respecto a la pretensin de registro de la botella, existen cuatro
pronunciamientos administrativos del Indecopi que han concluido de modo
contundente en el sentido de que la botella no puede ser registrada como
marca porque se trata de una forma usual. Seal que, en tal sentido, existe
transgresin a la cosa decidida derivada de las Resoluciones N 93962003/OSD-INDECOPI y N 1128-2003/TPI-INDECOPI.
- Existe un avocamiento indebido a causa pendiente ante el Poder Judicial,
derivado de las Resoluciones N 9397-2003/OSD-INDECOPI y 11292003/TPI-INDECOPI.
La apelante considera que se est frente a un caso de nulidad absoluta, cuya
nica forma de reparacin es su inmediata declaracin, dejando sin efecto todo
lo actuado y declarando improcedente la solicitud de registro.
2.3.1 Transgresin a la cosa decidida
a) Actos administrativos con autoridad de cosa decidida
En el mbito administrativo, los actos administrativos que ponen fin al
procedimiento administrativo se pueden dividir en:
- Actos firmes, aqullos que pudiendo haber sido impugnados a travs de los
recursos administrativos, no lo fueron por decisin de los administrados, ya
que dejaron vencer el plazo para la interposicin de los mismos.44
- Actos que causan estado, aqullos que agotan la va administrativa o contra
los cuales no cabe la interposicin de recurso administrativo alguno. Esto es
lo que se conoce en doctrina administrativista como cosa decidida.
Por su parte, en el mbito jurisdiccional, de acuerdo a lo dispuesto en el
artculo 123 del Cdigo Procesal Civil, una sentencia adquiere la autoridad de
cosa juzgada45 cuando:
44
Artculo 212 de la Ley 27444.- Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos
administrativos se perder el derecho a articularlos quedando firme el acto.
104-197

1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o

2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o
dejan transcurrir los plazos sin formularlos.
De lo anterior, se advierte que tanto la cosa decidida como la cosa juzgada son
conceptos que aluden a aquellas decisiones, ya sea que adopten la forma de
actos administrativos o de sentencias, con las que se pone fin a un
procedimiento administrativo o a un proceso judicial. No obstante ello, los
efectos jurdicos de ambas figuras son distintos.
Por un lado, la condicin de cosa juzgada determina que la decisin adoptada
por el rgano jurisdiccional no pueda ser objeto de revisin por parte del
mismo, es decir, que se vuelve inmutable, salvo los supuestos de excepcin
contemplados en la normativa procesal.
Asimismo, de conformidad con el artculo 447 del Cdigo Procesal Civil46, una
sentencia con la autoridad de cosa juzgada implica que no pueda iniciarse un
nuevo proceso judicial en el que la relacin jurdico procesal est conformada
por las mismas partes del proceso anterior47, la demanda se sustente en la
misma pretensin, as como en los mismos hechos.
Por su parte, los actos administrativos que adquieren la calidad de cosa
decidida pueden ser revisados en sede judicial, a travs de la accin
contencioso administrativa48. Lo anterior determina que no posean el carcter
45
Conforme lo seala Devis Echanda la cosa juzgada es entendida como la calidad de inmutable y
definitiva que la ley otorga a la sentencia y a algunas otras providencias que sustituyen aqulla, en
cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica, en el caso concreto. La
cosa juzgada tiene una funcin o eficacia negativa: la prohibicin a los jueces para decidir sobre lo ya
resuelto; y una funcin o eficacia positiva: la seguridad o definitividad que se le otorga a las relaciones
jurdicas sustanciales sobre las que versa la decisin. En Teora General del Proceso, Buenos Aires
1997, pp. 454-455.
46
Artculo 451.- Efectos de las excepciones.- Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara
fundada alguna de las excepciones enumeradas en el Artculo 446, el cuaderno de excepciones se
agrega al principal y produce los efectos siguientes:
()
5. Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia,
representacin insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la va administrativa, falta de
legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensin,
conclusin del proceso por conciliacin o transaccin, caducidad, prescripcin extintiva o convenio
arbitral.
47
Artculo 123 del Cdigo Procesal Civil.- () La cosa juzgada slo alcanza a las partes y a quienes de
ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen
de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido
citados con la demanda.
48
Artculo 218 numeral 1 de la Ley 27444.- Los actos administrativos que agotan la va administrativa
podrn ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se
refiere el artculo 148 de la Constitucin Poltica del Estado.
105-197

inmutable que poseen las sentencias que gozan de la autoridad de cosa

juzgada.
Debe tenerse en cuenta que no obstante que un acto administrativo es firme
puede ser objeto de revisin va anulacin de oficio (artculo 202 de la Ley
27444) y revocacin (artculo 203 de la Ley 27444) dentro del mbito
administrativo.
A diferencia de lo que sucede en el proceso civil, esta Sala considera que, en
determinadas situaciones, s es posible que, en sede administrativa, un
administrado pueda iniciar un procedimiento que resulte ser idntico (en cuanto
a partes, a la pretensin y al sustento de la misma) a un procedimiento
administrativo ya concluido. Tal situacin deber ser analizada en cada caso
concreto, en atencin a la naturaleza del procedimiento y a lo que se solicita en
el mismo. A manera de ejemplo, se puede citar el caso de un procedimiento de
registro de nombre comercial, en el cual el registro fue denegado por no
haberse acreditado (por ausencia de medios probatorios) el uso de dicho signo
distintivo en el mercado; sin embargo, posteriormente, el administrado inicia
otro procedimiento para solicitar el registro del mismo signo, pero en esta
oportunidad adjunta los medios probatorios necesarios, en cuyo caso el registro
puede ser otorgado. En cambio, no es factible iniciar un procedimiento
sancionador contra un administrado, cuando ste ya ha sido sancionado en un
procedimiento sancionador anterior iniciado por el mismo denunciante, por la
misma infraccin y por los mismos hechos.
b) Aplicacin al caso concreto
En su apelacin contra la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha
12 de mayo del 2005, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. seal que
existen cuatro pronunciamientos administrativos del Indecopi que han concluido
de modo contundente en el sentido de que la botella no puede ser registrada
como marca porque se trata de una forma usual. Seal que, en tal sentido,
existe transgresin a la cosa decidida derivada de las Resoluciones N 93962003/OSD-INDECOPI y N 1128-2003/TPI-INDECOPI.
De acuerdo a lo manifestado en el numeral precedente, para efectos de
determinar si sobre lo que es materia de solicitud en el presente procedimiento
ya existe un pronunciamiento previo con la autoridad de cosa decidida que
impida emitir un nuevo pronunciamiento en este caso, debe analizarse:
De acuerdo al artculo 1 de la Ley N 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la
accin contencioso-administrativa prevista en el artculo 148 de la Constitucin Poltica tiene por
finalidad el control jurdico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administracin pblica sujetas
al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
106-197

Si existe identidad en las partes, la pretensin y el fundamento con algn

procedimiento anterior.
Si la naturaleza del procedimiento (solicitud de registro, infraccin, etc.) o si
lo que se solicita (registro de un signo, sancin por una infraccin, etc.)
impiden que se inicie un nuevo procedimiento sobre la misma materia.
De la revisin de los archivos de la institucin, la Sala advierte que Unin de

Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha solicitado el registro de los
siguientes signos distintivos:
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES
N
expediente
Objeto de la solicitud
Productos a
que se refiere
Resolucin
OSD
Resolucin
Sala
Fallo emitido
174827-2003
La forma de un envase
cilndrico con boca redonda,
pico ranurado con ribete
sobresalido, cuello delgado que
se va ampliando hasta llegar a
la parte comba, tronco cilndrico
y base redonda, conforme al
modelo:
Cerveza, aguas
minerales,
bebidas
y
zumos
de
frutas, siropes y
otras
preparaciones
para
hacer
bebidas, de la
clase 32 de la
Nomenclatura
Oficial
N
93972003/OSDINDECOPI
de fecha 11
de agosto del
2003
N
11292003/TPIINDECOPI
de fecha 20
de
octubre
del 2003
Se
deneg
por
considerar que es una
forma
usual
que
carece de distintividad
y que no resulta de
aplicacin la figura del
secondary meaning o
distintividad adquirida,
ya que la misma no
alcanza a los signos
constituidos por formas
usuales
de
los
productos o del envase
de los mismos.
.
107-197

182336-2003
La forma tridimensional de una

botella de cuerpo cilndrico con
boca redonda, pico ranurado
con cuello sobresalido, delgado
que se va ampliando hasta la
parte comba y se ancha en la
base,
usado
con
la
denominacin
BACKUS,
conforme al modelo:
Cervezas,
aguas
minerales
y
gaseosas, de la
clase 32 de la
Nomenclatura
Oficial
N
de fecha 3 de
diciembre del
2003
N
5812004/TPIINDECOPI
de fecha 24
de junio del
2004.
Se
otorg
la
denominacin
BACKUS,
sin
reivindicar la forma de
botella, por considerar
que es una forma
usual, que carece de
distintividad y que no
resulta de aplicacin la
figura del secondary
meaning o distintividad
adquirida, ya que la
misma no alcanza a los
signos constituidos por
formas usuales de los
de los mismos.
182337-2003
La forma tridimensional de una

botella de cuerpo cilndrico con
boca redonda, pico ranurado con
cuello sobresalido, cuello delgado,
la parte comba en forma de
hombros cados y se ancha en la
base, usado con la denominacin
BACKUS, conforme al modelo:
Cervezas,
aguas
minerales y
gaseosas, de la
clase 32 de la
Nomenclatura
Oficial
N
de fecha 3 de
diciembre del
2003
N
5822004/TPIINDECOPI
de fecha 24
de junio del
2004.
Se
otorg
la
denominacin
BACKUS,
sin
reivindicar la forma de
botella, por considerar
que es una forma
usual, que carece de
distintividad y que no
resulta de aplicacin la
figura del secondary
meaning o distintividad
adquirida, ya que la
misma no alcanza a los
signos constituidos por
formas usuales de los
de los mismos.
174826-2003
La forma de un envase
cilndrico con boca redonda,
pico ranurado con ribete
sobresalido, cuello delgado que
se va ampliando hasta llegar a
la parte comba, tronco cilndrico
y base redonda, conforme al
modelo:
Vidrio en bruto
o
semielaborado
(excepto vidrio
de
construccin);
cristalera,
porcelana
y
loza
no
comprendidos
en otras clases,
de la clase 21
N
de fecha 11
de agosto del
2003
N
11282003/TPIINDECOPI
de fecha 20
de
octubre
del 2003
Se
deneg
por
considerar que es una
forma
usual,
que
carece de distintividad
y que no resulta de
aplicacin la figura del
secondary meaning o
distintividad adquirida,
ya que la misma no
alcanza a los signos
constituidos por formas
usuales
de
los
108-197

de
la
Nomenclatura
Oficial.

de los mismos.
.
PRESENTE PROCEDIMIENTO
195126-2003
(solicitud
tramitada en
el
presente
expediente)
Forma tridimensional de un
envase de forma cilndrica con
boca redonda, pico ranurado
sobresaliendo el ribete, cuello
delgado que se va ampliando
hasta llegar a la parte comba,
el cuerpo tiene forma cilndrica
y la base es redonda y se
encuentra adornada por figuras
en alto relieve en forma de
pestaas alrededor, el envase
tiene color amarillo mbar;
conforme al modelo:
Exclusivamente
cervezas, de la
clase 32 de la
Nomenclatura
Oficial
N
20152005/OSDINDECOPI de
fecha 16 de
febrero
del
2005 (deneg
el registro por
carecer
de
distintividad y
considerar que
no se acredit
que
haya
adquirido
distintividad en
virtud
del
secondary
meaning)
N
60582005/OSDINDECOPI de
fecha 12 de
mayo del 2005
(otorg
el
registro
por
considerar que
se
acredit
haber adquirido
distintividad en
virtud
del
secondary
meaning).
De lo anterior, se advierte lo siguiente:

- En las solicitudes tramitadas bajo expedientes N 174827-2003, N 1823362003, 182337-2003, se solicit el registro de un envase de botella de
caractersticas distintas al signo que se pretende registrar en este
procedimiento, ya que en este caso se pretende reivindicar el color amarillo
mbar de la botella as como las figuras en alto relieve en forma de
pestaas alrededor de la base de la botella. Adems, en dichas solicitudes
109-197

se pretendan distinguir productos no comprendidos en la presente solicitud,

Tales hechos determinan que se trate de procedimientos distintos.
En el expediente N 174826-2003, se solicit el registro de un envase de
botella para distinguir productos (vidrio) de la clase 21 de la Nomenclatura
Oficial, los que resultan ser completamente distintos a los que pretende
distinguir el signo solicitado en el presente procedimiento (cervezas).
Adicionalmente, los signos presentan las mismas diferencias sealadas en
el caso anterior.
Cabe precisar que las diferencias (tanto en el envase como en los productos
que pretende distinguir) que presenta el signo cuyo registro se solicita en este
procedimiento, respecto a los signos anteriormente solicitados, determinan que
se trate de signos distintivos diferentes. Si tales elementos diferenciadores
permiten que el signo solicitado pueda acceder a registro ser materia de
evaluacin en los numerales siguientes.
En atencin a lo anterior, al no existir identidad entre los signos solicitados en
los procedimientos antes sealados con el que es objeto de anlisis en el
presente caso, ni en los productos distinguidos por los mismos, las decisiones
adoptadas en dichos procedimientos no tienen la calidad de cosa decidida
respecto a lo que ha sido solicitado en el presente procedimiento.
2.3.2 Avocamiento indebido a causa pendiente
a) Marco legal y conceptual
De acuerdo al artculo 139 inciso 2 de la Constitucin Poltica del Per, son
principios y derechos de la funcin jurisdiccional la independencia en el
ejercicio de dicha funcin. Dicha norma precisa que ninguna autoridad puede
avocarse a causas pendientes ante el rgano jurisdiccional ni interferir en el
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trmite,
ni modificar sentencias ni retardar su ejecucin. Estas disposiciones no afectan
el derecho de gracia ni la facultad de investigacin del Congreso, cuyo ejercicio
no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte
efecto jurisdiccional alguno.
Por su parte, el artculo 4 del Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del
Poder Judicial dispone que ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o
denominacin, fuera de la organizacin jerrquica del Poder Judicial, puede
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el rgano jurisdiccional.
Precisa que no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad
de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecucin, ni cortar
110-197

procedimientos en trmite, bajo la responsabilidad poltica, administrativa, civil

y penal que la ley determine en cada caso.
En atencin al marco legal expuesto, el artculo 64 de la Ley 27444 seala que
cuando, durante la tramitacin de un procedimiento, la autoridad administrativa
adquiere conocimiento que se est tramitando en sede jurisdiccional una
cuestin litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de
derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento
administrativo, solicitar al rgano jurisdiccional comunicacin sobre las
actuaciones realizadas. Agrega que, recibida la comunicacin y slo si estima
que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad
competente para la resolucin del procedimiento podr determinar su inhibicin
hasta que el rgano jurisdiccional resuelva el litigio.
En ese mismo sentido, la primera parte del artculo 65 del Decreto Legislativo
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacin del Indecopi, dispone que
los rganos funcionales de Indecopi suspendern la tramitacin de los
procedimientos que ante ellos se siguen en caso de que, con anterioridad al
inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que
verse sobre la misma materia.
La competencia legal de la Autoridad administrativa para pronunciarse sobre un
determinado conflicto se ve suspendida, cuando ste es idntico a la materia
controvertida que se discute en un proceso judicial. En caso la Autoridad
emitiera una resolucin sobre el fondo del asunto, sin esperar el
pronunciamiento judicial, sta sera nula.
Debe tenerse en cuenta que si bien la Autoridad no puede avocarse al
conocimiento de una causa pendiente, s puede admitir a trmite un
procedimiento en el cual se discute una materia que est siendo ventilada en el
Poder Judicial, en tanto desconozca esta situacin. Sin embargo, est en la
obligacin de suspender el trmite del procedimiento y, en consecuencia,
impedida de emitir un pronunciamiento sobre la cuestin controvertida desde el
momento en que toma conocimiento de la existencia del proceso judicial, en
tanto el Poder Judicial no lo haga previamente. Una vez emitida la sentencia
que pone fin al proceso judicial que motiv la suspensin del procedimiento
administrativo, la Autoridad administrativa tiene la obligacin de resolver el
procedimiento a su cargo, teniendo en cuenta lo expuesto y decidido en la
sentencia judicial.
Una situacin distinta a la anterior es la contemplada en la segunda parte del
artculo 65 del Decreto Legislativo 807, que establece que los rganos
funcionales de Indecopi suspendern la tramitacin de los procedimientos que
111-197

ante ellos se siguen cuando surja una cuestin contenciosa que, a criterio del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de la
Comisin u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual
no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante Indecopi.
Esta norma regula el supuesto en el cual la cuestin controvertida que se
discute ante alguno de los rganos del Indecopi resulta ser distinta a la que es
materia de controversia en un proceso judicial, por lo que la figura del
avocamiento de causa pendiente no sera de aplicacin.
b) Aplicacin al caso
La apelante manifiesta que existe un avocamiento indebido porque existe una
causa pendiente ante el Poder Judicial, derivado de las Resoluciones N 93972003/OSD-INDECOPI y 1129-2003/TPI-INDECOPI, emitidas en el expediente
N 174827-2003. Precis que la Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI ha
sido objeto de una accin contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, por
parte de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
En el cuadro expuesto en el punto 2.3.1 literal b) de la presente resolucin, se
verifica lo siguiente:
- La presente solicitud tiene por objeto un signo que incluye caractersticas
distintas a las que se pretendi reivindicar en el procedimiento seguido bajo
expediente N 174827-2003, toda vez que, a diferencia de dicho
procedimiento, el signo que hoy se pretende registrar incluye otros
elementos cuya reivindicacin no se pretendi en el caso anterior, tales
como: figuras en alto relieve en forma de pestaas alrededor de la base, as
como el color amarillo mbar.
- El signo solicitado bajo expediente N 174827-2003 pretenda distinguir
diversos productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial cerveza,
aguas minerales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones
para hacer bebidas mientras que, en el presente procedimiento, el
producto a distinguir por el signo solicitado es exclusivamente cervezas, de
la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
De lo anterior se advierte que no existe identidad entre la cuestin controvertida
en el presente procedimiento con lo que es materia controvertida en el proceso
judicial originado por la demanda contencioso-administrativa contra la
Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI, ya que se trata de procedimientos
referidos a signos distintos. Asimismo, es pertinente sealar que lo que se
resuelva en el proceso judicial no influir en lo que se decida en el presente
caso.
112-197

En tal sentido, no ha existido un avocamiento indebido por parte de la Oficina

de Signos Distintivos al conocer del presente procedimiento.
2.3.3 Conclusin
En virtud de todo lo expuesto y al no existir una transgresin a la cosa decidida
ni un avocamiento indebido a causa pendiente, no procede declarar la nulidad
del procedimiento invocada por Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. como
petitorio impugnatorio principal.
2.4 Primer Petitorio impugnatorio subordinado: Nulidad de la Resolucin N
6058-2005/OSD-INDECOPI
La apelante ha planteado como primer petitorio impugnatorio subordinado - en
caso de que la Sala desestimara su petitorio impugnatorio principal - la nulidad
de la resolucin apelada, indicando que las consideraciones para solicitar la
nulidad de todo lo actuado en el procedimiento - violacin de la cosa decidida y
el avocamiento indebido - tambin lo son para solicitar la nulidad de la
resolucin impugnada, as como la grave distorsin de la figura del recurso de
reconsideracin, toda vez que, luego de interpuesto dicho recurso por la
solicitante, la Oficina de Signos Distintivos cambia no slo de conclusiones en
atencin a supuestas pruebas nuevas sino que modifica su criterio anterior,
modificando de esta forma el razonamiento empleado anteriormente.
2.4.1 Sobre la transgresin a la cosa decidida y el avocamiento indebido a
causa pendiente
Dado que tales fundamentos han sido desvirtuados en el numeral 2.3. de la
presente resolucin, no es posible declarar la nulidad de la Resolucin N
6058-2005/OSD-INDECOPI por supuesta afectacin a la cosa decidida y/o por
avocamiento indebido.
2.4.2 Sobre la distorsin de la figura del recurso de reconsideracin
La apelante manifiesta que la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI debe
declararse nula por haberse distorsionado la figura del recurso de
reconsideracin, al haberse modificado el criterio de la autoridad con una
supuesta nueva prueba, que, en esencia, es idntica a la prueba presentada
con anterioridad a la resolucin, por lo que su valoracin slo poda llevar a la
misma conclusin.
113-197

En atencin a ello, corresponde a la Sala verificar los alcances del recurso de

reconsideracin y la validez de la prueba presentada como sustento por parte
de la solicitante.
a) Recurso de reconsideracin. Marco conceptual
El fundamento del recurso de reconsideracin radica en permitir que la misma
autoridad que conoci del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda
corregir sus equivocaciones de criterio o anlisis. Como se trata de la autoridad
que ya conoce del caso, antecedentes y evidencias, presupone que sta podr
dictar resolucin con mayor celeridad que otra autoridad que recin conozca de
los hechos. Presume que si la autoridad toma conciencia de su equivocacin a
partir del recurso del administrado, proceder a modificar el sentido de su
decisin para evitar el control posterior del superior49.
El artculo 207 inciso 2 de la Ley 27444 establece que el plazo para la
interposicin de los recursos administrativos - entre ellos el recurso de
reconsideracin - es de quince das perentorios, precisando que el recurso
deber resolverse en el plazo de treinta das.
Por su parte, el artculo 247 del Decreto Legislativo 823 establece que, salvo en
los casos de acciones por infraccin, contra las resoluciones expedidas por las
Oficinas competentes puede interponerse recurso de reconsideracin dentro de
los quince das siguientes a su notificacin, el mismo que deber ser
acompaado con nueva prueba.50
Atendiendo a lo expuesto se puede concluir que los requisitos de admisibilidad
del recurso de reconsideracin en un caso de solicitud de registro de marca
son los siguientes:
- El plazo para interponerlo es de 15 das siguientes a la notificacin de la
resolucin que se impugna.
- Debe formularse ante la Oficina de Signos Distintivos.
- Debe estar acompaado de nueva prueba.
49
50
Morn Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Gaceta Jurdica, Tercera Edicin, Lima 2004, p. 556.
Cabe precisar que si bien el artculo 247 del Decreto Legislativo 823 hace referencia a que el recurso
de reconsideracin debe ser acompaado de nueva prueba instrumental, en atencin a lo dispuesto en
el artculo 208 de la Ley 27444, no es necesario que la nueva prueba consista exclusivamente en un
documento (instrumento), estando el administrado en libertad de presentar cualquier clase de medios
probatorios.
114-197

En cuanto a los requisitos de procedencia, stos estaran dados por la

fundamentacin del agravio y la indicacin del vicio o error que motiv la
interposicin del recurso.
b) Nueva prueba
Conforme lo seala Morn Urbina51, para nuestro legislador no cabe la
posibilidad que la autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su
decisin, con slo pedrselo, pues se estima que dentro de una lnea de
actuacin responsable, el instructor ha emitido la mejor decisin que, a su
criterio, cabe en el caso concreto y ha aplicado la regla jurdica que estima
idnea. Por ello, perdera seriedad pretender que pueda modificarlo con tan
slo un nuevo pedido o una nueva argumentacin sobre los mismos hechos.
Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente
a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la
reconsideracin.
Morn Urbina considera que esto nos conduce a la exigencia de la nueva
prueba que debe aportar el recurrente, y ya no slo la prueba instrumental que
delimitaba la norma anterior. Precisa que ahora cabe cualquier medio
probatorio habilitado en el procedimiento administrativo, puntualizando que no
resultan idneos como nueva prueba, una nueva argumentacin jurdica sobre
los mismos hechos la presentacin del documento original cuando en el
expediente obraba una copia simple, entre otras.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que dada la finalidad del recurso de
reconsideracin, ste debe ser acompaado de una nueva prueba, que ser la
que sustente el hecho de que la Autoridad que expidi el acto administrativo
que se impugna reevale su decisin original.
A criterio de la Sala, se entiende como nueva prueba aqulla que no fue
evaluada por la Autoridad al momento de emitir la resolucin impugnada, toda
vez que no fue presentada por el administrado. Se incluyen dentro de esta
categora todos los medios probatorios independientemente de su fecha de
origen, por lo que se considerarn como nuevas pruebas incluso aqullas
existentes antes de la expedicin de la Resolucin impugnada, hayan estado o
no en poder del administrado, dado que no existe disposicin legal que obligue
al administrado a presentar los medios probatorios que sustente su pretensin
en una etapa especfica del procedimiento52, como s ocurre en el proceso
judicial.
51
52
Ibdem nota 49.

Artculo 161.1 de la Ley 27444.115-197

Respecto al tipo de medio probatorio que se debe presentar como nueva

prueba, el artculo 208 de la Ley 27444 dispone que el recurso de
reconsideracin deber sustentarse en nueva prueba. A diferencia de la norma
anterior, que se refera a nueva prueba instrumental, entendindose como tal
nicamente a documentos, la nueva ley ampla este concepto al referirse a
nueva prueba, lo cual permite que pueda ofrecerse como prueba - adems de
los documentos - testimonios de terceros, videos, cintas de audio,
inspecciones, etc.
c) Aplicacin al caso
Johnston S.A.A. interpuso recurso de reconsideracin contra la Resolucin N
2015-2005/OSD-INDECOPI en el extremo que declar que el signo solicitado
careca de distintividad.
La recurrente present durante el trmite de su recurso de reconsideracin los
- Opinin Tcnica realizada por Elspuru Consultores respecto al Informe
elaborado por la empresa Ad Hoc Research SAC Estudio del envase de
cerveza de 620 ml, presentado por la opositora, el cual fue tomado como
referencia por la Oficina de Signos Distintivos. En l se concluye que la
evaluacin del estudio de investigacin de mercado realizado por la
empresa Ad Hoc Research SAC demuestra invalidez tcnica en la
metodologa empleada, lo cual descalifica los resultados y la interpretacin
de los mismos.
- Nuevo informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Origen empresarial
Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005, cuyo objetivo es
conocer si el consumidor est capacitado para asociar envases que se usan
en el mercado con las marcas que identifican los productos contenidos en
tales envases y si el consumidor est en condicin de distinguir entre un
envase de tipo genrico o comn respecto de un envase nico que se
reconozca como un signo distintivo (sin indicar al encuestado si el diseo de
envase constituye marca). La metodologa utilizada consisti en mostrar
fotos de varios envases sin etiqueta, de manera que el consumidor indique
Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los
documentos u otros elementos de juicio, los que sern analizados por la autoridad, al resolver.
Artculo 144 de la Ley 27444.- Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo
sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales
rgidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposicin
expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales.
116-197

si identificaba o no el envase; si lo asociaba o no con alguna empresa y, de

ser as, con qu empresa (o marca) lo identificaba.
Informe realizado con fecha 3 de marzo del 2005 por Elspuru Consultores,
EGE Consultores S.A.C., respecto a la distintividad de la forma
tridimensional de la botella de 620 ml.
Recorte periodstico del diario Gestin de fecha 7 de marzo del 2005, cuyo
ttulo es Grupo Torvisco planea invertir US$ 26 mlls. en Industrias de
Cervezas y Gaseosas, referido a una entrevista realizada al gerente
financiero del grupo Torvisco, quien manifiesta que utilizar sus propios
envases y no entrar a la pelea que existe. Manifiesta, asimismo, que
Ambev debera traer sus propios envases, aunque sera bueno que existiera
un sistema de intercambiabilidad de envases y que, sin embargo, desde el
punto de vista legal, los envases le pertenecen a Backus.
Copia de una sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea de fecha 7 de octubre del 2004, respecto de una
apelacin presentada por Mag Instrument, Inc. el 8 de abril del 2002, contra
una resolucin dictada por la OAMI en la que se deniega el registro de cinco
marcas tridimensionales, siendo el fundamento de la denegatoria que las
formas tridimensionales eran formas naturales o usuales de los productos
mismos.
Informe realizado en junio del 2004 por Apoyo Opinin y Mercado
Distintividad de botella Backus en provincias - Informe final. Se concluy
que al ver la botella de 620 ml, la totalidad de los entrevistados (99% en
Arequipa, 100% en Trujillo y 100% en Huancayo) la asociaron a marcas que
Backus utiliza para expender su producto. Tambin casi la totalidad de
consumidores (98% en Arequipa, 99% en Trujillo y 98% en Huancayo)
consideran que el producto que se vende en l tiene como origen
Estudio realizado en marzo del 2005 por Apoyo Opinin y Mercado
Distintividad de Envase Informe Final53.
La apelante manifest que en la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI, la

Oficina de Signos Distintivos no se haba limitado a evaluar las supuestas
nuevas pruebas presentadas por la solicitante, sino que modific su criterio, as
como el razonamiento empleado anteriormente. Seal que la Oficina actu en
forma irregular al variar el razonamiento que utiliz en su primera resolucin,
desvirtuando la naturaleza del recurso de reconsideracin.
Agreg que las pruebas presentadas por la solicitante, consistentes en los
estudios de mercado realizados por Apoyo Opinin y Mercado, eran idnticas
53
117-197

(por la metodologa empleada, por las preguntas realizadas y por los resultados
obtenidos) a los estudios de mercado presentados antes del pedido de
reconsideracin, que fueron evaluados por la Oficina de Signos Distintivos, con la nica diferencia que se referan a la ciudad de Lima y no a Arequipa,
Trujillo y Huancayo - y que, por lo tanto, la valoracin de dichas pruebas slo
podan llevar a la misma conclusin. Sostuvo que ello determinaba que la
actuacin de la Oficina no se haba ajustado a la ley, toda vez que, para
resolver un recurso de reconsideracin, no poda prescindirse de las premisas
y el razonamiento utilizado en una primera oportunidad, ya que, de lo contrario,
se desvirta la naturaleza del recurso de reconsideracin.
Vistas las pruebas presentadas por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., la Sala considera lo siguiente:
- Respecto de los informes realizados por Elspuru Consultores, EGE
Consultores S.A.C. - opinin tcnica sobre el informe elaborado por la
empresa Ad Hoc Research SAC Estudio del envase de cerveza de 620 ml
y respecto a la distintividad de la forma tridimensional de la botella de 620
ml. de fecha 3 de marzo del 2005 , del recorte periodstico del diario
Gestin de fecha 7 de marzo del 2005 y de la copia de la sentencia dictada
por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de
fecha 7 de octubre del 2004, la Sala considera que s constituyen nuevos
medios probatorios, toda vez que han sido presentados nicamente durante
el trmite del recurso de reconsideracin; por lo tanto, dichas pruebas no
tienen impedimento alguno para ser consideradas como nuevas pruebas,
en la medida que constituyen nuevos elementos de juicio que no fueron
tenidos a la vista por la autoridad de primera instancia al momento de
resolver.
-
Respecto de los estudios realizados por Apoyo Opinin y Mercado - Origen

empresarial Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005;
Distintividad de botella Backus en provincias - Informe final, emitido en
junio del 2004, y Distintividad de Envase Informe Final, emitido en marzo
del 2005 , se debe tener presente que, por tratarse de estudios de
mercado, no resulta relevante la fecha de realizacin de los mismos ni la
metodologa empleada, a efectos de determinar si constituyen o no nuevas
pruebas, toda vez que tales informes varan de acuerdo al segmento del
pblico al cual se aplican. En tal sentido, se deben considerar nicamente
las conclusiones vertidas en dichos informes, toda vez que, a partir de ellos,
se tendr que evaluar si aportan o no nuevos elementos de juicio. Si bien la
apelante manifiesta que el estudio de mercado Distintividad de Botella
Backus en Provincias Informe Final, emitido en junio del 2004, seala
exactamente lo mismo que el Estudio de Mercado presentado por la
solicitante con su escrito de fecha 3 de diciembre del 2004 - antes que el
118-197

procedimiento en primera instancia haya culminado - con la nica diferencia

que esta ltima se refiere a la ciudad de Lima, y no a Arequipa, Trujillo y
Huancayo - se determina que, al ser diferente el pblico encuestado frente
al cual se emplea dicha metodologa, tales informes no pueden ser
considerados idnticos, toda vez que, en base a esa diferencia, se emitieron
diferentes conclusiones. Asimismo, se observa que estos informes han sido
realizados no slo con el envase de Backus sino que adems se han
incluido envases de diferentes productos, con lo cual se aportaron nuevos
elementos de juicio relacionados al signo solicitado. Por lo tanto, dichos
estudios tambin son considerados como nuevos medios probatorios.
De lo expuesto, se determina que los medios probatorios adjuntados por la
empresa solicitante a su recurso de reconsideracin constituyen nuevas
pruebas, por lo que la Autoridad de Primera Instancia actu de acuerdo a ley al
tramitar el recurso de reconsideracin presentado por Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Cabe precisar que la Primera Instancia, al
resolver el recurso de reconsideracin, cambio su decisin y otorg el registro
solicitado en atencin a las nuevas pruebas aportadas, por lo que no se ha
distorsionado la figura del recurso de reconsideracin.
2.4.3 Conclusin
Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que resulta infundada la
solicitud de nulidad de la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI.
3. Segundo petitorio impugnatorio subordinado: Revocatoria de la Resolucin
N 6058-2005/OSD-INDECOPI
3.1 Determinacin de los puntos sobre los cuales corresponde pronunciarse a
la Sala
El artculo 206 inciso 1 de la Ley 27444 seala que frente a un acto
administrativo que viola, desconoce o lesiona un derecho o inters legtimo,
procede su contradiccin en la va administrativa mediante los recursos
administrativos.
De acuerdo a Morn Urbina54, constituye un acto recurrible aquel que causa
agravio al administrado y cuya eficacia se pretende modificar o extinguir. En tal
sentido, se define como un acto impugnable a los actos definitivos o
resoluciones, toda vez que deciden el procedimiento y concluyen la instancia
administrativa, cualquiera que sea su contenido.
54
Morn Urbina (nota 49), p. 545

119-197

Dentro de los recursos administrativos contemplados en la ley se encuentra el

recurso de apelacin, el cual se interpondr cuando la impugnacin se sustente
en diferente interpretacin de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho.
3.1.1 Resoluciones emitidas en primera instancia
Mediante Resolucin N 2015-2005/OSD-INDECOPI de fecha 16 de febrero del
2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la oposicin y deneg el
registro del signo solicitado. Consider lo siguiente:
- Respecto a la forma usual del envase, no se ha acreditado que el signo
solicitado sea una forma usual de los envases de cerveza.
- Sobre la distintividad del signo solicitado, se trata de una forma simple que no
posee caractersticas que le permitan individualizar los productos que
contiene.
- Sobre la distintividad adquirida, no se ha demostrado que, como
consecuencia del uso constante del signo solicitado, ste haya pasado a ser
apto para identificar los productos para los que se solicita el registro.
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de
reconsideracin contra dicha resolucin en el extremo que declar que deneg
el registro del signo solicitado por carecer de distintividad.
Debe indicarse que si bien ninguna de las partes reconsider ni apel respecto
de los otros dos puntos tratados por la referida resolucin respecto a la forma
usual del envase y distintividad dentro del plazo establecido en la ley, ambas
partes manifestaron la solicitante en el recurso de reconsideracin y la
opositora en su contestacin que se reservaban el derecho a argumentar
sobre la forma usual y distintividad del envase a travs del recurso de
apelacin.
Mediante Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo del
2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundado el recurso de
reconsideracin y otorg el registro del signo solicitado por considerar que se
haba acreditado que el signo solicitado ha adquirido distintividad en virtud del
secondary meaning.
Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. interpuso recurso de apelacin
contra dicha resolucin.
3.1.2 Aplicacin al caso
120-197

3.1.2 Aplicacin al caso

Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en su escrito de
fecha 1 de diciembre del 2005, manifiesta que la Sala debe tener sumo
cuidado al dictar resolucin y evitar pronunciarse sobre temas de los que est
impedido, ya que, a su criterio, slo se debe analizar lo que fue materia de
anlisis en la resolucin que es materia de apelacin.
Sin embargo, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C., en su apelacin, y
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en su absolucin
del traslado de la misma, han controvertido lo resuelto por la Oficina de Signos
Distintivos en la primera resolucin.
As, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. ha sostenido - contrariamente a
lo resuelto por la Oficina de Signos Distintivos en la Resolucin N 20152005/OSD-INDECOPI que la forma solicitada constituye una forma usual,
sosteniendo adems que carece de distintividad originaria y que no ha
adquirido distintividad en virtud del secondary meaning. Por su parte, Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. ha sostenido que el signo
solicitado no constituye una forma usual y s posee distintividad originaria
El artculo 5 inciso 4 de la Ley 27444, sobre el objeto o contenido del acto
administrativo, seala que ste debe comprender todas las cuestiones de
hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras
no propuestas por stos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que
otorgue posibilidad de exponer su posicin al administrado y, en su caso,
aporten las pruebas a su favor.
Teniendo en cuenta que ambas partes no slo han presentado argumentos
respecto a la distintividad adquirida del envase solicitado, sino que, adems,
han venido argumentando a lo largo de la apelacin y durante el informe oral
respecto a la forma usual y distintividad del envase solicitado, de acuerdo a la
norma citada lneas arriba, la Sala considera que no existe impedimento legal
para que se pronuncie sobre dichos puntos, toda vez que al haber expuesto
ambas partes su posicin y haber aportado las pruebas a su favor que
consideraron pertinentes, no se vera afectado su derecho de defensa.
Por lo tanto, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre los siguientes puntos:
- Si el signo solicitado constituye una forma usual de los envases de cervezas.
- Si el signo solicitado es distintivo.
- Si resulta aplicable al caso la figura de la distintividad adquirida invocada por
la solicitante.
121-197

3.2 Forma usual

De acuerdo a lo establecido en el artculo 134 inciso f) de la Decisin 486, se
encuentran dentro de los signos que pueden constituir una marca la forma de los
productos, sus envases o envolturas.
Estos signos son los que se conocen en la doctrina como marcas
tridimensionales55.
La Decisin 486 se refiere en forma expresa a la forma tridimensional como una
clase de marca en su artculo 138 inciso b), cuando incluye entre los requisitos a
presentar con una solicitud de marca los siguientes: la reproduccin de la
marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafa, forma o color, de
una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina califica como envase a todo
aquel recipiente que se destina a contener productos lquidos o gaseosos o los
que, por carecer en su estado natural de forma fija o estable, adquieren la forma
del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamao,
forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al pblico. En el
concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprende, entre
otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin
todo aquello que tenga caractersticas de volumen o proporcione una
configuracin que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales56 .
El Tribunal entiende que, de acuerdo con la Doctrina57, marca tridimensional es
aqulla constituida por formas particulares de los envases, recipientes,
embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los
mismos.
La Decisin 486 al igual que sus antecesoras, las Decisiones 31158, 31359 y
34460 - contiene disposiciones precisas para excluir del registro a determinadas
55
Se entiende por marca tridimensional a aqulla constituida por formas particulares de los envases,
recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos.
Fernndez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 31.
56
Ver Sentencias recadas en los Procesos N 23-IP-1998 del 25 de setiembre de 1998 y N 113-IP-2003
del 12 de noviembre del 2003 (citadas en el Proceso 33-IP-2005).
57
En este punto, la Sentencia recada en el Proceso N 84 IP-2003 del 5 de octubre del 2003 cita a
Fernndez Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas (Ibdem nota 55).
58
Artculo 72 inciso c).
59
Artculo 72 inciso c).
122-197

formas de los productos o de sus envases61. As, el artculo 135 inciso c) de la

Decisin 486 dispone que no podrn registrarse como marcas los signos que
consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus
envases.
Asimismo, en dicho inciso, se prohibe el registro de los signos
constituidos por formas o caractersticas impuestas por la naturaleza o la
funcin de dicho producto o del servicio de que se trate.
Por su parte, el artculo 135 inciso d) de la Decisin prohibe el registro de los
signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una
ventaja funcional o tcnica al producto o servicio al cual se aplican.
En tal sentido, las formas tridimensionales pueden ser objeto de registro, en
tanto i) no se encuentren dentro de alguno de los supuestos mencionados y ii)
sean capaces de identificar al correspondiente producto en atencin a su origen
empresarial62.
Respecto al fundamento para denegar el registro de las marcas constituidas por
formas usuales, el Tribunal Andino ha sealado recientemente63 que la causal
que impide registrar una forma con caractersticas usuales se encamina a
evitar que un empresario pueda, a travs del registro, llegar a monopolizar una
forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. El
Tribunal incluye la siguiente cita de Carlos Fernndez Novoa: en la hiptesis
de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse a mi
juicio que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases
que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o
usuales. Ser posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que
el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria
no desempee una funcin tcnica y no afecte el valor intrnseco del producto
(o del envase)64.
Con relacin a la prohibicin referida a las formas usuales, en las sentencias
recadas en los Procesos N 84-IP-2003 del 5 de octubre del 2003 y 137-IP2004 del 27 de octubre del 200465, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha sealado lo siguiente:
60
Artculo 82 inciso b).

No se menciona a la Decisin 85, por cuanto sta no se refera a la forma de los envases, sino slo a la
forma de los productos (artculo 58 inciso b).
62
Ver Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N 84-IP-2003 del 5 de octubre del
2003 y N 33 IP-2005 del 25 de mayo del 2005, en http://www.comunidadandina.org.
63
Ver Sentencia recada en el Proceso N 33 IP-2005 del 25 de mayo del 2005.
64
Actas de Derecho Industrial Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela,
Espaa 1990, Tomo 13, ao 1989-90, p. 46.
65
Ver en http://www.comunidadandina.org.
61
123-197

La expresin formas usuales de los productos se refiere a los

tipos de presentacin habitual de los productos y no comprende
representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos. Debe
precisarse no obstante, que en el caso de estas ltimas el ius
prohibendi tendra un mbito muy restringido: se reducira a la
facultad de prohibir a los terceros no autorizados la produccin
exacta o cuasi-exacta de la representacin peculiar registrada
como marca66.
Al respecto, cabe precisar que la forma tridimensional no deja
de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias
secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en
el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada
como marca constituye una forma usual, deber compararse la
impresin en conjunto del signo solicitado con otros ya
conocidos. En este examen deber apreciarse como usual no
slo si las formas de los envases son idnticos, sino tambin si
resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan slo en
caractersticas secundarias o no sustanciales.
El fundamento de la prohibicin radica en que, de otorgarse un
derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos,
se limitara a los competidores la posibilidad de usar formas
necesarias e indispensables de presentacin o de envase de los
mismos, con lo cual se bloqueara el acceso al mercado de
competidores de esta clase de productos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puesto de manifiesto en
varias sentencias que existe una correlacin entre la forma usual y la falta de
distintividad:
-
Las formas usuales de los productos o las impuestas por la funcin de

aqullos no pueden ser susceptibles de registro marcario por carecer de
distintividad. No obstante, si se les adiciona elementos que les permitan
adquirir la distintividad de que carecen por s mismas, pueden ser registradas
como parte integrante de una marca67.
La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artculo 82 de la

Decisin 344 opera cuando el signo que se pretende registrar consista
66
En este punto, el Tribunal Andino cita a Fernndez Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid
1995, p. 137).
67
Ver Sentencia recada en los Procesos N 31 IP-2003 del 18 de junio del 2003 y N 137-IP-2004 del 27
de octubre del 2004, en http://www.comunidadandina.org.
124-197

exclusivamente en la forma comn o usual del producto o de sus envases, lo

que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe
acompaarse de otros elementos que le otorguen distintividad. Sin embargo,
cabe aclarar que, de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la
marca se extiende nicamente a los elementos que otorgan distintividad al
signo y no a la forma bsica en s. No pueden ser considerados como marcas
los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, pues al no
reunir condiciones especiales no sern registrables; sin embargo, cuando el
envase est compuesto por elementos novedosos que lo hagan
suficientemente distintivo, la Oficina Nacional competente no denegar el
registro68.
-
Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente

comprendido en una de las situaciones a que se refiere el literal b) del
artculo 82 de la Decisin 344, incorpora en su estructura elementos o
componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que,
adems, no concurra respecto de l ninguna causal de irregistrabilidad, su
registro podr ser declarado procedente69.
Opinin semejante es tambin frecuente en la doctrina citada por este

organismo: Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasa, sugestiva,
arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las caractersticas
de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna
otra prohibicin70.
De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal en las sentencias antes citadas, se
puede concluir que una forma usual es aquella que resulta idntica o
sustancialmente similar a las formas que ya existen en el mercado, por lo que
carece de la distintividad intrnseca necesaria para acceder al registro, toda vez
que el pblico con slo apreciar el envase no podr distinguir un producto de otro
y mucho menos identificar su origen empresarial. Tal como sucede con otros
signos carentes de distintividad intrnseca (signos genricos, descriptivos, etc.),
las formas usuales podrn acceder a registro siempre y cuando presenten
elementos adicionales que les otorguen la suficiente distintividad para cumplir el
rol de marca, debiendo precisarse que en estos casos la proteccin del registro
slo recaer en los elementos distintivos y no en la forma usual, la cual debe
quedar libre para que pueda ser explotada por el resto de competidores.
68
Ver Sentencia recada en el Proceso N 88 IP-2004 del 18 de agosto del 2004.

Ver Sentencia recada en el Proceso N 113-IP-2003 del 12 de noviembre del 2003.
70
Cita incluida por este organismo en el Proceso 113-IP-2003, extrada de Aren Laln.
69
125-197

Cabe precisar que si bien toda forma usual carece de distintividad, de ello no
puede concluirse que todas las formas no distintivas sean usuales, debiendo en
cada caso analizarse las causas que provocan la falta de distintividad (por
ejemplo: que otorguen una ventaja funcional o tcnica al producto o servicio al
cual se aplican, que se trate de formas o caractersticas impuestas por la
naturaleza, etc.).
b) Aplicacin al caso concreto
Conforme se ha sealado en el punto 3.2 a), en opinin del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, para calificar una forma como usual de los productos
que pretende distinguir se deben evaluar y analizar los envases que se utilizan
en el mercado.
En tal sentido y - en concordancia con lo establecido por el citado Tribunal - para
determinar si el envase solicitado como marca constituye una forma usual,
corresponder determinar si ste constituye la forma habitual que suelen revestir
dichos envases.
Previamente al anlisis, conviene establecer el alcance de los trminos usual y
habitual. As, para Cabanellas, usual es aquello ajustado a uso, lo practicado
con frecuencia, comn, habitual, de empleo sencillo o de fcil utilizacin,
consuetudinario71 y habitual es lo acostumbrado, frecuente o usual; lo
correspondiente a hbito o prctica72.
Cabe precisar que, para el caso de los envases de lquidos, las formas usuales
son bsicamente: las latas selladas de forma circular y las botellas (definidas
como vasijas de cuello largo73) con una chapa o tapa rosca hermtica que
impida el vaciado del lquido.
En el presente caso, se advierte que el signo solicitado est constituido por la
forma tridimensional de un envase de forma cilndrica con boca redonda, pico
ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se va ampliando hasta
llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilndrica y la base es redonda y
se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma de pestaas
alrededor, el envase tiene color amarillo mbar; conforme al modelo:
71
Diccionario Enciclopdico de Derecho Usual, 26 Edicin, Buenos Aires 1998, Tomo VIII, p.272.
Ibdem nota 71, Tomo IV, p. 233.
73
Cfr. Diccionario Pequeo Larousse Ilustrado, Bogot 1995, p. 159.
72
126-197

A lo largo del procedimiento, ambas partes han esgrimido argumentos y

presentado pruebas respecto a si la forma solicitada constituye o no una forma
usual, habiendo acompaado, asimismo, sendos informes de tratadistas y
especialistas en el tema, por lo que se considera de inters recoger los
planteamientos ms relevantes respecto a una y otra posicin, agrupndolos en
torno a los aspectos sobre los que basan su argumentacin:
A) Posicin de Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. respecto a que el
envase solicitado constituye una forma usual
i)
Sobre las circunstancias que dieron origen al envase
- Desde 1964, todas las empresas cerveceras decidieron utilizar una botella
de cerveza denominada Standard como un mecanismo para hacer ms
eficiente la industria cervecera. Dicho mecanismo fue producto de un
acuerdo adoptado entre las empresas competidoras en el mercado,
agrupadas en el Comit de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad
Nacional de Industrias, quienes optaron por seguir un procedimiento de
homogeneizacin de los envases, de donde surge la botella de 620 ml color
mbar, en la que se comercializa la mayor parte de la produccin de
cerveza del pas.
- El mecanismo en cuestin consista en la posibilidad de intercambiar las
botellas de cerveza, de tal forma que un consumidor pudiera adquirir
cualquier marca de cerveza con el mismo envase. Es as que el mecanismo
que caracteriza la comercializacin de la cerveza en el mercado peruano
surge como una medida para evitar los costos que se generaban a la
sociedad por la ineficiencia prctica de tener un envase exclusivo por cada
empresa.
- Si no existiera dicho sistema, cada empresa tendra que poseer envases
diferentes, lo que generara un costo adicional en el pblico consumidor,
127-197

74
puesto que tendra que adquirir un nuevo envase cada vez que quisiera
cambiar de marca de cerveza, incurriendo as en lo que la teora econmica
conoce como costos de cambio o switching costs.
La facilidad libremente acordada en su momento por todos los fabricantes
de cerveza reunidos como gremio beneficia a productores y consumidores,
as como al principio del libre mercado; por el contrario, el pretender la
exclusividad de una forma usual se convierte en una prctica abusiva de
restriccin de la actuacin dentro del mercado y perjudica al consumidor, ya
que se le dificulta la posibilidad de elegir libremente la cerveza que desee
beber en cada ocasin.
Dicho mecanismo de comercializacin tambin beneficia a las empresas
cerveceras, dado que contribuye a la reduccin de los gastos que
desembolsan para la recuperacin y seleccin de sus envases y reduce los
incentivos para el desarrollo de prcticas de competencia desleal entre las
distintas empresas.
Las empresas cerveceras agrupadas en el Comit - conscientes de la
irregistrabilidad del envase y con la finalidad de facilitar a los consumidores
la eleccin entre distintos proveedores a bajos costos - decidieron crear una
serie de marcas colectivas que, a diferencia de todo el envase, podran ser
registradas, identificando a las botellas sujetas al mecanismo que
caracteriza su comercializacin y las distingue, para evitar su uso por parte
de otros sectores distintos al mercado cervecero74.
Las marcas colectivas a que se refiere son las siguientes:
Figura de un tringulo equiltero con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura
de la flor del lpulo, conforme al modelo, para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras
bebidas no alcohlicas y dems productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada con
fecha 1 de diciembre de 1994 bajo certificado N 3, vigente hasta el 1 de diciembre del ao 2004.
Se ha solicitado la renovacin de la marca mediante expediente 223662-2004, cuyo trmite ha sido
suspendido a travs de la Resolucin N 4544-2004/OSD del 19 de abril del 2004, en tanto no se
resuelva la solicitud de transferencia de la marca a favor de la Confederacin de Titulares de Marcas
Cerveceras Peruanas.
Un envase, de acuerdo al facsmil, para distinguir envases de cristal o vidrio y dems productos de la
clase 21 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 28 de octubre de 1994 bajo certificado N 2,
vigente hasta el 29 de diciembre del ao 2003.
128-197

Si bien dichas marcas permiten que los fabricantes de cerveza puedan

utilizar este mecanismo de comercializacin y excluir del uso a otras
empresas dedicadas a la comercializacin de gaseosas u otros licores, no
cumple ninguna funcin distintiva entre las botellas que pertenecen al sector
cervecero.
En tal sentido, el envase en cuestin no naci como un elemento
diferenciador, sino como un elemento tendiente a homogenizar e igualar,
originado en virtud de un arreglo entre las distintas empresas fabricantes de
cerveza, que acordaron usar el mismo envase retornable con el objeto de
facilitar el intercambio del mismo, permitiendo su posterior reutilizacin.
ii)
Sobre el carcter habitual o comn del envase
- En productos de consumo ordinario como la cerveza, el consumidor no
suele realizar un anlisis minucioso y detallado de los envases, sino que
atiende a la primera impresin global o de conjunto que ste genera. Por lo
Figura del tringulo equiltero con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y la figura de
la flor de lpulo, conforme al modelo, para distinguir envases de cristal o vidrio de la clase 21 de la
Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 29 de diciembre de 1988 bajo certificado N 7, vigente
hasta el 29 de diciembre del ao 2003.
129-197

tanto, envases que coinciden plenamente en la forma y dimensiones de la

base y del cuello y que slo presentan pequeas diferencias en la zona
intermedia sern percibidos por los consumidores como envases similares.
Dado que el signo solicitado corresponde al envase retornable de 620 ml,
que ha sido utilizado por ms de 30 aos por los distintos proveedores de
cerveza para vender dicho producto, constituye la forma usual, habitual,
generalizada y comn que tiene el envase para transportar, comercializar y
consumir cerveza en el Per.
Este uso comn y habitual ha tenido efectos directos en la percepcin de
los consumidores, quienes se han acostumbrado a ver el envase como un
simple contenedor de cerveza y de ningn modo posibilita que pueda ser
asociada a un origen empresarial determinado.
As, como consecuencia de este uso comn en el tiempo y por la fuerza del
uso durante dcadas, el envase se convirti en la forma usual que los
peruanos perciben como un envase de cerveza, determinando que los
consumidores peruanos no estn acostumbrados a percibir la forma del
envase de 620 ml. como un signo distintivo y que, en la mente del
consumidor, la forma de la botella de 620 ml. sea asociada espontnea y
directamente con el producto cerveza.
Como consecuencia de que el envase no comunica un origen empresarial,
porque es usual y se asocia directamente al producto cerveza, no puede
comunicar que sea una marca de forma.
Debido a la homogeneidad del envase, cada empresa cervecera aplic sus
propias etiquetas con sus diferentes marcas a fin de distinguirse,
diferencindose un producto de otro por la etiqueta - la cual puede ser
reemplazada por otra - y no por alguna caracterstica especial en el envase,
ya que la nica forma que tienen los consumidores para identificar su marca
preferida y distinguirla entre las marcas existentes es por medio de la
etiqueta adherida al envase.
Si fuera posible diferenciar las distintas cervezas que se comercializan en el
mercado nicamente por la forma de la botella, no se entendera por qu la
solicitante ha debido recurrir a las etiquetas para distinguir sus productos
entre s. Es evidente que las distintas cervezas poseen cualidades distintas
y van dirigidas a sectores distintos del mercado, por lo que es necesario que
los consumidores las diferencien a travs de las marcas, las cuales van
adheridas al envase comn y usual.
As, el peruano asocia el envase sin marca con la palabra cerveza y
necesita de la etiqueta para identificar la marca: AREQUIPEA, PILSEN
TRUJILLO, GARZA REAL, POLAR, etc. y no pide el envase solicitado ni el
envase Backus & Johnston, porque este envase no es una marca.
El uso previo por parte de las diferentes empresas que comercializaban
cervezas origin que dicho envase pase al dominio pblico, motivo por el
que cualquier proveedor poda utilizar dicha forma para sus envases, no
130-197

siendo posible que una de ellas intente apropiarse de dicha forma, puesto
que se estara quitando del dominio pblico una forma conocida y que
podra ser utilizada por cualquier competidor que desee concurrir al
mercado.
La prohibicin relativa a las formas y envases usuales ha de ser
interpretada y aplicada desde una perspectiva dinmica y no esttica: es
decir, al momento de analizar el carcter usual del envase debe atenderse
no slo a su utilizacin por otros operadores en el momento en que se
solicita el registro, sino en el pasado.
Es obvio que ciertas circunstancias excepcionales pueden provocar que un
envase frecuentemente utilizado por distintos operadores en un momento
histrico determinado sea utilizado por uno solo de ellos, pero dichas
circunstancias no privan al envase de su forma usual. Antes bien, el hecho
de que el envase haya sido utilizado por mltiples operadores en tiempos
recientes permite afirmar su carcter usual, aun cuando ese uso mltiple no
se produzca en un momento concreto por circunstancias derivadas de la
estructura de mercado. En caso contrario, estas circunstancias podran ser
aprovechadas por uno de aquellos operadores para monopolizar un
determinado envase que, por su utilizacin comn y generalizada,
perteneca ya al dominio pblico y poda ser utilizado por cualquiera.
Si bien la solicitante argumenta que el envase solicitado es usado
nicamente por ella, en virtud de haber fusionado a las distintas empresas
que lo utilizaban, la botella de 620 ml que ha venido siendo utilizada
comnmente por todas las empresas cerveceras no puede ser materia de
apropiacin por parte de la solicitante por el simple hecho de haber
absorbido a las otras empresas del mercado cervecero peruano,
consolidando su posicin de dominio, siendo irrelevante que sea un
monopolio el que utilice una forma usual.
Resulta claro que una forma de botella que pas al dominio pblico - en
tanto que todas las empresas de cerveza la utilizaban - no puede ser
apropiada por la solicitante para hacer un uso privado. Ello equivaldra a
suponer que en el caso de las latas de atn - el cual es comercializado por
distintas empresas en latas idnticas, siendo que la forma utilizada por
muchos aos constituye una forma usual pudiera ser apropiada por
alguna de estas empresas en el supuesto de que stas se fusionen.
La Sala de Propiedad Intelectual no puede permitir que, a travs del registro
de una marca usual, se pretenda monopolizar una forma que es habitual en
el mercado peruano.
Para evaluar si una forma es genrica o usual, no slo debe evaluarse la
cantidad de operadores que utilizan el envase, sino que debe evaluarse la
percepcin que tienen los consumidores respecto a si la forma es usual. En
el presente caso, la solicitante adquiri la posicin dominante en el mercado
al adquirir acciones de diversas compaas, pero, a pesar de ello, la
131-197

percepcin del pblico no ha cambiado, en tanto ste no vincula el envase

con el Grupo Backus; todo lo contrario, considera que es un envase comn
utilizado por todas las empresas para envasar cerveza.
El nmero de operadores que utilizan el envase (en proporcin al nmero
total de operadores existentes en el sector) puede provocar la calificacin
de un signo como usual, siempre que la utilizacin del envase haya sido
prolongada en el tiempo y no meramente ocasional.
iii)
Sobre el uso de envases similares por parte de terceros
- A pesar de que la solicitante es una empresa que predominantemente
utiliz el envase de botella por un lapso de 3 aos, nunca fue la nica
empresa que lo utiliz, ya que en el pas existe ms de una empresa
cervecera que envasa las cervezas que produce en las botellas de 620 ml.
- Contrariamente a lo sealado por la Oficina de Signos Distintivos que slo
analiz los envases de los productos comercializados en Lima - no es cierto
que exista slo una empresa en el mercado cervecero peruano que
comercialice sus cervezas en botellas con la misma forma del signo
solicitado, ya que las cervezas y bebidas de malta PILSENER LA PAZ y
MALTIN, comercializadas en el sur del pas, principalmente en la ciudad de
Puno, as como la cerveza ERDINGER, tambin venden sus productos en
la forma usual del envase de 620 ml., de la cual la solicitante pretende
apropiarse en forma indebida.
- En la resolucin apelada se incluye una fotografa de distintos envases de
cerveza comercializados en el Per. Es evidente que las diferencias
existentes entre los envases no son suficientes como para afirmar que el
envase solicitado presenta caractersticas especialmente singulares que lo
alejen significativamente de los comnmente utilizados en el sector, aunque
es cierto que existen ciertas diferencias en el tramo intermedio de las
botellas (el que une la base con el cuello), no parece que stas tengan la
suficiente entidad como para permitir que los consumidores perciban el
envase solicitado como un envase distinto y claramente diferenciado de los
restantes.
- Existen tambin diferentes marcas de cervezas, tales como: HEMP,
RIEGELER, HOEGAARDEN, STORM 2000, CORDOVA, cuyo envase es
similar al signo solicitado.
- Por otro lado, existen diversos licores (sobre todo vinos) que utilizan
botellas que son similares o, a lo sumo, son una variacin de la forma que
es materia del presente procedimiento (es decir, similares a la forma usual).
- En otros pases, existen diversas empresas que utilizan envases similares o
idnticos al signo solicitado. Por lo tanto, la forma de la botella materia del
presente procedimiento es usual y no slo es utilizada para comercializar
cervezas sino que tambin su uso se ha extendido para comercializar otros
licores, como vinos y espumantes, de la clase 33 de la Nomenclatura
132-197

Oficial, los cuales guardan vinculacin con las cervezas. En efecto las
botellas de champagne CORDON ROUGE y MOET CHANDON, las de vino
TORRES (GRAN SANGRE DE TORO, SANGRE DE TORO y VIA SOL),
MARQUS DE CCERES (Rioja) y TRIVENTO, tienen la misma forma que
la botella de 620 ml. Adicionalmente, las botellas de vino de las marcas
TRILOGIE de Fabre, ALAMOS CHARDONAY WINES OF CATENA, CARTA
VIEJA, ANGARO CHARDONAY, MONTES CHARDONAY y
VALDIVIESO SAUVIGNON BLANC tambin utilizan una forma idntica a
la que pretende registrar la solicitante.
iv)
Sobre las implicancias de otorgar la forma solicitada
- El hecho de registrar una forma usual en virtud de haberse producido una
concentracin econmica puede provocar un efecto ulterior: la posibilidad
de impedir que cualquier operador utilice un envase idntico o similar para
la comercializacin de cerveza, no obstante que ese envase perteneca al
dominio pblico y era utilizado indistintamente por varios operadores, por lo
que cualquier operador hubiese podido utilizarlo en caso de no haberse
producido la operacin de concentracin empresarial.
- El registro del envase usual o habitual por parte de una empresa
monopolista generara restricciones muy severas a la competencia, toda
vez que aquellas empresas que quisieran introducirse en el mismo sector
deberan hacerlo utilizando envases que se alejasen sustancialmente del
registrado por la empresa monopolista. Asimismo, dado que el envase
solicitado es un envase habitual o usual al que los consumidores ya estn
habituados, la necesidad de recurrir a envases sustancialmente distintos
supondra una importante barrera de acceso al mercado para las nuevas
empresas.
- La Sala de Propiedad Intelectual no puede permitir que, a travs del registro
de una marca usual, se pretenda monopolizar una forma que es habitual en
el mercado peruano. Asimismo, debe tenerse en cuenta los efectos
anticompetitivos que podran originarse del registro de la botella usual de
620 ml., dada la similitud existente entre el signo solicitado y los envases en
los que se venden otros licores, ya que, de concederse el registro a la
solicitante, sta podra impedir la comercializacin de productos en envases
iguales o similares a la botella en cuestin en el mercado.
- En caso de que se otorgue el registro del envase solicitado, el titular del
mismo obtendr un derecho de exclusiva que le permitir impedir la
utilizacin del envase no slo en relacin con productos idnticos, sino
tambin con productos similares. En atencin a ello, para analizar el
carcter usual del envase, debe examinarse tambin su utilizacin previa
por otros operadores en relacin con productos similares, aun cuando stos
pertenezcan a otra clase.
133-197

Adems, de concederse el registro de la botella, se le otorgara la facultad a

la solicitante de interponer diversas acciones de infraccin contra las
diferentes empresas que utilicen en el mismo mercado un envase idntico o
similar, con lo cual todas las empresas que comercializan actualmente
cervezas y vinos se veran en la obligacin de cambiar la presentacin de
sus envases, incrementando sus costos de produccin y obstaculizando la
libre competencia.
En cuanto a la afirmacin realizada por la solicitante sobre el anlisis
territorial que debe realizarse para analizar la solicitud de registro del signo,
no se debe de perder de vista que nuestro pas est inmerso en un mbito
comunitario, con perspectivas de integracin. Asimismo, que existe
vinculacin con todas las Decisiones dadas por la Comunidad Andina. De
esta manera, el anlisis para conceder un registro que otorga derechos
exclusivos sobre un envase que constituye la forma usual de envasar
cerveza en varios pases de un mismo rgimen comunitario, no puede
circunscribirse nicamente al pas donde se solicita el registro, puesto que
en dicho caso no es cierto que los efectos de derecho sean
fundamentalmente territoriales.
Teniendo en consideracin la visin de mercado comn, el anlisis para la
concesin del registro (sobre todo el que se refiere a lo usual de un
envase), debe tomar en cuenta no slo el mercado nacional sino tambin el
mercado comunitario para evaluar el efecto que tendr el otorgamiento del
registro a una empresa, cuando existen potenciales competidores que
utilizan la misma forma de botella en un mercado vecino dentro del mbito
comunitario.
A fin de determinar si un envase es usual o no, debe verificarse si es que
existen indicios de que dicho envase podra ser utilizado por potenciales
competidores. En el presente caso, el indicio de que otras empresas
utilizaran la misma forma en el futuro es el caso de la cerveza marca
ERDINGER. En efecto, las importaciones de dicho producto no hacen ms
que corroborar que la forma solicitada es usual y que, de otorgarse el
registro, podran originarse serios problemas a la competencia en el
mercado cervecero.
Finalmente, debe tenerse en cuenta - en concordancia a lo dispuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que en mercados vecinos
al nuestro, adems de las cervezas PILSENER LA PAZ y MALTN, existen
mltiples empresas cerveceras que venden su producto en botellas
idnticas al envase solicitado, tales como: cerveza AGUILA de Colombia;
CINTRA PILSEN de Brasil y ANDES, QUILMES, ISENBECK e IMPERIAL
de Argentina.
v) Conclusin
134-197

En mrito de lo anterior, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. concluy

que el envase solicitado constituye una forma usual en el mercado peruano,
por lo siguiente:
. No presenta caractersticas singulares que lo diferencien
significativamente respecto a otras botellas actualmente utilizadas en el
Per para la comercializacin de cerveza.
. El envase solicitado ha sido utilizado por varios operadores econmicos
durante un largo periodo de tiempo, y slo recientemente el envase es
utilizado para la comercializacin de cervezas provenientes de un grupo
de empresas. Asimismo, el hecho de que durante cuarenta aos se
hubiese utilizado el mismo envase por mltiples operadores permite su
carcter usual.
. El uso de un mismo envase por varios operadores durante un largo
tiempo ha provocado su vulgarizacin y su pertenencia al dominio
pblico, sin que una circunstancia empresarial concreta pueda ser
aprovechada por un operador econmico para monopolizarlo e impedir
su utilizacin general.
B) Posicin de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

respecto a que el envase solicitado no constituye una forma usual
i) Sobre las condiciones para registrar un envase como marca
- Las formas de las botellas constituyen marcas dbiles, porque todas las
configuraciones en forma de botella estn condicionadas a la funcin que
cumplen y deben tener unos tamaos y colores preferidos por los
consumidores y una forma condicionada por su funcin: cuello estrecho y
base ms amplia para otorgar estabilidad. Tampoco pueden ser envases
sofisticados, porque debido a su consumo masivo y desechable se
manifiesta en todos ellos unas tendencias a la sencillez que abarata los
costos de produccin de los propios envases.
- La simplicidad en el diseo de una marca tridimensional no excluye a ese
diseo del registro pues la creatividad es ajena al concepto marcario;
bastar que la forma tenga una conformacin especial, no constituya la
forma corriente del bien y sea distinta de las formas que otros productores
del mismo producto utilizan para expender su propio producto, para que
entonces la forma merezca la proteccin correspondiente.
- En materia de envases no hay una forma que pueda ser calificada como
necesaria. La infinidad de variantes que pueden darse a un envase hacen
casi imposible que exista una que pueda ser calificada como funcional y,
por ende, necesaria; teniendo en cuenta que toda forma de envase tiene
algo de funcional, lo cual no la hace irregistrable.
- Respecto a que para determinar si un envase es de forma usual se deber
comparar con otros, se estara confundiendo lo usual con lo conocido.
135-197

Debe distinguirse entre el riesgo de confusin y la forma necesaria o

habitual, y entre el derecho de apropiacin o aplicacin - caracterstico del
derecho de marcas - y el derecho de creacin, que se evidencia al hablar de
lo conocido, propio del derecho de las invenciones.
Un signo no es registrable como marca porque carece de novedad, de
especialidad o porque su registro est prohibido.
ii) Sobre la idoneidad del envase solicitado para constituir una marca, segn los
especialistas consultados
- De la descripcin del signo solicitado se concluye que no es nada usual en
comparacin con otros envases, debido a que su tamao es de gran
importancia pues se trata de un envase de 620 ml. Adems, destacan las
pestaas alrededor de su base cilndrica, cuello delgado el cual se va
ampliando hasta llegar a la parte comba, lo que demuestra que la forma es
diferente a las dems botellas de cervezas que presentan dos partes bien
diferenciadas (la parte superior suele ser de cuello delgado sin variaciones
en cuanto al tamao de dicho cuello, y de una parte inferior mas amplia que
sirva de base, tambin sin variacin de tamao); por el contrario, el envase
solicitado presenta una sola lnea en sus contornos que va aumentando
progresivamente desde el cuello hasta su base, en la cual destacan figuras
de alto relieve en forma de pestaas, presentando adems como rasgo
distintivo en relacin con otras botellas el color amarillo mbar, ya que en el
mercado peruano se comercializan cervezas con colores verde y
transparente (Dictamen de la Dra. Mara Luisa Llobregat Hurtado).
- El signo solicitado no presenta ventaja funcional alguna, ni su forma afecta
al valor intrnseco del producto (Dra. Mara Luisa Llobregat Hurtado).
- En el caso del signo solicitado, no se est ante una forma usual, toda vez
que consta de una forma y un color determinado (Dictamen del Dr. Jos
Antonio Gmez Segade con asistencia del Prof. Dr. ngel Garca Vidal).
- La botella de 620 ml de color amarillo mbar puede registrarse como marca
en el Per, toda vez que es susceptible de representacin grfica y no
constituye la forma usual utilizada en el mercado peruano de cerveza. Dicho
envase constituye un signo mixto, cuyos elementos no pueden considerarse
aisladamente sino en conjunto, esto es, la forma y el color (Dictamen del Dr.
Jos Antonio Gmez Segade con asistencia del Prof. Dr. ngel Garca
Vidal).
- Los elementos hipotticos que - a juicio del Tribunal del Indecopi (en
anteriores casos) - son comunes al envase de Backus y a los restantes
envases son los elementos propios de un tipo abstracto de un envase de
bebida (botella de vino, de licor, etc.), pero es obvio que, adems de estos
elementos caractersticos de un tipo genrico de envase de bebida, el
envase de cerveza constitutivo del signo solicitado posee elementos
136-197

peculiares que lo individualizan perceptiblemente (Dictamen del Dr. Carlos

Fernndez Novoa).
El envase de cerveza de la solicitante puede ser registrado como marca
porque su forma no viene impuesta por su propia naturaleza o funcin ni por
la naturaleza o funcin del producto que contiene. La forma de la botella de
la solicitante no es la nica posible que puede adoptar y tampoco es
esencial para su uso, finalidad o funcin fundamental, a pesar de la
segunda prohibicin del apartado c) del artculo 135 de la Decisin 486
(Dictamen del Prof. Manuel Aren Laln).
El envase de cerveza solicitado puede ser registrado como marca, ya que
de su forma no se deriva una ventaja funcional o tcnica para su uso o
fabricacin, y tampoco supone una mejora de la botella prcticamente
apreciable en su calidad general, cualidades especficas, funciones,
procedimientos y costes de fabricacin, etc. Adems, puede ser registrado
como marca, ya que su forma no es usual en el mercado cervecero
peruano. En primer lugar, porque se trata de un signo que no est
compuesto exclusivamente por la forma del envase, sino por sta y un
concreto color. En segundo lugar, al encontrarse diseado en vidrio
transparente de color amarillo mbar, aunque pudiera poseer algn
elemento usual, no resulta habitual en su conjunto. Finalmente, no puede
considerarse usual en el trfico econmico propio del referido mercado, por
cuanto viene siendo utilizado por un nico empresario (Dictamen del Prof.
Manuel Aren Laln).
iii)
Uso previo del signo por parte de otras empresas
- La opositora seala que el uso previo por parte de diferentes empresas que
comercializaban cerveza origin que el envase haya pasado a dominio
pblico, motivo por el cual cualquier proveedor podra y puede utilizar dicha
forma para sus envases. Esta tesis es errnea, puesto que el concepto de
dominio pblico est vinculado a la accesibilidad de terceros a la
explotacin de un derecho preestablecido y que beneficiaba nica y
exclusivamente a una persona. Pasa a dominio pblico lo que con
anterioridad era de dominio privado. Ello es un concepto que nica y
exclusivamente es aplicable a los inventos y a las nuevas creaciones.
- Resulta claro que el concepto de dominio pblico es un concepto
absolutamente alejado del derecho de marcas, en el cual no existe el
principio de dominio pblico sino el de genericidad, el mismo que debe ser
considerado al tiempo en que se solicita el registro, siendo inadmisible que
se pretenda valorar un signo en funcin de conceptos y criterios que
pudieran haber sido aplicables en el pasado.
- Admitir que un signo pasa a dominio pblico sera destruir la tesis de que el
derecho marcario descansa sobre el principio de la apropiacin, el cual
permite a cualquier persona adoptar para s un signo distintivo, aun aqul
137-197

que pudo haber sido usado por un tercero - es caso que ste abandone su
derecho sobre el signo o que est constituido por un elemento conocido,
pero que no ha sido apropiado.
Por lo anterior, se debe rechazar de plano esa nueva doctrina y no aceptar
que, en el caso de signos distintivos, sea aplicable el concepto de dominio
pblico.
La botella de 620 ml. no es de dominio pblico, por cuanto este concepto
est ntimamente asociado al concepto de novedad y de prdida de
derechos. Resulta grave que la opositora confunda uso comn con lo que
es dominio pblico, utilizando como ejemplos las latas de atn o las
cajetillas de cigarrillos y afirmando que cuando se comercializa por distintas
empresas en envases idnticos, la sola eventual consolidacin de estas
empresas en un mismo grupo no dara como resultado la registrabilidad de
los envases que se han utilizado en comn. La grave confusin en la que
incurre es que las circunstancias y el ejemplo son total y absolutamente
distintas. En el mercado cervecero existen ya innumerables agentes
empresariales en el mercado, algunos que producen la cerveza localmente
y otros que la importan. Todas las empresas que compiten en ese mercado
utilizan una forma de envase distinto al que su empresa utiliza, lo que
demuestra que el envase solicitado no es comn, no es usual ni es de
dominio pblico.
Por tanto, el hecho de que las empresas cerveceras que forman parte de su
grupo puedan intercambiar sus envases no hace perder al envase el
carcter de marca ni lo convierte en una forma usual, habitual ni comn, ni
significa que los competidores, que no pertenecen a su grupo estn
legitimados a usarla como un envase comn o genrico.
iv) Lugar y momento en que debe determinarse el carcter usual de una forma
tridimensional
- La forma usual est ntimamente ligada a la rplica exacta y a la
habitualidad en el uso, en el mismo tiempo en que se solicita el registro y en
el mismo mercado y territorio.
- As, en el caso de las formas, no pueden registrarse como marcas aqullas
que sean habituales al tiempo en que se solicita el registro pero s son
registrables aquellas formas que son nicas, utilizadas solamente por un
grupo empresarial o por una empresa al tiempo en que se solicita el
registro.
- Respecto de la norma exclusoria del registro, la norma slo impide el
registro como marcas de los signos que, al tiempo en que se pide el
registro, vienen siendo utilizadas de manera habitual por varios agentes
comerciales competidores entre s.
- La botella de Coca Cola es una forma frecuente e intensamente usada de
envases, pero no es la forma usual de los envases de bebidas gaseosas,
138-197

pues hay mltiples tipos de tales envases utilizados en el comercio,

particularmente por otros competidores.
El carcter de usual es el que tiene el envase que deba ser inevitablemente
utilizado por los distintos competidores, donde ni los medios comerciales ni
el consumidor puedan asociar el envase con determinado origen. En Per,
no hay otros competidores que usen la forma en cuestin. En Bolivia, ese
mismo envase se encuentra registrado por un tercero, lo cual constituye
otra prueba de su registrabilidad.
El signo tridimensional solicitado por el Grupo Backus no es un signo usual
en el mercado de la cerveza, ni es necesario para el resto de los
empresarios que fabrican y comercializan cerveza en el Per por la
existencia de muchas formas alternativas.
Diversas resoluciones dictadas por la Sala de Propiedad Intelectual del
Indecopi recientemente la Resolucin N 1129-2003/TPI-INDECOPI,
dictada en el procedimiento seguido por su empresa, bajo expediente N
174827-2003, sobre registro de forma tridimensional de botella as como
resoluciones dictadas por el Tribunal Andino de Justicia, la doctrina y la ley,
reconocen expresamente que la determinacin de una forma
exclusivamente usual es una determinacin de hecho que tiene que
hacerse en el mercado. En ese sentido, para efectos de determinar si una
forma tridimensional es exclusivamente una forma usual, es absolutamente
necesario conducir las investigaciones correspondientes en el mercado del
territorio donde se solicita el signo, al tiempo en que se formula la solicitud
de registro, en el presente caso, el 7 de noviembre del 2003.
La Oficina de Signos Distintivos, al dictar la Resolucin N 2015-2005/OSDINDECOPI de fecha 16 de febrero del 2005 - recada en primera instancia
en el presente expediente - certifica haber analizado todas las formas
tridimensionales para envases de botellas que existan en el mercado en
algn momento posterior a la fecha en que su empresa formul el pedido de
registro. La Oficina ha establecido con fotografas tomadas por
funcionarios de dicha autoridad y reproducidas en el texto de la resolucin
cules son las formas de envase que existan en el mercado despus de
que su empresa formul el pedido de registro. Esta constancia de la
autoridad no hace sino confirmar las Actas de Presencia Notariales que su
empresa present como pruebas durante el procedimiento, las cuales
corresponden a la fecha de la contestacin de la oposicin.
De conformidad con el artculo 209 de la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la Sala de Propiedad Intelectual
debe revisar los hechos probados en primera instancia y aplicar el derecho
en consideracin a dichos hechos. La Sala est legalmente impedida de
considerar nuevas formas tridimensionales de botella que se hubiesen
introducido en el mercado nacional despus de la fecha en que se
presentara la solicitud de registro. En ese sentido, se debe considerar nica
139-197

y exclusivamente las formas usuales que existan en el mercado peruano al

tiempo en que su empresa solicit el registro del signo y de cuya existencia
dej constancia la Oficina de Signos Distintivos.
El hecho de que la forma tridimensional de botella que su empresa pretende
registrar no sea una forma usual, como lo ha determinado la Oficina de
Signos Distintivos, constituye un hecho incontrovertible e irrevisable,
respecto del cual la Sala, por mandato imperativo de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, no puede pronunciarse en contrario.
La opositora no ha presentado ninguna prueba ni al momento en que su
empresa formul el pedido de reconsideracin, ni al momento en que
formul la apelacin que controvierta este hecho; por lo tanto, la Sala
debe partir su anlisis en base a que el signo solicitado es una forma nica
en el mercado nacional, que no existe en el mercado una forma idntica ni
similar y que, adems, los otros competidores de cerveza utilizan formas
claramente distintas al envase solicitado.
v) Respecto a que el envase solicitado es utilizado nicamente por su empresa

- Coexisten en el mercado peruano, para distinguir cervezas, las siguientes
marcas: CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA, HEINEKEN, QUILMES,
CORONA EXTRA, FOSTERS, HOLSTEN y POLAR. Sin embargo, es
posible encontrar otras marcas de cervezas cuya produccin es limitada. De
las marcas sealadas, slo las cervezas CRISTAL, PILSEN Y CUSQUEA
(fabricadas y comercializadas por su empresa) utilizan el envase cuyo
diseo se pretende registrar, siendo comercializadas las dems cervezas en
envases completamente diferentes. En ese sentido, la forma tridimensional
del envase cuyo registro se pretende es utilizada nicamente por su
empresa (tanto en el mercado limeo como en diferentes mercados al
interior del pas), por lo tanto, no puede ser considerada una forma usual,
necesaria ni de uso comn.
- El principal argumento que Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. utiliz
para pedir medidas cautelares en el expediente de denuncia contra su
empresa y otros seguido ante la Comisin de Libre Competencia fue que la
botella de 620 ml es de uso comn y que estaba sujeta a un sistema de
intercambiabilidad de envases entre las diversas empresas manufactureras
de cerveza en el pas, por lo que dicha empresa tena irrestricto derecho de
acceder al mismo sistema de intercambio.
- La Sala de Defensa de la Competencia ha reconocido que: a) siendo su
empresa en la prctica el nico productor nacional de cerveza, tiene que
concluirse necesariamente que las botellas que utiliza son nicas en el
mercado nacional; b) lo que se aprecia es la conducta de un grupo
econmico destinado a proteger activos que considera de su propiedad. De
este anlisis se deriva que queda destruida la tesis de que la forma de
envase solicitada constituye una forma usual.
140-197

Al sealar esa Sala que la accin de intercambiar implica la existencia de

dos o ms personas o grupos econmicos distintos - lo que no estara
operando en la actualidad, puesto que es un nico grupo econmico el que
lo estara utilizando - est reconociendo que el envase no constituye una
forma usual sino que es un envase de diseo nico utilizado por un solo
grupo empresarial.
Si bien no pretende que dicho criterio sea vinculante u obligatorio respecto a
la Oficina de Signos Distintivos, se debe tener presente que ya existe un
precedente, en el sentido que slo Backus utiliza este diseo de envase y
que, por tanto, resulta nico y no usual, no reconociendo ningn sistema de
intercambiabilidad que dara fundamento al alegato de la opositora,
respecto a que la forma es una forma usual de envase.
Los cuatro profesores que emitieron dictamen a favor de su empresa
coinciden con lo manifestado por dos de los especialistas consultados por
Ambev (la Dra. Arana y el Dr. Alonso) en que si la botella tridimensional que
pretende registrar no es de uso corriente por la industria, no es de uso
generalizado y no la usa ninguna otra empresa distinta a Backus, entonces
dicho envase no puede ser considerado como forma usual.
La afirmacin realizada por el Doctor Alonso - respecto a que el propsito y
sentido del registro a la forma usual de los envases tiene el mismo
fundamento que el de las designaciones genricas, es decir, evitar que un
signo que ya es percibido como el producto mismo salga del dominio
pblico con el consecuente perjuicio para los consumidores y competidores
- es importante, toda vez que seala que cuando los competidores tienen la
opcin de utilizar otras formas de envases para presentar el mismo
producto al mercado, no pueden alegar que la forma que ellos desean
utilizar sea una forma comn.
Sin embargo, el signo solicitado no constituye una forma usual, pues no es
utilizado por nadie distinto a su empresa, al punto que si sta decidiera
retirar del mercado el envase solicitado, ste no existira.
La habitualidad del uso en el comercio nada tiene que ver con aspectos del
pasado. As, las empresas que utilizaban el envase en el pasado eran
Compaa Nacional de Cerveza S.A., Compaa Cervecera del Sur del Per
S.A. y Backus y Johnston S.A., hoy en da todas integrantes del mismo
grupo empresarial llamado Grupo Backus. Si estas tres empresas en el
pasado utilizaban en conjunto un mismo envase de cerveza, y hoy en da se
utiliza ese envase para envasar las mismas marcas y nadie ms lo utiliza, a
pesar de existir otros agentes comerciales en el mercado peruano, entonces
esa nica entidad corporativa est legitimada para excluir a terceros del uso
de ese envase, ya que el mismo no puede considerarse usual en el trfico
econmico propio del referido mercado, por cuanto viene siendo utilizado
por un nico empresario.
141-197

En atencin a ello, su empresa se ha apropiado del envase, al ser la nica

que lo utiliza y que est legitimada a usarlo, toda vez que ese envase no es
habitual.
Se ha incurrido en error al valorar el carcter de usual del signo sin atender
a la estructura del mercado de la cerveza en el Per, y sin tener en cuenta
la doble unicidad del envase solicitado, tanto en la forma como en el
nmero de oferentes del producto comercializado en ese nico envase, lo
que impide valorarlo desde su carcter usual y obliga a realizar el anlisis
de registrabilidad teniendo en cuenta la necesidad funcional o tcnica del
mismo para que el resto de empresarios pueda comercializar sus productos
dentro del mercado.
vi) Respecto al supuesto uso de envases similares por otros operadores

- Cervecera Boliviana Nacional S.A. (CBN) tiene registrado en Bolivia el
diseo tridimensional de un envase, referido a una botella de capacidad de
620 ml con una forma simple, para distinguir productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial. Dicha empresa es una filial de Compaa Cervecera
Ambev Per S.A.C., perteneciendo al mismo grupo econmico.
- Cuando CBN solicit a registro dicho signo, consider que el diseo
tridimensional de botella no es una forma usual y que satisface los
requisitos de distintividad; lo cual contradice completamente los argumentos
vertidos por su afiliada al formular oposicin en el presente procedimiento.
- CBN no slo ha obtenido el registro de un diseo de envase similar en
Bolivia, sino que, adems, ha planteado contra Compaa Boliviana de
Bebidas S.A. una accin de infraccin por la distribucin que hace de la
cerveza CUZQUEA en envases de 620 ml, exactamente igual al envase
que ahora pretende registrar su empresa.
- La marca de cerveza ERDINGER - que, segn la opositora, es
comercializada en un envase bastante similar al signo solicitado - ha
ingresado al mercado peruano mucho tiempo despus de la fecha de la
presente solicitud de registro.
- Si bien la autoridad ha mencionado que la cerveza de marca ERDINGER
(que se expende con etiqueta blanca) presenta una forma de envase que
resulta ser similar al envase que Backus pretende registrar, ha concluido
que la presencia de un solo envase similar al signo solicitado, no resulta
suficiente para establecer vlidamente que ste constituye una forma usual,
esto es, que sea utilizado habitualmente por los consumidores en el
mercado peruano para la comercializacin de sus productos.
- Adems, una investigacin que se ha conducido en la pgina web de la
Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria Aduanas revela
que la cerveza de marca ERDINGER se import por primera vez al Per en
noviembre del 2004 en la cantidad de 11 760 litros, habindose realizado
una segunda importacin de 10 652 litros en febrero del 2005. En ambos
142-197

casos, las cantidades importadas no superan el 0,5% de la produccin

nacional de cerveza en envase de 620 cc.
El diseo de botella utilizado para la cerveza de marca ERDINGER no
puede ser tenido en consideracin para propsitos de determinar si el
envase que Backus pretende registrar es un envase exclusivamente de
forma usual, en la medida en que la presencia de ese envase en el mercado
nacional es, en el mejor de los casos, un ao posterior a la fecha en que su
empresa pidi el registro de la forma tridimensional de botella.
vii) Conclusin
En mrito de lo anterior, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. consider que:
- El signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibicin establecida en
el inciso c) del artculo 135 de la Decisin 486.
- En atencin a ello, su empresa est totalmente de acuerdo con la resolucin
impugnada en el extremo referido a que el signo solicitado no constituye
una forma usual de envase de cerveza.
C) Posicin de la Sala respecto a si el envase solicitado constituye o no una
forma usual
El artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal Andino seala que
corresponder al Tribunal interpretar por va prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.
Para determinar si la forma del envase solicitado constituye o no una forma
usual dentro de los alcances de lo establecido en el artculo 135 inciso c) de la
Decisin 486, la Sala adoptar el criterio de interpretacin seguido sobre el
particular por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Previamente al anlisis del caso, la Sala conviene en sealar que el derecho
exclusivo a utilizar la marca en el mercado tiene dos dimensiones: una positiva
y otra negativa. La dimensin positiva implica que el titular de la marca est
facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensin
negativa implica que el titular de la marca est facultado para prohibir que
terceros la registren o usen. La dimensin positiva se cie estrictamente al
signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios
que figuran en el registro. La dimensin negativa, en cambio, tiene un mbito
ms amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusin.
En tal sentido, para determinar si el envase materia de registro es usual no slo
se deber tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la
143-197

cerveza (producto que se pretende distinguir con el signo solicitado) sino

tambin todos los productos con los cuales la cerveza tenga similitud o
conexin competitiva, toda vez que, de otorgarse un derecho de exclusiva
sobre dicha forma de envase, su titular podra oponerse a su uso y registro no
slo respecto de los mismos productos (cerveza), sino respecto de aqullos
que tuviesen similitud con ellos, tal es el caso de las bebidas no alcohlicas75 y
de los vinos y dems licores76, respecto a los cuales la Sala ha considerado
que tienen similitud y conexin competitiva con las cervezas.
Evaluados los argumentos presentados por ambas partes y las pruebas
aportadas, la Sala advierte que:
75
En la Resolucin N 690-2004/TPI-INDECOPI del 5 de agosto del 2004, recada en el expediente N

192975-2003 - relativo a la solicitud de registro de la marca de producto TORO ROJO, para distinguir
bebidas no alcohlicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energticas, bebidas de suero de
leche y bebidas isotnicas (hipertnicas e hipotnicas) (para ser consumidas y/o segn lo necesiten
los atletas); agua mineral y aguas gaseosas; jugos y bebidas de frutas; jarabes, esencias y otras
preparaciones para la elaboracin de bebidas, as como comprimidos efervescentes (sorbetes) y
polvos para bebidas y ccteles no alcohlicos, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, la cual fue
denegada de oficio por la Oficina de Signos Distintivos por considerarla confundible con la marca
registrada CERVEZA TORO y etiqueta (certificado N 76500), que distingue cervezas - la Sala de
Propiedad Intelectual determin lo siguiente:
Constituyen productos de naturaleza similar, ya que en ambos casos se trata de bebidas para el
consumo humano, que no son de primera necesidad.
Responden a necesidades similares, por cuanto se utilizan y son adquiridos por las personas para
combatir la sed y/o el calor, como reemplazo del agua natural.
Las lneas de distribucin y los canales de comercializacin y venta son semejantes75.
Existe la posibilidad que una empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de cerveza pueda
dedicarse a la fabricacin y comercializacin de bebidas no alcohlicas en general, toda vez que la
infraestructura, maquinaria, know-how y materias primas que se emplean para la fabricacin de
cerveza no difieren sustancialmente de las que se requieren para la fabricacin de bebidas.
En consecuencia, no resulta improbable que una empresa dedicada a la fabricacin de cerveza
ample o diversifique su giro o negocio a la fabricacin y/o envasado de gaseosas y aguas minerales.
Tal es el caso de la empresa Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., que, adems de
fabricar las cervezas CRISTAL, PILSEN y POLAR, fabrica las bebidas gasificadas GUARAN y
SABOR y embotella el agua mineral SAN MATEO (cuya marca est registrada a favor de Agua
Mineral Litinada San Mateo), el agua TNICA y el agua CRISTALINA.
En tal sentido, se considera que existe conexin competitiva entre la cerveza que distingue la marca
TORO y etiqueta y los productos que pretende distinguir el signo solicitado TORO ROJO.
76
En las Resoluciones N 920-2001/TPI-INDECOPI, N 999-2001/TPI-INDECOPI y 1035-2001/TPIINDECOPI de fechas 18 y 26 de julio y 6 de agosto del 2001, recadas en los expedientes N 1007682000, 99-88167 y 99-85961, relativos a las solicitudes de registro de las marcas BOTRAN SOLERA y
figura, RON AEJO CARIBE DE EXPORTACIN y figura y FRONTERA, la Sala determin que existe
similitud y conexin competitiva entre las cervezas y las bebidas alcohlicas debido a lo siguiente:
- Su naturaleza (son bebidas con contenido alcohlico).
- Comparten algunos canales de comercializacin, como licoreras, bares, bodegas.
- Estn ubicados en la misma seccin o en secciones contiguas o cercanas de los centros comerciales y
supermercados y
- Tienen una forma de presentacin similar.
144-197

Durante varias dcadas, las distintas empresas productoras de cervezas

utilizaron de forma habitual y constante el envase cuyo registro se solicita, ello
determin que el envase sea visto por los consumidores en su funcin
primigenia, esto es, como un contenedor de lquidos, en este caso, de cerveza.
En ese contexto, el pblico slo poda diferenciar unas cervezas de otras a
travs de la marca que aparece en la correspondiente etiqueta y no por las
caractersticas inherentes al envase que se pretende reivindicar. Prueba de lo
anterior es que en ausencia de las etiquetas no es posible identificar cul es el
producto contenido en el envase.
En los ltimos aos, las distintas empresas cerveceras que competan en el
mercado nacional se han integrado en un solo grupo empresarial, Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Sin embargo, este solo hecho
no determina necesariamente que el envase haya perdido su carcter de usual,
ya que para ello deben apreciarse los dems envases que se emplean para la
comercializacin de cervezas, as como de productos similares.
De las siguientes fotografas presentadas por la opositora se aprecia que existe
gran similitud y, en algunos casos, identidad entre la forma de envase que se
pretende registrar y la forma utilizada por fabricantes de cerveza de distintos
pases:
La cerveza comercializada bajo las marcas HEMP, STORM 2000,
RIEGELER, HOEGAARDEN, CORDOBA (respecto a las cuales la
opositora ha manifestado que las extrajo de pginas de Internet):
145-197

La cerveza comercializada bajo las marcas AGUILA, CINTRA PILSEN,

ANDES, QUILMES, ISENBECK e IMPERIAL (respecto a las cuales la
opositora ha manifestado que se comercializan en Colombia, Brasil y
Argentina, respectivamente).
146-197

Se aprecia asimismo una cuasi identidad entre el envase solicitado y los

envases de cerveza de las marcas MALTIN y PILSENER LA PAZ (respecto a
las cuales la opositora ha manifestado que se comercializan en la zona sur del
pas, particularmente en el departamento de Puno) y de la marca ERDINGER:
Al respecto, se advierte que:

La opositora no ha acreditado en forma fehaciente el lugar y fecha de
venta de la cerveza de las marcas MALTIN y PILSENER LA PAZ dentro
del mercado peruano.
La solicitante ha sostenido que su empresa es la nica que comercializa
en el Per cerveza en un envase como el solicitado, habiendo
presentado diversos documentos para sustentar sus afirmaciones.77
En cuanto a la cerveza de la marca ERDINGER, la opositora ha
presentado pruebas de su venta en el Per (actas de constatacin
notarial y comprobantes de pago de abril y mayo del 2005, que acreditan
la venta de cerveza ERDINGER en los establecimientos Wong de
Benavides, Surco y de Chacarilla y Los Tres Chanchitos, La Molina).
77
Actas de constataciones notariales realizadas en distintos establecimientos comerciales de Lima,

Arequipa y Chiclayo los das 13 y 25 de mayo del 2004, en las que se indica que las nicas cervezas
que se vende en envases como el solicitado son las de la solicitante
Declaracin jurada del representante legal de la Compaa de Cervezas Nacionales C.A. (Ecuador) el
3
da 7 de julio del 2004, en la cual declara que el envase de 620 cm. en el que Backus comercializa sus
productos no es utilizado por su empresa.
Escrito extendido por Sergio Galindo Neumann, gerente general de Owens-Illinois Per S.A. (la
empresa ms grande en el Per que fabrica los envases de 620 ml), en el cual afirma que slo ha
fabricado y vendido la botella de 620 ml, color mbar, cuyos planos y diseo adjunt, a Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Compaa Cervecera del Sur del Per S.A. y a
Cervecera San Juan S.A.A. Asimismo, seal que no ha fabricado ni vendido dicho envase para
ninguna empresa fabricante o comercializadora de bebidas gaseosas, chichas o vinos.
147-197

La solicitante ha presentado informacin no contradicha por la opositora

que demuestra que los productos de la marca ERDINGER ingresaron al
pas con posterioridad a la presente solicitud78.
Adems, la opositora tambin ha presentado fotografas a color de botellas

de vino y champagne, cuyos envases en algunos casos muestran identidad
y en otros una cuasi identidad con el envase solicitado, sosteniendo que se
comercializan en el mercado peruano. Dicha afirmacin ha podido ser
verificada por la Sala79.
Atendiendo al principio de verdad material consagrado en el punto 1.1.1 del

Artculo IV del Ttulo Preliminar de la Ley 2744480, si bien no obran en autos
documentos que acrediten la efectiva comercializacin en el pas de todos y
cada uno de los productos que aparecen en las fotografas y reproducciones
presentadas por la opositora a lo largo del procedimiento, la Sala no puede
dejar de apreciar sobre la base de su propia percepcin de la realidad del
78
Acta de constatacin notarial, extendida por el Notario Sergio Armando Berrospi con fecha 7 de junio
del 2005, en la cual certifica la informacin que aparece en la pgina web de SUNAT respecto a que
las importaciones de cerveza de la marca ERDINGER se realizaron a partir del 19 de noviembre del
2004.
79
La Sala ha verificado que se encuentran en el mercado champagne de la marca CHANDON (de
Argentina) y vinos de las marcas ALAMOS (CHARDONAY), MONTES (CHARDONAY, CARTA VIEJA
CLASSIC y CHARDONAY, ANGARO CHARDONAY, TORRES - GRAN SANGRE DE TORO,
SANGRE DE TORO y VIA SOL, MARQUS DE CCERES (Rioja), TRIVENTO, mencionadas por la
opositora, que utilizan una forma, en unos casos, similar y, en otros, idntica a la que pretende
registrar la solicitante.
80
Artculo IV del Ttulo Preliminar de la Ley 27444.
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deber
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deber adoptar
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estar facultada a verificar por
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello
signifique una sustitucin del deber probatorio que corresponde a stas. Sin embargo, la autoridad
administrativa estar obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar
tambin al inters pblico.
148-197

mercado peruano81 y de la apreciacin realizada por medio de Internet de

cientos de botellas de cervezas, vinos y otros productos que la forma de
envase solicitada es una forma usual empleada por distintas empresas para
comercializar sus productos.
Asimismo, teniendo en cuenta lo sealado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina82, el envase solicitado, cuya forma se ha encontrado en
gran cantidad de envases, no presenta caractersticas propias que lo
individualicen respecto de los envases comnmente utilizados en el mercado
para distinguir los mismos productos o productos con los que tenga conexin
competitiva.
Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que la forma de envase
solicitada - segn se aprecia de los facsmiles y de la muestra presentada
est constituida por una forma usual, en la medida que consiste en una botella
de uso comn y habitual en el mercado que no presenta elementos de carcter
arbitrario o de fantasa que le permitan alejarse de los comnmente usados
para contener lquidos, incluso cerveza; por lo que constituye una forma usual
que se encuentra dentro de los alcances de la prohibicin establecida en el
artculo 135 inciso b) de la Decisin 486, segn la interpretacin dada al
concepto de formas usuales por las sentencias dictadas por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina mencionadas en el punto 3.2 a) de la
presente resolucin.
81
La Sala ha verificado la existencia de licores de las siguientes marcas, cuyos envases tienen una forma
similar y, en algunos casos, idntica a la forma de la botella que se pretende registrar: champagne de
las marcas SELECCIN GIOL, CODORNIU y CASTILLO PERELADA; vino de las marcas NAVARRO
CORREA (CHARDONAY y PINOT NOIR), DON MATAS COUSIO MAGUL, DON ISIDORO, E.
COPELLO (BORGOA y ROS), OCUCAJE BORGOA CONCHA Y TORO (SUNRISE),LUIGI BOSCA
(PINOT NOIR), CASA LAPOSTELLE (CHARDONAY), FAUSTINO V. RESERVA, MAISON NICLOAS
RESERVA, VARON DE VALLS, ERRZURIZ ESTATE, CASILLERO DEL DIABLO (PINOT NOIR y
SHIRAZ), VIA TARAPAC GRAN RESERVA, RINCN FAMOSO LPEZ, CHATEAU DU BOIS DE LA
GARDE, TABERNERO (BORGOA), LAS MORAS, MAISON NICOLS (PINOT NOIR) y ron de las
marcas HAVANA CLUB AEJO RESERVA Y POMALCA CLASSIC.
82
Para llegar a constituir marca, una forma usual debe acompaarse de suficientes elementos novedosos
que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma tpica o caracterstica,
tornndose en no comn u ordinaria por sus caractersticas especiales que la hacen diferente y apta para
individualizar productos o servicios en el mercado.
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de
presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para
determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deber
compararse la impresin en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen
deber apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idnticos, sino tambin si
resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan slo en caractersticas secundarias o no
sustanciales.
En: Sentencia del Proceso N 33-IP-2005, emitida en el Expediente Interno N 1678-LR. Actor:
BAVARIA S.A. Marca: FORMA DE BOTELLA.
149-197

En atencin a lo expuesto en los puntos anteriores, se determina que no resulta

de aplicacin al presente caso la figura del secondary meaning recogida en el
ltimo prrafo del artculo 135 de la Decisin 486, ya que dicha figura no est
prevista para los signos constituidos por formas usuales de los productos o del
envase de dichos productos, por cuanto las mismas no se encuentran dentro de
los impedimentos absolutos del artculo 135 de la Decisin 486 que pueden ser
superados en virtud del secondary meaning83.
Sin perjuicio de lo expuesto y, a fin de abarcar todos los temas que han sido
debatidos durante el presente procedimiento, la Sala conviene en analizar si el
signo solicitado posee distintividad originaria y, en su caso, si podra haber
adquirido distintividad por el uso.
3.3 Distintividad del signo solicitado
3.3.1 Marco legal y conceptual
De conformidad con el artculo 135 inciso b) de la Decisin 486, no podrn
registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La funcin esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una
persona natural o jurdica respecto de los productos o servicios idnticos o
similares de otra en el mercado, posibilitando la eleccin por parte del pblico
consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12
de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso N 22-IP-9684 -durante la vigencia de la Decisin 34485- en la que se
precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen
los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les
permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma
clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta
forma, el consumidor asocia una clase o categora de bienes y productos con un
signo determinado, producindose una asociacin directa entre la marca, como
un signo externo de diferenciacin, y los productos, como objeto de proteccin
marcaria.
83
De acuerdo a la Decisin 486, la posibilidad de levantar el impedimento absoluto de registro slo

comprende a las prohibiciones contenidas en los incisos c), e), f), g) y h).
84
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
85
Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artculos 134 y
135 inciso b) de la Decisin 486 concuerdan con lo sealado por los artculos 81 y 82 inciso a) de la
Decisin 344.
150-197

La capacidad distintiva de un signo se determina con relacin a los productos o

servicios que est destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe
ser apto para distinguir por s mismo productos o servicios segn su origen
empresarial, no segn sus caractersticas o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de
identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurdica
con relacin a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista
ninguna otra indicacin con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por
ejemplo, si en una envoltura determinada slo figura un nombre (o un signo
cualquiera sin otro tipo de denominacin o figura) que por ser banal86 u otras
razones87 tiene una dudosa capacidad distintiva, vindose el pblico obligado - a
falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este
nombre o indicacin, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco ser distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo
concepto. As, el pblico se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan
constantemente nuevas palabras acuadas que transmiten informacin sobre los
correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones
transmiten una informacin determinada y son reconocidas como tales, no como
indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo
usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos
o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los
correspondientes productos o los prestadores de los servicios, as como los
consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se
determina igualmente para todos los productos y servicios. As, un signo puede
ser distintivo en relacin con determinados productos o servicios y no con
relacin a otros. Para este efecto, resulta relevante el pblico consumidor
nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni
la obligacin de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el pblico
realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen
86
Un dgito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una lnea o un color aislado y no delimitado
en una forma determinada.
87
Un paquete de galletas en el que figure nicamente la denominacin GALLETAS, la cual resultara
genrica en relacin al producto que distingue.
151-197

empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestin de derecho,

que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario
realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin
embargo, s se requiere que la decisin de la Autoridad se base en
apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas
actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones tericas,
especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no
es distintivo.
3.3.2 Aplicacin al caso concreto
En el presente caso, corresponde a la Sala evaluar si la impresin que genera la
conjuncin de los elementos que conforman el envase solicitado constituido por
la forma tridimensional de un envase de forma cilndrica con boca redonda,
pico ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se va ampliando
hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene forma cilndrica y la base es
redonda y se encuentra adornada por figuras en alto relieve en forma de
pestaas alrededor, el envase tiene color amarillo mbar; conforme al modelo,
presenta alguna caracterstica fuera de lo comn que le otorgue carcter
distintivo para constituirse en marca de un envase para contener exclusivamente
cervezas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Sobre la necesidad de que la forma tridimensional de una botella presente

elementos caractersticos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los
Procesos N 113-IP-2003 y 88-IP-2004, Forma de botella y Figura de botella,
respectivamente, recoge esta cita de Breuer Moreno: Es indispensable que el
envase, para ser registrable como marca presente realmente forma nueva, ya
sea mediante la alteracin de configuraciones ordinarias o comunes, por
disposiciones geomtricas que lo conviertan en tpico y caracterstico, o bien, si
fuera una forma comn de envase, figuren en l elementos tales como grabados,
152-197

estampados, vietas y relieves, que imprima y d el rasgo distintivo que la ley

exige, colocndose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad
de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la
forma en s importe privilegio alguno.88
A lo largo del procedimiento, ambas partes han esgrimido argumentos respecto a
si la forma tridimensional solicitada tiene o no carcter distintivo, habiendo
acompaado sendos informes de tratadistas y especialistas en el tema, por lo
que se considera de inters recoger los planteamientos ms relevantes respecto
a una y otra posicin, agrupndolos en torno a los aspectos sobre los que basan
su argumentacin:
signo solicitado carece de distintividad
i)
Sobre el requisito de distintividad
- Aquellos envases que no se alejen de manera significativa de aquellos
- Si una forma de presentacin de un producto no presenta en s misma
caractersticas suficientemente arbitrarias como para permitir al consumidor
atribuir un origen preciso a los productos, no es susceptible de ser aceptada
como marca. Es necesario que la forma de representacin en cuanto tal sea
apta para distinguir los productos de su titular de los de sus competidores
en el mercado.
- Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citadas
por la solicitante coinciden en afirmar que la distintividad es la capacidad
que tiene un signo para individualizar y diferenciar en el mercado unos
productos o servicios de otros y que, adems, sea capaz de hacerlo por s
mismo, sin necesidad de otro elemento adicional como una etiqueta o
cualquier otro elemento denominativo o figurativo.
- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y la OAMI entienden que
el carcter distintivo de un envase puede resultar ms difcil de acreditar
que el carcter distintivo de otros signos denominativos o grficos, puesto
que los consumidores no estn habituados a identificar los productos en el
mercado en funcin de sus envases. Por lo tanto, consideran que un
envase slo tendr fuerza distintiva y podr ser registrado como marca,
cuando posea un nivel de singularidad muy elevado; es decir, cuando se
aleje de forma significativa de los comnmente utilizados en el sector. De
88
Ver:
http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/113-IP-2003.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/88-IP-2003.htm.
153-197

ii)
ah que se haya denegado el registro como marca de envases de botellas

de cerveza carentes de elementos arbitrarios y con una configuracin
similar a la de las otras botellas de cerveza.
Aquellos envases que no se alejen de manera significativa de aquellos
Si por lo general los signos de fantasa gozan de distintividad originaria,
puesto que se asume que la imaginacin de los seres humanos es ilimitada
y el otorgamiento de un derecho de exclusiva no reducir las posibilidades
de otros de inventar sus propios signos de fantasa, en el caso de
caractersticas usuales, donde es difcil innovar, otorgar derechos de
exclusiva resulta de lo ms daino, puesto que de esa manera se estara
creando una barrera de acceso y posicionamiento en el mercado, otorgando
ventajas comparativas que son vetadas a los competidores.
En la jurisprudencia del Tribunal Europeo, para determinar el carcter
distintivo de las marcas tridimensionales, no se exige que deban ser ni ms
ni menos distintivas que el resto de marcas, sino que lo que difiere es la
percepcin del pblico consumidor, puesto que ste no est acostumbrado
a presumir el origen de los productos por el solo hecho de ver el envase.
Para poder desempear el papel de marca que designa el origen del
producto, una botella desprovista de etiqueta o de cualquier tipo de
inscripcin debe ser capaz de distinguirse clara y fcilmente de las otras
formas de envases disponibles en el mercado.
El envase solicitado no es capaz de identificar un origen empresarial
determinado, ni permite distinguir entre las cervezas existentes en el
mercado
La percepcin del pblico pertinente no es necesariamente la misma en el
caso de una marca tridimensional, constituida por el envase de un producto,
que en el caso de una marca denominativa grfica o tridimensional que
consista en un signo independiente del aspecto de los productos que
designa. En efecto, los consumidores medios no estn acostumbrados a
presumir el origen de los productos basndose en la forma de su envase, a
falta de todo elemento grfico o de leyenda y, por lo tanto, podra resultar
difcil determinar el carcter distintivo en relacin con tal marca
tridimensional. En el presente caso, el signo solicitado es utilizado desde
hace ms de 30 aos y, por ello, los consumidores nunca han visto a dicha
botella como un signo capaz de proporcionar informacin respecto al origen
empresarial, sino que ms bien asocian la botella mbar de 620 ml con el
producto cerveza.
El origen empresarial slo puede presentarse cuando una empresa
comercializa diversos productos y no cuando son comercializados por
154-197

iii)
-
diversas empresas que forman un grupo empresarial. Por lo tanto, una

marca debe identificar su origen empresarial, es decir, identificar a la
empresa que lo produce. En el presente caso, el signo solicitado no cuenta
con dicha aptitud para identificar el producto respecto de la empresa que lo
comercializa, por lo que carece de distintividad.
La identificacin de los consumidores de dicho envase respecto al grupo
empresarial no se sustenta en la capacidad de identificacin del envase,
sino que se debe a que actualmente slo existe un proveedor de cerveza.
El nico signo que toma en cuenta el consumidor para su decisin de
compra es el que aparece en la etiqueta adherida al envase y no la forma
de ste. En tal sentido, la generalidad del pblico, sin ver la marca adherida
al envase, no puede saber qu cerveza adquiere.
Un consumidor elegir una cerveza de acuerdo al sabor, cuerpo, precio,
etc.; por lo tanto, el signo solicitado no es distintivo pues no permite a los
consumidores, en base a la forma de la botella, optar por la cerveza que
ms prefieran.
Frente a la botella de 620 ml. sin etiqueta, los consumidores no saben si
dicha botella es de marca CRISTAL, PILSEN, CUZQUEA, ERDINGER,
MALTN, PILSENER LA PAZ o, incluso, si se trata de una botella de vino.
De acuerdo a los propios estudios presentados por la solicitante, los
consumidores mencionan diversas marcas de cerveza que son envasadas
en la botella de 620 ml.
El signo solicitado no presenta caractersticas propias que le otorguen
distintividad
Una marca constituida por una forma tridimensional debe presentar
caractersticas propias que le otorguen distintividad; sin embargo, el signo
solicitado no cuenta con elementos diferenciadores respecto de otras
formas tridimensionales que son comercializadas en el mercado para
distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
La descripcin del signo solicitado no resulta muy apta para analizar el
verdadero alcance de su alegada capacidad distintiva, ya que menciona
aspectos claramente impuestos por la funcin: a) pico ranurado, que es
conocido para aplicar la tapa tipo corona; b) cuello delgado, para servir el
producto con ms comodidad; c) pestaas en relieve en la base, usadas
para evitar su giro o desplazamiento en el transporte; d) color mbar, usado
comnmente para evitar la degradacin del producto por efectos de la luz.
El tronco cilndrico y la base redonda son comunes en la industria de los
envases en general y de los de cerveza en particular.
Los envases de cervezas utilizados habitualmente tanto en el Per como en
el mercado internacional resultan sustancialmente similares al envase
solicitado, difiriendo en caractersticas secundarias que, desde luego, no lo
dotan de la peculiaridad requerida para que el consumidor la asocie a un
155-197

origen empresarial en concreto. El envase en s mismo ni su color

presentan caractersticas especiales o algn tipo de singularidad que lo
alejen de manera significativa de los habitualmente utilizados para la
comercializacin de la cerveza. Por lo tanto, el envase 620 ml no posee
distintividad originaria, careciendo de fuerza distintiva.
iv)
Conclusin
En mrito de lo anterior, Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. concluy
que el envase solicitado carece de aptitud distintiva por cuanto:
- No permite distinguir entre las cervezas existentes en el mercado.
- No es un signo capaz de proporcionar informacin respecto al origen
empresarial, toda vez que es asociada con el producto cerveza.
- El nico signo que toma en cuenta un consumidor para su decisin de
compra es el que aparece en la etiqueta adherida al envase y no la forma
de ste.
respecto a que el signo solicitado tiene carcter distintivo
i)
Sobre las condiciones para registrar un envase como marca
- Para determinar la registrabilidad del signo es necesario demostrar que: i)
esa forma no es utilizada como tal por los dems entes que intervienen en
la comercializacin o fabricacin de los mismos productos y ii) esa forma es
distinguida por los consumidores como identificadora de un origen
empresarial especfico.
- Las marcas pueden registrarse siempre que sean distintivas en su conjunto
aunque sus rasgos examinados aisladamente no sean arbitrarios, siempre
que cumplan la funcin esencial de las marcas, es decir, la distintividad de
los productos de un empresario en relacin con los productos iguales o
semejantes de otros empresarios.
- Tanto el Tribunal Andino de Justicia como algunos de los tratadistas
consultados por su empresa mencionan que ser distintivo todo aquello que
no se confunda con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o
cualesquiera de sus propiedades. Dicha distintividad, como capacidad
intrnseca de identificar, no tiene nada que ver con las caractersticas
especiales del signo, con sus formas, aadidos, relieves o elementos
decorativos.
- Pueden ser objeto de marca los signos que posean un mnimo de
capacidad o fuerza diferenciadora para servir de nexo entre productos o
servicios y fuentes de procedencia u origen empresarial, lo cual alcanza a
las formas tridimensionales, incluso a las dotadas de funcionalidad tcnica.
- No puede exigirse a las formas tridimensionales que adicionen elementos
arbitrarios, ya que ello sera tanto como reconocer que esos signos
156-197

adolecen estructuralmente de capacidad distintiva. En consecuencia, lo que

se prohbe es el registro de los envases que, en las costumbres leales y
constantes del comercio, resulten habituales o usuales en el sector de
actividad considerado.
El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos
diferentes detalles no se detiene a examinar. Por consiguiente, para
apreciar si una marca carece o no de carcter distintivo es preciso tomar en
consideracin la impresin de conjunto que produce.
Como consecuencia de la aplicacin de los criterios para toda clase de
signos, la capacidad distintiva tiene que ser valorada en relacin con los
productos o servicios indicados en la solicitud de marca y tomando como
referencia la figura del consumidor medio de dichos productos o servicios.
Para que la forma de un producto o de su envase tenga carcter distintivo,
no es necesario que dicha forma cumpla unas especiales condiciones de
originalidad.
Un signo es distintivo cuando no identifica las caractersticas o propiedades
del producto o servicio; cuando no se confunde con el producto que va a
distinguir y cuando el signo sea suficiente para diferenciar en el mercado
productos o servicios de otros, de manera que el consumidor o usuario
pueda seleccionarlos.
Al momento de evaluar una solicitud de estos signos deben tenerse en
cuenta algunas circunstancias de hecho, tales como: la duracin del uso de
la marca o los esfuerzos publicitarios realizados por su titular a efectos de
implantarla o consolidarla como tal en el pblico de los consumidores.
Si el diseo de una botella, desprovista de una etiqueta, es capaz de
distinguirse clara y fcilmente de las formas de otras botellas disponibles en
el mercado para identificar el mismo tipo de productos, entonces la
conclusin es que esa forma de botella solicitada est dotada del nivel de
distintividad necesario establecido en el artculo 135 inciso b) de la Decisin
486.
La Resolucin N 20-2005/TPI-INDECOPI, dictada en el expediente N
198876-2004, ha otorgado el registro de la marca constituida por la forma
tridimensional de una botella para distinguir nica y exclusivamente vodka.
En dicho procedimiento, se analiz si la forma tridimensional del envase,
asociada al producto especfico que desea distinguir, cumple con los
requisitos de distintividad. En ese sentido, la distintividad de esa forma de
botella solicitada ha sido predeterminada en funcin a que los elementos
caractersticos de la botella no son frecuentemente utilizados en otras
botellas de vodka. Aplicando dicha resolucin al presente caso, en el que
slo se pretende distinguir cerveza y en el que la botella es la nica que
tiene esa forma con combinacin de color amarillo mbar en el mercado
peruano, la conclusin tiene que ser la misma y, por lo tanto, la marca tiene
que gozar de distintividad.
157-197

ii)
Informes de tratadistas y jurisprudencia
- Dictamen del Doctor Jos Antonio Gmez Segade:
De acuerdo a las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso o por las
Divisiones de Anulacin de la OAMI, como por ejemplo la Resolucin de la
Primera Sala de Recurso de 30 de abril de 1999 (R 182/1998) (Actas de
Derecho Industrial XX, 1999, pp. 1198-1999), lo que se debe analizar es si
el signo solicitado, cuando se utiliza en relacin con los productos o
servicios objeto de la solicitud, es capaz de crear en la mente de los
consumidores interesados el vnculo necesario con los productos o
servicios de una empresa en particular. A este respecto, no es necesario
establecer un umbral excesivamente alto, como queda confirmado por lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artculo 7 del RMC, que excluye
del registro slo a las marcas que carezcan de carcter distintivo. En este
sentido, la Resolucin de la Primera Divisin de anulacin de la OAMI de
12 de setiembre de 1999 declar improcedente la nulidad de una marca
comunitaria para distinguir t, por no carecer de todo carcter distintivo con
arreglo a la letra b) del apartado 1 del artculo 7 del RMC. En el mismo
sentido que la interpretacin seguida por la OAMI, en el derecho de marcas
andino slo cabr entender que un signo no tiene distintividad cuando
carece de todo carcter distintivo.
Al comprobar el carcter distintivo de un signo tridimensional, la autoridad
de registro deber valorar si el signo permite que el pblico interesado
distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y
concluya que todos los productos o servicios que designa han sido
fabricados, comercializados o suministrados bajo el control del titular de
esa marca. Al igual que sucede con los signos bidimensionales, el grado de
distintividad exigido es el mnimo imprescindible para que el signo
desempee la referida funcin indicadora del origen empresarial.
La funcin indicadora del origen empresarial de productos o servicios,
consubstancial a toda marca, no se ve impedida por el uso de la marca por
todas o algunas de las sociedades o empresarios de un mismo grupo.
Como afirma P. Pettiti, la funcin distintiva permanece e incluso adquiere
mayor vigor en la marca de grupo, porque la marca de grupo no distingue
los productos o servicios de una sola empresa, sino los productos o
servicios de las empresas del mismo grupo.
El uso de la botella de 620 ml color amarillo mbar por parte de las
diferentes sociedades que integran el Grupo Backus permite a los
consumidores vincular las diferentes cervezas elaboradas por esas
sociedades con un mismo ncleo empresarial, el Grupo Backus.
La combinacin de la forma de la botella de 620 ml y el color amarillo
mbar posee capacidad distintiva originaria para distinguir cerveza.
- Dictamen del Doctor Carlos Fernndez Novoa
158-197

Aunque la aparicin de las marcas tridimensionales constituidas por la

forma del producto o de un envase es un fenmeno relativamente reciente,
en ciertos sectores del mercado el pblico de los consumidores tiende a
considerar la forma del producto o del envase como una indicacin de
procedencia empresarial. Esto es particularmente cierto en el sector de los
productos alimenticios lato sensu.
La distintividad es el requisito bsico exigible a un signo para ser registrado
como marca. La distintividad o carcter distintivo estriba en la aptitud de un
signo para diferenciar los productos o servicios de otras empresas. As
entendida, la distintividad est conectada estrechamente con la funcin
bsica de la marca; a saber, denotar la procedencia empresarial de los
productos o servicios.
Si el carcter distintivo del signo tridimensional solicitado se aprecia con
arreglo a las percepciones de los consumidores habituales de cerveza,
cabe sealar que la misma est dotada de una distintividad intrnseca.
Para atribuir a un signo el status de marca, el criterio fundamental es que
los consumidores relacionen el signo como un indicador de procedencia
empresarial de los productos. As se desprende del proceso de formacin
de la marca como bien inmaterial, proceso que se consolida cuando la
unin entre el signo y los productos es captada por los consumidores.
El carcter distintivo de una marca tiene que enjuiciarse con arreglo a las
percepciones de los correspondientes consumidores. En el presente caso,
se trata de los consumidores habituales de cerveza (sector que abarca un
elevado porcentaje de la poblacin adulta), adems que la cerveza es el
prototipo de bebida que con frecuencia se degusta directamente de la
botella, sin necesidad de utilizar un recipiente complementario (vaso, copa,
etc.). Estos consumidores retienen en su memoria una visin global de la
marca (en el presente caso, del envase constitutivo de la misma), sin
descomponerla en sus elementos concretos. Dada la forma del envase
solicitado, cabe afirmar que el mismo est dotado de una distintividad
intrnseca.
Dictamen del Doctor Manuel Aren Laln
Atendiendo al carcter restrictivo con el que debe interpretarse el artculo
135 inciso b) de la Decisin 486; a la suficiencia de una mnima distintividad
para que la prohibicin absoluta no sea aplicada; a la imposibilidad de exigir
al signo una especial originalidad, arbitrariedad, complejidad o altura
creativa o esttica; a que no tiene importancia que los consumidores
conozcan la identidad del fabricante, sino que atribuyan a la cerveza
contenida en las botellas controvertidas un origen empresarial nico; a la
necesidad de tomar en consideracin nicamente las cervezas y no otros
productos similares para apreciar la capacidad distintiva del signo; a la
consideracin de que el consumidor a tener en cuenta es peruano y adulto;
a la necesidad de apreciar el signo en su conjunto; a la ms moderna
159-197

jurisprudencia segn la cual no se exige a los signos tridimensionales una

mayor capacidad distintiva que a los dems signos, ni una forma singular,
original o llamativa, y atendiendo, por ltimo, a que en el mercado peruano
no existe una abundante variedad de envases de cerveza, la botella
controvertida tiene carcter distintivo.
Dictamen del Doctor Guillermo Cabanellas
La regla general es que las botellas y otros envases se rigen por las reglas
comunes aplicables a todos los signos distintivos. Es ms, la doctrina ha
indicado repetidamente que el nivel de novedad exigible en los envases
tiende a ser ms dbil que entre otros tipos de marcas debido a las
dificultades para innovar en esta materia, al impacto distintivo que tienen
los envases con pequeas variaciones respecto de otros, y al hecho de que
niveles intensos de creatividad colocan al envase en el marco de otros
derechos de propiedad intelectual.
Como lo ha expuesto la doctrina, las botellas tienen una capacidad
distintiva inmediata para los consumidores, al punto que, en muchos casos,
en la prctica del consumidor el producto se elige en base a la forma de la
botella, que es identificada por el consumidor con una marca y con un
origen empresarial. Por lo tanto, las botellas no slo tienen poder distintivo,
sino que frecuentemente lo tienen en mayor grado que las marcas
denominativas.
Se debe considerar infundada en la ley y contraria a la experiencia
comercial la afirmacin que seala que los consumidores no suelen
distinguir los productos en funcin de su envase. Por el contrario, por
simples motivos de dimensiones, lo primero que ven los consumidores es
el envase, y slo mediante un acercamiento fsico ulterior confirman que la
expectativa de seleccin fundada en el envase se ratifica mediante la
marca nominativa que all exista.
Si la botella en cuestin tiene un poder distintivo propio, no es preciso que
el uso o el mercado le den un significado distintivo adicional, para poder ser
registrada como marca. La viabilidad del registro en los sistemas atributivos
nace de la potencialidad distintiva y no del uso distintivo. Por el mismo
motivo, no son indispensables o determinantes, en este tipo de caso, los
estudios de mercado. En el sistema atributivo, como el ecuatoriano, la
marca se registra sin necesidad de haber sido usada previamente, y lo
esencial para la validez del registro es que la marca tenga aptitud distintiva,
no que efectivamente haya desarrollado totalmente tal aptitud. Ciertamente,
si la marca ya ha devenido, antes del registro, en genrica, no tendr
aptitud distintiva.
Sentencia otorgada a favor de Koninklijke Philips Electronics NV.
Pueden ser objeto de marca los signos que posean un mnimo de
capacidad o fuerza diferenciadora para servir de nexo entre productos o
160-197

servicios y fuentes de procedencia u origen empresarial, lo cual alcanza a

las formas tridimensionales, incluso a las dotadas de funcionalidad tcnica.
Los signos no requieren de un nivel creativo ni de singularidad ms o
menos elevada para acceder al registro, ya que nicamente se prohbe el
registro de aqullos que carecen del ms mnimo rasgo que permita su
reconocimiento o identificacin entre el pblico de los consumidores y que
pasen absolutamente desapercibidos en el mercado como referentes de
alguna procedencia empresarial.
As, slo estaran excluidas las formas tridimensionales de uso
generalizado y comn en el sector del trfico considerado y que carecieran
de cualquier elemento singular o particular que las distinguiese respecto de
las formas generalmente utilizadas en el trfico con anterioridad a la fecha
de la solicitud.
No puede exigirse a las formas tridimensionales que adicionen elementos
arbitrarios, ya que ello sera tanto como reconocer que esos signos
adolecen estructuralmente de capacidad distintiva. En consecuencia, lo que
se prohibe es el registro de los envases que, en las costumbres leales y
constantes del comercio, resulten habituales o usuales en el sector de
actividad considerado.
Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Espaa (Sala de lo Civil
Sesin Primera) de fecha 17 de mayo del 2005
De conformidad con la Ley de Marcas Espaola y la Directiva del Consejo
de las Comunidades Europeas, lo que se excluye del registro son aquellas
formas que son impuestas por razones de orden tcnico o por la naturaleza
de los propios productos o que afecten al valor intrnseco del producto,
precisndose que en el examen de las prohibiciones previstas en la ley, se
debe tener en cuenta que en la poca actual del consumidor, mas que
pedir el producto al comerciante, lo selecciona directamente en grandes
supermercados, por lo que la apariencia externa tiene trascendental
importancia diferenciadora. De ah la distintividad de las marcas-envases,
con o sin etiquetado, con su repercusin a la posible competencia desleal.
Es registrable aquella forma de presentacin que no resulta ser esencial o
necesaria para la comercializacin de los productos y que no es utilizada
por los otros agentes comerciales en la comercializacin del mismo
producto, donde esa forma nica, aunque simple y slo de un color resulta
no ser una forma usual y resulta ser claramente distintiva.
Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea de fecha 7 de octubre del 2004
Segn la OAMI, el consumidor no lleva a cabo normalmente una asociacin
precisa entre la forma tridimensional de un producto y el origen de ste, sino
que se contenta con percibir dicha forma considerndola ventajosa desde el
punto de vista tcnico o en ciertos aspectos estticos o ni siquiera le
atribuye significacin especial alguna. Para que el consumidor perciba la
161-197

forma del propio producto como un medio de identificar su origen, no basta

con que dicha forma difiera de un modo u otro de todas las dems formas
de producto disponibles en el mercado, sino que debe tener una
particularidad cualquiera que atraiga la atencin de los consumidores. Por
esta razn, a su juicio, la forma de un producto carece en todo caso de
carcter distintivo desde el momento en que es una forma banal en los
productos del sector de que se trate y del mismo gnero que las formas
habituales de stos.
Para contribuir a demostrar el carcter distintivo de una marca, las pruebas
deben acreditar que los consumidores no tuvieron necesidad de
familiarizarse con la marca a travs del uso, sino que sta les permiti de
inmediato distinguir los productos o servicios que la llevaban de los
productos o servicios de la competencia. En efecto, como alega con acierto
la OAMI, la disposicin del artculo 7, apartado 3, del Reglamento N 40/94
resultara intil si una marca debiera ser registrada de conformidad con el
apartado 1, letra b) de dicho artculo por haber adquirido carcter distintivo
como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
iii)
Conclusin
En mrito de lo anterior, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. consider que el signo solicitado cuenta con distintividad originaria, por
lo que no se encuentra incurso dentro de la prohibicin establecida en el
artculo 135 inciso b) de la Decisin 486.
C) Posicin de la Sala respecto a si el envase solicitado tiene o no carcter
distintivo
Previamente al anlisis, la Sala conviene en sealar - respecto a lo
mencionado por la solicitante en el sentido que para que la forma de un
producto o de su envase tenga carcter distintivo, no es necesario que dicha
forma cumpla unas especiales condiciones de originalidad - que la originalidad
es un requisito propio del derecho de autor y no del derecho de propiedad
industrial, por lo que no es exigido al momento de evaluar una solicitud de
marca.
Para efectos de analizar si la forma del envase solicitado goza o no de
distintividad intrnseca dentro de los alcances de lo establecido en el artculo
135 inciso b) de la Decisin 486, la Sala tendr en cuenta los lineamientos
recogidos en la jurisprudencia de la Comunidad Andina.
162-197

As, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina89 ha considerado a la

distintividad como una caracterstica principal que debe reunir todo signo para
ser considerado marca, toda vez que la distintividad posibilita la diferenciacin
de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y
que tienen un diferente origen empresarial; a travs de esta cualidad de la
marca, el consumidor puede fcilmente realizar la eleccin de los bienes que
desea adquirir.
De acuerdo a lo expresado por el Tribunal en las sentencias mencionadas en la
nota 89, un signo ser distintivo cuando por s solo y sin ningn otro elemento
denominativo o figurativo adicional permita identificar el producto que distingue,
respecto de otros productos idnticos o similares que existan en el mercado.
Asimismo, precisa que:
La marca es un esfuerzo constante de diferenciacin, no slo entre los signos
que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intencin
de comunicacin a terceros de las cualidades que los diferencian de la
competencia90.
La distintividad hace posible una efectiva competencia en un mercado
complejo e impersonal, suministrando los medios a travs de los cuales el
consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al
productor con compras continuadas91.
Ser entonces distintivo el signo cuando por s solo sirva para identificar un
producto o un servicio, toda vez que la funcin esencial de la marca es
identificar los productos o servicios de una persona natural o jurdica respecto
de los productos o servicios idnticos o similares de otra en el mercado,
posibilitando la eleccin por parte del pblico consumidor.
En el presente caso, si bien la solicitante manifiesta que no se le puede exigir a
las formas tridimensionales que adicionen elementos arbitrarios, siempre que
posean un mnimo de capacidad o fuerza diferenciadora, se debe tener en
cuenta que la funcin principal de una marca es identificar el producto que
distingue, asocindolo con un origen empresarial determinado.
89
Ver Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina N 84-IP-2003 del 5 de octubre del
2003, N 113-IP-2003 del 12 de noviembre del 2003, N 88-IP-2004 del 18 de agosto del 2004.
En este punto, el Tribunal Andino cita las Memorias del Seminario Internacional La integracin,
derecho y los tribunales comunitarios. Artculo de Marcos Matas Alemn. Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, 1996. p. 186.
91
En este punto, el Tribunal Andino cita a BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas. Tomo 1.
Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. p. 27.
90
163-197

De la observacin del conjunto de elementos que conforman el envase solicitado

- forma tridimensional de un envase color amarillo mbar de cuerpo cilndrico
con boca redonda, pico ranurado sobresaliendo el ribete, cuello delgado que se
va ampliando hasta llegar a la parte comba, base redonda y adornada por
figuras en alto relieve en forma de pestaas alrededor - para distinguir cervezas
de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, se desprende lo siguiente:
- La forma cilndrica del envase, as como la boca redonda, pico ranurado, el
cuello delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba y la base
redonda, constituyen elementos que no permiten diferenciar la botella
solicitada de las diferentes formas existentes en el mercado.
- Las figuras en alto relieve en forma de pestaas alrededor de la base del
signo solicitado son elementos que no contribuyen a diferenciar el producto
que comercializa cerveza de otros similares que se ofertan en el
mercado, toda vez que, por encontrarse en la base, no sern fcilmente
percibidos por el pblico consumidor y, aun cuando ste logre percibirlas,
sern consideradas como elementos funcionales y no como elementos
indicadores de un determinado origen empresarial.
- El color mbar en el signo solicitado no constituye un elemento que logre
diferenciarlo, toda vez que constituye una caracterstica funcional que
cumple una funcin especfica, esto es, ponderar el color, claridad y
transparencia de algunos licores92. En efecto, el vidrio de color mbar filtra
las frecuencias ms energticas (del azul al ultravioleta) del espectro
luminoso, lo que permite conservar el producto sin que se altere cuando
est expuesto a la luz. Cabe destacar que dicha funcionalidad tambin
opera en la cerveza en la medida que sta contiene cierto grado de alcohol.
- Sobre este punto, Mara Luisa Llobregat Hurtado, en un dictamen preparado
a solicitud de la propia solicitante, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A., y presentado por sta con fecha 16 de julio del 2004, al
analizar la registrabilidad del signo solicitado mediante expediente N
174827-2003, manifiesta lo siguiente El Grupo Backus no reivindica el color
ni el tamao sino la forma en su conjunto. Consecuentemente, tanto el
tamao como el color son caractersticas que podemos describir como
funcionales que necesitan poder ser utilizados por otros fabricantes93.
En tal sentido, el envase solicitado no posee ningn elemento que permita que
los consumidores lo perciban como distinto de las botellas que son utilizadas por
otras empresas, toda vez que no presenta caractersticas arbitrarias o singulares
a travs de las cuales el pblico logre asociarlo a un origen empresarial
determinado. Dicha conclusin ha sido recogida tambin por Jos Manuel Otero
Lastres en un informe presentado por la propia solicitante con fecha 17 de
92
93
Diccionario de la Lengua Espaola, Madrid 1992, tomo I, p.124.

Ver pgina 21 del Dictamen elaborado por Mara Luisa Llobregat Hurtado (tomo IV, foja 706).
164-197

setiembre del 2004, en el cual seala Del anlisis del envase de Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. nos permite afirmar que no
nos encontramos ante un envase que goce de una forma significativa o
especial que le otorgue la consideracin de marca envase() Nos
encontramos ante una forma que, a priori y en abstracto, no goza per se de un
carcter distintivo intrnseco suficiente que otorgue un carcter marcario al
signo. Por lo tanto, el envase solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A. es, en abstracto, una pseudo marca envase que
necesita de elementos adicionales con carcter distintivo que otorguen al
conjunto la distintividad de la que, por s solo, carece94.
Por las razones expuestas, la Sala considera que el signo solicitado carece de
carcter distintivo, toda vez que constituye una forma sin rasgos caractersticos
para distinguir cervezas, que no permite identificarla con un origen empresarial
determinado, ni diferenciar el producto que pretende distinguir.
3.3 Secondary meaning
Se denomina secondary meaning al fenmeno por el cual un signo
originariamente desprovisto de capacidad distintiva se convierte - por
consecuencia fundamentalmente del uso - en identificador de los productos o
servicios de un determinado empresario.
En la legislacin andina, la Decisin 486 incorpora la figura del secondary
meaning, admitiendo la posibilidad de registro de los signos que, dado su empleo
y difusin adquieren distintividad, por efecto del uso constante.
En efecto, el segundo prrafo del artculo 135 de la Decisin seala lo siguiente:
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h)95, un signo podr ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
94
Ver pginas 26 y 27 del Dictamen elaborado por Jos Manuel Otero Lastres (tomo V, fojas 947 y 948).
Artculo 135: No podrn registrarse como marcas los signos que: (.)
b) Carezcan de distintividad (.).
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrfica la poca de produccin u otros
datos, caractersticas o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
f)
Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del
producto o servicio de que se trate.
g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto
o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.
h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentra delimitado por una forma
especfica (.).
95
165-197

estado usando constantemente en el Pas Miembro y, por efecto de tal uso, el

signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica.
Sobre este tema, el Tribunal Andino en el Proceso N 92-IP-2004 ha sealado lo
siguiente:
si bien la inscripcin en el registro, visto su efecto constitutivo,
configura el nico modo de adquisicin de la marca y del derecho a su
uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relacin
con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su
uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. (). Es el supuesto
conocido en el Derecho norteamericano como de adquisicin por el
trmino genrico de un secondary meaning (significado secundario)
que confiere al signo el carcter distintivo propio de la marca
(BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).
()
La inscripcin de este tipo de signos presupone que su
distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la
solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposicin
citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del
signo, deber haber estado usndolo constantemente en el Pas
Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deber
acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real
implica la actividad comercial de venta del producto o de
comercializacin del servicio, toda vez que la actividad nicamente
publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del
servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deber
acreditar que el sector de los consumidores o usuarios
correspondientes del Pas Miembro, en un nmero importante,
reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que
se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su
calidad.
En atencin a lo anterior, se puede afirmar que en ciertos casos, a raz de una
vasta campaa publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca
que inicialmente no era distintiva y que, por lo tanto, no permita identificar los
productos o servicios a los que se refera con un origen empresarial
determinado, puede adquirir para el pblico un significado secundario, es decir,
un significado especial que va ms all del significado primario, genrico o
descriptivo que normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen
empresarial del producto o servicio particular de que se trata en relacin con
otros productos o servicios de la misma categora.
166-197

Un ejemplo de este fenmeno se puede hallar en la jurisprudencia americana: el

caso de la agencia de alquiler de automviles Dollar-a-day (un dlar por da)
que present una solicitud de registro de su marca de servicio del mismo nombre
en los Estados Unidos de Amrica. Si bien en principio esta expresin resulta
descriptiva de los servicios que se queran distinguir, se consider que la marca
haba adquirido un significado secundario a raz de una campaa publicitaria
lanzada en todo el pas y tambin por el hecho de que la agencia tena oficinas
en muchos lugares, que tena millares de clientes y que la expresin Dollar-aday no haba sido usada para distinguir los mismos servicios por ningn otro
competidor, por lo que la expresin en cuestin era reconocida por el pblico
consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en
particular, y no como una descripcin genrica empleada por todas las empresas
del mismo giro empresarial96.
Esta figura tambin se encuentra regulada en la legislacin de algunos pases
europeos97. Actualmente, siguiendo lo dispuesto en la Primera Directiva de
Marcas98 (que concede relevancia jurdica al secondary meaning adquirido por
cualquier signo carente de fuerza distintiva, es decir, signos genricos,
descriptivos y comunes o de libre uso99), dicha figura es regulada en las
modernas leyes de marcas de los pases de la Unin Europea100.
As, el artculo 3 apartado 3 de la Primera Directiva de Marcas establece que No
se denegar el registro de una marca ni se declarar su nulidad de conformidad
96
97
98
99
100
La Proteccin Jurdica de las Marcas, en: Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial organizado
por la OMPI en cooperacin con INDECOPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/4 del 27.11.96, p. 9.
En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y
sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estn apoyadas por
el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un
signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el trfico
econmico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante. Cfr. Gmez Segade.
Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los
signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Crdoba, en el marco de las Jornadas
sobre el derecho de la propiedad industrial organizadas por la Universidad de Crdoba y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.
La Primera Directiva de Marcas (98/104/CEE) del 21 de diciembre de 1988 regula el caso de la
distintividad sobrevenida tanto antes como despus del registro. En el primer caso, se impone
obligatoriamente su reconocimiento y en el segundo no se impone en forma obligatoria la sanacin
sino que se deja como opcin para los Estados miembros. En el Reglamento de la Marca Comunitaria
(Reglamento CE 40/94 del Consejo) de fecha 20 de diciembre de 1993 la adquisicin del secondary
meaning despus del registro impide que la marca comunitaria sea declarada nula, producindose una
especie de sanacin o rehabilitacin del signo carente originariamente de capacidad distintiva. Ibdem,
pp. 26 y 27.
nicamente no podrn adquirir secondary meaning los signos que consistan en una forma necesaria.
Por ejemplo, Ley francesa incorporada al Code de la Proprit Intellectuelle, Ley Italiana de marcas
de 1992, Nueva Ley Alemana de Marcas de 1994, CPI portugus de 1995 o en la Ley Austraca de
Marcas de 1992.
167-197

con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1101 si, antes de la fecha de
la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese
adquirido un carcter distintivo. Los Estados miembros podrn establecer que la
presente disposicin se aplique igualmente cuando el carcter distintivo haya
sido adquirido despus de la solicitud de registro o despus de la fecha de
registro.
Esta disposicin implica que un signo puede ser registrado cuando haya sido
utilizado como marca durante un tiempo suficiente y de una manera que permita
que una parte no desdeable de los sectores interesados considere que se trata
de una marca.
Con relacin al carcter de los impedimentos que pueden ser superados en
virtud de la distintividad adquirida, cabe citar lo sealado por Carmen Arana en
su artculo: Distintividad Marcaria:
De los 15 impedimentos absolutos del artculo 135 de la Decisin 486, los que
estn contenidos en los incisos c), e), f), g) y h) tienen en comn: ser de
irrestricto acceso para los consumidores y productores; identificarse con el
producto o servicio y confundirse con estos antes que diferenciarse; y con
excepcin del inciso c), pueden lograr adquirir distintividad mediante el uso
constante en el mercado, y una vez logrado esto, con las pruebas debidas,
levantar la prohibicin y obtener el registro. Las dems prohibiciones no pueden
ser levantadas bajo ninguna condicin, as tengan la posibilidad de poder ser
signos distintivos (....) Cabe comentar respecto a las formas usuales de los
productos o de sus envases o formas impuestas por la naturaleza o la funcin
del producto, del inciso c) del artculo 135, que pese a tener elementos comunes
con la designacin usual del producto o servicio de que se trate o el nombre
genrico de ste, no pueden ser registrados como marca as hubiesen adquirido
distintividad, por cuanto no estn expresamente incluidos dentro de los literales
que levanten el impedimento absoluto102.
b) Aplicacin al caso
101
Artculo 1: Se denegar el registro de: ..

b) las marcas que carezcan de carcter distintivo.
c) las marcas que estn compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogrfica o la poca de produccin del producto o de la prestacin del servicio, u otras
caractersticas del producto o del servicio.
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales en el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del comercio.
102
En Revista Derecho & Sociedad, editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Catlica del Per, Ao XII, N 17, Lima 2001, pp. 184 y 185.
168-197

Al igual que en los temas concernientes a la forma usual y a la distintividad

originaria del envase solicitado, ambas partes han esgrimido a lo largo del
procedimiento sus argumentos respecto a si el envase ha adquirido o no
distintividad por el uso, acompaando opiniones de especialistas y estudios de
mercado que respaldan sus posiciones sobre el particular.
envase solicitado no ha adquirido distintividad en virtud del secondary
meaning
i) Encuestas de opinin presentadas
- Informe realizado en el mes de agosto del 2004 por la empresa Ad Hoc
Research SAC titulado Estudio del envase de cerveza de 620 ml,
consistente en un estudio cuantitativo en hogares, en el cual se utiliz la
tcnica de entrevista personal directa.
En el Informe se observan los siguientes resultados:
De las preguntas espontneas y mostrando la botella de 620 ml.
En qu piensa cuando ve esta botella?
57% del total de entrevistados respondi: En cerveza (14% de ellos
mencion una determinada marca).
59% del total de entrevistados respondi: En reuniones, diversin.
29% del total de entrevistados dio diversas respuestas vinculadas a
diversas sensaciones.
Percepciones acerca de la botella de cerveza:
94% del total de entrevistados consider que es un envase comn de
cerveza.
83% del total de entrevistados consider que la diferencia entre esta
botella, la de 1 litro 100 y la de 350 ml es el tamao.
83% del total de entrevistados consider que en el Per siempre se ha
vendido cerveza de cualquier marca en este envase.
48% del total de entrevistados al ver esta botella pens en cerveza sin
importar la marca.
En que tipo de productos ha visto esta botella anteriormente?
El 97% del total de entrevistados en Lima respondi en cerveza.
El 84% del total de entrevistados en la zona norte del pas respondi en
cerveza.
El 97% del total de entrevistados en la zona centro del pas respondi en
cerveza.
El 98% del total de entrevistados en la zona sur del pas respondi en
cerveza.
El 94% del total de entrevistados en la zona oriente del pas respondi en
cerveza.
169-197

- Informe realizado en marzo del 2005 por Ad-Hoc Research titulado Estudio
Cuantitativo Asociaciones Libres de Envases, en el cual se seala lo
siguiente:
Los consumidores no asocian el envase de la botella de 620 ml a Backus,
No se reconoce espontneamente la botella como proveniente de un origen
No hay asociacin espontnea entre un cierto producto de alguna marca u
origen empresarial y la botella, como se observa claramente en el caso de la
botella de COCA COLA.
Recin cuando se sugiere la asociacin entre una botella y una empresa se
No hay asociacin con el origen empresarial en s, sino con las marcas que
siempre existieron en el mercado y que ahora, por la coyuntura del mercado,
pertenecen todas al grupo Backus.
-
Evaluacin de Estudios sobre Distintividad de la Botella de Cerveza

realizada por Conecta Asociados en agosto del 2005, cuyo objetivo fue
evaluar una serie de estudios de mercado y otros documentos que se han
elaborado en torno al tema de la distintividad de las botellas de cerveza
respecto a la empresa Backus, poniendo especial nfasis en el anlisis de
la metodologa empleada, as como en los fundamentos conceptuales que
se han utilizado para evaluar distintividad y otros conceptos vinculados.
En dicho informe, se concluye que:
La forma en que mide Apoyo la fuerza distintiva secundaria es equivocada,
pues sesga la respuesta del entrevistado al preguntarle a qu empresa
asocia la botella o a qu marca representa el envase y lo lleva a tener que
mencionar una empresa o marca cuando el mismo signo debera hacer eso
sin ayuda alguna. El hecho de que el envase solicitado tenga un supuesto
significado secundario no justifica hacer preguntas directas ni adicionales.
La intensidad de la fuerza marcaria de un signo distintivo debe ser igual si la
misma se da desde el inicio (significado primario) o si es adquirida con el
tiempo (significado secundario). La nica diferencia es el paso del tiempo, no
la fuerza distintiva.
La forma de medir esa fuerza distintiva debe reproducir la situacin natural
de consumo.
De acuerdo a estudios diversos sobre comportamiento del consumidor, la
situacin natural de consumo, especialmente en productos de consumo
masivo, suele ser de bajo involucramiento y de gran automatismo. Como
dicen lo autores, el consumidor piensa poco.
La forma adecuada de preguntar es de manera abierta, como es utilizada
por Ad Hoc en su estudio realizado en marzo del 2005 donde se muestra el
170-197

envase y se pregunta qu es esto? y el 62% lo asocia a una botella de

cerveza.
De acuerdo a lo anterior, el envase de botella no ha adquirido con el tiempo
un significado secundario, en tanto el mismo debera ser identificado por los
mismos instrumentos que se usan para evaluar el significado primario. A
este respecto, se observa ms bien que es necesario tener bien definidos los
criterios de evaluacin para poder medir de manera adecuada aspectos
como distintividad y significado primario de los signos. Por su parte, EGE
Consultores en su informe del 3 de marzo del 2005 asume formas erradas
para medir el significado secundario de un signo pues mide de diferente
manera al significado primario y plantea una serie de preguntas que no
consideran recomendaciones del Tribunal de la Comunidad Andina y
Europea.
Adicionalmente, los estudios de Apoyo tienen serios problemas de muestreo,
de redaccin de preguntas y formas de entender la distintividad y el
significado secundario de un signo distintivo, lo cual lleva a resultados
equivocados.
-
Informe elaborado por Conecta Asociados Distintividad de Envase

Informe Final, emitido en agosto del 2005, cuyo objetivo fue determinar la
distintividad del envase de las cervezas Backus, y de las marcas COCA
COLA e INCA KOLA; realizando para ello 532 encuestas entre hombres y
mujeres de los niveles A/B, C y D, entre 18 y 70 aos que consuman
cerveza de cualquier marca - al menos una vez por mes, residentes en
Lima Metropolitana. En dicho informe, se concluye lo siguiente:
Slo el 6% del total de entrevistados asocia espontneamente la botella de
Backus de 620 ml. a alguna marca de esa empresa e, inclusive, al explorar
una segunda significatividad del envase, alrededor de uno de cada diez
entrevistados asociara espontneamente ste a alguna marca de Backus;
con lo que se corrobora que el envase no es un smbolo distintivo de la
empresa.
Al evaluar una botella de cerveza de 620 ml. con etiqueta CRISTAL bajo la
misma metodologa, se aprecia que las tres cuartas partes del total de
entrevistados identificaron la cerveza de manera inmediata; mientras que
poco ms de la mitad identific la cerveza BRAHMA al presentarles la
misma botella de 620 ml. pero con una etiqueta de BRAHMA; con lo cual la
distintividad del envase de 620 ml. de Backus quedara sin efecto, ya que
en esta ltima evaluacin, un porcentaje significativo de personas no hizo
alusin a la empresa o a alguna de sus marcas en el reconocimiento
espontneo de la cerveza BRAHMA.
Al evaluar la espontaneidad en la asociacin con un envase de COCA
COLA, se aprecia que si bien el porcentaje de entrevistados no la identifica
(82.9%); el porcentaje que s lo hara sera un poco ms del doble de las
171-197

personas que asociaron de manera espontnea la botella de cerveza de

620 ml. a alguna de las marcas de Backus. Adems, al evaluar una
segunda significatividad con la botella de COCA COLA, la tercera parte de
los entrevistados mencion la marca por encima de otro tipo de
evaluaciones.
Al evaluar la botella de INCA KOLA, siguiendo los parmetros anteriores;
se aprecia una identificacin espontnea de la marca por poco ms de la
tercera parte de los entrevistados, por lo que se podra concluir que este
envase tiene un mayor grado de distintividad que el envase de cerveza de
620 ml. de Backus.
La etiqueta de la botella sera considerada como el principal elemento que
la mitad del total de entrevistados considera a la hora de comprar una
cerveza; mientras que la botella sera el segundo elemento a considerar en
esta evaluacin (36%), seguido de la chapa (8%).
ii) El signo solicitado no ha adquirido distintividad en virtud de su uso
- El derecho andino no admite la adquisicin de secondary meaning por parte
de los signos constituidos por la forma usual de un producto o de su
envase. En ese sentido, el signo solicitado constituye una forma usual,
motivo por el cual no es posible alegar distintividad adquirida.
- En el supuesto negado que la Sala considere que la botella no es una forma
usual y que, por tanto, s podra ser susceptible de adquirir distintividad, se
debe considerar lo sealado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en el sentido de que un signo puede alcanzar aptitud distintiva - en
relacin con el producto o servicio a que se refiera - como consecuencia de
su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.
- Para acreditar el esfuerzo econmico en el posicionamiento de la marca, la
solicitante tiene que haber realizado cuantiosas inversiones publicitarias
para difundir el signo que se pretende registrar tal y como lo solicita.
- El signo solicitado no ha adquirido secondary meaning, ya que la
solicitante jams lo ha utilizado tal y como la ha solicitado, sino que siempre
ha identificado sus cervezas con sus marcas y no con el envase en que
sta se comercializa, que es una forma usual del producto que utiliza
Backus, como lo hacen multitud de empresas cerveceras tradicionalmente.
- En efecto, la solicitante nunca ha utilizado el envase desnudo tal y como lo
ha solicitado, siempre ha elaborado y difundido sus anuncios publicitarios
con el objeto de resaltar sus marcas y nunca ha utilizado la botella usual de
620 ml. como marca, poniendo nfasis en sus campaas publicitarias a sus
marcas CRISTAL, PILSEN o CUZQUEA y no al envase genrico. En
efecto, todas las campaas publicitarias de la solicitante se han centrado en
difundir sus marcas registradas y no han tenido por objeto que los
consumidores asocien la botella en cuestin con el grupo empresarial.
Resulta absurdo hablar de una supuesta distintividad adquirida, ya que no
172-197

slo no ha existido un uso efectivo del signo que se pretende registrar

(botella sin etiqueta) sino que, adems, la solicitante siempre ha elaborado
sus anuncios presentando la botella usual como un mero contenedor. Ello
se ilustra con las reproducciones que acompaa, correspondientes a las
campaas publicitarias realizadas por Backus tales como el afiche Tacna
2003 en las que la botella aparece en forma incompleta, como un simple
contenedor, destacando nicamente la etiqueta.
Si fuera cierto que la botella de 620 ml fuera distintiva, los consumidores
podran, slo por la forma del envase, diferenciar entre las distintas
cervezas que existen en el pas (CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA,
AREQUIPEA); sin embargo, de acuerdo a los propios estudios
presentados por la solicitante, los consumidores mencionan diversas
marcas de cerveza que son envasadas en la botella de 620 ml.
Para que un signo adquiera distintividad, es necesario que ste haya sido
utilizado previamente como marca, es decir, no slo ser necesario
acreditar el uso, sino que es imprescindible demostrar que ha existido un
uso a ttulo de marca. En ese sentido, el envase solicitado nunca ha sido
utilizado como marca, prueba de ello es que en toda su publicidad siempre
se resalta la marca contenida en la etiqueta, por lo que mal podra afirmarse
que el pblico consumidor pueda percibir el envase como un signo
distintivo.
Distinto, por ejemplo, es el caso de la forma tridimensional de COCA
COLA que s constituye una marca. En este caso, es de pblico
conocimiento que el fabricante s anuncia su producto presentando slo la
forma de la botella sin etiqueta, por lo que aqu s existe un uso del envase
como marca y no como un simple contenedor o recipiente.
Si bien ha existido un uso habitual de la botella de 620 ml por parte de todas
las empresas cerveceras, ninguna de stas us dichos envases como
marca, es decir, como un signo distintivo capaz de diferenciar sus productos
de los otros existentes en el mercado.
Teniendo en cuenta que el envase solicitado nunca ha sido utilizado como
marca, se tendra que demostrar que dicho signo ha sido utilizado
intensamente en el pas sin ningn elemento adicional y que dicho uso ha
originado que los consumidores asocien el envase con el producto y el
origen empresarial. Por lo tanto, no se puede hablar de distintividad
adquirida si es que no existe un uso previo, el cual debe ser realizado a
ttulo de marca.
En la encuesta del estudio de mercado realizado por Ad Hoc, s se pregunta
efectivamente a qu producto asocia esta botella? y es all donde destaca
la falta de distintividad de la botella (envase). Mientras que, ante el estmulo
de la botella de COCA COLA, el 94% de los consumidores respondieron a
dicha pregunta COCA COLA, ante el estmulo de la botella solicitada, un
173-197

92% de los encuestados respondi cerveza; no cerveza Cristal, no

cerveza Backus, no cerveza Pilsen.
Si la solicitante alega que la botella de 620 ml ha adquirido distintividad,
debe probar que la ha utilizado tal como lo ha solicitado, es decir,
prescindiendo de la etiqueta, lo cual no corresponde en el presente caso.
Asimismo, cuando Backus Bavaria comercializa sus productos en botellas
de 620 ml. a las que adhiere etiquetas con las marcas denominativas slo
est siendo uso de una marca (la contenida en la etiqueta) y no de dos
marcas.
Fernndez Novoa comenta el hecho de que una empresa, por ejemplo,
COCA COLA, utiliza dos marcas en un mismo producto: el envase - que s
es una marca tridimensional (y que se encuentra debidamente registrada) y la marca contenida en la etiqueta. Ello es usual; sin embargo, dicha
prctica no puede ser asimilada al presente caso, en el que la solicitante
slo ha utilizado una marca (la que aparece en la etiqueta) y pretende que
se considere a la botella como marca.
Es evidente que si una empresa goza de posicin de dominio en un
producto y utiliza un envase usual, cuando a los consumidores en ese
mercado se les pregunte con qu marcas identifican el envase van a
mencionar las marcas de la empresa dominante. Sin embargo, ello no debe
llevar a concluir que la botella ha adquirido distintividad, tal como
lamentablemente lo ha hecho la Oficina de Signos Distintivos.
De acuerdo al criterio seguido por la OAMI, no basta alegar que se han
realizado campaas publicitarias del producto sino que debe acreditarse en
forma contundente que las mencionadas campaas han tenido por objeto
presentar las peculiaridades del signo que se pretende registrar,
posibilitando de esta forma que los consumidores le atribuyan un
significado.
iii) Opiniones de tratadistas y jurisprudencia

- Dictamen realizado por la doctora Mara Baylos Morales (Espaa) sobre la
Capacidad Distintiva de la Botella de Cerveza de 620 ml, el cual seala lo
siguiente:
La marca solicitada no ha adquirido secondary meaning, ya que Backus
jams la ha utilizado tal y como la ha solicitado, sino que siempre ha
identificado sus cervezas con sus marcas y no con el envase en que sta
se comercializa, que es una forma usual del producto que utiliza Backus,
como lo hacen multitud de empresas cerveceras tradicionalmente.
-
Sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia de las

Comunidades Europeas (Sala Segunda) de fecha 29 de abril del 2004,
relativa a la solicitud de registro de una marca tridimensional (botella de
cuello largo en el que est incrustada una rodaja de limn) como marca
174-197

comunitaria. Entre los fundamentos esgrimidos en dicha resolucin, la Sala

Segunda de Recurso consider lo siguiente:
La adquisicin de un carcter distintivo, como consecuencia del uso de la
marca exige que, al menos, una parte significativa del pblico pertinente
identifique gracias a la marca los productos o servicios de que se trate,
atribuyndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo,
no pueden acreditarse las circunstancias en las que es posible
considerar que concurre el requisito vinculado a la adquisicin de un
carcter distintivo como consecuencia del uso nicamente sobre las
base de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados.
Para apreciar la adquisicin de un carcter distintivo como consecuencia
del uso, deben tomarse en consideracin factores como la cuota de
mercado que corresponde a la marca, la intensidad, la extensin
geogrfica y la duracin del uso de la marca y la magnitud de las
inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
La adquisicin de un carcter distintivo como consecuencia del uso debe
haber tenido lugar con anterioridad a la presentacin de la solicitud de
marca.
-
Sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad

Europea (Sala Cuarta) de fecha 10 de noviembre del 2004, relativa a la
anulacin de la resolucin de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de
fecha 14 de octubre del 2002, por la que se deniega el registro de una
marca tridimensional constituida por la forma de un caramelo de color
marrn claro. Entre los fundamentos esgrimidos en dicha resolucin, la Sala
Cuarta de Recurso consider lo siguiente:
A pesar de que reconoci que los volmenes de negocios y los datos
relativos a los gastos publicitarios probaban que el tipo de caramelo
de que se trata se encontraba muy extendido en el mercado,
consider que dichas informaciones no constituan la prueba,
importante en cualquier caso, de que el signo solicitado era utilizado
como marca tridimensional para designar los caramelos de la
demandante.
Todas las imgenes aportadas, la representacin de la forma y de los
colores reivindicados va acompaada de signos denominativos y
figurativos. Por lo tanto, este material no puede probar que el pblico
interesado percibe que, como tal e independientemente de las
marcas denominativas y figurativas de que va acompaada en la
publicidad y en la venta de los productos, la marca solicitada indica el
origen comercial de los productos y servicios de que se trata.
175-197

Dictamen sobre el registro como marca de un envase de cerveza realizado

por los Doctores Anxo Tato Plaza y Carlos Lema Devesa, en el cual se
seala lo siguiente:
Es imposible que un envase comnmente utilizado en el sector haya
adquirido fuerza distintiva sobrevenida, toda vez que ste y otros
envases similares son utilizados por mltiples competidores, con lo cual
es difcil que se haya iniciado un proceso en virtud del cual los
consumidores asocien aquel envase a un nico origen empresarial.
Antes al contrario, el envase es percibido por los consumidores como un
elemento comn y desconectado de un nico origen empresarial.
No parece probable que la operacin de concentracin empresarial
cervecera, haya llevado a los consumidores a concluir que dicho envase
proviene de una nica empresa o grupo.
En el estudio de mercado realizado por Ad Hoc titulado Estudio
cuantitativo asociaciones libres de envase (utilizando preguntas abiertas
que dan como resultados respuestas espontneas), se aprecia que los
consumidores no asocian el envase solicitado con ningn origen
empresarial concreto, sino como una botella genrica de cerveza. As, a
la pregunta qu es esto?, un 62% de los consumidores respondieron
que una botella de cerveza, y un 34% respondieron botella o envase,
frente a un 3% que respondi cerveza CRISTAL.
Cuando se insta directamente a los consumidores a asociar el envase
con una concreta empresa, se consigue que los consumidores citen
marcas y empresas especficas. Pero ni siquiera se logra que los
resultados obtenidos permitan afirmar que el envase haya adquirido
secondary meaning. En efecto, frente a la pregunta a qu empresa
asocia la botella?, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: un
54% respondi CRISTAL, un 34% respondi BACKUS, un 29%
respondi PILSEN, un 86% (en el estudio analizado se indica 8%)
respondi CUSQUEA, un 1% BACKUS & JOHNSTON, y 1% respondi
AMBEVPER.
Los resultados muestran que para los consumidores el mismo envase
designa productos distintos. Los consumidores todava no asocian todos
esos productos con una nica empresa o con un origen empresarial.
La publicidad constituye uno de los factores que pueden contribuir a
dotar de fuerza distintiva a un signo que inicialmente careca de ella. Por
ello, para evaluar si un signo inicialmente desprovisto de fuerza distintiva
ha adquirido secondary meaning, debe concederse importancia al
anlisis de las inversiones publicitarias realizadas por la empresa. En
ese sentido, para acreditar el esfuerzo econmico en el posicionamiento
de la marca, la solicitante tiene que haber realizado cuantiosas
inversiones publicitarias para difundir el signo que se pretende registrar.
176-197

Es decir, no slo se requiere que existan inversiones publicitarias sino

que, adicionalmente, stas deben tener por objeto publicitar el signo tal y
como se solicita.
No cabe descartar que un envase inicialmente desprovisto de fuerza
distintiva acabe adquiriendo secondary meaning como consecuencia del
tipo de publicidad desarrollada por la empresa. As suceder, en
aquellos supuestos en los que la publicidad difundida por el titular de la
marca se haya centrado, en forma prioritaria, en la promocin y difusin
del envase desnudo, sin que a ste le acompaara ningn otro elemento
denominativo o grfico. Por ello, en el mundo empresarial del pas se
debe descartar dicha hiptesis descrita anteriormente, toda vez, que
ninguna empresa focaliza grandes inversiones publicitarias en la difusin
de un envase desnudo desprovisto de cualquier otro signo distintivoque es comn o usual.
Slo cabe admitir que un envase ha adquirido secondary meaning
cuando se ha utilizado en la publicidad la difusin del envase desnudo.
En cambio, si aquel esfuerzo publicitario se ha centrado en la difusin
del envase en unin de otros elementos distintivos (etiquetas,
denominaciones, etc.), el carcter distintivo lo habr adquirido el
conjunto de todos esos elementos. Por lo tanto, se estara frente a
pseudo marcas-envase, sin que el titular pudiese reivindicar ningn tipo
de exclusividad sobre el envase desnudo.
En el Derecho Andino no se admite la aplicacin del secondary meaning
cuando se trata de signos constituidos por las formas usuales o
habituales. Asimismo, aunque se concluyera que los consumidores
identifican el envase solicitado con una nica empresa, no cabra invocar
secondary meaning para permitir el acceso a registro de un envase
habitual o usual.
Resolucin de la Cuarta Sala de Recurso de fecha 11 de febrero del 2004,

en el asunto R 104/2001-4, referido a un proceso iniciado por Freixenet,
S.A., sobre el registro de un envase-botella esmerilada negra mate para
distinguir vinos espumosos, el cual fue denegado. En dicho procedimiento
se consider lo siguiente:
Para que un signo que no es en s mismo registrable adquiera
distintividad a travs del uso deben cumplirse dos condiciones: en primer
lugar que el signo haya sido usado en el conjunto de la Comunidad o al
menos en una parte sustancial de sta y, en segundo lugar, que, debido
a ese uso, una mayora de los consumidores atribuyan al signo una
procedencia empresarial determinada en la poca de presentacin de la
solicitud.
177-197

Para apreciar el carcter distintivo de la forma solicitada, deben tomarse

en consideracin los criterios establecidos por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, es decir, debern apreciarse globalmente los
elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta
para identificar el producto de que se trate, atribuyndole una
procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de
los de otras empresas. As, puede tomarse en consideracin la cuota de
mercado poseda por la marca, la intensidad, la extensin geogrfica y la
duracin del uso de esta marca, la importancia de las inversiones
hechas por la empresa para promocionarla, la proporcin de los sectores
interesados que identifica el producto atribuyndole una procedencia
empresarial determinada gracias a la marca, as como las declaraciones
de Cmaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones
profesionales.
La Sala de Recurso considera que no es necesario acreditar la
distintividad adquirida por el uso en cada uno de los quince Estados
Miembros, pero la objecin a la marca en cuestin afecta al conjunto de
la Comunidad y la parte recurrente slo ha podido demostrar teniendo
en cuenta los volmenes de ventas, las inversiones en publicidad, la
publicidad televisiva y las encuestas realizadas que la marca ha
adquirido una distintividad por el uso en Espaa, sin lugar a dudas, y en
el Reino Unido, Dinamarca y Suecia.
Cuatro pases de quince no pueden razonablemente considerarse un
nmero representativo suficiente del conjunto de la Comunidad.
Por todas las razones expuestas, la Sala de Recurso concluy que no
ha quedado demostrada la distintividad por el uso del signo solicitado en
el conjunto de la Comunidad.

respecto a que el envase solicitado ha adquirido distintividad en virtud del
secondary meaning
i)
-
Encuestas de opinin presentadas

Informe realizado por Elspuru Consultores EGE Consultores SAC
Dictmen: Establecer si la botella de cerveza 620ml de la corporacin
Backus constituye un signo distintivo (Corporativo) desde el punto de vista
de marketing y el consumidor peruano, de fecha 8 de junio del 2004. En
dicho informe se concluy lo siguiente:
La botella utilizada por Backus como envase es asociada de manera
clara con las marcas que la usan y con su origen empresarial y basta
178-197

que a los consumidores se les presente un envase del mismo color y

forma parecida, para que exista un considerable riesgo de confusin.
Desde hace varios aos Backus viene realizando una cuantiosa
inversin en campaas publicitarias, habiendo logrado que la botella de
620 ml, sea asociada con importantes imgenes, sensaciones y valores
corporativos, que la convierten en un patrimonio de marca construido a
lo largo del tiempo y que le otorgan un valor intangible inconmensurable
y que su empresa sea asociada con sensaciones, imgenes y valores
corporativos igualmente importantes.
La asociacin entre la botella Backus, las marcas que la utilizan y su
origen empresarial es tan alta, que si otra empresa utilizase la misma
botella, existira un lato riesgo de confusin y dicha empresa se
beneficiara de manera parasitaria de la enorme inversin desarrollada
por Backus durante muchos aos.
La botella Backus goza de significado secundario.
Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Distintividad de botella

Backus - Informe final, emitido en junio del 2004. En dicho informe se
concluy, luego de realizar un estudio cuantitativo, no probabilstico - con la
tcnica de entrevistas en locacin central y una muestra de 600
entrevistados (hombres entre 25 y 54 aos) - que la totalidad de los
mismos al ver la botella de 620ml en que Backus comercializa sus
cervezas la asociaron a las tres marcas que Backus utiliza para expender
su producto y que el 91% de consumidores consideran que el producto que
se vende en l tiene como origen empresarial a Backus.
Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el

Per - Evaluacin en Hogares, emitido en diciembre del 2003. El informe
concluy lo siguiente, luego de realizar un estudio cuantitativo con
representatividad nacional a un total de 1,521 entrevistados de ambos
sexos mayores de 18 aos:
Prcticamente toda la poblacin identifica a la botella de 620ml en que
Backus comercializa sus cervezas, como una botella de cerveza. Asimismo,
indican que las marcas a las que pertenecen estas botellas son CRISTAL,
PILSEN, CUSQUEA y AREQUIPEA; y que la compaa a la cual
pertenecen estas marcas de cerveza es Backus (mencionada por dos de
cada tres de los entrevistados). Un tercio de las personas no mencion a
Backus como la empresa que fabrica estas cervezas ni precisaron a la
empresa que fabrica estas marcas de cerveza; sin embargo, ms de la
mitad indic que s conoce a la empresa Backus.
Respecto al nivel de acuerdo o desacuerdo con que se use la botella para
envasar cervezas extranjeras, algo mas de la mitad est muy en
179-197

desacuerdo o en desacuerdo en que se utilice la botella para envasar

cervezas extranjeras dando como razones que el envase es peruano, para
cervezas peruanas y para productos peruanos y que cada marca debe
crear su propio envase.
-
Informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Envases de cerveza en el

Per - Evaluacin entre minoristas, emitido en diciembre del 2003, en el
cual se concluy - luego de realizar un estudio cuantitativo con
representatividad nacional en responsables o dueos de locales en las que
se vende cerveza - que, de manera espontnea y en primera instancia, casi
la totalidad de los entrevistados identifican el envase como una botella de
cerveza, siendo las principales marcas asociadas CRISTAL y PILSEN y, en
menor proporcin, CUZQUEA y AREQUIPEA. Una gran mayora
mencion a Backus como la compaa a la cual pertenecen las marcas que
asociaron en primera instancia con la botella (73% a nivel nacional).
Opinin Tcnica realizada por Elspuru Consultores respecto al Informe

elaborado por la empresa Ad Hoc Research SAC Estudio del envase de
cerveza de 620 ml, presentado por la opositora, el cual fue tomado como
referencia por la Oficina de Signos Distintivos. En l se concluye que la
evaluacin del estudio de investigacin de mercado realizado por la
empresa Ad hoc Research SAC demuestra invalidez tcnica en la
metodologa empleada, lo cual descalifica los resultados y la interpretacin
de los mismos, por las siguientes consideraciones:
La falla principal de redaccin est en la posibilidad de mltiples
interpretaciones a una misma pregunta. Tcnicamente, una pregunta de
investigacin no debe estar sujeta a ms de una interpretacin. De lo
contrario, debera ser completada con una segunda pregunta de
verificacin para entender cuales son los supuestos o interpretaciones que
el encuestado dio a la pregunta principal.
Otra falla que debilita el estudio es la forma de redaccin de algunas
preguntas que tienden a inducir al encuestado a partir de diversos recursos
que le quitan imparcialidad a la pregunta, tales como: frases que suenan a
afirmacin de principios de derecho, o frases cuya construccin lgica
favorece un tipo de respuesta particular.
Existen algunas preguntas que contienen palabras que requieren definicin
previa para no estar sujetas a mltiples significados. Tal es el caso del
trmino envase comn, donde cada entrevistado puede darle un
significado diverso a la palabra comn. Dependiendo del significado
asignado a la palabra, la respuesta al encuestado puede ser incluso
opuesta.
Las preguntas en su conjunto, como encuesta integral, sesgan al
encuestado hacia un punto de vista favorable a Ambev, pues van
180-197

planteando afirmaciones que suenan lgicas y deseables en una secuencia

que lleva de la mano al encuestado hacia el punto de vista que se quiera
defender.
-
Nuevo informe realizado por Apoyo Opinin y Mercado Origen empresarial

Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005, cuyo objetivo es
conocer si el consumidor est capacitado para asociar envases que se
usan en el mercado con las marcas que identifican los productos
contenidos en tales envases y si el consumidor est en condicin de
distinguir entre un envase de tipo genrico o comn respecto de un envase
nico que se reconozca como un signo distintivo (sin indicar al encuestado
si el diseo de envase constituye marca). La metodologa utilizada consisti
en mostrar fotos de varios envases sin etiqueta, de manera que el
consumidor indique si identificaba o no el envase; si lo asociaba o no con
alguna empresa y, de ser as, con qu empresa (o marca) lo identificaba.
Concluy lo siguiente:
Slo los envases de los productos identificados por las marcas COCA
COLA, INCA KOLA, GATORADE, CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA (estas
tres del Grupo Backus), son identificados por el consumidor como envases
distintivos, que permiten al consumidor identificar la marca respectiva y el
origen empresarial.
Al preguntarse a las personas por las empresas con las cuales asocian el
envase, stas contestan usando las marcas con las que los envases se
vinculan, ms no la razn social de las empresas que lo fabrican.
Informe realizado por Elspuru Consultores, EGE Consultores S.A.C.,

respecto a la distintividad de forma tridimensional de la botella de 620 ml,
de fecha 3 de marzo del 2005. Concluy lo siguiente:
La botella de 620 ml constituye un signo distintivo frente al envase de la
cerveza BRAHMA comercializada por la opositora, toda vez que los
consumidores le atribuyen de manera inequvoca a la botella de 620 ml.
una serie de atributos y beneficios tangibles e intangibles as como una
asociacin de valores corporativos con su origen empresarial. Por otro
lado, el envase de la cerveza BRAHMA genera entre los consumidores un
nivel muy reducido de asociacin de atributos y valores corporativos.
La mayora de los consumidores rechaza la posibilidad de que una
empresa utilice los envases de otra empresa diferente para comercializar
sus marcas.
Es legtimo que una empresa decida utilizar un mismo envase para
comercializar varios de sus productos o marcas sin que ste deje de ser un
signo distintivo.
Al ser la solicitante propietaria de todas las marcas que actualmente utilizan
el envase, el valor que actualmente tiene el envase ante el consumidor
181-197

como elemento comunicador de atributos favorables del producto y

empresa y, por ende, la capacidad que hoy tiene dicho envase de generar
valor a la empresa, es tambin de su propiedad, dado que estas
asociaciones y percepciones favorables son resultado de muchos aos de
inversin en marketing, publicidad y, sobre todo, de una experiencia real y
favorable del consumidor con los productos comercializados en dicho
envase, que han construido una imagen de calidad consistente del
producto; imagen que hoy transmite el envase con respecto a las marcas
de cerveza y a la empresa que produce y comercializa sus productos en el
mismo.
-
Informe realizado en junio del 2004 por Apoyo Opinin y Mercado

Distintividad de botella Backus en provincias - Informe final. Se concluy
que al ver la botella de 620 ml, la totalidad de los entrevistados (99% en
Arequipa, 100% en Trujillo y 100% en Huancayo) la asociaron a marcas que
Backus utiliza para expender su producto. Tambin casi la totalidad de
consumidores (98% en Arequipa, 99% en Trujillo y 98% en Huancayo)
consideran que el producto que se vende en l tiene como origen
Estudio realizado en marzo del 2005 por Apoyo Opinin y Mercado

Distintividad de Envase Informe Final103, en el cual se concluy lo
siguiente:
99% de los entrevistados sabe qu es lo que se vende en el envase de
BACKUS y, a su vez, 95% de los entrevistados lo asocian a CRISTAL, 79%
a PILSEN y 46% a CUSQUEA.
93% de los entrevistados afirman que al ver el envase identifican las
marcas y al producto que se vende all.
93% de los entrevistados afirman que el envase de Backus es distintivo.
81% de los entrevistados mencionan que el envase de Backus s se
diferencia o se distingue de otros envases de cervezas distintas a las
vendidas por esta empresa.
Al hacer la comparacin visual entre una botella de Backus y una de
Ambev, 97% del total de entrevistados mencionaron que ambos envases
son distintos.
El envase de Backus s es un smbolo distintivo de la empresa.
Estudio elaborado el 24 de junio del 2005 por Elspuru Consultores (EGE

Consultores S.A.C.) titulado Evaluacin de Estudios de Mercado referente
a Forma Tridimensional de Envase de 620 ml de Backus. En dicho informe
103
182-197

se evalan los tres estudios de mercado presentados por Unin de

Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. realizados por Apoyo
Opinin y Mercado - de junio del 2004 (realizado en provincias), de febrero
del 2005 (realizado en Lima) y de marzo del 2005 (Informe Final realizado
en Lima) - y el estudio presentado por Compaa Cervecera Ambev Per
S.A.C., realizado por Ad-Hoc en marzo del 2005, sealando que los mismos
fueron evaluados como nueva prueba por la Oficina de Signos Distintivos en
la resolucin apelada. El Informe estableci lo siguiente:
Se ha comprobado que hay objetivos de investigacin que, junto a sus
resultados, constituyen nuevas pruebas en tanto ayudan a discernir las
indagaciones sobre el significado primario, de las indagaciones sobre
significado secundario (asociacin a origen empresarial).
La pregunta y resultado sobre asociaciones libres (evocacin de valores,
emociones, imgenes), constituyen nueva prueba que abona a la tesis de
que el envase solicitado ha adquirido valores corporativos de su empresa.
Los resultados de Ad Hoc reafirman los de Apoyo en cuanto a que hay una
clara asociacin del envase de Backus con el origen empresarial Backus.
Algunos de los objetivos del estudio s constituyen nueva prueba, as como
tambin los resultados, sobre todo por el hecho de que - a diferencia de
estudios anteriores - en el informe en cuestin se han incluido otras
categoras de producto, aportando nuevos elementos de juicio para
interpretar los resultados relacionados con el envase de Backus.
En tal sentido, estos resultados constituyen nueva prueba respecto a
estudios anteriores y adems son reveladores y contundentes a favor de
Backus, toda vez que permiten comparar el resultado del envase Backus
con el de una marca lder e icnica como COCA COLA, lo cual permite
interpretar con ms contundencia el resultado de 99% obtenido por el
envase de Backus. As, a diferencia de estudios anteriores, demuestra que
la asociacin del envase de Backus a un origen empresarial concreto
(99%) es mayor a la del envase de COCA COLA (94%).
-
Informe realizado por la empresa Apoyo Opinin y Mercado Respuesta a

Conecta Asociados, emitido en setiembre del 2005 - cuyo objetivo es dar
respuesta a los cuestionamientos realizados por Conecta Asociados
respecto a la evaluacin de los estudios sobre distintividad de la botella de
cerveza efectuada por su empresa. En dicho informe se concluy lo
siguiente:
Respecto a los estudios efectuados en febrero y marzo del 2005:
La muestra se seleccion aleatoriamente - una muestra representativa
de hogares - mediante un mtodo probabilstico polietpico. En la
primera etapa, el sistema seleccion una muestra de manzanas de
manera aleatoria, donde la probabilidad de seleccin de cada manzana
183-197

era proporcional al nmero de viviendas existentes en cada manzana.

En la segunda etapa se seleccionaron viviendas con la tcnica de salto
sistemtico mediante un sistema que le indica al encuestador
aleatoriamente la esquina de inicio y el sentido de circulacin alrededor
de cada manzana.
En cada vivienda se seleccion a un encuestado controlando las
proporciones de gnero y edad para garantizar que la muestra sea
representativa de la poblacin de estudio. Este mtodo de seleccin
muestral se utiliza en la gran mayora de estudios de investigacin de
mercados para garantizar que la composicin de la muestra corresponda
a la composicin de la poblacin en estudio.
La poblacin investigada fueron los consumidores habituales de
cerveza, definidos como la persona que consume al menos cuatro
botellas de cerveza de 620 ml al mes.
La observacin de la empresa Conecta en el sentido de que la
distribucin de la muestra no fue proporcional a los consumidores de
cerveza sino a la poblacin en general es aparentemente atendible. Sin
embargo, cuando se ponderan los resultados de acuerdo a las
proporciones sealadas por la empresa Conecta para la poblacin
cervecera, los resultados apenas varan 1 o 2 puntos porcentuales o no
varan en absoluto. Esto demuestra que los resultados presentados son
vlidos y confiables, sea que se emplee una distribucin de la muestra
en funcin de los consumidores de cerveza de acuerdo a los datos
proporcionados por Conecta.
Respecto a los estudios efectuados en junio del 2004:
Tal como lo indica Apoyo Opinin y Mercado claramente en sus
informes, efectivamente se utiliz una tcnica no probabilstica. Esta
tcnica se presenta como una opcin para determinado tipo de
proyectos como lo seala claramente la bibliografa citada por la
empresa Conecta (Kinnear y Taylor, 1999 y Malhotra, 1997)
El uso ms frecuente de esta tcnica es en los estudios de prueba de
producto o pruebas de envase donde es necesario mostrar el producto
en una locacin central.
La limitacin de esta tcnica es que no se puede conocer con exactitud
el margen de error debido a que la seleccin de los entrevistados no es
totalmente aleatoria. Sin embargo, para garantizar una dispersin
adecuada de la poblacin en estudio se emple el mtodo de cuotas por
distrito, edad y nivel socioeconmico del entrevistado.
Conecta sostiene de manera genrica que los informes de Apoyo
Opinin y Mercado tienen problemas de redaccin de las preguntas
donde la direccionalidad de las mismas es una constante. La misma
184-197

fuente citada por Conecta (Kinnear/ Taylor, 1999) presenta una serie de
nueve pautas que deben considerarse en la redaccin de preguntas:
Emplear palabras sencillas
Emplear palabras claras
Evitar preguntas que sugieran una respuesta
Evitar preguntas sesgadas
Evitar alternativas implcitas
Evitar supuestos implcitos
Evitar estimativos
Evitar preguntas con doble respuesta
Considerar el marco de referencia
Los estudios realizados por Apoyo Opinin y Mercado han respetado
todos los puntos recomendados por el autor.
Informe realizado por la empresa Elespuru Consultores - EGE Consultores

S.A.C. Evaluacin del Informe de la empresa Conecta Asociados Agosto
2005 denominado: Evaluacin de Estudios sobre la distintividad de la
botella de Cerveza, emitido el 15 de setiembre del 2005 - cuyo objetivo es
formular una rplica a los argumentos presentados por la empresa de
investigacin de mercado Conecta referente a las formas de medir la
distintividad desde el punto de vista del consumidor. En dicho informe se
concluy lo siguiente:
Est en total desacuerdo con el punto de vista de Conecta en relacin al
supuesto sesgo de las preguntas utilizadas por su empresa, as como
tambin con su recomendacin sobre la forma en que debe medirse la
distintividad de la botella.
Conecta parte del supuesto errado de que para medir la distintividad, se
debe probar que la botella evoca por s sola un vnculo empresarial y
que a su vez dicha evocacin debe ser expresada/verbalizada como
respuesta principal a la pregunta del tipo abierta Qu es esto?
Conecta est planteando dos condiciones para probar la distintividad: i)
el objeto debe evocar el origen empresarial y ii) el encuestado debe
necesariamente verbalizar dicha evocacin como respuesta principal a
una
pregunta abierta sobre identificacin-definicin del objeto.
Estos dos requisitos son errados toda vez que, aun cuando el signo
tenga la capacidad de evocar el correcto origen empresarial, esta
evocacin puede ser o no expresada verbalmente por el encuestado,
dependiendo de la especificidad de la pregunta. Un objeto puede evocar
diversas ideas, conceptos nombres, experiencias y no necesariamente
el encuestado las va a verbalizar como respuesta ante una pregunta
abierta. El hecho de que un encuestado no mencione como respuesta el
origen empresarial asociado al objeto, no significa que el objeto no haya
185-197

evocado dicho origen empresarial al encuestado. En todo caso, si lo que

se busca es indagar sobre si hay o no evocacin de una o ms marcas u
origen empresarial, la pregunta ms adecuada sera este envase le
recuerda alguna marca o empresa?, si es afirmativo, cul (cules)?
Respecto a la forma adecuada de medir la distintividad:
Para probar la distintividad del envase se deben dar dos condiciones:
a) El objeto debe ser identificado con su correcto origen empresarial.
b) Esta asociacin debe ser inequvoca, es decir, no deber haber
asociacin a otros orgenes empresariales. Evidentemente, se
espera tambin que los resultados estadsticos arrojen niveles
claramente altos de respuesta.
Conecta pretende establecer que las preguntas utilizadas por Apoyo
son inadecuadas, para lo cual utiliza y juega en forma caprichosa con el
significado de ciertos trminos para describir preguntas tales como:
directa, sesgada, asistida. Para evitar confusin por el juego de
palabras, se limita a esclarecer que tanto la pregunta del tipo qu es
esto? como la pregunta del tipo a qu marca o empresa representa
este envase?, son preguntas que exigen respuestas espontneas.
Ninguna de las dos preguntas se pueden considerar como que sesgan
hacia una respuesta particular o que favorezca algn resultado. La
diferencia entre estas dos preguntas est en el objetivo de investigacin
de cada una, que es totalmente diferente. La primera, indaga sobre la
capacidad del objeto de ser identificado o definido correctamente por el
encuestado en cuanto a su naturaleza fsica, funcionalidad - tipo de
producto, categora de producto -, sin eso excluir la posibilidad de que
algunos encuestados mencionen marcas para definir dicho objeto. La
segunda pregunta indaga sobre la distintividad del objeto como signo
de identidad de un nico origen empresarial. Esto ha quedado
demostrado en los resultados obtenidos en estudios anteriores. Como
ejemplo, basta mencionar la comparacin de resultados obtenidos en el
estudio de febrero 2005 para el envase de Backus versus los
resultados obtenidos para el envase de Heineken, ambas botellas
reconocidas e identificadas como envases de cerveza, pero solo una de
las botellas goza de una asociacin envase-origen empresarial nico e
inequvoco.
Cabe destacar la confusin que Conecta realiza entre dos temas de
investigacin muy diferentes como son la investigacin sobre
comportamiento y hbitos del consumidor en oposicin a la
investigacin sobre signos de identidad y de imagen de marcas.
Conecta desarrolla en su documento algunos conceptos sobre
conocimiento de consumidor, que son vlidos en el contexto de la
investigacin de comportamiento y hbitos tales como el proceso de
186-197

decisin de compra, el proceso de seleccin entre productos o marcas

en el momento de la compra o el consumo. El error de Conecta est en
trasladar y aplicar estos conceptos en la evaluacin de una
investigacin sobre medicin de signos de identidad. Es por ello que
Conecta califica las preguntas que realiza su empresa como
errneamente artificiales, pues asume el criterio de que el encuestado
debe ser investigado en una situacin similar a la real cuando se indaga
sobre su comportamiento, seleccin, hbitos o preferencias.
Para cualquier tipo de encuesta, toda pregunta debe contener el
contexto que el encuestado necesita para responder en trminos del
objetivo de investigacin de la pregunta. Es por ello que indagar sobre
la existencia de asociacin entre envase y origen empresarial, en forma
explcita, no constituye una situacin artificial, sino que simplemente
est ofreciendo al encuestado el contexto elemental para que pueda
dar una respuesta relevante.
ii) El signo solicitado ha adquirido distintividad en virtud de su uso

- Coincide con la Dra. Arana en el sentido de que las formas usuales de los
productos no pueden adquirir distintividad y, por tanto, no pueden ser objeto
de registro an cuando se logre probar que han adquirido aptitud distintiva
en virtud del uso, pues la ley as expresamente lo prohibe; sin embargo, el
signo solicitado no constituye una forma usual.
- La forma tridimensional que viene utilizando goza, de manera indubitable,
de capacidad distintiva originaria o, alternativamente, en funcin del uso
constante en el mercado y en el supuesto de que dicho signo no fuera
originariamente distintivo, ciertamente lo es por distintividad sobrevenida a
consecuencia del uso extenso en beneficio de un solo grupo empresarial,
que ha concedido a tal signo la cualidad de signo notorio.
- As, aun cuando el signo solicitado no fuese distintivo en origen, resulta
claro (de acuerdo a los estudios realizados) que dicha forma tridimensional
ha adquirido significado secundario y, por lo tanto, distintividad, toda vez
que el consumidor peruano y los medios comerciales solo lo asocian a un
origen empresarial (Backus) y nicamente a las marcas de cerveza que
dicha corporacin fabrica y expende, como son: CRISTAL, PILSEN,
AREQUIPEA, CUSQUEA, SAN JUAN y MALTA POLAR.
- La tesis del significado secundario reconoce la existencia de un significado
primario, es decir, que el signo que se registra en razn de dicha figura
sigue siendo en esencia un signo carente en absoluto de distintividad, al
cual se le reconoce de manera excepcional la posibilidad de registro porque
adquiri la distintividad a travs del uso. Ciertamente, donde exista un grado
mnimo de distintividad, el signo no puede ser rechazado de acuerdo al
artculo 135 inciso b) de la Decisin 486.
187-197

Se ha constatado que las empresas cerveceras peruanas del grupo Backus,

desde hace muchas dcadas utilizan el envase de vidrio mbar de 620 ml,
no habindose comercializado en el mercado peruano otros envases
similares, lo que otorga al envase solicitado distintividad, toda vez que los
consumidores han consolidado el signo como marca al asociar el envase al
origen empresarial del Grupo Backus.
En un mercado monopolista, donde la forma nica es consecuencia de una
nica oferta, los consumidores otorgan a esa forma un elevado carcter
distintivo, pues la forma les evoca necesariamente un mismo origen
empresarial. De lo contrario, se estara permitiendo que quien ejerce un
monopolio no tenga derecho a proteger su signo distintivo.
De negarse el registro del envase solicitado, cualquier persona que desee
vender cerveza podr utilizarlo, lo que ocasionara que el consumidor quien ha visto por aos determinadas marcas de cervezas del mismo dueo
en ese envase asocie la cerveza envasada por un tercero en dicho
envase con el mismo origen empresarial, creando confusin.
En el sector del mercado en el que opera la marca tridimensional solicitada
por Backus, los consumidores estn habituados a contemplar la forma de
un envase como una indicacin de la procedencia empresarial de los
productos. En contra de la registrabilidad de estas marcas no cabe alegar,
por tanto, el argumento de que los consumidores no estn acostumbrados a
percibir la forma de un envase como marca.
iii) Opiniones de tratadistas y jurisprudencia

- Informe sobre el Carcter Distintivo de una Determinada Forma
Tridimensional, realizado por el doctor Jos Manuel Otero Lastres.
En el informe se concluy lo siguiente:
El envase de 620 ml no goza de una forma significativa o especial que le
otorgue la consideracin de marca envase. Se trata de una forma que,
a priori y en abstracto, no goza per se de un carcter distintivo intrnseco
suficiente que otorgue un carcter marcario al signo. Por lo tanto, el
envase solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. es, en abstracto, una pseudo marca envase que
necesita de elementos adicionales con carcter distintivo que otorguen
al conjunto la distintividad de la que, por s solo, carece.
El signo solicitado ha adquirido un carcter distintivo del que inicialmente
careca, toda vez que los consumidores perciben el envase como una
verdadera marca, informndoles sobre el origen empresarial del
producto distinguido con dicho signo, gozando de notoriedad en el
mercado, por lo que debe atribursele una distintividad sobrevenida, por
las siguientes razones:
188-197

El Grupo Backus ha usado siempre para la comercializacin de sus

cervezas el envase que ahora ha solicitado como marca tridimensional.
Se trata de un uso prolongado en el tiempo y extendido a todo el
territorio nacional del Per.
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. tiene una
cuota de mercado del 99% referido al sector de las cervezas, lo cual
significa que prcticamente la totalidad de los consumidores de cerveza
adquieren los productos de esta empresa, que se encuentra en una
situacin de monopolio de hecho.
Del estudio de mercado realizado para conocer el grado de conocimiento
por parte de los consumidores del envase solicitado, dio como resultado
que de todos los encuestados, el 99% de ellos lo identificaron
directamente, sin ningn elemento distintivo aadido, con el Grupo
Backus; y el 100% de ellos con marcas denominativas bajo las cuales
comercializa esta empresa sus cervezas.
-
Dictamen Sobre la Capacidad Distintiva de la Botella de Cerveza de 620 ml,

realizado por el Doctor Jos Antonio Gmez Segade con asistencia del
Profesor Doctor Angel Garca Vidal, en julio del 2004.
Si bien el artculo 135 de la Decisin 486 no admite el secondary
meaning de los signos compuestos exclusivamente por la forma usual
de un producto, no impide el reconocimiento de la adquisicin
sobrevenida de la distintividad de un signo. En el caso del signo
solicitado, no se est ante una forma usual, toda vez que consta de una
forma y un color determinado.
El uso reiterado en el mercado peruano de la botella de cerveza de 620
ml por el grupo Backus permiti que dicho signo se convierta en una
marca fuerte, situndose en los niveles ms altos de distintividad.
Aun cuando no se reconozca la distintividad originaria del signo
solicitado, dicha botella ha adquirido distintividad sobrevenida o
secondary meaning a consecuencia de su uso.
Comentarios efectuados por el profesor Montiano Monteagudo, Profesor

Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra sobre la
sentencia del TJCE de 18 de junio del 2002, asunto C-299/99, caso
Koninklijke Philips Electronics NV versus Remington Consumer Products
Ltd. Sostiene que al momento de evaluar una solicitud de registro de una
forma tridimensional tenerse en cuenta algunas circunstancias de hecho,
tales como: la duracin del uso de la marca o los esfuerzos publicitarios
realizados por su titular a efectos de implantarla o consolidarla como tal en el
pblico de los consumidores.
189-197

Copia de una sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea de fecha 7 de octubre del 2004, respecto de una
apelacin presentada por Mag Instrument, Inc., el 8 de abril del 2002, contra
una resolucin dictada por la OAMI en la que se deniega el registro de cinco
marcas tridimensionales, siendo el fundamento de la denegatoria que las
formas tridimensionales eran formas naturales o usuales de los productos
mismos. Entre los fundamentos esgrimidos en dicha resolucin, se
encuentran los siguientes:
Si una marca no tiene ab initio carcter distintivo, puede adquirirlo a raz

de su uso, en relacin con los productos o servicios para los que se
solicite. Este carcter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un
proceso normal de familiarizacin del pblico interesado.
Para contribuir a demostrar el carcter distintivo de una marca, las
pruebas deben acreditar que los consumidores no tuvieron necesidad de

familiarizarse con la marca a travs del uso, sino que sta les permiti de
inmediato distinguir los productos o servicios que la llevaban de los
productos o servicios de la competencia. En efecto, como alega con
acierto la OAMI, la disposicin del artculo 7, apartado 3, del Reglamento
N 40/94 resultara intil si una marca debiera ser registrada de
conformidad con el apartado 1, letra b) de dicho artculo por haber
adquirido carcter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho
de la misma.
- Dictamen presentado por el Profesor Doctor Carlos Fernndez-Novoa en

setiembre del 2004, acerca de la registrabilidad como marca de la forma
peculiar de un envase que viene utilizando la compaa Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston, S.A.A. En el Informe se concluy
lo siguiente:
El signo tridimensional solicitado no incurre en la prohibicin decretada
por la letra b) del artculo 135 de la Decisin 486 y, en la hiptesis
(admisible tan slo a efectos dialcticos) de que el mencionado signo
careciese de distintividad intrnseca, sera registrable como marca en
virtud de lo dispuesto en el prrafo final del artculo 135 de la Decisin
486.
La distintividad de un signo puede derivarse de dos causas: de la propia
estructura del signo (distintividad intrnseca); o bien del reconocimiento
del signo por parte de los consumidores como consecuencia del uso. La
distintividad basada en el uso o refrendada por el uso es la que
concuerda en mayor medida con el concepto jurdico de la marca. Un
190-197

mismo signo puede poseer per se una distintividad intrnseca que se ve

consolidada como consecuencia del uso.
- Dictamen presentado por el Profesor Manuel Aren Laln sobre la solicitud
de registro de una marca tridimensional por la Unin de Cerveceras
Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en el cual seala que la botella cuyo
registro se est solicitando ha adquirido distintividad sobrevenida, porque los
consumidores potenciales asocian dicha forma con un nico origen
empresarial, por cuanto i) la solicitante utiliza la botella en forma exclusiva en
el mercado de cervezas peruano; ii) tiene una elevadsima cuota de
mercado; iii) lleva utilizando la botella durante largo tiempo; iv) ha realizado
fuertes inversiones para la promocin de la botella y v) los sondeos de
opinin demuestran que la solicitante ha logrado que los consumidores
identifiquen su botella con un nico origen empresarial.
D) Posicin de la Sala respecto a la adquisicin de distintividad por el uso del
envase solicitado
Los medios probatorios presentados por la empresa solicitante pretenden
demostrar que el signo solicitado - constituido por la forma tridimensional de un
envase cilndrico con determinadas caractersticas en color amarillo mbar en
su conjunto ha adquirido distintividad por el uso del mismo en el mercado.
Con relacin a la supuesta distintividad adquirida del envase color amarillo
mbar, la Sala conviene en sealar que las encuestas presentadas por las
partes, al margen de cmo se hagan las preguntas, permiten advertir que el
envase es indiscutiblemente identificado por un sector mayoritario del pblico
como un envase de cerveza y que, al indagarse la marca de la misma, el
pblico menciona las marcas que conoce y que actualmente se encuentran en
el mercado. Ahora bien, el hecho de que las marcas que menciona el pblico
sean las marcas controladas actualmente por la solicitante no determina
necesariamente que la identificacin se haga a favor de ella.
Ello se refleja claramente en los resultados de los siguientes estudios de
mercado:
. Estudio realizado por Apoyo Opinin y Mercado Origen empresarial
Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005 - a solicitud de Unin
de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y presentado por
sta con fecha 8 de marzo del 2005 en el cual se seala lo siguiente: Al
mostrar el envase Backus El 100% de los entrevistados identificaron el
envase mostrado y el 86% indic que le pertenece a CRISTAL, el 70%
que le pertenece a PILSEN, el 38% que le pertenece a CUZQUEA y el
14% que le pertenece a Backus. En el mismo informe, la encuestadora
191-197

concluye que al preguntarse a las personas por las empresas con las
cuales asocian el envase, stas contestan usando las marcas con las que
los envases se vinculan, ms no la razn social de las empresas que lo
fabrican104. Sin embargo, al comentar los resultados de este estudio, la
solicitante manifiesta que el 99% de los encuestados que declaran que
asocian el envase con alguna empresa, asocia esa botella con Backus y
con sus diversas marcas105. Por su parte, al comentar el citado estudio
de Apoyo Opinin y Mercado, Elspuru Consultores (EGE Consultores
S.A.C.) en su documento titulado Evaluacin de Estudios de Mercado
referente a Forma Tridimensional de Envase de 620 ml de Backus,
elaborado el 24 de junio del 2005 - tambin a solicitud de Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y presentado por sta
con fecha 11 de julio del 2005 - afirma que a diferencia de estudios
anteriores, demuestra que la asociacin del envase de Backus a un
origen empresarial concreto (99%) es mayor a la del envase de COCA
COLA (94%)106.
. Estudio realizado por Apoyo Opinin y Mercado Distintividad de envase
Informe Final, emitido en marzo del 2005 - a solicitud de Unin de
Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y presentado por sta
con fecha 1 de abril del 2005 en el cual se seala lo siguiente: 99 % de
los entrevistados sabe que es lo que se vende en el envase de Backus y,
a su vez, 95 % de los entrevistados lo asocian a Cristal, 79% a Pilsen y 46
% a Cusquea107. Cabe sealar que dichos porcentajes fueron recogidos
del Cuadro Resumen de Prueba Ciega de dicho informe, en el cual se
consigna adems que al preguntarse a que marca o marcas representa
este envase? un 3 % de los entrevistados respondi Backus &
Johnston108.
. Estudio Cuantitativo Asociaciones Libres de Envases - realizado por Ad
Hoc Research en marzo del 2005, a solicitud de Compaa Cervecera
Ambev Per S.A.C. y presentado por sta con fecha 6 de abril del 2005
en el cual se seala que frente a la pregunta a qu empresa asocia esta
botella?, 54 % de los entrevistados respondi a Cristal, un 34 % a Backus,
104
Ver pgina 7 del estudio de mercado realizado por Apoyo Opinin y Mercado Origen empresarial
Envases - Cuantitativo, emitido en febrero del 2005 (tomo VIII, fojas 1556)
105
Ver pgina 24 del escrito de fecha 8 de marzo del 2005 presentado por la solicitante (tomo VIII, fojas
1523).
106
Ver pgina 29 del documento de Elspuru Consultores (EGE Consultores S.A.C.) titulado Evaluacin
de Estudios de Mercado referente a Forma Tridimensional de Envase de 620 ml de Backus (tomo XI,
foja 2,155).
107
Ver pgina 4 del estudio de mercado realizado por Apoyo Opinin y Mercado Distintividad de envase
Informe Final, emitido en marzo del 2005 (tomo IX, fojas 1656).
108
Ver pgina 12 del Estudio en Tomo IX, fojas 1664.
192-197

un 29 % a Pilsen, un 8 % a Cusquea, un 1 % a Backus & Johnston y un

1 % a Ambev Per109.
De lo anterior se desprende que, de los estudios de mercado que obran en
autos, este ltimo es el que atribuye al envase solicitado un mayor porcentaje
de asociacin con la empresa solicitante (35 %). Al respecto, la Sala considera
que siguiendo la jurisprudencia establecida por la Cuarta Sala de Recursos
de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI)110 la opinin de
una tercera parte de los entrevistados no es suficiente para efectos de
reconocer que un signo que no es en s mismo registrable adquiera distintividad
a travs del uso, por lo que se requiere un mayor nivel de asociacin respecto
al origen empresarial por parte de los consumidores.
En opinin de esta Sala, lo que las encuestas han venido demostrando es que
un sector mayoritario del pblico identifica el envase solicitado con una de las
marcas de propiedad del grupo Backus (CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA); sin
embargo, la diversidad de marcas identificadas por los encuestados muestra
que no es el envase sino la etiqueta evocada lo que ha motivado la respuesta.
De ello se concluye que el pblico consumidor identifica las marcas y el
producto cerveza - que se vende all, pero no permite concluir que los
porcentajes de asociacin del envase con las marcas de cerveza que fabrica el
grupo Backus que las personas reconocieron en las encuestas, sean
considerados como un reconocimiento del origen empresarial de dicha
empresa.
En tal sentido, saber qu es lo que se vende en el envase de Backus - esto es,
cerveza CRISTAL, PILSEN o CUSQUEA - no equivale a saber que el envase
en que se comercializan cada una de esas cervezas proviene del mismo grupo
empresarial.
109
110
Ver Estudio Cuantitativo Asociaciones Libres de Envases realizado por Ad Hoc Research en marzo
del 2005 (Tomo IX, foja 1734).
En la Resolucin de la Cuarta Sala de Recurso de fecha 11 de febrero del 2004 - en el asunto R
104/2001-4, referido a un proceso iniciado por Freixenet, S.A., sobre el registro de un envase-botella
esmerilada negra mate para distinguir vinos espumosos - la Sala de Recurso ha considerado que, si
bien no es necesario acreditar la distintividad adquirida por el uso en cada uno de los quince Estados
Miembros, la objecin a la marca en cuestin afecta al conjunto de la Comunidad y la parte recurrente
slo ha podido demostrar teniendo en cuenta los volmenes de ventas, las inversiones en
publicidad, la publicidad televisiva y las encuestas realizadas que la marca ha adquirido una
distintividad por el uso en Espaa, sin lugar a dudas, y en el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. La
Sala de Recurso ha considerado que cuatro de quince pases no pueden razonablemente
considerarse un nmero representativo suficiente del conjunto de la Comunidad y, en tal sentido ha
concluido que no ha quedado demostrada la distintividad por el uso del signo solicitado en el conjunto
de la Comunidad.
193-197

Respecto a los argumentos esgrimidos por cada una de las partes, as como a
la documentacin presentada, se advierte que ni las empresas cerveceras
antes competidoras y ahora reunidas en un solo grupo empresarial ni la
solicitante han utilizado o publicitado como marca el envase en la forma como
ahora se pretende registrar, sino como un mero contenedor de la cerveza, ya
que para diferenciar un producto de otro se han utilizado y utilizan las etiquetas
con las diversas marcas (CRISTAL, PILSEN, CUSQUEA, etc.) y la marca
colectiva, consistente en el tringulo con la figura de la flor del lpulo.
As, no obra en autos publicidad alguna que acredite que el envase haya sido
publicitado en la forma solicitada, esto es, sin ningn otro elemento
denominativo y/o grfico. Antes bien, se aprecia que en dos avisos
publicitarios, uno de ellos correspondiente al mismo ao en que se solicit el
registro - presentados por la opositora y no contradichos por la solicitante - el
envase aparece en forma fragmentada, observndose en el primer plano la
etiqueta.
Cabe sealar, a modo ejemplificativo, que existe publicidad de envases

caractersticos que s se presentan sin ningn elemento identificatorio
adicional, siendo plenamente reconocidos con solo apreciar su silueta. Tal
es el caso de la reciente campaa de la silueta de la botella de COCA
COLA, que aparece en los envases, as como en las promociones de la
cadena de salas de cine Cineplanet, conforme se aprecia a continuacin:
194-197

En consecuencia, ni el uso ni la publicidad del envase abona a favor de la

tesis de la adquisicin del significado secundario por uso constante y
prolongado en el tiempo del envase solicitado en forma independiente como
un signo distintivo, ya que lo que se ha venido dando - segn todas las
pruebas aportadas - es la representacin de la forma y color que se
pretende reivindicar acompaada de signos denominativos y figurativos.
De la revisin y anlisis de los medios probatorios presentados por la

solicitante, se advierte que los mismos no han logrado demostrar que la forma
del envase de color amarillo mbar que pretende registrar sea asociada por los
consumidores como proveniente de su empresa.
En consecuencia, la Sala considera que, al no indicar un determinado origen
empresarial, el envase cuyo registro se solicita no ha adquirido distintividad en
virtud del uso, por lo que no resulta aplicable la figura del secondary meaning.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en efectuar las siguientes
precisiones finales:
- De acuerdo a lo dispuesto en el prrafo final del artculo 135 de la Decisin
486, no es posible admitir a registro un signo cuyo registro est prohibido
por el inciso c) del mismo111- referido a las formas usuales - as hubiese
adquirido distintividad en virtud del uso, ya que dicho inciso no est
expresamente incluido dentro de los literales que permiten la aplicacin del
secondary meaning.
- Por las razones antes expuestas, aun cuando el envase solicitado hubiese
adquirido distintividad en virtud del uso, no habra sido aplicable al caso la
figura del secondary meaning, ya que sta no alcanza a los signos
considerados como formas usuales ni a elementos que dan una ventaja
funcional al producto al que se aplican, como es el caso del color mbar del
envase.
En consecuencia, se determina que no procede acceder al registro solicitado
por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
111
Ver punto 3.3 a).

195-197

IV RESOLUCIN DE LA SALA
Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacin interpuesto por
Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. en el extremo referido a su Petitorio
Impugnatorio Principal y a su Primer Petitorio Impugnatorio Subordinado y, en
consecuencia, declarar INFUNDADA su solicitud de nulidad del presente
procedimiento y de la Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI del 12 de
mayo del 2005.
Segundo.- Declarar FUNDADO el recurso de apelacin interpuesto por
Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C. en el extremo referido a su Segundo
Petitorio Impugnatorio Subordinado. En consecuencia, REVOCAR la
Resolucin N 6058-2005/OSD-INDECOPI del 12 de mayo del 2005 y, por los
fundamentos expuestos en la presente resolucin, DENEGAR el registro de la
marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase de
forma cilndrica con boca redonda, pico ranurado sobresaliendo el ribete, cuello
delgado que se va ampliando hasta llegar a la parte comba, el cuerpo tiene
forma cilndrica y la base es redonda y se encuentra adornada por figuras en
alto relieve en forma de pestaas alrededor, el envase tiene color amarillo
mbar; conforme al modelo, solicitado por Unin de Cerveceras Peruanas
Backus y Johnston S.A.A.
Con la intervencin de los vocales: Begoa Venero Aguirre, Dante

Mendoza Antonioli y Toms Unger Golsztyn.
BEGOA VENERO AGUIRRE

Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
/fn
196-197

Resolucion Tribunal Indecopi Backus y Ambev Peru

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Resolucion Tribunal Indecopi Backus y Ambev Peru

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

UNION DE CERVECERAS PERUANAS

COMPAA CERVECERA AMBEV PER S.A.C.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Mediante provedo de fecha 27 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

caractersticas en colores azul y rojo, registrada bajo certificado N

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

De negarse el registro del signo solicitado, se permitira el uso de su

Con fecha 10 de junio del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

comercializadas las dems cervezas en envases completamente

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

conceptuales y de aplicacin de la norma legal, por lo que no pueden

En dicho informe se concluy lo siguiente:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Material publicitario de las cervezas identificadas con las marcas CRISTAL

Se concluy - luego de realizar un estudio cuantitativo con representatividad nacional en responsables o

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

cerveceros sin emblemas CFC o con emblemas diferentes, se

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Mediante provedo de fecha 9 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos,

1 litro retornable; 355 cc desechable; 473 cc en

Las medidas cautelares impuestas fueron:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

manera clara que la forma tridimensional de la botella que pretende registrar es

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Dictamen realizado por el Doctor Jorge Otamendi Breuer, de fecha 11 de

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

comparado y la posibilidad de que el envase solicitado por Unin de

El Informe concluye lo siguiente:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Con fecha 17 de agosto del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

idear una forma que no sea similar a la usada anteriormente, es decir,

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Un consumidor elegir una cerveza de acuerdo al sabor, cuerpo, precio,

En el Informe se observan los siguientes resultados:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Informe sobre la Distintividad y Registrabilidad de las Formas

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Coincide con lo sealado en dicho informe en el sentido que la

En el informe se concluye lo siguiente:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Mediante provedo de fecha 20 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

solicitudes de transferencia de las marcas colectivas, debiendo analizarse

En el dictamen se concluye lo siguiente:

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Con fecha 25 de octubre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Con fecha 25 de octubre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

para identificar un determinado gnero o producto es errnea, toda vez

Con fecha 1 de diciembre del 2004, Unin de Cerveceras Peruanas Backus y

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

seal que no ha fabricado ni vendido dicho envase para ninguna empresa

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Existe una clara amenaza de infraccin a su derecho expectaticio del

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

la distribucin que hace de la cerveza CUZQUEA en envases de 620

En el Dictamen se concluye lo siguiente: