El Contrato de Know How

Andrs Cusi Arredondo

 El Contrato de Know How
1. Introduccin:

El Know How nace en el sistema urdico

j del
common law, especificamente en el derecho
angloamericano, sin embargo un
sector de la doctrina, entre ellos, Chuli
Vicent y Max Arias Schreiber, indic aque el
Know How surge despus de la Segunda
Guerra Mundial.
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1. Introduccin:

Se trata de un contrato de gran importancia desde el

punto de vista econmico y en especial desde el
aspecto del desarrollo industrial que constituye un
valioso mecanismo de transmisin de
conocimientos y de innovaciones que facilitan el
proceso productivo.

La expresin Know How, procede del ingles.

Traducido literalmente al castell no viene a
a
significar saber como, es decir tener
conocimiento acerca de la manera de hacer algo.
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2. Definiciones:

Otorgar un conjunto de conocimientos,

experiencias y secretos sobre el desarrollo de
un determinado negocio en el mbito
industrial o comercial.

Todo conocimiento tcnico, m s o menos

secreto, susceptible de una valor econmico
y posible de ser objeto de contratacin
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2. Definiciones:

El know how incluye todos los conocimientos

y experiencias de orden tcnico, comercial y de
economa de empresa, cuya utilizacin le
permite, o llegado el caso, le h a ce posible al
beneficiario no slo la produccin y venta de
objetos, sino tambin otras actividades
g
empresariales tales como or anizacin y
administracin.

STUMPF, Herbert (1984) El contrato de know how. Traducido por

Tomas A. Banzhaf, Themis, Bogot. p. 5.
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3. Definicin Jurdica:
Negocio jurdico en virtud del cual una de las
partes (transferente o licen iante) se ccompromete
a poner a disposicin de la otra (adquiriente,
receptor o licenciatario) los conocimientos
tcnicos constitutivos del know how de modo
temporal o definitivo desprendindose de ellos
en todo o parte, o bien,
a comunicar dichos conocimientos,
posibilitando su explotacin por un tiempo
determinado, a cambio de una contraprestacin.
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3. Definicin Jurdica:
El know how es aquel negocio jurdico celebrado entre personas, fsicas o
jurdicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciarte), titular de un know
how (el know how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o
receptor) a explotarlo durante un mpotiedeterminado y, con este fin se obliga a
ponerlo en su efectivo conocimiento y en virtud del cual el licenciatario o
s
receptor se obliga por u lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en
especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en
funcin del volumen d fabricacin e o ventas de productos o servicios
realizados con empleo del know how licenciado.

MASSAGUER FUENTES, Jos. Citado por AriasSchereiber Pezet, Max (1996) Contratos
modernos II, Gaceta Jurdica. Lima, p. 108.
 Cmo se transmite el saber hacer?
1. Manuales o Biblia
- Estructura de organizacin.
- Tcnicas de merchandising.
- Planes financieros y contables.
2. Formacin
- Previa a la apertura.
- Durante la actividad.

2. Asistencia tcnica
- Bsqueda del l ocal.
- Estudio del m ercado previo.
- Diseo y decoracin del local.
- Estudio financiero.
- Ayuda en ge n contable.
sti
- Publicidad.
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Pago de regalas y derechos por la explotacin de

los conocimientos transmitidos.

El Licenciante El Licenciatar io
(Transmitente de (Beneficiario de los
los conocimientos CONTRATO DE KNOW HOW conocimientos
desarrollados). transmitidos).

Entrega de la informacin sobre el desarrollo de un

negocio o empresa, incluyendo capacitacin para su
adaptacin.
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4. Objeto del
Contrato:
En el Know How caben prestaci ones de hacer y no hacer:

La doctrina estima que e trata de la transmisin de

conocimientos con posible aplicacin industrial y
comercial. La informaci n debe seirse para fabricar un
producto o intervenir en el proceso productivo haciendolo
ms eficaz o solucionando algun problema que en l pueda
presentarse.
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5. Caractersticas Elementales:
Objeto o Bien Con Valor Agregado:

Una de las caractersticas principales de este

conocimiento es que nos brinda un plus o valor
agregado al momento de su aplicacin, que lo
hace valioso para quien lo posee, requiriendo de
ciertos cuidados para que esa informacin no pase
a conocimiento de terceros sin el consentimiento
de su poseedor legtimo
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5. Caractersticas Elementales:
El Car cter Secr eto de la Informacin:

El secreto ser un cierto saber, un cierto conocimiento que se

asla, poniendo obstculos para que no llegue a ser conocido por
otras personas. Esta informacin relevante debe estar en dominio
de un nmero muy reducido de personas, sino slo de una.

Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de

mantener aquella informacin oculta sabe que tiene entre sus
manos un elemento que lo puede hacer ms competitivo en el
mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los
resultados de sus actividades industriales o comerciales.
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5. Caractersticas Elementales:

Tiene entonces, el deseo de que la informacin

que posee no sea de conocimiento de terceros
(sin su autorizacin o consentimiento) y no
deseara que un competidor tenga a cceso a la
misma.

En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo

una serie de acciones para a s egurar la
confidencialidad del conocimiento que se quiere
resguardar.
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5. Caractersticas Elementales:
Ventas Competitivas:

Este conocimiento debe poder er usado

s en la industria
o el comercio y este uso o aplicacin nos debe poner
eventualmente un paso delante de los competidores.

La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de

las tcnicas innovadoras y de l s conocimientos
tcnicos y comerciales aplicados. o
La informacin reservada debe tener carcter
competitivo al conferir una ventaja econmica en el
mercado.
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5. Caractersticas Elementales:
Valor Comer cial o Econmico:

El Know How tendr valor econmico en el

mercado slo s aporta un m oramiento
ej para
el desarrollo de la actividad comercial o
industrial, ya que de otro modo no tendra
ningn atractivo para su obtencin por parte
de los agentes econmicos.
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6. Naturaleza Jurdica:
No existe una analisis profundo sobre dicho tema
pero existen coincidencias en la doctrina cuando se
seala que es un contrato mixto y complejo, y que
por tanto su regimen jurdico ser el que se
desprenda de lo pactado por las partes.

Se seala que por su contenido puede asumir

formas muy diversas, con elementos jurdicos
como los de la compr aventa, locacin de ser
vicios, ar r endamiento, loca n de obr a, sin que
cici
se encasille el contrato en un tipo determinado.
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7. Contrat o o Licencia?
Segn algunos autores lo consideran licencia porque slo se
concede el derecho de explotacin a cambio de una
contraprestacin.

Esta posicin ha sido descartada mayoritariamente por la doctrina

al considerar que el objeto de l Know How puede ser considerado
como derechos o como un bien y al tener esa naturaleza puede ser
materia de contratos de cesin o transmisin.
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8. Elementos Estructurales :

Las Par tes: Los sujetos intervinientes en este contrato son el

licenciante o transmitente, y el licenciatario o adquiriente que
solicita el know how. Puede tratarse de personas naturales o
jurdicas, nacionales o ex tranjeras.

El objeto de la pr estaci n: Es la cesin o adquisicin de

conocimientos para su uso comercial o industrial, descartando
las invenciones patentadas..
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8. Elementos Estructurales :
Clusula de Reser va sobr e los conocimientos br indados: La
reserva en este contrato es vital y puede significar que en el caso
que se revele el secreto materia de Know how desaparesca la
obligacin de entregar la contraprestacin.

Esta clasula deber extender se ms all de la vigencia del

contr ato como un deber del licenciado para evitar un abuso de su
parte de los conocimientos que le fueron brindados por el
desarrollo del negocio.
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8. Elementos Estructurales :
tr
Asistencia Tcnica: El con ato no slo implicar proporcionar
informacin reservada sino ademas asesoria tcnica para el
desarrollo de la informacin que se brinda.
ac
Plazo de Dur acin: Su dur in por lo general es indeterminada,
puede resindirse o resolverse de acuerdo a las causas que lo
generen.
o
Clusula de Retorno: Com garantia del transmisor cuando el
contrato expiro. Devolucin de elementos documentales y
materiales que contengan el secreto
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8. Elementos Estructurales :

Clusula de Exclusividad o no Exclusividad: Y que tambien

puede ser territorial.

Clusula sobr e las Mejor a : El empleo del Know How puede dar
como resultado la presencia de mejoras al mismo, segn lo
pactado por las partes se pueden reconocer derechos sobre esas
mejoras.
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8. Elementos Estructurales :
Clusula de suministro del Know How

Clusula Territorial

Clusula sobre SubConcesiones del Know How

Obligacin del receptor de no utilizar el Know How cedido para

crear nuevas instalaciones destinadas a terceros.

Clusula de solucin de conf ctos o litigios.

li
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9.Etapa Previa al Contrato de Know How:

Es una etapa de precaucin en las

negociones del contrato, por el cual se
quiere evitar que el licenciante o
transmitente, producto de las primeras
conversaciones revele informacin reserv a
con la seguridad de ser protegido por un
ad
contrato. Asimismo el beneficiario
sometera a debido examen el know how
que se le ofrece.
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10. Conocimientos T cnicos Comprendidos
Objetos: Piezas de prueba, modelos no registrados, maquinas, aparatos,
piezas singulares, herramientas, instalciones de mecanizacin, inventos no
patentados, etc.

Datos y Antecedentes tcnicos: Formulas, calculos, planos, dibujos, etc.

Instr ucciones: apuntes para la construccin, manuales operativos,

produccin o explotacin del producto o en su caso, para la aplicacin del
procedimiento de fabricacin.

Ademas, expericienas de explo cin o consejos practicos en su ejecucin,

recetas tcnicas, indicaciones sotare la economa de la empresa, etc.
b
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11. D eerechos y Obligaciones
Licenciante:

Derechos Obligaciones

1. Recibir pago. 1. Suministrar el know how.

2. Exigir reserva sobre 2. Prestacin de asistencia tcnica.
conocimientos.
3. Responsable sobre
3. Exigir informe sobre avances. conocimientos obsoletos.
4. Imponer nivel de calidad. 4. Pactos de exclusividad.
5. Recibir informacin sobre
mejoras.
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11. Derechos y Obligaciones:
Licenciatario:

Derechos Obligaciones

1. Recabar y recibir informacin 1. Pago puntual de regalas.

necesaria.
2. Mantener el secreto de conocimientos
2. Proteger la exclusividad de transferidos.
conocimientos transmitidos.
3. Explotar la tcnica transmitida (pacto de
regalas).
4. Cumplir con exigencias de calidad.
5. Informe de avances.
6. Finalizado el contrato, abstenerse de
utilizar el know how.
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12. Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contr ato de Licencia: Este contrato sta centrado en

la transferencia de los derechos de uso en forma temporal
sobre patentes, diseos in d ustriales, que se encuentran
protegidos por un registro (cuya existencia no es un secreto),
que en nuestro caso ser el registro de marca y patentes del
Indecopi, a diferencia del Know how en donde el secreto es
fundamental y en la mayor parte de veces no se llega a
patentar.
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12. Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contr ato de Infor macin Tcnica: La informacin

tcnica tiene por objeto la entrega de planos, clculos,
diseos, especificaciones, reseas, experimentos y
comprobaciones, folletos o manuales para su utilizacin por
la otra parte. El Know Howva ms all, no se limita a esta
informacin, sino que implica impartir consejos, directivas
en forma continua a fin de colocar a quien lo recibe en el
dominio y control de una tcnica o proceso.
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12. Comparacin con otras figuras
contractuales:

Con el Contr ato de Asistenc ia Tcnica: La asistencia tcnica

normalmente es un elemento del contrato de know how, pero no
toda asistencia tcnica implica una cesin de know how,
sumndose a este ltimo laces
in de conocimientos con carcter
reservado.

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