UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HONDURAS

INVESTIGACIÓN ANALISIS Y PRESENTACION DE UN CASO DE PRPOPIEDAD

INTELECTUAL

ASIGNATURA:
DU-413 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL MA 17H

DOCENTE:
ABG. JOSE CACERES

INTEGRANTES:
JERVIS ANIBAL VIDEA FUNEZ
JOSELYN LIZBETH MELHADO ALVAREZ
ANGIE MARCELA DOMINGUEZ ZAVALA
KATERIN GISELLE SEVILLA AMADOR
AMERICA DENISSE SOSA UCLES
YOHANA JISEL VICENTE MEJIA

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FECHA DE ENTREGA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.

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INTRODUCCION

En forma simple podemos decir que una Nulidad de marca telefónica es un signo que permite diferenciar
los bienes o servicios de una empresa frente a los de las demás empresas que operan en el mercado. En
cuanto a su naturaleza jurídica, las marcas comerciales son un derecho de propiedad industrial, y como
tal comparten las características propias de este subsistema de la propiedad intelectual: intangibilidad,
exclusividad, territorialidad y en cierta medida temporalidad. Se realiza su inscripción en el Instituto de
la Propiedad. En la Dirección General de Propiedad Intelectual, debe corresponder a una persona natural
o jurídica y se utiliza para caracterizar productos o servicios en el mercado posibilitando su distinción de
otras personas que elaboren o comercialicen el mismo producto. La clasificación de las marcas se cimenta
en el sistema internacional conocido como la Clasificación de Niza, que reúne los productos y servicios
en diversas clases. Es importante tomar en cuenta que el registro de una marca proporciona al titular
derecho
Exclusivos sobre la utilización y protección legal contra el uso no permitido por terceros. Además, el
registro de una marca permite a las empresas construir una reputación sólida, originar lealtad de los
consumidores e implantar una ventaja competitiva en el mercado.

Las marcas cumplen un papel indispensable, aceptando la diferenciación y protección de productos y

servicios propuestos por las empresas. La clasificación de las marcas en Honduras se basa en las
categorías de marcas de producto, marcas de servicio y marcas colectivas, estableciendo un marco legal
para su protección y registro.
En Honduras, el derecho de marcas está regulado principalmente por la Ley de Propiedad Industrial, que
establece el marco legal para la protección de las marcas en el país

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OBJETIVOS GENERAL:
Describir el concepto de Nulidad de marca Telefónicas y establecer como pueden clasificarse de
acuerdo a categorías, detallando también el concepto de cada una de las ellas.

ESPECÍFICOS:
➢ Mencionar los orígenes del registro de las Marcas Y Nulidad Telefónicas en Honduras.

➢ Citar la normativa vigente en el país, respecto a las Marcas de productos y servicios.

➢ Identificar la importancia de la marca en la industria como un instrumento para la competitividad

de los sectores comerciales

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 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN No. 269-2010

OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tegucigalpa, M. D. C., 30 de septiembre de 2010.

VISTA: Para Resolver las Acciones de Nulidad acumuladas No. 201-04, 202-04, 203-04 y 204-04 presentadas en
tiempo y forma por el Abogado ZAGLUL BENDECK SAADE en su condición de apoderado legal de la sociedad
TELEFONICA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. de este Domicilio, contra el registro de la marca denominada
“TELEFONICA” bajo los registros No. 75129 clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No.
5490 clase internacional (38) y No. 5518 clase internacional (35), inscrito a favor de la Sociedad TELEFONICA
S.A.

RESULTA: Que el Peticionario de la Acción de Nulidad, argumenta lo siguiente: Que su representada constituida
de acuerdo a las leyes de nuestro país. Que el Abogado DANIEL CASCO LOPEZ en representación de
TELEFONICA S.A. con domicilio en Madrid España, registro las marcas de servicio números: 5489 en la clase
42, 5490 en la clase 38, 5518 en la clase 35, el 31 de agosto de 1999 y la marca de fábrica 75129 en la clase 09
todas con la denominación TELEFONICA. Que constituye razón fundamental de la presente NULIDAD que su
representada siendo una entidad dedicada a la comercialización y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos
en los servicios de telecomunicaciones en todo el país y su nombre comercial es TELEFONICA HONDURAS y
que le preocupa que esta oficina de registro haya extendido estos registros dando un derecho exclusivo a una
sociedad sobre una denominación TELEFONICA que está contemplada en las prohibiciones absolutas de la Ley
en su artículo 83, menciona que las palabras de USO COMUN o GENERICAS no pueden concedérsele el derecho
exclusivo, si se usan como tales, los que en todo tiempo será nulo todo registro que se haya hecho en violación a
este artículo. Su representada utiliza la combinación TELEFONICA DE HONDURAS la que tiene características
singulares propias, por ejemplo, nadie puede inscribir como marca la palabra FERRETERIA porque es de uso
común, pero agregándole un nombre sustantivo como los siguientes ejemplos; FERRETERIA HANDAL,
FERRETERIA LARACH, FERRETERIA EL
PUEBLO. Que su representada se siente perjudicada por no poder registrar su nombre comercial por el registro de
una denominación TELEFONICA que en ningún momento tenía las características registrales por si sola la palabra,
lo que impide a los que están dedicados a ofrecer servicios de la telefonía nacional a usar su propio nombre. Que
la inscripción de su empresa es un nombre comercial y que está fundamentado por su constitución en escritura
pública. Que solicita la nulidad absoluta de las marcas TELEFONICA por ser palabra de uso común o genérica.

RESULTA: Que en fecha 13 de enero de 2004 esta Oficina procedió a acumular los expedientes No. 201-04, 202-
04, 203-04 y 204-04 correspondiente a la acción de nulidad contra el registro de la marca denominada
“TELEFONICA” bajo los registros No. 75129 clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No.
5490 clase internacional (38) y No. 5518 clase internacional (35).

RESULTA: Que siguiendo los Preceptos Legales Aplicables esta Oficina de Registro de Propiedad
Industrial, procedió a notificar mediante citación de fecha 07 de julio de 2006 al Abogado DANIEL CASCO LOPEZ
en su condición de apoderado legal de la Sociedad TELEFONICA S.A., a efecto que contestara la Acción de Nulidad
interpuesta, quien en fecha 11 de julio de 2006 se persono y en el mismo escrito sustituyo poder en la abogada
EMMA VALLE REAÑOS con las mismas facultades al conferidas.

RESULTA: Que en fecha 26 de julio de 2006 la abogada EMMA VALLE REAÑOS en su condición de apoderada
legal de la Sociedad TELEFONICA S.A., contesto las acciones de nulidad manifestando lo siguiente: Que su
representada la Sociedad TELEFONICA S.A., registro la marca Telefónica y diseño con reivindicación de los
colores azul y verde bajo N° 5490 en la clase internacional 38. Así como las marcas TELEFONICA bajo los
siguientes registros No. 75129 clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42) y No. 5518 clase
internacional (35). Que la razón fundamental del opositor se basa en que su representada se dedica a la a la
comercialización y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos en los servicios de telecomunicaciones en
todo el país, dando a entender que esta oficina al extender el registro de la denominación TELEFONICA a su

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DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

representada, le dio un derecho exclusivo, lo cual está contemplado dentro de las prohibiciones de nuestra ley.
Expone que su representada TELEFONICA S.A., tiene legalmente inscrita en la república de Honduras la
denominación TELEFONICA como marca de fábrica y servicio desde el año 1993, es decir con mucha anterioridad
a la constitución de la sociedad TELEFONICA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., la cual fue suscrita el 29 de
agosto de 2001. Que su representada la Sociedad TELEFONICA S.A., tiene inscrita en varios países, así como en
el nuestro la denominación TELEFONICA como se muestra a continuación: TELEFONICA Y DISEÑO con
reivindicación de los colores azul y verde N° 75129 clase internacional (09), TELEFONICA M MOVISTAR Y
DISEÑO No. 95569 clase internacional (09), TELEFONICA Y DISEÑO No. 1674 clase internacional (35)
TELEFONICA Y DISEÑO con reivindicación de los colores azul y verde No. 5518 clase internacional (35),
TELEFONICA M MOVISTAR Y DISEÑO No. 11050 clase internacional (35), TELEFONICA DISEÑO No. 1675
clase internacional (38), TELEFONICA Y DISEÑO con reivindicación de los colores azul y verde No. 5490 clase
internacional (38),
TELEFONICA M MOVISTAR Y DISEÑO No. 11054 clase internacional (38), TELEFONICA Y ETIQUETA No.
8603 clase internacional (38), y TELEFONICA Y DISEÑO con reivindicación de los colores azul y verde No.
5489 clase internacional (42). Que El conjunto grafico TELEFONICA solicitado como marca corresponde de forma
inequívoca y sin confusión posible con el grupo Telefónica de España y a nivel mundial. Por lo tanto, conforme al
artículo 15-1 de los TRI´S-ADPICS que da carta de naturaleza a la figura Jurídica de secondary meaning y a los
cuales Honduras esta adherido. Estamos ante un signo que ha adquirido un segundo significado que la habilita para
cumplir plenamente una función distinta en el mercado y una función indicadora del origen empresarial de los
servicios que individualiza, de manera que los consumidores los asocian sin dudas con la empresa que los presta.
Que en el caso de la marca TELEFONICA se trata de una marca notoria y renombrada en todo el mundo, registrada
y concedida en más de 100 países, cita el articulo 16-2 de los ADPICS-TRIPS y el artículo 6 bis del Convenio de
la Unión de París.

RESULTA: Que en fecha 21 de septiembre de 2009 se procedió a hacer la apertura a pruebas, declarándose cerrado
dicho plazo en fecha 09 de junio de 2010 ya que las partes no presentaron las pruebas pertinentes del caso.

CONSIDERANDO: Que se realizó una investigación en la base de datos del sistema y libros que para tal efecto
lleva esta Oficina de Registro y se constató que la denominación TELEFONICA bajo los registros No. 75129 clase
internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No. 5490 clase internacional (38) y No. 5518 clase
internacional (35), inscrito a favor de la Sociedad TELEFONICA S.A. fue otorgada en su momento contraviniendo
los preceptos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 83 numeral 4 y 6; ya que este vocablo
consiste en el nombre técnico de los productos y servicios que protege en las clases internacionales 09, 35, 38 y
42, cabe mencionar que tampoco posee suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos y servicios para
los cuales se protegió, ya que La distintividad busca proteger simultáneamente al consumidor y al esfuerzo
empresarial. La inscripción de la marca TELEFONICA a favor de la Sociedad Telefónica S.A., en particular le da
una ventaja injusta y un monopolio sobre un elemento del idioma que debe ser de libre uso por cualquier competidor.

CONSIDERANDO: El reconocimiento de la notoriedad de una marca es territorial, basado en el artículo 135

numeral 6 segundo párrafo de la ley Propiedad Industrial por lo que la notoriedad de la marca TELEFONICA es
inexistente, ya que la misma no es usada en nuestro país.

CONSIDERANDO: Que es facultad del Instituto de la Propiedad a través de la Oficina de Registro de Propiedad
Industrial dependencia de la Dirección General de Propiedad Intelectual resolver los asuntos relacionados con las
Acciones de Nulidad y las Cancelaciones contra signos distintivos.

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DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

POR TANTO:
Esta oficina de Registro de la Propiedad Industrial, dependiente de la Dirección General de Propiedad Intelectual,
de conformidad con los Artículos 1, 80, 108 y 309 de la Constitución de la República; 120 de la Ley de la
Administración Pública; 1, 3, 30, 31, 33, 83, 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 21. 22 y 23 de la Ley
de Propiedad Decreto No.-82-2004; 1, 2 numerales 5) y 6), 80, 81, 83 numeral 3,4 6; 105, 106, 135 numeral 6, 149
y 151 de la ley Propiedad Industrial Decreto No 12-99-E, y demás aplicables.

RESUELVE:
PRIMERO: Declarar CON LUGAR las Acciones de Nulidad acumuladas No. 201-04, 202-04, 20304 y 204-04
presentadas por el Abogado ZAGLUL BENDECK SAADE en su condición de apoderado legal de la sociedad
TELEFONICA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. contra el registro de la marca denominada “TELEFONICA”
bajo los registros No. 75129 clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No. 5490 clase
internacional (38) y No. 5518 clase internacional (35), inscrito a favor de la Sociedad TELEFONICA S.A., en
virtud de las siguientes razones: 1) Que se realizó una investigación en la base de datos del sistema y libros que
para tal efecto lleva esta Oficina de Registro y se constató que la denominación TELEFONICA bajo los registros
No. 75129 clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No. 5490 clase internacional (38) y No.
5518 clase internacional (35), inscrito a favor de la Sociedad TELEFONICA S.A. fue otorgada en su momento
contraviniendo los preceptos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 83 numeral 4 y 6; ya que
este vocablo consiste en el nombre técnico de los productos y servicios que protege en las clases internacionales
09, 35, 38 y 42, cabe mencionar que tampoco posee suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos y
servicios para los cuales se protegió, ya que La distintividad busca proteger simultáneamente al consumidor y al
esfuerzo empresarial. La inscripción de la marca TELEFONICA a favor de la Sociedad Telefónica S.A., en
particular le da una ventaja injusta y un monopolio sobre un elemento del idioma que debe ser de libre uso por
cualquier competidor. 2) El reconocimiento de la notoriedad de una marca es territorial, basado en el artículo 135
numeral 6 segundo párrafo de la ley Propiedad Industrial por lo que la notoriedad de la marca TELEFONICA es
inexistente, ya que la misma no es usada en nuestro país.

SEGUNDO: Procédase a anular los registros de la marca denominada “TELEFONICA” bajo los registros No. 75129
clase internacional (09), No. 5489 clase internacional (42), No. 5490 clase internacional (38) y No. 5518 clase
internacional (35), inscrito a favor de la Sociedad TELEFONICA S.A.

TERCERO: Una vez firme la presente resolución, extender la certificación correspondiente y mándese a publicar
por cuenta del interesado en el Diario Oficial la Gaceta y en un diario de mayor circulación en el país, cumplidos
estos requisitos hacer las anotaciones marginales en la base de datos del sistema y libros que para tal efecto lleva
esta Oficina de Registro.
La presente resolución no pone fin a la vía Administrativa, procede contra la misma el Recurso de
Reposición que resolverá esta Oficina, sin perjuicio del recurso de Apelación que resolverá la Superintendencia de
Recursos del Instituto de la Propiedad en los plazos establecidos en la respectiva Ley.-NOTIFIQUESE.

ABOGADA NOEMI ELIZABETH LAGOS

Registradora de Propiedad Industrial

S.AMAYA

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CONCLUSIONES

• En un mercado global y tecnológico ha estado en constante evolución, la competitividad de una

empresa se enfrenta al gran reto de proteger y gestionar el conocimiento y las innovaciones que
genera. La nulidad se aplica a las acciones humanas para hacer referencia a que no tienen efecto,
pues están afectadas de un vicio que las invalida, o que no tienen ninguna trascendencia.

• Es importante tomar en cuenta que el registro de una marca telefónica, proporciona al titular los
derechos exclusivos sobre la utilización y protección legal contra el uso no permitido por
terceros. Además, el registro de una marca permite a las empresas construir una reputación
sólida, originar lealtad de los consumidores e implantar una ventaja competitiva en el mercado.

• Aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, o arrancado
por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato. Dado que la causa es
un elemento esencial a la existencia del contrato, es obvio que el acreedor debiera estar en la
necesidad de demostrarla, lo que ocurre la mayoría de las veces demostrando el contrato mismo.
Es por ello que algunos autores deducen que en todo contrato la causa del mismo sea tan
evidente que no requiera de demostración alguna de su existencia y licitud.

• El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una cualidad de la
cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado como esenciales, o que deben ser
consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido
concluido el contrato.

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ANEXOS

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BIBLIOGRAFIA
 Ley de Propiedad Industrial, PODER LEGISLATIVO, Decreto No.: 12-99-E El Congreso Nacional,
de la República de Honduras.
https://www.ip.gob.hn/direcciones/propiedad-intelectual/antecedentes-historicos-propiedad-intelectual
 Kotler, P., Keller, K. L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T. (2019). Marketing Management.
Pearson.
 Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. Free Press.
 Kapferer, J. N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic
Thinking. Kogan Page