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Qu hacer si me copian la

marca?
Planteamos en estas notas un supuesto que se da en el devenir cotidiano de una
Agencia de Propiedad Industrial como Protectia.Indicamos el camino a seguir
y nos situamos, en un escenario prctico de la copia de una
denominacin o logotipo registrados, describiendo las medidas jurdicas
aconsejadas a llevar a efecto por el titular del derecho vulnerado.
Destacar que cada caso de supuesta infraccin de marca debe ser considerado y
tratado de forma independiente analizando sus peculiaridades por lo que la
asistencia y asesoramiento de un profesional se hace
imprescindible.
Se recomiendan los siguientes 5 pasos

C O N O C E R Q U E D E R E C H O S O T O R G A M I M A RC A :

Recordad que: El registro de la marca confiere a su titular el derecho


exclusivo a utilizarla en el trfico econmico (art. 34.1 de la Ley 17/2001 de
Marcas)

IDENTIFICAR AL RESPONSABLE:

En ocasiones las apariencias engaan. Es preciso cerciorarse dnde radica el


comportamiento infractor y tratar de poner nombre y apellidos al responsable.

S E R R E S P O N S A B L E Q U I N U T I L I C E E N E L M E RC A D O:

1.

Cualquier signo idntico a la marca para productos o servicios


idnticos a aqullos para los que la marca est registrada.

2.

Cualquier signo que por ser idntico o semejante a la marca y por ser
idnticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de

confusin del pblico; el riesgo de confusin incluye el riesgo de


asociacin entre el signo y la marca.
3.

Cualquier signo idntico o semejante para productos o servicios que


no sean similares a aqullos para los que est registrada la marca,
cuando sta sea notoria o renombrada en Espaa y con la utilizacin
del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexin entre
dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando
ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo
del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca
registrada.

E S T E U S O D E M A RC A E N E L M E RC A D O C O M P R E N D E :

Poner el signo en los productos o en su presentacin.

Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines

u ofrecer o prestar servicios con el signo.


Importar o exportar los productos con el signo.

Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

Usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre

de dominio.
Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificacin u ornamentacin del producto o servicio, elaborarlos o
prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,
exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el
signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser
utilizados para realizar algn acto que conforme a las letras anteriores
estara prohibido.

Recordad tambin que las marcas se protegen para una o varias clases del
Nomencltor Internacional, que equivalen a actividades empresariales, es en ests
dnde se podr actuar contra la infraccin.
Y de forma acumulativa siempre que no trate de un caso de agotamiento del derecho
de marca (reventa del producto).

REQUERIMIENTO AL RESPONSABLE:

Centrado el objeto del derecho y definido el comportamiento infractor. Es necesario


actuar.
La primera de las medidas supone el envo de una comunicacin al
responsable por medio fehaciente, para esto puede utilizarse:

El burofax de Correos.

Los medios telemticos que otorgan fe del envo.

El contenido del comunicado deber adaptarse a la particularidad de la infraccin,


pero al menos deber contener:

Prueba de la infraccin.

Derecho que nos ampara.

Las peticiones a la otra parte de cesacin, destruccin de del


material infractor, entrega de los dominios, etc.

El documento extrajudicial puede tambin incorporar la peticin de


una indemnizacin por el dao emergente y/o lucro cesante
causado. Pero recordad que la nica autoridad legitimada para imponer de manera
coercitiva compensaciones es la autoridad judicial.
El requerimiento a la parte contraria cumple varias
funcionalidades:
1.

Determina la fecha de manera fehaciente desde la que el responsable


deja de contar con la presuncin de buena fe.

2.

Determina la fecha desde la que se establece la cuanta


consecuencia de la infraccin.

3.

Paraliza el plazo de caducidad de acciones judiciales.

4.

Fija en ocasiones el contenido de la futura reclamacin judicial.

5.

Marca el plazo para pedir unas posibles medidas cautelares.

6.
7.

Marca el perodo para iniciar una demanda.


Y se trata de un medio para resolver la vulneracin del derecho de
marca entre partes sin recurrir a la va judicial.

Por todo esto, el requerimiento es pieza FUNDAMENTAL ante una copia


de marca, por lo que es esencial plantearlo de manera estructurada, fundamentada
y previsora de posibles acciones futuras.
Como ya adelantbamos el ser un paso nada banal, en Protectia os recomendamos
siempre acudir a un profesional de la propiedad industrial antes de mandar una
comunicacin que cercene las posibles reclamaciones futuras frente al infractor.
Demanda por infraccin de marca:
De no resultar satisfactoria la medida del requerimiento, cabe acudir a los
Tribunales de Justicia para reivindicar nuestro derecho a travs del
procedimiento civil o penal dependiendo del caso.
No hay que temer recurrir a la va judicial, porque la expresin tengas pleitos y los
ganes, es un mito.
Se trata slo de valorar la necesidad de escoger este camino para resolver el
problema.
En resumen, frente a una infraccin de una marca registrada no hay
caer en el desnimo y la autoconviccin de que la inversin no ha
servido para nada, el Ordenamiento Jurdico nacional e internacional pone a
nuestro alcance mecanismos suficientes para hacerlo valer y obtener la satisfaccin
adecuada, castigando al responsable.

El jurado acaba de emitir su resolucin hace apenas unos pocos minutos. El


resultado: Samsung es declarado culpable de infringir numerosas patentes de Apple.
Para todos los que no sepis de qu iba el juicio os recomiendo un par de artculos que
hemos hecho hace poco

Las patentes, la innovacin, Apple y la madre que los pari

Guerra sucia en la batalla de Samsung y Apple: Dentro y fuera de los tribunales

Una patente para gobernarlos a todos

Si cayera Samsung, caera tambin Android?

Pero resumindolo un poco: Apple tiene registradas tropecientasmil patentes de lo ms


absurdas (deslizar un dedo por la pantalla, hacer zoom, etc) y en numerosas ocasiones
a demandado a Samsung por plagio de diseo y uso de sus patentes. Cuando un juez le

par los pies a Apple, stos se centraron es elaborar un complejo informe detallando todos
los aspectos tcnicos que Samsung haba infringido.
Mientras tanto, Samsung alegaba que el iPhone y el iPad infringan unas patentes suyas y
pedan una compensacin de $14.40 por cada dispositivo vendido por parte de Apple. El
jurado acaba de determinar que se desestiman estas acusaciones.

El veredicto
Y hoy se ha emitido el veredicto. El jurado tan solo ha necesitado tres das para declarar
queSamsung es culpable de diversos cargos:

En la patente 915 relativa al scroll con un dedo, el gesto de pinzar y la navegacin


con zoom , todos los telfonos Samsung (excepto Ace, Intercept y Replenish) la
infringen

En la patente 163 relativa al tap-to-zoom (hacer tap para zoomear), todos los telfonos
Samsung (excepto Captivate, Indulge, Intercept, Nexus S 4G, Transform y Vibrant) la
infringen

En la patente 381 relativa al efecto muelle que hace que rebote la pantalla al llegar a
un extremo todos los telfonos Samsung la infringen

Hay muchas ms patentes de las cuales an se estn emitiendo el veredicto completo pero
en resumen, ms de 30 dispositivos que infringen ms de una docena de patentes. El jurado
ha tenido que tomar ms de 700 decisiones (cada patente por cada telfono), y sobre todo
hay que destacar que el jurado no tiene ningn tipo particular de antecedentes tcnicos (no
son expertos en la materia por decirlo de alguna manera).
Actualizacin:
Por un lado, Apple no ha ganado en todas las patentes ni en todos los telfonos, pero ha
realizado mucho dao.
Por otro lado, Samsung tendr que pagar 1 051 855 000 dlares (1052 millones) a Apple en
cuestin de daos por violar las patentes. Desde luego Samsung puede resistir la multa

econmica (el pasado trimeste tuvo 4,500 millones de dlares de beneficios) , lo grave ser si
ya no puede vender sus dispositivos en Estados Unidos.

Y ahora qu?
Por descontado, ahora llegarn los largos procesos de apelaciones. Apple no ha ganado
todas las patentes, pero en cualquier caso, Samsung quedar muy tocado. Hay que tener en
cuenta que 44 de cada 100 telfonos Androids que se venden son de Samsung.

Para empezar, se ha de retirar de las tiendas en Estados Unidos todos los


modelos de telfono que infrinjan las patentes de las que ha sido declarado
culpable, dispositivos como el Galaxy S, Galaxy S II o Galaxy S III, adems de toda
su gama media.

Se han de redisear todos los telfonos nuevos que tenan que llegar.

Google se tendr que asegurar que Android no infrinja las patentes para que no
ocasione perjuicios al resto de fabricantes

Varias compaas (HTC, Sony, Motorola, LG, Huawei) actuarn ahora con mucha
ms precaucin con el miedo a ser atacados tambin.

Puede que estas compaas tengan miedo de ser demandadas si usan Android y
quizs escojan otro sistema operativo