Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C.

Tel: +57 (1) 3264270 – 6069700 Fax +57 (1) 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Fundamento de la oposición:

1. Causal de irregistrabilidad consagrada en el Artículo 7 de la Convención

Panamericana de Washington de 1929.

En primer lugar, llamo la atención de ese despacho sobre el hecho que, el artículo
primero de la convención Panamericana de 1929, establece los requisitos de
aplicabilidad de esa Convención. Veamos:

“Art. 1.- Los estados contratantes se obligan a otorgar a los nacionales de los
otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados que posean un
establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los
Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convención, los
mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales
o domiciliados, con relación a marcas de fábrica, comercio o agricultura, a la
protección del nombre comercial, a la represión de la competencia desleal y de
las falsas indicaciones de origen o procedencia geográficas”.

De lo anterior se desprende que, quien alegue la aplicación de la Convención

Panamericana de 1929, deberá probar uno de los siguientes requisitos:

1. Ser nacional de uno de los estados contratantes, o

2. Ser extranjero domiciliado con establecimiento fabril o comercial o una
explotación agrícola en cualquiera de los Estados miembros.

En el presente caso mi representada MECHANIX WEAR, INC., es una sociedad creada de

conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, estado
contratante de la Convención Panamericana de 1929, tal y como se desprende del
documento de poder que se allega la presente.

Así las cosas, a continuación me permito estudiar en particular el artículo 7 de la

mencionada Convención, con el fin de demostrar que todos los requisitos exigidos para su
aplicabilidad se encuentran presentes en el caso bajo estudio.

Establece el artículo 7 de la Convención Panamericana de 1929:

“Art. 7.- Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los
Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento
de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca
sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el
adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá
el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o

pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o
intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en
cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición,
y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o
mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el
derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o
depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades
establecidas en la legislación interna y en esta convención”.

La marca solicitada incurre en esta causal de irregistrabilidad, pues todos los requisitos
que exige esta norma para poder ser aplicada se encuentran presentes. Veamos:

Esta norma exige los siguientes supuestos fácticos:

i) Que la oposición sea presentada por el propietario de una marca legalmente

protegida por uno de los Estados Contratantes;
ii) Que la oposición se presente dentro del término legal establecido para ello;
iii) Que se demuestre que la persona que la use o pretende registrar tenía
conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de
la marca en que se fundamenta la oposición;
iv) Que se demuestre que la marca fundamento de la oposición se usa para
distinguir productos o mercancías de la misma clase.
v) Que la marca contra la cual se presente la oposición sea sustancialmente igual a
la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor
de los productos o mercancías a que se distingan con ella.

1.1 Que la oposición sea presentada por el propietario de una marca

legalmente protegida por uno de los Estados Contratantes;

MECHANIX WEAR, INC., es titular del siguiente registro marcario en Estados Unidos de
América:

Marca: FASTFIT
Clases: 25
Fecha de primer uso en el comercio: Agosto 5, 1999
Fecha de Registro: Marzo 6, 2001
Registro No.: 2,434,187
Estado: VIGENTE

2
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Acompaño como Anexo 1, una copia del certificado registro de la mencionada marca en
Estados Unidos de América, obtenido en la página web de la Oficina de Marcas y
Patentes de Estados Unidos www.uspto.gov.

Con el fin de aportar copia certificada del registro de la marca FASTFIT a

nombre de MECHANIX WEAR, INC., en Estados Unidos, de conformidad con el
artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión del acuerdo de Cartagena,
solicito a ese Despacho se me conceda el plazo adicional de que trata dicho
artículo para aportar las mencionadas pruebas.

Por lo tanto, este requisito se encuentra debidamente demostrado, toda vez que mi
representada, la sociedad MECHANIX WEAR, INC., tiene registrada la marca FASTFIT, en
un país contratante de la Convención Panamericana, en este caso en los Estados
Unidos.

1.2 Que la oposición se presente dentro del término legal establecido para
ello.

MECHANIX WEAR, INC., está oponiéndose al registro de la marca solicitada FASTFIT

dentro del término legal establecido para presentar oposición contra una solicitud de
registro de marca, ya que ésta fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.
785 de 28 de febrero de 2017, que vence el 12 de abril de 2017.

1.3 Que se demuestre que la persona que la use o pretende registrar tenía
conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes,
de la marca en que se fundamenta la oposición;

En el caso que nos ocupa es posible concluir que el solicitante tenía conocimiento de la
existencia previa de la marca FASTFIT de MECHANIX WEAR, INC., al momento de
presentar su solicitud de registro, ya que ésta marca ha sido utilizada desde hace varios
años en Estados Unidos, así como en muchos otros países del mundo, para identificar
guantes de diferentes tipos, siendo actualmente una marca ampliamente difundida, tal y
como se demostrará con los documentos que analizan a continuación y aquellos que se
allegarán dentro de la prórroga que se solicita para este fin.

3
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Allego al presente impresiones de varios sitios de Internet a través de los cuales se

puede verificar la amplitud en la promoción y comercialización de los productos
identificados con la marca FASTFIT.

En relación con el valor probatorio de la información contenida en Internet, permito

llamar la atención de ese Despacho sobre el hecho que el Honorable Consejo de
Estado se pronunció al respecto en la sentencia de fecha 26 de Octubre de 2006,
emitida bajo el expediente 1101-03-24-000-2000-06427-01, en la que sostuvo lo
siguiente:

“La entidad demandada no acertó al sostener que no procedía inferir el

conocimiento que tenía el solicitante de la marca en que se funda la
oposición, de la información que sobre esta existe en Internet. Debe
tenerse en cuenta que desde principios de la década de los noventa, el
acceso a la red ha sido estandarizado, tanto así que, antes de decidirse
el recurso de apelación, con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de
1999), en derecho colombiano se reconoció el impacto de la Internet
como medio masivo de comunicación por su amplia cobertura y
divulgación del conocimiento y se confirió valor probatorio a la
información contenida en la Internet, en sus artículos 10 y 11, cuyo
tenor literal es el siguiente:

‹‹LEY 527 DE 1999

ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE
DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su
fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capitulo VIII del Titulo
XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negara eficacia, validez o

fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un
mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.

ARTICULO 11. CRITERIOS PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN

MENSAJE DE DATOS. Para la valorización de la fuerza probatoria de los
mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de la
sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las
pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la
forma en que se haya generado , archivado o comunicado el mensaje , la
confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro
factor pertinente ››.

Es más, el solicitante cuenta con su propia página web¹°, lo que indica

claramente su uso y acceso constante a dicho medio masivo de
comunicación, de donde puede inferirse su conocimiento sobre la marca
opositora, que cuenta igualmente con página propia¹¹ y publicidad
virtual”. (Negrilla fuera de texto)

De la misma manera, en la Resolución No. 28644 del 7 de Septiembre de 2007,

dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio bajo el expediente No. 2006.082.047, ese Despacho sostuvo lo
siguiente en relación con la fuerza probatoria de la información contenida en Internet:

4
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

“Según el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

‘para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros’, ciertos factores. Pues bien, entendemos que cuando la norma hace
referencia a dichos factores, lo hace de manera enunciativa más no taxativa, de
suerte que podrán existir otros –no incluidos en la norma- que podrían conducir a
determinar la notoriedad de una marca. Este podría ser el caso de las
coincidencias relacionadas con el signo JUAN VALDEZ en Internet. No obstante,
la indeterminada naturaleza de este factor le resta el valor probatorio que pueda
tener el muestreo, en razón a que cuando se digita una palabra para ser ubicada
en Internet, el buscador arrojará como resultado todas aquellas que en todo o en
parte incluyan la expresión, de modo que dentro de los hallazgos al buscar ‘Juan
Valdez’, estarán por separado, el apelativo ‘Juan’ (nombre que por demás es
muy común) y el apellido ‘Valdez’. Y dichos vocablos, de manera independiente
nada tienen que ver con la marca que nos ocupa”.

“Pese a lo anterior, hay que admitir que realizado el muestreo en varios sitios
Web aparece la marca JUAN VALDEZ con todas sus características distintivas. Es
el caso de las páginas oficiales de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA y algunas otras de café 100% colombiano y otras de terceros, que
muy seguramente utilizan la expresión porque previamente conocen la marca y
desean de alguna manera ser vinculados con ella o simplemente mencionarla por
su fuerza distintiva”.

Asimismo, el Código General del Proceso en su artículo 244 y 247, que entró en
vigencia el 1 de enero de 2016, establece la presunción de autenticidad de los
documentos en forma de mensaje de datos y la valoración de los mismos. Veamos:

“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando

existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o
cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en

original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no
hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen

parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que
impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los
requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia,

reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto
cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de
mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las

jurisdicciones.”(Negrillas y subraya fuera de texto)

“ARTÍCULO 247. VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como

mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo
formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato
que lo reproduzca con exactitud.

5
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de

conformidad con las reglas generales de los documentos.” (Negrillas y
subraya fuera de texto)

Además, la Ley No. 527 de 1999, en sus artículos 3 y 5, dice:

Artículo 3°. “Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de

tenerse en cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la
uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.

Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no
estén expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los
principios generales que en ella se inspira”.

Artículo 5°. “Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se

negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información
por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”.

Al respecto, me permito citar al Dr. Jairo Parra Quijano, quien en relación con pruebas
impresas de internet ha manifestado lo siguiente1:

“11. LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

Recordemos que en Colombia, en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, se

establece que el estándar probatorio, para valorar los mensajes de datos, son las
Reglas de la Sana Crítica. Es importante hacer una pequeña reflexión sobre este
estándar:

i) El juez tiene una libertad reglada para valorar la prueba. El juez no puede
contradecir las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica, las reglas de
la ciencia, ni las reglas de la técnica.

ii) Se ha dicho y bien: “La prueba no pertenece al mundo del psiquismo, en

que las cosas ocurren, sino que, en la perspectiva del juez, es un proceso
de adquisición del conocimiento, que éste debe pilotar de forma consciente,
es decir, con criterio racional y para hacerlo discurrir en todo su iter por los
cauces de lo justificable, es decir, de lo que es susceptible de motivación”2.

Lo anterior significa: que el juez para valorar la fuerza probatoria de los mensajes
de datos, se sustentará en objetividades. El seguimiento de esas objetividades, es
el camino regio que le conviene a la razón para decidir y justificar su decisión.

Por consiguiente, debe tener en cuenta: “la confiabilidad en la forma en que se

haya generado, archivado o comunicado el mensaje”, por ejemplo: si tiene firma
digital, habrá una mayor confianza, que efectivamente se utilizó un sistema
atendible que puede garantizar los ingredientes indicados por la ley; la forma en
que se identifique a su iniciador (si hay firma digital, hay una mayor confianza en
cuanto a la identificación del iniciador). Si no tenemos firma digital, la forma en
que se muestren los que podríamos llamar indicios electrónicos. Los resultados de
la prueba pericial. etc.”

1
Universidad externado de Colombia. Departamento de informática jurídica y dirección de posgrados. Facultad de derecho
convención internacional de derecho informático, documentacion y documento electrónico “el documento electrónico y su
alcance probatorio”. Octubre 18, 19 y 20 de 2006. Dr. Jairo Parra Quijano
2
Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de LUIGI FERRAJOLI. Perfecto Andrés Ibáñez. Garantismo. Una
teoría crítica de la jurisdicción. Editorial Trota.Pág 59.

6
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Así las cosas, solicito a ese Despacho dar aplicación a lo establecido en la resolución y
jurisprudencia anteriormente citada y tener como prueba de que la marca FASTFIT ha
sido comercializada y ampliamente difundida en Estados Unidos, así como en muchos
países alrededor del mundo, la información obtenida en Internet y cuyas impresiones
allego como Anexos a este memorial, los cuales a continuación me permito citar:

MECHANIX WEAR, INC., es la compañía líder en el mercado de la fabricación,

comercialización y distribución de guantes de seguridad. Desde 1991, año en el que el
primer guante FASTFIT fue lanzado al mercado, MECHANIX WEAR, se ha comprometido
con altos estándares de calidad, diseños innovadores y ante todo con la seguridad de
trabajadores de diferentes industrias y profesiones, tales como obreros, militares y
policías.

Como prueba de lo anterior, allego como Anexo 2, impresiones de la página web

http://www.mechanix.com/about-mechanix la cual corresponde a la página oficial de
MECHANIX WEAR, INC. y en donde encontramos información sobre la compañía, así
como de todos sus productos. Veamos:

Los guantes identificados con la marca FASTFIT, son productos con un diseño innovador y
vanguardista, en la medida en que brinda altos niveles de seguridad además de ser
ergonómicos y duraderos.

7
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Los guantes FASTFIT están fabricados con telas que permiten la normal transpiración de
la palma de la mano, y cuenta con un refuerzo en los dedos gordo e índice, así como en
la palma de la mano, para garantizar mayor durabilidad. Se trata de productos dirigidos a
un amplio espectro de consumidores, en la medida en que pueden ser usados para el
mantenimiento y reparación de automóviles, para manejar motos y carros, para ciertas
actividades manuales e incluso para comunes reparaciones del hogar. Como prueba de lo
anterior, allego las impresiones que se relacionan a continuación, por medio de las cuales
se demuestra el uso y comercialización de los productos FASTFIT a través de internet.

-http://www.mechanix.com/fastfit
Allego como Anexo 3, impresiones de la página de referencia, la cual corresponde a la
página oficial de los productos identificados con la marca FASTFIT y en donde es
posible encontrar toda la información relacionada con su manufactura y funcionalidad:

8
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Así mismo, allego como Anexo 4, impresiones de varios videos publicados por
terceras personas en la red social YouTube, por medio de los cuales se califican y
sugieren los productos identificados con la marca FASTFIT, los cuales tienen altos
números de visualizaciones, evidenciando la exposición y preferencia que tienen estos
productos entre el público consumidor. Veamos algunos ejemplos:
-https://www.youtube.com/watch?v=wmw-GiW8MNg

9
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

-https://www.youtube.com/watch?v=TTJy1AG35k0

-https://www.youtube.com/watch?v=l_cE6YmgzpI

10
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

-https://www.youtube.com/watch?v=bAebXPsa9fs

-https://www.facebook.com/mechanixusa/
Allego como Anexo 5, impresiones de la página de FASFIT en red social Facebook, la
cual cuenta con más de 325.000 “me gusta”. Veamos:

11
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

https://www.amazon.com/Mechanix-Wear-MFF-05-010-FastFit-Black/dp/B0001VNZDM
Allego como Anexo 6, impresiones de página de comercio electrónico Amazon, en
donde se encuentran disponibles los productos identificados con la marca FASTFIT.
Veamos:

-http://www.ebay.com/bhp/mechanix-gloves-fast-fit
Así mismo, allego como Anexo 7, impresiones de la página de ventas por subasta en
internet Ebay, y en donde a su vez es posible encontrar disponibles al público los
productos identificados con la marca FASTFIT. Veamos:

12
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

-http://www.military1st.co.uk/mff-05-mechanix-wear-fastfit-gloves-black.html
Allego como Anexo 8, impresiones de la página una página de ventas online de
productos de tipo militar, y en donde se encuentran los productos identificados con la
marca FASTFIT, ya que estos por sus altos estándares de calidad y duración son
asociados con esta industria:

-https://www.fastenal.com/products/details/1002988
Allego como Anexo 9, impresiones de la página de referencia a través de la cual es
posible adquirir los guantes identificados con la marca FASTFIT al por mayor para
distribución en tiendas por departamento:

13
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

-http://www.legear.com.au/mechanix-wear-multicam-fastfit-glove
Allego como Anexo 10, impresiones de una página de ventas online en Australia de
productos dirigidos a los profesionales relacionados con la seguridad y protección, tales
como seguridad privada, policía y militares. Veamos.

-https://www.lowes.com/pd/MECHANIX-WEAR-Leather-FastFit-Medium-Male-Leather-
Leather-Palm-High-Performance-Gloves/1000116095
Así mismo, allego como Anexo 11, impresiones de la página de ventas online de la
tienda por departamentos Lowe´s, en donde se encuentran disponibles al público los
productos identificados con la marca FASTFIT evidenciándose su comercialización.
Veamos:

14
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

-www.google.com
Allego como Anexo 12, impresiones del motor de búsqueda Google, en donde tras
introducir como criterio de búsqueda la marca FASTFIT encontramos más de 321.000
resultados incluyendo varias imágenes. Veamos:

15
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Así las cosas, es posible concluir que la marca FASTFIT es mundialmente conocida
dada su reputación en la industria de los guantes en diferentes campos de utilización.
Por lo tanto es posible concluir que NIKE INNOVATE C.V., tenía previo conocimiento de
los guantes FASTFIT y los demás productos identificados por la marca prioritaria.

En relación con el valor de las pruebas obtenidas en internet a la hora de demostrar el

conocimiento del solicitante de la existencia y uso de la marca opositora FASTFIT,
como requisito de aplicación del artículo 7 de la Convención Panamericana de
Washington de 1929, me permito citar la sentencia de fecha 26 de Octubre de 2006,
emitida bajo el expediente 1101-03-24-000-2000-06427-01, en la cual el Honorable
Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

“La prueba sobre el conocimiento por el solicitante de la existencia y uso de la

marca opositora, exigida por el artículo 7° del a Convención de Washington debe
apreciarse conforme al estado de la técnica en el momento actual,
cuando la existencia de la Internet y la generalización de su empleo,
tiene gran impacto en la difusión del conocimiento a nivel global.”
(Negrillas y subraya fuera de texto)

Por consiguiente, al tener la marca FASTFIT una gran presencia en el mercado gracias a
su importante difusión a través de diferentes medios, incluyendo Internet y redes
sociales, es posible concluir que la sociedad solicitante NIKE INNOVATIVE C.V., tenía
conocimiento de la existencia de la marca FASTFIT de MECHANIX WEAR, INC. para la
fecha en la que solicito el registro de la marca FASTFIT, es decir, para el 10 de enero de
2017.

Con el fin de aportar más pruebas que demuestren el uso de la marca

FASTFIT, así como el conocimiento de la misma por parte de la solicitante, de

conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión del acuerdo

de Cartagena, solicito a ese Despacho se me conceda el plazo adicional de que

trata dicho artículo para aportar las mencionadas pruebas.

Cabe anotar que ese despacho ha sostenido la tesis que afirma que en los eventos en los
que sea solicitada una marca idéntica a otra marca previamente registrada en uno
de los países miembros de la Convención de Washington y, adicionalmente, sean
verificados los presupuestos fácticos ya mencionados, se presumirá que el solicitante
tenía conocimiento de la existencia de la marca registrada y de mala fe
pretende obtener el registro de la misma.

16
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Lo anterior, fue corroborado por ese despacho, mediante Resolución No. 18853 del 13
de julio de 2006, expedida dentro del trámite de registro de la marca ZENOBIA
(Nominativa), bajo expediente No. 96.068.524, en la cual se sostuvo lo siguiente:

"La administración hace una nueva interpretación de la normas en que se

fundamentó la oposición y considera que la expresión ZENOBIA aplicada a los
productos a que se refiere tanto la solicitud como el registro cuya protección se
solicita, es un término de fantasía y por ende resulta precario que dos
empresarios del mismo sector hayan acudido a la misma expresión para
aplicarla a sus salvo que alguna de ellas haya tenido algún contacto con
la que primero se presentó en el comercio; por consiguiente, ante la
identidad de los signos (marca del opositor y solicitada), circunstancia que sin un
mayor análisis conlleva a confusión o error máxime en tratándose de productos
entre los que existe conexidad competitiva. Como quiera que en uno y otro caso
se encuentran comprendidos dentro de su cobertura las semillas es decir el
objeto de la comercialización y que se distinguirá con la marca ZENOBIA es el
mismo, se presume el conocimiento que tenia el solicitante del registro
de la existencia y uso anterior de la marca en la distinción de productos
que se encuentran en el mismo nicho del mercado en el cual desarrolla
su actividad comercial (...)

(...) "De acuerdo con lo anterior, dado que el signo n registro consiste en
una expresión que reproduce de manera idéntica una marca legalmente
protegida en los estados Unidos y se satisfacen los demás presupuestos
antes enunciados, debe darse aplicación en el presente caso, a lo
dispuesto en el artículo 7° de la mencionada Convención". (...) (Resaltado
y subrayado fuera del texto).

Así mismo, ese Despacho mediante Resolución No. 49368 del 19 de septiembre de
2011, expedida dentro del trámite de registro de la marca WHOPPER KING
(Nominativa), bajo expediente No. 2008.033.050, reiteró lo siguiente:

"Por tanto, se entiende que el hecho conocido es que una marca es idéntica
o sustancialmente igual a otra y el hecho desconocido es la prueba de
que el solicitante del registro de una marca conocía la existencia de otra
marca. En ese sentido, al darse la concurrencia del primer hecho se
tienen que el segundo se ha cumplido, pues es inverosímil que a un
comerciante o empresario se le ocurra una misma expresión como
marca, cuando ésta además es de fantasía o arbitraria.” (Negrillas y
subraya fuera de texto)

Este criterio es plenamente aplicable a este caso pues, tal y como se demostrará a
continuación, la marca solicitada FAST FIT reproduce en su totalidad la marca FASTFIT
de MECHANIX WEAR, INC., desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y
conceptual. Veamos:

17
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Marca registrada Marca solicitada

FASTFIT FAST FIT

Por tanto, solicito atentamente a ese Despacho que se aplique el mismo criterio al
presente caso, con fundamento en que por virtud de las citadas Resoluciones, se sentó
un precedente respecto de la imposibilidad de coexistencia entre una marca solicitada
idéntica a otra registrada con anterioridad, en un país miembro de la Convención
Panamericana de Washington.

1.4 Que se demuestre que la marca fundamento de la oposición se use para

distinguir productos o mercancías de la misma clase.

Este requisito también se encuentra presente en el caso que nos ocupa, por cuanto la
marca solicitada FAST FIT pretende amparar guantes y prendas de vestir, productos
que están directamente relacionados con aquellos identificados por la marca FASTFIT
de MECHANIX WEAR, INC.

En efecto, la marca FAST FIT fue solicitada por NIKE INNOVATIVE C.V., para identificar
los siguientes productos de la Clase 25: “Atuendos, a saber, pantalones,
pantalones cortos, camisas, camisetas, suéteres, camisas de sudadera,
pantalones de sudadera, sacos, chaquetas, jerseys, abrigos, medias, bandas
para sudor, guantes, bandas para brazos, chalecos, y bufandas, sombrerería a
saber, sombreros, gorras, viseras, pañoletas, capotas, balacas y bandas para
el sudor.”.

Por su parte, la marca FASTFIT se encuentra registrada en Estados Unidos para

identificar, los siguientes productos de la Clase 25: “Ropa, a saber guantes”

De lo anterior, se desprende que las marcas en conflicto no sólo identifican productos

idénticos en la Clase 25, en la medida en que ambas marcas pretenden identificar
guantes; sino que a su vez las mismas identifican productos relacionados, ya que se
trata de prendas de vestir en general, las cuales tienen la misma naturaleza y género y
tienen relación de complementariedad e intercambiabilidad.

18
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

Esto significa que la marca solicitada FAST FIT se comercializará en el mismo mercado
en que se comercializan los productos identificados por la marca FASTFIT de MECHANIX
WEAR, INC., y están dirigidos al mismo consumidor y, por lo tanto, al público se le
creará confusión directa, desde el punto de vista de los productos, e indirecta,
sobre el origen de éstos, ya que pensará que los productos que se distinguen con la
marca FAST FIT solicitada por NIKE INNOVATIVE C.V., están relacionados con aquellos
identificados con la marca prioritaria FASTFIT de MECHANIX WEAR, INC., y los adquirirá
confiado en que tienen el mismo origen o un origen empresarial relacionado.

Respecto del alcance del riesgo de confusión y asociación, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia y recientemente en la Interpretación
Prejudicial 22-IP-2013, se manifestó al respecto afirmando lo siguiente:

“Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores,
sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se
configure la irregistrabilidad.

(…)
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando
otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo
hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos,
a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
común.3

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de

asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica”.4

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un

producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola
posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se
beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.” (Negrillas y subraya fuera
de texto)

De allí que las normas de protección marcaria le concedan al titular de una marca
registrada el derecho a oponerse al uso de signos similarmente confundibles con sus

3
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y
diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4
Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca
“SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

19
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

marcas registradas y a impedir actos tales como la fabricación, aplicación y colocación

de dichos signos similarmente confundibles con las marcas registradas.

Por lo tanto, es claro que de permitirse el registro de la marca FAST FIT solicitada, se
le estaría causando un grave perjuicio a MECHANIX WEAR, INC. dado que se le violaría
el derecho que tiene adquirido previamente para identificar sus productos de la Clase
25, bajo la marca FASTFIT y se estaría causando confusión en el consumidor.

1.5 Que la marca contra la cual se presente la oposición sea sustancialmente

igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o
consumidor de los productos o mercancías a que se distingan con ella.

En el caso que nos ocupa, la marca solicitada incurre en este requisito en la medida en
que se trata de una reproducción idéntica de la marca FASTFIT ortográfica,
fonética y visualmente dando la idea errónea de tratarse de la misma marca o de
marcas derivadas que pertenecen a una misma familia.

Así las cosas, basta con observar las marcas en conflicto para concluir que la marca
solicitada FAST FIT, es una reproducción total de la marca prioritaria FASTFIT, sin
añadir elemento alguno que le otorgue carácter distintivo para concluir que el
consumidor podrá diferenciar las marcas en conflicto, sin riesgo alguno de confusión
y/o asociación. Veamos:

Marca registrada Marca solicitada

FASTFIT FAST FIT

De la anterior comparación se desprende que las marcas en conflicto son en efecto
idénticas, sin que sea posible considerar que el hecho de que la marca solicitada esté
compuesta por dos palabras, sea suficiente para concluir que el consumidor contará con
herramientas suficientes para diferenciarlas y asociarlas a su respectivo origen
empresarial.

Por lo anterior, es posible concluir que la marca solicitada FAST FIT incurre en la
causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7º de la Convención
Panamericana De 1929, de la cual hacen parte Colombia y Estados Unidos, y
por lo tanto no es susceptible de ser registrada, pues se estaría permitiendo
que un tercero se aproveche y beneficie del buen nombre de los productos
FASTFIT de MECHANIX WEAR, INC.

20
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

2. Pruebas

2.1. Solicito a ese Despacho tener como prueba los documentos que se allegan al

presente como anexos y los cuales se relacionan a continuación:

Anexo 1 Copias del certificado de registro de la marca FASTFIT No. 2, 434,187

registradas ante la Oficina de Marcas de Estados Unidos de América.

Anexo 2 Impresiones de la página:

http://www.mechanix.com/about-mechanix

Anexo 3 Impresiones de la página:

http://www.mechanix.com/fastfit

Anexo 4 Impresiones de las páginas:

-https://www.youtube.com/watch?v=bAebXPsa9fs
-https://www.youtube.com/watch?v=l_cE6YmgzpI
-https://www.youtube.com/watch?v=TTJy1AG35k0
-https://www.youtube.com/watch?v=wmw-GiW8MNg

Anexo 5 Impresiones de la página:

https://www.facebook.com/mechanixusa/

Anexo 6 Impresiones de la página:

https://www.amazon.com/Mechanix-Wear-MFF-05-010-FastFit-
Black/dp/B0001VNZDM

Anexo 7 Impresiones de la página:

http://www.ebay.com/bhp/mechanix-gloves-fast-fit

Anexo 8 Impresiones de la página:

http://www.military1st.co.uk/mff-05-mechanix-wear-fastfit-gloves-
black.html

Anexo 9 Impresiones de la página:

https://www.fastenal.com/products/details/1002988
Anexo 10 Impresiones de la página:
http://www.legear.com.au/mechanix-wear-multicam-fastfit-glove

Anexo 11 Impresiones de la página:

https://www.lowes.com/pd/MECHANIX-WEAR-Leather-FastFit-Medium-
Male-Leather-Leather-Palm-High-Performance-Gloves/1000116095
Anexo 12 Impresiones de la página:
www.google.com

2.2. Con el fin de aportar copias del certificado de registro de FASTFIT No. 2, 434, 187
registrada ante la Oficina de Marcas de Estados Unidos de América, junto con su
traducción, así como pruebas adicionales que demuestren el uso de la marca FASTFIT
de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión del acuerdo de
Cartagena, solicito a ese Despacho se me conceda el plazo adicional de que trata dicho
artículo para aportar las mencionadas pruebas.

21
 Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Expediente No. SD2017/0000853

Marca: FAST FIT (Nominativa) en la Clase 25
Oposición de MECHANIX WEAR, INC.

3. Personería

Solicito me sea reconocida personería jurídica para obrar en el presente caso de

conformidad con el poder otorgado a mi favor por la sociedad MECHANIX WEAR, INC. el
cual se allega al presente memorial.

4. Notificaciones

Recibiré notificaciones en la Secretaría de esa División y en mi oficina de abogado,

situada en la Calle 72 No. 5-83, Piso 5. E-mail: notificacionmarcas@lloredacamacho.com
y notificacionesip@lloredacamacho.com.

El señor Juan Pablo Cadena Sarmiento recibirá notificaciones en la dirección

suministrada por él al presentar la solicitud de registro de la marca FAST FIT
(Nominativa) en la Clase 25.

5. Petición

Atentamente solicito a ese Despacho declarar fundada la oposición

presentada por la sociedad MECHANIX WEAR, INC., negar el registro de la marca
FAST FIT (Nominativa) a nombre de NIKE INNOVATIVE C.V., para distinguir
productos de las Clase 25.

22