NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

ARTÍCULOS DE LA LEY

❖ ARTÍCULO 94. Novedad.

❖ ARTÍCULO 95. Nivel inventivo.
 PASOS DE UN EXAMEN DE FONDO
1. Búsqueda en el Bases de datos de patentes y Literatura no patente: Reporte de Búsqueda
2. Las reivindicaciones están de acuerdo a la expuesto en la Descripción
3. Análisis de Reivindicaciones: Independientes y dependientes
4. Evaluación de la Novedad
5. Evaluación del Nivel Inventivo
6. Evaluación de la Aplicabilidad Industrial
7. Reporte de Examen de Fondo: Concesión total, parcial o Rechazo total
 Reporte de
Búsqueda
Hecho por el Concesión o
Examinador Reporte de rechazo
Examen de
fondo
Tipos de Examen
de fondo
EPO

Reconocimiento
de Examen de USPTO
Fondo Extranjero

OTROS
 Novedad
Búsqueda del Estado
del arte
(Reporte de
Búsqueda) Reporte de
Examen de fondo Nivel Inventivo Examen de Fondo

Aplicabilidad
Industrial

Concesión Rechazo
 Novedad
Búsqueda del
Estado del arte
Examen de Nivel Inventivo
fondo
Aplicabilidad
Industrial
 INFORMACION QUE OBTENGO
1. Documentos de Patentes relevantes
2. Documentos de Literatura no patente relevantes
3. Informacion del documento de prioridad extranjera, o del PCT correspondiente.
NOVEDAD
 ARTÍCULO 94. NOVEDAD.
Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de la
técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al
público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de
prioridad aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el
contenido de otra solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de
presentación o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración,
siempre que aquella fuese aplicada.
 ARTÍCULO 94. NOVEDAD.
Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese divulgado
dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de
la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o
indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un
incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno
de ellos.
Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una
oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de
una patente, si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no
tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error
imputable a esa oficina de propiedad industrial.
 NOVEDAD

Una invención es nueva si no existe con

anterioridad en el estado de la técnica
 ¿QUÉ ES EL ESTADO DE LA TÉCNICA?

Todo lo que se haya puesto a disposición

del público antes de la fecha de
presentación de la solicitud o su prioridad
extranjera aplicable.
 ¿ACLARACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA?

A efectos de la novedad, también forman parte

del estado de la técnica, todas aquellas solicitudes
nacionales presentadas con anterioridad a la
fecha de presentación o de prioridad extranjera y
que se hayan publicado posteriormente.
 TEST DE NOVEDAD DE LAS REIVINDICACIONES

Se examina de novedad la invención tal y como está reivindicada, no las formas

o ejemplos de la invención incluidas en la descripción.

Una solicitud no es nueva cuando en el estado de la técnica se ha encontrado un

sólo documento tiene todas las características de la invención reivindicada.
 ANÁLISIS DE NOVEDAD
1. Saber la fecha de presentación o de prioridad extranjera aplicable
2. Analizar si algún documento relevante tiene fecha anterior a las fechas de Inciso 1
3. Determinar si los inventos o desarrollos tecnológicos de documentos relevantes anteriores a la
invención son iguales o la invención se encuentra dentro el rango de protección de dichas
invenciones.
4. Si se encontraran documentos que afecten la novedad se deberá de anotarse las paginas,
párrafos o líneas del documento y explicar porque la invención afecta la novedad.
5. Dichos documentos deberán de describirse y detallarse en un informe de búsqueda y/o informe
de examen de fondo.
 NOVEDAD
Pais o Región Tipo de Novedad

Guatemala Si tiene novedad, cuando no hay documentos en el estado de la

técnica antes de la fecha de solicitud o de prioridad extranjera
con un año de gracia para publicaciones del solicitante o
inventor
PCT Si tiene novedad, cuando no hay documentos en el estado de la
técnica antes de la fecha de solicitud o de prioridad
extranjera.
Estados Unidos Si tiene novedad, cuando no hay documentos en el estado de la
técnica antes de la fecha de solicitud o de prioridad extranjera
con un año de gracia para publicaciones del solicitante o
inventor
EPO Si tiene novedad, no hay documentos en el estado de la técnica
antes de la fecha de solicitud o de prioridad extranjera.
Cuidado con los documentos tipo E.
NIVEL INVENTIVO
 ARTÍCULO 95. NIVEL INVENTIVO.
Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni
se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.
 ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO
1. Usando los documentos encontrados en la búsqueda, determinar si el conocimiento de los
documentos que resultaran relevantes o combinación (no mas de 3 documentos) de los mismos no
resulta obvio que la invención se pudo realizar o desarrollar sin una experimentación exhaustiva.
2. Si existiera documentos que afecten el nivel inventivo deberán describirse y señalar en que parte
del documento, hoja, párrafo o linea se encuentra el conocimiento que afecta el nivel inventivo y
discutir en un reporte de búsqueda o de examen de fondo dando las razones por las cuales la
invención examinada resulta obvio o carece de nivel inventivo.
 NIVEL INVENTIVO

Se considera que una invención implica una

actividad inventiva si aquella no resulta del estado
de la técnica de una manera evidente o obvia
para un experto en la materia
 ACTIVIDAD INVENTIVA (PCT)

El requisito de Actividad Inventiva según el PCT Artículo 33(3) A los efectos del
examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada
implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica
anterior como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la
materia en la fecha pertinente prescrita.
 NIVEL INVENTIVO (EPO)

Se considerará que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en
cuenta el estado de la técnica, no es evidente para un experto en el arte. Si el
estado del arte también incluye documentos en el sentido del artículo 54,
apartado 3, estos documentos no serán tenido en cuenta para decidir si ha
habido un paso inventivo.
 NIVEL INVENTIVO (USA)
No se puede obtener una patente para una invención reivindicada, a pesar de
que la invención reivindicada no se divulgue de manera idéntica como se
establece en la sección 102, si las diferencias entre la invención reivindicada y
el estado de la técnica son tales que la invención reivindicada en su conjunto
habría sido evidente antes de la fecha efectiva. fecha de presentación de la
invención reivindicada a una persona con conocimientos ordinarios en la materia
a la que pertenece la invención reivindicada.

La patentabilidad no será negada por la forma en que se hizo la invención.

 EL METODO PROBLEMA SOLUCION

Elementos Básicos: 3 fases

1. El estado de la técnica más próximo a la invención.

2. El problema técnico objetivo que pretende resolver la invención.

3. Obviedad o no.
 LAS CINCO PREGUNTAS DEL MÉTODO
PROBLEMA-SOLUCIÓN
1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la invención reivindicada y el estado de la
técnica más próximo?
3. Esa diferencia, ¿qué efecto técnico produce?
4. ¿Cuál es el problema técnico objetivo ?
5. El experto en la materia:
– ¿Reconocería el problema...?
– ¿Lo resolvería de la forma indicada...?
¿...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva?
 (1) EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO

• ¡ Un único documento !

• Debe ser dentro del mismo campo técnico

• El que tenga más características en común con la invención de la solicitud

• El mismo propósito o uso

• Varios Documentos: distintos enfoques y optar por el más convincente

 (2) LA DIFERENCIA

Diferencia entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la

técnica más próxima.

Identifica aquellas características que hacen nueva la invención reivindicada

respecto del estado de la técnica más próximo.
 (3) EL EFECTO TÉCNICO PRODUCIDO POR LA
DIFERENCIA
Focalizar el análisis en la diferencia y extraer el efecto causado por y
directamente atribuible a ella

¡Si es que existe alguno!

¡Podría ser un efecto no mencionado en la solicitud!

 (4) EL PROBLEMA TÉCNICO OBJETIVO

¿Qué es lo que el solicitante ha identificado como problema técnico?

Re-evaluar el problema técnico a la luz del informe de búsqueda.

Formular el problema técnico así:

¿cómo modificar el E.T. más próximo para conseguir el efecto técnico que la
invención proporciona?
 DECIDIR SI ALGO ES OBVIO O NO
(5) ¿EL EXPERTO EN LA MATERIA...?
¿Reconocería el problema...?

¿Lo resolvería de la forma reivindicada basándose en el E.T. sin utilizar en

ningún momento actividad inventiva?

-Si Invención obvia

-No Invención no obvia
 DECIDIR SI ALGO ES OBVIO O NO

•¿Se encuentran indicaciones o pistas en el conjunto del estado de la técnica que

impulsarían al experto en la materia a resolver el problema técnico objetivo a
partir de una modificación del estado de la técnica más próximo?

• ¿Existe esa indicación, aunque sea de forma implícita?

•¿Sería el resultado igual al reivindicado por la invención?

• Evitar el análisis a posteriori

 (5) ¿EL EXPERTO EN LA MATERIA...?
a) La persona experta en la materia
- Técnico ordinario: posee toda la información del ET
- Individual o grupo
- No posee capacidad inventiva
- El examinador no es un experto en la materia.

b) La totalidad del Estado de la Técnica

- Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación (o prioridad), sin límites
de medio, lugar, momento y difusión.
- Interpretación con los conocimientos posteriores (a diferencia de la novedad).
 (5) ¿EL EXPERTO EN LA MATERIA...?
c) Combinación de documentos
-Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad), pero puede usarse un sólo documento.

- ¿Existe un segundo documento que pertenece al mismo campo técnico o similar?

- ¿Describe este segundo documento las características técnicas que le faltan al documento del estado de la
técnica más próximo?

- ¿Resuelve el problema técnico objetivo?

- ¿Existe un vínculo razonable o posibilidad para su combinación?

 (5) ¿EL EXPERTO EN LA MATERIA...?
d) El conocimiento general común del Estado de la Técnica

- No depende de un documento publicado en una fecha determinada.

- Sólo se demostrará cuando se solicite o ponga en duda

- Libros de texto, artículos generales, etc., pero... YA pertenecían al conocimiento general

común.
 (5) ¿EL EXPERTO EN LA MATERIA...?

f) ¿Podría hacerlo?/¿Lo haría?

- No es suficiente evaluar si el experto en la materia PODRÍA realizar la invención, sino si lo

HARÍA pensando en una mejora o ventaja.

g) ...sin utilizar en ningún momento actividad inventiva

- El examinador evitará realizar análisis a posteriori (análisis “ex post facto”)

- Los indicios o pruebas secundarias ayudan a evaluar la AI

 EL MÉTODO
PROBLEMA-SOLUCIÓN (MPS)

El Método PROBLEMA-SOLUCIÓN (MPS)

SIRVE PARA
Eliminar el estado de la técnica irrelevante

NO SIRVE PARA
Obtener automáticamente la respuesta correcta
 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MPS

▪ Es una manera uniforme de determinar la actividad inventiva.

▪ Previene al examinador del análisis ex post facto.

▪ Obliga al examinador a una reflexión profunda en el análisis de actividad inventiva

▪ Suministra un marco para la formulación de objeciones.

 OTRAS CONSIDERACIONES

El Método Problema-Solución: una herramienta

- No es la única forma de determinar AI, ni su uso es obligatorio para solicitante o
examinador.

Críticas: ¿Artificial y retroactivo?

- Compara la invención con un estado de la técnica que el inventor nunca podría haber
conocido, pero...
- ...el método problema-solución es un método justo y
repetible para la determinación de la AI.
 INDICIOS O PRUEBAS SECUNDARIAS

- Son ejemplos de lo que comúnmente se considera inventivo o no.

- Representan la ayuda más importante para señalar el camino adecuado

Los indicios:
- (A) Indicios favorables
- (B) Indicios desfavorables
- (C) Indicios menores
 INDICIOS SECUNDARIOS A FAVOR DE LA
ACTIVIDAD INVENTIVA
• Efecto técnico sorprendente

• Necesidad hace tiempo buscada

• Superación de un prejuicio técnico

• Superación de dificultades no resolubles por las técnicas rutinarias

• Necesidad de muchos documentos: se necesitan muchos pasos

• Invención de selección: produce efectos inesperados

 (B) INDICIOS SECUNDARIOS EN CONTRA DE LA
ACTIVIDAD INVENTIVA
Indicios Secundarios en Contra de la Actividad Inventiva

• Modificaciones prácticas o del estado de la técnica simples y directas; Mera elección de

parámetros en un rango definido
• Mera selección de alternativas igualmente probables.
• Simple “llenar el hueco” obvio para un experto en la materia.
• Utilización de equivalentes conocidos.
• Yuxtaposición, agregación, colocación.
• Situaciones de “dirección única” incluso con efecto sorprendente.
• Sustitución o utilización de un similar recientemente desarrollado.
 (C) ARGUMENTACIONES QUE POR SÍ SOLAS TIENEN
POCO PESO

• Éxito económico o comercial

• La patente se concedió en otro lugar...

• Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad frente a AI)

MUCHAS GRACIAS

Dudas, preguntas o comentarios pueden enviarse a

Erick Velásquez
evelasquez@rpi.gob.gt
cursosrpigt@gmail.com