TRABAJO PRACTICO – DERECHO DE MARCAS

Signos enfrentados

El Sr. Jiménez solicitó el registro de la marca ESTATICO para identificar “shorts” incluidos
en la clase 25. Dicha marca fue objeto de oposición por parte de la Sra. Núñez con
fundamento en el registro de la marca STATIKO limitada para distinguir “bermudas”
incluidas en la clase 25.

Circunstancias adjetivas

● La marca ESTATICO, solicitada el 1º de abril de 2022, es utilizada por el Sr. Jiménez

para identificar “shorts” desde el año 2010;
● la marca STATIKO fue solicitada el 8 de marzo de 2014 y fue registrada el 8 de
marzo de 2015;
● la marca STATIKO es utilizada, desde la fecha de su registro, para identificar
“pantalones”;
● La Sra. Núñez, fue empleada del Sr. Jiménez entre los años 2012 y 2013;

Cuestiones a resolver

A- aplicando de manera exclusiva lo establecido en el artículo 3º inc. a) y b) de la Ley

22.362, es posible la coexistencia en el registro de las marcas enfrentadas?

Aplicando solamente de manera exclusiva los incisos a) y b) del artículo 3 de la ley 22.362
sí es posible la coexistencia en el registro de las marcas enfrentadas. El inciso a) establece
que no puede registrarse una marca idéntica a otra (en este caso, ESTÁTICO no es
idéntica a STATIKO). Con respecto al inciso b) se establece que no podrá registrarse una
marca similar a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o
servicios (en este caso, ESTÁTICO está solicitando el producto “shorts” mientras que
STATIKO está registraba bajo “bermudas”, por lo que sí podría registrarse).

B.- independientemente de las circunstancias adjetivas detalladas, considerando la

protección de las marcas enfrentadas, es posible el quiebre del principio de
especialidad marcaria?

El principio de especialidad refiere a que los derechos de exclusividad marcaria solo se

confieren en relación a las clases donde fue registrada. Es decir, si la marca STATIKO está
inscrita en el producto “bermudas” de la clase 25, la protección sólo rige ante ese producto
en esa clase. De igual forma, el principio quiebra cuando existen dos productos que se
superponen. En este caso, el producto “bermudas” y el producto “shorts” tienen una
superposición en cuanto a que ambos constituyen ropa inferior. Por tanto, el quiebre del
principio de especialidad marcaria es posible.

C.- cotejar las marcas enfrentadas

Frente a este cotejo marcario, consideramos que según el artículo 3° de la Ley de Marcas
en sus primeros incisos, no podrán ser registradas: a) una marca idéntica a una registrada o
solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas
similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o
servicios… Dado que ambas marcas se registraron con el fin de distinguir indumentaria de
carácter similar, se puede presumir la confundibilidad de ambos signos, yendo en
lineamiento con el artículo 16 inc. primero del Acuerdo GATT/ADPIC, que remarca en caso
de uso de un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, puede, generar confusión.

En el caso en cuestión, a la hora de cotejar las marcas enfrentadas podemos decir que la
confusión entre las mismas es de los tres tipos; De tipo fonética, porque ambas palabras se
pronuncian de manera idéntica, “ESTATICO” y “STATIKO”. De tipo gráfica, toda vez que a la
hora de escribir la palabra solo cambian algunas de letras, “ES” y “S”; “CO” y “KO”, que no
hacen a la diferenciación de las mismas; y por último de tipo conceptual o ideológica porque
ambos venden prendas de vestir, especificadas en la clase 25.

D.- considerando la redacción del artículo 26 de la Ley 22.362, podría el Sr. Jiménez
obtener la caducidad por falta de uso del signo STATIKO?

El Sr. Jiménez no podrá obtener la caducidad por falta de uso del signo STATIKO, dado que
según el artículo 26 de la Ley 22.362 no caduca una marca registrada y no utilizada
exactamente en los determinados productos en donde fue inscripta, si fue utilizada en un
producto semejante (aún incluido en otras clases). En este caso, STATIKO, a pesar de
haber sido inscrita en el producto “bermudas”, fue efectivamente utilizada en el producto
“pantalones”, por lo que la caducidad no aplicaría en este caso.

E.- considerando la redacción del artículo 24 de la Ley 22.362, la marca STATIKO sería
pasible de ser declarada nula?

En el marco normativo, el art. 24 de la ley 22362 reza que son nulas las marcas registradas:
a. en contravención a lo dispuesto en esta ley; b. por quien, al solicitar el registro, conocía o
debía conocer que ellas pertenecían a un tercero; c. para su comercialización, por quien
desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

No toda coincidencia entre dos marcas configura un acto que habilita la nulidad del signo
registrado. La ley exige que quien ha inscripto el signo cuya nulidad se pretende haya
obrado de mala fe al imponer como requisito de procedencia para la nulidad la circunstancia
de que quien ha registrado la marca conociera o debiera conocer que la misma pertenecía a
un tercero. Se presumirán conocidas aquellas marcas que hubieran adquirido notoriedad,
así como aquéllas que por su alto grado de originalidad o fantasía no pudieran haber
surgido sino de la creación de su legítimo titular. En cambio, en el caso de marcas
conformadas por palabras del lenguaje corriente, es factible que más de una parte haya
escogido idéntico término para identificar sus productos.

En consecuencia, a la hora de ponderar respecto de la nulidad de un signo idéntico a otro

perteneciente a un tercero, juega un papel preponderante la distintividad de la designación y
la notoriedad adquirida por ésta. Por lo tanto en el caso planteado, la Sra. Núñez, quien fue
empleada del Sr. Jiménez entre los años 2012 y 2013, conocía la marca, como también por
su alto grado de originalidad o fantasía en el nombre ESTATICO (para designar short) no
pudiera haber surgido sino de la creación de su legítimo titular; por todo lo enunciado sería
pasible de ser declarada nula.