Voces: MEDIDAS CAUTELARES ~ REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES ~

MEDICAMENTO ~ REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ~ VEROSIMILITUD DEL

DERECHO ~ PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR ~ PATENTE DE INVENCION ~ DERECHO
DE PROPIEDAD ~ PRESUNCION DE LEGITIMIDAD ~ ACTO ADMINISTRATIVO ~ DERECHO DE
EXPLOTACION ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ PROPIEDAD INDUSTRIAL ~ USURPACION DE
PATENTE
Título: Medidas precautorias y patentes de invención
Autores: Silva Tamayo, Gustavo E.
Publicado en: LA LEY2008-A, 1
Fallo comentado: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I (CNFedCivyCom)(SalaI) ~ 2007/05/22 ~
Bristol Myers Squibb Company

SUMARIO: I. Introducción. — II. Los hechos del caso. — III. El voto mayoritario de la sala. — IV. La
disidencia parcial. — V. Nuestra opinión. — VI. Conclusiones.

I. Introducción
El fallo que anotamos, emitido por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, en oportunidad de resolver una medida cautelar solicitada por la titular de una patente de invención de
un producto medicinal, vuelve a poner sobre el tapete una cuestión trascendental —en tanto aparecen
comprometidos intereses particulares y públicos— que ha sido, incluso, objeto de un reciente debate doctrinario
(1). El pronunciamiento arriba a la única solución que, a nuestro juicio, cabía para resolver la incidencia. No
obstante, también nos parece que, tanto la estructuración discursiva de la mayoría de la Sala, como la del voto
en disidencia parcial de uno de sus miembros, al no conciliar armónicamente el Acuerdo ADPIC (2) con la Ley
de Patentes N° 24.481 (modif. por las Leyes N° 24.572 y N° 25.859) (Adla, LV-D, 5635; LV-E, 5892; LXIV-A,
113) resultan merecedoras de serios reparos. En efecto: atento al modo como se ha decidido la incidencia,
creemos que no resultan aún descartables futuras contramarchas y desvíos en la consolidación de una doctrina
judicial que marque sin hesitaciones la solución justa en esta materia.
II. Los hechos del caso
Bristol Myers Squibb Company, en su condición de titular de una patente medicinal, solicitó, en los
términos del artículo 50 del ADPIC y de los arts. 230 y 232 del C.P.C.C., una medida cautelar que consistía en
hacer cesar a Laboratorio Richmond S.A., en la fabricación, importación, exportación, comercialización onerosa
o gratuita del producto farmacéutico "DINOSIN/DIDANOSINA", o en cualquier otra forma equivalente.
También pidió librar oficio a la ANMAT a los fines de suspender la autorización de comercialización de esa
especialidad medicinal y al Ministerio de Salud a efectos de suspender cualquier adquisición onerosa o gratuita
de la misma.
El magistrado a quo hizo lugar al pedimento, fundando su decisorio en el art. 232 del ritual y en el art. 50
del ADPIC, ponderando los informes técnicos aportados por la actora y la bioequivalencia entre el producto
comercializado por la demandada y el tutelado por la patente de la accionante.
Contra el interlocutorio se alzaron Laboratorio Richmond S.A. y el Ministerio de Salud, fundando su
agravio en lo que estimaron un apartamiento incurrido por el inferior respecto al régimen específico aplicable al
otorgamiento de medidas cautelares en materia de patentes que, para los apelantes era el del art. 83 de la Ley N°
24.481 (modif. por la Ley N° 25.859).
III. El voto mayoritario de la sala
La Alzada, en su mayoría integrada a la sazón por los Dres. Najurieta y Farrell, estimó, luego de descartar la
aplicación al sub examine de algunos precedentes de ese mismo tribunal por no guardar correspondencia fáctica
con él, que la pretensión introducida por las partes daba ocasión propicia para tratar la reforma introducida por
la Ley N° 25.859.
Así, recordaron ambos camaristas —citando pronunciamientos previos— que, con anterioridad a la
mencionada reforma, el fuero en general se había pronunciado por la aplicación directa de los estándares de
tutela del art. 50 del ADPIC los que, en esta exégesis, habilitaban a los jueces a dictar medidas provisionales
eficaces, incluso inaudita parte, en los términos de las normas de rito, cuando hubiese algo más que un "fumus
bonis iuris" y el retraso pudiese causar daño irreparable al titular de la patente.
Seguidamente, evaluaron por una parte que con la reforma a la ley de patentes introducida por la Ley N°
25.859 dicho plexo cuenta con un régimen específico que denota la preocupación del legislador por honrar los
compromisos internacionales asumidos por la Nación al suscribir el Acuerdo ADPIC y; por la otra, dada la
particularidad de la materia, buscar el equilibrio de intereses en un terreno en el que la salud pública puede
hallarse comprometida, cuando entran en pugna los legítimos intereses del titular de los derechos que otorga una
patente, del público consumidor y del Estado responsable de las políticas públicas, según, por otra parte,
prescribe el art. 8 del Acuerdo.

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 La mayoría estimó que el ADPIC no impide la potestad legislativa de los órganos nacionales sino que
garantiza un marco de protección mínima que los Estados miembros deben respetar, asegurando en su
legislación "recursos ágiles para prevenir infracciones" que constituyan un "medio eficaz de disuasión" para
evitar otras, a través de procedimientos "justos y equitativos" que no resulten "injustificadamente complicados o
gravosos", ni comporten "plazos injustificables o retrasos innecesarios" y la decisión sustancial basada en
pruebas, dando oportunidad a las partes de ser oídas (arts. 41.1, 41.2. y 41.3. del Acuerdo).
Abundando en remisiones al Acuerdo, la Sala consideró que, en lo atinente a medidas cautelares, el art.
50.2. impone a los Estados un nivel de protección que consiste en que los jueces tengan la facultad de emitir una
medida cautelar inaudita parte, de así juzgarlo conveniente y, sobre todo, de existir la probabilidad de daño
irreparable o riesgo demostrable de destrucción de pruebas, agregando en el inc. 3° del mismo artículo que el
órgano judicial está facultado a exigir al demandante las pruebas que hagan a su derecho —y a su presunta
infracción— y para ordenarle fianza u otra cautela suficiente a fin de impedir daños o abusos al demandado.
Luego, en el "Considerando" 7, los magistrados abordaron el nuevo régimen cautelar en la materia, art. 83,
párr. II de la Ley de Patentes, señalando que el juez, en forma previa a otorgar la medida, debe requerir el
parecer de un perito designado de oficio para que se expida sobre dos puntos: la razonable probabilidad de que
la patente, de ser impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida y la probabilidad de que se la
infrinja (incs. a y d). A juicio del tribunal el primer requisito "...parece extraño para un sistema de patentabilidad
como el argentino, en donde la concesión de la patente es decidida por un organismo administrativo altamente
especializado, que examina las condiciones de patentabilidad y emite un acto formal que goza de presunción de
legitimidad...", aventurando que la cláusula puede obedecer a un acuerdo entre nuestro país y los Estados
Unidos de Norteamérica en el marco del Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC.
Agregaron que el sentido que es dable conferir a la norma en el contexto en el que aparece (la obligación de
no infringir el nivel de protección establecido en el Tratado) significa la imposibilidad de abrir un debate
contradictorio en el marco del proceso cautelar, pero a cambio de que el juez examine rigurosamente la
procedencia de la medida, munido del examen técnico indispensable para formarse convicción sobre la
razonable probabilidad del título o sobre la razonable configuración de la infracción.
Finalmente, concluyeron que en la incidencia a resolver —habiéndose llevado a cabo una audiencia— el
Tribunal no poseía un grado de certeza suficiente que le permitiese prescindir del auxilio de un perito para
pronunciarse sobre la alegada infracción de la patente de marras.
Anotaron que el nuevo régimen difiere de la práctica del fuero anterior a la reforma —proclive a cautelar
inaudita parte ante la alegación por el titular de una patente de la infracción a sus derechos— pero no por ello es
incompatible con el Acuerdo. Dejaron sentada, sin embargo, la posibilidad de que en una "hipótesis
excepcional" los jueces puedan desplegar las facultades que reciben de la totalidad del ordenamiento jurídico,
incluyendo el art. 50.2. del ADPIC, para así otorgar una protección cautelar de urgencia.
De este modo resolvieron que la medida cautelar dictada por el juez inferior debía ser revocada, seguirse el
procedimiento del art. 83, párr. II de la Ley de Patentes y designarse perito a fin de que en el plazo de 15 días se
expidiese sobre los puntos a) y d) de dicha previsión.
IV. La disidencia parcial
Por su parte, en su disidencia, el Dr. de las Carreras, puso especial énfasis en la operatividad o
autoejecutoriedad del art. 50 del ADPIC, aun después de la reforma a la Ley de Patentes, lo que, a su entender,
se traduce de este modo: la innovación no es sino la previsión de una nueva alternativa en materia de protección
de patentes, cuando la cuestión no es posible encuadrarla en la norma de derecho internacional que posibilita,
dice, la exclusión provisoria del presunto infractor, inaudita parte, mediando condiciones mínimas de
procedencia (verosimilitud y peligro en la demora).
Tras recordar que la jurisprudencia del fuero, en varias oportunidades, exigió "algo más" que el "fumus..."
opinó que "...frente a una supuesta infracción el titular del derecho de patente (con la verosimilitud derivada del
título aprobado por un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad, alcanzado luego de un
proceso administrativo reglado), el actor conserva una variedad de posibilidades que no se reducen al proceso
del art. 83, II parte toda vez que "...el juez podrá tomar otras medidas..."...sin exclusiones a saber: a) la
aplicación inaudita parte del art. 50 del Trip's-Adpic (cuando existe algo más que verosimilitud y la infracción
surge patente o manifiesta para el juez), b) el inicio del incidente de explotación (previsto en el art. 88 para el
sistema de patentes), y c) el proceso bilateral establecido por el art. 83, II párrafo, (ley 25.859)".
A renglón seguido reconoció que, en el caso de patentes —a diferencia de lo que ocurre en cuestiones de
marcas— la dificultad de la evaluación técnica limita la posibilidad de alcanzar el "exceso" de verosimilitud que
la jurisprudencia del fuero exige, coincidiendo en que tal situación se reiteraba en el caso.
No obstante, estimó el magistrado, ello no debía importar el cercenamiento del derecho del actor a optar por
acceder al incidente de explotación del art. 87 de la Ley de Patentes, o bien al proceso establecido en el art. 83,
II parte del mismo cuerpo normativo "...que frente al grado de verosimilitud evidenciado no se presenta como
inconstitucional en cuanto establece la revisión de la patente; aclarándose que toda declaración de validez o

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nulidad de la patente, o la presunta infracción, es una prerrogativa exclusiva del juez". Así, votó por revocar el
auto recurrido e intimar al actor a que se manifestase respecto al ejercicio de la mencionada opción.
V. Nuestra opinión
Aun cuando, como adelantáramos, el pronunciamiento de la mayoría nos parece correcto en cuanto al
resultado al que arriba, estimamos que debió llegar a idéntica solución mediante la utilización de otros
argumentos que no fueron tratados y sin deslizar consideraciones en obiter que, a nuestro modo de ver, resultan
erróneas. Asimismo, discrepamos con el voto disidente.
A todas estas cuestiones nos referiremos seguidamente.
V.1. Quid de la presunción de legitimidad de los actos adminitrativos (en general)
La presunción de legitimidad de los actos administrativos, que algunos autores han tomado como ejemplo de
pervivencia de las "técnicas de derecho regio" (3), se presenta, en regímenes que, al igual que el nuestro, se han
inspirado en el derecho continental europeo, como una nota distintiva de todos los actos emanados de los
órganos administrativos y coadyuvante para que éstos logren ser eficaces en la realización de los cometidos que
les han sido confiados.
En efecto, si concebimos al Estado como aquélla organización necesaria para asegurar el Derecho en una
etapa determinada de su evolución (4), va de suyo que debe dispensársele a la actividad de sus órganos
administrativos (que son los que más acabadamente exteriorizan su "voluntad") la presunción de guardar
conformidad con el ordenamiento jurídico, según reconoce la doctrina —extranjera y nacional— en forma
prácticamente unánime. Lo contrario llevaría a la posibilidad siempre latente de que la actividad administrativa
se paralizara, cada vez que un presunto afectado la cuestionara de ilegítima para justificar su falta de
acatamiento quebrando, así, el sentido vicarial que posee.
De esta presunción provisional, la jurisprudencia clásica de nuestra Corte, y cierta doctrina, han pretendido
extraer dos consecuencias jurídicas relevantes. Por un lado, que la Administración no requiere obtener del
órgano judicial pronunciamiento alguno que avale esa legitimidad y, por otro, como consecuencia de ello, que
es el particular interesado en controvertir esa presunción quien tiene la carga de impugnar —administrativa o
judicialmente, según el caso— el acto, hallándose vedado a los jueces declarar la nulidad de oficio (5).
Pero, a más de que tal principio no reviste un carácter absoluto, sino meramente relativo, iuris tantum (6), el
mismo ni siquiera llega a constituirse cuando el acto adolece de una nulidad manifiesta según también ha
señalado la doctrina de nuestro Tribunal Cimero (7), la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo
Federal (8) y la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación (9).
Por eso es preferible, como agudamente se ha señalado, despojar al principio de su mero carácter estatal de
privilegio "hacia fuera" (pues entonces resultará harto dificultosa su limitación) para circunscribirlo a razones
pragmáticas que permitan su debida utilización cuando la hipótesis así lo justifique (10).
V. 2. En particular: La presunción de legitimidad del acto administrativo que aprueba una patente. Sus
alcances
La presunción de legitimidad —que, despojada de su sacramentalidad y confinada a sus fines prácticos
(como bien precisa Mairal) pierde el carácter absoluto que equivocadamente se le pretende otorgar—, juega un
papel bien distinto según el acto administrativo de que se trate.
Forzoso resulta, entonces, desentrañar qué características presenta el acto administrativo que aprueba una
patente y hasta qué punto es razonable extenderle el "utilitario" principio de presunción de legitimidad.
En rigor, existen distintas clasificaciones de los actos administrativos, según el punto de vista desde el que
se parta y, en algunos casos, se trata de perspectivas que se superponen. No es necesario efectuar aquí un repaso
de todas ellas pues, además de que tal empresa conferiría una extensión desmesurada a estas breves notas, el
fundamentum divisionis empleado varía prácticamente con cada autor y, en definitiva, todas pueden en algún
grado ser merecedoras de reparos (11).
Sin duda, la más interesante, según nos recuerda García-Trevijano Fos (12), es la que atiende a la declaración
que incluyen. Así, existen, de un lado, los actos que contienen una declaración de voluntad "negocial", negocio
jurídico de derecho público (13), entre los que, a su vez, contamos a los que aumentan o restringen la esfera
jurídica de los administrados y los que modifican o constituyen una relación jurídica. Mientras que, de otro, se
presentan actos en los que tal declaración "negocial" de la Administración no se halla presente, pues la voluntad
del órgano se dirige solamente a su cumplimiento, derivándose sus efectos de la ley y no de la voluntad
administrativa que viene a jugar un papel de ejecutora de aquélla (14).
Entre este segundo grupo de actos se encuentran los de comprobación, en los cuales la Administración se
limita a verificar ciertos hechos jurídicos, datos o cualidades, siendo la registral la actividad de comprobación
por antonomasia. Dentro de esta actividad de comprobación, cabe diferenciar, a su vez, la declarativa (v.g.
nacimiento o defunción, registros de: industrias, contratistas, exportadores e importadores, etc.) de la
constitutiva, en la cual la Administración se expide sobre la conformidad de ciertas condiciones a la norma (v.g.

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la inscripción del derecho real de hipoteca, la inscripción de sociedades mercantiles y la inscripción de la
propiedad industrial). Complementando esta clasificación, debe añadirse que algunas de estas comprobaciones
constitutivas tienen efectos en el Derecho Público y otras en el Derecho Privado, o lo que es lo mismo,
constituyen un título válido para ejercer en el plano de las relaciones jurídicas privadas. Y aun cuando el interés
público está presente, no aparece de manera predominante o, dicho, en otros términos su tutela es indirecta.
El acto administrativo de otorgamiento de una patente, de comprobación constitutiva y con efectos en el
Derecho Privado, entonces, goza de una presunción de legitimidad que, a más de ser de ordinario relativa y
provisional, es aquí limitada a los aspectos formales —en cuanto revela, salvo prueba en contrario, que se ha
cumplido con ciertos extremos establecidos en un procedimiento reglado de comprobación previo por parte de
la Administración (15)— sin que pueda extendérsela a su validez intrínseca (16). Ello es un corolario lógico del
privilegio "hacia adentro" que importa para la Administración monopolizar, por razones de interés público, esta
actividad de comprobación.
De este modo, reunidos los requisitos normados, la patente otorga, de conformidad al propio Acuerdo
TRIPS, un derecho privado a su titular a explotarla frente a terceros, un ius prohibendi, terreno en el cual,
obviamente, no impera la presunción de legitimidad de los actos administrativos (17). Este acto administrativo
de comprobación constitutiva, entonces, se agota en el mismo instante en que se notifica al particular el
otorgamiento de la patente.
Es el propio texto de la legislación nacional el que así lo corrobora: "La concesión de la patente se hará sin
perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante y sin garantía del Estado en cuanto a la utilidad del
objeto sobre el que recae" (Ley N° 24.481, art. 31). ¿Para qué sería necesaria esta previsión, entonces, si la
actuación del Estado permitiera dotar al titular de la patente de un título perfecto e incontrovertible y a los
terceros garantizarles la "utilidad" del objeto sobre el que recae? (18).
Luego, forzoso es colegir que la patente es sólo el título para el ejercicio de un derecho privado respecto al
cual, como es obvio, la Administración no puede ejercer sus prerrogativas de poder público. Admitir lo
contrario llevaría al absurdo de suponer, por ejemplo, que la autoridad administrativa otorgante podría forzar al
titular a la fabricación o comercialización del producto patentado. La explotación de la patente concedida queda,
en consecuencia, librada al campo de la autonomía de la voluntad, al poder de disposición de los derechos de
contenido patrimonial de los individuos, en fin, al ámbito de las relaciones de Derecho Privado. Por supuesto
que la no explotación podrá tener el efecto adverso para su titular de perder el privilegio de explotación del
producto (19), pero ello será pura y exclusivamente una consecuencia derivada de la ley ante la falta de ejercicio
de ese derecho por parte del propietario.
Estas necesarias precisiones respecto a los alcances de la presunción de legitimidad de los actos
administrativos en general y del acto administrativo que concede una patente en particular no aparecen ni en el
voto mayoritario, ni en la disidencia parcial, los que se limitan a efectuar una referencia genérica al principio
que, por su vaguedad —lo puntualizamos desde ahora— podría llevar a futuras soluciones disvaliosas por parte
de esta Alzada ante futuros planteos similares.
Ello por cuanto el fallo no discierne en ningún momento una cuestión que a nosotros nos resulta a todas
luces decisiva: la titularidad de una patente no puede jamás —por sí sola— representar el elemento convictivo
que persuada al juez respecto a la verosimilitud del derecho invocado a los fines de conceder la medida cautelar
a su favor. Se trata de una realidad sabiamente captada por la Ley N° 25.859 a la que, por una rémora
inexplicable, la resolución comentada no asigna la importancia capital que reviste.
V.3. Imperfecta y errónea valoración por parte de la sala del Acuerdo ADPIC, de la ley N° 25.859 y de la
presunción de legitimidad de los actos administrativos
V.3.1. La mayoría de la Sala recordó en el "Considerando" N° 5, que la doctrina del fuero había efectuado
una interpretación proclive a considerar los estándares de tutela previstos en el art. 50 del Acuerdo como
directamente operativos y habilitantes para que el juez adoptase medidas precautorias "eficaces", aun inaudita
parte, cuando hubiese algo más que verosimilitud en el derecho, que concurriese con el periculum in mora al
que se refieren las normas de rito (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, arts. 230 y 232).
Contra esta posibilidad se habían alzado calificadas voces antes de la reforma (20) señalando, creemos que
con toda razón, que la operatividad o autoejecutoriedad de un tratado no pueden proclamarse dogmáticamente
por la sola razón de ocupar un grado superior en la pirámide de prelación jerárquica de las normas y que, en el
caso del Acuerdo TRIPS esa carencia era manifiesta por cuanto su art. 50 se limita a establecer que los Estados
miembros deben facultar a los jueces a conceder medidas precautorias. Pero los aspectos de detalle, en torno a
las condiciones bajo las cuales puede concederse al órgano judicial tal facultad, quedan reservados a la
reglamentación interna de cada país signatario sin más límite —en nuestro sistema— que el de la razonabilidad
consagrado en el art. 28 de la Carta Magna.
Es más, una mera interpretación gramatical del texto del Art 50.1. y 3. del TRIPS en cuanto dice "Las
autoridades judiciales estarán facultadas..." (el resaltado nos pertenece) nos persuade acerca de su falta de
operatividad pues ese "facultamiento" sólo puede provenir del legislador de cada país. El órgano legislativo

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debe respetar el tratado en su minimun tuitivo, pero, a la vez, no queda cercenado en sus propios criterios de
oportunidad y discrecionalidad para plasmar tales directivas en una reglamentación razonable que las torne
aplicable.
En suma, consideramos —y por ello disentimos con dicha doctrina tradicional del fuero la que, al menos en
la disidencia parcial, como veremos, parece subsistir incólume— que la operatividad de un tratado es
indiscutible sólo en tanto y en cuanto consagre un derecho sin exigir que él dependa de la reglamentación de
cada Estado, cosa que, precisamente, es lo que, a nuestro entender, no ocurre con el TRIPS (21) (22).
La Sala valoró la incidencia que, para la resolución del caso, posee ahora la Ley de Patentes reformada para
interpretar, correctamente, que la previsión contenida en el art. 83 de la Ley no se apartaba de los parámetros de
protección mínima consagrados en el Acuerdo, art. 41., incisos 1, 2. y 3, y la decisiva referencia del inciso 5, en
cuanto no impone obligación alguna a los Estados miembros de instaurar un sistema judicial para la observancia
de los derechos consagrados en el tratado. Empero, el voto mayoritario pudo ser más preciso aquí y ahondar en
la cuestión, expresando que la reforma se manifiesta, en tal sentido, como una reglamentación razonable que
resguarda garantías previstas en la Constitución Nacional (arts. 17 y 18, en especial).
Sin embargo, al recordar que, de acuerdo al régimen reformado, la Ley de Patentes exige que el perito se
pronuncie sobre dos puntos: la razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el
demandado, sea declarada válida y la probabilidad, también razonable, de que se la infrinja (art. 83, párr. II,
incs. a) y b), consideró el primer requisito "...extraño para un sistema de patentabilidad como el argentino, en
donde la concesión de la patente es decidida por un organismo administrativo altamente especializado, que
examina las condiciones de patentabilidad y emite un acto formal que goza de presunción de legitimidad",
incurriendo en la imprecisión que hemos supra descripto.
Por considerar que del resultado de la audiencia celebrada, el Tribunal no podía dilucidar, con un grado
suficiente de certidumbre, sin un dictamen pericial, que la demandada infringiera la patente de la actora, dejó,
como hemos visto, sin efecto la cautelar obtenida en la instancia de grado, ordenando al inferior producir la
prueba pericial requerida por la Ley. No surge, sin embargo, del voto bajo qué fundamentos la Sala decidió
celebrar esta audiencia en defecto de la peritación, pues se trata ésta última de una medida de prueba con la que,
obligatoriamente, el juez debe contar antes de decidir sobre la concesión de la medida, de acuerdo a la clara letra
de la Ley N° 25.859. Volveremos sobre este punto.
V.3.2. También erróneas son, a nuestro entender, las consideraciones volcadas en el voto en disidencia
parcial
Luego de reafirmar la operatividad directa o autoejecutoriedad del TRIPS y recordar la doctrina del fuero en
relación al tema, el Dr. de las Carreras sostuvo —abundando en la verosimilitud del título "...aprobado por un
acto administrativo que goza de presunción de legitimidad..."— que, luego de la reforma, el actor conserva
distintas alternativas que no se limitan al régimen específico de la ley. Trajo en auxilio de su opinión la
transcripción taquigráfica de la opinión de Carlos CORREA ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
de la Cámara de Senadores de la Nación. Esas alternativas de las que dispone, a su modo de ver, el titular de una
patente son: a) la aplicación inaudita parte del art 50 del Acuerdo; b) el inicio del incidente de explotación
(previsto en el art. 87 de la Ley para el sistema de patentes) y; c) el proceso bilateral establecido en el art. 83,
párr. II de la ley, según el texto de la Ley N° 25.859.
Concordó con la mayoría en que de la audiencia convocada por el Tribunal no se advertía el grado de
certidumbre exigida ("algo más" que el fumus, según la doctrina judicial del fuero) sobre la configuración de
una infracción, coincidiendo en la justicia de revocar la cautela otorgada en primera instancia. No obstante,
decidió "intimar" al actor a efectos de que "optase" por acceder al incidente de explotación en los términos del
art. 87 de la Ley de Patentes.
Discrepamos respetuosamente con el distinguido magistrado.
Hemos explicado más arriba por qué estimamos que el TRIPS-ADPIC no es autoejecutorio y, es por ello,
que no nos parece admisible que la compatibilización de aquél con la Ley N° 25.859, lleve a concluir que se
presenta ahora un "menú" de posibilidades para el titular de una patente, supuestamente afectado por una
infracción.
En general, y a nuestro modesto entender, resultan de cuestionable hermenéutica las remisiones a opiniones
vertidas en sesiones preparatorias, cuando —ante una previsión clara como la que nos ocupa— no median
razones para obviar que la primera regla interpretativa es la literal, pues ella es la que permite dar pleno efecto a
la voluntad del legislador según tiene dicho reiteradamente nuestra Corte Suprema de Justicia (23).
Por si ello no bastara, el voto minoritario ha hecho una transcripción errada de la opinión del experto Correa,
según se desprende de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2003 (24).
Dijo allí el mencionado especialista, en relación a la operatividad del art. 50 del TRIPS, que: "...Al respecto
cabe señalar que en nuestro país han existido casos en los cuales, invocando la aplicación directa del artículo 50

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del acuerdo, se han concedido con bastante facilidad medidas drásticas de exclusión del mercado de supuestos
infractores. Ello se ha hecho en función de la hipótesis de que el artículo 50 de dicho acuerdo es autoejecutorio
u operativo, tesis que no ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que
han existido fallos en el sentido indicado emitidos por la Cámara respectiva. Sin embargo, probablemente si la
Corte fuera llamada a entender en este tema señalaría —como lo ha hecho en casos anteriores— que una norma
para ser autoejecutoria debe contener todos los elementos que hagan posible su directa operatividad. Y este no
es el caso del artículo 50 del acuerdo TRIPS al que me estoy refiriendo, que solamente establece el propósito o
el fin de la medida referida, pero no establece —de ningún modo— cuáles son las condiciones para otorgar una
medida de este tipo, como por ejemplo, la exclusión del mercado. Dicho artículo tampoco se refiere a la
verosimilitud del derecho, ni al daño irreparable. O sea, ha fijado un objetivo que puede ser alcanzado, de
acuerdo con lo que establezca la legislación nacional respectiva. Señalo esta circunstancia porque no es una
posibilidad adecuada la directa aplicación del artículo 50, por la razón que acabo de exponer y porque no fija las
condiciones para la concesión de las medidas precautorias..."
Luego, ante la consulta de la senadora Escudero, respecto a la reforma del art. 83 de la Ley de Patentes,
Correa expresó: "...el sentido de la reforma no es privar al titular del derecho de ninguna de las facultades que le
pueden ser conferidas, por ejemplo, para preservar la prueba. De manera que creo que las dos soluciones son
viables y aceptables, tanto la incorporación al artículo 83, en la medida en que éste establece normas específicas
respecto de la preservación de la prueba, como su sustitución, en cuanto —como acabo de señalar— en el inciso
b) del artículo propuesto se prevé específicamente la posibilidad, por parte del juez, de adoptar medidas sin
limitarlas al inventario o al secuestro de bienes. Es decir, entiendo que de una lectura razonable del texto
propuesto, el juez podrá tomar las medidas que, hoy, expresamente están señaladas en el artículo 83. Pero
también podrá tomar otras medidas..." (el resaltado no está en el original).
Vale decir que la manifestación vertida en la sesión preparatoria por el doctrinario ha sido mal transcripta en
el voto, pues ella se refiere claramente a la preservación de las pruebas y en modo alguno a la aplicación directa
del art. 50 del TRIPS, en forma coherente a lo que ha sostenido en sus trabajos sobre el tema.
En ese orden, nos parece también claro extraer de la lectura del citado art. 87, que el incidente de
explotación sólo procede "En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de
conformidad con el art. 83 de la presente ley..." (el destacado no se encuentra en el texto legal).
Dejando de lado que la subsistencia del incidente de explotación, originariamente previsto en la antigua Ley
N° 111, parece de dudosa conveniencia y, en cierto modo, antitética con el régimen introducido por la reforma
(25) (26), lo cierto es que el voto minoritario nos resulta cuestionable por dos motivos: a) Si aún no se denegó la
medida cautelar, sino que se decidió encomendar al juez de primera instancia a dar cumplimiento con un
recaudo esencial erróneamente obviado, la intimación aparece extemporánea y; b) El tribunal no puede suplir la
actividad procesal del interesado, ante la clara letra del art. 87 de la Ley ("podrá..."), que se limita a dispensar
una posibilidad a su favor, relacionada con su libertad de actuación, dentro del principio de disponibilidad del
objeto procesal, que es precisamente la nota distintiva entre el proceso civil y el penal (27).
V.3.3. Por último, no podemos dejar de hacer mención aparte a la celebración de la audiencia que decidió
disponer la Sala para formarse certeza respecto de la verosimilitud del derecho invocado por el titular de la
patente, cometido que, como surge de ambos votos, no se obtuvo e inclinó al tribunal a revocar la cautelar
concedida en primera instancia.
En efecto, entendemos que el temperamento adoptado por la Alzada contradice la clara letra del art. 83, párr.
II, según la cual, en todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez debe requerir a un perito
designado de oficio para que se expida en un plazo de 15 días sobre los puntos a) y d) del mismo artículo. En
otras palabras: la única solución a la que podía arribar la Sala es aquella a la que en definitiva llegó: dejar sin
efecto la medida precautoria mal concedida por el a quo y encomendarle la pericial omitida. De ningún modo
creemos que el Superior podría haber suplido la omisión de este trámite esencial mediante el procedimiento que
utilizó. En tales condiciones, la hipotética confirmación de la decisión recurrida, ante la también conjetural
convicción respecto al "algo más" del fumus en el derecho alegado por el actor, de haberse logrado por esta vía,
hubiera tornado el fallo en arbitrario (28).
VI. Conclusiones
Tal como lo hemos consignado en el rotulado de estos breves comentarios la decisión de la Sala I, si bien es
correcta en cuanto al resultado, echa mano a argumentaciones erróneas de tal entidad que no permiten aguardar
soluciones contestes en el futuro. Por el contrario, la vaguedad de algunos de los razonamientos empleados por
los magistrados abonan la presunción de que, producto de esa resistencia inercial a abandonar la doctrina foral
elaborada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.859, los criterios serán excesivamente casuistas en
franco detrimento de la seguridad jurídica.
La solución es justa por cuanto, en definitiva, el inferior no había seguido el inexcusable procedimiento
previsto por el art. 83, párr. II, de la Ley N° 25.859, concediendo la medida cautelar a favor del titular de la
patente, sin requerir el auxilio del experto en la materia para pronunciarse sobre los puntos a) y d) de la

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mencionada norma. También nos parece acertada la conexión que, entre el Acuerdo TRIPS y la Ley de Patentes,
efectúa la mayoría, señalando que el nuevo régimen legal "...difiere de la práctica elaborada y prudentemente
utilizada por los jueces del fuero antes de la reforma..."
En cambio, nos parecen cuestionables los siguientes aspectos del fallo:
a) Que se prosiga aludiendo a la presunción de legitimidad del acto administrativo que aprueba una patente
de invención, sin efectuarse las mínimas distinciones en cuanto a sus alcances y efectos;
b) Que se mencione genéricamente la posibilidad de dictar medidas cautelares "inaudita parte", obviando la
excepcionalidad con que de acuerdo a la Ley N° 25.859 deben concederse y haciendo tabla rasa con la regla de
la bilateralidad que impera en esta materia;
c) Que se soslaye que el dictamen pericial es un requisito esencial, tanto del trámite precautorio común de
bilateralidad, como del excepcional de exclusión provisoria del demandado;
d) Que se haya pretendido suplir la omisión de dicho dictamen pericial mediante la celebración de una
audiencia, en clara colisión con lo preceptuado por el art. 83, II, de la Ley de Patentes
e) La consideración, en la disidencia parcial, de que la supuesta autoejecutoriedad del ADPIC conceda un
"menú" de opciones precautorias al titular de la patente (concesión unilateral de la medida cautelar, inicio del
incidente de explotación o proceso bilateral, a su elección) cuando es claro, insistimos, el texto legal en el
sentido de que el despacho de la cautelar "inaudita parte" sólo procede en casos excepcionales —y previo
dictamen pericial— y que el incidente de explotación del art. 87 de la Ley es pertinente exclusivamente en
defecto de la medida cautelar del art. 83, párr. II.
La complejidad técnica implicada de ordinario en cualquier patente de invención obliga al órgano judicial a
actuar con suma prudencia al momento de tener por acreditada la verosimilitud del derecho de su particular (un
plus respecto al requisito genérico contenido en el art. 230, inc. 1° del C.P.C.C.).
Esa prudencia en el juzgador debe acrecentarse aun más en el caso de patentes medicinales (que representan
un alto porcentaje de las patentes concedidas en el mundo) por la frecuencia de patentamiento de productos
farmacéuticos que no constituyen un verdadero avance terapéutico, sino una forma alternativa de obtener un
mismo efecto curativo (29).
Es de desear que, en futuros pronunciamientos del fuero, se consolide la que, consideramos, debiera ser
ahora la correcta aplicación del plexo legal (bilateralidad como regla, auxilio de un experto para formar
convicción en el juzgador sobre la verosimilitud del derecho invocado) al otorgar medidas cautelares en materia
de patentes. Para que ello acontezca, menester resultará que los magistrados adviertan que sus "poderes
normativos" encuentran claros límites materiales en la ley (30), siendo la libre creación del derecho de suyo
problemática, en tanto el juez no puede aspirar a suplantar al legislador sin quebrar seriamente el principio de
división de poderes (31).
Por cierto que la tendencia a la unificación jurisprudencial es saludable en toda organización jurídica, pues
la producción —a veces más frecuente que lo deseable— de sentencias contradictorias ante casos idénticos,
conspira contra la realización de uno de los bienes jurídicos mínimos esperables por una sociedad como, sin
duda lo es, el de la seguridad en el accionar del poder juzgador.
Es que, como con toda razón se ha dicho, el Derecho no es unívoco, pero no se resigna y hace todo lo
posible para conseguir esa univocidad que todos esperan y, cuando la encuentra, la defiende a ultranza (32).
Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)
(1) Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos, "Fundamentos y alcances de la presunción de legitimidad del acto
administrativo de otorgamiento de una patente", LA LEY, 2006-D, 1386 y ss.; MAIRAL, Héctor -
BENSADON, Martín, "¿Por qué una patente de invención se presume válida?", LA LEY, 7 de agosto de 2007,
ps. 1 y ss.
(2) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
aprobado mediante la Ley N° 24.425 (Adla, LV-A, 29), también conocido como "Acuerdo TRIPS" (Agreement
on trade-related aspects of intellectual property rights). En este trabajo utilizaremos ambas denominaciones en
forma indistinta.
(3) Así: VILLAR PALASÍ, José Luis, "Técnicas remotas del Derecho Administrativo", INAP, Madrid, 1ª
edición, noviembre de 2001, ps. 27 y ss.
(4) Cfr. HELLER, Hermann, "Teoría del Estado", Fondo de Cultura Económica, México, 1942, traducción
de Luis Tobío, p. 240.
(5) Cfr. MARIENHOFF, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo-Perrot, Bs. As., t. II, 3ª
edición, ps. 371/372 y Fallos, 190: 142, S.A. "Ganadera Los Lagos". En contra: CASSAGNE, Juan Carlos,
"Derecho Administrativo", Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot, 7ª edición, t. II, ps. 211-212, para quien la
imposibilidad de declarar ex officio la nulidad por parte de los jueces emerge del principio de separación de

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poderes, mientras que la exigencia probatoria a quien quiera controvertir dicha presunción dependerá de las
circunstancias del caso, pues bien puede ocurrir que se trate de una cuestión de puro derecho.
(6) Cfr. por todos. Entre ellos: ESCOLA, Jorge, "Tratado General del Procedimiento Administrativo",
Depalma, Bs. As., 1975, p. 65 MARIENHOFF, Miguel S., ob. cit. t. II, p. 372; HUTCHINSON, Tomas, "Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, Comentada, anotada y concordada con normas provinciales",
Astrea, Bs. As., 1985, t. I, p. 245; CASSAGNE, Juan Carlos, "Derecho...", cit. t. II, p. 212; Comadira, Julio R. -
Monti, Laura (colab.), "Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
Anotada y Comentada", La Ley, Bs. As., 203, t. I p. 234. Por su parte, Agustín Gordillo efectúa una encendida
crítica a la noción en su "Tratado de Derecho Administrativo", Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As.,
4ª edición. t. III, ps. V-5 y ss. En el derecho español, es corriente —al momento de tratar los caracteres del acto
administrativo— aludir a la ejecutoriedad (no pocas veces confundiéndola con la ejecutividad), como
implicancia forzosa de la legitimidad y tal vez ello sea la razón por la cual el art. 12 de la Ley N° 19.549 (Adla,
XXXII-B, 1752) (inspirada en la ley española de Procedimiento Administrativo de 1958) se refiera a ambos.
Esa sistemática se mantiene en la Ley N° 30/1992 (art. 56). Análoga situación se presenta en el derecho francés,
en el cual le privilège de préalable resulta de la posibilidad diferida a la administración de tomar decisiones
ejecutorias (Cfr. DE LAUBADERE, André - VENEZIA, Jean-Claude - GAUDEMET, Yves, "Traité de Droit
Administratif", L.G.D.J., 15e. édition, Paris, t.I, p. 769).
(7) Fallos, 293:133, "Pustelnik" (La Ley online).
(8) CNFed. Cont. Adm, Sala V, "Chung Ing. Ocean Co. Ltd. Argentina S.A.", 8-5-00.
(9) Dictámenes, 233:329.
(10) MAIRAL, Héctor, "Administración y Justicia", Depalma, Bs. As., 1984, t. II, p. 777.
(11) Sin que ello tenga otra implicancia distinta que la de predicar sobre su utilidad o inutilidad a los fines
que el intérprete se proponga, como certeramente se ha señalado (Ver: CARRIÓ, Genaro, "Notas sobre Derecho
y Lenguaje", Abeledo-Perrot, Bs. As., 1990, p. 99).
(12) GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio, "Los actos administrativos", Civitas, Madrid, 2ª edición,
p. 237.
(13) DIEZ, Manuel María, "Derecho Administrativo", Plus Ultra, Bs. As., t. II, 2ª edición, t. II, ps. 217 y ss.
(14) De acuerdo: DIEZ, Manuel María, ob. y loc. cit.
(15) Arts. 12 a 34 de la Ley de Patentes y su reglamentación.
(16) De acuerdo: CASSAGNE, Juan Carlos, "Fundamentos...", cit.
(17) Cfr. CORREA, Carlos M., "Medidas cautelares en materia de patentes de invención", JA, t. 2002-IV,
ps. 1330 y ss; íd. "Medidas cautelares en litigios de patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma" en
"Medidas cautelares en materia de patentes" (Obra Colectiva), Lexis-Nexis, Bs. As., 2006, p. 1. En idéntico
sentido: LYPSZYC, Delia, "Derecho de autor y derechos conexos", UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Bs. As.,
1993, p. 16.
(18) Y es por eso que CASSAGNE nos advierte que los derechos (privados) emergentes de una patente,
presentan cierto grado de inestabilidad o precariedad, "Fundamentos...", cit.
(19) Ley N° 24.481, art. 43.
(20) CORREA, Carlos M., "Medidas cautelares en materia de patentes de invención", JA, t. 2002-IV, ps.
1330 y ss.
(21) Ver al respecto las reflexiones que, de un modo similar al nuestro, efectúan Humberto Quiroga Lavié
en relación al Pacto de San José de Costa Rica en su Constitución de la Nación Argentina Comentada, Zavalía,
Bs. As., 3ª edición, p. 474 y GARCIA WENK, Alfredo F., "Los tratados de integración y la reforma
constitucional en La reforma constitucional interpretada" (Obra Colectiva del Instituto de Estudios de Derecho
Administrativo), Depalma, Bs. As., 1995, p. 350. Es ésta también la opinión de KORS, Jorge A., "Medidas
cautelares en materia de propiedad industrial. Legislación, doctrina y jurisprudencia", JA, t. 2000-IV, p. 833 y
ss.
(22) Con anterioridad a la reforma, la CSJN, modificando su tradicional doctrina "dualista" sostuvo en
"Ekmedjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otro" (Fallos, 315:1492 —LA LEY, 1992-C, 543—) que existía
la posibilidad de incumplimiento de un tratado por acción u omisión y que una sentencia podía ser considerada
como una medida de derecho interno para cumplir ese fin. Ese abandono de la teoría dualista, coherente con el
compromiso asumido por el Estado argentino al ratificar la Convención de Viena de Derecho de los Tratados,
no debe llevar a la confusión de obviar un extremo lógico: la verificación de que el tratado contenga
descripciones concretas de los supuestos de hecho ante los cuales debe aplicarse. Antes de las modificaciones
introducidas por la Ley N° 25.859, resultaba justificable que la interpretación del fuero —volcada en sus
sentencias— se erigiera en el medio necesario para aplicar los "facultamientos" del Acuerdo ADPIC, para así
honrar la obligación internacionalmente adquirida por el país. Pero la doctrina elaborada en función de tales

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decisiones ha dejado de ser de aplicación, so pena de fallarse contra legem, ante la clara reglamentación que el
legislador ha decidido adoptar en relación a la aplicación de los principios protectorios del acuerdo plurilateral.
(23) Fallos, 297:142; 299:93; 301:460; 302:1600.
(24) Cfr.: Versión taquigráfica —Cámara de Senadores de la Nación - Reunión de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto— Salón 'Arturo U. Illia' - H. Cámara de Senadores de la Nación, miércoles 1 2 de
marzo de 2003.
(25) Ver la opinión de CORREA, Carlos M., "Medidas..." cit., ps. 39-41, quien transcribe la versión
taquigráfica de la intervención de Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en la ya citada reunión de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Senadores de la Nación, de 12-3-03, criticando de la norma
en tanto se basa en la presunción formal de validez de la patente. Merece destacarse que, luego de la suscripción
del Acuerdo, y con anterioridad a la reforma, se había distinguido como jugaban, respectivamente, la
verosimilitud del derecho invocado en cuestiones marcarias y de patentes, arribándose a la conclusión de que en
estas últimas, salvo en el caso de plantearse defensas en cuestiones formales, era mucho más difícil formarse
convicción sobre la existencia de una infracción sin el auxilio de peritos por lo que el juez debía ser muy
cauteloso al momento de ordenar el cese de la explotación (O' FARRELL, Ernesto, "El Tratado GATT TRIPS y
el incidente de explotación", LA LEY, 1997-B, 1156 y ss).
(26) Incluso antes de la reforma, la doctrina había desechado la interpretación inclinada a conceder al actor
una "opción" por la medida precautoria que le resultase más conveniente, en desmedro de una facultad procesal
explícitamente reconocida al demandado, (PALACIO, Lino Enrique, "El incidente de explotación y las medidas
cautelares en materia de patentes", ED, t. 172, p. 453 y ss.).
(27) Cfr. PALACIO, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, Bs. As., 2ª edición. t. I, p.
228.
(28) Precisamente uno de las típicas causales de arbitrariedad que CARRIÓ menciona en su clásica obra,
según la jurisprudencia de la Corte es aquella en la cual el juez se arrogó el papel de legislador y no se sintió
limitado por el orden jurídico o prescindió del texto legal sin dar razón plausible alguna (Cfr. CARRIÓ, Genaro,
"El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Abeledo-Perrot, Bs. As., 3ª edición, 1995, t.I, ps. 55-56).
(29) Este problema se presenta, incluso, en un país como los Estados Unidos que concentra un tercio de las
patentes concedidas anualmente en todo el mundo. Ampliar en: CORREA, Carlos M., "Medidas cautelares en
materia de..." cit.
(30) BOBBIO, Norberto, "Teoría General del Derecho", Debate, Madrid, 1ª edición, 1991, traducción de
Eduardo Rozo Acuña, p. 178.
(31) KAUFMANN, Arthur, "Filosofía del Derecho", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999,
traducción de la 2ª edición de Luis Vilar Borda y Ana María Montoya, p. 192.
(32) FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón en "El Derecho y el Revés, Diálogo epistolar sobre leyes, abogados y
jueces" (en coautoría con Alejandro NIETO), Ariel, Barcelona, 1ª edición, 1998, p. 112.

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