Ejerciendo los derechos obtenidos por una patente:

procedimiento para la denuncia de infracciones

Expositor:
Pablo Trelles Dellisanti
Secretario Técnico (e)
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

1
 Contenido de la sesión

• Generalidades
• Procedimiento de denuncia por
infracción

2
 GENERALIDADES
RECORDEMOS

¿Qué es una invención?

Una invención es una solución técnica a un
problema de carácter técnico en cualquier
campo de la tecnología.

Tecnología: Conjunto de los instrumentos y

procedimientos industriales de un
determinado sector o producto (Real
Academia Española).
 RECORDEMOS
Una invención puede ser …

Un producto (máquina o
aparato, sustancia química
o material biológico vivo).

Un procedimiento.
Intereses en juego
Estado
Busca promover el progreso
técnico

Solicitante / Titular del

derecho
Incentivo de los titulares
de las patentes para seguir
invirtiendo en investigación

Sociedad
Acceso a tecnología
 ¿Qué es una patente?

LA PATENTE ES UN TÍTULO QUE

OTORGA EL ESTADO

A CAMBIO DE

LA DIVULGACIÓN ESCRITA CLARA Y

COMPLETA DE LA INVENCIÓN
 Derecho de exclusividad

Impedir que terceros sin autorización

utilicen o exploten la invención patentada
por un plazo (20 años P.I. y 10 años M.U.)
no renovables.
 Otros derechos

El titular podrá transferir, vender,

licenciar su derecho.
 Marco legal del Sistema de Patentes en el Perú

@ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

@ Decreto legislativo 1075, que aprueba

Disposiciones Complementarias a la Decisión 486

@ Ley 29316

@Decreto Legislativo 1033

@TUPA del INDECOPI

@ Decreto Legislativo 807

 DECISIÓN 486
Artículo 51
El alcance de la protección
conferida por la patente estará
determinado por el tenor de las
REIVINDICACIONES.
La descripción y los dibujos, o
en su caso, el material biológico
depositado, servirán para
interpretarlas.
REIVINDICACIONES

Pueden ser una o varias.

reivindicación 1

reivindicación 2

reivindicación 3
¿cuán importante es una reivindicación a la
hora de defenderla?

Un instrumento Un instrumento que cuenta con

hecho de plata
un mango que cuenta con uno o
cuyo mango está
unido a una cabeza más dientes
que cuenta con
cuatro dientes largos
 ¿y cuál es el alcance del derecho de
patente?
Decisión 486, Art. 52
La patente otorga el derecho de impedir a terceros sin
consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o
importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el
literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante
el procedimiento.
CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES
DE PRODUCTO
1. Una composición farmacéutica que
comprende la combinación de los
componentes a) y b).
2. La composición farmacéutica de acuerdo a
la reivindicación 1, en donde la sal de
adición es ácido clorhidrato.
3. La composición farmacéutica de acuerdo a
las reivindicaciones 1 o 2, en donde los
componentes a) y b) están presentes como
sales formadas de dichos componentes.
 CATEGORÍAS DE REIVINDICACIONES

DE PROCEDIMIENTO

Procedimiento para preparar el compuesto de

fórmula (I) que comprende las etapas a),

b) y

c).
 AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE
Introducción lícita en el comercio de producto patentado
(importaciones paralelas)

Artículo 54 Decisión 486

Condiciones:

- Que el producto protegido por la patente haya sido introducido

en el comercio en cualquier país.

- Que quien lo haya introducido en el comercio sea el titular de la

patente, alguien con su consentimiento o alguien económicamente
vinculado al titular.

- Se entienden vinculadas cuando una pueda ejercer directa o

indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto
a la explotación de la patente o un tercero pueda ejercer tal
influencia sobre ambas
 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE
MATERIA PATENTADA

Decisión 486, Art. 53

NO se puede ejercer el derecho de exclusividad respecto de:
- actos en un ámbito privado y sin fines comerciales

- actos realizados exclusivamente con fines de experimentación

- actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica

o académica

- 5ter del Convenio de Paris.

- Cuando la patente proteja material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse,

usarlo como base inicial para un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el
uso repetido de la entidad patentada.
 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE
MATERIA PATENTADA

Decisión 486, Art. 54

Uso previo.
De buena fe y antes de la fecha de presentación o prioridad ya se encontraba
utilizando o explotando la invención.
 FLEXIBILIDADES EN EL USO DE
MATERIA PATENTADA

Decisión 486, Art. 53

NO se puede ejercer el derecho de exclusividad respecto de:
- actos en un ámbito privado y sin fines comerciales

- actos realizados exclusivamente con fines de experimentación

- actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica

o académica

- 5ter del Convenio de Paris.

- Cuando la patente proteja material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse,

usarlo como base inicial para un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el
uso repetido de la entidad patentada.
 La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano

administrativo encargado de otorgar y proteger derechos de PI
relacionados a:

@Patente de invención
@Patente de modelo de utilidad
@Diseño industrial
@Circuito integrado
@Variedades vegetales
@Conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú

La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, perteneciente a la

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, procesa las denuncias
por infracción de derechos de propiedad industrial, acciones de nulidad
y oposiciones a solicitudes de los registros citados.
 ACCIONES POR INFRACCIÓN
Concepto
Acción administrativa que tiene como objeto evitar y
sancionar el uso, fabricación, importación,
introducción en el mercado, comercialización o
explotación de los productos protegidos, por parte
de terceros sin autorización.
Facultades del Indecopi
• Realizar inspecciones
• Requerir información
• Dictar medidas cautelares
• Imponer sanciones

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¿Qué puede pretender el titular ante
una infracción?
Vía administrativa

. Cese de actos . Pena privativa

. Comiso de bienes de libertad (en
proceso penal)
. Retiro del
producto en el
mercado
. Otros . Indemnización

Vía judicial
(en proceso civil)
¿Qué puede pretender el titular ante
una infracción?

VIA PENAL
Art. 222 del Código Penal
Uso no autorizado de patente

23
Procedimiento de denuncia por infracción
Ante una probable infracción se
puede iniciar denuncia en vía
administrativa

Denuncia formulada ante la CIN

Únicamente cuando el registro

se ha otorgado, NO ANTES

Contra infractor identificado

(aunque también puede ser uno
no identificado)
Acción por infracción

• Se pueden iniciar de oficio o a pedido de

parte.
• Contra actos consumados que constituyen
infracción a los derechos o contra actos
que manifiesten la inminencia de una
infracción.
• Prescripción:
– 2 años desde que tuvo conocimiento.
– 5 años desde que se cometió la
infracción por última vez.
Requisitos de la denuncia
Art. 99 del Decreto Legislativo 1075

Los requisitos se encuentran en dicha norma y se

recomienda su revisión.
 Tasas

Denuncia 195.25 (por cada denunciado)

formulada ante la CIN

Visita inspectiva 195.25 (por cada lugar)

Examen de fondo S/. 468.60

Trámite del procedimiento
• Presentación de denuncia
• Admisión a trámite y medidas cautelares
• Diligencia de inspección y notificación
• Contestación (5 días)
• Audiencia de Conciliación
• Informe Técnico
• Resolución de la Comisión de Invenciones y Nuevas
Tecnologías
(180 días hábiles)

• Apelación (5 días)
• Contestación de la apelación
• Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
¿Qué pasos sigue el trámite de la denuncia?

Sala
Especializada
en Propiedad
Intelectual
denuncia

contestación
apelación

decisión
CIN
 ¿Qué hacer si aún no se otorga la patente?

fecha en
año 0
que se otorga
(solicitud)
La patente

¿Qué hacer mientras tanto?

Remitir carta notarial al infractor
Lo anterior sirve como medio de prueba de
mala fe
Multa más grave
 Sanciones Administrativas

• Amonestación: Infracciones Leves

• Multa (hasta 150 UITs):
Infracciones Graves
• Criterios: Provecho ilícito obtenido
por el denunciado; la conducta
procesal del denunciado, la
gravedad de la infracción
 ACCIONES POR INFRACCIÓN
Medidas que se pueden tomar
• El cese de los hechos.
• El decomiso, depósito o inmovilización de
productos.
• El retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la infracción.
• Prohibición de la importación y/o de la
exportación de los productos.
• El cierre temporal del establecimiento del
denunciado.
• Publicación de la resolución condenatoria.
• Otras medidas.

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 Derecho de exclusividad

Impedir que terceros sin autorización utilicen o

exploten la invención patentada por un plazo (20
años P.I. y 10 años M.U.) no renovables.
 Alcance de protección de una patente

 Teorías:
 Literalidad

 Tenor literal de las reivindicaciones

 Extensivas

 Invenciones equivalentes
 Categorías de reivindicaciones

• Reivindicaciones de producto

preámbulo

parte
caracterizante
 Categorías de reivindicaciones
• Reivindicaciones de procedimiento

etapas
Infracción a una patente de producto

• Infracción a una patente cuyo objeto es un producto.

• La carga de la prueba le corresponde al accionante.

Infracción a una patente de procedimiento

• La carga de la prueba le corresponde al emplazado, quien deberá probar que

el procedimiento empleado para obtener el producto es diferente al
protegido por la patente.
• En los casos de infracción a una patente de procedimiento, la ley establece
una presunción.
• Se presume salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido
sin consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, si:
1. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, o
2. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya
sido fabricado mediante el procedimiento, y el titular de la patente no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado.
Facultades de INDECOPI

• Realizar inspecciones
• Requerir apoyo policial
• Requerir información
• Dictar medidas cautelares
• Imponer sanciones
Medidas que se pueden tomar

• La cesación de los hechos.

• El decomiso, depósito o inmovilización de
productos.
• El retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la infracción
• Prohibición de la importación y/o de la
exportación de los productos.
• El cierre temporal del establecimiento del
denunciado.
• Publicación de la resolución condenatoria.
• Otras medidas que tengan como objeto
evitar que se produzcan perjuicios
derivados de los actos denunciados o que
tengan como finalidad la cesación de los
mismos.
 SITUACIÓN NACIONAL
Acciones por infracción presentadas
20

15

10

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

42
PREGUNTAS

43
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN
patenta@indecopi.gob.pe

www.indecopi.gob.pe/din
www.cnapi.pe
www.facebook.com/cnapi.pe
Teléfonos: 2247777 - 2247800
Anexo: 3816 - 3829

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