TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOP! EXPEDIENTE N° 498011-2012/0SD SOLICITANTE —_ : INMOBILIARI S.A. (Antes Miguel Angel Repetto Giuffra) Registro de marca de servicio - Consolidacion de derechos - Examen de registrabilidad — Signos evocativos Lima, veinticuatro de marzo de dos mil catorce. |. ANTECEDENTES Con fecha 21 de junio de 2012, Miguel Angel Repetto Giuffra (Pert) solicité el registro de la marca de servicio IN GREEN, para distinguir construcciones, de la clase 37 de la Nomenciatura Oficial. Mediante Resolucién N° 3522-2013/DSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2013, la Direccién de Signos Distintivos denegé de oficio el registro del signo solicitado. Consideré lo siguiente: () Se ha verificado que Inmobiliari S.A. (Pert) es titular de las marcas de IN- CONSTRUCTORA (Certificado N° 60710); IN INMOBILIARIA y logotipo (Certificado N° 64421) e IN-CONSTRUCCIONES (Certificado N° 55286), que distinguen servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. (i) Los servicios que pretende distinguir e! signo solicitade son los mismos servicios que distingue la marca registrada. (ii) La semejanza entre los signos radica en el hecho de que incluyen en su conformacién la denominacién IN, la misma que no forma parte de otras. marcas registradas a favor de terceros para distinguir los mismos servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. () Cabe precisar que si bien los signos en conflicto presentan en su Conformacién elementos denominativos, figurativos y cromaticos adicionales (seguin sea el caso), éstos no eliminan la semejanza entre los mismos determinada por la inclusién de una misma denominacién. (Y) Si bien Inmobiliari S.A. no ha formulado oposicién a la presente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que el objetivo de las normas de Propiedad Industrial no solo es proteger el interés econdémico de los empresarios, sino también el interés general de los consumidores. Asi, la Autoridad Administrativa en defensa del interés pUblico puede denegar de oficio una solicitud de un signo si considera que éste es confundible con una marca registrada y/o signo solicitado anteriormente, tal como sucede en el presente caso. MSPLONIB: 19 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA VDE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle Dela Pre 106, San Borja, Lima $1 - Part Tf 2247800 Fx: 224 0348 Email: postmaster @indcpgob pe | Web: wexaindcpi ggTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 49801 1-2012/DSD (vi) Realizado el examen de registrabilidad, se ha determinado que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en el articulo 136 inciso a) de ta Decisién 486, por lo que no corresponde acceder a su registro, Con fecha 8 de abril de 2013, Miguel Angel Repetto Giutra interpuso recurso de apelacién manifestando que ha transferido los derechos expectaticios sobre la presente solicitud de registro_a favor de la empresa Inmobiliari S.A., titular de las marcas registradas base de la denegatoria. ll. CUESTION EN DISCUSION De la revision de los actuados, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar: a) Si se ha producido una consolidacién de derechos b) De ser el caso, si el signo solicitado rene los requisitos de registrabilidad exigidos por ley. Ill. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: ) Inmobiliari S.A. es titular de los siguientes registros: IN-CONSTRUCTORA, que distingue servicio de construccién, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 60710, vigente hasta el 25 de noviembre de 2019. - IN-CONSTRUCCIONES, que distingue servicio de construccién, de la clase 37 de la Nomenciatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 55286, vigente hasta el 27 de febrero de 2019. ~ El logotipo conformado por la denominacién IN INMOBILIARIA escrita en letras caracteristicas y en los colores negro y anaranjado, conforme al modelo, que distingue servicio de construccién de la clase 37 de la MsPLOINB 29 |INSTTTUTO NACIONAL DB DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Calle Dela Prva 104, Sen Borja, Lima 4 - Prd Ta: 224 7800 Fa: 724 0348 smal: postmaster indecpeoh pe [Wis wand geb) TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPL-INDECOP! EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 64421, vigente hasta el 27 de octubre de 2020. ' [ n = IN GROUP, que distingue servicios de construccién, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 79329, vigente hasta el 27 de noviembre de 2023. IN TOUCH, que distingue servicios de construccién, de la clase 37 de la Nomenclatura oficial, inscrita bajo Certificado N° 80327, vigente hasta el 28 de enero de 2024. AZ Inversiones Inmobiliarias S.A.C. (Peri) es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominacién IN HOUSE escrita en letras caracteristicas y debajo una franja horizontal que contiene la denominacién GRUPO INMOBILIARIO escrita en letras caracteristicas, en Cuyo extremo superior izquierdo se observa una figura circular que contiene la representacién estilizada de una casa, todo en los colores blanco y celeste; conforme al modelo, que distingue servicios de construccién de edificios y ejecucién de proyectos de construccién de viviendas ‘muttifamiliares (edificios), de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Cettificado N° 57804, vigente hasta el 20 de julio de 2019, N@ House En la clase 37 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares varias marcas que incluyen en su conformacion la denominacion GREEN, tales como: GREEN BUILDING CONSTRUYENDO AMBIENTES DE TRABAJO y logotipo (Certificado N° 70837); GREEN MSPLOWNB 39 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DELA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle Dela Prose 104 San Boj, Lima 4 - Past TF. 2247800 Fax: 226 0348 E-mail oumastr indo gh pe |Web wxaindecop gobTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada on Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD CLEAN TINTORERIAS y logotipo (Certificado N° 72076); GREEN CONCEPT CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA y logotipo (Certificado N° 6404); GREEN POINT y logotipo (Certificado N° 79007); PERU GREEN BUILDING COUNCIL y logotipo (Certificado N° 63538); GREENTECH y logotipo (Certificado N° 20385). 2. Consolidacién de derechos El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 - norma vigente a la fecha de la solicitud de registro - establece que no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de fercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos 0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacién. En consecuencia, la prohibicin de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente registrada sdlo opera cuando el solicitante del registro y el titular de la marca registrada son dos personas diferentes. En el presente caso, Miguel Angel Repetto Giuffra solicits el registro de la marca de servicio IN GREEN, para distinguir construcciones, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, signo que fue denegado, de oficio, por la Direccién de Signos Distintivos por considerar que resulta confundible con las marcas IN- CONSTRUCTORA (Certificado N° 60710); IN INMOBILIARIA y logotipo (Certificado N° 64421) e IN-CONSTRUCCIONES (Certificado N° 55286), registradas en la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Ahora bien, en el recurso de apelacién de fecha 8 de abril de 2013, el solicitante sefialé que ha transferido los derechos expectaticios derivados de la presente solicitud a favor de Inmobiliari S.A. En virtud a lo sefalado por el Solicitante, y habiendo verificado dicho documento, la Secretaria Técnica de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante proveido de fecha 16 de mayo de 2013, tuvo como nueva solicitante a Inmobiliari S.A. En consecuencia, se ha producido una consolidacién de derechos a favor de Inmobiliari S.A. En ese sentido, dado que actualmente los derechos sobre los signos en conflicto pertenecen a la misma empresa (Inmobiliari S.A.), no cabe efectuar el examen de riesgo de confusién entre los mismos. MsPioiie 49 [INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (Calle Dea Pros 104, San Bara Lima 4 ~ Pr Ta 224 7800 Fax: 224 0348 email pormastorindcopigoh pe | We: eesindecpi gopseem Lg PERU | Presidencia eee TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD 3. Andlisis de los elementos contenidos en el signo solicitado 3.1. Denominaciones evocativas Una denominacién es evocativa o sugestiva cuando meramente sugiere caracteristicas, cualidades, efectos, etc. del producto o servicio. En estos casos, es necesario que el consumidor haga uso de su imaginacién y de su raz6n para relacionar la marca con el producto o servicio. Existe distincion entre una denominacién descriptiva y una evocativa, ya que mientras la primera informa directamente a los consumidores acerca de alguna de las caracteristicas del producto 0 servicio, la segunda alude en forma indirecta a algdn aspecto relacionado con el mismo. Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 91-IP-2005', la denominacién evocativa es la que sugiere en el consumidor 0 en el usuario ciertas caracteristicas, cualidades 0 efectos del Producto 0 del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginacion y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. En una cita que Tecoge el Tribunal en dicha sentencia’, se precisa que si bien las marcas evocativas no son tan distintivas como las de fantasia o las arbitrarias, Tequieren de cierta imaginacién, pensamiento o percepcién para alcanzar una idea sobre la naturaleza de los bienes 0 servicios. EI Tribunal concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la funcién distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Recogiendo lo sefalado en una anterior sentencia’, el Tribunal deciara a este Tespecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relacién directa e inmediata a una caracteristica 0 cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginacién, es decir, un Proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” Respecto a estas marcas, Fernandez — Névoa sefiala que a fin de captar el mensaje informativo encubierto de una denominacién sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo. Indica que, por evocar | Gaceta Oficial del Acuerdo N° 1231 del 16 de agosto de 2005, p. 7 5 Ver: httouiwwwbitlaw.com/trademark/dearoes.himitanciful * Sentencia dictada en el expedionte N° 20-IP-96, publicada en la G.O.AC. N° 291, del 31 do ‘septiembre de 1997, caso *EXPOVIVIENDA”. -SPLOWB, 59 {INSTITVTO NACIONAL DE DBFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (Calle Dea Pro 104, Son Bara Lima 4 - Pr Tel 224 7800 Fa: 224 0348 Bema pormastr@ndcopi gob ge [Wis wwindecopi gkcour] once TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD en la mente del consumidor las caracteristicas del producto o servicio, son relativamente frecuentes las marcas constituidas por denominaciones Sugestivas, y que esto se debe a que la marca sugestiva se graba répidamente en la mente del consumidor sin que sean necesarias a tal fin intensas y costosas campafas publicitarias del titular de la marca‘, Jorge Otamendi define a la marca evocativa como aquélla que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto © servicio que va a distinguir 0 de la actividad que desarrolla su titular. Precisa que esta relacién entre el signo y el producto, servicio o actividad no hace que sea irregistrable como marca, citando como ejemplo de este tipo de marcas las siguientes: BODEGA DEL 900 para bebidas alcohdlicas, INSTANCOA para Productos alimenticios, MUCHA C para bebidas y CREMISSIMO para cremas heladas. Asimismo, sefiala que las marcas evocativas son consideradas marcas débiles, en tanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de los productos 0 servicios que va a Gistinguir con ellas. Esto hace que el titular de la marca evocativa deba aceptar, © no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas Propiedades o caracteristicas. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen los mismos conceptos. El autor concluye que, dentro de las marcas evocativas, cuanto mayor sea la evocacién en la marca anterior, mayor serd la aproximacién que debera aceptarse con una nueva marca, y ello atin mas cuando no hay muchas palabras disponibles en el lenguaje para efectuar la evocacién. De lo contrario, el primer titular de la marca evocativa obtendra el privilegio negado a los términos descriptivos®. En tal sentido, no obstante que los términos evocativos si pueden acceder a registro, al tratarse de signos que sugieren caracteristicas de los productos 0 servicios a distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de otros signos que sugieran las mismas caracteristicas, Por lo que su titular no podra oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos en la medida que presenten otros {Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 192. fr, Otamenci, Derecho de Marcas, Cuarta edicién ampliada y actualizada, Buenos Aires 2001, pp. 29 32, MSPIOWNE 69 |INSTITUTO NAGIONAL DE DEFENSA DB LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DEA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Dea Pros 10%, San Bara Lia 4 - Port Tl 224 7800 Fa: 224 0348 Erma pormater@indcoptgoh pe | Wes sande soeecg LINDECOP!: nsejo de Ministros fe fe TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPI-INDECOP! EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD elementos en su conformacién que les otorguen una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresién en conjunto del nuevo signo sea distinta. 3.2. Aplicaci6n al caso concreto En el presente caso, el signo solicitado esta conformado por la denominacion 'N GREEN y pretende distinguir servicios de construccién, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que el término en inglés GREEN, cuya traduccién al espafiol es “verde”, con relacion a los servicios de construccién que pretende distinguir, evoca en la mente de los consumidores y/o usuarios la idea de que las construcciones o edificaciones se realizaran sobre la base de un contenido ecoldgico, es decir, que tendran areas verdes en los interiores 0 en las azoteas (techos), asi como elementos que permitan el ahorro de la energia, la Preservacién del medio ambiente y un correcto uso de los recursos naturales del entorno. Ademds, dicho término es frecuentemente utilizado en el mercado Por diversas empresas dedicadas al rubro de la construccién’, lo cual lo convierte en un signo evocativo y, por ende, en débil Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo solicitado IN GREEN retine los requisitos exigidos por el articulo 184 de la Decision 486, y no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los articulos 135 y 136 de la Decisién 486, por lo que corresponde acceder a su registro. 4. Signos débiles Si bien - conforme se ha determinado en el punto 3.2 el signo solicitado no se encuentra comprendido en la prohibicién establecida en el articulo 136 inciso a) ‘| Fuente extraida de la pagina web hitp:/iww.wordreference.comies/ ” De una bisqueda realizada a través de la Internet, fa Sala ha podido constatar que oxisten diversas empresas en el rubro de la construccién que utiizan el témino GREEN para hacer referencia a construcciones ecoldgicas, tales como: GREEN BLUE INMOBILIARIA (hitp:nmw.qreenbiue.pe/); GREEN CONCEPT — (hito:/www.greenconcepticom.pel); _INMOBILIARIA. MUNDO. VERDE (http:/www.inmobiliariamundoverde.com); "TECHOS VERDES, UNA NUEVA PROPUESTA PARA LOS EDIFICIOS DE LIMA. (hitp:/iperu.com/actualidad/economia-y-fin schos-verdes-nueva-propuesta- edificios-ima-noticia-220447), EDIFICIOS VERDES REPSOL (hitp:/iwmw.repsol.comles. es/energia inteligente/desarrollo-sostenible/energia-compantdajedifcios-verdes. aspx); GREEN HOUSE (hte. greenhouse.com.mx); entre otras. MsPlowie 79 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENS4 DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (alle De ta Pre 108, Sn Borja, Lima $1 - Par Tl 2247800 Fx: 224 0348 E-mail: posmasen@indecopgb pe |Web naindeapgobpeTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD de la Decision 486, es importante determinar el grado de distintividad de! mismo afin de establecer su Ambito de proteccién. La doctrina diferencia seguin el grado de distintividad del signo’ entre: a) signos normales, que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada. b) signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal ©) signos fuertes, que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal. En tal orden de ideas, la Sala determina que si bien todas las marcas registradas gozan de la misma proteccién legal, dependiendo de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura 0 por haber adquirido una implantacién en el tréfico mercanti) el €mbito de proteccién de la misma puede variar. La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un concepto estatico, sino que mas bien se encuentra en constante movimiento, De igual forma, la clasificacién entre marcas normales, débiles y fuertes no es un esquema rigido. Al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen superposiciones constantes. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado, en la Interpretaci6n Prejudicial recaida en el Proceso N° 121-IP-2005", lo siguiente: “El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de caracter genérico, contiene particulas de uso comin, 0 evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos 0 cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiacién exclusiva’. En el presente caso, el signo solicitado esta constituido por el término GREEN que es evocativo y, ademas, es frecuentemente utilizado en el mercado, por lo que la Sala considera que constituye un signo - si bien distintivo - débil En tal sentido, su titular no podra oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos o términos similares, en la medida que presenten otros elementos en su conformacién que les otorguen una { Baumbach/Hefermehi, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p. 931. * Gaceta Oficial N° 1268 del 28 d noviembre del 2005. MSPLO1NB, 89 |INSTITUTO NACIONAL DE DBFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DELA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Dea Pros 104 Sn Bera Lima 4 «Pk Telf 224 7800 | Fs: 224 0348 smal posmastr indo goh pe (Tis sind gobTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 0132-2014/TPILINDECOPI EXPEDIENTE N° 498011-2012/DSD suficiente eficacia distintiva o siempre que se usen a titulo informativo en los servicios distinguidos con otras marcas. IV. RESOLUCION DE LA SALA REVOCAR la Resolucién N° 3522-2013/DSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2013 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio IN GREEN, solicitado por Inmobiliari S.A. (Pert), para distinguir construcciones, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de 10 afios, contado desde la fecha de la presente resolucién y disponer su inscripcién en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial Con Ia intervencién de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castafieda, Carmen Jacqueline Gavelén Diaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla MsPiowie 99 {INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTCAL. Calle Dee Prose 108, San Boj, Lima 3 Par Tf 2247800 Fas: 226 0348 E-mail oumaster indo gh pe |Web weeindecap gob pe