PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
DERECHO DE PROPIEDAD INMATERIAL
GALO SEBASTIÁN MUÑOZ ROSERO
22/11/2020

TEMA: ¿El uso por parte de terceros (distintos al titular y a sus licenciatarios, se entiende) de una marca
notoria en riesgo de vulgarizarse, es un acto de deslealtad competitiva?

La doctrina se ha encargado de desarrollar los conceptos de competencia desleal como un acto de confusión,
mismo que debe entenderse de forma directa como indirecta, el primero consiste en la confusión que tiene
el consumidor con una marca determinada al momento de realizar la respectiva elección del producto o
servicio, mientras que el segundo es denominado riesgo de confusión indirecto o de asociación, es aquel
que induce a creer que entre la persona que emplea el signo en cuestión y otra existen vínculos económicos
o jurídicos, que autorizan su empleo, generando así una confusión en su origen empresarial.
Los actos de confusión como una práctica desleal en el mercado se encuentran definidos en la Ley Orgánica
de Regulación y Control del Poder de Mercado específicamente en su artículo 27 numeral 1 considerando
como :
“Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o
como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los
productos o el establecimiento ajenos.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos,
así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de
identificación que en el mercado se asocien a un tercero” (LOCPM, 2011,
art.27num1) (el subrayado es mío).

El registro de una marca en la legislación del Ecuador es un acto declarativo mediante el se cual otorga
derechos de exclusividad frente a terceros del uso de su marca. Y es el titular de la marca quien mediante
su esfuerzo, inversión a la que tuvo que incurrir, además de otros recursos que se vieron comprometidos a
lo largo de los años para lograr una relevancia en el tráfico mercantil para que de esa manera se llegase a
considerar su marca como notoriamente conocida. De acuerdo a lo señalado por el maestro Carlos
Fernández Novoa referente al concepto de una marca notoria considera que es aquella que “goza de difusión
o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la
marca” (Fernández Novoa, 1994, pg.32).
En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se determina para que se constituya uso no
autorizado del signo distintivo notoriamente conocido, deberá causar los siguientes efectos: “a) riesgo de
confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o
servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del
renombre del signo” (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).
Si una marca de carácter notoriamente conocida está en peligro de vulgarización, es debido a la falta de
medidas por parte del titular de la marca con respecto a terceros o a los consumidores. El uso por parte de
un tercero de una marca notoriamente conocida que cause confusión en los consumidores puede ser encajar
en las normas antes mencionadas, abusando del prestigio o del renombre del signo.
Es suma importancia para este trabajo el análisis del caso sobre la acción de cancelación por vulgarización,
realizada por parte de la empresa SMITHKLINE BEECHAM, en contra del registro de la marca Aspirina,
de 19 de enero de 1911, propiedad de la compañía BAYER AG. En el considerando cuarto de la resolución,
los vocales, determinan que de acuerdo al artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, se deberá concurrir a un sistema mixto (objetivo-subjetivo) para la caducidad por vulgarización
señalando que “el requisito objetivo es la conversión de la marca en un signo común o genérico para
identificar o designar uno o varios productos o servicios para los cuales estuviese registrada, mientras que
el requisito subjetivo consiste en que su titular hubiese provocado o tolerado tal conversión, por acción u
omisión (…)”. Por lo cual se entiende que para la vulgarización debida simplemente por el éxito de una
marca no es por si sola causa de caducidad es necesario igualmente una actuación positiva o negativa por
parte de su titular (Vulgarización + acción u omisión por parte del titular de la marca), que en el presente
caso analizado no se cumple. Las marcas con alto renombre en el mercado son más propensas a que se
conviertan en un signo usual o genérico, es por eso que la falta de acción u omisión por parte del titular
puede generar que una marca sea vulgarizada, es necesario tener ciertos parámetros que se encuentran en
la lectura respecto a las acciones frente a terceros o los consumidores.
Bibliografía
1) Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, España, Madrid, 1994,
pg.32

Normativa
1) Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, Registro Oficial
Suplemento 555 de 13-oct-2011.
2) Decisión 486 de la Comunidad Andina
3)