CONTRATO DE KNOW HOW

DEFINICION
Mediante el contrato de transferencia de tecnología o de capacitación en
habilidades técnicas, una empresa les transfiere a otros ciertos procedimientos
exclusivos en cuanto a la fabricación, transformación y conservación de productos
y servicios o bien la asistencia técnica o los conocimientos tecnológicos para una
mejor utilización de tales prestaciones en su proceso productivo. Puede
determinarse que la finalidad de este tipo de contratos va orientada a optimizar los
procesos productivos, administrativos, financieros de la empresa cliente y
mantener con ello los estándares de productos y servicios de la empresa
transmisora de las habilidades técnicas. Por lo regular, el contrato de know how es
un contrato accesorio de la franquicia, aunque otros tipos de contratos también lo
utilizan para mantener en alto sus estándares y el control de calidad, lo que
redunda en el mantenimiento de la fama y el prestigio de la cesionaria.
SUBJETIVOS

En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el

secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener oculto
el mismo. Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la
voluntad de su titular en orden a mantener ocultos determinados conocimientos.

Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de mantener aquella
información oculta; sabe que tiene entre “sus manos” un elemento que lo puede
hacer más competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de
optimizar los resultados de sus actividades industriales o comerciales. Tiene
entonces, el deseo de que la información que posee no sea de conocimiento de
terceros (sin su autorización o consentimiento) y no desearía que un competidor
tenga acceso a la misma. Él, ha pensado en el valor económico de esa
información e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras
personas.

Puede ocurrir, sin embargo, que el poseedor del Know How sepa que éste tiene
algún valor industrial o comercial, pero no le interesa (por su vocación filantrópica),
ocultarlo, y lo transmite a sus colegas de profesión u oficio o a cualquier otra
persona; o lo publica en algún medio de difusión. En este supuesto, no existiría el
elemento subjetivo del que se habla, ya que el poseedor del Know How no tiene
voluntad alguna de mantener en secreto su información.

Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se

construya la figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto
industrial deberá manifestar claramente su voluntad en tal sentido.

Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la protección legal del

Know How, ya que, sin el ánimo manifiesto, de preservar secreta una información
determinada, no concurrirán todos los requisitos imprescindibles para configurar el
secreto empresarial. Esta voluntad deberá en todo caso de manifestarse a través
de una cláusula contractual, en donde se especifique debidamente en qué
consiste el secreto a guardar. Sin embargo, para que exista auténtica voluntad de
mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de
la que se deduzca a primera vista su intención. Es preciso, además, que la
voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su
efectividad.

Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 224

Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 222.

 Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 224

 Font Segura, Alberto; Op. Cit. pág. 55,56.

 Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 232 y 242.

OBJETO

El objeto del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o

Know Howes un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, lo
cual concede a su titular una serie de derechos subjetivos. Citando
nuevamente al autor Benavente Chorres, se puede establecer que “el Know
How como objeto es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel
empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de
contratación.”

Por lo general, el conocimiento o información objeto de transferencia constituye

un secreto empresarial referido a la naturaleza, características o finalidades de
productos, métodos o procesos de producción o medios y/o formas de
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Dicho
conocimiento debe reunir tres características esenciales para ser considerado
un conocimiento susceptible de transferencia bajo la figura jurídica del contrato
de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How: ser
secreto, sustancial y aparecer ciertamente identificado. Así: - Se considera
secreto aquel conocimiento “que no es conocido ni fácilmente accesible, por lo
que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación
confiere al licenciatario…” - Se considera sustancial el conocimiento que
“contiene una información útil, es decir que, en el momento de la celebración
del acuerdo, cabe esperar que servirá para mejorar la competitividad del
licenciatario permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o que le
proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de
servicios que no tengan acceso al know-how secreto concedido o a otro know-
how secreto comparable.” - Se considera ciertamente identificado aquel
conocimiento cuyo contenido se encuentra delimitado y establecido con
certeza. Al respecto se ha dicho que “Son múltiples las formas en que puede
identificarse el know how, de hecho, tantas como tipos de innovaciones a
transmitir. Baste señalar que la identificación no sólo puede consistir en planos,
listas de productos con su descripción, fórmulas, y en general, complejas
descripciones de un proceso productivo, sino que también puede ser útil
incorporar al contrato en ocasiones otros materiales, como actas de reuniones,
en las que quede constancia de qué es lo que se ha transmitido oralmente
entre las partes.”

FORMALES

Los elementos formales del contrato son el conjunto de signos mediante los
cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en la celebración del
mismo. Como ya se mencionó anteriormente, el contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How no tiene una forma específica
requerida por ley, bastando que la manifestación del consentimiento de las
partes para que el mismo quede perfeccionado. Es usual que el contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How quede
plasmado en forma escrita, aunque ello no impide que la transmisión se lleve a
cabo de manera oral.

CARACTERISTICAS

A) Es un contrato bilateral, toda vez que da nacimiento a obligaciones para

ambas partes contratantes. Por ello se dice que el contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How es un contrato de
prestaciones recíprocas, en el que cada parte debe realizar una prestación a
favor de la otra. Así, por ejemplo, la prestación a cargo del transmisor es la de
suministrar el conocimiento y la contraprestación a cargo del receptor es la
pagar las regalías acordadas. Puede haber otras, como la prestación a cargo
del transmisor de suministrar conocimientos adicionales o capacitación y la
contraprestación a cargo del receptor de mantener el conocimiento en reserva.
En suma, existe una reciprocidad de prestaciones que no sólo consisten en la
entrega del conocimiento y el pago de regalías, aunque éstas sean las más
obvias y usuales.

(B) Es un contrato principal, en virtud que existe por sí mismo y su nacimiento

no depende de la celebración de otro contrato o negocio jurídico; sin embargo,
es común que se transfiera acompañado de otras figuras jurídicas de índole
contractual, como un contrato de provisión de asistencia técnica, una
franquicia, un paquete de licencia de transferencia tecnológica o un contrato de
colaboración empresarial, entre otros
 (C) Es un contrato innominado o atípico, en virtud de no estar previsto ni
regulado específicamente en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Por ende,
sus características no aparecen determinadas en la ley. Otros países, en
cambio, sí cuentan con instrumentos legales que norman a esta figura
contractual, tal es el caso de la Unión Europea, así como de algunos países
latinoamericanos como México, Costa Rica y Argentina, los cuales cuentan con
textos legales que regulan algunos aspectos del contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How,. (D) Es un contrato complejo,
debido a que su estructura y objeto pueden revestir distintos esquemas
negociables, por ejemplo, una concesión de los conocimientos técnicos
reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional
y demás.

(E) Es un contrato consensual, toda vez que el mismo se perfecciona con el

consentimiento de las partes, es decir, los derechos y obligaciones del contrato
nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo; ulteriores
requisitos como entrega o inscripción deben ser entendidos como mecanismos
de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes, pero no como
elementos determinantes del nacimiento del vínculo contractual.

(F) Es un contrato constitutivo, debido a que su propósito y efecto es el de

crear relaciones jurídicas entre los contratantes. Con posterioridad a la
celebración del contrato, es factible la celebración de un contrato modificativo o
regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos
elementos del contrato original.

(G) Es un contrato conmutativo, debido a que en el mismo las prestaciones que

se deben las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto
jurídico. Lo anterior implica que las partes tienen la posibilidad de conocer por
anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.

(H) Es un contrato cuya ejecución puede ser instantánea o de tracto sucesivo,

ello en virtud que, según lo convengan las partes, el contrato puede cumplirse
en un sólo acto o diferirse su cumplimiento a lo largo de un período
determinado. Cuando la ejecución es diferida, ésta puede ser: (a) Ejecución
continuada: varias prestaciones sin interrupción; (b) Ejecución periódica: varias
prestaciones que se ejecutan interrumpidamente, en fechas establecidas; y (c)
Ejecución intermitente: varias ejecuciones que se ejecutan cuando lo solicita la
otra parte. (I) Es un contrato que puede ser paritario o de adhesión, cuando el
titular del conocimiento ha, de antemano, determinado las cláusulas y
estipulaciones contractuales respecto de las cuales no se otorga al receptor
oportunidad de discusión o negociación y a quien no le queda más opción que
aceptar o rechazar tales cláusulas. (

J) Es un contrato generalmente oneroso, en virtud que en el mismo existen

beneficios y gravámenes recíprocos. Efectivamente, como resultado de la
celebración del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico
 Empresarial o Know How, una 43 de las partes obtiene los conocimientos
técnicos secretos a cambio de un precio mientras que la otra obtiene el
provecho del precio a cambio de la entrega de tales conocimientos.

(K) Es un contrato de contenido confidencial o secreto, debido a al carácter

reservado o secreto del conocimiento objeto de transmisión.

(L) Es un contrato “intuito personae”, en virtud que, ante la obligación de

confidencialidad a cargo del receptor, la persona que entrega el conocimiento
deberá tener en especial cuenta las cualidades de la contraparte con la que se
celebra el contrato.

(M) Es un contrato no solemne o formal, toda vez que para la celebración del
mismo no deviene aplicable la manifestación del consentimiento por un medio
específicamente ordenado por la ley, ni tampoco ritos o solemnidades
especiales.

CONTRATO DE MANAGEMENT

Este contrato de Management es un contrato bilateral, puesto que existen dos

partes contratantes, enmarcadas por un lado en una empresa dedicada a prestar
servicios administrativos, gerenciales y de asistencia, y por la otra parte se halla
instituida en una sociedad que en la práctica es una Sociedad Anónima, conocida
en el derecho comercial anglosajón como una Corporation.

La segunda otorgará facultades especiales a la primera para que ésta le

administre sus negocios, obviamente previo consentimiento y aprobación de su
órgano directivo. Esta modalidad contractual tuvo sus inicios en las Uniones de
empresas encaminadas a una mayor concentración del grupo societario a través
de una administración centralizada de todos los integrantes de la misma, por
intermedio de una sociedad de Management controlada a su vez por la sociedad
líder.

Téngase en cuenta que las partes integrantes del contrato de Management son
personas jurídicas.

Montalenti, citado por Farina, afirma que la empresa (sociedad) de Management

desenvuelve únicamente una actividad de consultoría gerencial o de gestión en
sentido propio, en un régimen de exclusividad a favor de las sociedades de grupo.

ELEMENTO PERSONAL

Se presenta en dos formas la sociedad controladora y la controlada la primera, es

aquella que adquiere las acciones de la sociedad que este en problemas la
segunda, se encuentra bajo el manejo de la sociedad dominante
 ELEMENTO REAL

Se establece con la asistencia técnica y la administración por parte de la sociedad

controladora, y también tenemos la retribución que lo da la sociedad controlada,
que necesita el auxilio de la sociedad controladora para poder continuar con su
actividad

ELEMENTO FORMAL

Se trabaja de la misma manera como en las demás se da la libertad de forma

CARACTERES

Innominada
contractual 
consensual,
bilateral, 
oneroso 
tracto sucesivo.

CONTRATO DE HOLDING

Este contrato se refiere a que una compañía mercantil, va a adquirir acciones

sobre otras sociedades en donde esta ejercer un control sobre las acciones y con
eso poder sacar un provecho de capturar las ganancias y con el objeto de
estabilizar una sociedad.

Su función principal, es cuando controla totalmente a otra comprando sus

acciones y trata de ejercer un progreso en la economía de la organización.

Elementos Personales

Sociedad Controladora

 es aquella que adquiere las acciones.

Sociedad Controlada
 es la que se encuentra bajo el manejo de la sociedad controladora. 

Elementos Reales

 Se presenta como acciones que se adquiere para ejercer el control

Elemento Formal

Se manifiesta en la libertad de forma no esta estipulada que forma deberá de

llevarse a cabo.
CARACTERÍSTICAS DEL HOLDING

Es un contrato atípico
          
        Es una declaración de voluntad entre dos o más partes, con el objeto de
producir  consecuencias jurídicas. Los contratos atípicos, son aquellos que no
están regulados en la ley. El holding es en consecuencia un contrato mercantil
atípico. En primer lugar, porque la sociedad que  administra y maneja a otras
sociedades, previamente hicieron una declaración de voluntad y dieron su
consentimiento, que son elementos constitutivos de un contrato. 

 Constituye una supersociedad 

       A través del holding una sociedad financiera, comercial o industrial, administra

o  fiscaliza los negocios de otras sociedades por medio de la adquisición de la
mayoría de  acciones de esas empresas o sociedades. En la práctica comercial,
las empresas transnacionales adquieren las acciones de empresas,
paulatinamente hasta tenerlas en  su mayoría.

Es un contrato de Tracto Sucesivo

        El proceso de administración de una sociedad sobre otras  que manejan

negocios mercantiles, es el ejemplo práctico.

Consensual 

        El contra de holding se perfecciona con el acuerdo de las partes contratantes,

es  decir que no necesita una formalidad solemne para su existencia; es decir que
no se  manifiesta abiertamente su aplicabilidad. El acuerdo entre la sociedad
administradora y las demás es suficiente.
Conmutativo 

        Las partes que integran el holding conocen anticipadamente los beneficios

que perciben, dependiendo la cantidad de acciones que obtengan cada una.

Sinalagmático 

     Cuando se constituye el holding, específicamente en la adquisición de

acciones, se sabe cuales son las obligaciones que nacen para todas las partes
contratantes.

Oneroso 

 Todo contrato mercantil por su naturaleza es oneroso, pues el lucro es la finalidad

del mismo, ya no se diga cuando los negocios jurídicos mercantiles se dan a gran
escala.

Principal 

Su Validez el holding no depende de otro negocio Jurídico. Es independiente por

si mismo.