Regímenes Aplicables A La Responsabilidad Civil Por Daños A Los Derechos de Propiedad Intelectual en Chile

Facultad de Derecho
REGÍMENES APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR

DAÑOS A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN
CHILE
Sebastián Villanueva Ourcilleon 1
RESUMEN: El objetivo de este trabajo

consiste en identificar la normativa
aplicable a los perjuicios ocasionados por
daños e infracciones a los derechos de
propiedad intelectual, estos comprendidos
en un sentido amplio, junto con revisar
los mecanismos indemnizatorios previstos
por nuestra legislación, a objeto de
determinar si éstos contemplan
mecanismos
reparatorios eficaces para dejar a salvo el

patrimonio intelectual de un titular
afectado por infracciones a sus derechos.
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad

civil – Propiedad Intelectual – Propiedad
Industrial – Indemnización de perjuicios –
Daños indemnizables
SUMARIO: I.- Introducción II.- Protección legal de los derechos de propiedad intelectual
en Chile; 1.- Propiedad intelectual en la ley chilena, 2.- Protección internacional, III.-
Responsabilidad civil por infracción a los derechos de autor; 1.- Objeto de protección, 2.-
1
Estudiante de Ciencias Jurídicas. Universidad Andrés Bello. Correo electrónico:
s.ourcilleonvillanueva@gmail.com.
1
Titularidad de la acción civil, 3.- Responsabilidad civil extracontractual, 4.-
Responsabilidad civil contractual, 5.- Responsabilidad civil de los prestadores de servicios
de internet, IV.- Responsabilidad civil por infracción a los derechos de propiedad
industrial; 1.- Objeto de protección, 2.- Titularidad de la acción civil, 3.- Responsabilidad
civil extracontractual, 4.- Responsabilidad civil contractual, V.- Reflexiones en torno a la
suficiencia de la protección presente en el ordenamiento jurídico chileno; 1.- Estándares
internacionales, 2.- Efectividad de la protección nacional, VI.- Conclusiones, VII.-
Bibliografía.
Santiago, Chile – Año 2020
INTRODUCCIÓN
Lo que conocemos como propiedad intelectual son los derechos morales o patrimoniales
relativos a obras literarias, artísticas o científicas, a las interpretaciones y ejecuciones a
invenciones en todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos,
entre otros. En el fondo, la propiedad intelectual consiste en creaciones universalmente
novedosas o innovadoras.
Las creaciones del hombre fueron evolucionando con el paso del tiempo y la
propiedad intelectual acompañó ese desarrollo, a lo que los derechos inherentes a dichas
creaciones fueron reconocidos y considerados como propiedad intangible o incorporal 2.
Si bien no es materia del presente trabajo hacer una análisis acabado de los
principios y generalidades que rigen a la propiedad intelectual en Chile
El jurista colombiano Juan Pablo Canaval define a la propiedad intelectual como

‘’el dominio que recae sobre cosas inmateriales o incorporales, tales como las ideas o
pensamientos producto del intelecto, imaginación, genialidad o talento de las personas’’.
Sobre esta definición, el autor la cataloga como una propiedad especial, dado que no
protege cosas corporales como sí lo hace la propiedad ordinaria que regula el Derecho Civil
3
. Es más, el artículo 584 del Código Civil establece expresamente la especialidad de la
materia relativa a los derecho intelectuales, al establecer que "Las producciones del talento
o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por
leyes especiales." El legislador civil, entonces, deja de manifiesto que la propiedad
intelectual se trata de una propiedad de naturaleza diversa y especial comparada con la
propiedad que se ejerce sobre bienes corporales, punto fundamental en nuestro estudio
puesto que, como veremos, deviene en que no necesariamente se aplicarán los mismos
principios generales a ambos tipos de propiedad.
2
BERKEMEYER, Hugo (2010) Desafíos de la propiedad intelectual. En: Estudios de Derecho Y Propiedad
Intelectual. Homenaje a Arturo Alessandri Besa, coordinada por VELASCO, Rodrigo y MORALES, Marcos.
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, p. 123.
3
CANAVAL, Juan Pablo (2008) Manual de Propiedad Intelectual. Editorial Universidad del Rosario.
Bogotá, Colombia, p. 29.
2
En general, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: la llamada
propiedad intelectual propiamente tal y la propiedad industrial; aquélla puede ser definida
como el conjunto de derechos que recaen sobre obras artísticas, literarias o científicas
producidas por sus autores o artistas producto de su capacidad inventiva o talento, como
también a los derechos morales y patrimoniales de que goza el autor de una obra, siendo
integrada por el derecho de autor, los derechos conexos y las variedades vegetales; y esta,
la podemos definir como los ‘’…derechos exclusivos que otorga el Estado para usar o
explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de
trazado o topografía de circuitos integrados, marcas comerciales, indicaciones
geográficas, denominaciones de origen, que realizan y crean personas naturales o
jurídicas en un territorio’’ 4.
Dada la importancia adquirida por los derechos de propiedad intelectual y su

consecuente valor económico – cuya tendencia va en alza –, éstos a lo largo de la historia
fueron objeto actos de usurpación y del indebido aprovechamiento de los frutos del ingenio
ajeno. Por lo tanto, fue necesario combatir ese flagelo, mediante una legislación adecuada y
un accionar efectivo 5.
En el ordenamiento jurídico chileno se ha hecho como una evidente característica

que la protección o tutela a los derechos de propiedad intelectual –englobando el propiedad
industrial y la llamada propiedad intelectual en sentido estricto– es más bien difusa o
dispersa, un problema que se ha intentado solucionar con recientes reformas legislativas,
ciñéndose a los criterios establecidos por los tratados internacionales que versan sobre la
materia.
Para acotar el tema de la tutela, podemos decir que existen dificultades prácticas
para tratar el tema de la responsabilidad civil que surge al momento de que un derecho
intelectual es, de una u otra forma, infringido, dificultades que se han incrementado en las
últimas décadas con el auge de las nuevas tecnologías y la globalización, fenómenos que,
sin perjuicio de contribuir en sobremanera al desarrollo económico y cultural ya a la
innovación en todo ámbito, sea científico, tecnológico o artístico, también de forma casi
paradójica, facilita todo tipo de infracción a los derechos intelectuales, dificultando su
protección jurídica.
En líneas generales, la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual en su Capítulo II del

Título IV, artículos 78 y siguientes, establece las reglas generales en lo atingente a las
infracciones a las disposiciones particulares que regulan y protegen los derechos de
propiedad intelectual, principalmente los derechos de autor y derechos conexos,
infracciones que, como se verá, pueden devenir en responsabilidad civil.
Por su parte, en lo que respecta a los derechos de propiedad industrial y sus reglas
de responsabilidad, la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial las contempla en el Párrafo 1°
del Título X, artículos 106 y siguientes. Como se verá en su oportunidad, las acciones que
4
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (2018) Propiedad Intelectual en la Sociedad
del Conocimiento. En: Inacap.cl [En línea]: http://www.inacap.cl/web/2018/documentos/direccion-
transferencia-tecnologica/IINAPI_PI_2018.pdf (Última visita: 02 de mayo de 2020), p. 7.
5
BERKEMEYER, Hugo, op. cit., p. 123.
3
deriven de estas responsabilidades no serán conocidas por el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, sino que por los Juzgados Civiles, al ser aquél un tribunal especial de
carácter registral y no infraccional.
Particularmente, la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial no contemplaba normas

sobre la infracción civil a derechos de tal naturaleza, dificultando tales defensas en
sobremanera, ya que se debía aplicar de forma supletoria el estatuto genérico de
responsabilidad extracontractual que contempla el Código Civil, que, por las
particularidades de esta materia, resultaba ineficiente en su aplicación. Esta situación
motivaba a los afectados a incoar únicamente acciones penales, lo que implicaba que no
siempre obtendrían los resultados esperados en materia indemnizatoria. También era
frecuente, aunque menos que la acción penal, emplear el recurso de protección, consagrado
por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el cual resultaba aún menos
eficiente dado su carácter esencialmente cautelar, lo que consecuencialmente derivaba en
que no establecía derechos permanentes, por tanto, no era una opción viable si lo
pretendido era resarcir perjuicios 6.
Este paradigma en propiedad industrial cambiaría el año 2005; a fin de ajustarse a

los parámetros internacionales, se incorpora la Ley N°19.996 que vendría a modificar la ley
de propiedad industrial, y aquella, entre otras modificaciones, agrega el Título X junto a los
artículos 106 al 113, consistente en una nueva normativa especial aplicable a los derechos
de propiedad industrial y su indemnización en sede civil. A su respecto, fue en virtud del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) que se introdujo esta nueva normativa; el tratado en cuestión impone a
todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que dispongan
en su normativa interna medios que apunten a la efectiva indemnización de los daños a
derechos de propiedad intelectual –lo que incluye, por supuesto, derechos industriales– , y
al efecto dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor
que indemnice al titular del derecho por motivo de una infracción de su derecho intelectual
en cuestión, junto con el pago de beneficios y daños reconocidos previamente. Llama la
atención que esta norma internacional faculta a los órganos jurisdiccionales a incluir dentro
de la indemnización los gastos en los que incurre el titular del derecho lesionado, lo que
podrá abarcar los honorarios del o los abogados 7.
En el caso de la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, esta fue modificada por la

Ley N°20.435 del año 2010, tras aproximadamente 3 años de tramitación en el Congreso,
reforma que, precisamente, tuvo por objeto la implementación de adecuadas medidas de
protección a los derechos intelectuales mediante acciones penales y civiles, lo que vemos
como una respuesta legislativa ante el creciente fenómeno de la piratería.
Desde los poderes del estado chileno se consideró que el antiguo régimen
sancionatorio de protección que establecía la ley, tanto en sede civil como penal, era
6
SANTA CRUZ, Maximiliano (2017) El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial. En:
Educación Continua UC, p.1. [En línea]: http://repositorio.educacioncontinua.uc.cl/handle/123456789/20
(Última visita: 24 de abril de 2020).
7
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, artículo
45.
4
insuficiente, ante lo cual la Ley N°20.435 sustituyó el anterior Capítulo II del Título III por
el actual Capítulo II del Título IV de la Ley N°17.336, que establece un marco de sanciones
civiles y penales a las infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, además de
establecer nuevos mecanismos y herramientas procesales aplicables a los casos de
utilizaciones realizadas fuera del marco legal.
Si bien gran parte de esta reforma repercute en la persecución y sanción de ilícitos

penales, no es dejada de lado la materia indemnizatoria y la respectiva acción civil que los
demanda. En efecto, la ley reconoce al titular de los derechos de propiedad intelectual la
facultad para accionar por el cese de la actividad ilícita, la indemnización de perjuicios por
daños patrimoniales y morales y la publicación de la sentencia condenatoria mediante
anuncio en periódico a elección del demandante 8.
Como particularidad, la reforma de la Ley N°20.435 incluyó una novedosa forma de

pedir indemnización de forma predeterminada; el titular de un derecho podrá, a su elección,
solicitar una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones
de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma
única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la
infracción, no pudiendo ser menor a 4 unidades tributarias mensuales ni mayor a 2.000
unidades tributarias mensuales por infracción 9.
A partir de la introducción expuesta, pueden plantearse las siguientes

problemáticas:
¿Cuál es el régimen de responsabilidad civil que debe aplicarse cuando se ha

verificado un daño a los derechos de propiedad intelectual y bajo qué criterios? ¿Cuándo se
verifica el daño en materia de derechos de propiedad intelectual? ¿La legislación vigente es
adecuada para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Chile?
Ante estas preguntas, podemos formular las siguientes hipótesis:
a) Las reformas ya expuestas en párrafos anteriores respecto de las leyes de propiedad

intelectual e industrial han reforzado y modernizado el régimen especial
indemnizatorio sobre la materia, sin embargo, podemos estimar que en los aspectos
no contemplados por estas leyes se debe aplicar el estatuto general, es decir, el de
responsabilidad extracontractual contemplado en el Código Civil, en sus artículos
2314 y siguientes.
b) La doctrina civilista ha establecido como concepto general de daño a ‘’todo
menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un
beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial’’ 10.
Con esta definición, a priori podríamos decir que el daño se verifica desde que sido
violada la exclusividad que detenta el titular de los derechos intelectuales, ya sea
infraccionando los acuerdos de confidencialidad que se tienen con un tercero en un
8
Artículo 85 B. Ley N°17.336, promulgada el 28 de agosto de 1970. Chile.
9
Artículo 85 K. Ley N°17.336.
10
BARROS, Enrique (2006) Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, p. 221.
5
determinado negocio, distribuyendo una obra intelectual ajena sin autorización de
su titular, usando un signo distintivo con objetivos comerciales que ha sido
previamente registrado legalmente como marca comercial, etc.
c) Si bien el presente trabajo busca sentar ciertas bases sobre la aplicación de los
estatutos indemnizatorios a los daños a derechos intelectuales, la legislación
nacional otorga una férrea protección a los derechos de propiedad intelectual,
cumpliendo con los criterios internacionales.
El objetivo general de este trabajo consiste en dilucidar el momento a partir del cual se
genera daño a la propiedad intelectual, es decir, si éste coincide o se produce desde el
momento mismo de la infracción o si por el contrario, es posible disociar o distinguir entre
la infracción a un derecho de propiedad intelectual y el daño al patrimonio de su titular.
Como objetivos específicos, este trabajo apuntará a revisar los mecanismos

indemnizatorios previstos por nuestra legislación, a objeto de determinar si éstos
contemplan mecanismos reparatorios eficaces para dejar a salvo el patrimonio intelectual
de un titular afectado por infracciones a sus derechos.
Junto a lo anterior, casi de la mano con tal objetivo, resulta menester determinar en qué
momento se verifica el perjuicio que será objeto de indemnización, situación que, como se
verá, ha sido ampliamente discutido en la doctrina y la jurisprudencia.
Finalmente, también resulta menester establecer como objetivo el analizar la tratativa de

la jurisprudencia nacional que ha surgido en la materia, a fin de estudiar el cómo se han
llevado a la práctica estos mecanismos indemnizatorios.
En cuanto al método investigativo, el presente trabajo presentará el carácter descriptivo,

puesto que su objeto es la descomposición de los problemas que presenta la reparación
integral de los daños o perjuicios que pueda sufrir el titular de un determinado derecho
intelectual, estableciendo las normas que le son aplicables y los criterios doctrinarios y
jurisprudenciales que nos ayudan a identificar las situaciones y momentos en los que se
produce el daño en cuestión y el cómo proceder ante tal situación.
II
PROTECCIÓN LEGAL A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL EN CHILE
1.- LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA LEY CHILENA
La propiedad intelectual propiamente tal en Chile es reconocida, amparada y

regulada por la Constitución Política de la República de 2005 y por la legislación especial
constituida por la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, la Ley N°19.039 de Propiedad
6
Industrial, todo siguiendo los parámetros establecidos y recomendado por los numerosos
pactos internacionales firmados y suscritos por nuestro país.
1.1.- En la Constitución Política de la República
Teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, la propiedad intelectual encuentra su

máxima consagración positiva en la actual carta fundamental. En este sentido, la
Constitución en su artículo 19 numeral 25 asegura a todas las personas el derecho de autor
sobre sus obras intelectuales por el tiempo que la ley señale, añadiendo que tal
reconocimiento no podrá ser inferior al tiempo de vida de su autor.
No podemos dejar de lado que, pese a sus diferencias, es un tipo de propiedad, por
lo tanto, al igual que sobre la propiedad corporal, no se puede hacer diferencias arbitrarias
respecto de ella, debiendo existir la misma protección legal en su ejercicio, pudiendo ser
defendida ante los tribunales de justicia y amparada por los principios de supremacía
constitucional y legalidad, no obstante pudiendo tales derechos ser expropiados por razones
de utilidad pública, previo pago de indemnización por parte del Estado.
Conforme a la Constitución, dentro del derecho de autor se comprende la propiedad

de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, lo
que podemos considerar como una verdadera consagración constitucional de los derechos
morales 11. Y siguiendo el mismo artículo 19, pero en su numeral 26, tendrá la seguridad de
que todas las leyes que regulen o complementen las garantías que éstas establezcan o que
las limiten, no podrán afectar los derechos fundamentales en su esencia, ni imponer
condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio 12.
Junto a lo anterior, el artículo 5 inciso segundo de nuestra Constitución dispone que:

‘’El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.’’ Como ha
sido expresado en este trabajo, no solo se ha consagrado el derecho de autor como garantía
constitucional en el artículo 19, sino que también en Chile se han suscrito numerosos
tratados internacionales sobre la materia, los cuales deben ser respetados legislativamente.
Finalmente, para cerrar la consagración constitucional del derecho de propiedad

intelectual, es menester mencionar que este puede ser tutelado por el recurso de protección
ante cualquier acto u omisión arbitrario o ilegal que provoque privación, perturbación o
amenaza en el legítimo ejercicio de estos derechos 13.
1.2.- En el Código Civil
El Código Civil, en el Título II del Libro II, se encarga de establecer los principios y
reglas básicas sobre el derecho real de dominio ejercido sobre los bienes. Dentro de este
título, el artículo 584 dispone sobre la propiedad del autor sobre sus obras intelectuales,
11
Artículo 19 N°25. Constitución Política de la República. Chile.
12
Artículo 19 N°25. Constitución Política de la República.
13
Artículo 20. Constitución Política de la República.
7
derivando expresamente su regulación a legislación especial, concretamente, a la Ley
N°17.336 de Propiedad Intelectual y a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial.
1.3.- En la Ley N°17.336
La ley de propiedad intelectual, vigente desde el año 1970, año desde el que ha sido
modificada numerosas ocasiones, protege los derechos que, por el solo hecho de la creación
de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos
que ella determina 14. Este derecho de autor no solo incluye la faz patrimonial y la
explotación de los activos intelectuales, sino que también comprende los derechos morales.
Esta ley, en su Capítulo IV, consagra y regula el derecho moral, el cual le pertenece
de forma exclusiva al autor de las obras protegidas. El artículo 14 entonces establece lo
siguiente: ‘’El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las
siguientes facultades:
1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo

conocido;
2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin expreso y

previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación,
reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o
menoscaben su valor artístico;
3) Mantener la obra inédita;
4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o

del cesionario si los hubiere, y
5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras

ésta no pertenezca el patrimonio cultural común.’’
Sin perjuicio de que el legislador no da un concepto de los que debemos entender

por ‘’derechos morales’’, si ha dejado en claro su inalienabilidad, pudiendo ser declarado
nulo cualquier acto jurídico que vaya en contra de estos derechos. También cabe destacar
que estos derechos son perfectamente transmisibles al cónyuge sobreviviente y a los
sucesores intestados del autor, lo que se traduce en la consecuente transmisibilidad de la
acción que emana de la infracción a los derechos morales 15.
El derecho moral del autor debe ser protegido tanto en su sentido formal, ante las
alteraciones materiales como la modificación, destrucción, mutilación o fragmentación de
la obra en partes, como en el sentido de resguardar el espíritu de la obra y las intenciones
que ha tenido su titular moral al crearla, lo que implica resguardar tal derecho ante las
alteraciones de fondo que cambian la obra en su esencia 16.
14
Artículo 1. Ley N°17.336.
15
Artículos 15 y 16. Ley N°17.336.
8
Por otro lado, la faz patrimonial del derecho de autor deviene en las facultades de su
titular para explotar económicamente los activos intelectuales, lo que implica ‘’la facultad
de uso directo, o bien, de autorizar su uso por parte de terceros, lo que generalmente se
hace por medio de una licencia de uso. En este sentido, la ley reconoce al autor de una
obra intelectual las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir,
total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros.’’ 17
1.4.- En la Ley N°19.039
La propiedad industrial es regulada y protegida por la Ley N°19.039 de Propiedad

Industrial, encargada de establecer las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad industrial, como lo establece su artículo 1. Sin embargo, esta
protección nace solamente desde el momento en que se practica el registro de los derechos
industriales ante el órgano competente, a diferencia de lo que ocurre en el campo de los
derechos de autor o propiedad intelectual propiamente tal dónde la protección legal nace
ipso iure desde el momento en que la obra es creada por su autor.
Dentro de la protección bajo el alero de la Ley N°19.039 se comprenden las marcas,

las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, enumeración que no es taxativa en lo absoluto, ya que la misma
ley da a entender que hay más derechos susceptibles de protección al disponer ‘’… y otros
títulos de protección que la ley pueda establecer.’’ 18
En nuestro país, el órgano encargado de otorgar los registros de derechos de

propiedad industrial es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Se trata de un
servicio público técnico y jurídico descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, sometido a la supervigilancia del presidente de la república a través del Ministerio
de Economía, cuya misión es encargarse de la administración y atención de los servicios de
propiedad industrial, así como de promover la protección que brinda la misma y difundir el
acervo tecnológico y la información que se disponga.
Debemos tener en cuenta que a pesar de que en la práctica el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial funciona como un verdadero tribunal de primera instancia, este solo
tendrá competencia para los asuntos de naturaleza estrictamente registral, lo que incluye
solicitudes de registro y juicios originados por demandas de oposición o nulidad sobre un
registro, por lo tanto, no tiene competencia sobre cuestiones de naturaleza infraccional.
Ergo, el procedimiento registral que consagra la ley de propiedad industrial no es aplicable
en caso de que un derecho de propiedad industrial sea infraccionado, debiendo acudir a los
tribunales ordinarios civiles o penales, según sea el caso. Al respecto, el Título X de la Ley
N°19.039, en sus artículo 106 y siguientes, establece normas relativas a la acción civil que
16
NARANJO, Sergio (2016) Responsabilidad por infracción a los derechos de autor en la Ley de Propiedad
intelectual, reconocimiento de la culpa infraccional en el ámbito legislativo y su aplicación en la
jurisprudencia nacional. En: Repositorio Universidad de Chile [En Línea]:
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144194 (última visita: 02 de mayo de 2020), p. 15.
17
18
Artículo 1. Ley N°19.039. promulgada el 24 de enero de 1991. Chile.
9
emana de los daños provocados a estos derechos, normas que serán analizadas en su
oportunidad.
2.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL
2.1.- Convenio de Berna
Nuestro país ha ratificado el Convenio de Berna para la protección de las obras

literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886, en Berna, Suiza, a fin de garantizar el
reconocimiento y la protección del derecho de autor en todos los países miembros. El
Convenio de Berna está administrado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) en Ginebra 19. El convenio ha sido numerosas veces modificado,
pasando por la revisión de Berlín (1908), revisión de Roma (1928), revisión de Bruselas
(1948), revisión de Estocolmo (1967) y la revisión de París (1971). El texto de revisión de
París fue suscrito y ratificado por Chile en 1975 por el Decreto N°266 del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El Convenio de Berna ha aplicado un principio propio del Derecho Internacional

Privado denominado en latín como lex loci protectionis (‘’ley del lugar donde está la
protección’’, por su traducción al español), según el cual se aplicará la ley del lugar en
donde la protección sea requerida, por ello, no necesariamente se aplicará la ley del país en
donde la obra intelectual fue creada o registrada. El principio en cuestión se aplica a todo el
aparato legal apto para la protección de derechos de autor.
El Convenio protege a todas las obras intelectuales en los países partes de aquel, lo
que trae una enorme ventaja financiera a los autores de dichas obras, ya que estos pueden
obtener beneficios de índole financiera explotando los activos intelectuales más allá de las
fronteras de su país de origen. Junto a esto, ‘’la posición competitiva de los autores
nacionales en el mercado interno podrá verse mejorada porque una vez que el país sea
miembro del Convenio de Berna, las obras de los autores extranjeros sólo podrán
distribuirse con su permiso y ya no a precios inferiores a los de las obras nacionales, para
las cuales se exigiría una autorización de distribución.’’ 20
2.2.- Convención de Roma
Data en el campo internacional desde 1961, siendo promulgado en Chile en 1974

por el Decreto Supremo N°390 del Ministerio de Relaciones Exteriores, tratándose del
primer tratado internacional que reconoce y protege los llamados derechos conexos.
19
RAMÍREZ, Johvanka (2014) Aplicabilidad de la responsabilidad extracontractual en los derechos de
autor de propiedad intelectual en Chile: Una perspectiva del siglo XXI. En: Revista Estudios Jurídicos
Democracia y Justicia, N°3, 2014, p. 82.
20
Ídem.
10
El convenio en cuestión tiene como objeto ‘’asegurar los derechos los artistas
intérpretes o ejecutantes, así como de los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusión de los Estados Contratantes, pero deja excluida la protección de Derechos
de Autor sobre obras literarias y artísticas. La Convención regula las responsabilidades de
la protección de cada una de las áreas y establece que los Estados tomarán medidas
concretas para su protección que pondrán en la legislación nacional’’ 21.
2.3.- Convenio de París
Data en el campo internacional desde fines del siglo XIX, específicamente desde el
20 de marzo de 1883, siendo promulgado en Chile tardíamente en 1991 por el Decreto
Supremo N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, casi en paralelo con la entrada en
vigencia de la ley de propiedad industrial. Es el tratado internacional más relevante en
materia de protección de la propiedad industrial al entenderse esta en su sentido amplio,
incluyendo, además de la industria y el comercio propiamente tal, la actividad agrícola y
extractiva, junto con todos los productos fabricados y naturales 22.
El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial con inclusión de las

patentes, las marcas de bienes y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos
de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas
(indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia
desleal 23.
2.4.- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
Tras ser elaborado en Washington, Estados Unidos de América, en el año 1970,

entrando en vigor en nuestro país por medio del Decreto Supremo N°52 del 2009, del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
En términos generales, el PCT busca otorgar protección por patente para una
invención en varios países al mismo tiempo cuando medie una solicitud de patente
internacional. La solicitud en cuestión puede ser presentada por los nacionales o residentes
de los estados contratantes del PCT ante la oficina nacional de patentes respectiva o ante la
oficina internacional de la OMPI, ubicada en Ginebra.
2.5.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC), que nace dentro de la Organización Mundial de
Comercio en 1994, fue incluido en las negociaciones de la Ronda de Uruguay como un
21
NARANJO, Sergio, op. cit., p. 37.
22
Artículo 1.3., Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.
23
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Reseña del Convenio de París
para la protección de la propiedad industrial. En: wipo.int [En línea]:
https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html.
11
esfuerzo de los países desarrollados por procurar mejores estándares de protección de los
derechos de propiedad intelectual 24.
El ADPIC se encuentra vigente en Chile desde el año 1995 tras ser promulgado por
el Decreto Supremo N°16 del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es más que el uno de
los acuerdos anexos de la Organización Mundial del Comercio, específicamente el anexo
1C. Se trata del tratado internacional más completo en materia de propiedad intelectual,
incluyendo tanto derecho de autor como propiedad industrial.
Los principales objetivos de los ADPIC expresados en su preámbulo son: reducir las
distorsiones del comercio internacional, fomentar una protección eficaz y adecuada de los
derechos de propiedad intelectual, asegurarse de que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al
comercio legítimo 25.
El acuerdo ADPIC establece diversas reglas y principios relativos a la materia, siendo

los más relevantes para nuestro estudio los siguientes 26:
a) Reglas sobre existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad

intelectual.
b) Reglas sobre adquisición y mantenimiento de los derechos.
c) Reglas preventivas y de solución de controversias.
d) Reglas básicas de protección a los derechos intelectuales que cada país miembro
debe incorporar en su legislación interna. Con esto, se definen como elementos de
protección la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las
excepciones permisibles a esos derechos, y la duración mínima de la protección.
e) Reglas procesales sobre materia civil, penal y administrativa, estableciendo
parámetros sobre los procedimientos que deben existir en cada país para que un
titular de derechos de propiedad intelectual o industrial pueda hacer valer sus
derechos.
f) Exigencias de cumplimiento de los asuntos de fondo tratados por el Convenio de
París y el Convenio de Berna, los tratados más importantes sobre propiedad
industrial y derecho de autor, respectivamente.
Terminada esta síntesis, toca analizar más a fondo la responsabilidad generada por
infringir los derechos de propiedad intelectual, sean estos entendidos en sentido estricto
(derecho de autor) o en sentido amplio, lo que implica que también se analizará la
responsabilidad civil derivada por infringir derechos de propiedad industrial.
III
24
RODRÍGUEZ, Nadiafina (2011) El acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) y las normas ADPIC PLUS. En: Revista de Derecho. Escuela de Postgrado de la
Universidad de Chile, N°1, diciembre 2011, p. 80.
25
RODRÍGUEZ, Nadiafina, op. cit., p. 81.
26
NARANJO, Sergio, op. cit., p. 38-41.
12
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE AUTOR
La responsabilidad civil puede tener dos fuentes: el incumplimiento de un contrato o
la generación de un daño sin que exista un vínculo contractual previo, aplicando los
estatutos contractual y extracontractual, respectivamente, siendo este último el que presenta
mayores particularidades en la materia de derechos de autor 27.
1.- OBJETO DE PROTECCIÓN
Hay consenso general en la doctrina que el objeto de toda responsabilidad civil no

es expresar un juicio de reproche, sino corregir el efecto adverso que el hecho del
demandado haya causado a la víctima. Su ámbito es precisamente el de la justicia
correctiva, que pretende restablecer, en la relación entre el demandado y la víctima, el
orden que ha sido alterado por el daño 28. Respecto de esto, el Código Civil en su artículo
2314 establece que “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro,
es obligado a la indemnización”, concepto lo suficientemente amplio como para determinar
que no existe requisito especial en torno al objeto de protección, a cuyo mérito,
representantes importantes de la doctrina civilista han establecido que, para que se
configure responsabilidad civil, no necesariamente debe verse manifestado un daño en el
menoscabo o perjuicio sufrido corporalmente por una persona o sus bienes en tanto derecho
subjetivo se refiere, sino que también dicho daño se puede manifestar en la afectación de un
interés legítimo de la víctima o acreedor de la indemnización 29.
Lo anterior nos da a entender que la responsabilidad civil, en tanto su objeto de

protección, contempla tanto los intereses legítimos como derechos subjetivos, es decir, que
este trabajo en cuestión es partidario de una protección amplia. No obstante, la conclusión
no es suficiente para establecer el interés que sustenta la regulación de la Ley N°17.336 y,
por ende, el objeto de protección del derecho de autor. Por ende, es necesario acudir a la
justificación teórica de la propiedad intelectual, especialmente sobre las teorías dominantes
en la tradición continental, principal influencia para el ordenamiento jurídico nacional.
1.1.- Justificación de la Propiedad Intelectual
¿Cómo se justifica la existencia de una protección legal específica a la propiedad

intelectual? Son varias las teorías que justifican la existencia y naturaleza de la propiedad
intelectual, las que han dominado los espacios y las discusiones en los diferentes foros y
publicaciones especializadas de todo el mundo, sin embargo, la teoría que se ha aplicado en
el ordenamiento jurídico chileno –y en toda la tradición continental– es la llamada ‘’teoría
de la personalidad’’.
1.1.1.- Teoría de la personalidad

27
Este trabajo se sujeta a la opinión de que el régimen de aplicación general es el de responsabilidad
extracontractual, por tanto, se dará un mayor desarrollo a la responsabilidad extracontractual en materia de
derechos de autor, dando un desarrollo más acotado a la responsabilidad contractual.
28
BARROS, Enrique; op. cit., p. 215.
29
ALESSANDRI, Arturo (1983) De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno,
volumen 2. Editorial Editores Ltda., Santiago de Chile, p. 210.
13
Esta teoría, que es la más aceptada por el pensamiento de Europa continental y
Latinoamérica, deriva de los paradigmas ideados por Kant y Hegel. Sugiere que los
derechos privados de propiedad son cruciales para la satisfacción de algunas necesidades
humanas fundamentales; los legisladores deben, por tanto, esforzarse para crear y otorgar
los derechos sobre los recursos en la manera que permita mejor a la población llenar dichas
necesidades 30. Entonces, conforme a la teoría de la personalidad, la protección se justifica
al ser una defensa contra la apropiación o modificación de las obras a través de las cuales
los artistas y los autores han expresado su voluntad.
Se explica por medio del concepto de ‘’propiedad’’ desde la óptica hegeliana, donde
ella es la forma por medio de la cual un individuo puede expresar objetivamente su
voluntad de manera personal y singular, y que en la propiedad una persona existe por
primera vez como razón.
Por su parte, la vertiente kantiana también ubica a la propiedad intelectual en tanto

manifestación de la personalidad, más que de propiedad corporal. En este punto, Kant y
Hegel coinciden en que no es correcto comparar de forma análoga el derecho de autor con
la propiedad corporal; para Kant, los derechos de autor se consideraban como de
personalidad, en lugar de propiedad, ya que expresaban el interior del propio autor,
ejerciéndose como derecho inherente a la persona 31. Entonces, para la perspectiva kantiana,
la propiedad privada tiene una justificación más sólida cuando un objeto o idea se encuentra
íntimamente ligado a la identidad personal de un individuo que cuando el objeto es
simplemente valuado por el mercado.
Para explicar lo anterior, Kant expone lo siguiente, poniendo como ejemplo a la obra
literaria: la concibe como un verdadero discurso del autor al público, narrando sus
pensamientos. Por lo tanto, si una persona distribuye esa obra de forma ilícita, está
vulnerando la libertad del verdadero autor, ya que está hablando en nombre del autor. Es
tarea del editor el difundir el trabajo a nombre del autor, teniendo como destinatario al
público general. El trabajo del editor se define como una simple comisión para dar a
conocer al público el discurso o pensamiento del autor. En consecuencia, si el trabajo
artístico es un derecho inherente a la personalidad del autor, entonces no es alienable ni
transferible.
Ahora, para Hegel esto no es tan así, ya que distingue entre habilidad mental como una
parte inalienable del ser, pero no el acto de la expresión. Es decir, para este autor la
propiedad privada está justificada debido a que el individuo ha establecido su voluntad
sobre una cosa, por lo tanto, para Hegel los derechos de autor no son una extensión de la
personalidad, sino algo externo.
La importancia, en parte, del desarrollo de esta teoría se manifiesta en la división de la

protección legal, distinguiendo entre derechos patrimoniales y derechos morales,
obedeciendo a intereses personales y económicos, respectivamente. Los impulsores de esta
30
SOLORIO, Óscar (2010) Derecho de la propiedad intelectual. Oxford University Press, Ciudad de México,
p. 41.
31
SOLORIO, Óscar, op. cit., p. 42.
14
interpretación establecen que los derechos de autor se otorgan sólo sobre obras que han sido
exteriorizadas, por tanto, los derechos de autor protegen la voluntad del mismo 32.
Con todo, el argumento más fuerte en favor de esta teoría es expuesto por el jurista
norteamericano William Fisher III, quien deriva del pensamiento hegeliano los siguientes
principios en cuanto a la correcta forma sistemática de la protección legal al derecho de
autor 33:
1. Debemos estar más dispuestos a proveer protección legal a los frutos de actividades
intelectuales altamente expresivas, tales como las novelas, que los frutos de
actividades menos expresivas, tales como la investigación genética.
2. Debido a que la persona de un individuo es un receptáculo importante para su
"personalidad", merece una protección legal generosa, a pesar del hecho que
ordinariamente no resulta del trabajo.
3. A los autores e inventores les debe ser permitido que ganen respeto, honor,
admiración, y también dinero del público mediante la venta o donación de copias de
su trabajo, pero no debe permitírseles renunciar a sus derechos para impedir que
otros mutilen o se atribuyan incorrectamente la autoría de sus obras 34.
Es preciso señalar que el ordenamiento jurídico no ha sido ajeno a la aplicación de esta

teoría, por cuanto el artículo 1 de la Ley N°17.336 dispone: ‘’La presente ley protege los
derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras
de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su
forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor
comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la
paternidad y la integridad de la obra.’’
1.1.2.- Consecuencias de la aplicación de la teoría de la personalidad
Reconocer al autor y su derecho cobra relevancia en torno al derecho moral, ya que

la inalienabilidad de origen entre la obra y su autor le otorga a este último un estatuto legal
que reconoce la inalienabilidad e irrenunciabilidad del derecho moral. De hecho, la Ley
N°17.336 reconoce expresamente tal carácter 35.
Como consecuencia directa de este reconocimiento del vínculo entre el autor y su

obra se manifiesta en que ‘’en las regulaciones jurídicas de tradición continental la figura
de las licencias no voluntarias no es tan extendida en su normativa interna’’ 36. Estas
licencia consisten en permitir la utilización de la obra sin excepciones en su uso,
otorgándole al autor, a cambio, una suma pecuniaria.
32
33
FISHER III, William (2003) The Growth of Intellectual Properfy: A History of Ownership of Ideas in the
United States. Harvard University Press, Boston, Massachusetts, E.E.U.U., p. 6.
34
35
36
WALKER, Elisa (2007) Responsabilidad extracontractual en el derecho de autor. Referencias específicas
a las redes digitales. En: Repositorio Universidad de Chile [En Línea]:
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/113449 (última visita: 30 de mayo de 2020), p. 14.
15
Por otro lado, como otra consecuencia del reconocimiento del vínculo autor-obra,
consiste en que las facultades que tiene el autor para ejecutar la explotación patrimonial de
su obra tienen como única limitación las excepciones que la ley establece expresamente 37.
Es decir, el carácter patrimonial del derecho de autor será siempre de carácter genérico, en
contraposición a sus limitaciones, que son siempre específicas.
2.- TITULARIDAD DE LA ACCIÓN CIVIL
El titular de las distintas acciones que consagra la Ley N°17.336 de Propiedad

Intelectual es, a su vez, el titular de los derechos 38. En otros términos, para ser titular de
una acción civil es menester también ser titular de derechos de autor; hablar de titular del
derecho es lo mismo que hablar del titular de la acción.
Para estos efectos, es necesario distinguir entre el llamado ‘’titular originario’’ y el

‘’titular secundario’’.
2.1.- Titular originario
Usualmente, se asocia el término de titular originario a la persona del autor de una

obra intelectual, tal es la regla general.
La ley establece que es ‘’titular original del derecho el autor de la obra’’ 39. Sin
embargo, el legislador no nos entrega una definición de lo que debemos entender por autor,
por tanto, acudiendo a la doctrina, este se puede definir como ‘’la persona natural que crea
la obra literaria, artística o científica que es objeto de protección legal’’ 40. Son razones de
fondo las que nos permiten excluir del concepto de autor a las personas jurídicas, puesto
que la propiedad intelectual se justifica en tanto esta se vincula a la personalidad de la
persona, siendo a su vez una manifestación de la misma, siendo una suerte de vinculación
emocional que liga al autor con su obra 41.
Por la misma senda, la duración de los derechos intelectuales quedará limitado al

hecho de la muerte del autor, sin perjuicio de que la protección legal durará 70 años
después de este hecho, en favor de los herederos del autor 42.
37
ANTEQUERA, Ricardo (2000) Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos. Recursos
OMPI, Código: OMPI-SGAE/DA/COS/00/3, p. 15.
38
El titular de los derechos de autor está facultado para incoar las acciones establecidas en el artículo 85 B de
la Ley N°17.336, tales son: a) La acción de cese de la actividad ilícita, b) La acción de indemnización de
perjuicios materiales y morales, y c) La acción de publicación, la que consiste en que el infractor deberá, a su
costa, publicar un extracto de la sentencia condenatoria en un diario de circulación comercial a elección del
perjudicado en la región correspondiente.
39
40
WALKER, Elisa (2020) Manual de Propiedad Intelectual, 2da Edición. Editorial Thomson Reuters,
41
Ídem.
42
Resulta evidente que el fallecimiento no puede afectar a una persona jurídica.
16
Con todo, tenemos ciertas excepciones a esta regla general de que el titular originario es
el autor de la obra, permitiendo la ley que el titular pueda ser una persona distinta al autor, e
incluso que pueda ser una persona jurídica. Basta, para efectos del presente trabajo, una
somera enunciación de tales excepciones:
a) Programas computacionales: La ley N°17.336 establece dos situaciones al

respecto. Por un lado, son titulares del derecho de autor las personas naturales o
jurídicas cuyos dependientes (ligados a vínculo de subordinación y dependencia de
orden laboral), en el desempeño de sus funciones, los hubiesen producido, salvo
pacto en contrario; por otro, cuando estos programas sean producidos por un
tercero, mediando un contrato de prestación de servicios, para que sean
comercializados por su cuenta y riesgo, se reputan a este cedidos los derechos, salvo
pacto en contrario 43.
b) Obras cinematográfica: La ley de propiedad intelectual dispone que será el
productor quien ostente la titularidad sobre los derechos de autor de una obra
cinematográfica 44.
c) Antologías, crestomatías y otras creaciones análogas: El derecho de autor
corresponde a quien organiza la obra, quien, conforme a la ley, tiene la obligación
de ‘’obtener el consentimiento de los titulares del derecho de las obras utilizadas y
a pagar la remuneración que por ellos se convenga, salvo que se consigne
expresamente que tal autorización se concede a título gratuito’’ 45.
d) Enciclopedias, diccionarios y otras creaciones análogas: Si estas obras son
hechas por encargo de un organizador, como sería el caso de una editorial, este será
el titular de los derechos intelectual, tanto sobre la compilación como sobre los
aportes individuales 46 47.
e) Obras colectivas: La ley define a la obra colectiva como aquella que es
‘’producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una
persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre’’.
La titularidad sobre los derechos de estas obras recae sobre la persona que lleva la
coordinación, puesto que la divulgación y publicación se realiza a nombre del
coordinador. Se aplica por analogía la regla aplicable a los diccionarios y
enciclopedias (que también son especies de obras colectivas), por tanto, nada
obstaría para que el titular sea una persona jurídica 48.
f) Obras creadas por funcionarios del estado: La titularidad sobre obras producidas
por funcionarios del estado, municipalidades, corporaciones oficiales, instituciones
semifiscales o autónomas y demás entidades estatales corresponde a estas personas
jurídicas, en la medida que hayan sido creadas por sus funcionarios en el ejercicio
de sus funciones 49.
Llama la atención una norma especial, puesto que el titular, mediante resolución,
podrá desprenderse de la titularidad sobre estos derechos, pasando la obra a formar
43
Artículo 8, inciso 2° y 3°. Ley N°17.336.
44
45
Artículo 24, letra a). Ley N°17.336.
46
Artículo 24, letra b). Ley N°17.336.
47
48
WALKER, Elisa, op. cit., p. 102.
49
Artículo 88, inciso 1°. Ley N°17.336.
17
parte del dominio público, salvo que la obra se haya desarrollado ‘’en el contexto de
la actividad propia de las empresas públicas o en las que el Estado tenga
participación, cuando la obra tenga un sentido estratégico para sus fines o cuando
la ley que la crea y regula lo establezca expresamente’’ 50.
g) Publicación de obras creadas en diario, revista y otras publicaciones
periódicas: La excepción se vincula únicamente al derecho de publicación. La ley
distingue dos situaciones: (1) Cuando media una relación asalariada con contrato de
trabajo, el derecho a publicar la obra será de la empresa periodística, y (2) Cuando
se realiza una obra por encargo, será el medio de difusión que realizó el encargo que
tenga el derecho de publicación, el cual se agotará en la primera publicación,
momento después del cual volverá el derecho de publicación a la titularidad del
autor 51.
h) Fotografías realizadas en virtud de encargo: La ley establece que si las
fotografías realizadas en virtud de un encargo, los derechos de reproducción,
exposición, publicación y venta corresponderán a quien ha encargado la obra. Con
todo, si las fotografías fueron encargadas por un periódico o revista, rigen las reglas
de la excepción del punto anterior 52. Junto a esto, el inciso segundo del artículo 34
de la Ley N°17.336 establece que si ha mediado una cesión de derechos sobre el
negativo o medio de reducción de la fotografía, esta también comprenderá los
derechos exclusivos de reproducción, exposición, publicación y venta.
2.2.- Titular secundario
Luego del titular originario, la ley identifica al llamado titular secundario,

definiéndolo como el que adquiere la obra del autor a cualquier título 53. Este principio es
posible hacer la analogía con la adquisición derivativa de la propiedad, entendiéndose esta
como la adquisición de una propiedad fundada en un precedente derecho que tenía otra
persona. Lo relevante de la adquisición derivativa es ‘’considerar también si el derecho
existía realmente en manos del que lo transfiere o transmite y en qué condiciones lo tenía,
porque nadie puede transferir o transmitir más derechos que los que tiene’’ 54.
2.1.1.- Transferibilidad y transmisibilidad
Los principios generales del derecho privado apuntan a la libre transferibilidad y

transmisibilidad de los derechos como regla general, la cual también repercute en nuestra
rama, lo que al mismo tiempo apunta que la limitación a esta circulación de derechos será
la excepción.
Respecto a lo anterior, la Ley N°17.336 contempla solo dos restricciones a la libre

transferibilidad y transmisibilidad:
50
Artículo 88, inciso 2°. Ley N°17.336.
51
Artículo 24 letra c). Ley N°17.336.
52
53
54
ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel (1998) Tratados de los derechos reales, Tomo I.
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, p. 101.
18
a) Intransferibilidad de derechos morales: La ley de propiedad intelectual destaca
como ‘’inalienables’’ los derechos morales y sancionando con nulidad ‘’cualquier
pacto en contrario’’ 55. Por lo tanto, ningún derecho moral puede ser objeto de
transferencia, lo que encuentra su fundamento en el vínculo que existe entre la
persona y sus derechos morales.
b) Transmisibilidad limitada de los derechos morales: Los derechos morales son
transmisibles de forma limitada a ciertas personas, pudiendo transmitirse
únicamente ‘’por causa de muerte al cónyuge sobreviviente y a los sucesores ab
intestato del autor’’ 56.
3.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Es prácticamente unánime el consenso en la doctrina y la jurisprudencia que los

requisitos de configuración de la responsabilidad civil extracontractual son:
1. La conducta lesiva,
2. El daño,
3. La capacidad delictual,
4. El elemento subjetivo, y
5. El nexo o vínculo causal.
El primer requisito es la existencia de una conducta lesiva, es decir, de una acción u

omisión, siendo aquella una conducta positiva y esta una negativa. En general, la doctrina
dice que la omisión, y su respectiva responsabilidad, nace cuando ‘’el deber de cuidado
prescribía al agente el asumir una determinada conducta y este no la realizó’’ 57, y sobre
ese ‘’deber’’ del agente, es decir, la posición o situación en la que aquel debe actuar es
concebida, principalmente entre los penalistas, como ‘’posición de garante’’, es decir, la
obligación de protección de determinados bienes jurídicos 58. La relación establecida entre
la omisión y la posición de garante es relevante, ya que no da el parámetro de que no toda
conducta omisiva será sujeta a responsabilidad, sino solo en aquellos casos en que el agente
se encontraba revestido de dicha posición 59.
Como segundo requisito tenemos el presupuesto fundamental para que exista

responsabilidad extracontractual es el efecto nocivo, el daño. Existe diferentes tipos de
daño, clasificándose y distinguiéndose principalmente el daño patrimonial y el daño moral;
el daño es patrimonial cuando consiste en una pérdida pecuniaria, distinguible entre daño
emergente y lucro cesante, y será daño moral cuando consista en la molestia o dolor
producidos por un hecho y que no apreciable en dinero 60. En efecto, la regla general del
Código Civil es que ‘’El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a
55
56
57
CORRAL, Hernán (2003) Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. Editorial Jurídica de Chile,
58
Ídem.
59
60
CORRAL, Hernán, op. cit., p. 148-149.
19
otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes
por el delito o cuasidelito’’ 61, la que, por supuesto, es plenamente aplicable a nuestro ramo.
Como tercer requisito está la capacidad delictual, según la cual se exige que el acto
dañoso sea ejecutado con voluntad. El requisito en cuestión se satisface con constatar la
edad y discernimiento del sujeto, evaluación que consiste en analizar si el sujeto tiene un
grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo correcto de lo incorrecto 62.
El cuarto requisito de configuración de responsabilidad extracontractual es el elemento

subjetivo, es decir, que la acción u omisión que causó un dañó haya sido cometida con
culpa o con dolo. La regla general de nuestro ordenamiento jurídico es que para que exista
responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento subjetiva y
objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento, contrario a la justicia, según se desprende
de los artículos 1437 y 2284 del Código Civil.
La culpa se define doctrinariamente como como “la falta de aquella diligencia o

cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y propios
negocios” 63, mientras que el dolo se define en la ley como ‘’la intención positiva de inferir
injuria a la persona o propiedad de otro” 64.
Finalmente, el quinto requisito es el llamado nexo o vínculo causal, el cual consiste en

el fundamento que liga el daño causado a un determinado sujeto y su conducta. En efecto,
el vínculo causal consiste en que el daño sea la consecuencia directa y necesaria de la
acción u omisión culpable o dolosa.
A continuación, toca analizar cada uno de estos elementos de forma focalizada en la

materia de responsabilidad civil extracontractual por infracción a derechos de autor y su
tratamiento en la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual.
3.1.- La Conducta Lesiva en el Derecho de Autor
La primera noción de conducta lesiva en la ley la encontramos en el artículo 19 de la

Ley N°17.336, norma que dispone que ninguna persona podrá utilizar públicamente una
obra del dominio privado sin que medie autorización expresa del titular del derecho de
autor, añadiendo que la infracción a lo dispuesto hará incurrir al o los responsables en las
sanciones civiles y penales correspondientes.
La reforma del año 2010 viene a completar la noción del artículo 19, agregando el
nuevo artículo 84, el cual dispone lo siguiente:
‘’Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de
la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una
infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice alguna de
las siguientes conductas:
61
Artículo 2314. Código Civil, promulgado el 12 de noviembre de 1855. Chile.
62
BARROS, Enrique, op. cit., p. 34.
63
ALESSANDRI, Arturo, op. cit., p. 172.
64
Artículo 44. Código Civil.
20
a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos.
b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del

público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
c) Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos,

sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin
autorización.
El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes, será
sancionado con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales.’’
El artículo 85 del mismo cuerpo legal establece a su vez, que se entiende por
información sobre gestión de derechos refiriéndose expresamente en la letra a) a la
información que identifica a la obra, a la interpretación o ejecución o al fonograma; al autor
de la obra, al artista interprete o ejecutante, o al productor del fonograma; o al titular de
cualquier derecho sobre la obra, interpretación o ejecución o fonograma 65.
3.1.1.- Conducta omisiva en la Ley N°17.336
Cabe destacar que la comisión de un delito civil por omisión tiene plena cabida en
materia de propiedad intelectual. En efecto, la ley de propiedad intelectual les otorga a
algunos terceros el deber de confeccionar planillas de ejecución, las que, conforme a la
propia ley, consisten en ‘’la lista de las obras musicales ejecutadas mencionando el título
de la obra y el nombre o pseudónimo de su autor’’ 66, en cuyo sentido, todas aquellas
personas que omitan su deber de confeccionar las planillas, teniendo la obligación de pago
en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras protegidas, comete
delito contra la propiedad intelectual 67, conducta que, además de generar responsabilidad
penal, generará responsabilidad civil extracontractual por el daño generado a los autores y
titulares de los derechos.
3.2.- El Daño en el Derecho de Autor
La ley de propiedad intelectual no da luces sobre un concepto de daño distinto al

aplicable a cualquier otro régimen de responsabilidad civil, por tanto, los conceptos
genéricos ya estudiados son perfectamente aplicables al efecto. Por lo tanto, nuestra
atención va encaminada a determinar el momento en que se ha constatado el daño, o en
otros términos, lo relevante en materia de derechos de autor no es qué es el daño, sino
cuándo se provoca ese daño.
3.2.1.- Momento del daño.
En la Ley N°17.336 encontramos como vestigio del momento del daño al ya citado
artículo 84, en tanto dispone que será responsable quien ‘’…sabiendo o debiendo saber que
65
66
Artículo 5 letra r). Ley N°17.336.
67
Artículo 80 letra c). Ley N°17.336.
21
inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de
autor o derechos conexos…’’. La norma evidentemente es clave, por cuanto dispone que
cualquier infracción constituye daño, lo que nos da luces de que, al parecer, la voluntad del
legislador ha sido establecer que el daño es constatado desde el momento mismo en que la
ley y, por ende, los derechos intelectuales, han sido violados.
Por supuesto que la doctrina nacional y extranjera no ha sido indiferente a la

problemática. En tal sentido, expone la autora argentina Delia Lipszyc que “toda conducta
antijurídica en infracción a los derechos de autor o derechos conexos causa per se un
daño que debe ser reparado” 68, es decir, según esta autora, el daño se verifica por el solo
hecho de incurrir el agente en una actitud contraria a la ley, por tanto, la responsabilidad
civil en materia de derechos de autor no revestiría el carácter de resarcitoria, sino que sería
infraccional.
Parece seguir la misma línea la doctora Woolcott, quien postula que ‘’el daño […]
resulta de la conducta infractora del derecho de autor’’, agregando que ‘’el criterio de
imputación […] debe determinarse en la ejecución de la infracción misma’’ 69.
Finalmente, Eduardo de Freitas Straumann afirma que no es necesario probar la

existencia del daño en los casos de violación al derecho de autor, ya que la sola vulneración
de la tipificación a los hechos prohibidos por ley, constituye un perjuicio 70.
La jurisprudencia no ha resultado indiferente al tema, desde la cual se ha construido

mayoritariamente el principio ya avalado por la doctrina. En efecto, en un fallo revocatorio,
la Corte de Apelaciones de San Miguel se pronunció sobre un recurso de apelación
perteneciente a una causa sobre uso no autorizado de obras musicales, fallando en el
considerando séptimo al respecto ‘’Que, al incurrir en la infracción antes señalada, la
demandada deberá indemnizar los perjuicios patrimoniales ocasionados a la demandante
al privar a los autores, compositores, artistas, productores y demás titulares de los
derechos de autor y conexos, de la remuneración que legítimamente les habría
correspondido…’’ 71.
Siguiendo el mismo criterio, el 29° Juzgado Civil de Santiago, en una causa sobre
uso no autorizado de repertorio de obras musicales, falló en su décimo considerando ‘’Así y
habiéndose establecido la infracción de la demandada y el uso no autorizado y por tanto
indebido de las obras musicales, necesariamente corresponderá a ésta indemnizar a la
demandante los perjuicios ocasionados por no haber obtenido la licencia o autorización
respectiva, omisión que por sí sola se entiende generadora de los perjuicios previstos y
68
LIPSZYC, Delia (1993) Derecho de Autor y Derechos Conexos. Editorial UNESCO, Buenos Aires,
Argentina, p. 577.
69
WOOLCOTT, Olenka y CABRERA (2018) Las infracciones al derecho de autor en Colombia. Algunas
reflexiones sobre las obras en internet y la influencia de nuevas normativas. En: Revista chilena de Derecho,
vol. 45, N°2, p. 513.
70
DE FREITAS, Eduardo (2006) XII Curso Académico Regional OMPI/SGAE Sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos para Países de América Latina. Recursos OMPI, Código: OMPI-SGAE/DA/ASU/05.
71
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL (Rol N°1919-2015) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Olguín, 28 de enero de 2016.
22
sancionados en la Ley 17.336.- es decir, su omisión es fuente de responsabilidad
objetiva’’ 72.
Otro fallo, pero de la Corte Suprema, se ha referido particularmente sobre la

incompatibilidad entre aceptar este daño por infracción legal y la exigencia de la prueba de
aquel daño al mismo tiempo, al disponer en su tercer considerando que ‘’Si del solo hecho
del quebrantamiento normativo se predica causalidad dañosa y, lo que es más, que con
ello se completa, positivamente, el núcleo de requisitos de la esencia de la acción
indemnizatoria -como los ha explicitado el propio autor del discurso- no es aceptable ni
exegéticamente posible negar la consecuencia perjudicial, so pretexto de falta de debida
certidumbre’’ (refiriéndose a que la sentencia anulada, a su vez, revocó el fallo de primera
instancia por no probar el daño) 73.
Estas afirmaciones de los tribunales de justicia contienen elementos suficientes para

permitirnos establecer como principio que la sola infracción a los derechos protegidos por
la ley constituye daño, y en estos casos particulares, la sola utilización de obras
intelectuales sin el previo consentimiento de sus autores o titulares les provoca un perjuicio.
3.1.2.- Daño material
El daño material en derechos de autor contempla tres requisitos: que recaiga sobre
un derecho protegido por la ley, que sea realizado por quien no estaba autorizado a su uso
y, por último, que afecte al valor de la obra protegida o no permita obtener de ella la
explotación esperada.
La doctrina señala que el daño material en el derecho de autor se determina según la

pérdida que sufre el titular del derecho de autor, las ganancias que haya dejado de percibir
por el daño y los ingresos que llegaron a ser parte del infractor 74. Esto es perfectamente
extraíble de lo establecido por el artículos 84, 85 A y 85 E de la Ley N°17.336.
En otro sentido, cuando los objetos no tengan valor de venta legítimo, el juez deberá
prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de aplicar la pena. Por
lo que en este caso, supletoria y facultativamente el juez determinará el monto de los
perjuicios, ocurriendo que los montos de las indemnizaciones varíen considerablemente
respecto de las que tienen un valor de venta al detalle, pudiendo existir diferencias
desmedidas en el quantum de las indemnizaciones 75.
La jurisprudencia nacional ya ha aplicado los requisitos anteriormente mencionados

para determinar el daño material; la sentencia que se cita contempla y da por probados las
siguientes presupuestos 76:
72
29° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol N°17573-2012) Sociedad chilena del Derecho de Autor con
Agencia Novedades Patricio Sánchez Gutiérrez E.I.R.L, 24 de abril de 2014.
73
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°16627-2016) Microsoft Corporation con Agencia de Aduanas
Hernán y Cristián Pizarro Limitada, 16 de mayo de 2017.
74
CABRERA, Karen (2014) Consideraciones sobre la determinación del monto del daño por infracciones al
derecho de autor en entornos digitales, En: Revista Ius et Praxis, Año 21, N°1, 2015, p. 509.
75
RAMÍREZ, Johvanka, op. cit., p. 97.
23
a) La titularidad del derecho corresponde a una entidad de gestión colectiva, sobre esto
establece que ‘’…quien tenga en explotación un local público en el cual se
representen o ejecuten piezas musicales o fonogramas, podrá obtener la
autorización que detenta el titular del derecho de autor, a través de la entidad de
gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no exclusiva, siendo
obligado al pago de la correspondiente remuneración’’, lo que se relaciona con
que, en la especie, un local restorán utilizó obras musicales sin autorización de su
titular, y sin pagar la remuneración que la ley ordena 77. Solo con esta premisa, se
cumplen los tres requisitos antes señalados para considerar que ha existido un daño
material respecto del derecho de autor, puesto que estamos frente a un derecho
protegido por la ley (obras musicales), el cual ha sido utilizado por quien no tenía
autorización para ello (el restorán) y, finalmente, se ha afectado a la legítima
ganancia esperada (no se pagó la remuneración exigida por la ley).
b) En cuanto a los elementos que permiten la determinación del monto por daño
material, la sentencia en cuestión hizo aplicación de la norma especialísima del
artículo 85 K de la Ley N°17.336, cuyas características, como se verá, son muy
particulares en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, dentro del aspecto
resarcitorio de esta norma es posible contemplar que ‘’su aplicación está
determinada por una infracción establecida a priori judicialmente. Si la
determinación está dada por un delito penal contra la propiedad intelectual, la
aplicación no muda la estructura aquiliana del 2314 del Código Civil. Ahora, si la
infracción fue previamente determinada por el juez civil, y en la misma causa
sancionada, ello incidirá –además- en la culpa como factor de imputación de la
responsabilidad civil, morigerando la prueba de la negligencia, pues se presentará
ésta ahora bajo la modalidad de culpa contra reglamento’’ 78.
Sin perjuicio de lo anterior, los daños materiales también podrán recaer sobre los
derechos morales, ‘’en estos escenarios la reparación también debe ser económica, puesto
que todas las facultades que integran al derecho de autor no pueden descomponerse y
conforman un conjunto que a pesar de ser de diferente naturaleza terminan por estar
conectados uno con el otro’’ 79. La ley de propiedad intelectual reproduce lo anterior
perfectamente en el segundo inciso del artículo 1, en tanto dispone que el derecho de autor
comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la
paternidad y la integridad de la obra.
3.1.3.- Daño moral
El artículo 85 B de la Ley N°17.336, entre otras cosas, dispone de forma expresa

que la acción de indemnización de perjuicios comprenderá los daños patrimoniales y
morales causados. Y sin ir más lejos, el artículo 85 E, en su tercer inciso, dispone que
‘’Con independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial, para efectos de la
76
8° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol N°9141-2017) Sociedad chilena del Derecho de Autor con Delgado,
3 de julio de 2019.
77
78
MORETTI, Rodrigo (2017) Tutela y protección civil de la propiedad intelectual: una mirada reflexiva
desde el ejercicio profesional. Diario Constitucional, Santiago de Chile, 27 de diciembre de 2017.
79
CABRERA, Karen, op. cit., p. 510.
24
determinación del daño moral, el tribunal considerará las circunstancias de la infracción,
la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del autor y el grado
objetivo de difusión ilícita de la obra.’’
El daño moral puede afectar tanto a derechos patrimoniales como a derechos de

carácter moral que no son objeto de explotación comercial. Por ejemplo, el autor de una
obra tiene derecho a que se le respete su voluntad en torno a mantener la obra anónima o
seudónima mientras ésta no pertenezca el patrimonio cultural común 80, ante lo cual,
alguien podría difundir masivamente por internet la obra, sin autorización, y exponiendo el
verdadero nombre del autor, desencadenando una campaña de desprestigio u hostigamiento
hacia él por el contenido de la obra que puede ser considerado polémico; la situación
planteada vulnera el derecho moral consagrado por la ley y el perjuicio provocado debe ser
tratado e indemnizado conforme a los criterios del daño moral, puesto que su principal
elemento no es susceptible de apreciación pecuniaria.
Volviendo al artículo 85 E, inciso tercero, resulta interesante notar que provee

criterios para la avaluación del daño moral, cuestión que no se establece en el derecho
común chileno, siendo esta una gran innovación en la materia que trae como efecto la
facilitación para entregar un monto indemnizatorio.
Sobre esto, la jurisprudencia por supuesto que no ha sido indiferente y lo ha

destacado, de este modo, un fallo del 14° Juzgado Civil de Santiago resolvió en un caso
sobre violación a derechos intelectuales sobre software computacional que ‘’…el tribunal
podrá estimar para evaluar los perjuicios aspectos no contemplados en el derecho común
y de este modo proceder a establecer un resarcimiento que contemple todas las
implicancias de la propiedad intelectual, las cuales se han visto afectadas por la conducta
de la demandada’’, y respecto al daño moral en específico falló que ‘’…el principal daño
es el desprestigio o el descrédito que se hace de una persona y la perjudica en sus
negocios, cuestión que claramente ha afectado a su representada en virtud del actuar
ilícito de la demandada. Es un hecho que la reputación y prestigio de las personas
jurídicas, como la de los productos que distribuyen al público en general, son derechos
extrapatrimoniales de ellas que, al igual que el de las personas naturales, están protegidos
por la ley y que los daños a éstos deben ser indemnizados’’, con lo que además avala y
reconoce la viabilidad de indemnizar por daño moral a una persona jurídica. Para concluir,
el tribunal, a efectos de determinar el monto indemnizatorio por concepto de daño moral,
estableció que aquel ‘’…por su naturaleza, no puede ser determinado por fórmulas
matemáticas ni en términos exactos, toda vez que el nombre, prestigio y reputación
comercial de una persona, natural o jurídica, no tiene precio. Sin embargo, no existiendo
otra forma de reparar y sancionar este daño, que no sea el pago de una suma de dinero, el
monto de la indemnización deberá ser fijada prudencialmente por el tribunal. Su parte,
atendida su prestigio y conocimiento público e internacional determina el monto del daño
moral causado en, al menos, una suma no inferior a US$135.142,24’’ 81.
80
Artículo 14 N°5. Ley N°17.336.
81
14° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol C-4252-2013) Garrido con Conecta Ingeniería S.A., 27 de enero de
2017.
25
A fin de cerrar este punto, cabe preguntarnos qué tipos de daños morales quedan
cubiertos por la norma del artículo 85 E. La doctrina mayoritaria, al respecto, ha
establecido que solo quedarían cubiertas las infracciones a derechos morales de autor, lo
que equivale a aquellos derechos enumerados en el artículo 14 de la Ley N°17.336. Ello
implicaría en primer lugar que quien pretenda incoar la acción de perjuicios por daño moral
no cubierto por el derecho moral de autor no podrá hacerlo fundado en esta norma, por lo
que deberá acudir a las normas generales de la responsabilidad civil contractual o
extracontractual. De modo tal que, por ejemplo, si la infracción cometida le causa un daño a
la reputación del autor, la indemnización correspondiente a este daño no podría perseguirse
invocando la Ley N°17.336, sino que debe fundarse en el estatuto general del Código Civil,
principalmente los artículos 2314 o 2329 82.
Desde luego, el hecho de que el Código Civil no contemple una norma que regule la
procedencia ni avaluación del daño moral hace que esta interpretación no sea del todo
convincente. Junto a ello, para el titular del derecho esto traería el inconveniente de
encontrarse obligado a demandar los perjuicios vía un procedimiento ordinario de lato
conocimiento, y no a uno sumario 83.
.3.1.4.- Regla especial: La indemnización predeterminada del artículo 85 K
La reforma del año 2010 introdujo una norma prácticamente única en nuestro
ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad civil, tal es el artículo 85 K de la Ley
N°17.336 que dispone ‘’El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios
patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que
será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo
ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción.’’
La ley de propiedad intelectual con este artículo se aleja de los criterios generales
para la determinación del monto de indemnizatorio. Ante esto, la ley establece dos
condiciones para hacer valer la indemnización predeterminada:
a) Que sea solicitada por el titular del derecho afectado. De esto podemos inferir que
opera únicamente a petición de parte, no pudiendo nunca ser aplicada de oficio por
el tribunal.
b) Que sea solicitada una vez se acredite judicialmente la infracción, de modo tal que
el titular solo podrá solicitar la indemnización predeterminada una vez que la
infracción a derecho de autor haya sido acreditada por el tribunal.
La norma en cuestión nace del derecho norteamericano, concretamente, del Tratado

de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos 84, de modo tal que el sistema
indemnizatorio chileno contenido en la Ley N°17.336 comienza a parecerse al
norteamericano. En Estados Unidos los titulares de derechos intelectuales que han sido
82
PINO, Alberto (2019) Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad intelectual. Revista
Chilena de Derecho y Tecnología, vol. 8, N°2, año 2019, p. 47.
83
Ídem.
84
Artículo 17.11, sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Tratado de Libre Comercio
celebrado entre Chile y E.E.U.U.
26
infringidos tienen la facultad de recuperar el importe real de los daños, así como los
beneficios obtenidos, indemnización que es conocida en aquel país como damages and
profits. A su vez, el titular está además facultado para prescindir de la reparación real de los
daños ocasionados y beneficios obtenidos, pudiendo acudir a la cuantificación del
resarcimiento contenida en un sistema llamado statuory damages, que consiste en que el
tribunal podrá establecer el monto de la indemnización entre un mínimo y un máximo 85. El
juez tiene plena discrecionalidad para fijar el monto indemnizatorio, dentro de los márgenes
legales. Cuando el afectado acude a este medio, está impedido de acumular a este la
indemnización por daño reales 86.
Entonces, es posible decir que la cifra basada en el artículo 85 K sustituye la

indemnización de daños materiales y morales, por lo cual ellos no podrán acumularse a esta
suma indemnizatoria.
Sin embargo, surge la interrogante de si pudiera acumularse una restitución de

ganancias, ya que se trata de una suma única compensatoria. La doctrina ha opinado que los
remedios no debieran acumularse, debido a que el artículo 85 E permite condenar al
infractor a pagar las ganancias que haya obtenido que no hayan sido consideradas al
calcular los perjuicios; en cada caso el debate se debe centrar en determinar si las ganancias
obtenidas por el infractor fueron o no consideradas al momento que el juez determina la
suma única compensatoria. Sin embargo, el antecedente del derecho norteamericano, del
cual proviene el artículo 85 K, permite llegar a la misma conclusión, puesto que la norma
del 17 USC § 504(c) establece que la suma fijada por el juez reemplaza a los daños
efectivamente sufridos y las ganancias 87.
En cuanto a la determinación del monto, la norma le otorga discreción al tribunal, al

establecer solo el límite máximo de 2.000 UTM, indicando que el monto será determinado
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción acreditada. Puede resultar criticable que la
norma establezca como parámetro la gravedad de la infracción, si tenemos en cuenta que se
trata de una suma única compensatoria. De este modo, pareciera ser que la verdadera
naturaleza jurídica de la suma se acerca más a una multa privada en favor del titular que a
una indemnización de perjuicios. Dado el amplio carácter discrecional de su determinación,
ello será difícilmente controlable vía recurso de casación en el fondo, a pesar de ello, el
tribunal deberá efectuar una determinación razonable para la determinación de este monto,
al considerar factores como el grado de imputación subjetiva con que actuó el demandado,
el grado de difusión que tuvo la reproducción ilícita de la obra, el número de ventas
efectuadas, etcétera 88.
3.3.- La Capacidad Delictual en el Derecho de Autor
La Ley N°17.336 no contiene normas especiales relativas a la capacidad delictual

del agente lesivo de derechos de propiedad intelectual, por tanto, resulta imperioso acudir al
estatuto general de responsabilidad civil contenido en el Código Civil.
85
Los montos varían entre los 500 y los 20.000 dólares.
86
87
PINO, Alberto, op. cit., p. 49.
88
Ídem.
27
Por principio, toda persona es capaz de obligarse, salvo aquellos que la ley declare
como incapaces 89. En materia de responsabilidad civil extracontractual establece dos
causas de incapacidad, tales son la falta de razón y la minoría de edad, establecidas por el
artículo 2319 del Código Civil. Esta norma señala lo siguiente:
‘’No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes; pero
serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si
pudiere imputárseles negligencia.
Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el

delito o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del inciso
anterior.’’
3.4.- El Elemento Subjetivo en el Derecho de Autor
El elemento subjetivo de la responsabilidad se determina sobre la base de la

diligencia con la que el agente lesivo debe actuar.
Particularmente sobre la culpa, la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual regula un

aspecto y manifestación muy particular sobre la misma, que se analizará en profundidad a
continuación.
3.4.1.- La culpa infraccional en materia de derecho de autor
En materia de Derecho de Autor, la opinión unánime de la doctrina y de la

jurisprudencia nacional y extranjera, es la aceptación de la procedencia de la culpa
infraccional por el sólo motivo de la violación de los derechos de propiedad intelectual.
En efecto, suele ocurrir que el deber de cuidado, de actuar con diligencia o

prudencia para evitar que los actos propios lesionen a terceros, no se constituye solamente
en un principio táctico de actuación, sino que también se encuentra explícito en reglas,
normas, reglamentos y cuerpos legislativos que expresamente señalan el comportamiento
debido. En estos casos, el solo hecho de transgredir la norma con una determinada conducta
da pie a que esta sea calificada como culposa, siendo esta la llamada culpa infraccional,
también denominada por otros autores como ‘’culpa contra ley’’ o ‘’culpa contra
legalidad’’ 90.
La culpa infraccional implica, por lo tanto, que se hace irrelevante la intencionalidad

subjetiva del agente lesivo, puesto que la sola infracción a la normativa en cuestión
constituye un actuar negligente o culpable. Con todo, no basta con la mera infracción de la
norma para que pueda atribuirse responsabilidad, pues además se requiere que exista una
relación de causalidad directa entre la infracción y el daño 91.
La circunstancia de que el legislador haya definido deberes de cuidado de una

determinada materia, no significa que la responsabilidad se agote en las hipótesis de culpa
89
90
CORRAL, Hernán, op. cit., p. 215.
91
28
infraccional. Por regla general, la determinación legal o reglamentaria de ciertos deberes no
supone una regulación exhaustiva de la materia; aún en casos de una regulación legal, el
juez está facultado para determinar deberes de cuidado no previstos por el legislador 92. Sin
embargo, la orgánica de la Ley N°17.336, junto a su extensa regulación conductual, no da
lugar para apreciarse deberes de cuidado fuera de la misma.
En materia de derechos de autor se exige que haya mediado culpa infraccional para
hacer exigible la responsabilidad civil, principio que se desprende del inciso segundo del
artículo 19 de la Ley N°17.336, el cual dispone que ‘’La infracción de lo dispuesto en este
artículo (la utilización de obras intelectuales protegidas sin la autorización de su titular)
hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes.’’
En efecto, la obtención de la autorización del titular para la utilización de las obras

bajo su alero constituye el deber de cuidado que exige la ley. De este modo, el deber de
cuidado no queda a la sola merced de la discrecionalidad judicial, sino que el juez debe
atenerse estrictamente a lo dispuesto por el legislador, el cual establece cual es el nivel de
diligencia con el que debe actuar un sujeto. Entonces, el agente lesivo no es culpable por
incumplir una obligación civil genérica, siguiendo el principio general del artículo 2314 del
Código Civil, sino que es una norma legal expresa que establece dos conductas de cuidado:
la primera es no utilizar una obra intelectual ajena sin autorización del titular, y la segunda
consiste en que el incumplimiento del deber anterior devendrá en la responsabilidad civil o
penal correspondiente 93. En este sentido, la sola falta de autorización para utilizar una obra
intelectual, convierte la conducta del responsable de dicho uso en un acto ilícito civil y
penalmente 94.
Actualmente, el artículo 19 se complementa con el artículo 84 de la misma ley de

propiedad intelectual, norma que estipula que ‘’Incurrirá en responsabilidad civil el que,
sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que
inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de
autor o derechos conexos, realice alguna de las siguientes conductas’’.
Conforme a la OMPI, la incorporación de la culpa infraccional o contra ley en el

ámbito de derechos de propiedad intelectual tiene su origen en el derecho alemán, ya que la
ley de derechos de autor de dicho país, desde el año 1870, establece la responsabilidad por
daños sin culpa conforme al enriquecimiento obtenido. Junto a esto, el sistema de
responsabilidad objetiva se ha mantenido en cuerpos legales del derecho comparado, por
ejemplo, en España se establece la culpa infraccional en el artículo 135 del Real Decreto
N°1/1996, en tanto no distingue supuestos de hecho al no diferenciar entre la buena o la
mala fe del sujeto activo del hecho dañoso. Entonces, se afirma que no se hace necesaria la
probanza de la culpa cuando se pretende establecer la responsabilidad de un sujeto que ha
realizado una infracción que afecte al derecho de autor 95.
92
BARROS, Enrique, op. cit., p. 101.
93
94
RAMÍREZ, Jhovanka, op. cit., p. 96.
95
WALKER, Elisa, op. cit., p. 294-295.
29
La jurisprudencia ha reconocido generalmente la culpa infraccional. En una causa
sobre difusión radial de obras musicales protegidas, la Corte de Apelaciones de Rancagua
sostuvo en la tercera consideración que ‘’…el hecho antes descrito contraviene la
normativa sobre Propiedad Intelectual, desde que la comunicación al público de obras
musicales del repertorio que administra dicha Sociedad, se ha efectuado sin haber
obtenido su autorización previa y menos la de cada uno de los titulares de tales derechos,
vulnerándose con ello lo dispuesto en los artículos 17 a 21 de la Ley 17.336’’. Continúa en
el fallo estableciendo, en el considerando cuarto, que ‘’si la demandada ha utilizado un
receptor de radio y uno de televisión a fin de difundir música ambiental en su local abierto
al público, obviamente del repertorio que representa la actora, debió haber obtenido la
respectiva autorización y cancelar el tarifado general aplicable a los locales del giro y,
como no la obtuvo ni tampoco pagó la tarifa respectiva, ha incurrido en contravención y
debe ser sancionada’’ 96. Con lo decidido, la Corte dejó en claro que la conducta diligente
exigida por la ley y que ha sido infringida por el demandado consistía en la obtención de la
autorización y pago de las tarifas correspondientes por el uso de las obras musicales ajenas,
haciendo plena aplicación de los estándares establecidos por el artículo 19 de la Ley
N°17.336.
En otra sentencia, pero pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago,

circunstancia en la que, luego de que la demandante acreditó que un restorán, la
demandada, emitió por radio y por televisión obras musicales que en su mayoría
pertenecían al repertorio de aquella, sin la correspondiente autorización, la Corte resolvió
‘’…que se encuentra debidamente acreditado en autos que la demandada ha infringido la
Ley de Propiedad Intelectual por haber utilizado obras del repertorio de la SCD, sin su
autorización, desde el 1° de Noviembre del 2006 hasta el 31 de Marzo del 2008’’,
acogiendo la demanda en todas sus partes 97.
El máximo tribunal del país tampoco ha sido indiferente en el reconocimiento de la

culpa infraccional en materia de derechos de autor. La Corte Suprema falló rechazando el
recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada, quien denunciaba yerros
jurídicos en torno a la aplicación de las normas sobre derechos de autor, declarando que no
ha existido infracción por su parte. En efecto, el máximo tribunal señaló en su quinto
considerando ‘’Que ahora bien, en relación a los reproches en que se sustenta el arbitrio
en estudio, se observa que los sentenciadores han hecho una correcta aplicación de la
normativa atinente al caso de que se trata, toda vez, que la jurisprudencia de esta Corte ha
sostenido que la Ley N° 17.336, en sus artículos 19 y 78, grava la ejecución pública del
repertorio de obras musicales y fonogramas, por lo que al no haber obtenido el
demandado la autorización previa de la referida Sociedad, incurre en la infracción
alegada en el caso sub lite, pues la contratación de servicio por cable ni otros, no lo
habilita para ejecutar en público dicho repertorio’’ 98.
96
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA (Rol N°22.396-2004) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Fuente de Soda La Boca Loca, 7 de noviembre de 2005.
97
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO (Rol N° Civil 4244-2011) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Comercial Los Arcos Ltda., 25 de septiembre de 2012.
98
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°5130-2013) Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Sociedad
Hotelera y Servicios Gastronómicos Oasis Ltda., 27 de agosto de 2013.
30
Finalmente, resulta interesante analizar y tener en cuenta un fallo del 4° Juzgado
Civil de San Miguel, confirmado por la Corte de Apelaciones, que se pronuncia sobre una
infracción al derecho moral de paternidad sobre una obra.
En el caso, se discutió sobre una negligente o errónea atribución de una obra de un

autor determinado a un tercero, y al efecto, en primera instancia se falló que ‘’…el hecho
de haberle asignado un nombre distinto a la obra “El Minero” en la carátula del DVD en
cuestión, se trata de un error involuntario en la impresión de ésta, error que deriva, no
obstante, del poco cuidado y total negligencia que debieron tener sus productores o los
fabricantes del producto antes de lanzarlo a la venta, toda vez que, si se hubiere revisado
el producto antes de su venta, se hubiera evitado la confusión en la autoría del tema en
cuestión, evitándole al demandante la molestia, rabia e impotencia que le produjo dicha
situación, la que además, por haber sido el DVD lanzado a circulación en dichas
circunstancias, le provocó un menoscabo en su honra y prestigio como autor y compositor,
viéndose dañada su imagen como artista, y habiéndose vulnerado por la demandada el
derecho intelectual que éste posee, el que incluye además del patrimonial el derecho moral
y la paternidad de la obra…’’ 99.
El tribunal concluye que el autor del error al tener plena capacidad delictual, es
culpable de no haber tenido la diligencia necesaria en la confección de su trabajo, error que
le ocasionó graves perjuicios al derecho moral de paternidad sobre la obra que tiene el
demandante, siendo de importancia tener presente que a la fecha, dicho error fue corregido
por la demandada, reconociendo de esta forma el error en que incurrió 100.
En segunda instancia, la Corte revocó parcialmente el fallo de primera, por cuanto

no dio lugar a la condena en costas a la demandada, pero confirma en lo concerniente a la
declaración del daño moral, rechazando, a fin de cuentas, el recurso de apelación deducido
por la demandada. En concreto, la Corte de Apelaciones resolvió que ‘’…el hecho de
haberle asignado un nombre distinto o deformado al autor de la obra “El Minero” en la
carátula del DVD en cuestión, no sólo se infringe la disposición legal citada, sino que es
constitutivo de un error negligente e inexcusable por lo tanto en que incurre el productor
de la obra ante el ningún cuidado que debiera haber observado previo a su lanzamiento al
mercado’’. Con ello, continúa refiriéndose a las regulaciones legales que imponen a los
productores la obligación de mantener una especial diligencia, ante lo cual ‘’de haber
obrado ajustado a ellas, habría evitado la demandada al actor el cúmulo de molestias y
situaciones apesadumbradas que ha debido tolerar como consecuencia de ese descuido y
que han incidido en el menoscabo en su honra y prestigio como autor y compositor. Este
daño, del modo como se configura, vulnera además el derecho intelectual que posee el
actor sobre su obra no sin afectar, por cierto, su potestad moral y la paternidad que le
asiste sobre la misma’’.
Finalmente, la Corte se afirma en el artículo 84 de la ley de propiedad intelectual,

junto con todos sus literales, puesto que estima que la demandada, en la especie, en su
conducta se configuran las tres conductas descritas en dicha norma, ‘’resultando ineludible
99
4° JDO. CIVIL DE SAN MIGUEL (Rol C-2481-2009) Montero con Fabrica Guyani Ltda., 18 de enero de
2011.
100
31
su responsabilidad por los daños causados a su autor en los aspectos que demanda. Y, esta
acción cobra plena legitimidad y es plausible de ser acogida atendido lo dispuesto en el
artículo 14 del mismo cuerpo legal. Esta norma confiere al autor de la obra, como titular
del derecho moral, el ejercicio de por vida de cualquiera de las facultades contenidas en
sus numerales 1 a 5. Así, puede reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma
su nombre o seudónimo conocido según el numeral 1º o bien, entre otras, conforme al
numeral 2º oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin expreso
consentimiento’’ 101.
3.5.- El Vínculo Causal en el Derecho de Autor
La Ley N°17.336 no cuenta con una noción especial sobre el nexo causal en casos
de responsabilidad civil en derechos de autor, por tanto, debemos hacer aplicables los
criterios relativos a este elementos presentes en el estudio del Derecho Civil. Al efecto, el
artículo 2329 del Código Civil dispone que ‘’Por regla general todo daño que pueda
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta’’, lo cual se
complementa con el artículo 84 de la ley de propiedad intelectual, en tanto, quien demande
responsabilidad civil en nuestro ramo deberá armar una hipótesis que vincule el daño
(infracción) a alguna de las conductas descritas en los literales del artículo 84.
3.5.1.- Cómplice
El artículo 84 de la Ley N°17.336 señala que “el que inducirá permitirá, facilitará
u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos,
realice alguna de estas conductas…’’.
Lo citado hace entender que la norma eleva la calidad de cómplice a la de autor, sin
perjuicio que en virtud de las normas civiles generales, en el daño civil el cómplice siempre
responderá igual que el autor, ya que se establece responsabilidad solidaria por el daño 102.
4.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
En ocasiones, el incumplimiento de un vínculo jurídico establecido previamente a

los hechos puede devenir en responsabilidad civil, el cual si toma la forma de un contrato,
la responsabilidad será del tipo contractual.
En materia de derechos de autor el vínculo jurídico previo será un contrato, una

autorización o una licencia, celebrado entre el titular de los derechos y un tercero, en el cual
se establecen los derechos y obligaciones que el titular del derecho de autor o sus
representantes otorgan a un usuario a cambio de una remuneración establecida
normalmente por medio de una tarifa especificada en la licencia o contrato de autorización
103
.
101
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL (Rol N°261-2011) Montero con Fabrica Guyani
Ltda., 15 de junio de 2011.
102
103
32
Ante el incumplimiento de un contrato o licencia que contiene obligaciones
recíprocas entre el titular de los derechos de autor y su contraparte, bastará para aquel para
demandar la responsabilidad contractual con acompañar el contrato o licencia de
autorización en que consta la obligación de pago por la utilización de derechos de autor y
conexos si corresponde 104, aplicando, de esta forma, la regla general en materia contractual
encontrada en el artículo 1698 del Código Civil que prescribe "incumbe probar las
obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o ésta". Del tenor literal de la norma, la
doctrina civilista sostiene que sobre el acreedor pesa la carga de probar la existencia de la
obligación, bastándole alegar que el deudor la ha incumplido, mientras que el deudor debe
probar el cumplimiento de la obligación, que equivale a su extinción por medio del pago 105.
Este criterio ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia nacional, tal

como lo ha establecido la Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo en
una causa sobre no pago de tarifas por uso de piezas musicales. En efecto, la pretensión de
la demandante había sido rechazada en segunda instancia por ‘’falta de prueba’’, no
obstante había sido acompañado un contrato de autorización de ejecución de obras
musicales 106.
En efecto, la Corte en el quinto considerando de la sentencia resolvió ‘’Que con el

contrato acompañado, se debió tener por probada la autorización para la ejecución de las
obras musicales, objeto del mismo, restando a la demandada de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 1698 del Código Civil acreditar que había pagado la tarifa acordada en el
mismo contrato’’. La Corte no ha hecho más que aplicar el principio general en materia
contractual; no pesa el onus probandi sobre el acreedor del contrato, sino que sobre el
deudor; el acreedor, solo acompañando el contrato de autorización, habrá satisfecho la
exigencia de acreditar la exigencia de la obligación que le asiste.
La jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones ha seguido el mismo razonamiento.

Al efecto, la Corte de Apelaciones de Concepción falló del siguiente modo en la tercera
consideración ‘’Por otra parte, lo normal u ordinario es que quien explota una
Discotheque difunda música bailable contemporánea y, también lo corriente o común será
que tales obras estén incorporadas al repertorio de la SCD, puesto que las obras del
patrimonio cultural común a que alude la Ley N°17.336 son excepcionales y corresponden,
básicamente, a creaciones folclóricas’’. Continúa en la siguiente consideración
estableciendo ‘’Que el hecho en que la parte demandada funda su pretensión de rechazo
de la demanda no puede prosperar. Ello, porque no aparece del contrato que su obligación
de pagar lo demandado esté sujeto a condición alguna’’ 107.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso sentenció en el cuarto considerando del fallo

en cuestión ‘’Que en autos, como lo afirma el demandante y apelante, la autorización se
104
Ídem.
105
VIDAL, Álvaro y BRANTT, María Graciela (2012) Cumplimiento e incumplimiento de responsabilidad
del deudor en el Código Civil: A propósito de la sentencia de la Corte Suprema de 7 de septiembre de 2010.
En: Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, vol. 19, N°1, p. 282.
106
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°2837-2002) Sociedad chilena del Derecho de Autor con Sociedad
hotelera El Trauco S.A., 29 de octubre de 2003.
107
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN (Rol N°3768-2003) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Sociedad Coll y Cía Limitada, 14 de julio de 2008.
33
da para el uso de todo un repertorio, y la remuneración es también un precio global por la
autorización otorgada, sin atender el empleo efectivo que el usuario haga de dicho
repertorio autorizado. Así, el contrato opera por su celebración, y la obligación
pecuniaria en él pactada se debe de todos modos, como la renta de arrendamiento de un
vehículo o de un inmueble no depende del efectivo uso que de ellos haga el
arrendamiento’’ 108.
Como se puede apreciar de los fallos revisados, en materias de responsabilidad contractual

sobre derechos de autor, en general se apoya la fuerza probatoria del contrato como fuente
de las obligaciones contenidas en este, sin distinguir otras circunstancia que pudiesen
justificar el incumplimiento, tampoco se aceptan los aspectos subjetivos que pudiese
esgrimir la parte incumplidora de obligaciones contractuales sobre derechos de autor 109.
5.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE

INTERNET
El desarrollo de la tecnología ha influido decisivamente en la protección de los

derechos de autor de diferentes maneras.
El acceso prácticamente universal a internet crea la idea del libre acceso a la cultura
y al contenido digital en general, sin tomar en cuenta la protección de los derechos de autor
que puede mediar. Actualmente, los sistemas de comunicación P2P 110, las redes sociales,
los servicios de cloud computing y otras aplicaciones informáticas permiten reproducir,
compartir y almacenar la información, lo que, evidentemente, facilita la vulneración a los
derechos de propiedad intelectual 111.
A fin de establecer un balance entre el libre acceso a la información digital y la

cultura, y la protección de los derechos de autor, la OMPI ha venido desde fines de los años
90 aprobando los llamados ‘’tratados de internet’’, con el propósito de actualizar los
tratados internacionales previos sobre derechos de autor a la era digital y proporcionar la
protección adecuada a los titulares de derechos de autor derivados de los avances
tecnológicos 112.
Los tratados en cuestión han influido y se han incorporado sus principios en las
legislaciones nacionales de los países de la Unión Europea, en los Estados Unidos de
Norteamérica y en diversos países de la comunidad internacional. En Chile, se incorporaron
nuevas normas atingentes al desarrollo y expansión de la internet en el año 2010 por medio
108
ILMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO (Rol N°1144-2003) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Los Corrales S.A., 25 de enero de 2003.
109
110
El sistema P2P es un tipo de conexión con una arquitectura destinada a la comunicación entre nodos, que le
permite a los usuarios o a los ordenadores compartir información y archivos de uno a otro sin necesidad de
intermediarios.
111
RICO, Mariliana (2018) El intercambio obras digitales en la nube: la responsabilidad de las empresas
tecnológicas por infracciones al copyright. En: Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Vol. 12,
N°41, p. 190.
112
RICO, Mariliana, op. cit., p. 191.
34
de la reforma a la Ley N°17.336 113, tomando especial relevancia las normas que regulan y
limitan la responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de internet, y cuyo
origen se encuentra en el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos.
Toman especial relevancia, entonces, las empresas que suministran acceso y

servicios en internet, que se conocen genéricamente por las siglas OSP (Online Service
Provider), dentro de las cuales se encuentran los ISP (Internet Service Provider). En la
legislación comparada, la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos delimita esta categoría a las empresas que ofrecen la
transmisión, enrutamiento o conexión para comunicaciones en línea a elección del usuario,
sin modificación del contenido del material enviado o recibido. En esta definición entra la
figura del proveedor de servicios de cloud computing; éste pone a disposición una
plataforma que permite almacenar información digital a discreción de los usuarios del
servicio y que puede compartirse fácilmente con otras personas 114.
En Chile, la Ley N°17.336 establece una serie de condiciones para que los
prestadores de servicios no se encuentren obligados a indemnizar el daño producido por
terceros que han infringido la propiedad intelectual a través de sistemas, redes u operadores
manejados por estos prestadores. Por tanto, en tanto se cumplan las condiciones legales
pertinentes, la empresa prestadora de servicios de internet podrá quedar libre de la
obligación de indemnizar al usuario perjudicado, sin perjuicio de las medidas prejudiciales
y judiciales de las que pueda ser objeto y que se revisarán en su oportunidad 115.
5.1.- Condiciones especiales de responsabilidad civil
La ley de propiedad intelectual distingue estas condiciones según el tipo de

proveedor de internet que se trate, ante lo cual es menester identificar los distintos servicios
que un proveedor de internet puede ofrecer, tales son:
a) Transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones (tratado en el

artículo 85 M);
b) Almacenamiento temporal y automático de datos (tratado en el artículo 85 N), y
c) Almacenamiento a petición del usuario de datos, servicios de búsqueda, vinculación
y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información
(tratado en el artículo 85 Ñ);
5.1.1.- Transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones
La norma encargada de establecer la limitación de responsabilidad para los

proveedores de este tipo de servicios es el artículo 85 M de la ley de propiedad intelectual,
y en efecto, la norma establece que los prestadores de servicios de transmisión de datos,
enrutamiento o suministro de conexiones no son considerados responsables de los datos
transmitidos, siempre que estos cumplan la siguientes condiciones:
113
Ley N°20.435. Artículo 1 N°11, promulgada el 23 de abril de 2010. Chile.
114
Ídem.
115
Artículo 85 L. Ley N°17.336.
35
a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no se
considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material
necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de
paquetes;
b) No inicie él la transmisión, y
c) No seleccione a los destinatarios de la información.
La limitación, además de comprender la transmisión de información, también se

refiere al ‘’almacenamiento automático o copia automática y temporal de los datos
transmitidos, técnicamente necesarios para ejecutar la transmisión, siempre que este
almacenamiento o copia automática no esté accesible al público en general y no se
mantenga almacenado por más tiempo del razonablemente necesario para realizar la
comunicación’’ 116.
5.1.2.- Almacenamiento temporal y automático de datos
Seguidamente, la ley regula las condiciones de limitación de responsabilidad que

deben cumplir los prestadores de servicios que temporalmente almacenen datos mediante
un proceso de almacenamiento automático en el artículo 85 N de la Ley N°17.336. Se trata
de los servicios conocidos como memoria caché, cuyo almacenamiento tiene la finalidad de
hacer más eficaz la transmisión posterior de la información que buscan los destinatarios del
servicio al ser solicitado 117.
En efecto, el artículo 85 N señala las siguientes condiciones en sus literales a), b), c)
y d) para que el proveedor de internet no sea responsable de los datos almacenados:
a) Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la

actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de
origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar
injustificadamente el almacenamiento temporal a que se refiere este artículo;
b) No interfiera con la tecnología compatible y estandarizada utilizada en el sitio de
origen para obtener información sobre el uso en línea del material almacenado,
cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y
sean compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados;
c) No modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios, y
d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que haya sido
retirado o al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba
una notificación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 85
Q.
5.1.3.- Almacenamiento a petición del usuario de datos, servicios de búsqueda,

vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de
información
116
Artículo 85 M, inciso final. Ley N°17.336.
117
36
Como últimas condiciones especiales están las señaladas por el artículo 85 Ñ en sus
literales a), b), c) y d), según el cual los prestadores de servicios que a petición de un
usuario almacenan, por sí o por intermedio de terceros, datos en su red o sistema, o que
efectúan servicios de búsqueda, vinculación y, o referencia a un sitio en línea mediante
herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y directorios, no son
considerados responsables de los datos almacenados o referidos a condición de que el
prestador:
a) No tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos. Se entiende el

‘’conocimiento efectivo’’ como el hecho de que un tribunal competente, haya
ordenado el retiro de datos según el procedimiento especial regulado en la ley, que
supuestamente infringe el derecho de autor o el bloqueo del acceso a ellos y el
prestador de servicios, estando notificado legalmente de dicha resolución, no
cumpla de manera expedita con ella 118;
b) No reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora,
en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad;
c) Designe públicamente un representante para recibir las notificaciones judiciales a
que se refiere el inciso final, de la forma que determine el reglamento, y
d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado cuando
reciban una notificación legal en la que se les solicite el retiro de los datos o el
bloqueo del acceso a material que supuestamente infringe la propiedad intelectual.
5.2.- Condiciones generales de responsabilidad civil
La Ley N°17.336 establece condiciones generales que se complementan con las

especiales. Ante esto, para que los prestadores de puedan acceder a las condiciones
especiales de limitación de responsabilidad civil ya señaladas, se exige el cumplimiento de
las condiciones generales del artículo 85 O del mismo cuerpo legal, las cuales son las
siguientes:
a) Haber establecido condiciones generales y públicas, bajo las cuales éste podrá hacer
uso de la facultad de poner término a los contratos de los proveedores de contenido
calificados judicialmente como infractores reincidentes de los derechos protegidos
por esta ley.
b) No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de
obras protegidas ampliamente reconocidas y utilizadas lícitamente.
c) No haber generado, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios. Se
exceptúa de esta obligación a los proveedores de servicios de búsqueda, vinculación
o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información.
La ley de propiedad intelectual señala que estos prestadores de servicios no tendrán

la obligación de supervisar los datos que transmitan, almacenen o referencien. Del mismo
modo, tampoco tienen la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o
circunstancias que indiquen actividades ilícitas, no obstante la facultad que tienen los
118
Artículo 85 Ñ, inciso final. Ley N°17.336.
37
tribunales de justicia para decretar el desarrollo de ciertas actividades en orden a investigar,
detectar y perseguir delitos o prácticas abusivas de los derechos de autor y conexos 119.
5.3.- Medidas prejudiciales
La ley de propiedad intelectual establece medidas prejudiciales específicas en favor

del autor o titular de derechos en el supuesto que existieran infracciones al derecho de autor
cometidas en el contexto de redes o sistemas que se encuentran bajo el alero de prestadores
de servicios. Se distinguen las medidas según la función realizada por el proveedor 120.
Cuando exista una infracción presuntamente cometida en un sistema de transmisión

de datos, enrutamiento o suministro de conexiones, la ley señala que ‘’el tribunal sólo
podrá disponer como medida prejudicial o judicial la adopción de medidas razonables
para bloquear el acceso a un determinado contenido infractor que sea claramente
identificado por el solicitante y que no implique el bloqueo de otros contenidos legítimos,
de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente’’ 121.
Por otro lado, cuando la presunta infracción se cometa en un sistema de

almacenamiento temporal y automático de datos, o en uno de almacenamiento a petición
del usuario de datos, servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea
mediante herramientas de búsqueda de información, la ley limita al tribunal la disposición
de las siguientes medidas prejudiciales consagradas en el inciso segundo del artículo 85 R:
‘’a) El retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea claramente
identificado por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
85 Q;
b) La terminación de cuentas determinadas de infractores reincidentes de dicho prestador

de servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 85 Q, y cuyo titular esté usando el sistema o red para
realizar una actividad infractora a los derechos de autor y conexos.’’
Para efectivamente solicitar estas medidas, en la presentación deben indicarse con

claridad las siguientes menciones 122:
1) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de

éstos y la modalidad de la infracción;
2) El material infractor, y
3) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de
servicios respectivos.
119
Artículo 85 P. Ley N°17.336.
120
121
Artículo 85 R, inciso primero. Ley N°17.336.
122
Sin perjuicio de que se deben también dar cumplimiento a los requisitos del artículo 254 N°1, 2 Y 3 del
Código de Procedimiento Civil, a saber: 1°. La designación del tribunal ante quien se entabla; 2°. El nombre,
domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la
representación, y 3°. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
38
Cumplidos estos requisitos, el tribunal deberá decretar el retiro o bloqueo de los
contenidos infractores. La resolución en cuestión se debe notificar por cédula al prestador
de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante.
5.3.1.- Identificación del infractor
Los titulares de derechos intelectuales que hayan solicitado e iniciado alguna de las
medidas prejudiciales señaladas pueden, a su vez, solicitar al tribunal que ordene la entrega
de la información que permita identificar al supuesto infractor por el prestador de servicios
respectivo 123.
Tal facultad tiene por finalidad la identificación del infractor de los derechos, para
que su titular pueda accionar directamente contra esta persona y hacer valer la
responsabilidad por los daños ocasionados, es decir, la norma cobra sentido en tanto gran
parte del estatuto especial de responsabilidad del ISP establece las limitaciones de esta en la
medida que colaboren con la protección a los derechos de propiedad intelectual. De esta
forma, el ISP no tendrá la legitimidad pasiva de la acción de perjuicios en tanto colabore de
la forma que la ley establece 124.
Con todo, la norma finaliza estableciendo que ‘’el tratamiento de los datos así
obtenidos se sujetará a lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre protección de la vida
privada’’ 125.
5.3.1.- Comunicación de infracciones
Junto con las obligaciones legales anteriores, el proveedor de servicios de internet

deberá comunicar por escrito al usuario los avisos de supuestas infracciones que reciban, a
condición de que en la comunicación que reciban cumplan los siguientes requisitos:
‘’a) Reciba en forma electrónica o de otra forma escrita del titular de los derechos o de su
representante, aviso de la supuesta infracción;
b) El titular de los derechos o su representante deberá tener domicilio o residencia en

Chile y, en su caso, contar con poder suficiente para ser emplazado en juicio, en
representación del titular;
c) Se identifiquen los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la

titularidad de éstos y la modalidad de la infracción;
d) Se identifique el material infractor y su localización en las redes o sistemas del

prestador de servicios a quien se envía la comunicación, a través del URL o sus
equivalentes, y
123
Art. 85 S. Ley N°17.336.
124
125
Artículo 85 S. Ley N°17.336.
39
e) Contenga datos que permitan al prestador de servicios identificar al usuario proveedor
del supuesto material infractor’’ 126.
Finalmente, la norma establece que ‘’Los prestadores de servicios de Internet, una

vez recibida una comunicación de conformidad al inciso anterior, informarán al usuario
supuestamente infractor esta situación acompañando los antecedentes proporcionados por
el titular del derecho o su representante, dentro del plazo de cinco días hábiles contados
desde la recepción de la referida comunicación’’ 127.
IV
RESPONSABILIDAD CIVIL POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Sintetizando parte de la introducción del presente trabajo, cabe resaltar que no había
atisbo alguno de un estatuto especial de responsabilidad civil por daños a la propiedad
industrial en el ordenamiento jurídico chileno, a lo que las personas afectadas por actos
lesivos se veían obligadas a accionar por el régimen general de responsabilidad
extracontractual del Código Civil, o derechamente, ejercer acciones penales. Sin embargo,
el escenario cambiaría con la reforma del año 2005 128, en la que, entre otros temas, se
introdujo un régimen especial de responsabilidad civil en los artículos 106 y siguientes de
la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial.
1.- OBJETO DE PROTECCIÓN
Remitiéndome al primer título, se puede dar por sentado que el objeto de toda
responsabilidad civil es resarcir el daño provocado a un determinado bien jurídico. Y
nuevamente, dada la amplitud del principio general del artículo 2314 del Código Civil, vale
decir, que aquel ‘’que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización’’, nada obsta para aplicar la responsabilidad civil ante los
eventuales perjuicios que sufra un titular de derechos de propiedad industrial.
Por otro lado, lo que distingue a la propiedad industrial del derecho de autor – o
propiedad intelectual propiamente tal –, entre otros aspectos, es el momento en que nace la
protección de la ley a tales bienes incorporales. En efecto, la propiedad industrial tendrá su
origen solo cuando ella se produzca el acto registral por parte de su titular, acto que deberá
ser concedido por un órgano del estado, que en nuestro país es el Instituto Nacional de
126
Artículo 85 U. Ley N°17.336.
127
Artículo 85 U, inciso final. Ley N°17.336.
128
Ley N°19.996. Artículo único N°74, promulgada el 25 de febrero de 2005. Chile.
40
Propiedad Industrial 129. Ante esto, al parecer resulta mas sencillo determinar el objeto de
protección de este ramo en relación con el estatuto especial de responsabilidad civil.
De diversas disposiciones de la Ley N°19.039 se puede extraer que el principal

objeto de protección de la misma y de toda su orgánica es la exclusividad del uso y
explotación comercial de los derechos de propiedad industrial; el titular de una marca
comercial goza del derecho de exclusividad en el uso de aquella en el tráfico comercial,
estando con ello facultado para impedir que cualquier tercero la utilice, cuando este uso
pueda dar lugar a un error o confusión en el mercado 130; el dueño de una patente goza del
derecho de exclusividad en la producción, venta o comercialización, junto con cualquier
forma de explotación comercial 131, mismo términos en los que cae el dueño de un esquema
de trazado o topografía de circuito integrado 132.
Sin embargo, se desliga de este objeto el llamado ‘’secreto empresarial’’, cuyo

objeto fundamentalmente se trata de un conocimiento que se tiene sobre determinados
procedimientos o productos que le entregan una mayor ventaja competitiva comercial a su
titular 133.
En virtud de lo expuesto, puedo establecer que el objeto de protección de la ley de

propiedad industrial y, consecuentemente, de su estatuto especial de responsabilidad civil
se puede dividir en dos: (1) la exclusividad en el uso y explotación comercial de los
derechos de propiedad industrial que protege la ley, y (2) el conocimiento que se tiene
sobre ciertos procesos y productos que tienen la virtud de otorgarle a su titular una mayor
ventaja competitiva en el mercado.
2.- TITULAR DE LA ACCIÓN CIVIL
La titularidad de la acción civil viene de la mano, al igual que en el caso del derecho
de autor, con la titularidad sobre el derecho, sin embargo, a diferencia de la titularidad
sobre los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial solo nacen en virtud de un
acto del estado, tal es la concesión del registro, con excepción de los secretos
empresariales, los cuales no requieren registro para su protección legal.
Al efecto, la Ley N°19.039 establece que las acciones civiles que esta consagra
corresponderán a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la eventual
procedencia de la acción penal 134. Ante esto, toca definir qué debemos entender por
‘’interés’’ para deducir una acción, cuestión que ha sido principalmente desarrollada por
autores pertenecientes a la dogmática del Derecho Civil. Como se puede predecir, la ley no
define lo que debemos entender por ‘’interés’’ y cierto paralelismo se puede establecer con
la acción de nulidad absoluta estudiada en la teoría general del acto jurídico, y en efecto,
según el Código Civil, la nulidad absoluta de un acto o contrato ‘’puede alegarse por todo
129
130
Artículo 19 bis D. Ley N°19.039.
131
Artículos 31, inciso segundo, y 49. Ley N°19.039.
132
133
134
41
el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato,
sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba’’.
En tal sentido, la doctrina y la jurisprudencia al referirse a tal materia coinciden en

que el interés debe ser pecuniario, esto es, susceptible de ser apreciado en dinero, y además
de su carácter pecuniario, este debe existir al momento de solicitarse la declaración de
nulidad, es decir, debe ser un interés actual. Por consiguiente, no es suficiente un interés
meramente moral o afectivo ni con una mera expectativa. El interés, en materia de nulidad
civil, significa obtener la invalidez del acto que produce efectos que perjudican a quien
ejercer la acción 135.
He considerado hacer esta analogía entre la acción de nulidad absoluta y la acción

de responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial por las siguientes semejanzas
entre ambas instituciones:
1) Ambas acciones tutelan un bien de carácter económico, puesto que él deviene el

interés que su titular debe tener para ejercer la acción, el cual también es de carácter
económico, y
2) Ambas acciones se originan en un acto o hecho lesivo, es decir, que provocan un
perjuicio, en el caso de la acción de nulidad absoluta, es un supuesto que provoca un
estado de ineficacia en el acto o contrato en cuestión, mientras que en el caso de la
acción de responsabilidad civil de nuestro ramo, esta se origina en una acción u
omisión culpable que provoca causalmente un daño a la propiedad industrial de su
titular.
Ahora, volviendo de lleno a nuestro ramo, el interés del titular evidentemente se

puede traducir en el uso exclusivo que él tiene sobre los derechos que ha registrado, junto
con los efectos comerciales que ello conlleva. Por ejemplo, si el derecho es cuestión recae
sobre una marca comercial y su titular fuese una empresa, esta puede usar la marca a fin de
darle una mayor distintividad a sus actividades comerciales y obtener un provecho
económico de ello, y algo similar ocurre con las patentes, en tanto que el inventor puede
tener el legítimo interés de obtener una retribución económica por el trabajo y esfuerzo
mental que ha invertido para arriesgarse a innovar y entregar una invención.
Sin embargo, quien en un principio le fue concedido el registro de derechos de

propiedad industrial no necesariamente será el titular de la acción de responsabilidad civil,
puesto que, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, este conjunto de derechos
suele tener una vigencia mas acotada. Mientras que los derechos de autor tendrán una
vigencia igual a todo el tiempo de vida de su titular, los derechos de propiedad industrial
tendrán una vigencia variada y más limitada, según el derecho que se trate 136. De este
modo, una vez que vence el plazo de protección, estos derechos perderán su exclusividad, y
por ende, su titular original no podrá ejercer las acciones civiles que la ley consagra.
135
VIAL, Víctor (2006) Teoría General del Acto Jurídico, 5ta Edición. Editorial Jurídica, Santiago de Chile,
p. 249.
136
Con todo, en la práctica, una marca comercial puede tener una verdadera protección indefinida, puesto que
la ley no pone obstáculo alguno para que su vigencia sea renovada antes de que se cumplan los diez años
iniciales, renovación que puede ser practicada ilimitadas veces.
42
3.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Nuevamente reproducimos los elementos que constituyen la responsabilidad

extracontractual, a saber, estos son:
1. La conducta lesiva,
2. El daño,
3. La capacidad delictual,
4. El elemento subjetivo, y
5. El nexo o vínculo causal.
3.1.- La Conducta Lesiva en la Propiedad Industrial
El Título X de la Ley N°19.039 no tiene ninguna noción de las conductas activas u

omisivas que constituirán un daño a la propiedad industrial, ante lo cual resultaría
interesante repasar los ilícitos penales que el mismo cuerpo legal sanciona a todos con
penas pecuniarias. En este sentido, la falsificación de marcas consiste en usar
maliciosamente, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para
los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o
establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada 137; la
utilización no autorizada de indicaciones geográficas (IG) o denominaciones de origen
(DO) consiste en maliciosamente designar un producto del mismo tipo de los protegidos
por una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a
hacerlo 138; la imitación o falsificación de patentes de invención se configura al,
maliciosamente, fabricar, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio un invento patentado,
o lo importen o estén en posesión del mismo, con fines comerciales 139, y lo mismo ocurre
con los modelos de utilidad registrados 140, los dibujos y diseños industriales registrados 141,
y los esquemas de trazados o topografía de circuitos integrados registrados 142. En cuanto a
los secretos empresariales, se considera delito la fraudulenta comunicación de secretos de la
fábrica en que ha estado o está empleado 143.
A la luz de las conductas sancionadas en sede penal, es posible establecer que las
conductas lesivas consisten principalmente en actos de falsificación o imitación, de uso no
autorizado de derechos industriales previamente registrados y de comunicación de
información confidencial, en el caso de los secretos empresariales. No está demás recalcar
que todas estas conductas son de carácter activo, no encontrando en la ley alguna hipótesis
de comisión del daño por omisión.
3.2.- El Daño en la Propiedad Industrial
137
138
139
140
141
142
143
Artículo 284. Código Penal, promulgado el 12 de noviembre de 1874. Chile.
43
El artículo 106 de la Ley N°19.039 se manifiesta positivamente en los siguientes
términos: ‘’El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar
civilmente: a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido. b) La
indemnización de los daños y perjuicios. c) La adopción de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la infracción. d) La publicación de la sentencia a costa del condenado,
mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable
cuando la sentencia así lo señale expresamente’’.
El daño se establece entonces como un requisito de procedencia para las acciones

civiles consagradas en el artículo 106 de la ley de propiedad industrial, incluyendo la
acción de perjuicios. Tal norma establece como antecedente necesario para esgrimir de la
acción de perjuicios a la lesión del derecho de propiedad industrial 144.
Como ocurre con el daño al derecho de autor, el problema o interrogante no reside

en qué es el daño, sino en cuándo se sufre el daño, es decir, lo principal es determinar el
momento del daño.
3.1.1.- Momento del daño
Para resolver la problemática, es menester tener en cuenta que estamos frente a un

derecho inmaterial o incorporal al que le atiende un legítimo interés, ante lo cual, si
volvemos a la noción de daño de Alessandri, este no solo comprende la lesión a bienes
corporales, sino que también al legítimo interés de la víctima 145. Ante esto, a priori, el daño
en materia de propiedad industrial se entiende como toda afectación al legítimo interés del
titular de sus derechos.
En este sentido, la gran mayoría de los derechos de propiedad industrial contemplan

el factor ‘’exclusividad’’ en su uso; a modo de ejemplo, el inciso primero del artículo 49 de
la Ley N°19.039 establece que el ‘’dueño de una patente de invención gozará de
exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u
objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del
mismo’’. Así, toda afectación al derecho de exclusiva del titular de la patente, debe
entenderse como una lesión al mismo. Si se afecta el derecho exclusivo del titular de una
patente, existe daño, resultando procedente entonces la correspondiente indemnización 146.
El caso de los secretos empresariales en la forma es distinto, pero el sentido es el

mismo; un secreto empresarial protege el legítimo interés de su titular en atención a
resguardar aquella información sobre procesos y productos que le entreguen una ventaja
competitiva, ante lo cual, revelar tales secretos constituye una lesión a tal derecho.
Ahora cabe preguntarnos, ¿la sola contravención a la ley es razón suficiente para
establecer que ha existido un daño? Al respecto, el criterio jurisprudencial es distinto al ya
estudiado en el capítulo anterior, no siendo unánime o ampliamente mayoritaria la
144
SANTA CRUZ, Maximiliano, op. cit., p. 2.
145
Ver el primer título del capítulo III del presente trabajo.
146
44
aceptación de la responsabilidad objetiva como ocurre con la infracción a los derechos de
autor.
La Corte Suprema en un conflicto sobre marcas, en el que se dedujo un (rechazado)

recurso de casación en el fondo, ha establecido, en el noveno considerando de la sentencia
en cuestión, que el daño demandado ‘’…debe ser acreditado oportunamente en todos sus
aspectos, esto es, naturaleza, especie y monto para que el hecho antijurídico, doloso o
culpable, de origen a aquélla, o al menos la determinación de las bases que permitan su
liquidación. Sin su concurrencia no puede surgir la obligación de indemnizar. La mera
existencia de la conducta antijurídica y del dolo o la culpa, sin que se pruebe el daño o
perjuicio causado o las bases de su determinación, carece de toda relevancia y aptitud
para generar efectos civiles’’ 147.
La Corte continúa su análisis en torno al artículo 106 y el objeto de la

indemnización en el décimo considerando del fallo, resolviendo y esclareciendo que ‘’el
precepto en comento no establece que debe indemnizarse la lesión del derecho, sino que
los daños y perjuicios sufridos. De esta manera, no es admisible que la parte actora
pretenda la asimilación de la prueba de la lesión de su derecho de propiedad industrial
con la de los perjuicios, desde que esa lesión se demuestra con el uso de una marca por
parte de un tercero vulnerando la exclusividad de utilización que otorga la protección
registral de la seña o denominación, uso que debe tener la aptitud de poder inducir a error
o confusión; en cambio, los perjuicios se demuestran a través de la producción efectiva de
tal error o confusión en los consumidores, sumada al detrimento patrimonial, de imagen o
posicionamiento en el mercado que traiga consigo tal falta de certeza’’.
Finalmente, la Corte Suprema concluye su análisis en torno a este punto en su

considerando undécimo al establecer, de forma categórica, que ‘’para poder acceder a la
solicitud de indemnización de perjuicios la demandante tenía la carga de probar no sólo la
lesión del derecho de propiedad industrial – que por lo demás se encuentra cumplida –,
sino también la producción de un daño cierto, puesto que es éste el que debe ser reparado
por el infractor de su derecho’’.
Nuevamente, el máximo tribunal de justicia en otra sentencia, también sobre marcas

y pronunciándose sobre un recurso de casación en el fondo que terminaría acogiendo,
siguió exactamente el mismo criterio, estableció en el cuarto considerando que, para dar
lugar a la indemnización de perjuicios por daños a la propiedad industrial, en este caso a un
supuesto daño al derecho de exclusividad en el uso junto a la legítima ganancia que este
conlleva, consideró indispensable ‘’…demostrar que la demandada hizo uso de una marca
idéntica o similar a la de que es titular aquél sin su consentimiento y que ese uso puede
inducir a error o confusión – lo que se tuvo por cierto en las instancias – , pero además,
que in concreto ese uso indujo a error o confusión en los consumidores’’ 148. Y al siguiente
considerando descarta totalmente un daño por mera contravención a la ley – como sí ocurre
con los daños al derecho de autor –, al resolver que ‘’el perjuicio que importan las
147
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°21620-2014) Claro Lyon con Viña Casa Silva S.A., 9 de marzo de
2015.
148
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°26850-2014) Spirits International N.V. con Importadora y
Comercial Norsur S.A., 21 de julio de 2015.
45
utilidades que dejó de percibir la actora o el equivalente a las utilidades que obtiene la
demandada ya no tendrán por causa la infracción al derecho marcario’’.
Para finalizar con los fallos de la Corte Suprema, se empieza a dilucidar el criterio
jurisprudencial en cuanto al momento del daño. En un nuevo juicio sobre marcas en el que
la pretensión del demandante fue confirmada en segunda instancia y por el máximo tribunal
al rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada, ha resuelto en
el considerando quinto que ‘’el daño, a la luz de lo prevenido por el artículo 106 de la ley
del ramo, debe afectar al derecho de propiedad industrial al tenor de la normativa
especial, que en cuanto a marcas registradas confieren a su titular el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla en el tráfico económico, y lo facultan a impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice marcas idénticas o similares para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos o similares, siempre que
el uso pueda inducir a error o confusión, según establece el artículo 19 bis D de la Ley
N°19.039’’ 149. Continúa y concluye la Corte aclarando cuál fue la conducta que dio origen
al daño en la especie, estableciendo en el fallo que ‘’los presupuestos del daño –esto es, la
lesión de un derecho de propiedad industrial- son hechos del proceso, a saber, la
producción e internación de vodka con la misma denominación que el registrado sin el
consentimiento del dueño de la marca, con un envasado que induce a confusión al público
consumidor. De este modo, nace el deber de los demandados de indemnizar los perjuicios
sufridos’’.
El criterio utilizado por la Excelentísima Corte Suprema parece ser claro y evidente;
el daño a los derechos de propiedad industrial se verifica cuando en la realidad el interés
legítimo de su titular ha sido efectivamente lesionado, como es en la jurisprudencia citada,
cuando un tercero ajeno al registro marcario ha utilizado dicha marca sin el consentimiento
del titular y, con ello y a su consecuencia, ha sacado un provecho económico provocado
por el error o confusión que ha causado en el publico consumidor, se produce
efectivamente un daño, cuestión que, por supuesto, debe ser probada por el legitimado
activo de la acción de indemnización de perjuicios.
Se puede llegar a tal conclusión al observar la redacción del articulo 106 de la Ley
N°19.039, en tanto el legislador establece que el titular podrá ejercer las acciones civiles
que tal norma dispone cuando su derecho haya sido lesionado, lo que no nos da a entender
que la lesión se provoca por la infracción, sino que cuando efectivamente se lesione le
interés legítimo del titular del derecho. En mi opinión, el criterio es inequívoco por una
razón más de fondo que se puede explicar haciendo un paralelismo con el derecho de autor;
el derecho de propiedad industrial protege intereses principal y mayormente económicos,
los cuales se manifiestan en el mercado de bienes y servicios y en los procesos de
innovación industrial, estos últimos que, finalmente, suelen afectar positivamente en el
ámbito comercial, mientras que, por su parte, el derecho de autor protege intereses mas bien
morales, por cuanto su protección se justifica, en gran parte, por el vínculo entre el autor y
su obra, materializado en los derechos morales, sin perjuicio de la explotación comercial de
la que puede ser objeto la obra protegida. En efecto, el derecho de autor, al tener un objeto
de protección mas difuso, requiere una protección mas favorable para su titular, mientras
EXCMA. CORTE SUPREMA (Rol N°1926-2015) Spirits International N.V con African and Eastern BVI
149
NE Ltda., 11 de julio de 2016.
46
que el derecho de propiedad industrial protege aspectos mas concretos, ligados enteramente
a la actividad mercantil, ante lo cual la ley exige un daño concreto y materializado en la
realidad, siendo un criterio mucho mas exigente para determinar el perjuicio. Sin embargo,
y pese a este razonamiento, en la práctica resulta en una extrema dificultad para el titular el
perjuicio sufrido por la infracción a su derecho, situación que ha sido sistemáticamente
defendida por la doctrina.
Con todo, una doctrina mas minoritaria asimila el mismo criterio utilizado en
derecho de autor para los daños en propiedad industrial, en efecto, la llamada doctrina ex re
ipsa consiste en entender que existen ciertos perjuicios, concretas infracciones, que
devienen en perjuicios de forma automática, a instancias que la sola infracción a la ley
determina su existencia, la que se desprende de un necesario agravio a los intereses de la
víctima del daño. Esta teoría opera de forma excepcional y dentro de la carga de la prueba
que se impone a quien alega el perjuicio 150. Siguiendo la misma línea doctrinaria, se
denuncia que es directamente casi imposible probar estos perjuicios en la realidad, por
tanto, ‘’se hace necesario entonces recurrir a estimaciones de base objetiva. El lucro
cesante mismo se muestra como un factor de incertidumbre en el que la prueba no otorga
certeza, evaluándose situaciones probables, no posibles’’ 151.
3.1.2.- Monto indemnizatorio
En cuanto al monto de la indemnización de perjuicios, la norma en cuestión a seguir

es el articulo 108 de la Ley N°19.039, el cual dispone que ‘’La indemnización de perjuicios
podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o
de acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la

infracción;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido
y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido’’.
Entonces, y al solo arbitrio del demandante, la determinación del monto

indemnizatorio se podrá regir por la reglas generales en materia de responsabilidad civil
extracontractual, o por el llamado sistema del triple cómputo, que se analizará a
continuación.
3.1.3.- Regla especial: La indemnización del triple computo
Toca referirse a la que es sin duda la norma mas polémica en materia de

responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial, tal es el ya citado artículo 108 que
contiene el llamado triple cómputo, precepto que, para una parte importante de la doctrina,
150
BARRIENTOS, Marcelo (2007) El sistema indemnizatorio del triple computo en la Ley de Propiedad
Industrial. En: Revista Ius et Praxis, año 14, N°1, p. 126.
151
BARRIENTOS, Marcelo, op. cit., p. 124.
47
dista mucho de ser uno de carácter estrictamente indemnizatorio, por el contrario, adopta al
menos dos formas de enriquecimiento sin causa 152.
La norma permite al actor (el titular del derecho de propiedad industrial que fue
infringido) optar entre solicitar que se calcule la indemnización de perjuicios conforme a
las reglas generales de responsabilidad extracontractual –en cuyo caso podrá solicitar el
daño emergente, lucro cesante y daño moral– o bajo una de las tres fórmulas contenidas en
los literales de la norma sometida a análisis. La primera fórmula, el literal a) no presenta
mayores dificultades: constituye una hipótesis compensatoria de lucro cesante, según la
cual el infractor debe resarcir en virtud de los beneficios o utilidades que el titular del
derecho dejó de percibir como consecuencia de la infracción al mismo. Sin embargo, las
otras dos formas de cómputo establecen mecanismos de cálculo que no parecen
corresponder a una naturaleza compensatoria sino restitutoria, a pesar de los términos
empleados por la norma 153.
En efecto, ni las utilidades obtenidas por el demandado a causa de la infracción de la

letra b), como tampoco el precio o royalty que hubiera debido a pagar el infractor al
demandante por el uso del derecho en cuestión, toman como base de cálculo los daños
efectivamente causados al demandante. Parte de la doctrina señala estos literales como,
derechamente, un enriquecimiento sin causa y lo son ‘’porque un tercero, que ha ingresado
a la esfera de patrimonial de otro sin su consentimiento, ha obtenido una ganancia ilícita
de la que surge la obligación de indemnizar’’ 154.
En el caso de la letra b), la base del cálculo no se sitúa en el daño efectivamente

sufrido por la víctima y su consecuente obligación restitutoria, sino que en el beneficio
ilícito obtenido por el infractor como consecuencia de su conducta lesiva, es decir, la
naturaleza del monto deja de ser meramente compensatoria o resarcitoria. En efecto, la
norma responde a corregir una hipótesis de enriquecimiento sin causa, en tanto su finalidad
es trasladar el beneficio ilícito obtenido por el infractor desde su patrimonio al del legítimo
titular del derecho de propiedad intelectual infringido, y tal como se señaló, no se trata de
una hipótesis compensatoria tradicional normada en relación a la víctima y a la reparación
del perjuicio causado, sino que es una hipótesis de enriquecimiento injusto, normada en
relación al infractor y que, por lo tanto, persigue la reparación no en relación al beneficio o
utilidades obtenidos gracias a la utilización ilegítima de un derecho ajeno y exclusivo, con
independencia del elemento subjetivo concurrente.
Tal ha sido la controversia generada por esta norma, que incluso el Tribunal
Constitucional se ha referido a ella, en una causa en la que medió un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en tanto, según el requirente, la norma del artículo
108 letra b) infringe en el caso particular el principio de proporcionalidad consagrado en el
artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República 155.
152
153
PINO, Alberto (2015) Sobre la (Des)proporcionalidad de la acción indemnizatoria. En: Revista de
Derecho, Escuela de Postgrado, N°8, diciembre 2015, p. 208.
154
155
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Rol N°2365-2012-INA) Astudillo Capetillo con Corporación
Nacional del Cobre División Norte, 14 de enero de 2014.
48
El tribunal parte su análisis señalando que la norma en cuestión cumple con su
objetivo en tanto tutela el derecho de propiedad industrial garantizado por la misma
Constitución Política, y al efecto, dispone en su trigésimo quinto considerando que ‘’en
cuanto a la determinación adecuada e idónea para incentivar la protección del objetivo
constitucional, hay que mencionar que el artículo sí cumple cabalmente con tal propósito,
puesto que es un mecanismo efectivo contra la vulneración, sea para prevenirla como para
resolver el parámetro en caso de infracción’’. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
utiliza el razonamiento utilizado por el juez de la primera instancia para determinar la
desproporcionalidad en la especie causada por la aplicación del precepto, y al respecto, en
el siguiente considerando cita a la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
‘’…en la especie no exista correspondencia entre el enriquecimiento del patrimonio del
infractor y el empobrecimiento del dueño de la patente infraccionada, existiendo una
notable desproporción entre los beneficios obtenidos por el primero y los que
previsiblemente hubiera obtenido el segundo; no obstante es la propia ley la que establece
la fórmula de cálculo basada en las utilidades mal habidas y no en relación al daño que
causó’’, por tanto, a juicio del Tribunal Constitucional, el propio juez de la instancia
reconoce la desproporcionalidad de la acción en concreto, la que evidentemente no pudo
hacer valer en su sentencia por exceder sus competencias. Con este razonamiento, el
tribunal termina acogiendo parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, rematando en
su considerando trigésimo noveno exponiendo que ‘’el artículo 108, literal b), de la Ley de
Propiedad Industrial establece diferenciaciones en el régimen indemnizatorio que,
aplicadas a este caso, devienen en consecuencias jurídicas desproporcionadas para el
requirente’’.
El razonamiento del Tribunal Constitucional entonces consiste en sostener que el

artículo 108 letra b) de la Ley N°19.039 no logra satisfacer el principio de proporcionalidad
constitucional, al otorgar beneficios al demandante que no están causalmente conectados
con el uso antijurídico de la propiedad industrial por parte del demandado, en tanto no
existe proporción entre el beneficio obtenido por el infractor y lo que hubiera ganado el
titular de no haber mediado la infracción, siendo aquel superior a este. Una conclusión, a lo
menos, curiosa, puesto que el mismo precepto establece como requisito el nexo causal entre
el beneficio ilícito y la infracción (‘’Las utilidades que haya obtenido el infractor como
consecuencia de la infracción’’) 156.
En cuanto a la naturaleza de la norma, no resulta extraño reconocer que

efectivamente persigue otros fines más allá de la reparación, siendo posible incluso afirmar
que dicha norma envuelve consideraciones de carácter punitivo y disuasivo de este tipo de
conductas infractoras. Ante lo cual, se pueden dilucidar dos funciones en la norma bajo
análisis:
1) Remediar la situación de enriquecimiento ilegítimo del infractor por medio de la

restitución de los beneficios obtenidos a causa del acto infraccional, evitando que
quien comete un hecho ilícito saque provecho de ello, y
2) Disuadir la comisión de actos constitutivos de infracción a los derechos que protege
la ley de propiedad industrial 157.
156
PINO, Alberto, op. cit., p. 210-211.
157
49
Corresponde ahora referirse a la hipótesis del literal c) del artículo 108, en el que la
ley señala que se debe restituir el lucro cesante obtenido a costa de la explotación del
derecho de propiedad industrial, en definitiva, la restitución de un daño emergente que
supone no haber recibido una regalía a cambio de la explotación de la patente o marca, lo
que es verdaderamente una restitución de un enriquecimiento negativo 158.
En cuanto al derecho que surge para el titular a ser indemnizado de manera

adecuada para compensar la infracción sufrida, se ha concluido, principalmente por la
doctrina del common law, que la indemnización debe al menos compensar la regalía
razonable que habría obtenido el titular del derecho, en caso de no haber mediado la
infracción. En relación a esto, la regalía razonable se entiende por ‘’aquella cantidad que
una persona que pretende fabricar y vender un artículo patentado, estaría dispuesta a
pagar como regalía, asumiendo que la cantidad propuesta le permitiría fabricar y vender
el producto patentado en el mercado, obteniendo una ganancia razonable’’ 159.
En cuanto a la licencia y el precio a pagar, a fin de determinar la indemnización,

esta deberá tomarse en consideración a un porcentaje del volumen de facturación de la
misma y no exactamente sobre los beneficios obtenidos injustamente. En contraposición, en
las hipótesis de lucro cesante, amparadas por el primer literal del artículo 108, estos se
calculan sobre la base del beneficio neto final, deducidos los gastos directos e indirectos en
la promoción y venta del producto comercializado ilegítimamente por el infractor 160.
En opinión de la doctrina, ‘’no aparece razonable que la persona causante de los

daños por uso indebido de la marca o patente sufrague el mismo porcentaje de royalty
sobre facturación que pagaría en condiciones normales’’, sino que, al no haber mediado un
contrato celebrado lícitamente, sería justo que el royalty fuera mayor entre el infractor y el
titular del derecho infraccionado 161. De lo contrario, se daría el absurdo de que se otorgaría
una licencia obligatoria al infractor que, en la forma y en sus efectos, es legítima, lo
prácticamente sería un beneficio que se otorga en razón de una conducta ilícita.
3.1.4.- Daño Moral en la Propiedad Industrial
El tema en cuestión es una gran problemática en el derecho marcario, de patentes y

demás derechos de propiedad industrial, puesto que en la inmensa mayoría de los casos, sus
titulares son personas jurídicas, a lo que surge una de las interrogantes mas frecuentes en la
rama de la responsabilidad civil, la que apunta a si las personas jurídicas pueden sufrir o no
daño moral.
En general, se considera que el concepto de daño moral solo tiene sentido al aplicar
en el ser humano, y no a las personas jurídicas. Solo las personas naturales poseen aquella
dignidad que envuelve toda su personalidad y moralidad. En cambio, la persona jurídica es
ajena a tales conceptos, se centra en las utilidades y pérdidas, en los perjuicios
158
159
SANTA CRUZ, op. cit., p. 9.
160
BARRIENTOS, Marcelo, op. cit., p. 130-131.
161
Ídem.
50
patrimoniales que eventualmente sufrirá, que una vez acreditados, deberán ser
indemnizados 162.
Entonces, como bien señala la doctrina, es mas acertado hablar de daños

patrimoniales indirectos en lugar de daños morales, lo que es especialmente graficado en el
caso de los derecho de imagen y el prestigio de una determinada marca. En tal sentido, cae
sobre el actor el onus probandi en torno a otorgar medios que permitan acreditar no solo la
lesión a la actividad comercial en sí, sino que también corresponde acreditar que dicha
lesión se origina causalmente en el hecho que se imputa 163.
3.3.- El Elemento Subjetivo en la Propiedad Industrial
Por regla general, un hecho no solo debe consistir en una conducta activa u omisiva
que causa un daño, sino que también debe ser culpable, el sentido de que ha de poder dirigir
un juicio de reproche personal al autor, el cual podrá fundarse en un actuar doloso o
culposo 164.
En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, dicha conducta

consistiría en cualquier intromisión en la esfera de exclusividad conferida por el derecho, es
decir, toda conducta que importe lesión al derecho de propiedad del titular, por lo tanto,
toda conducta que represente un menoscabo a la exclusividad del titular de uno de estos
derechos, se entiende lesiva de su legítimo interés, por tanto, importa un daño y genera la
consecuente obligación de indemnizarlo 165.
En atención a la especial configuración de la responsabilidad civil en materia de

derechos de propiedad industrial se hace posible prescindir en parte de las nociones
tradicionales de culpa y dolo como elementos subjetivos de la responsabilidad
extracontractual, dando paso a la posibilidad de reconocer a las conductas dañosas como
hipótesis de culpa infraccional. Así, conviene entender al daño como generado por el sólo
hecho de la infracción, que se configura bajo parámetros objetivos, sin considerar –como
regla general– la intención del infractor autor del daño. La justificación de esto se por el
carácter inmaterial de estos derechos protegidos por la Ley N°19.039, en virtud del cual
‘’su uso por parte de un tercero distinto del legítimo titular no lo priva de la posibilidad de
ejercer los atributos del dominio de manera paralela’’, en atención a lo cual se hace
posible dilucidar que la sola interferencia que provoca la infracción en el ámbito de
exclusividad del titular del derecho constituye un perjuicio indemnizable 166.
3.3.1.- Regla especial del artículo 109
162
Ibidem, p. 139.
163
Ibidem, p. 140.
164
CORRAL, Hernán, op. cit., p. 207.
165
166
Ibidem, p. 4.
51
El artículo 109 de la Ley N°19.039 dispone ‘’Sin perjuicio de las otras acciones
contempladas en este Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que
hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial,
salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran
comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho
de propiedad industrial’’.
La norma citada exime de responsabilidad a quienes ejecuten un acto de

comercialización sin conocimiento de la previa infracción que su acto implica. Ante esto, es
posible estimar que la norma es, en gran parte, una manifestación del hecho de que la ley de
propiedad industrial se aleja de las nociones clásicas del elemento subjetivo, adoptando una
distinta que es este ‘’conocimiento’’, concretamente, de que los productos comercializados
fueron fabricados o producidos en el contexto de la comisión de una infracción a los
derechos de propiedad industrial, ante lo cual, el legislador considera que, al no tener este
conocimiento, quien comercializa los productos carece del elemento subjetivo, y por ende,
debe ser eximido de responsabilidad civil. En virtud de esto, la exención no se amplía más
allá del sujeto que comercializa un producto infractor sin tener el conocimiento de su
contexto, lo que trae como consecuencia que no se aplicará a quienes comercializan
sabiendo el origen ilícito de los productos y, menos aún, a quienes fabriquen o produzcan
dichos productos, ante quienes es perfectamente ejercible la acción de responsabilidad civil
correspondiente 167.
Por lo tanto y a la luz del análisis anterior, es posible decir que ‘’las hipótesis
lesivas consagradas conforme a las disposiciones de la Ley N°19.039 como perseguibles
por la vía de las acciones civiles, en particular la acción indemnizatoria, corresponden a
situaciones de culpa infraccional, donde por la sola lesión del derecho de exclusiva del
titular del derecho de propiedad industrial, existe daño imputable al infractor, quien sólo
podría eximirse de responsabilidad si acredita la procedencia de la causal de exención
establecida en el artículo 109’’ 168.
3.4.- La Capacidad Delictual en la Propiedad Industrial
En lo relativo a la capacidad delictual que debe revestir el agente lesivo infractor,

nada dice la Ley N°19.039 al respecto, por lo tanto, no cabe más que aplicar la regla
general del Código Civil: toda persona es legalmente capaz, salvo aquellos que la ley
declare como incapaces 169. En materia extracontractual, son incapaces delictualmente el
demente y el menor de 7 años, pudiendo eventualmente también serlo el menor de 16 años,
cuando el juez a su prudencia determine que no tenía el suficiente discernimiento 170.
3.5.- El Nexo Causal en la Propiedad Industrial
167
La naturaleza y el contexto de dichos actos hace plenamente procedente cualquiera de las cuatro acciones
que consagra el artículo 106 de la ley de propiedad industrial, a recordar: a) la acción de cesación, b) la acción
de indemnización de perjuicios, c) las medidas cautelares y d) la acción de publicación de extracto de
sentencia condenatoria.
168
169
170
52
En cuanto al nexo causal, solo dos son los atisbos de regulación de tal elemento en
la ley de propiedad industrial, encontrados en el artículo 108, en los literales a) y b).
En efecto, el literal a) señala que, para determinar el monto de la indemnización de

perjuicios, se podrá tener como base el lucro cesante que afecta al titular, es decir, las
utilidades que este dejó de percibir como consecuencia de la infracción. La norma en
cuestión ha sido clara; el lucro cesante demandado debe estar causalmente vinculado al acto
infraccional demandado, es decir, los esfuerzos probatorios del demandante deben estar
destinados a probar ante el juez competente que, de no haber mediado la infracción, al actor
de la acción le habría asistido una legítima ganancia.
Por su parte, el literal b) descansa sobre la justificación del enriquecimiento ilícito,

en virtud de lo cual, el monto indemnizatorio se basará en las utilidades que el infractor
obtuvo a consecuencia de la violación a los derechos ajenos; nuevamente, se dilucida una
evidente exigencia de demostración del nexo causal para el actor, es decir, la ilegítima
ganancia debe estar causalmente vinculada con la infracción, o dicho en otros términos, sin
infracción no habría beneficio para el infractor. Probatoriamente, la norma del artículo 108
letra b) es mas amigable para el titular de los derechos, puesto que la prueba que ha de
otorgar se enfoca, principalmente, en probar que el beneficio obtenido por el infractor fue
por causa de haber infringido la exclusividad en el uso y explotación comercial que le
asistía al titular, dejando de lado la prueba del daño efectivo.
Finalmente, de manera opcional, el legitimado activo podrá solicitar que se

determine el monto indemnizatorio conforme a las reglas generales de responsabilidad
extracontractual, es decir, el juez en el fallo debe considerar la reparación integral del daño
en base a las pruebas aportadas por el actor.
4.- RESPONSABIILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
Hay responsabilidad contractual cuando un vínculo jurídico, en la forma de un

contrato, existía de forma previa al hecho que la generó, el cual consiste en un
incumplimiento. En materia de propiedad industrial, estos vínculos jurídicos se materializan
en licencias de uso generalmente marcario, en donde uno de los sujetos se obliga en pagar
un royalty al titular del registro por el uso de un determinado activo industrial, y también,
donde es mas frecuente este tipo de responsabilidad, en el llamado secreto empresarial.
Conforme a la escasa jurisprudencia relativa a la materia, en cuanto al secreto

empresarial, la interpretación en cuanto a la información que lo comprende es estricta, es
decir, los secretos meramente comerciales no son subsumidos en la norma del artículo 86
de la Ley N°19.039, el cual protege los secretos relativos a todo producto o procedimiento
de carácter estrictamente industrial que le otorgue una ventaja competitiva a su titular. Al
respecto, una sentencia del 1° Juzgado Civil de Santiago señaló que ‘’a juicio de esta
sentenciadora, la “divulgación” del plan comercial de la actora efectuada por el
demandado, no se subsume en la norma en que se ha sustentado la acción de marras, por
cuanto, como ya se dijo, el concepto de “secreto empresarial” está referido a todo
producto o procedimiento industrial, y cuya infracción sanciona la norma invocada por el
actor, no logrando configurar ninguno de dichos elementos, el “plan comercial” que el
53
demandado habría divulgado a un tercero, proveedor del actor, encontrándose ausente,
entonces, el presupuesto fáctico de la acción que se ha intentado’’ 171.
Junto a esto, es menester que el actor pruebe el elemento subjetivo (culpa o dolo).
Al respecto, la norma del artículo 87 de la Ley N°19.039 en su parte final exige, como
requisito para que se configure la infracción, la existencia del ‘’ánimo de obtener provecho,
propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular’’, condición que lleva envuelta en sí,
aparentemente, el dolo. El mismo tribunal, al respecto, resolvió que ‘’para que se
materialice la violación del secreto empresarial o industrial, ésta (la violación) debe
concurrir con el ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su
titular; requisito éste último que tampoco fue acreditado en autos, limitándose la
demandante a señalar que la conducta fue realizada por el demandado con “dolo”,
impidiendo el demandado que su parte pudiera aprovechar las legítimas ventajas que se
derivan de mantener en secreto la información relativa a su plan de negocios…’’.
REFLEXIONES EN TORNO A LA SUFICIENCIA DE LA

PROTECCIÓN PRESENTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
CHILENO
1.- ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Es menester recalcar desde un inicio que el derecho de propiedad intelectual,

entendido en su sentido mas amplio, tiene una protección esencialmente territorial, lo que
se traduce en que la protección en virtud de una ley determinada sólo se otorga en el país
donde se aplica esa ley, por consiguiente, es necesario que los países concluyan acuerdos
bilaterales con los países donde se utilizan las obras. Sobre este punto, es fundamental tener
en cuenta al Convenio de Berna y el principio lex loci protectionis, según el cual ‘’donde la
extensión de la protección del derecho de auto, así como los medios procesales acordados
al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del
país en que se reclama la protección’’ 172.
La relativamente reciente regulación en materia de responsabilidad civil en derechos

de propiedad industrial y de autor han sido fuertemente influenciadas por las normas del
ADPIC y el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, respectivamente.
Para empezar, el ADPIC fija, entre otros, los siguientes estándares internacionales
aplicables a la materia tratada en este trabajo:
1) La fijación de estándares mínimos para la protección de cada categoría de derechos

de propiedad intelectual. Es decir, lo estándares fijados en la esfera internacional
pasan a ser el estándar mínimo. El artículo 1.1. expresamente señala: “los
Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una
171
1° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol N°C-20058-2011) Promedon Chile S.A. con Díaz Castaño, 20 de
mayo de 2014.
172
54
protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que
tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”.
2) La incorporación de mecanismos de observancia de esos derechos. Contenidos en la
Parte III del tratado, acarrean obligaciones generales y específicas en torno a los
procedimientos recursos civiles y administrativos; medidas provisionales,
procedimientos en frontera; y los procedimientos penales 173.
En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, su

artículo 1.2. establece entre sus objetivos ‘’proteger en forma adecuada y eficaz y hacer
valer los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las Partes’’. Ya
en el artículo 17.11 se establece como obligación general para ambos países que se
garanticen procedimientos y recursos establecidos conforme a la legislación interna, los
cuales deberán estar disponibles para los titulares de los derechos de conformidad a los
principios del debido proceso.
Por otro lado, como obligaciones especiales relativas a los procedimientos de carácter
civil, el Tratado de Libre Comercio, entre otras, dispuso 174:
1) Poner al alcance del titular de los derechos procedimientos judiciales para lograr la
observancia de sus derechos.
2) Facultar a la autoridad judicial para determinar el monto del daño en razón del valor
legítimo de venta de la mercancía infringida y para ordenar al infractor del derecho:
(1) una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido
debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un
infractor que haya desarrollado una actividad infractora, y (2) al menos en el caso
de infracciones de marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor o derechos
conexos, las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción, que no
hayan sido considerados al calcular los daños.
3) Establecer, en casos de obras protegidas y falsificación de marcas, indemnizaciones
predeterminadas conforme a la legislación interna de cada país y que las autoridades
judiciales consideren razonables a la luz de la finalidad del sistema de propiedad
intelectual.
4) Facultar a la autoridad judicial para ordenar al infractor que proporcione cualquier
información que pudiera tener respecto de las personas involucradas en la infracción
y respecto de los circuitos de distribución de estas mercancías. Las autoridades
judiciales estarán también facultadas para imponer multas o arrestos al infractor
rebelde, de acuerdo con la legislación interna.
5) Facultar a la autoridad judicial para ordenar a su discreción, la destrucción, salvo en
casos excepcionales, de las mercancías que hayan sido determinadas como
mercancías infractoras.
6) Disponer que, respecto de las mercancías con marca de fábrica o de comercio
falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta
ilícitamente no bastará para que se permita la colocación de las mercancías en los
circuitos comerciales. Sin embargo, dichas mercancías podrán ser donadas con fines
caritativos cuando el retiro de la marca de fábrica o de comercio elimine el carácter
173
RODRÍGUEZ, Nadiafina, op. cit., p. 86.
174
TLC Chile-Estados Unidos. Artículo 17.11, Procedimientos y recursos civiles y administrativos.
55
infractor de las mercancías y las mercancías ya no sean identificables con la marca
de fábrica o de comercio retirada.
2.- EFECTIVIDAD DE LA PROTECCIÓN NACIONAL
A la luz de la jurisprudencia citada a lo largo del presente trabajo y del simple cotejo
entre las exigencias de los tratados internacionales ratificados por Chile con la legislación
vigente en nuestro país, podemos decir que la ley ha sido efectiva en cuanto a su
protección, puesto que las leyes que versan sobre la materia, especialmente la Ley
N°17.336 junto a sus reformas, han sido aplicadas al pie de la letra por parte de los
tribunales de justicia.
Sobre la Ley N°17.336, su protección ha sido favorable para el titular de los

derechos protegidos, en tanto lleva envuelta la responsabilidad objetiva implícita en su
orgánica, aspecto que ha sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia nacional y la
doctrina. La responsabilidad objetiva, o dicho de otro modo, la determinación del daño a
partir del momento en el que la ley es infraccionada, es una enorme ventaja para quien
pretende incoar una acción cuyo objeto es tutelar los derechos que tiene sobre su obra
protegida. Junto a eso, también consiste en una significativa ventaja el reconocimiento de la
culpa infraccional, por cuanto, adicional a la responsabilidad objetiva, exime al titular del
deber probatorio de acreditar el perjuicio ocasionado en la realidad y el elemento subjetivo
que motivó el actuar ilícito. Eso, sin mencionar que en cuanto a la responsabilidad civil de
los proveedores de servicios de internet, la ley es muy precisa para establecer las
limitaciones a aquella y las actuaciones de cada sujeto involucrado, cumpliendo al pie de la
letra la obligación pertinente establecida en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y
Estados Unidos 175.
Sobre la Ley N°19.039 el tema ha sido un poco mas controversial, puesto que se
haya dividida la doctrina de la jurisprudencia; por parte de esta última, se ha instado en
aplicar la teoría clásica sobre responsabilidad civil, en cuanto el onus probandi recaerá
principalmente en el actor de la acción civil, debiendo acreditar el perjuicio ocasionado en
la realidad, junto con todos los demás elementos de la responsabilidad civil, en
contraposición a lo que la doctrina alega, puesto que, teniendo en cuenta la naturaleza
inmaterial de los derechos de propiedad industrial, resulta extremadamente difícil tal prueba
para quien pretende hacer valer sus derechos protegidos por la misma ley. Sin embargo, la
situación cambia en el caso del polémico artículo 108 letra b) de tal cuerpo legal, ya que
acá volvemos a aplicar un criterio objetivo para determinar el perjuicio y, por ende,
realzando la culpa infraccional o contra ley; resulta mucho más fácil para el actor,
probatoriamente hablando, acreditar el beneficio ilícito del infractor, que accionar por otro
mecanismo, como el general de responsabilidad civil.
Sin embargo, hay un tema en el que todo nuestro ordenamiento jurídico de derechos
de autor y de propiedad industrial ha quedado en deuda: la piratería y la falsificación,
fenómenos que se ven fortalecidos en razón del desarrollo del internet y las nuevas
tecnologías. Es más, la palabra ‘’piratería’’ ni siquiera es mencionada en todo el cuerpo de
175
TLC Chile-Estados Unidos. Artículo 17.11., Limitación de la responsabilidad de los proveedores de
servicios de Internet.
56
las leyes de propiedad intelectual e industrial. El internet, producto de la globalización y el
progreso, ha influido en la falsificación de marcas y, sobre todo la vulneración de obras
musicales, películas, y en particular los programas de ordenador o software 176. Ante estos
fenómenos, la persona afectada se ve obligada a recurrir a reglas de carácter mas general,
sobre todo en materia marcaria, al no existir una regulación expresa.
En efecto, un factor determinante es la facilidad con que se pueden crear copias

exactas de los programas en segundos. Desde simples usuarios hasta profesionales que se
dedican al comercio de software robado pueden realizar prácticas de piratería en casa,
escuelas, negocios e inclusive en instituciones gubernamentales”. Para combatir esta
problemática, han sido entes privados y su iniciativa los que han abierto portales web para
denunciar delitos relacionados con falsificación de software, sin embargo, el problema de
esto es que tal problema debería ser resuelto por el ordenamiento jurídico, ya que la ley no
puede hacer vista gorda a mecanismos específicos en cuanto a la protección de las obras
digitales, ya que es una realidad latente la de la falsificación y piratería que deja en la casi
absoluta indefensión a los derechos de sus autores 177.
VI
CONCLUSIONES
Sobre la base del análisis llevado a cabo en le presente trabajo, dando cumplimiento
a los objetivos generales y específicos expuestos y, finalmente, respondiendo a las
preguntas formuladas en un inicio, se puede concluir lo siguiente.
1° A principios del siglo XXI, resultaba imperioso aplicar el régimen general de

responsabilidad civil ante las infracciones a derechos intelectuales e industriales, lo que, por
la naturaleza incorpórea de estos, resultaba extremadamente difícil de resarcir para sus
titulares. Sin embargo, después de las grandes reformas de las leyes N°19.996 del 2005 y
N°20.435 del 2010 se implementaron estatutos especiales para ambas materias, los cuales
contemplan normas especialísimas y algunas bastante únicas en nuestro ordenamiento
jurídico, y en general, son pocos los aspectos relevantes en los que el titular de la acción
deberá recurrir a reglas del estatuto general contemplado en el Código Civil. Por lo tanto, la
hipótesis ha sido correcta.
2° Teniendo en cuenta el estudio doctrinario y jurisprudencial llevado a cabo en este

trabajo, es menester hacer una distinción: (1) tratándose de derechos de autor o de
infracciones a derechos de propiedad industrial que causalmente signifiquen un
enriquecimiento injustificado para el infractor, el momento del daño coincide con el
momento de la infracción, lo que trae como efecto jurídico-procesal que el actor queda libre
de tener que probar el perjuicio realmente ocurrido y la culpa o dolo que motivó el actuar
del agente lesivo; (2) tratándose de derechos de propiedad industrial ante cuya infracción se
demanda lucro cesante o daño emergente, de conformidad al artículo 108 letra a) o al
estatuto general, el momento del daño debe constatar en la realidad, es decir, solo habrá
daño cuando, a causa de la infracción, el titular ha visto un menoscabo en su patrimonio, lo
176
177
Ibidem, p. 86.
57
que, por supuesto deberá ser probado 178. Por lo tanto, la hipótesis planteada es mayormente
correcta, habiendo errado solo en el segundo punto distinguido en este párrafo.
3° Finalmente, puedo afirmar que, conforme al estudio realizado, la legislación vigente

es mayoritariamente suficiente para la protección de los derechos de propiedad intelectual
en Chile, al establecer normas especialísimas y criterios objetivos que permiten al titular
obtener una tutela adecuada en sede civil, especialmente si tenemos en cuenta el carácter
inmaterial de estos derechos. Son pocas las observancias, podría, sin embargo, sugerir que
la indemnización especial del artículo 85 K de la Ley N°17.336 debería ser observada a fin
de determinar si ella comprende o no la ganancia obtenida por el infractor, al igual que con
el artículo 106 letra b) de la Ley N°19.039, en tanto que no queda clara la proporción de las
ganancias obtenidas por el agente, lo que, como se vio, trae incluso cuestionamientos a la
constitucionalidad de la norma.
Con todo, el gran desafío de nuestro ordenamiento jurídico y que deberá ser tratado
en las próximas reformas, es el internet: considero que, pese a establecer un procedimiento
especial en lo relativo a la responsabilidad de los proveedores de internet, ello es
insuficiente frente a un fenómeno que es caldo de cultivo para falsificaciones y piratería de
todo tipo de obras intelectuales y activos industriales, especialmente los de naturaleza
digital. Por lo tanto, la hipótesis, nuevamente, es parcialmente correcta; la normativa
vigente es suficiente para cubrir la mayoría de los conflictos sobre protección a los
derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de que surgen problemáticas para proteger,
principalmente, las obras digitales ante actos de piratería y falsificación en internet.
VII
BIBLIOGRAFÍA
DOCTRINA
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El asunto es mas complejo en materia marcaria, puesto que habrá perjuicio cuando, además, la infracción
178
haya provocado error o confusión en el público objetivo (art. 19 bis D de la Ley N°19.039).
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septiembre de 2012.
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Montero con Fabrica Guyani Ltda., 15 de junio de 2011.
11. ILMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN (Rol N°3768-2003)
Sociedad chilena del Derecho de Autor con Sociedad Coll y Cía. Limitada, 14 de
julio de 2008.
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Sociedad chilena del Derecho de Autor con Los Corrales S.A., 25 de enero de 2003.
13. 28° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol N°6677-2012) Sociedad chilena del
Derecho de Autor con Productora Bizarro Limitada, 14 de julio de 2014.
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15. 8° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol N°9141-2017) Sociedad chilena del Derecho
de Autor con Delgado, 3 de julio de 2019.
16. 14° JDO. CIVIL DE SANTIAGO (Rol C-4252-2013) Garrido con Conecta
Ingeniería S.A., 27 de enero de 2017.
17. 4° JDO. CIVIL DE SAN MIGUEL (Rol C-2481-2009) Montero con Fabrica
Guyani Ltda., 18 de enero de 2011.
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con Corporación Nacional del Cobre División Norte, 14 de enero de 2014.
61

Regímenes Aplicables A La Responsabilidad Civil Por Daños A Los Derechos de Propiedad Intelectual en Chile

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REGÍMENES APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR

RESUMEN: El objetivo de este trabajo

reparatorios eficaces para dejar a salvo el

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad

Santiago, Chile – Año 2020

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PROTECCIÓN LEGAL A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

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1.1.- En la Constitución Política de la República

Teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, la propiedad intelectual encuentra su

Conforme a la Constitución, dentro del derecho de autor se comprende la propiedad

Junto a lo anterior, el artículo 5 inciso segundo de nuestra Constitución dispone que:

Finalmente, para cerrar la consagración constitucional del derecho de propiedad

1.2.- En el Código Civil

1.3.- En la Ley N°17.336

1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo

2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin expreso y

3) Mantener la obra inédita;

4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o

5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras

Sin perjuicio de que el legislador no da un concepto de los que debemos entender

1.4.- En la Ley N°19.039

La propiedad industrial es regulada y protegida por la Ley N°19.039 de Propiedad

Dentro de la protección bajo el alero de la Ley N°19.039 se comprenden las marcas,

En nuestro país, el órgano encargado de otorgar los registros de derechos de

Debemos tener en cuenta que a pesar de que en la práctica el Instituto Nacional de

2.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL

2.1.- Convenio de Berna

Nuestro país ha ratificado el Convenio de Berna para la protección de las obras

El Convenio de Berna ha aplicado un principio propio del Derecho Internacional

2.2.- Convención de Roma

Data en el campo internacional desde 1961, siendo promulgado en Chile en 1974

2.3.- Convenio de París

El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial con inclusión de las

2.4.- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Tras ser elaborado en Washington, Estados Unidos de América, en el año 1970,

2.5.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

El acuerdo ADPIC establece diversas reglas y principios relativos a la materia, siendo

a) Reglas sobre existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad

1.- OBJETO DE PROTECCIÓN

Hay consenso general en la doctrina que el objeto de toda responsabilidad civil no

Lo anterior nos da a entender que la responsabilidad civil, en tanto su objeto de

1.1.- Justificación de la Propiedad Intelectual

¿Cómo se justifica la existencia de una protección legal específica a la propiedad

1.1.1.- Teoría de la personalidad

Por su parte, la vertiente kantiana también ubica a la propiedad intelectual en tanto