Secretara del MERCOSUR

Secretara General
Secretara General Secretara do MERCOSUL

ALADI/MERCOSUR/CAN/11/2006

CONVERGENCIA COMERCIAL DE
LOS PASES DE AMRICA DEL SUR
HACIA LA COMUNIDAD
SUDAMERICANA DE NACIONES

PROPIEDAD INTELECTUAL
2
 COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES

CONVERGENCIA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Introduccin

La conformacin del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio ADPIC de la OMC, constituye la base fundamental para
la poltica comercial en materia de propiedad intelectual.

No todas las normas sustantivas definidas en dicho instrumento multilateral se

desarrollan o profundizan dentro de las reglamentaciones de la CAN y MERCOSUR, e
inclusive sus tratamientos normativos y procedimentales tienden a ser diferentes.

El presente documento pretende realizar una revisin del alcance normativo y

procedimental de los instrumentos adoptados en los marcos de la CAN y MERCOSUR
para proteger la propiedad intelectual. Adicionalmente, se hacen unas anotaciones
iniciales sobre los TLC con Estados Unidos y Mxico.

2. Alcance de las Materias Comunes

Las normas comunitarias andinas tienen mayor profundidad normativa y

procedimental que las de MERCOSUR. Esta podra indicar una base para la
complementacin normativa y el mejoramiento de la capacidad institucional.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, de las 12 reas de proteccin

que podran considerarse para un eventual rgimen comn, tan solo en 4 las dos
agrupaciones subregionales tienen normativa. Sin embargo, una revisin conjunta
muestra que existen diferencias y, en muchos casos sustanciales, sobre al alcance y el
contenido de las mismas. Adicionalmente, en tanto que la CAN privilegia los
procedimientos armonizados, MERCOSUR se refiere por lo general a las legislaciones
internas de sus miembros.

Es indudable que una normativa comn tambin requerira una institucionalidad

comn para la solucin de conflictos que no solamente son de inters general, sino
por lo regular de inters privado, con el consecuente reclamo de compensaciones e
indemnizaciones.

TEMA CAN MERCOSUR

Derechos de Autor y Derechos Conexos (incluido D.351
Software)
Seales portadoras de programas transmitidos por D.486
satlite
Marcas D.486 D.8/95
Nombres de Dominio en Internet
Patentes D.486
Modelos de Utilidad D.486
Dibujos y Modelos Industriales D.486 D.16/98
Circuitos Integrados D.486
Indicaciones Geogrficas D.486 D.8/95
Informacin No Divulgada D.486
Observancia D.486
Variedades Vegetales D.345 D.1/99
Acceso a Recursos Genticos D.391

3
3. Recomendaciones

Despus de la entrada en vigencia de ADPIC en 1995, indudablemente que se

puede constatar que se han desarrollado instrumentos ms detallados y con
procedimientos ms precisos para la proteccin de la PI. Adicionalmente, se han
incluido nuevos conceptos y materias objeto de proteccin.

Dentro de la formacin del mercado sudamericano es conveniente la

conformacin de instrumentos supranacionales para la promocin de los negocios va
el perfeccionamiento de la normativa y la institucionalidad vinculada a las marcas, por
la discusin permanente que aparece en este tema dentro de la regin.

En derechos de autor y derechos conexos, adems de los detallados

procedimientos andinos, se requerira evaluar la eventual incorporacin a los nuevos
acuerdos elaborados en la OMPI a mediados de los aos 90; igualmente, revisar la
posibilidad de incorporar la ampliacin de la proteccin a 70 aos ms la vida del
autor, como se haca antes de la OMC en muchos pases.

Asimismo, cabra revisar los avances de los mecanismos de proteccin de las

seales portadoras de programas transmitidos por satlite e, inclusive la Convencin
de Berna sobre este asunto. Tambin, cada da se exige un tratamiento efectivo para
los nombres de dominio de Internet. Por otra parte, los derechos de autor y derechos
conexos han evolucionado sustancialmente en el marco de la OMPI, con el apoyo de
los pases de la regin.

En marcas podra darse cabida a reforzar las normas sobre marcas colectivas,
especialmente para favorecer el conocimiento tradicional y mejorar los procedimientos
para eliminar los continuos reclamos que se presentan entre nuestros pases por
marcas similares.

Las indicaciones geogrficas y las denominaciones de origen tienen reglas en

las dos subregiones, pero mereceran un trabajo profundo para proteger el
conocimiento tradicional y la promocin de la amplia lista de productos que han
venido protegindose por este medio entre algunos de nuestros pases y ante pases
de fuera de la regin.

Las patentes deben reforzarse con criterios que protejan el acceso a los
recursos genticos y la salud pblica y eviten o contrarresten las prcticas comerciales
restrictivas en los contratos de licencias.

Podra ser suficiente la aplicacin de las normas de ADPIC sobre los principios
de Trato Nacional, Trato de Nacin Ms Favorecida, Esquemas de Circuitos Integrados
y Proteccin de la Informacin Confidencial.

Tanto CAN como MERCOSUR tienen estrategias ambientales, aun cuando la

primera ha desarrollado unos programas de trabajo, una normatividad y una
institucionalidad mucho ms amplia. Por otra parte, todos los pases participan en
foros internacionales como la CDB, la OMPI y la OMC donde se trata el tema de la
proteccin del conocimiento tradicional, el acceso a los recursos genticos y la
participacin de beneficios. A partir de la revisin de la norma andina sobre acceso a
recursos genticos, la legislacin y la experiencia nacional y con la colaboracin de los
organismos mencionados, se podra plantear el desarrollo de una normatividad
conjunta, as como una estrategia de promocin del desarrollo sostenible.

4
 La proteccin de los conocimientos tradicionales y el folclor no necesariamente
se agota con la adopcin de una norma de patente sui generis y un sistema de reparto
de beneficios, cuya conformacin ha avanzado muy lentamente en la OMPI y el CBD.
Al mismo tiempo, tambin se debera recurrir a los instrumentos tradicionales de
proteccin, pues el conocimiento tradicional y el acceso a recursos genticos no son
trminos estndar sino que encierran una multitud de actividades. Entonces, tambin
se debera tomar en cuenta el uso de la proteccin de marcas, las indicaciones
geogrficas, el derecho de autor, los nombres de dominio en Internet y mecanismos
especiales de observancia.

El fortalecimiento de la observancia para la proteccin de la PI requiere en

buena medida de la colaboracin y la complementariedad de las autoridades
administrativas, judiciales y aduaneras de los pases, cuyo trabajo sera ms efectivo
si existieran normatividades comunes, autoridades supranacionales que interpreten y
apliquen las normas de forma comunitaria y mecanismos supranacionales de solucin
de conflictos que acten de consuno con las autoridades nacionales y les ofrezcan
jurisprudencia para el respaldo de su labor.

________

5
 ANEXOS

TEXTOS DE LAS NORMATIVAS FUNDAMENTALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MBITO DE LA CAN Y

EL MERCOSUR

Comunidad Andina Decisin 345: Rgimen Comn de Proteccin de los Obtentores Vegetales
MERCOSUR Decisin 1/99: Acuerdo de Cooperacin y Facilitacin sobre la Proteccin de las Obtenciones
Vegetales en los Estados Partes del MERCOSUR

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7
 I) PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES VEGETALES
Nombre Legal Decisin 345
Rgimen Comn de Proteccin a los Derechos de los
Obtentores Vegetales.
Objeto Artculo 1.- La presente Decisin tiene por objeto:
a) Reconocer y garantizar la proteccin de los derechos del
obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el
otorgamiento de un Certificado de Obtentor;
b) Fomentar las actividades de investigacin en el rea
andina;
c) Fomentar las actividades de transferencia de tecnologa
al interior de la Subregin y fuera de ella.
mbito de
aplicacin Artculo 2.- El mbito de aplicacin de la presente Decisin se cooperacin y la facilitacin de la proteccin
extiende a todos los gneros y especies botnicas siempre que su
cultivo, posesin o utilizacin no se encuentren prohibidos por
razones de salud humana, animal o vegetal.
Trato Igualitario
8
Decisin 1/99
Acuerdo de Cooperacin y Facilitacin
sobre la Proteccin de las Obtenciones
Vegetales de los Estados Partes.
Considerando:
es necesario reconocer y asegurar un
sistema sui generis efectivo de proteccin
de los derechos intelectuales de los
obtentores de nuevas variedades vegetales
en los Estados Partes del MERCOSUR, a los
efectos de alentar por medio de estos
derechos la investigacin y la
competitividad en la regin.
Que es conveniente promover la
de los derechos de los obtentores de nuevas
variedades vegetales de todos los Estados
Partes, mediante la aprobacin del presente
Acuerdo en el Marco del Tratado de
Asuncin.
Artculo 1 TRATO IGUALITARIO
Los nacionales de un Estado Parte,
las personas fsicas que tengan su
domicilio en el territorio de ese
Estado Parte y las personas jurdicas
que tengan su sede en dicho
territorio, conceder posteriormente a
sus nacionales y a condicin del
 cumplimiento por dichos nacionales y
dichas personas fsicas o jurdicas, de
las condiciones y formalidades
impuestas a los nacionales del otro
Estado Parte mencionado.
1. Cada Estado Parte slo aplicar el
trato previsto en el prrafo
precedente, en relacin a las
solicitudes de proteccin de
variedades cuyos gneros y/o
especies sean protegibles en el
Estado Parte del nacional solicitante.

2. Los Estados Partes debern notificar

en forma fehaciente a la mayor
brevedad posible a los dems
Estados Partes la inclusin de nuevos
gneros y/o especies al rgimen de
proteccin del derecho del obtentor.

Definiciones Artculo 3.- Para los efectos de la presente Decisin, se adoptarn

las siguientes definiciones:
AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismo designado en
cada Pas Miembro para aplicar el rgimen de proteccin a las
variedades vegetales.
MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por el
solicitante del certificado de obtentor, la cual ser utilizada para
realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad.
VARIEDAD: Conjunto de individuos botnicos cultivados que se
distinguen por determinados caracteres morfolgicos, fisiolgicos,
citolgicos, qumicos, que se pueden perpetuar por reproduccin,
multiplicacin o propagacin.

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 VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerar
esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se
origine de sta o de una variedad que a su vez se desprenda
principalmente de la primera, conservando las expresiones de los
caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinacin
de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir
claramente de la inicial, concuerda con sta en la expresin de los
caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinacin
de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las
diferencias resultantes del proceso de derivacin.
MATERIAL: El material de reproduccin o de multiplicacin
vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos
plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto
fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Reconocimiento Artculo 4.- Los Pases Miembros otorgarn certificados de obtentor Artculo 3 - EXAMEN TECNICO
de los derechos a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando ARMONIZACIN
del obtentor stas sean nuevas, homogneas, distinguibles y estables y se le Los Estados Partes arbitrarn los medios
hubiese asignado una denominacin que constituya su designacin necesarios para obtener una adecuada
genrica. armonizacin en los mtodos y criterios
Para los efectos de la presente Decisin, entindase por crear, la tcnicos empleados al verificar el
obtencin de una nueva variedad mediante la aplicacin de cumplimiento de la distincin, la
conocimientos cientficos al mejoramiento heredable de las plantas. homogeneidad y la estabilidad de las
Artculo 5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 37, los variedades vegetales.
Gobiernos de cada Pas Miembro designarn la autoridad nacional
competente y establecern sus funciones, as como el procedimiento
nacional que reglamente la presente Decisin.
Artculo 6.- Establzcase en cada Pas Miembro el Registro Nacional
de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual debern ser
registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones
exigidas en la presente Decisin. La Junta estar encargada de
llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas.
Artculo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el
artculo anterior, las variedades debern cumplir con las condiciones

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de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y
presentar adems una denominacin genrica adecuada.
Artculo 8.- Una variedad ser considerada nueva si el material de
reproduccin o de multiplicacin, o un producto de su cosecha, no
hubiese sido vendido o entregado de otra manera lcita a terceros,
por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para
fines de explotacin comercial de la variedad.
La novedad se pierde cuando:
a) La explotacin haya comenzado por lo menos un ao antes de la
fecha de presentacin de la solicitud para el otorgamiento de un
certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o
entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier Pas
Miembro;
b) La explotacin haya comenzado por lo menos cuatro aos antes
o, en el caso de rboles y vides, por lo menos seis aos antes de la
fecha de presentacin de la solicitud para el otorgamiento de un
certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o
entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier
Pas Miembro.
Artculo 9.- La novedad no se pierde por venta o entrega de la
variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:
a) sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor
o de su causahabiente;
b) sean parte de un acuerdo para transferir el derecho
sobre la variedad siempre y cuando sta no hubiere sido
entregada fsicamente a un tercero;
c) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero
increment, por cuenta del obtentor, las existencias del
material de reproduccin o de multiplicacin;
d) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero
realiz pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de
procesamiento en pequea escala a fin de evaluar la
variedad;
e) tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese

11
 obtenido como producto secundario o excedente de la
variedad o de las actividades mencionadas en los
literales c) y d) del presente artculo; o,
f) se realicen bajo cualquier otra forma ilcita.
Artculo 10.- Una variedad se considerar distinta, si se diferencia
claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comnmente
conocida, a la fecha de presentacin de la solicitud o de la prioridad
reivindicada

La presentacin en cualquier pas de una solicitud para el

otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripcin de la
variedad en un registro oficial de cultivares, har comnmente
conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a
la concesin del certificado o la inscripcin de la variedad, segn
fuere el caso.
Artculo 11.- Una variedad se considerar homognea si es
suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en
cuenta las variaciones previsibles segn su forma de reproduccin,
multiplicacin o propagacin.
Artculo 12.- Una variedad se considerar estable si sus caracteres
esenciales se mantienen inalterados de generacin en generacin y
al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o
propagaciones.
Artculo 13.- Cada Pas Miembro se asegurar de que ningn
derecho relativo a la designacin registrada como denominacin de
la variedad obstaculice su libre utilizacin, incluso despus del
vencimiento del certificado de obtentor.
La designacin adoptada no podr ser objeto de registro como
marca y deber ser suficientemente distintiva con relacin a otras
denominaciones anteriormente registradas.
Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el
otorgamiento de certificados de obtentor en dos o ms Pases
Miembros, se emplear la misma denominacin en todos los casos.

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 Artculo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrn ser
personas naturales o jurdicas. El certificado pertenece al obtentor
de la variedad o a quien se la haya transferido lcitamente.
El obtentor podr reivindicar su derecho ante la autoridad nacional
competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien
no corresponde su concesin.
Artculo 15.- El empleador estatal, cualquiera que sea su forma y
naturaleza, podr ceder parte de los beneficios econmicos
resultantes de la obtencin de variedades vegetales a sus
empleados obtentores, para estimular la actividad de investigacin.

Registro Artculo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de Artculo 2 - DENOMINACIN DE LAS
obtentor de una nueva variedad deber cumplir con las condiciones VARIEDADES
exigidas en el artculo 7 y deber acompaarse de una descripcin 1. Una variedad slo podr ser objeto
detallada del procedimiento de obtencin de la misma. Asimismo, de de solicitud de concesin de un
considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha derecho de obtentor bajo la misma
solicitud deber presentarse tambin una muestra viva de la denominacin en todos los Estados
variedad o el documento que acredite su depsito ante una Partes.
autoridad nacional competente de otro Pas Miembro. 2. Cada Estado Parte deber registrar
Los Pases Miembros reglamentarn la forma en que debern la denominacin propuesta, a menos
efectuarse los depsitos de muestras, incluyendo, entre otros que compruebe que la misma no se
aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duracin, ajuste al Artculo 13 del Convenio de
reemplazo o suministro. la UPOV, Acta 1978 o sea
Artculo 17.- El obtentor gozar de proteccin provisional durante el inadecuada en el territorio de ese
perodo comprendido entre la presentacin de la solicitud y la Estado Parte. En tal caso exigir que
concesin del certificado. el obtentor proponga otra
La accin por daos y perjuicios slo podr interponerse una vez denominacin.
concedido el certificado de obtentor, pero podr abarcar los daos 3. La autoridad de un Estado Parte
causados por el demandado a partir de la publicacin de la solicitud. deber asegurar la comunicacin a
Artculo 18.- El titular de una solicitud para el otorgamiento de un las autoridades de los dems Estados
certificado de obtentor presentada en un pas que conceda trato Partes de las informaciones relativas
recproco al Pas Miembro donde se solicite el registro de la a las denominaciones de variedades.
variedad, gozar de un derecho de prioridad por el trmino de 12
meses, para requerir la proteccin de la misma variedad ante 4. Toda autoridad deber transmitir sus

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 cualquiera de los dems Pases Miembros. Este plazo se contar a observaciones sobre el registro de
partir de la fecha de presentacin de la primera solicitud. una denominacin a la autoridad que
Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deber la haya comunicado.
reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera
solicitud. La autoridad nacional competente del Pas Miembro, ante 5. No debern ser aceptadas como
la que se haya presentado la solicitud posterior podr exigir del denominaciones de variedades
solicitante que, en un plazo no inferior de tres meses contados a vegetales marcas registradas segn
partir de la fecha de su presentacin, proporcione una copia de los las normas vigentes en cada Estado
documentos que constituyan la primera solicitud la cual deber Parte.
estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya
sido presentada, as como muestras o cualquier otra prueba de que Artculo 5 - PROCEDIMIENTO
la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma. ADMINISTRATIVO ARMONIZACIN
Artculo 19.- La autoridad nacional competente de cada Pas Los Estados Partes arbitrarn los medios
Miembro, emitir concepto tcnico sobre la novedad, necesarios para obtener una adecuada
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. armonizacin de los requisitos y trmites
administrativos de las solicitudes de
Artculo 20.- Emitido el concepto tcnico favorable y previo proteccin de variedades vegetales.
cumplimiento del procedimiento establecido, la autoridad nacional
competente otorgar el certificado de obtentor.
El otorgamiento del certificado deber ser comunicado a la Junta del
Acuerdo de Cartagena, quien a su vez lo pondr en conocimiento de
los dems Pases Miembros para efectos de su reconocimiento.
Artculo 21.- El trmino de duracin del certificado de obtentor ser
de 20 a 25 aos para el caso de las vides, rboles forestales,
rboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 15 a 20 aos para
las dems especies, contados a partir de la fecha de su
otorgamiento, segn lo determine la autoridad nacional competente.

Obligaciones y Artculo 22.- El titular de una variedad inscrita en el Registro de

Derechos del Variedades Vegetales Protegidas tendr la obligacin de mantenerla
Obtentor y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del certificado
de obtentor.

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Artculo 23.- Un certificado de obtentor dar a su titular la facultad
de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de
conformidad con su legislacin nacional, a fin de evitar o hacer
cesar los actos que constituyan una infraccin o violacin a su
derecho y obtener las medidas de compensacin o de indemnizacin
correspondientes.
Artculo 24.- La concesin de un certificado de obtentor conferir a
su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su
consentimiento los siguientes actos respecto del material de
reproduccin, propagacin o multiplicacin de la variedad protegida:

a) Produccin, reproduccin, multiplicacin o propagacin;

b) Preparacin con fines de reproduccin, multiplicacin o
propagacin;
c) Oferta en venta;
d) Venta o cualquier otro acto que implique la introduccin
en el mercado, del material de reproduccin,
propagacin o multiplicacin, con fines comerciales.
e) Exportacin;
f) Importacin;
g) Posesin para cualquiera de los fines mencionados en los
literales precedentes;
h) Utilizacin comercial de plantas ornamentales o partes
de plantas como material de multiplicacin con el objeto
de producir plantas ornamentales y frutcolas o partes de
plantas ornamentales, frutcolas o flores cortadas;
i) La realizacin de los actos indicados en los literales
anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas
plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso
no autorizado del material de reproduccin o
multiplicacin de la variedad protegida, a menos que el
titular hubiese podido razonablemente ejercer su
derecho exclusivo en relacin con dicho material de
reproduccin o de multiplicacin.

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El certificado de obtentor tambin confiere a su titular el ejercicio de
los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las
variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida,
conforme lo dispone el artculo 10 de la presente Decisin y
respecto de las variedades cuya produccin requiera del empleo
repetido de la variedad protegida.
La autoridad nacional competente podr conferir al titular, el
derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los
actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades
esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que sta sea
a su vez una variedad esencialmente derivada.
Artculo 25.- El derecho de obtentor no confiere a su titular el
derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando
tal uso se realice:
a) En el mbito privado, con fines no comerciales;
b) A ttulo experimental; y,
c) Para la obtencin y explotacin de una nueva variedad,
salvo que se trate de una variedad esencialmente
derivada de una variedad protegida. Dicha nueva
variedad podr ser registrada a nombre de su obtentor.
Artculo 26.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y
siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento
el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se
excepta de este artculo la utilizacin comercial del material de
multiplicacin, reproduccin o propagacin, incluyendo plantas
enteras y sus partes, de las especies frutcolas, ornamentales y
forestales.
Artculo 27.- El derecho de obtentor no podr ejercerse respecto de
los actos sealados en el artculo 24 de la presente Decisin, cuando
el material de la variedad protegida ha sido vendido o
comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese
derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproduccin, multiplicacin o propagacin de

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 la variedad protegida con la limitacin sealada en el
artculo 30 de la presente Decisin;

b) Una exportacin del material de la variedad protegida,

que permita reproducirla, a un pas que no otorgue
proteccin a las variedades de la especie vegetal a la que
pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho
material est destinado al consumo humano, animal o
industrial.

Artculo 28.- En caso de ser necesario, los Pases Miembros

podrn adoptar medidas para reglamentar o controlar en su
territorio, la produccin o la comercializacin, importacin o
exportacin del material de reproduccin o de multiplicacin de una
variedad, siempre que tales medidas no impliquen un
desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la
presente Decisin, ni impidan su ejercicio.

Licencias Artculo 29.- El titular de un certificado de obtentor podr conceder

licencias para la explotacin de la variedad.
Artculo 30.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotacin de
la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional
o de inters pblico, los Gobiernos Nacionales podrn declararla de
libre disponibilidad, sobre la base de una compensacin equitativa
para el obtentor.
La autoridad nacional competente determinar el monto de las
compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la
base de la amplitud de la explotacin de la variedad objeto de la
licencia.
Artculo 31.- Durante la vigencia de la declaracin de libre
disponibilidad, la autoridad nacional competente permitir la
explotacin de la variedad a las personas interesadas que ofrezcan
garantas tcnicas suficientes y se registren para tal efecto ante ella.

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 Artculo 32.- La declaracin de libre disponibilidad permanecer
vigente mientras subsistan las causas que la motivaron y hasta un
plazo mximo de dos aos prorrogables por una sola vez y hasta
por igual trmino, si las condiciones de su declaracin no han
desaparecido al vencimiento del primer trmino.

Nulidad y Artculo 33.- La autoridad nacional competente, de oficio o a Artculo 4 - INTERCAMBIO DE

cancelacin solicitud de parte, declarar nulo el certificado de obtentor cuando INFORMACIN SOBRE CADUCIDAD,
se compruebe que: NULIDAD Y CANCELACIN DE TTULOS DE
a) La variedad no cumpla con los requisitos de ser nueva y PROPIEDAD
distinta al momento de su otorgamiento; Los Estados Partes debern notificar en
b) La variedad no cumpla con las condiciones fijadas en los forma fehaciente a los dems Estados
artculos 11 y 12 de la presente Decisin, al momento de Partes toda caducidad, nulidad y
su otorgamiento; cancelacin que se opere respecto a los
c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no ttulos de propiedad y sus causales, en un
tena derecho al mismo. plazo no mayor de 30 das corridos de
declarada la misma.
Artculo 34.- Para mantener en vigencia el certificado de obtentor
debern pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las
disposiciones previstas en la legislacin interna de los Pases
Miembros.
El titular gozar de un plazo de gracia de seis meses contados desde
el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa
debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de
gracia, el certificado de obtentor mantendr su plena vigencia.
Artculo 35.- La autoridad nacional competente declarar la
cancelacin del certificado en los siguientes casos:
a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha
dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad
y estabilidad;
b) Cuando el obtentor no presente la informacin,
documentos o material necesarios para comprobar el

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 mantenimiento o la reposicin de la variedad registrada;
c) Cuando al haber sido rechazada la denominacin de la
variedad, el obtentor no proponga, dentro del trmino
establecido, otra denominacin adecuada;
d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez
vencido el plazo de gracia.
Artculo 36.- Toda nulidad, caducidad, cancelacin, cese o prdida
de un derecho de obtentor ser comunicada a la Junta, por la
autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido el
pronunciamiento correspondiente, el cual deber adems ser
debidamente publicado en el Pas Miembro, ocurrido lo cual, la
variedad pasar a ser de dominio pblico.
Disposiciones Artculo 37.- Crase el Comit Subregional para la Proteccin de
Complementarias las Variedades Vegetales, integrado por dos representantes de
cada uno de los Pases Miembros. La Junta ejercer la Secretara
Tcnica del Comit.
Artculo 38.- El Comit a que se refiere el artculo anterior, tendr
las siguientes funciones:
a) Considerar la elaboracin de un inventario actualizado
de la biodiversidad existente en la Subregin Andina y,
en particular, de las variedades vegetales susceptibles
de registro;
b) Elaborar las directrices para la homologacin de los
procedimientos, exmenes, pruebas de laboratorio y
depsito o cultivo de muestras que fueren necesarias
para el registro de la variedad;
c) Elaborar los criterios tcnicos de distinguibilidad de
acuerdo al estado de la tcnica, a fin de determinar la
cantidad mnima de caracteres que deben variar para
poder considerar que una variedad difiere de otra;
d) Analizar los aspectos referidos al mbito de proteccin
de la variedades esencialmente derivadas y proponer
normas comunitarias sobre dicha materia.
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Artculo 6 - COOPERACIN
1. Los Estados Partes a travs de las
Autoridades de Aplicacin de la Proteccin
de las Obtenciones Vegetales, darn
cumplimiento a lo establecido en este
Acuerdo, pudiendo a tal efecto fomentar la
cooperacin tcnica y celebrar convenios
bilaterales y/o multilaterales entre ellos.
2. Los Estados Partes a travs de las
Autoridades de Aplicacin de la Proteccin
de las Obtenciones Vegetales, arbitrarn
los medios para que se puedan gestionar,
fomentar o apoyar la incorporacin de
nuevos gneros o especies al rgimen de
Derecho de Obtentor en otro Estado Parte.
3. Los Estados Partes editarn un Catlogo
MERCOSUR de Cultivares, en el que se
incluirn los materiales inscriptos en los
registros de cultivares comerciales y
protegidos de cada Estado Parte.
Artculo 7 - Las Autoridades de Proteccin de
 las Obtenciones Vegetales de los Estados
Artculo 39.- Las recomendaciones del Comit sern presentadas a Partes a los efectos de la aplicacin del
la Comisin a travs de la Junta para su consideracin. presente Acuerdo son:
Argentina: Secretara de Agricultura,
Ganadera, Pesca y Alimentacin SAGPYA
Instituto Nacional de Semillas INASE
Brasil: Ministrio da Agricultura e do
Abastecimento MA
Secretaria de Desenvolvimento Rural
Servio Nacional de Proteo de Cultivares
SNPC
Paraguay: Ministerio de Agricultura y
Ganadera MAG
Direccin de Semillas DISE
Uruguay: Instituto Nacional de Semillas
INASE - MAGP
Disposiciones PRIMERA. Una variedad que no fuese nueva a la fecha en que el
transitorias Registro de un Pas Miembro quedara abierto a la presentacin de
solicitudes, podr inscribirse no obstante lo dispuesto en el artculo
4 de la presente Decisin, si se cumplen las siguientes
condiciones:
a) La solicitud se presenta dentro del ao siguiente a la
fecha de apertura del Registro para el gnero o especie
correspondiente a la variedad; y,
b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares
de alguno de los Pases Miembros, o en un registro de
variedades protegidas de algn pas que tuviera
legislacin especial en materia de proteccin de
variedades vegetales y que conceda trato recproco al
Pas Miembro donde se presente la solicitud.
La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la
presente disposicin ser proporcional al perodo que ya hubiese
transcurrido desde la inscripcin o registro en el pas a que hace
referencia el literal b) del presente artculo. Cuando la variedad se

20
hubiese inscrito en varios pases, se aplicar la inscripcin o
registro de fecha ms antigua.

SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada Pas

Miembro reglamentar la presente Decisin en un plazo de
noventa das contados a partir de la fecha de su publicacin en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERA. Los Pases Miembros aprobarn, antes del 31 de

diciembre de 1994, un Rgimen Comn sobre acceso a los
recursos biogenticos y garanta a la bioseguridad de la Subregin,
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la
Diversidad Biolgica adoptado en Ro de Janeiro el 05 de junio de
1992.

21
TEXTOS DE LAS NORMATIVAS FUNDAMENTALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MBITO DE LA CAN Y
EL MERCOSUR
Comunidad Andina Decisin 486: Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial
MERCOSUR Decisin 16/98: Protocolo de armonizacin de normas en materia de Diseos Industriales

22
23
Nombre Legal Decisin 486
Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial
Disposiciones Del Trato Nacional
generales Artculo 1.- Con respecto a la proteccin de la
propiedad industrial, cada Pas Miembro conceder
a los nacionales de los dems miembros de la
Comunidad Andina, de la Organizacin Mundial del
Comercio y del Convenio de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial, un trato no
menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales, a reserva de lo previsto en los artculos
3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), y en el artculo 2 del
Convenio de Pars para la Proteccin de la
Propiedad Industrial.
Asimismo, podrn conceder dicho trato a los
nacionales de un tercer pas, bajo las condiciones
que prevea la legislacin interna del respectivo
Pas Miembro.
24
Decisin 16/98
Protocolo de armonizacin de normas en matera de
Diseos Industriales.
Artculo 3
Tratamiento Nacional
Cada Estado Parte conceder a los nacionales de los dems
Estados Partes un tratamiento no menos favorable que el que
concede a sus propios nacionales en cuanto a la proteccin y
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia
de diseos industriales.
Artculo 1
Naturaleza y alcance de las obligaciones
Los Estados Partes garantizarn una proteccin efectiva a la
propiedad intelectual en materia de Diseos Industriales,
asegurando al menos la proteccin que deriva de los
principios y normas enunciados en este Protocolo.
Podrn, sin embargo, conceder una proteccin ms amplia,
siempre que no sea incompatible con las normas y principios
de los Tratados mencionados en este Protocolo.
Artculo 2
Vigencia de las obligaciones internacionales
1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y

Artculo 113.- Se considerar como diseo
Diseos industrial la apariencia particular de un producto
Industriales que resulte de cualquier reunin de lneas o
combinacin de colores, o de cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, lnea,
contorno, configuracin, textura o material, sin
que cambie el destino o finalidad de dicho
producto.
25
principios de la Convencin de Pars para la Proteccin de la
Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (1994).
2) Ninguna disposicin del presente Protocolo afectar las
obligaciones de los Estados Partes resultantes de la
Convencin de Pars para la Proteccin de la Propiedad
Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994).
Artculo 4
Dispensa de legalizacin
1) Los Estados Partes procurarn, en la medida de lo posible,
dispensar la legalizacin de documentos y de firmas en los
procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de
diseos industriales.
2) Los Estados Partes dispensarn de la presentacin de
traduccin realizada por traductor pblico en los
procedimientos relativos a la propiedad intelectual en materia
de diseos industriales, cuando los documentos originales
provengan de los mismos.
ARTCULO 5
Concepto de Diseo Industrial
Son Diseos Industriales protegibles las creaciones originales
consistentes en una forma plstica o destinadas a dar una
apariencia especial a un producto industrial confirindole
carcter ornamental.
ARTCULO 6

Artculo 114.- El derecho al registro de un
diseo industrial pertenece al diseador. Este
derecho podr ser transferido por acto entre vivos
o por va sucesoria.
Los titulares del registro podrn ser
personas naturales o jurdicas.
Si varias personas hicieran conjuntamente
un diseo industrial, el derecho al registro
corresponde en comn a todas ellas.
Si varias personas hicieran el mismo diseo
industrial, independientemente unas de otras, el
registro se conceder a aquella o a su
causahabiente que primero presente la solicitud
correspondiente o que invoque la prioridad de
fecha ms antigua.
Artculo 115.- Sern registrables diseos
industriales que sean nuevos. Un diseo industrial
no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o
de la fecha de prioridad vlidamente invocada, se
hubiere hecho accesible al pblico, en cualquier
26
Superposicin de Regmenes de Proteccin
La proteccin conferida al Diseo Industrial no afecta
la proteccin que pudiera merecer el diseo conforme a otros
regmenes de proteccin de la Propiedad lntelectual.
ARTCULO 7
Derecho a Obtener la Proteccin
1) EI derecho a obtener la proteccin de un Diseo
Industrial pertenece al autor, sin perjuicio de las normas que
fueran aplicables en los Estados Partes en cuanto a su
titularidad y transmisin.
2) Podrn ser titulares del derecho las personas fsicas
o jurdicas, nacionales o extranjeras.
ARTCULO 8
Requisitos de Proteccin
1) Originalidad: Diferir en forma significativa de los
Diseos Industriales conocidos.
1.1 No son novedosos los diseos que han sido
explotados pblicamente o hechos accesibles al pblico, en el
MERCOSUR o cualquier otro pas, por cualquier medio antes
lugar o momento, mediante su descripcin,
utilizacin, comercializacin o por cualquier otro
medio.
Un diseo industrial no es nuevo por el mero
hecho que presente diferencias secundarias con
respecto a realizaciones anteriores o porque se
refiera a otra clase de productos distintos a dichas
realizaciones.
Artculo 116.- No sern registrables:
a) los diseos industriales cuya explotacin
comercial en el territorio del Pas
Miembro en que se solicita el registro
deba impedirse necesariamente para
proteger a la moral o al orden pblico. A
estos efectos la explotacin comercial de
27
de la fecha de la solicitud o de la prioridad vlidamente
reivindicada.
1.2 No se consideran novedosos a los fines de la
proteccin, los diseos industriales que han sido motivo de
solicitud anterior en el pas de la presentacin, siempre que
dicha solicitud sea accesible al pblico aun posteriormente.
1.3 No se reputan conocidos los diseos divulgados
dentro de los 6 (seis) meses que preceden a la fecha de la
presentacin de la solicitud o de la prioridad, en las siguientes
condiciones:
a) Siempre que tal divulgacin hubiese resultado
directa o indirectamente de actos realizados por el
autor o su causahabiente o de una infidencia,
incumplimiento de contrato u otro acto ilcito
cometido contra alguno de ellos.
b) La publicacin de solicitudes realizadas errnea o
indebidamente por la Oficina de la Propiedad
Industrial.
2) Aplicacin industrial.
ARTCULO 9
Materia Excluida de Proteccin
1) Los Diseos Industriales determinados
esencialmente por consideraciones tcnicas o funcionales.
2) Los diseos que importen realizaciones de carcter
puramente artstico o que no sirvan de tipo para su
 un diseo industrial no se considerar
contraria a la moral o al orden pblico
slo por razn de existir una disposicin
legal o administrativa que prohba o que
regule dicha explotacin;
fabricacin industrial.
3) Aquellos cuya explotacin sera necesario impedir
para proteger el orden pblico la moral y las buenas
costumbres

b) los diseos industriales cuya apariencia

estuviese dictada enteramente por
consideraciones de orden tcnico o por la
realizacin de una funcin tcnica, que
no incorpore ningn aporte arbitrario del
diseador; y,

c) los diseos industriales que consista

nicamente en una forma cuya
reproduccin exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que incorpora el
diseo sea montado mecnicamente o
conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibicin no se aplicar
tratndose de productos en los cuales el
diseo radique en una forma destinada a
permitir el montaje o la conexin mltiple
de los productos o su conexin dentro de
un sistema modular.
ARTCULO 10
Fecha de Presentacin de la Solicitud
Artculo 117.- La solicitud de registro de un
diseo industrial se presentar ante la oficina 1) Los Estados Partes se comprometen a conceder una
nacional competente y deber contener: fecha de depsito a las solicitudes de Diseo Industrial que
a) el petitorio; cumplan con los requisitos mnimos siguientes.
b) la representacin grfica o fotogrfica
del diseo industrial. Tratndose de a) identificacin del autor,
diseos bidimensionales incorporados b) datos personales del solicitante,

28
 en un material plano, la representacin
podr sustituirse con una muestra del
producto que incorpora el diseo;
c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante del pago de las tasas
establecidas;
e) de ser el caso, la copia del documento
en el que conste la cesin del derecho
al registro de diseo industrial al
solicitante; y,
f) de ser el caso, la copia de toda solicitud
de registro de diseo industrial u otro
ttulo de proteccin que se hubiese
presentado u obtenido en el extranjero
por el mismo solicitante o su causante
y que se refiera al mismo diseo
reivindicado en la solicitud presentada
en el Pas Miembro.
Artculo 118.- El petitorio de la solicitud de
registro de diseo industrial estar contenido en
un formulario y comprender lo siguiente:
c) una declaracin por la que se manifieste la
voluntad implcita o explcita de obtener la
proteccin,
d) identificacin suficiente del objeto de la proteccin
a travs de dibujos u otros medios (fotografas),
e) indicacin del campo de aplicacin cuando no surja
claramente de lo anterior,
f) pago de tasas.
2) Cada Estado Parte otorgar un plazo razonable a los
efectos de que el solicitante cumpla con los dems requisitos
y formalidades exigidos por la legislacin de cada uno de
ellos.
2.1 Dicho plazo no podr ser inferior a 5 (cinco) das
contados desde la notificacin al solicitante.
3) Cumplidos los requisitos y formalidades exigidos en
el plazo concedido la solicitud ser considerada como
depositada en la fecha de la recepcin de la solicitud inicial.

a) el requerimiento de registro del diseo

industrial;

b) el nombre y la direccin del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del

solicitante. Cuando ste fuese una
persona jurdica, deber indicarse el
lugar de constitucin;

d) la indicacin del tipo o gnero de

29
 productos a los cuales se aplicar el
diseo y de la clase y subclase de estos
productos;
e) el nombre y el domicilio del diseador,
cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, la fecha, el nmero y la

indicacin de la oficina de presentacin
de toda solicitud de registro de diseo
industrial u otro ttulo de proteccin
que se hubiese presentado u obtenido
en el extranjero por el mismo
solicitante o su causante y que se
refiera al mismo diseo reivindicado en
la solicitud presentada en el Pas
Miembro; ARTCULO 11
Derechos Emergentes del Registro
g) de ser el caso, el nombre y la direccin El titular de un Diseo Industrial protegido tendr el derecho
del representante legal del solicitante; de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen,
y, vendan o importen artculos que ostenten o incorporen un
diseo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del
h) la firma del solicitante o de su diseo protegido, cuando esos actos se realicen con fines
representante legal. comerciales.

Artculo 129.- El registro de un diseo

industrial conferir a su titular el derecho a excluir
a terceros de la explotacin del correspondiente
diseo. En tal virtud, el titular del registro tendr
derecho a actuar contra cualquier tercero que sin
su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,
introduzca en el comercio o utilice comercialmente
productos que incorporen o reproduzcan el diseo
industrial.

30
 El registro tambin confiere el derecho de
actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseo slo presente diferencias
secundarias con respecto al diseo protegido o
cuya apariencia sea igual a sta.

Artculo 130.- La proteccin conferida a un diseo

industrial no se extender a los elementos o
caractersticas del diseo dictados enteramente
por consideraciones de orden tcnico o por la
realizacin de una funcin tcnica, que no
incorporen ningn aporte arbitrario del diseador.

La proteccin conferida a un diseo

industrial no comprender aquellos elementos o
caractersticas cuya reproduccin exacta fuese
necesaria para permitir que el producto que
incorpora el diseo sea montado mecnicamente o ARTCULO 12
conectado con otro producto del cual forme parte. Excepciones a los Derechos Conferidos
Esta limitacin no se aplicar tratndose de
productos en los cuales el diseo radica en una Los derechos conferidos al titular del registro de Diseo
forma destinada a permitir el montaje o la Industrial no alcanzan a los actos realizados:
conexin mltiple de los productos, o su conexin
dentro de un sistema modular. a) en el mbito privado y con fines no comerciales,
siempre que no perjudiquen significativamente el
inters econmico del titular;
Artculo 131.- El registro de un diseo
b) con fines de experimentacin, enseanza o
industrial no dar el derecho de impedir a un
investigacin, exclusivamente.
tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto que incorpore o reproduzca ese diseo,
despus de que ese producto se hubiese
ARTCULO 13
introducido en el comercio en cualquier pas por su
Agotamiento del Derecho
titular o por otra persona con su consentimiento o
econmicamente vinculada a l.
La proteccin de un Diseo Industrial en uno de los

31

A efectos del prrafo precedente, se
entender que dos personas estn
econmicamente vinculadas cuando
una pueda ejercer directa o
indirectamente sobre la otra una
influencia decisiva con respecto a la
explotacin del diseo industrial, o
cuando un tercero pueda ejercer tal
influencia sobre ambas personas
Artculo 128.- El registro de un diseo industrial
tendr una duracin de diez aos, contados desde
la fecha de presentacin de la solicitud en el Pas
Miembro.
32
Estados Partes no podr impedir la libre circulacin de los
artculos que ostenten o incorporen el mismo diseo despus
que hayan sido introducidos legtimamente en el comercio de
cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el titular
o con su consentimiento.
ARTCULO 14
Vigencia, Plazo del Registro y Renovacin
1) EI registro tendr una duracin mnima de 10 aos
a partir de la solicitud.
2) Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos en
el sentido de prever en sus legislaciones, como mnimo, una
renovacin de cinco aos.
ARTCULO 15
Anualidades
Los Estados Partes podrn prever el pago peridico de
tasas como condicin para el mantenimiento del derecho.
ARTCULO 16
Extincin del Registro. Causales
1) Vencimiento del plazo de vigencia del registro.
2) En caso de que las legislaciones de los Estados
Partes prevean el pago de tasas para el mantenimiento del
derecho, la falta de pago de las mismas.
3) Renuncia del titular, sin perjuicio de los derechos de
terceros.
4) En caso de que las legislaciones de los Estados Partes as lo
prevean, la falta de mantenimiento de apoderado en el pas, o

Artculo 132.- La autoridad nacional
competente decretar de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la
nulidad absoluta de un registro de diseo
industrial, cuando:
a) el objeto del registro no constituyese
un diseo industrial conforme lo
previsto en el artculo 113;
b) el diseo industrial no cumpliese con
los requisitos de proteccin conforme a
lo previsto en el artculo 115;
c) el registro se hubiese concedido para una
materia excluida de proteccin como
diseo industrial conforme a lo previsto
en el artculo 116; o,
33
de domicilio constituido, cuando se trate de titular no
residente
ARTCULO 17
Nulidad del Registro
1) La accin de nulidad de un registro de Diseo
Industrial no prescribir:
a) cuando se hubiese obtenido de mala fe.
b) en los casos de incumplimiento de los requisitos de
fondo.
2) La nulidad se podr promover por va administrativa
o judicial segn corresponda.
3) La nulidad se podr deducir administrativamente
cuando el registro se hubiere obtenido con incumplimiento de
los requisitos de fondo (Arts. 5, 8 y 9 del presente Protocolo)
o en el caso de que el registro haya sido obtenido de mala fe
cuando la legislacin de algn Estado Parte as lo previera.
3.1 El procedimiento administrativo se iniciar de oficio
o a pedido de cualquier persona interesada, y no se resolver
la nulidad sin otorgar oportunidad de defensa al titular.
3.2 El procedimiento administrativo se podr promover dentro
del plazo mnimo de dos
ARTCULO 18
Reivindicacin del Derecho
Los Estados Partes se comprometen a prever en sus
legislaciones la posibilidad de que el autor de un diseo

d) se configuren las causales de nulidad
absoluta previstas en la legislacin
nacional para los actos administrativos.
Artculo 133.- Sern aplicables a los diseos
industriales las disposiciones de los artculos 17,
34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76,
77, 78 y 79
Artculo 127.- Para el orden y clasificacin
de los diseos industriales, los Pases Miembros
utilizarn la Clasificacin Internacional para los
Dibujos y Modelos Industriales establecida por el
Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con
sus modificaciones vigentes.
34
industrial o sus sucesores legtimos tengan accin
reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro
efectuado dolosamente por quien no fuera su autor.
ARTCULO 19
lnfracciones al Derecho
Los Estados Partes se comprometen a prever en sus
legislaciones medidas judiciales efectivas y eficaces contra
cualquier infraccin a los derechos relativos a los Diseos
lndustriales, entre otras:
1) Acciones en materia civil y penal,
2) Medidas cautelares.
ARTCULO 20
Clasificacin de los Diseos Industriales
1) Los Estados Partes se obligan a utilizar la
Clasificacin Internacional de Locarno, por lo menos a ttulo
suplementario a sus propias Clasificaciones Nacionales, en
todas las solicitudes de Diseos Industriales depositadas a
partir de enero de 1999.
35
TEXTOS DE LAS NORMATIVAS FUNDAMENTALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MBITO DE LA CAN Y
EL MERCOSUR

Comunidad Andina Decisin 486: Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial

MERCOSUR Decisin 8/95: Protocolo de Armonizacin de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR,
en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen

36
37
Nombre Legal Decisin 486 Decisin 8/95
Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial Protocolo de Armonizacin de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas,
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

Del Trato Nacional

Disposiciones Artculo 1.- Con respecto a la proteccin de la Artculo 3
Generales propiedad industrial, cada Pas Miembro conceder a Tratamiento Nacional
los nacionales de los dems miembros de la Cada Estado Parte conceder a los nacionales de los dems Estados
Comunidad Andina, de la Organizacin Mundial del Partes un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus
Comercio y del Convenio de Pars para la Proteccin de propios nacionales en cuanto a la proteccin y ejercicio de los
la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones
que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de procedencia y Denominaciones de origen.
de lo previsto en los artculos 3 y 5 del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artculo
2 del Convenio de Pars para la Proteccin de la
Propiedad Industrial.
Asimismo, podrn conceder dicho trato a los
nacionales de un tercer pas, bajo las condiciones que
prevea la legislacin interna del respectivo Pas
Miembro.

Del Trato de la Nacin ms Favorecida

Artculo 2.- Con respecto a la proteccin de la
propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Pas Miembro a los
nacionales de otro Pas Miembro de la Comunidad
Andina, se har extensiva a los nacionales de
cualquier miembro de la Organizacin Mundial del
Comercio o del Convenio de Pars para la Proteccin de
la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el prrafo anterior proceder sin

perjuicio de las reservas previstas en los artculos 4 y
5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

38
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC).

Artculo 1
Naturaleza y alcance de las obligaciones
Los Estados Partes garantizarn una proteccin efectiva a la propiedad
intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen, asegurando al menos la proteccin que
deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo.
Podrn, sin embargo, conceder una proteccin ms amplia, siempre
que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados
mencionados en este Protocolo.

Artculo 2
Vigencia de las obligaciones internacionales
1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de
la Convencin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial
(Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al
Acuerdo de creacin de la Organizacin Mundial de Comercio (1994) .
2) Ninguna disposicin del presente Protocolo afectar las obligaciones
de los Estados Partes resultantes de la Convencin de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o
del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994).

Artculo 4
Dispensa de legalizacin
1) Los Estados Partes procurarn, en la medida de lo posible,
dispensar la legalizacin de documentos y de firmas en los
procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de
marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.
2) Los Estados Partes procurarn, en la medida de lo posible,
dispensar la presentacin de traducciones juradas o legalizadas en los
procedimientos relativos a la propiedad intelectual en materia de
marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen,
cuando los documentos originales estuviesen en idioma espaol o
portugus.

39

Marcas Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir
marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn
caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes
signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nmeros;
e) un color delimitado por una forma, o una
combinacin de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;
g) cualquier combinacin de los signos o medios
indicados en los apartados anteriores.
40
3) Los Estados Partes podrn exigir una traduccin jurada o legalizada
cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la va
administrativa o judicial.
Artculo 5
Definicin de marca
1) Los Estados Partes reconocern como marca para efectos
de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el
comercio productos o servicios.
2) Cualquier Estado Parte podr exigir, como condicin de
registro, que el signo sea visualmente perceptible.
3) Los Estados Partes protegern las marcas de servicios y las
marcas colectivas y podrn igualmente, prever proteccin para las
marcas de certificacin.
4)La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de
aplicarse no ser, en ningn caso, obstculo para el registro de la
marca.
Artculo 6
Signos Considerados como Marcas
1) Las marcas podrn consistir, entre otros, en palabras de
fantasa, nombres, seudnimos, lemas comerciales, letras,
cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos,
estampas, orlas, lneas y franjas, combinaciones y
disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus
envases o
acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de
los productos o servicios.
2) Las marcas podrn consistir en indicaciones geogrficas
nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan
indicaciones de procedencia o una denominacin de origen
conforme con la definicin dada en los Artculos 19 y 20 de
este Protocolo.
Artculo 7
De las Disposiciones del Registro

Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los
signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer
prrafo del artculo anterior;
b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales
de los productos o de sus envases, o en
formas o caractersticas impuestas por la
naturaleza o la funcin de dicho producto o del
servicio de que se trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o
tcnica al producto o al servicio al cual se
aplican;
e) consistan exclusivamente en un signo o
indicacin que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogrfica, la
poca de produccin u otros datos,
caractersticas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha
de usarse dicho signo o indicacin, incluidas
las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o
41
Podrn solicitar el registro de una marca las personas fsicas o
jurdicas de derecho pblico o de derecho privado que tengan un
legtimo inters.
Artculo 8
Prelacin para el registro de una marca
Tendr prelacin en la obtencin del registro de una marca aquel que
primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un
tercero que la haya usado de forma pblica, pacfica y de buena fe, en
cualquier Estado Parte, durante un plazo mnimo de seis meses,
siempre que al formular su impugnacin solicite el registro de la
marca.
Artculo 9
Marcas irregistrables
1) Los Estados Partes prohibirn el registro, entre otros, de signos
descriptivos o genricamente empleados para designar los productos
o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o
que constituya indicacin de procedencia o denominacin de origen.
2) Tambin prohibirn el registro, entre otros, de signos engaosos,
contrarios a la moral o al orden pblico, ofensivos a las personas vivas
o muertas o a los credos; constituidos por smbolos nacionales de
cualquier Pas; susceptibles de sugerir falsamente vinculacin con
personas vivas o muertas o con smbolos nacionales de cualquier pas,
o atentatorios de su valor o respetabilidad
3) Los Estados Partes denegarn las solicitudes de registro de marcas
que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararn
nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten
comprobadamente derechos de terceros.
4) Los Estados Partes prohibirn en particular el registro de un signo
que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el
solicitante evidentemente no poda desconocer como perteneciente a
un titular establecido o domiciliado en cualquier de los Estados Partes
y susceptible de causar confusin o asociacin.
5) El Artculo 6 bis de la Convencin de Pars para la proteccin de la
Propiedad Industrial se aplicar mutatis mutandis, a los servicios. Para
determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada
 indicacin que sea el nombre genrico o disposicin, se tomar en cuenta el conocimiento del signo en el
tcnico del producto o servicio de que se trate; sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado
g) consistan exclusivamente o se Parte en que se reclama la proteccin, adquirido por el efecto de una
hubieran convertido en una designacin comn publicidad del signo.
o usual del producto o servicio de que se trate 6) Los Estados Partes asegurarn en su territorio la proteccin de las
en el lenguaje corriente o en la usanza del marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado
pas; un grado de conocimiento excepcional contra su reproduccin o
h) consistan en un color aisladamente imitacin, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya
considerado, sin que se encuentre delimitado posibilidad de perjuicio.
por una forma especfica;
i) puedan engaar a los medios comerciales o al
pblico, en particular sobre la procedencia
geogrfica, la naturaleza, el modo de
fabricacin, las caractersticas, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una

denominacin de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de
confusin o de asociacin con la
denominacin; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;
k) contengan una denominacin de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas;
l) consistan en una indicacin geogrfica
nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusin respecto a los productos o servicios
a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas
marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de
control y de garanta de los Estados y toda
imitacin desde el punto de vista herldico, as
como los escudos de armas, banderas y otros

42
 emblemas, siglas o denominaciones de
cualquier organizacin internacional;
n) reproduzcan o imiten signos de conformidad
con normas tcnicas, a menos que su registro sea
solicitado por el organismo nacional competente en
normas y calidades en los Pases Miembros;
o) reproduzcan, imiten o incluyan la
denominacin de una variedad vegetal protegida en
un Pas Miembro o en el extranjero, si el signo se
destinara a productos o servicios relativos a esa
variedad o su uso fuere susceptible de causar
confusin o asociacin con la variedad; o
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden
pblico o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y

h), un signo podr ser registrado como marca si quien
solicita el registro o su causante lo hubiese estado
usando constantemente en el Pas Miembro y, por
efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica Artculo 136.- No podrn registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o
de asociacin;
b) sean idnticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un rtulo o
ensea, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusin o de
asociacin;
c) sean idnticos o se asemejen a un lema
comercial solicitado o registrado, siempre que dadas

43
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusin o de asociacin;
d) sean idnticos o se asemejen a un signo distintivo
de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su
uso pudiera originar un riesgo de confusin o de
asociacin, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el Pas Miembro o en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o
prestigio de personas jurdicas con o sin fines de lucro,
o personas naturales, en especial, tratndose del
nombre, apellido, firma, ttulo, hipocorstico,
seudnimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del pblico como una persona
distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido,
el de quienes fueran declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho
de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de ste;
g) consistan en el nombre de las comunidades
indgenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o
signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan
la expresin de su cultura o prctica, salvo que la
solicitud sea presentada por la propia comunidad o
con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproduccin, imitacin,
traduccin, transliteracin o transcripcin, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo
de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del

44
prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente

tenga indicios razonables que le permitan inferir que
un registro se hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podr denegar dicho registro.

Artculo 152.- El registro de una marca tendr una

duracin de diez aos contados a partir de la fecha de
su concesin y podr renovarse por perodos sucesivos
de diez aos.

Artculo 153.- El titular del registro, o quien tuviere

legtimo inters, deber solicitar la renovacin del
registro ante la oficina nacional competente, dentro de
los seis meses anteriores a la expiracin del registro.
No obstante, tanto el titular del registro como quien
tuviere legtimo inters gozarn de un plazo de gracia
de seis meses, contados a partir de la fecha de
vencimiento del registro, para solicitar su renovacin.
A tal efecto acompaar los comprobantes de pago de
las tasas establecidas, pagando conjuntamente el
recargo correspondiente si as lo permiten las normas
internas de los Pases Miembros. Durante el plazo
referido, el registro de marca mantendr su plena
vigencia.
A efectos de la renovacin no se exigir prueba de uso
de la marca y se renovar de manera automtica, en
los mismos trminos del registro original. Sin
embargo, el titular podr reducir o limitar los
productos o servicios indicados en el registro original.
Artculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una
Artculo 10
Plazo de Registro y Renovacin
1) La vigencia del registro de una marca vencer a los 10 aos
contados desde la fecha de su concesin en el respectivo Estado
Parte.
2) El plazo de vigencia del registro podr ser prorrogado por perodos
iguales y sucesivos de diez aos, contados desde la fecha de
vencimiento precedente.
3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mnimo, con
lo establecido en el Artculo 5 bis de la Convencin de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial ( Acta de Estocolmo 1967 ).
4) En ocasin de la prrroga no se podr introducir ninguna
modificacin en la marca, ni tampoco la ampliacin de la lista de
productos o servicios cubiertos por el registro.

45
marca se adquirir por el registro de la misma ante la 5) A efectos de la prrroga de un registro de marca, ningn Estado
respectiva oficina nacional competente. Parte podr:
Artculo 155.- El registro de una marca confiere a su a) realizar un examen de fondo del
titular el derecho de impedir a cualquier tercero registro,
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: b) llamar a oposiciones o admitirlas,
a) aplicar o colocar la marca o un signo c) exigir que la marca est en uso,
distintivo idntico o semejante sobre d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en
productos para los cuales se ha registrado algn otro pas u oficina regional
la marca; sobre productos vinculados a
los servicios para los cuales sta se ha
registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines Artculo 11
comerciales, despus de que se hubiese Derechos Conferidos por el registro
aplicado o colocado sobre los productos El registro de una marca conferir a su titular el derecho de uso
para los cuales se ha registrado la marca; exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su
sobre los productos vinculados a los consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio
servicios para los cuales sta se ha de un signo idntico o similar a la marca para cualesquiera productos
registrado; o sobre los envases, o servicios cuando tal uso pudiese crear confusin o un riesgo de
envolturas, embalajes o asociacin con el titular del registro; o un dao econmico o comercial
acondicionamientos de tales productos; injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio
embalajes u otros materiales que de la marca o de su titular.
reproduzcan o contengan la marca, as
como comercializar o detentar tales
materiales;
d) usar en el comercio un signo idntico o similar
a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o
un riesgo de asociacin con el titular del registro.
Tratndose del uso de un signo idntico para
productos o servicios idnticos se presumir que
existe riesgo de confusin

e) usar en el comercio un signo idntico o

similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera Artculo 12

46
 productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un dao
econmico o comercial injusto por razn
de una dilucin de la fuerza distintiva o
del valor comercial o publicitario de la
marca, o por razn de un
aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca o de su titular;
f) usar pblicamente un signo idntico o
similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales,
cuando ello pudiese causar una dilucin
de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.
Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones
El registro de una marca no conferir el derecho de prohibir que un
tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal
uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusin sobre la
procedencia empresarial de los productos o servicios:
a) su nombre o direccin, o los de sus establecimientos
mercantiles ;
b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad,
utilizacin, aplicacin o compatibilidad de sus productos o servicios, en
particular con relacin a piezas de recambio o accesorios.

Artculo 156.- A efectos de lo previsto en los literales

e) y f) del artculo anterior, constituirn uso de un
signo en el comercio por parte de un tercero, entre
otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer

en venta o distribuir productos o servicios
con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o

transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad,

publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales,
independientemente del medio de
comunicacin empleado y sin perjuicio de
las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Artculo 157.- Los terceros podrn, sin consentimiento

47
del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo, un
nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o poca de produccin de sus
productos o de la prestacin de sus servicios u otras
caractersticas de stos; siempre que ello se haga de
buena fe, no constituya uso a ttulo de marca, y tal
uso se limite a propsitos de identificacin o de
informacin y no sea capaz de inducir al pblico a
confusin sobre la procedencia de los productos o
servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el

derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer
en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legtimamente marcados; o para
indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de
recambio o de accesorios utilizables con los productos
de la marca registrada, siempre que tal uso sea de
buena fe, se limite al propsito de informacin al
pblico y no sea susceptible de inducirlo a confusin
sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.

Artculo 158.- El registro de una marca no dar el

derecho de impedir a un tercero realizar actos de
comercio respecto de un producto protegido por dicho
registro, despus de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pas por el
titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular o econmicamente vinculada
a l, en particular cuando los productos y los envases
o embalajes que estuviesen en contacto directo con
ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacin, Artculo 13
alteracin o deterioro. Agotamiento del derecho
El registro de una marca no podr impedir la libre circulacin de los

48
A los efectos del prrafo precedente, se entender que productos marcados, introducidos legtimamente en el comercio por el
dos personas estn econmicamente vinculadas titular o con la autorizacin del mismo. Los Estados Parte se
cuando una pueda ejercer directa o indirectamente comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que
sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro
explotacin de los derechos sobre la marca, o cuando
un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas
personas.

Artculo 159.- Cuando en la Subregin existan

registros sobre una marca idntica o similar a nombre
de titulares diferentes, para distinguir los mismos
productos o servicios, se prohbe la comercializacin
de las mercancas o servicios identificados con esa
marca en el territorio del respectivo Pas Miembro,
salvo que los titulares de dichas marcas suscriban
acuerdos que permitan dicha comercializacin. Artculo 14
Nulidad del Registro y Prohibicin de Uso
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes 1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa
debern adoptar las previsiones necesarias para evitar audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional
la confusin del pblico respecto del origen de las competente del Estado Parte declarar la nulidad de ese registro si l
mercancas o servicios de que se trate, incluyendo lo se efectu en contravencin con alguna de las prohibiciones previstas
relativo a la identificacin del origen de los productos en los Artculos 8 y 9.
o servicios en cuestin con caracteres destacados y 2) Cuando las causales de nulidad slo se dieran con respecto
proporcionales a los mismos para la debida a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca
informacin al pblico consumidor. Esos acuerdos fue registrada, se declarar la nulidad nicamente para esos
debern inscribirse en las oficinas nacionales productos o servicios, y se eliminarn de la lista respectiva en el
competentes y respetar las normas sobre prcticas registro de la marca.
comerciales y promocin de la competencia. 3) Los Estados Partes podrn establecer un plazo de
prescripcin para la accin de nulidad.
En cualquier caso, no se prohibir la importacin de un 4) La accin de nulidad no prescribir cuando el registro se
producto o servicio que se encuentre en la situacin hubiese obtenido de mala fe.
descrita en el primer prrafo de este artculo, cuando
la marca no est siendo utilizada en el territorio del
pas importador, segn lo dispuesto en el primer
prrafo del artculo 166, salvo que el titular de dicha
marca demuestre ante la oficina nacional competente,
que la no utilizacin de la marca obedece a causas
justificadas.

49
Artculo 160.- Cuando la marca conste de un nombre
geogrfico, no podr comercializarse el producto sin
indicarse en ste, en forma visible y claramente
legible, el lugar de fabricacin del producto.

Artculo 172.- La autoridad nacional competente

decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona y
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencin con lo dispuesto en los artculos 134
primer prrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretar de oficio o
a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencin de lo dispuesto en el artculo 136 o
cuando ste se hubiera efectuado de mala fe. Esta
accin prescribir a los cinco aos contados desde la
fecha de concesin del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarn las que
pudieran corresponder por daos y perjuicios
conforme a la legislacin interna.
No podr declararse la nulidad del registro de una
marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad slo se aplicara a uno o
a algunos de los productos o servicios para los cuales
la marca fue registrada, se declarar la nulidad
nicamente para esos productos o servicios, y se
eliminarn del registro de la marca.
Artculo 15
Cancelacin del registro por falta de uso de la marca
1) Los Estados Partes en los cuales est prevista la obligacin
de uso de la marca, a pedido de cualquier persona interesada,
y previa audiencia del titular del registro de la marca, la
autoridad nacional competente podr cancelar el registro de
una marca cuando sta no se hubiese usado en ninguno de los
Estados Partes durante los cinco aos precedentes a la fecha a
en que se inicie la accin de cancelacin
El pedido de cancelacin no proceder antes de transcurridos
cinco aos contados desde la fecha de registro de la marca.
No se cancelar el registro cuando existieran motivos que la
autoridad nacional competente considere justifican la falta de
uso.
2) Los Estados Partes en los cuales est prevista la obligacin
de uso de la marca podrn prever la caducidad parcial del
registro cuando la falta de uso solo afectara a alguno o
algunos de los productos o servicios distinguidos por la
marca.

Artculo 173.- Sern de aplicacin al presente Captulo

las disposiciones del artculo 78.

Artculo 165.- La oficina nacional competente

50
cancelar el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la
marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Pases Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres
aos consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accin de cancelacin. La cancelacin de un
registro por falta de uso de la marca tambin podr
solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposicin interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no

podr iniciarse la accin de cancelacin antes de
transcurridos tres aos contados a partir de la fecha
de notificacin de la resolucin que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva en la
va administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a

uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada la marca, se ordenar una
reduccin o limitacin de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aqullos respecto de los cuales la marca no
se hubiese usado; para ello se tomar en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podr cancelarse cuando el titular

demuestre que la falta de uso se debi, entre otros, a
fuerza mayor o caso fortuito.

Artculo 166.- Se entender que una marca se

encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca,
en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales

51
se efecta su comercializacin en el mercado.
Tambin se considerar usada una marca,
cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Pases Miembros,
segn lo establecido en el prrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera
de la forma en que fue registrada slo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su carcter
distintivo, no motivar la cancelacin del registro por
falta de uso, ni disminuir la proteccin que
corresponda a la marca.
Artculo 167.- La carga de la prueba del uso de
la marca corresponder al titular del registro.
El uso de la marca podr demostrarse
mediante facturas comerciales, documentos contables
o certificaciones de auditora que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las
mercancas identificadas con la
marca, entre otros.
Artculo 168.- La persona que obtenga una
resolucin favorable tendr derecho preferente al
registro. Dicho derecho podr invocarse a partir de la
presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta
dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que
la resolucin de cancelacin quede firme en la va
administrativa.
Artculo 169.- La oficina nacional competente,
decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la cancelacin del registro de una marca o la limitacin
de su alcance cuando su titular hubiese provocado o
tolerado que ella se convierta en un signo comn o
genrico para identificar o designar uno o varios de los
52
Artculo 16
Uso de la marca
1) Los Estados Partes, en los cuales esta prevista la obligacin
de uso de la marca, establecen que los criterios para la obligacin de
uso de la marca sern fijados de comn acuerdo por los rganos
nacionales competentes.
2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes
bastar para evitar la cancelacin del registro que se hubiese pedido
en alguno de ellos.
1) La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al titular
de la marca.
Artculo 17
Impugnacin de pedido de registro y de registros
Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento
administrativo de oposicin a las solicitudes de registro de marca.
Tambin se comprometen a establecer un procedimiento
administrativo de nulidad de registro.
Artculo 18
Clasificacin de productos y servicios
Los Estados Partes que no usen la Clasificacin Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por
Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes,
se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su
aplicacin.
productos o servicios para los cuales estuviese
registrada.

Se entender que una marca se ha convertido

en un signo comn o genrico cuando en los medios
comerciales y para el pblico dicha marca haya
perdido su carcter distintivo como indicacin de
procedencia empresarial del producto o servicio al cual
se aplica. Para estos efectos debern concurrir los
siguientes hechos con relacin a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los

competidores de usar el signo para poder
desarrollar sus actividades por no existir
otro nombre o signo adecuado para
designar o identificar en el comercio al
producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el

pblico y en los medios comerciales como
signo comn o genrico del producto o
servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento

por el pblico de que la marca significa
una procedencia empresarial
determinada.

Artculo 170.- Recibida una solicitud de

cancelacin, la oficina nacional competente notificar
al titular de la marca registrada para que dentro del
plazo de sesenta das hbiles contados a partir de la
notificacin, haga valer los alegatos y las pruebas que
estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este

artculo, la oficina nacional competente decidir sobre
la cancelacin o no del registro de la marca, lo cual

53
 notificar a las partes, mediante resolucin.

CAPITULO VI
De la Renuncia al Registro

Artculo 171.- El titular de un registro de

marca podr renunciar en cualquier momento a sus
derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcar

los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitir la renuncia si sobre la marca

existen embargos o derechos reales de garanta
inscritos en la oficina nacional competente, salvo que
exista consentimiento expreso de los titulares de
dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtir

efectos a partir de su inscripcin ante la oficina
nacional competente.

Artculo 221.- Se entender por indicacin de Artculo 19

Indicaciones procedencia un nombre, expresin, imagen o signo Obligacin de proteccin y definiciones
Geogrficas que designe o evoque un pas, regin, localidad o

54
lugar determinado. 1) Los Estados Partes se comprometen a proteger
recprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones
Artculo 201.- Se entender por denominacin de de origen.
origen, una indicacin geogrfica constituida por la
denominacin de un pas, de una regin o de un lugar 2) Se considera indicacin de procedencia el nombre
determinado, o constituida por una denominacin que geogrfico del pas, ciudad, regin o localidad de su territorio, que sea
sin ser la de un pas, una regin o un lugar conocido como centro de extraccin, produccin o fabricacin de
determinado se refiere a una zona geogrfica determinado producto o de prestacin de determinado servicio.
determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputacin u otras 3) Se considera denominacin de origen el nombre
caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al geogrfico de pas, ciudad, regin o localidad de su
medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los territorio, que designe productos o servicios cuyas
factores naturales y humanos. cualidades o caractersticas se deben exclusiva o
esencialmente al medio geogrfico, incluidos factores
Artculo 202.- No podrn ser declaradas como naturales y humanos.
denominaciones de origen, aquellas que:
a) no se ajusten a la definicin contenida en el Artculo 20
artculo 201; Prohibicin de registro como marca
b) sean indicaciones comunes o genricas para
distinguir el producto de que se trate, entendindose Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen
por ello las consideradas como tales tanto por los previstas en los incisos 2 y 3 supra no sern registradas como marcas.
conocedores de la materia como por el pblico en
general;
c) sean contrarias a las buenas costumbres o al
orden pblico; o,
d) puedan inducir a error al pblico sobre la
procedencia geogrfica, la naturaleza, el modo de
fabricacin, o la calidad, reputacin u otras
caractersticas de los respectivos productos

________________

55