1. Concepto e importancia de los nombres de dominio.

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible arbitrar un

sistema que permita reconocer e individualizar cada mquina que est en conexin. Para
poder transmitir la informacin de un ordenador a otro es necesario que exista una
direccin unvoca para transferir los datos. En un principio las direcciones de los
ordenadores conectados se haca a travs de direcciones que funcionaban a modo de
nmeros de telfono. Pero como los humanos no somos buenos para recordar nmeros sino
que por lo general prefiere utilizar nombres pues son ms fciles de recordar, inici la
aparicin de los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la tarea de ayudar a los
humanos en su lucha contra los nmeros y as identificar un directorio en la red.
Cualquier persona que desee estar en forma activa en la Red precisa de un domicilio, de
una direccin que sea identificable desde cualquier ordenador conectado. Y adems es
necesario que cada agente tenga una direccin nica, es decir que sean nombres unvocos.
Debido a que los usuarios de internet pueden tener dificultad para acceder a las direcciones
o incluso puede que les sea imposible acceder a una direccin concreta sin conocer el
nombre de dominio, es que las empresas frecuentemente registran con su nombre el
dominio de sus propios nombres o marcas, con las que son reconocidas en el mercado. Por
lo tanto, tener un nombre de dominio conocido o deducible es de vital importancia para las
compaas que quieren desarrollar su actividad en internet.
Conocidas instituciones tanto comerciales como no, se presentan en la Red con el nombre
que utilizan en otros mbitos: EL PAIS (elpas.es), TELEFONICA (telefnica.es), ABC
(abc.es), TELE 5 (telecinco.es) , CORTE INGLES (elcorteingls.es) , CNN (cnn.com), con
el que se relacionan con el pblico que las conoce. La capacidad de una compaa de poder
usar un nombre de dominio consistente en el nombre de la compaa seguido del .com es
importante para su capacidad de xito en el mercado, promocionar y vender sus productos y
servicios. Y su prdida puede significar la ruina de su negocio.
Problemtica jurdica de los nombres de dominio en Internet.
Numerosas controversias en torno a este tema han surgido en todo el mundo.
Las disputas por el uso abusivo de nombres de empresas conocidas o personas famosas para
sitios de Internet son cada vez ms numerosas en el Centro de Mediacin y Arbitraje de la
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, que ha pasado de recibir una denuncia el
mes de diciembre de 1999 a 172 en mayo de 2000.
Tras su apertura en diciembre, el aumento del nmero de casos ha sido enorme y de la
nica denuncia de ese mes se pas a 28 en enero, 70 en febrero, 133 en marzo, 119 en abril
y 172 en mayo. Las disputas que esta analizando este organismo proceden de 53 paises de
todo el mundo, lo que demuestra la naturaleza internacional del problema, aunque el mayor
nmero de denuncias procede de Estados Unidos, con 299.
De los 179 casos estudiados hasta el momento, en 147 se dio la razon al usuario del
nombre, por lo que si la empresa o individuo concernido quiere utilizar esa denominacin
en Internet debera comprar los derechos del nombre.

Sin embargo, en otros casos, como los relativos a solicitudes presentadas por particulares
para utilizar nombres de personajes famosos, como el de Julia Roberts, se ha dado la razn
a la celebridad, por encima de derechos de marca registrada, al basarse en las leyes
comunes.
Las normas del Centro de Mediacion y Arbitraje de la OMPI establecen que cada caso debe
ser resuelto en un mximo de 45 das y que la decision puede ser recurrida ante un tribunal
arbitral. Para poder presentar una denuncia ante la OMPI en materia de usurpacin de
dominios hay que acreditar que se es el titular de la marca y que el nombre de dominio
demandado es idntico o similar al propio, que se ha obtenido de mala fe y que esta siendo
utilizado por otra persona.
En Estados Unidos se han producido numerosas controversias con los nombres de dominio.
Muchas de ellas han acabado en los Tribunales de Justicia. Ejemplos:

El que enfrent a la compaa de cosmticos AVON con CARNETTA WONG

ASSOCIATES quien registr el dominio avon.com. Avon demand a la titular del
registro alegando la reciente "Federal Trademark Dilution Act. Finalmente la
demandada se allan y no hubo pronunciamiento judicial.
El del dominio mtv.com. Adam Curry empleado de la MTV (popular canal de
televisin dedicado a la msica pop) registr el nombre de dominio mtv.com y lo
mantena el mismo. MTV no mostr mucho inters por el dominio hasta que Curry
dej de trabajar para ellos. Cuando Curry abandon la MTV sta le demand ante
un Tribunal Federal. Al final las partes llegaron a un acuerdo amistoso.
El de mcdonalds.com Joshua Quittner, escritor de la revista WIRED registr el
dominio mcdonalds.com para demostrar los problemas con el sistema de asignacin
de dominios. Quittner amenaz con poner en la direccin una pgina dedicada a la
dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, y al final McDonalds don 3.500
dlares a la compra de material informtico para escuelas.

Tambin en el Reino Unido se han producido casos. El ms importante con sentencia es el

caso Pitman. Una empresa constituda en 1849 por Sir Issac Pitman tena varias divisiones
que fueron escindindose y en 1985 se firm un acuerdo entre ellas por las que se
autorizaba a Pitman Training a usar el nombre Pitman en conexin con su negocio de forma
que no se autorizaba el uso de Pitman para ningn otro negocio que no fuera las prcticas
que organizaba y los cursos correspondientes. Pitman Publishing inst el registro de los
dominios pitman.co.uk y pitman.com, en febrero de 1996. Estos fueron conocidos pero
Pitman Publishing no intent el uso efectivo de los dominios hasta diciembre de 1996. En
abril de ese ao Pitman Publishing intent usar el dominio que se supone haba obtenido, y
se dio cuenta de que no poda usarlo y manifest su queja al centro britnico que gestiona
los nombres de dominio. Nominet Uk devolvi en abril de 1997 el dominio a Pitman
Publishing y desde entonces esta compaa es la que ha usado el nombre. Pitman
Publishing plante acciones jurisdiccionales basadas en el aprovechamiento de la
reputacin ajena, incumplimiento de contrato y actos desleales de confusin. Finalmente el
juez desestim estas acciones y declaro el derecho a usar el nombre a favor de Pitman
Publishing que fue quien primero inst el registro del nombre de dominio disputado.

En Francia hay casos de disputas de dominio como lo prueba el enfrentamiento de las

sociedades SAPESO e ICARE. Sapeso es titular de la marca ATLANTEL y registr el
dominio atlantel.fr. Icare registr en USA el dominio atlantel.com y enterndose de ello la
titular del dominio francs la demand ante un Tribunal en Burdeos con el objeto de que
abandone el dominio de atlantel.com.
En Espaa el caso ms conocido es el del buscador OZU. En un primer momento cinco
personas crearon el buscador que resida en la direccin ozu.advernet.es, cambiando
posteriormente a ozu.com. El nombre de este dominio lo registr a su nombre en Estados
Unidos, uno de los socios, mientras que en Espaa se acreaba una sociedad, ADVERNET
encargada de la explotacin comercial del buscador y que registr la marca OZU.
Posteriormente los colaboradores se separaron y los que formaban la empresa ADVERNET
crearon otro buscador en la direccin ozu.es. Ambas partes reclaman el derecho a utilizar en
exclusiva el nombre ozu y ya han iniciado acciones legales.
Problemas de derecho privado en estados unidos. La sentencia del caso panavision.
La demandante PANAVISION INTERNATIONAL L.P. es una compaa cuyo principal
lugar de ejercicio de la actividad se encuentra en Los Angeles, California. Panavision es
titular de una serie de marcas federales como panavisin y panaflex que utiliza en conexin
con su actividad relacionada con productos para el mundo del cine, televisin y fotografa.
El demandado Dennis TOEPPEN es un particular que posee varias pginas y es titular de
diversos nombres de dominio, en concreto, ha registrado, con ese carcter bajo el dominio
de primer nivel "com" las marcas anteriormente dichas, es decir panavision.com y
panaflex.com.
El juicio es de los denominados SUMMARY JUDGMENT que es el apropiado cuando no
hay una autntica cuestin fctica de relevancia controvertida. Para que este tipo de juicio
no sea el apropiado se ha de probar la existencia de hechos controvertidos que sean
autnticos e influyentes. El juez a la hora de justificar la conveniencia de este tipo de
juicios, establece que los juicios sumarios son engeneral desaprobados en los casos de
marcas debido a la inherente naturaleza fctica de la mayora de las disputas sobre marcas.
Sin embargo resulta apropiado cuando la parte demandada, como es el caso, no consigue
demostrar la existencia de los referidos hechos controvertidos.
Tras designar las partes que concurren en el procedimiento, la Setencia se ocupa de realizar
una breve explicacin de Internet. Seguidamente analiza el sistema de nombres de dominio
y la finalidad a la que obedece, destacando que su propsito principal es permitir a los
usuarios de Internet localizar las direcciones de una forma rpida y sencilla. Para
argumentar esta afirmacin se describe el modo en el que un usuario, que desconoce
elnobmre de dominio de la entidad con la que desea contactar, puede obtener esa direccin:
a travs de los buscadores.
A continuacin en la sentencia se describen los hechos que provocan el litigio. As en
diciembre de 1995, Toeppen registr a su favor el dominio de panavision.com sin que se
encontrara autorizado por la actora para hacer uso de la marca. Como otras empresas,
Panavision decidi empezar a desarrollar su actividad en Internet, y cuando fue a instar el

registro, como el nombre de dominio, de la marca que tena registrada y con la que se daba
a conocer en el mercado, descubri que Toeppen era el titular de panavision.com. Por tanto
vea as cercenadas en principio sus posibilidades de usar la marca en Internet.
Panavision notific a Toeppen que era su deseo utilizar el nombre de dominio
panavision.com y ste le exigi 13.000 dlares a cambio del mismo. Panavision rechaz la
oferta que Toeppen plante y quien adems registr seguidamente como nombre de
dominio otra de las marcas de Panavision, panaflex.com. Lo nico que contiene esa
direccin es la palabra hello. Netwok Solution Inc. Suspendi el uso de los dominios hasta
tanto recayera sentencia.
La actuacin de Toeppen evidencia una innegable mala fe. El demandado se encuentra
personado, con igual carcter, en otros casos en los que se ha registrado nombres de
dominio coincidentes con marcas ajenas, hecho ste que no fue desmentido por el
demandado. Adems Toeppen es el titular de muchos nombres de dominio relacionados con
conocidas marcas como aircanada.com, deltaairlines.com, yakeestadium.com,
australiaopen.com
Llegado este punto, la sentencia hace eco de un argumento esgrimido por Panavision,
importante para la prosperidad de las acciones que se ejercen, sosteniendo que el negocio
de Toeppen es registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares dinero por
renunciar a los nombres que tiene registrados.
Las acciones que ejerce la actora son:

dilucin de marca, tanto a nivel federal como estatal: la dilucin de la marca es la

prdida de la capacidad de una marca notoria para identificar y distinguir productos
y servicios sin reparar en la existencia o ausencia de competencia entre los titulares
de la marca notoria y otras partes o la probabilidad de confusin, error o engao.
Infraccin del derecho de marca.

Competencia desleal tanto a nivel estatal como federal

Conducta parasitaria con probable beneficio econmico tanto intencional como por
negligencia

Incumplimiento de contrato.

La resolucin judicial establece que "como resultado del actual estado de la tecnologa en
Internet, Toeppen era capaz no slo de hacer perder la capacidad de una marca famosa para
identificar y distinguir productos y servicios, sino de eliminar la capacidad de la marca de
Panavision para identificar y distinguir sus productos en Internet. La Corte estima que la
conducta de Toeppen que impeda a Panavision usar su marca en un nuevo e importante
medio econmico, ha diludo la marca de Panavision en los trminos del Estatuto."
En cuanto a la violacin del derecho de marca, y competencia desleal, la sentencia
establece que al estimar la accin anterior, es innecesario que la Corte se pronuncie sobre

estos extremos. Por tanto la comentada resolucin, no aborda esas cuestiones. El resto de
los motivos son igualmente desentimados, si bien merece destacar el razonamiento que
efecta la parte actora para estimar que la conducta de Toeppen supone incumplimiento de
contrato.
En efecto, la tesis de la actora era que el demandado haba incumplido el contrato que lo
ligaba a la NSI (entidad que asigna los nombres de dominio) dado que las normas de
asignacin de nombres de dominio, prohiben el registro de un nombre que viole derechos
de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero
beneficiario, al ser titular de la marca que coincida con el nombre de dominio.
Pero el juez Pregerson estim que esa clasula no era una estipulacin a favor de tercero, y
que el propsito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el de evitarse
problemas legales, es decir, que esa estipulacin se encontraba para proteger a la NSI y no a
un tercero como Panavision.
As no poda acusar a Toeppen de incumplimiento de contrato utilizando la figura de
estipulacin a favor de tercero pero ciertamente, cabra acusar de incumplimiento a la NSI
si consideramos a estos efectos, que las normas que ha publicado la NSI son, cuanto menos,
una oferta de contrato, y por ello, se encuentra obligada a formalizar el contrato de
prestacin del servicio de registro y mantenimiento del nombre de dominio, si como es el
caso, se cumplen los requisitos de esas normas.
Finalmente, al ser estimada la primera accin planteada, la Corte conden a Dennis
Toeppen a cesar en el uso de las marcas de la actora Panavision y Panaflex en conexin con
cualquier actividad comercial, y a efectuar las actuaciones procedentes a transferir los
dominios disputados por Panavision.
En Argentina existen cuatro sentencias recadas en la Justicia Federal en lo Civil y
Comercial de Argentina referidas al registro de dominios en Internet fueron dictadas en
nuestro pas. Tres de ellas estn referidas a la "piratera" de dominios, prctica bastante
frecuente y que consiste en registrar para si como dominio el nombre o marca de un tercero,
por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado. La cuarta sentencia
se refiere a las prohibiciones absolutas de registro que establece el organismo encargado del
domino NIC.AR y su impugnacin en sede judicial.
Teniendo en cuenta que todas las sentencias son decisiones cautelares, la cuestin de fondo
an contina abierta.
2. Las sentencias en materia de piratera de dominios.
Las sentencias en materia de piratera son la recada en autos HELADERAS FREDDO
S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACIN INDEBIDA DE NOMBRE "FREDDO"
PARA INTERNET, sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1.997 del Juzgado
Civil y Comercial Federal N 7 Sec. 13 ( en adelante Caso Freddo); la sentencia
interlocutoria de primera instancia recada en autos CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. C/
ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de fecha 4 de junio de 1999 del

Juzgado Civil y Comercial Federal N 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la

sentencia de Cmara recada en autos PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS C/ PEREZ
CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 30 de diciembre de
1.999 de la Excma Cmara en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso PSA).
En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas
registradas en Argentina. Las medidas consistan en ordenarle a la Cancillera Argentina
( Organo administrador de NIC ARGENTINA) que en forma cautelar suspenda un nombre
de dominio registrado por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su nombre.
Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el nombre de dominio este registrado, y
por ende pueda ser utilizado comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la
persona que registr el dominio.
La solucin en dos de los casos aparece como la justa composicin de los intereses en
conflicto (Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de lo resuelto
en el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a establecer una regla general que privilegie el
registro de una marca por sobre el registro de dominio.
Fundamentos del caso freddo.
En este asunto, una empresa prestadora de servicios de Internet SPOT NETWORKS,
registr a su nombre el dominio freddo.com.ar.
La actora es una cadena de heladeras que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad de
Buenos Aires, tal es as que la cadena fue adquirida por un grupo de capitales extranjeros
hace un par de aos.
Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la actora, goza de renombre
entre los consumidores.
En el presente caso Su Seora entendi que el registro de una palabra como nombre de
dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso
indebido de marca ajena" (Considerando III primer prrafo).
Este uso indebido de marca ajena argumenta el magistrado - tiene circunstancias
especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legtimo titular.
Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el cual aparecen productos o servicios
falsos conjuntamente con los lcitos, el uso ilegtimo bloquea la posibilidad del titular de la
marca de registrarla como dominio. Esto ltimo atento las reglas de NIC ARGENTINA que
impiden registrar dos dominios idnticos.
Esta circunstancia especialsima permite adoptar una medida cautelar que se transforme en
la anticipacin de la sentencia, an cuando este no sea el objeto de las medidas cautelares. (
cita el magistrado la sentencia de la CNCCF, Sala I, causa 7488 del 2.11.93).
La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal en el art. 232 del Cdigo
Procesal ( media cautelar genrica) y consiste en dar de baja de NIC AR provisoriamente el
dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio. El fundamento para
considerar acreditado el "fumus boni juris" por parte del magistrado lo encuentra en una
publicacin de la OMPI (Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual). Transcribe en la

sentencia el siguiente prrafo: "un nombre de dominio que sea idntico a marcas existentes
podr ser detentado o utilizado slo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual
demostrables, o con su autorizacin"
El peligro en la demora lo encuentra en la exclusin de poder utilizar su marca como
dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del
actor.
Fundamentos del caso camuzzi.
En el presente asunto el demandado registr el dominio camuzzi.com.ar en su propio
nombre.
La empresa actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa
concesionaria del servicio pblico de transporte
y provisin de gas. ( vgr. CAMUZZI GAS PAMPEANA que brinda servicios en el sudeste
de la Provincia de Buenos Aires, entre otras empresas del grupo).
La actora es titular de dos registros en la Repblica Argentina sobre la marca CAMUZZI
ARGENTINA en las Clases 39 ( transporte y almacenamiento) y 42 ( servicios varios).
En el caso de referencia el juez interpret que el mero hecho de ser titular de una marca
coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris
requerido en materia cautelar.
As destac expresamente: "No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las
comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretende utilizarla como nombre de
dominio en INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su
denominacin comercial. De esta forma, la verosimilitud en el derecho que se invoca para
fundar la cautelar peticionada, se encuentra, segn mi criterio, suficientemente acreditada."
El magistrado, al contrario de lo sucedido en "Freddo" no califica jurdicamente la conducta
de quien registr el nombre de dominio. Seala que en las condiciones impuestas por NIC
ARGENTINA imposibilidad de dos dominios idnticos - "resulta clara la imposibilidad
de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la accionante, en atencin al
registro anterior que se habra otorgado al aqu demandado, lo cual, estrictamente , implica
la negacin al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de
dominio en INTERNET".
En cuanto al peligro en la demora seala el magistrado que el mismo es entendido como "el
peligro de dao derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento
judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la
imposibilidad de la actora de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar hasta tanto,
eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en
la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las
empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios
que supone el acceso a Internet."
El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el art. 232 del Cdigo
Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425).

Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caucin juratoria prestada por responsable de
la empresa actora.
Fundamentos del caso psa.
La presente es una sentencia como sealamos antes de la Excma Cmara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal, Sala 2.
El juez de primera instancia decret una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO
y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolas Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS
PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la
marca PSA registrada en el INPI en las clases 7, 11, 21 y 41.
En el presente expediente, a los fines de determinar la existencia de "humo de buen
derecho" la Cmara determin: a) la titularidad de la marca "psa" idntica al dominio
cuestionado en cabeza del actor. b) la mayor antigedad de la marca por sobre el dominio
registrado por el demandado.
Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma que "corresponde indicar,
independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo
que aqu se encuentra en juego es la proteccin de un registro marcario, que se estara
utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicacin de
las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC.."
La Cmara tambin reproduce el argumento esgrimido en los anteriores casos referido a
que el uso de la marca "psa" registrada como dominio, es excluyente del uso legtimo del
titular en el mbito de Internet.
El registro del dominio, calificado por la Excma Cmara como uso indebido de marca,
impide al legtimo titular acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su
propio sitio y distribuir sus productos desde all.
Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma Cmara fij una
contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora.
Doctrina judicial en materia de piratera marcaria.
De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente doctrina judicial:

El registro de un dominio idntico a una marca de propiedad de un tercero equivale

al uso indebido de esa marca.
El uso indebido es un uso calificado por la especial caracterstica de impedir al
titular del registro marcario el uso de la marca en Internet.

Es independiente que la marca sea notoria o no. Vase que la marca psa carece de
notoriedad, lo cual no fue bice para el dictado de la medida.

Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe

del registrante del dominio.

Debido a las caractersticas especiales de la infraccin marcaria, excluyente de la

posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede
ser un anticipo de la sentencia.

No se hace mencin en las resoluciones al principio de especialidad, cuestin que

abordaremos ms adelante.

3. Consideraciones crticas acerca de las sentencias.

De la doctrina judicial que emana de las resoluciones comentadas se desprende un
razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violacin del
derecho de marca.
De seguirse esta razonamiento en forma lineal se trabara el desarrollo de la red Internet
puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual o
similar ( art. 3 inciso b de la ley) entre el millon y medio de marcas registradas en el INPI
en las 42 Clases del nomenclador.
Asimismo, y teniendo en cuenta que Internet se puede visualizar desde cualquier pas, no
sera de extraar que el reclamo por uso indebido se realizara con fundamento en marcas
registradas en el extranjero.
Ni que decir de los dominios registrados en Internet Network Solutions, los llamados punto
com o dominios de primer nivel.
Este ltimo supuesto no es producto de nuestra imaginacin, ya que en el caso PRINCE la
empresa norteamericana Prince Sportswear Group Inc. inici en los Estados Unidos un
juicio contra la empresa inglesa Prince plc para dar de baja el dominio prince.com que esta
vena utilizando. El fundamento fue su marca PRINCE registrada en la Oficina de Marcas
de los EEUU. Le empresa inglesa por su parte demand a la americana por ante la High
Court del Reino Unido con fundamento en la marca PRINCE inglesa que le perteneca. As
las cosas se produjo una litispendencia internacional sobre el dominio punto com.
El argumento de que el mero registro de un dominio implica la violacin de cualquier
marca, en las 42 clases, no se hace cargo del principio de especialidad.
Al respecto, la doctrina ha sealado que "no debe deducirse que la utilizacin de un nombre
de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca... Para ello todava
resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que
la marca est registrada y aquellos en relacin con los cuales se produce la utilizacin del
nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de
induccin a error, o por lo mejor decir de induccin a confusin o asociacin. Como se
sigue de ello, no puede afirmarse que la utilizacin del nombre de dominio idntico o
similar a una marca anterior constituya en s mismo una infraccin sino que para ello
resulta necesario ponerlo en relacin con los contenidos de la pgina web u otro de los
recursos internet de otra clase para cuya identificacin se utiliza.
Similar situacin se observa en los Estados Unidos. En este pas las marcas, incluso frente a
dominios idnticos o similares, se protegen cuando existe riesgo de confusin que implica

la similitud entre las marcas y la proximidad de los productos.

As la doctrina ha sealado que "la proximidad de las marcas, e.g. los productos o servicios
distinguidos con la marca, y cuan similar son unos de otros es ms importante en Internet
que en el mundo real.
En el Reino Unido la doctrina entiende que se debe tener en cuenta el principio de
especialidad en materia de nombres de dominio, con la excepcin de las marcas registradas
en la Clase Internacional 38 que protegen el servicio de Telecomunicaciones. En este caso
el registro de un dominio que ser utilizado en Internet y por ende en comunicaciones
puede ser combatido mediante la similitud de servicios.
La proteccin especial, ms all del principio de especialidad, se brinda, en los Estados
Unidos, a las marcas famosas por medio de la "Federal Trademark Dilution Act" de 1.995.
En este caso se brinda la proteccin an en caso de ausencia de riesgo de confusin. El
estndar es el de "dao a la reputacin comercial o dilucin de la calidad distintiva" del
signo afamado que es registrado como nombre de dominio.
Similar solucin se ha brindado en el derecho ingls en los autos Direct Line Group Ltd v.
Direct Line Estate Agency en el cual se debati el tema de la dilucin de afamadas marcas
y el perjuicio causado por la inscripcin como denominacin social de sus nombres.
En nuestro pas la regla de la especialidad est asentada jurisprudencialmente:

"el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas
idnticas para distinguir productos distintos y que la restriccin a esa norma solo se
configura en el supuesto de una confusin entre los productos mismos como su
venta en los mismos lugares"
"la marca solo protege a los artculos para los cuales ha sido registrada y nada mas.
De aqu que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para
distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crdito
o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser
confundidos por el consumidor.

En la jurisprudencia no se observa que se haya discutido la cuestin del riesgo de confusin

en cuanto a los productos o servicios que se alojaban en Internet bajo los dominios. De esta
forma se omite considerar la cuestin de la especialidad y se pone en igual situacin al
titular de una marca notoria o renombrada con una proteccin que puede ir mas all de la
especialidad con el titular de una marca que carece del conocimiento y reputacin de
aquellas.
En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una marca renombrada, al menos en
el rea de Buenos Aires. En este caso la solucin es justa y conforme a Derecho puesto que
se causaba un dao al titular de la marca afamada.
Pero en el caso de "psa", no hay asidero legal a la solucin brindada puesto que no se est
en presencia de una marca notoria y no se examin la confundibilidad de los servicios o

productos alojados en el sitio psa.com.ar. Sera conveniente efectuar, en materia de

dominios, una diferenciacin entre supuestos, tal como lo hace la doctrina americana.
As tenemos los siguientes supuestos:
a) una compaa obtiene en forma legtima un dominio que coincide o es similar a la marca
de otra empresa.
b) Dos empresas con marcas idnticas para distinguir distintos productos o servicios,
intentan obtener un dominio.
c) Una persona registra un dominio coincidente o similar a la marca de una persona para
venderselo al titular de la marca.
En el supuesto a) la solucin legal, en nuestro pas, al conflicto marcas - dominios puede
encontrarse en el art. 3 inciso a) y b) de la ley de marcas, con lo cual habra que entrar a
estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el dominio supuestamente infractor.
En este caso se entendera, como lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un
dominio implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad prevalece el
derecho de marca anterior en el tiempo.
En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan adquirido notoriedad o fama en
nuestro pas, entendemos que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de
Pars y del TRIPS o bien al art. 24 inciso b) de la ley de marcas. En el Derecho
Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilucin como "la prdida de
la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios,
independientemente de la
presencia o ausencia de riesgo de confusin, error o engao". Esta proteccin contra la
dilucin ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las marcas renombradas. En
consecuencia puede echarse mano de aquella jurisprudencia para impedir el registro de los
nombres de dominio iguales o similares a marcas que gocen de renombre en Argentina.
En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita parte, es justificado nicamente en el
caso que se acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido objeto de registro en
el NIC.
En las cuestiones de las marcas que no han adquirido notoriedad o prestigio, pero en las
cuales se puede acreditar que el registrante del dominio tena conocimiento de su
existencia, se produce el registro del dominio idntico a la marca pre-existente.
Generalmente el dominio no se usa y se guarda con la intencin de vendrselo al titular de
la marca.En estos casos se ha discutido si existe utilizacin comercial de la marca,
resolvindose que en principio el hecho de registrar un nombre de dominio, per se, no
resulta en la utilizacin comercial del nombre, aunque puede resultar en una forma de
dilucin de la marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme puesto que en el
caso Intermatic.com se resolvi que el hecho de registrar un dominio para luego intentar
comercializarlo constitua "uso en el comercio" y por lo tanto era una "infringement"
tipificada por la Ley de Marcas.

En los fallos comentados, no ha existido una declaracin expresa acerca del "uso en el
comercio", tampoco se indica en la resolucin si los dominios en discusin han sido objeto
de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca.
De cualquier forma entendemos que la justicia argentina se inclinar por establecer que el
registro de un dominio es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la
infraccin marcaria.
De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un acto de comercio, si el mismo es
efectuado de mala fe, es evidente que sera de aplicacin el mencionado art. 24 ( "conoca o
deba conocer la existencia de la marca) , el art. 6 ter del Convenio de Pars (marca del
agente) o bien acudir al art. 953 del Cdigo Civil. De esta forma no se juzgara con la
misma vara al pirata o cybersquatter que al legtimo titular de un dominio igual o similar a
una marca registrada que no distingue los mismos servicios.
En el caso de que el dominio sea registrado pero no utilizado, es decir que no haya pagina
web alojada en la direccin en cuestin, evidentemente no se podr juzgar los servicios que
distinguir. En este caso podra establecese una presuncin hminis que el registro del
dominio ha sido efectuado de mala fe, es decir para su posterior comercializacin al titular
de la marca. Lo mismo si se da el caso de un titular que registra grandes cantidades de
dominios sin una actividad industrial o comercial concreta y que no pueda justificar su
procedimiento.
La jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que comenta lo es, pero debe poner a
resguardo a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con una marca, ya que
atento la cantidad de marcas existentes, es probable que esta situacin se de en ms de una
ocasin.
Las prohibiciones absolutas de registro de dominios.
El cuatro fallo recay en los autos byk argentina s.a. C/ estado nacional s/ medidas
cautelares, sentencia del 29 de febrero de 2.000 del juzgado nacional de 1 instancia civil y
comercial federal n 4 secretara 7, en adelante caso byk argentina.
El actor pretenda registrar el domino bykargentina.com.ar por ante nic.ar
Segn la regla 3 de nic.ar para el registro de nombres de dominio "las denominaciones que
contengan la palabra nacional, oficial o argentina, ... Slo podrn ser registradas por las
entidades pblicas que correspondan".
En consecuencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ,
administrador de NIC.AR rechaz la inscripcin del dominio solicitado.
El actor inici reclamo administrativo tendiente a que se decrete la incompetencia del
Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver el pedido de inscripcin del dominio,
planteando asimismo una impugnacin de fondo al Reglamento de NIC AR.
Asimismo el actor solicita en sede judicial una medida cautelar genrica, tendiente a que,
mientras tramita el proceso principal, se le autorice el registro del dominio cuestionado en
forma precautoria.

Su seora rechaza la medida cautelar indicando que habiendo denunciado el actor vas de
hecho administrativo, "ello no puede en principio destrur la presuncin de legitimidad
de que gozan actos con formalidades de ley, por lo que mientras no se destruya esa
presuncin no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la medida en cuestin
( CNCiv Sala E, 5.12.84, LL 1985-B-355) y adems el conflicto entre la presuncin y el
fumus boni iuris que puede alegar quien invoca la proteccin jurdica, el Poder Judicial ha
de inclinarse ante el inters pblico que alega la Administracin y el carcter de
ejecutividad del acto administrativo ( CNFED CIV Y COM 25.7.68, LL 134-1033)."
El Reglamento de registro de dominios bajo la extensin .com.ar es un acto administrativo
de carcter general. ( art. 24 L.N.P.A.)
Como tal goza del princpio de legitimidad hasta tanto sea decidida favorablemente al
administrado su impugnacin.
El principio de legitimidad de los actos administrativos produce dos consecuencias
importantes: a) la imposibilidad de que los jueces decreten de oficio la invalidez del acto
administrativo y b) la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.
El principio de legitimidad encuentra fundamento en la presuncin de validez que
acompaa a todos los actos estatales.
En consecuencia, quien desee impugnar un reglamento administrativo, como lo es el de
registros de dominio NIC AR debe alegar y probar su ilegitimidad.
Para ello debe agotar la va administrativa en la forma dispuesta en el Art. 24 de la L.N.P.A.
No obstante en la sede cautelar, no olvidemos que la sentencia que comentamos se trat de
una providencia que deneg la
cautela, entendemos que el accionante debe acreditar la nulidad absoluta del reglamento, la
existencia de perjuicios graves para el particular o la razn de inters pblico. ( conf art. 12
L.N.P.A.)
Por su parte, si la medida se solicita con fundamento en el art. 230 y 232 del CPC, como
parece ser en la especie, se debe acreditar versosmilmente un vicio emergente del acto
administrativo.
En el fallo comentado, no se observa que, ms all de discrepar el actor con la competencia
del Ministerio de Relaciones Exteriores para administrar el sistema NIC.AR, se halla
invocado la verosimilitud de un vicio que justifique la nulidad del
reglamento.
Respecto la competencia para dictar un acto administrativo, la jurisprudencia del fuero
federal requiere que sea "notoria" la incompetencia de quien dicta el Reglamento para
poder hacer lugar a su suspensin cautelar.
Tampoco aparece como prima facie irrazonable, la limitacin a registrar el trmino
ARGENTINA como dominio a favor de una persona de Derecho Privado.
La prohibicin de registrar el trmino ARGENTINA como integrante de un nombre de
dominio tiene un paralelo con dos situaciones similares, tales son las prohibiciones
absolutas de registro de marcas y la prohibicin de utilizar el trmino "ARGENTINA" en
denominaciones de sociedades.

En materia de marcas est vigente el decreto 42.366/34 que estableci la prohibicin de uso
de la expresin "NACIONAL" por cualquier asociacin o entidad particular.
Esta prohibicin se aplica con un criterio de razonabilidad, en tanto la utilizacin del
trmino NACIONAL sugiera vinculacin o pertenencia en algn grado con la NACION
ARGENTINA. ( Interpretacin que propugna el Decreto 85.056/36).[23]
Por su parte, en materia societaria, la Resolucin 6/80 de la Inspeccin General de Justicia
en su art. 10 permite el uso de la palabra "de Argentina" solo para sociedades que tengan
dependencia econmica con sociedades constituidas en el extranjero. El Reglamento de
Nombres de Dominio es ms restrictivo que el decreto en materia de marcas, puesto que a
la par de "nacional" prohbe el registro del trmino "Argentina".
Tambin lo es respecto de la Resolucin de la I.G.J. puesto que una empresa filial, que en
su nombre comercial incluye el trmino "de Argentina", ve imposibilitado su acceso a
Internet bajo su propio nombre comercial. El planteo de fondo del actor y a propugnar la
modificacin del Reglamento NIC. AR para que concuerde con lo establecido por el
Decreto 42366/33. El cambio debe efectuarse por la va legislativa y reglamentaria y no
mediante la intrusin del Poder Judicial en la esfera del poder administrador, por cuanto no
vemos que el reglamento resulte arbitrario ni deba ser descalificado en sede judicial.
La Propiedad Industrial en Internet.
El crecimiento exponencial que ha experimentado Internet, la red de redes, ha trado trado
consigo una importante serie de nuevos problemas para la naciente disciplina del derecho
informtico. Entre ellos, la cuestin de la titularidad y proteccin de las marcas, tema ya
por s complejo en el "mundo real".
En un interesante artculo distribuido el pasado mes de agosto a travs del boletn
"Computer Law Observer", el jurista y
profesor William S. Galkin plante algunas de estas dificultades, respecto de la cuestin del
registro y tutela jurdica de los llamados nombres de dominio en Internet.
A diferencia de las direcciones IP, que son cantidades binarias de 32 bits por medio de las
cuales las computadoras conectadas a redes TCP/IP (como Internet) se pueden localizar
entre s, los nombres de dominio son descriptores cuyo nico propsito es facilitarnos a los
seres humanos lidiar con las fras mquinas. De este modo, empleando un ejemplo ficticio,
en vez de recordar que una cuenta de correo electrnico reside en la computadora
identificada como 168.173.140.512, un usuario puede recordar que se encuentra en
"rigel.estrella.co.cr", lo cual es -indudablemente- ms fcil. Todo lo relativo a estos
nombres corresponde a un servicio de alto nivel de TCP/IP, llamado Domain Name Service
(DNS).
Si bien la parte final (ms a la derecha) del nombre de dominio est sujeta a ciertas reglas
(en nuestro ejemplo, la porcin "co.cr" indica que esta computadora corresponde a un nodo
comercial ubicado en Costa Rica), el resto se puede definir casi arbitrariamente. Por tanto,
en principio, una organizacin o empresa estar interesada en que el nombre de dominio
que corresponda a sus mquinas de acceso a Internet sea no slo fcil de recordar, sino
-preferiblemente- lo ms parecido posible a su nombre real. Recurriendo nuevamente a un

ejemplo ficticio, la compaa costarricense "Indigo, S.A." podra querer que su nombre de
dominio asignado sea "indigo.co.cr". Es ms, esta particularidad es tan deseable para la
mayora de las empresas, que llega a adquirir valor cuantificable, es decir, econmico. Ello
es as, porque el nombre de dominio que una empresa o entidad tenga en el ciberespacio
viene a llenar la misma funcionalidad que posee un nombre comercial en el mundo real. En
efecto, cualquier usuario experimentado de Internet sabe que es virtualmente seguro que
lograr acceder a la pgina "web" de una compaa cuyos productos o servicios le
interesan, con slo ingresar la direccin http://www.nombre de la empresa.com (ejemplo:
para buscar informacin sobre Microsoft Corp., se ingresa http://www.microsoft.com).
Y, como en toda otra circunstancia donde entren en juego intereses potencialmente
contrapuestos, es justamente aqu adonde el tema adquiere relevancia jurdica.
Seala Galkin que, a partir del momento en que Internet dej de ser un medio
primordialmente cientfico y acadmico, integrando tambin intereses comerciales, el
registro de nuevos nombres de dominio ha crecido en forma desproporcionada. Por
ejemplo, en 1993, se registraba unos 300 dominios nuevos por mes; en 1994 la cifra creci
a 1.300 por mes, y -en estos momentos- alcanza los 25.000 nuevos nombres de dominio
mensuales.
La responsabilidad primordial de registrar estos nuevos nombres recae sobre InterNIC
(Internet Network Information Center), una entidad de la empresa telefnica AT&T,
patrocinada por la National Science Foundation de los Estados Unidos y administrada por
Network Solutions, Inc. En la actualidad, el costo de registrar y mantener un nombre de
dominio es sumamente bajo: US $100 por la primera inscripcin y US $50 anuales por
mantenimiento. Esto, obviamente, propicia que prcticamente cualquier persona pueda
solicitar y obtener un dominio propio.
En principio, el registro se realiza aplicando la regla de "primero en tiempo, primero en
derecho". Es decir, quien solicite un nombre nuevo, sea cual sea, ser quien adquiera el
derecho de usarlo. Como veremos de seguido, esta poltica es -justamente- la que ha venido
a originar los conflictos legales relacionados con la propiedad industrial.
De acuerdo con el profesor Galkin, el hecho de que el registro de dominios nuevos resulte
un proceso tan sencillo y barato, ha dado pie a una inundacin de solicitudes nuevas
presentadas a InterNIC, que -a su vez- ha propiciado el surgimiento de serios conflictos.
Evidentemente, stos ocurren cuando un interesado pide registrar un nombre que es de gran
inters para l, tan slo para descubrir que alguien ms lo registr primero. Como ejemplo,
Galkin cita la contienda surgida entre Princeton Review y Stanley Kaplan, quienes
compiten en el mercado de preparacin de exmenes. Resulta ser que Princeton registr el
dominio "kaplan.com", y luego cre una pgina web usando ese nombre. Como resultado,
las personas que intentaban obtener informacin en Internet sobre Kaplan accesaban ms
bien la pgina de Princeton, donde se ofreca una comparacin de los servicios de ambas
empresas. Lgicamente, los de Kaplan eran presentados como inferiores a los de su
competidor. Como es de esperar tambin, Kaplan rpidamente demand a Princeton por
violacin de su marca registrada.

Otro fenmeno ha sido el de la apropiacin y registro de ciertos nombres, empleando las

razones sociales de empresas prestigiosas, con la esperanza de poder vendrselos algn da
o bien simplemente para intentar bloquear los intentos de registro de dominios de
compaas competidoras. Ello ha ocurrido ya on nombres tales como McDonalds, Coke,
MTV y Viacom.
Network Solutions, administradora de InterNIC, no ha salido indemne de las refriegas en
torno al registro de esta novedosa forma de propiedad industrial. Explica W. Galkin que,
cuando Frenchy Frys, (empresa de catering del estado de
Washington), registr el dominio "frys.com", surgi un conflicto con Fry's Electronics
(vendedor de suministros de electrnica), que tambin deseaba inscribirlo a su nombre. Esta
empresa demand a la primera, junto con Network Solutions y el proveedor de servicios de
Internet (ISP), Octave Systems.
Es obvio que Network Solutions no puede examinar cada solicitud de registro para
determinar si se infringe o no a alguna marca registrada. Por tanto, ha optado por una nueva
poltica destinada a reducir las demandas judiciales en su contra. De acuerdo con estas
reglas, los nuevos solicitantes deben declarar: a) que tienen el derecho de usar el nombre de
dominio en cuestin; b) que ser usado en forma regular; c) que no se emplear para
propsitos ilegales; y, d) que no se afecta los derechos de terceros. Adems, deben
comprometerse a indemnizar a Network Solutions y sus entidades relacionadas si surge
alguna disputa, incluyendo el pago de todos los gastos legales.
Esto no quiere decir que para registrar un dominio se deba poseer una marca registrada.
Pero si un tercero, titular de una marca inscrita, formula un reclamo contra el dueo de un
dominio no registrado, y ste no puede demostrar que su uso del mismo antecede el primer
registro de la marca, entonces InterNIC podr suspender el uso del dominio.
Se ha criticado la nueva poltica de inscripcin de dominios, aseverando que favorece
indebidamente a las empresas que poseen marcas registradas. En efecto, como se sabe, en
nuestro medio es posible registrar y usar marcas iguales o similares, por parte de distintos
titulares, cuando correspondan a distintas "clases" previstas en el Convenio
Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto se estima
que hay poca posibilidad de confusin por parte del pblico, entre empresas dedicadas a
giros comerciales totalmente dismiles. Sin embargo, entratndose de la inscripcin de
dominios de Internet no ocurre igual. Se producira aqu un conflicto entre los interesados,
para acreditar quin tiene mejor derecho bajo las reglas de InterNIC.
Adems, se ha establecido que estas nuevas polticas no han servido, de todos modos, para
exonerar totalmente a Network Solutions de dolores de cabeza legales.
Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml#ixzz3LomvJAgE