El fallo

Con fecha 8 de noviembre de 2007, se reunieron los jueces de Cmara en Sala de Acuerdos, a fin de resolver el litigio en autos caratulados: !"#S$ %AS& S'A' c( "&!$ S'A' S()!*$#A!$)+' %a em,resa rensi,last S'A' demand- a la em,resa etri S'A' ,or incum,limiento contractual, da.os / ,erjuicios ms los intereses / costas 0ue le ocasion- el incum,limiento del contrato de licencia suscri,to ,or la demandada con vigencia a ,artir del 01(01(1223' %a relaci-n contractual 0ue vinculaba a las ,artes rensi,last S'A', la actora, es una sociedad Argentina dedicada a la fabricaci-n / comerciali4aci-n de volantes ,ara autom-viles / etri S'A', es una sociedad radicada en 5rasil, 0ue ,ose6a conocimiento en la elaboraci-n de dichos volantes'Con el fin de incrementar / mejorar la ,roductividad con la 0ue /a contaba, rensi,last S'A' decidi- suscribir un contrato de licencia comercial 7o transferencia de 8no9 ho9: con la em,resa brasilera'

El contrato de licencia comercial (transferencia de know how)

"l contrato suscri,to entre las ,artes constaba de catorce clusulas, la ,rimera de ellas observa el objeto del contrato transferir la licencia de uso del 8no9 ho9 / la asistencia t;cnica re0ueridas ,ara la ,roducci-n de volantes / accesorios fabricados o a fabricar ,or < etri=, inclu/endo la incor,oraci-n del Sistema 5olsa de Aire 7Air 5ag S/stem:, a favor de < rensi,last=+' Conforme al criterio de los magistrados, el contrato encuadraba dentro de los contratos de transferencia de tecnolog6a, d-nde el licenciatario, rensi,last S'A' ad0uiri- una situaci-n jur6dica es,ecial, ,articulari4ada ,or el hecho de 0ue el licenciante 7< etri=: le ha e>tendido el disfrute de un bien inmaterial, esto es, ese <saber hacer=, objeto de la licencia, ,osibilitndole el a,rovechamiento econ-mico conforme a los t;rminos del acuerdo celebrado+' %a segunda de las clusulas incluidas en el contrato en cuesti-n se refer6a a uno de los temas controvertido en el litigio: la e>tensi-n de la e>clusividad de la licencia en cuesti-n, la tercera regul- lo concerniente a las modalidades de la transferencia de informaci-n de ? etri? a ? rensi,last? res,ecto a los ,rocesos de trabajo, ,lanos, ,ro/ectos / dems datos de menester ,ara la e>,lotaci-n del 8no9 ho9 transferido, en la cuarta clusula se e>clu/- cual0uier res,onsabilidad de ? etri? res,ecto a los derechos 0ue terceros ,udieran tener, sin intervenci-n directa de la licenciante, ,ara limitar el uso del 8no9 ho9 ad0uirido ,or ? rensi,last?, la 0uinta referida a la obligaci-n de ? etri? de brindar asistencia ,lena ,ara la transferencia del 8no9 ho9, as6 como lo referido a las ,ruebas / anlisis de control de calidad, fijndose su costo / dems gastos a cargo de la licenciataria' %a se>ta inclu/- la ,osibilidad de la ,restaci-n de asesoramiento t;cnico ,or ,arte de ,ersonal ca,acitado de la licenciante en la ,lanta de ? rensi,last? en Argentina, con costos a su cargo' %a s;,tima regul- lo relativo al deber de confidencialidad de la actora res,ecto al 8no9 ho9 ,uesto a su dis,osici-n ,or la co@contratante, la octava se estableci- el com,romiso de < rensi,last= de ,agar anualmente / en conce,to de derecho de licencia, el AB del monto de las ventas calculado sobre todos los ,roductos objetos de la licencia, la novena clusula, < etri= se reserv- el derecho de solicitar una auditoria oficial ,ara verificar el clculo de los derechos de licencia, la d;cima clusula regul- lo atinente al ,ago trimestral de los derechos de licencia / de los im,uestos 0ue gravaban la o,eratoria, estableci;ndose en cabe4a de la actora la condici-n de agente de retenci-n de estos Cltimos' %a d;cimo ,rimera clusula fij- el ,la4o de duraci-n del contrato en die4 710: a.os, acordando las ,artes 0ue ;ste ,udiese e>tenderse de mutuo acuerdo' Di,-tesis 0ue, finalmente, se vio frustrada, la d;cima segunda las ,artes convinieron 0ue en caso de no ,oder solucionar eventuales controversias en la inter,retaci-n del ,resente, cual0uiera de ellas ,odr6a remitirse a la Cmara de Comercio Eermano@Argentina a efectos de dirimir las mismas a trav;s de los ,rocedimientos de arbitraje e>istentes, la d;cimo tercera se acord- 0ue la nulidad de alguna de las clusulas mencionadas su,ra no afectar6a a las restantes clusulas, continuando estas Cltimas con su ,lena vigencia / efecto' Finalmente la Cltima dis,osici-n fij- 0ue los derechos / obligaciones del contrato en cuesti-n habr6an de redundar en beneficio de los res,ectivos sucesores legales o eventuales de las ,artes'

Desarrollo de la relacin contractual

*urante la ,rimera eta,a de la relaci-n contractual, etri S'A' cum,li- con las obligaciones a su cargo, mas aun, se encargo de ca,acitar al ,ersonal lo 0ue increment- las ventas de la actora' "l ,roblema a,areci- durante el curso de ejecuci-n del mentado contrato' SegCn lo 0ue sostuvo la actora, etri S'A' comen4- a comerciali4ar volantes en Argentina, violando la su,uesta e>clusividad 0ue hab6an acordado, as6 como la ,rovisi-n de las estructuras necesarias ,ara la fabricaci-n del ,roducto / la ,restaci-n de asistencia t;cnica' Fue as6 0ue rensi,last S'A' ,romovi- una medida cautelar 7la cul fue acogida: con el fin de 0ue se le ordenara el cese de la comerciali4aci-n de volantes en territorio cu/a e>clusividad su,uestamente tenia < rensi,last=' Finalmente, alegando violaci-n a la clusula de e>clusividad mencionada reclam- una indemni4aci-n de G1'800'000 7GH00'000 en conce,to de deterioro del nivel de facturaci-n, G 2A0'000 ,or gastos financieros, GAI0'000 en conce,to de incremento de costos / gastos, G270'000 ,or deterioro en la inversi-n / G3H0'000 ,or ,erdida de la contribuci-n marginal / esti,ulo una re,araci-n en conce,to de da.o moral 7sin aclarar el monto:' or su ,arte etri S'A', al contestar demanda, dijo 0ue ambas sociedades hab6an suscri,to un contrato de licencia 7tambi;n denominado contrato de 8no9 ho9, asistencia t;cnica o transferencia de uso de tecnolog6a:, ,ero jams se ,auto en el contrato una e>clusividad territorial a favor de rensi,last S'A' Asimismo agrego 0ue su em,resa comerciali4aba sus ,roductos en Argentina, antes de suscribir el contrato con la actora / aun des,u;s de hacerlo, / rensi,last S'A' consinti- esta situaci-n 0ue estaba en su conocimiento' *urante el transcurso del litigio, surgi- un hecho nuevo' etri S'A' le notific- a rensi,last S'A', la rescisi-n contractual a ,artir del 0A(0A(1222 del vinculo 0ue las un6a, alegando diversos incum,limientos tales como no suministrarle los informes corres,ondientes a regal6as ,or JGS 8A'28H,82, no ,ermitir la ,resencia de un auditor 0ue verificara la venta de los ,roductos con la tecnolog6a etri / entregar los com,robantes de retenci-n del im,uesto a las ganancias' "l hecho nuevo fue admitido ,or los magistrados, / fue as6 0ue rensi,last logro am,liar su demanda, con fundamento en 0ue la demandada dejo de cum,lir el contrato 0ue las ligaba, rescindi- el contrato en forma intem,estiva, irregular e incausada con ,ro,-sito de cum,lir con sus obligaciones, ,or ultimo fijo el da.o moral en G300'000'

Sentencia de Primera Instancia

"n rimera $nstancia se conden- ,arcialmente a etri S'A' a abonar G2'I30'000 mas intereses' ara resolver de esta manera el a 0uo anali4- las caracter6sticas del contrato, entendiendo 0ue en la ,rctica contractual la asistencia t;cnica+ esta asociada a la entrega de informaci-n t;cnica+ o licencia industrial+, a su ve4 / res,ecto de la clusula de e>clusividad 70ue suscito la contienda: sentenci- 0ue no ,od6a e>tenderse a la comerciali4aci-n de los ,roductos fabricados con la tecnolog6a ,ro,orcionada ,or etri S'A' ,or0ue ,ara ello se hubiese necesitado 0ue ambas ,artes estuviesen de acuerdo' ara concluir en esto ultimo, el a0uo tuvo en cuenta 0ue etri S'A' hab6a comerciali4ado sus ,roductos en Argentina antes de la inter,osici-n de la demanda / tal dato no ,od6a ser desconocido ,or la actora' A favor de rensi,last entendi- 0ue la demandada hab6a cometido un abuso de la facultad conferida ,or el art' 21I del C-digo de Comercio rescindiendo el contrato sin demasiados argumentos ,ara hacerlo 7tuvo en cuenta cuantiosas ,ruebas obrantes en la causa 0ue efectivamente no le daban a la contraria el derecho de rescindir el vinculo:' "n consecuencia, el a 0uo solo hi4o lugar a los rubros lucro cesante+ 7 el cual encuadr- como una ,erdida de chance: fijando un monto de 1'800'000, / de <incremento de costos / gastos=, en G830'000, teniendo en cuenta las ,ruebas ,ericiales' Ante esta decisi-n ambas ,artes inter,usieron recurso de a,elaci-n' rensi,last S'A', sostuvo 0ue no se anali4- en forma correcta la e>clusividad 0ue deb6a e>istir entre ambas, alegando 0ue ninguna sociedad invertir6a altas sumas de dinero en ma0uinaria, bienes / ca,ital ,ara com,etir con la licenciante' etri S'A', sostuvo 0ue su obrar al rescindir el contrato no fue en nada abusivo / se agravio ,or las abultadas sumas fijadas ,or el a 0uo en conce,to de indemni4aci-n'

La resolucin de Cmara
Finalmente la Cmara, luego de reali4ar un ,ormenori4ado anlisis de los hechos / ,ruebas habidas en autos, resolvi- recha4ar el recurso inter,uesto ,or la ,arte actora / acoger ,arcialmente el de la demandada' As6 modifico solo la sentencia de rimera instancia en lo relativo a las costas del ,roceso, dis,oniendo 0ue la actora las deb6a afrontar en un H0B / la demandada en un I0B'

Anlisis del contrato de transferencia de tecnolog a (know how)

Aclaraciones ,revias: Contrato at6,ico' ara %oren4etti K un contrato es calificado como t6,ico cuando es un su,uesto de hecho 0ue se encuadra ,erfectamente en la descri,ci-n legal o social, / es congruente con sus finalidades' %a ati,icidad se configura cuando las dis,osiciones del contrato se a,artan de la finalidad econ-mico@ social del mismo+ K"l contrato es calificado como at6,ico ,uro cuando es obra de las ,artes sin referencia a ninguna ,revisi-n del legislador''''una ve4 admitido se a,lican los ,rece,tos elaborados ,or las ,artesK 7%oren4etti, !icardo %u6sL K&ratado de los contratos, arte EeneralK, "ditorial !ubin4al Cul4oni, 5uenos Aires, 200H:' "l contrato objeto de la ,resente controversia es un contrato at6,ico, /a 0ue no encuentra aun asidero legal en nuestras normas jur6dicasL sin embargo es un contrato mu/ utili4ado 0ue favorece las relaciones econ-micas entre las ,ersonas' Ahora bien, reali4adas estas aclaraciones / refiri;ndonos al fallo objeto de este comentario es im,ortante destacar, 0ue los magistrados hicieron un e>haustivo anlisis del contrato de transferencia de tecnolog6a, definiendo sus caracter6sticas, ra4-n de ser / a,licaciones' Mencionaron res,ecto al origen de este contrato at6,ico entendiendo 0ue si bien hasta mediados del siglo NN los reg6menes dis,uestos ,ara las ,atentes de invenci-n+ / modelos de utilidad+ eran suficientes a la hora de brindar ,rotecci-n a las innovaciones t;cnicas, ,osteriormente, la situaci-n vari- con el surgimiento de numerosos avances industriales / tecnol-gicos 0ue no a,arec6an como ,atentables / sin embargo eran im,rescindibles ,ara obtener adelantos industriales' "s decir, el savoir faire 7saber hacer: se mostr- como un conce,to sumamente am,lio 0ue describ6a el conocimiento logrado 7generalmente ,or e>,eriencia: en cual0uier actividad, / 0ue no era e>clusivo ni estaba alcan4ado ,or las dis,osiciones sobre ,atentes, al re,resentar una mercader6a de carcter inmaterial, objeto de contrataci-n / transferible, cu/a a,licaci-n ,ermit6a lograr resultados 0ue hac6an 0ue unas em,resas fuesen ms eficientes 0ue otras 7cfr' sobre el tema, in e>tenso, Mar4oratti, )svaldo, *erecho de los negocios internacionales+, "d' Astrea, &' 2,5uenos Aires, 200A, ,s' 1I0(1I1:+' "n este conte>to se enmarca el contrato 0ue las ,artes han denominado ?license agreement=O terminolog6a 0ue traducida e0uivale a ?contrato de licencia?OO'' categor6as con notas at6,icas, 0ue tambi;n es denominado gen;ricamente como contrato ?de 8no9 ho9? 7en terminolog6a francesa, el /a citado ?savoir faire?:, o de ?asistencia t;cnica'? &ambi;n es im,ortante destacar 0ue la licencia constitu/e uno de los objetos t6,icos de los contratos de transferencia de tecnolog6a' As6 el 8no9 ho9, junto con las ,atentes, modelos, dise.os industriales / las marcas, son transmitidos en este ti,o de contratos 7cfr' Mar4oratti, ob' cit', ,' 1I1:+' &an com,leto / detallado fue el anlisis reali4ado ,or los jueces de Cmara 0ue lograron hacer una distinci-n doctrinaria entre el contrato de licencia / el de 8no9 ho9 mientras en el ?contrato de 8no9 ho9? se otorgan derechos no ,atentados, en el de ?licencia? se conceder6an derechos ,atentados, o 0ue en el ?contrato de asistencia t;cnica? @a diferencia de los anteriores@ la em,resa asistente se obliga a ,roveer mano de obra es,eciali4ada a la asistida 7cfr' late, Cecilia / 5oglino, M-nica, Pno9 Do9+, en !evista del *erecho Comercial / de las )bligaciones, a.o 12, nQ 70(71, 5uenos aires, 1272, ,'H81(312:+' )tro sector de la doctrina, ,ara el anlisis de los magistrados, no distingue entre uno / otro / sostiene 0ue el contrato de 8no9 ho9 es a0u;l ,or el cual una ,arte se obliga a informar a la otra, de los conocimientos, f-rmulas, ,ericia, o es,ecial habilidad t;cnica, necesarias ,ara obtener un ,roducto logrado como fruto de un ,roceso de estudio, de investigaci-n / e>,eriencia / 0ue constitu/e un secreto' or la licencia de 8no9 ho9 ,ues, el beneficiario est facultado a utili4ar de la otra ,arte toda la informaci-n necesaria sobre un ,roceso industrial es,ec6fico, ,ero, al rev;s 0ue en una ,atente, no ,uede o,oner a terceros ese conocimiento ,rivilegiadoL s-lo tiene derechos

,ersonales contra su contratante si ;ste, ,or ejem,lo, infringi- la e>clusividad 0ue le otorg- ,or v6a contractual+ 7cfr' Mar4oratti, ob' cit', ,' 1I2:+' !es,ecto de este tema, ,restigiosa doctrina en la materia entendi- 0ue '''Muchas ad0uisiciones tecnol-gicas no susce,tibles de ,atentamiento constitu/en, sin embargo, condici-n necesaria ,ara la obtenci-n de un ,roducto o resultado de inter;s industrial' "stas ad0uisiciones son a veces trasmisibles a trav;s de informaci-n t;cnica 7dise.os, clculos, ,lanos, es,ecificaciones, rese.as de e>,erimentos / com,robaciones generalmente e>,resados a trav;s de ,lanillas, folletos o manuales:, ,ero otras solo lo son mediante instrucciones, consejos / asesoramiento frente a situaciones concretas e>,resadas mu/ comCnmente ,or una comunicaci-n de ,ersona a ,ersona+''+ 7%e era, Sergio Cuestiones de derecho comercial moderno+, ag 283, "d' Astrea, 5uenos Aires, 1272:' !es,ecto de las ,articularidades de este contrato, %e era afirma Cual0uier referencia sobre el uso de la e>,resi-n 7refiri;ndose al 8no9 ho9: no ,uede dejar de se.alar su im,recisi-n+, lo cual motiva 0ue ,or lo comCn su alcance solo ,ueda ser determinado en funci-n del conte>to o de otros antecedentes o elementos 0ue determinen su contenido en el caso' *ado 0ue, como bien se.ala &roller, los juristas no ,ueden ,rohibir a los em,resarios el uso de tal e>,resi-n, es inevitable el esfuer4o ,or esclarecer esos usos / tentativas de fijaci-n de su valor+, segCn el mismo autor O ,or 8no9 ho9 se entiende a0uella suma de informaci-n, conocimientos / e>,eriencia 7t;cnicos: 0ue atribu/e a una em,resa una situaci-n de ventaja res,ecto de la com,etencia+ 7%e era, Sergio Cuestiones de derecho comercial moderno+, ag 283, "d' Astrea, 5uenos Aires, 1272:' "sta o,ini-n sostenida ,or el autor citado, en relaci-n a la naturale4a del contrato de Pno9 Do9, coincide con la sostenida ,or los magistrados en el fallo en cuesti-n, recordemos 0ue dicho contrato es de naturale4a at6,ico / no se encuentra regulado en el C-digo Civil o en normas com,lementarias del mismo, ,or tal motivo es mas 0ue im,ortante el a,orte doctrinario / juris,rudencial tendiente a esclarecer las caracter6sticas del mismo' Cabanellas de las Cuevas ha sostenido 0ue K"l sentido literal de 8no9 ho9 es saber como, o sea, conocimientos 0ue ,ermiten saber como hacer algo+, sin embargo el mencionado autor comenta acerca de las dificultades 0ue a,arecen cuando se intenta definir el vocablo K8no9 ho9K, debido a 0ue ,roviene del idioma ingles' Afirma entonces K'''resulta conveniente reem,la4ar esa e>,resi-n, en castellano, ,or la de conocimientos t;cnicos, con la aclaraci-n 0ue ,or tales se entienden los 0ue no han sido ,atentados' Se inclu/e dentro de esta categor6a a todos los conocimientos con a,licaci-n econ-mica, con inde,endencia a 0ue sean ,atentables o no, de 0ue sean o no secretos, de 0ue sean o no accesorios a una ,atente, / de 0ue se encuentren e>,resados verbalmente o bien constitu/en la e>,eriencia ,ractica de un t;cnico o ,rofesionalK 7Cabanellas de las Cuevas, KContrato de licencia / transferencia de tecnolog6a en el derecho ,rivadoK, "ditorial Deliasta S'!'%', 5uenos Aires, 122H:' "l mismo autor enuncia 0ue Klos contratos de ,rovisi-n de conocimientos t;cnicos, as6 como los 0ue con distinta denominaci-n tienen id;ntico contenido, son a0uellos ,or los 0ue se transfieren ciertos conocimientos t;cnicos no ,atentados, alterndose o no los derechos 0ue sobre la utili4aci-n de tales conocimientos tiene el trasmisor, ,udiendo ser la transferencia a titulo tem,oral o definitivoK' !es,ecto de las caracter6sticas u elementos del contrato, subra/o dos elementos esenciales Kel ,rimero, 0ue ,odr6amos llamar fctico, consiste en ,oner a dis,osici-n del ad0uirente de la tecnolog6a los conocimientos com,rendidos en el objeto del contratoL se e>,ande as6 el mbito de la tecnolog6a a la 0ue efectivamente tiene acceso dicho ad0uirente' "l segundo, 0ue ,uede llamarse jur6dico, consiste en legitimar dentro del marco derivado del contrato, el acceso / utili4aci-n 0ue el rece,tor o ad0uirente de los conocimientos logre / realiceK' Al momento de clasificar los contratos de ,rovisi-n de conocimientos t;cnicos, el autor en estudio los distingui- entre Kcontratos de cesi-n 7o venta: de conocimientos t;cnicos / contratos de uso 7o licencia: de conocimientos t;cnicos' %a distinci-n fundamental se basa en 0ue mientras 0ue en los ,rimeros se trasmite un derecho definitivo sobre los conocimientos en cuesti-n, en los segundos se limitan en el tiem,o los derechos sobre tales conocimientosK' "s dable destacar 0ue en el fallo en anlisis, el contrato de trasferencia de 8no9 ho9, tenia un t;rmino de duraci-n de 10 a.os, ,or lo tanto se encuadrar6a segCn la distinci-n reali4ada ,or Cabanellas dentro de los contratos de uso o licencia de conocimientos t;cnicos'

!"ligaciones #ara las #artes en el contrato de transferencia de know how

)bligaciones del ,roveedor de tecnolog6a

!es,ecto de las obligaciones del ,roveedor de tecnolog6a, Cabanellas enuncia Ka: obligaci-n de suministrar conocimientos t;cnicosK sin esta obligaci-n no ,odr6amos hablar de este ti,o de contrato, asimismo ,ara ,osibilitar el suministro de conocimiento, es ,osible a trav;s de formulas, ,lanos, dise.os industriales, modelos, etc' "n el contrato celebrado ,or las ,artes la transferencia tuvo lugar a trav;s de ,rocesos de trabajo, ,lanos / datos, as6 mismo se ,acto contractualmente el asesoramiento a rensi,last ,or ,arte de etri S'A' a su costo' *entro de esta obligaci-n, el autor en estudio agrega 0ue una ve4 0ue se han transferido los mencionados conocimientos, Kel rece,tor tiene ,lenos derechos ,ara la utili4aci-n de la tecnolog6a transferida, ,ara vender los ,roductos fabricados mediante la misma / ,ara utili4ar estos ,roductosK' "l autor ,lantea tambi;n dentro de las obligaciones en cabe4a del ,roveedor, las K)bligaciones de garant6aK, d-nde sitCa al ,roveedor como titular de los conocimientos t;cnicos, con atribuciones suficientes ,ara trasmitir dichos conocimientos / ,or lo tanto no ,erjudicar los derechos de terceras ,ersonas' Conforme la o,ini-n de Cabanellas, dentro de esta obligaci-n de garant6a, se ,rev; el carcter secreto de los conocimientos objeto del contrato, es im,ortante destacar tambi;n 0ue el ,roveedor no asume, en ,rinci,io, los riesgos de la misma' Menciona asimismo 0ue algunos autores consideran 0ue las obligaciones en cabe4a del ,roveedor no se agotan en la sola transferencia de los conocimientos tecnol-gicos sino 0ue tambi;n en algunos casos se debe suministrar tecnolog6a adicional ,ara el funcionamiento ,rctico del ,roceso transferido' !es,ecto de la obligaci-n de trasmitir los ,erfeccionamientos de la tecnolog6a transferida, salvo clusula 0ue as6 lo estable4ca, no es una obligaci-n en cabe4a del ,roveedor' *e la misma manera el transmisor de los secretos industriales o comerciales, tiene la obligaci-n 7e>,resa o im,l6cita: de mantener el carcter secreto de los conocimientos trasmitidos / debe tomar las medidas necesarias, ,or ejem,lo accionar contra terceros infractores de dicho secretoL tambi;n ,uede tener la obligaci-n de mantener la confidencialidad de la tecnolog6a trasmitida'

!"ligaciones a cargo del rece#tor de la tecnolog a

Jna de las obligaciones ,rinci,ales del rece,tor es el ,ago de regal6as, 0ue en el caso en estudio se ha fijado en un ,ago anual del AB del monto de las ventas calculado sobre todos los ,roductos objeto de la licencia' SegCn Cabanellas, la obligaci-n de e>,lotar la tecnolog6a ,or ,arte del rece,tor, ,uede e>istir o noL ,ero en el caso en anlisis, al haber su,editado el ,ago de las regal6as a etri S'A' al monto de las ventas sobre los ,roductos 0ue se han fabricado con la tecnolog6a trasmitida ,or la licencia, si e>iste una carga im,l6cita de e>,lotar dicha tecnolog6aL ,or cuanto conforme el autor citado Kla no e>,lotaci-n, im,utable al rece,tor, resultar6a en la caducidad de la obligaci-n del trasmisorK' !es,ecto de esta cuesti-n, Cabanellas citando a Massaguer afirma K"l contrato de licencia de 8no9@ ho9 es un instrumento jur6dico ,ara la e>,ansi-n econ-mica de la em,resa licenciante, de ah6 a 0ue esta tenga un inter;s bsico en 0ue la tecnolog6a sea e>,lotada' "n tanto la retribuci-n ,or la licencia ha/a sido fijada en forma de regal6as, la e>,lotaci-n del 8no9@ ho9 es re0uisito esencial ,ara la concreci-n del ,recio, sin ,erjuicio de la obligaci-n de ,agar una cantidad m6nima' "n segundo lugar, la e>,lotaci-n del 8no9@ ho9, ,articularmente en el caso de 0ue el licenciatario deba hacer referencia e>,resa al em,leo del 8no9@ho9 en los ,roductos fabricados con su e>,lotaci-n o en su ,ublicidad comercial, im,lica la introducci-n o el mantenimiento de la em,resa licenciante en el mercado licenciadoK' 7"n este ,unto el autor disiente con Massaguer ,uesto 0ue el licenciatario no abona una regal6a ,ara ser ,romotor de la tecnolog6a del licenciante, sino ,ara su ,ro,io beneficio: "n tercer lugar, el licenciante debe im,edir 0ue el licenciatario conclu/a el contrato de licencia de 8no9@ho9 con el objeto de evitar 0ue otras em,resas ,udieran acceder a esta tecnolog6a o 0ue su ,ro,io titular ,udiera e>,lotarla evitando de uno u otro modo la concurrencia de nuevos com,etidores en un determinado mercadoK ,ara el autor citado K%a obligaci-n de e>,lorar ,osee un carcter esencialK !es,ecto a la obligaci-n de no com,etencia, si bien entre el licenciante / el licenciatario es mas sencillo regular la com,etencia, no es tan fcil establecerla entre trasmisor / rece,tor de tecnolog6a' Cabanellas en la misma obra de referencia / res,ecto de la obligaci-n de comunicar ,erfeccionamientos, Kdado 0ue las clusulas 0ue determinan la tecnolog6a a ser trasmitida suelen incluir en las obligaciones del ,roveedor la de transferir los conocimientos 0ue este desarrolla a lo

largo de la vida del contrato, en un rea determinada, 0uedan com,rendidos en la obligaci-n ,rinci,al de a0uel los ,erfeccionamientos 0ue realice res,ecto de la tecnolog6a originalmente trasmitidaK' )tras obligaciones en cabe4a del rece,tor de la tecnolog6a son las relativas a la e>,lotaci-n / comerciali4aci-n / a la confidencialidad 7Kcuando la transferencia de tecnolog6a tenga ,or objeto la comunicaci-n de conocimientos secretos, el trasmisor tendr un inter;s evidente en 0ue se mantenga tal secretoK:, regulada en la clusula s;,tima del contrato en cuesti-n'

La causa #rinci#al de conflicto entre las #artes $ue moti%o el litigio

Como se menciona anteriormente el ,roblema surgi- cuando rensi,last S'A' alego 0ue etri estaba comerciali4ando sus volantes en Argentina violando la clusula de e>clusividad convenida' "n el contrato objeto de anlisis se ,acto el tema / los alcances de la mentada e>clusividad de la siguiente manera la licencia de uso del 8no9 ho9 t;cnico se otorga a rensi,last e>clusivamente ,ara su utili4aci-n en las ,lantas 0ue la em,resa ,osee dentro del territorio de la !e,Cblica Argentina 7licencia e>clusiva:' %a transferencia de la licencia a terceros 0ueda e>,resamente ,rohibida ,or el ,resente' rensi,last est autori4ada a otorgar sublicencias a em,resas establecidas en Argentina, ,revia autori4aci-n e>,resa de etri al res,ecto' "l objeto de la e>clusividad en el uso de la licencia otorgada ,or el ,resente es la ,artici,aci-n en el M"!C)SJ!' %as ,artes del ,resente establecen 0ue la comerciali4aci-n de los ,roductos objeto de la licencia se efectuar ,or consentimiento mutuo entre ellas+' %os magistrados, con un marcado criterio anal6tico, obtuvieron del anlisis de dicha clusula contractual, las siguientes conclusiones: Ki: Jna ,rimera, ,or la 0ue la demandada concedi- a la actora el derecho e>clusivo / no transferible ,ara fabricar ,roductos en territorio argentino, en las ,lantas 0ue ;sta ,ose6a en la !e,Cblica Argentina, em,leando el 8no9 ho9 del 0ue la ,rove/era la licenciante 7licencia e>clusiva:' ii: Jna segunda, en la cual se acord- 0ue si bien la transferencia de la licencia a terceros 0uedaba e>,resamente ,rohibida, < rensi,last= estaba autori4ada ,ara otorgar sublicencias a terceras em,resas establecidas en la Argentina, mas a los efectos de em,lear los m;todos / ,rocesos de ;sta, tal como fueron concedidos a < rensi,last=, mas deb6a hacerlo con la ,revia autori4aci-n escrita de la licenciante' iii: or Cltimo, el ambiguamente e>,resado derecho de e>clusividad en el uso de la licencia ,or la <,artici,aci-n en el M"!C)SJ!=, resulta ser un ,acto cu/o contenido, a mi entender, se aclara en sus alcances, a la lu4 de lo e>,resado en las dos Cltimas l6neas del segundo ,rrafo de la clusula 7v;ase fs' A0: cuando se dis,one 0ue las ,artes del ,resente establecen 0ue la comerciali4aci-n de los ,roductos objeto de la licencia se efectuar ,or consentimiento mutuo entre ellas+' %uego de esbo4ar dichos criterios, la *ra' J4al estableci- 0ue K la e>clusividad no se ,autsobre las condiciones de comerciali4aci-n de los ,roductos fabricados ,or < rensi,last=, / 0ue, en todo caso, < etri= no renunci- jams a la ,osibilidad de ,artici,ar junto a la actora en el mercado argentino' "sa inteligencia conduce a se.alar 0ue la licencia im,lic- la e>clusividad en la transferencia del 8no9 ho9 ,ara fabricar en la Argentina los ,roductos alcan4ados, mas no la e>clusividad territorial ,ara su comerciali4aci-n en los t;rminos 0ue la actora ,retende hacer valer la clusula en esta instancia, toda ve4 0ue la licenciante no deleg- dicha facultad en lo 0ue a su ,arte res,ecta, sino 0ue, ,or el contrario, ,act- la ,artici,aci-n en la comerciali4aci-n en el M"!C)SJ! segCn reglas a convenir de mutuo acuerdo, ms all de la e>clusividad del uso de la licencia en el ,a6s 7con derecho, incluso, a conceder sublicencias en ;l:K' ero Ksi se hubiese concedido la e>clusividad territorial de comerciali4aci-n, adems de la e>clusividad ,ara ,roducir los volantes@ devendr6a ciertamente contradictorio 0ue los contra/entes hubiesen ,autado 0ue el objeto de la e>clusividad en el uso+ de la licencia otorgada+ / simultneamente la ,artici,aci-n en el M"!C)SJ!+' ara J4al Kla Cnica inter,retaci-n susce,tible de com,atibili4ar las diferentes esti,ulaciones contenidas en la clusula de marras es la 0ue, junto con el uso en e>clusiva de la licencia ,ara fabricar en el ,a6s, admite la comerciali4aci-n / la ,artici,aci-n, tanto del licenciante como del licenciatario, en el mercado geogrfico integrado ,or Argentina, 5rasil, aragua/ / Jrugua/' Caso contrario, carecer6a de ra4-n de ser 0ue se ha/a mentado la ,artici,aci-n de la actora en el blo0ue econ-mico regional, o,ortunidad comercial 0ue no luce des,reciable en t;rminos econ-micos, si se tiene en cuenta 0ue ni Jrugua/ ni aragua/ desarrollaron la industria automotri4 ni de auto,artes,

vi;ndose en la necesidad de im,ortar del e>terior 7,rinci,almente de Argentina / 5rasil: tales bienes' Conclu/endo de una manera enftica / categ-rica J4al sostuvo Kdebe entenderse referida s-lo a la transmisi-n del 8no9 ho9 re0uerido ,ara la ,roducci-n de los ,roductos en la ,lanta de la sociedad actora en Argentina, con la finalidad Cltima de e>cluir, como regla, la ,osibilidad de 0ue otro tercero ,udiere hacerse en el ,a6s de tales conocimientosK' "sta inter,retaci-n de la Magistrada, es bcorrecta /a 0ue intenta inter,retar el sentido / la finalidad 0ue cada una de las ,artes contratantes tuvo en miras al contratar, en su voto alude a la buena fe en la inter,retaci-n de los contratosL / realmente se arribar6a a una soluci-n injusta entender la clusula de otra manera' Jna de las circunstancias mas relevantes 0ue J4al tuvo en cuenta al fallar de esa manera, fue 0ue en el e>,ediente hab6a ,ruebas 0ue demostraban 0ue desde antes 0ue se ha/a suscri,to el contrato de licencia / aun des,u;s@ / hasta el surgimiento de la medida cautelar@ etri S'A' vend6a en nuestro ,a6s los volantes elaborados en su ,lanta industrial con su tecnolog6a, esta situaci-n no ,od6a ser desconocida ,or la actoraL ,or lo tanto el recurso fue recha4ado en su totalidad' Cabanellas de las Cuevas coincide con el criterio sostenido ,or la Cmara / a tal fin entiende 0ue ,uede e>istir en este estilo de contratos la clusula de e>clusividad, ,or el inter;s en restringir el nCmero de em,resas autori4adas a ,roducir con la tecnolog6a 0ue se ha obtenido, generalmente de la ,arte rece,tora de dicha tecnolog6a' Ahora bien si dentro del contrato faltan dis,osiciones relativas a la mentada e>clusividad el autor sostiene Kdebe considerarse si a falta de una convenci-n e>,resa al res,ecto los contratos de licencia / de ,rovisi-n de conocimientos t;cnicos deben considerarse como dando derechos e>clusivos al licenciatario o rece,tor' %a res,uesta debe ser negativa, si se tiene en cuenta el objeto / la naturale4a de dichos contratosK "n conclusi-n, etri S'A' transfiri- a rensi,last S'A' la licencia de 8no9@ho9 ,ara 0ue este en forma e>clusiva en el territorio de la Argentina, fabricase volantes con la tecnolog6a suministrada ,or la em,resa brasilera' Sin embargo en ningCn momento se ,auto 0ue etri no ,udiera comerciali4ar tambi;n sus ,roductos en el territorio nacional / segCn afirma el autor mencionado sino e>iste convenci-n e>,resa res,ecto a la e>clusividad en el negocio esta no se ,resume'

La resolucin intem#esti%a del contrato

!esta contem,lar el ,roblema de la resoluci-n antici,ada del contrato ,or ,arte de etri S'A', 0uien aleg- Kjusta causaK basndose en algunos incum,limientos contractuales ,or ,arte de rensi,last S'A' J4al sostuvo 0ue K ,ara 0ue la ?resoluci-n? contractual sea <justa=, la ,arte 0ue dis,one la disoluci-n del v6nculo debe actuar de buena fe / no, en forma abusiva, ,ues ello convierte en il6cito el ejercicio de tal facultadK KComo contra,artida la ,arte incum,lidora debe haber incurrido en graves incum,limientos 0ue ha/an determinado la inviabilidad de la relaci-n con la contrariaK' A su ve4 menciono la buena fe negocial, donde debe res,etarse el inter;s econ-mico 0ue han tenido las ,artes al contratar a lo largo de la ejecuci-n del contrato / de esa manera ,erseguir conjuntamente la coo,eraci-n / los beneficios naturales resultantes del negocio %a Magistrada, coincidi- con el a 0uo en 0ue cuando etri S'A' decidi- resolver el contrato, /a e>ist6a el conflicto entre ambas 7incluso /a se hab6a iniciado la contienda judicial: ,or lo tanto deb6a ,restarse es,ecial atenci-n a las causales invocadas ,or la demandada ,ara tomar tal re,entina decisi-n' Comen4- entonces a anali4ar detalladamente los incum,limientos contractuales 0ue etri alegaba, res,ecto del ,rimero Kno env6o de informes ,or ,ago de regal6asK la Magistrada entendi0ue la obligaci-n ,rinci,al@ incluida en el contrato@ era ,agar las regal6as, no necesariamente enviar dichos informes 7a,arte etri nunca hab6a e>igido dicha entrega sino hasta 0ue comen4- el conflicto judicial:' "n segundo lugar, res,ecto a la falta de entrega de los com,robantes de retenci-n de im,uesto a las ganancias, la Magistrada conclu/o 0ue no hacia al cum,limiento de la obligaci-n esencial' R res,ecto de la su,uesta negativa de la actora a 0ue ingresara un auditor a la ,lanta@ conforme se hab6a acordado contractualmente@ no hab6a sido adecuadamente ,robada, / ,or lo tanto resultaba una causa insuficiente ,ara decidir rescindir intem,estivamente el contrato' Fue as6 0ue la Magistrada conclu/- 0ue K las causales invocadas ,or la demandada no resultan suficientes como ,ara justificar la resoluci-n con causa 0ue se ,retende' Surge, en todo caso, 0ue la demandada for4- concluir una relaci-n de la 0ue, en definitiva no le interesaba seguir siendo ,arte' "llo ,uede hallar una e>,licaci-n en la conducta litigante de la actora, 0ue obtuvo una

medida cautelar en su ,erjuicio li0uidando el inter;s de la demandada en la comerciali4aci-n del ,roducto en el ,a6s'''K K'''no se encuentra debidamente acreditado 0ue la accionante ha/a incum,lido con sus obligaciones contractuales fundamentales, m>ime cuando res,ecto a los ,roductos elaborados observ- las condiciones de calidad es,erables del em,leo de la licencia obtenidaK Se estima 0ue la ,ostura tomada ,or la Magistrada fue la correcta, inter,retando las circunstancias 0ue rodearon el caso en estudio / observando las contiendas judiciales 0ue e>istieron durante el transcurso del contrato' "l articulo 21I del C-digo de Comercio, establece en su ,rimera ,arte lo siguiente: K"n los contratos con ,restaciones rec6,rocas se entiende im,l6cita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de 0ue uno de los contratantes no cum,liera su com,romiso'''' K "sta facultad 0ue ,rev; la norma mencionada, no ,uede ejercerse en forma abusiva o intem,estiva, en el caso en estudio el contrato tenia un ,la4o de duraci-n de die4 a.os / la resoluci-n intem,estiva ,or ,arte de la demandada, ,rovoco graves ,erjuicios a la actora' or tal motivo / si la intenci-n de etri era terminar con el negocio 0ue manten6a con rensi,last deb6a al menos, en mi o,ini-n haber otorgado un ,reaviso' %a juris,rudencia res,ecto de ello sostuvo K%a resoluci-n intem,estiva genera da.os /, consecuentemente, la obligaci-n de indemni4ar, en funci-n de las e>,ectativas 0ue surgen de todo contrato de duraci-n' or ello es 0ue en los fallos encontramos el conce,to de ,reaviso'''''Se ha entendido 0ue tal ,reaviso tiene como finalidad contem,lar la necesidad de 0ue las ,artes ,revean los medios de sustituir la fuente de ingresos 7voto de la vocal ,reo,inante *ra' ereira en el fallo en comentario de la Cmara de !osarioL C' #ac' Com', sala C, 11(3(1272, SA 1I@1272@2H2:L nosotros creemos 0ue la duraci-n tiene contenido econ-mico, derivado de la afectaci-n 0ue reali4an las ,artes al sistema im,lementado, / adems la nota de colaboraci-n de esta figura, ante su interru,ci-n intem,estiva, genera la obligaci-n de resarcirL el ,reaviso, acorde con la afectaci-n reali4ada, ,ermitir la desafectaci-n del sistema de distribuci-n, adems de surgir de la nota de Kcolaboraci-nK de estos contratos'7 &urrin, *aniel M', Contrato de distribuci-n !*C) 1282@188:' Jn ,recedente de la Cmara Civil / Comercial de !osario sostuvo O&am,oco ,uede rescindirse el contrato sin un ,reaviso adecuado, ,or cuanto, de incurrirse en tales su,uestos, a,arejar6a 0ue la rescisi-n sea declarada de mala fe, con la consecuente obligaci-n de indemni4ar el ,erjuicio ocasionado K 7C' #ac' Com', sala A, 28(H(82, KServigas del $nterior S'A' v' Agi, Argentina S'A' T2U, %% 1282@"@232 :' "n el mismo sentido un fallo de la Cmara Comercial #acional ha establecido 0ue "s Ctil destacar, en ese sentido, 0ue el K,reavisoK es ,recisamente el anoticiamiento ,revio de lo 0ue va a suceder, lo 0ue e>ige una descri,ci-n clara / ,recisa del hecho concreto 0ue acaecer en un futuro cierto' O''+ 7conf' esta sala KEuimasol S'A' v' %everK, del I(I(122H:'

Conclusiones
"s realmente reconfortante obtener un ,recedente juris,rudencial, tan claro / ,reciso res,ecto del contrato de transferencia de tecnolog6a 7transferencia de 8no9 ho9:' "l contrato de 8no9 ho9, a,arece como una figura interesante a la hora de referirnos a la transferencia del saber como+ de una industria a otras, dentro del trafico comercial e industrial moderno' Como hemos observado, las dos cuestiones de base 0ue han sido objeto en el litigio, la clusula de e>clusividad 7alegada ,or la actora: / la facultad de resoluci-n contractual de la demandada, han sido e>,uestas / resueltas en forma clara / ,recisa ,or la Magistrada' %a clusula de e>clusividad, ,or las im,licancias econ-micas 0ue trae a,arejada ,ara cada una de las ,artes, no ,uede ,resumirse, nunca ,uede ser tcita, e>,resamente debe estar ,autada en el contrato' "s dable destacar 0ue ante la oscuridad 0ue ,regone alguna de las clusulas 0ue com,onen el contrato, los jueces deben inter,retarlo de acuerdo a la finalidad / al sentido 0ue le dieron las ,artes al contratar, no dejando de lado la buena fe negocial 0ue debe reinar en la inter,retaci-n del mismo / la idea de la continuaci-n del negocio entre las ,artes' !es,ecto a la facultad resolutiva de una de las ,artes, 0ueda claro 0ue en el caso en anlisis, las causas alegadas ,or etri S'A' ,ara justificar la resoluci-n antici,ada e intem,estiva 7antes de los die4 a.os 0ue indicaba el contrato:, no ,arec6an realmente tener la entidad suficiente ,ara ser justa causa+'

"s correcta la resoluci-n ado,tada ,or J4al en cuanto otorg- un limite a la facultad resolutiva 7justa causa+: al 0ue agregar6a, en mi entender, 0ue en el caso de 0ue e>ista justa causa de cual0uier manera se deber6a otorgar el ,reaviso suficiente ,ara no ocasionar da.os innecesarios a la otra ,arte, teniendo como marco el art' 1071 del C-digo Civil 0ue introduce dentro de nuestro sistema jur6dico la teor6a del abuso del derecho'