Criterios para determinar confusión indirecta

e impacto en cuestiones
de caducidad parcial por falta de uso

José María Vicetto - Cecilia Rinaldis

Noviembre 2019 – Ciudad de Buenos Aires

Demandas por Cese de Oposición

Año Demandas Iniciadas

2014 375
2015 513
2016 575
2017 216
2018 235
Demandas por Caducidad de Marcas

Año Demandas Iniciadas

2014 26
2015 10
2016 15
2017 17
2018 15
Ley 22.362 en su art. 26 decía:
A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no
hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años
previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren
causas de fuerza mayor.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la
misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o
en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella
forma parte de la designación de una actividad.

Exposición de Motivos del art. 26 de la Ley 22.362 se dice:

Este artículo establece que las marcas se registran para ser usadas
o bien con fines defensivos. El plazo de cinco años se considera
razonable para comenzar la utilización de la marca y su caducidad
sólo podrá decretarse en sede judicial ante la acción de un tercero.
Ley 27.444 -18/06/2018- (Art. 74: Sustitúyase el art. 26 de la ley 22.362 por:

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte,

conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca,
inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no
hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud
de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el
plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso
directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
el que deberá ser presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados
productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de
un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun
incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca,
y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una
declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese
momento.
Decreto Reglamentario 242/2019 -03/04/2019-:
ARTÍCULO 26.- El procedimiento en sede administrativa, para la resolución de la
caducidad de registro por falta de uso, será determinado por la Autoridad de
Aplicación. Hasta tanto ello ocurra, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.549
de Procedimiento Administrativo.
La declaración jurada de uso deberá ser acompañada en todos aquellos registros
marcarios que a la fecha de la entrada en vigencia de la modificación del presente
artículo hayan cumplido los CINCO (5) años de vigencia. La falta de presentación de
la declaración jurada hará presumir la falta de uso de la marca, salvo prueba en
contrario.
Si la declaración jurada no hubiera sido presentada dentro del plazo previsto por la
Ley que se reglamenta, no se dará curso a la solicitud de renovación del registro
que se hubiere presentado en tiempo y forma, hasta tanto tal obligación sea
cumplida y se haya pagado la tasa que se establezca
Resol. INPI 279/2019
Art. 1º: La caducidad en sede administrativa sólo procederá contra marcas
registradas con una antigüedad mayor a CINCO (5) años.
La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando se
invoque la afectación de un derecho subjetivo.
La caducidad de oficio sólo procederá cuando se verifiquen conjuntamente
las siguientes condiciones:
a) La marca no haya sido utilizada dentro de los cinco años previos;
b) Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio término
establecida en el Artículo 26 de la Ley de Marcas;
c) No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y
ADPIC; y
d) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase
relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no hubiere presentado
tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.
La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de
2023.
 Sujeto Activo
Parte (Administrado) / Estado Nacional (INPI)

Ley 22.362 (1981): “…a pedido de parte…”

Ley 22.362 (Ley 27.444): “…de oficio o a pedido de parte

(administrado)…”
 Interés Legitimo / Legitimidad

Parte (Administrado):
• Afectación de un derecho subjetivo
• No uso dentro de los cinco (5) años previos
• Art. 3 Resol. 279/2019
Estado Nacional (INPI):
• No uso dentro de los cinco (5) años previos
• Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio
término establecida en el Artículo 26 de la Ley de Marcas;
• No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio
de París y ADPIC; y
• Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una
clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no
hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de
uso debiendo haberlo hecho.
 Caducidad Parcial

Ley 22.362 decía:

“…No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la
misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o
en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella
forma parte de la designación de una actividad…”
 Caducidad Parcial
Ley 27.444 dice :
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido
de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la
caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los
productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el
país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de
caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para
determinados productos o servicios, si la misma marca fue
utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación
de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras
clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.
 Caducidad Parcial
Ley 27.444 dice :
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para
determinados productos o servicios, si la misma marca fue
utilizada
en la comercialización de un producto o

en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun

incluido en otras clases, o

si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada

con los primeros.

“…la frase es muy ambigua por la mala redacción que posee, es

discutible todo”
 Caducidad Parcial
Resol. INPI 279/2019
La caducidad en sede administrativa sólo procederá contra marcas
registradas con una antigüedad mayor a CINCO (5) años.

La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando

se invoque la afectación de un derecho subjetivo.

La caducidad de oficio sólo procederá cuando se verifiquen

conjuntamente las siguientes condiciones:…
d) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una
clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese, que no
hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de
uso debiendo haberlo hecho.
La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de
junio de 2023.
 Caducidad Parcial

Parte (Administrado):
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados
productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de
un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun
incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.(Ley 27.444)

Estado Nacional (INPI):

No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados
productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de
un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun
incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad
relacionada con los primeros.(Ley 27.444)
Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o
vinculada a ella; o si la tuviese, que no hubiere presentado tampoco en aquella
la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho (Resol 279/2019).
 Caducidad Parcial

El art. 5° de la Ley al referirse al plazo de vigencia de las marcas

dice:

El término de duración de la marca registrada será de diez años.

Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la
misma fue utilizada, dentro de los cinco años previos a cada
vencimiento en la comercialización de un producto, en la
prestación de un servicio, o como parte de la designación de una
actividad
 Caducidad Parcial
El art. 20° de la Ley al referirse al renovación de las marcas dice:
Cuando se solicite la renovación del registro,... se presentará
además una declaración jurada en la que se consignará si la marca
fue utilizada en el plazo establecido en el Articulo 5º, por lo menos
en una de las clases, o si fue utilizada como designación, y se
indicará según corresponda, el producto, servicio o actividad...”

Y en el Mensaje de Elevación de la ley se dijo:

Es requisito esencial para poder renovar el registro de una marca
el haberla utilizado dentro de los cinco (5) años previos al
vencimiento del termino de la vigencia. El uso de la marca para
distinguir cualquier producto o servicio es suficiente para renovar
los registro marcarios en otras clases, consagrándose así la
posibilidad de registro de marcas de defensa….”
 Jurisprudencia – Criterio Restrictivo
BODEGAS Y VIÑEDOS HUARPE S.A. c/ Cervantes José Luis s/ Cese
de Oposición al Registro de Marca (CCCF - SALA I Causa N°
12548/2008)
5.- “…el art. 26 de la Ley N° 22.362 vigente al momento del inicio
de la presente acción establecía que….Ahora bien, el Decreto 27/18
(publicado en el Boletín Oficial el 11/1/2018) sustituyó al artículo
26 de la Ley N° 22.362 por el siguiente: “El Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte, conforme a la
reglamentación que se dicte…”. Ambos textos legales son bien
amplios y demostrativos de que la caducidad se debe decidir con
criterio restrictivo. Pues, al ser su efecto la pérdida del registro
marcario debe ser interpretada limitadamente y, en caso de duda,
en favor de la continuada vigencia del derecho adquirido (conf.
Carlos G. Vittone, “Caducidad del Registro de Marcas por Falta de
Utilización en la República Argentina”, LL 1985-B, 863).
 Jurisprudencia – Interés Legitimo
PHARMA DEVELOPMENT S.A. C/LABORATORIOS CASASCO S.A.
S/CADUCIDAD DE MARCA (CCCF - SALA I Causa N° Causa N°
3011/2011)

“…Ahora bien, la ley no ha regulado la caducidad automática de

un registro por el mero transcurso del tiempo, sino mediante una
acción deducida por parte con interés legítimo (esta Cámara, Sala
3, causa 5293/01 del 14/2/06). Ciertamente, esta Sala ha
descartado el interés genérico pues la caducidad por la caducidad
misma no parece tener cabida en nuestra legislación (esta Sala,
causa n° 1233/2005 “Roemmers S.A. c/Laboratorios Bago S.A.
s/cese de oposición al registro de marca)…”
 Jurisprudencia – Uso
BODEGAS Y VIÑEDOS HUARPE S.A. c/ Cervantes José Luis s/ Cese
de Oposición al Registro de Marca (CCCF - SALA I Causa N°
12548/2008)
6.- “… En primer lugar, a fs. 152/155 obra la copia –su original se
encuentra reservado en Secretaría que en este acto tengo a la vista- de
un aviso en el diario “El Tribuno Tucumán” publicado el 13 de agosto de
2009 titulado “Lanzamiento mundial de ‘Diva’” en donde se destaca que
“Noches atrás se llevó a cabo la presentación en sociedad de un vino
espumante. La cita fue en Stone. Hasta allí llegaron representantes de la
bodega Diva (el artículo destaca que el responsable de la bodega es el Sr.
José Luis Cervantes), amigos y habitués al local quienes disfrutaron de las
bondades de la exquisita bebida. La velada resultó amena para la charla
entre los participantes.”… En consecuencia, el ofrecimiento de un
producto al público a través de una presentación en un restaurante que
ha adquirido masiva difusión mediante su publicación en un diario hace
presumir seriamente que la marca que ampara el producto, en el caso
el vino, ha sido explotada en el comercio por su titular marcario.
 Jurisprudencia – Uso
“BODEGAS Y VIÑEDOS HUARPE S.A. c/ Cervantes José Luis s/
Cese de Oposición al Registro de Marca” CCCF - SALA I Causa N°
12548/2008
6.- “…Al respecto, corresponde destacar que las facturas de venta de
botellas de vino, pizarrones publicitarios, copas de vino y otros productos
comercializados bajo la marca <DIVA> -con sus respectivos remitos-
datan de fecha anterior a la celebración de la audiencia de mediación y
se encuentran corroboradas mediante las respuestas brindadas por sus
adquirentes en la prueba informativa.
A título ejemplificativo, debe ponderarse que las copias de facturas –
cuyos originales se encuentran reservados en sobre en Secretaría que en
este acto tengo a la vista-: a) N° 0001-000000003 del 5/10/2009 y su
remito del 18/9/09 han sido verificadas por la respuesta al oficio obrante
a fs. 551, b) N° 0001-000000009 del 6/10/09 mediante la respuesta al
oficio realizada a fs. 550, c) N° 001-00000004 del 5/10/2009 y su remito
del 18/9/2009, y d) las N° 0001-000000005, N° 0001-000000006 y N°
0001- 000000007 del 6/10/2009 mediante la respuesta a fs. 555…”
 Jurisprudencia – Uso
BODEGAS Y VIÑEDOS HUARPE S.A. c/ Cervantes José Luis s/ Cese
de Oposición al Registro de Marca (CCCF - SALA I Causa N°
12548/2008)
“… 7.- Ello sentado, cabe puntualizar que la ley 22.362 no contiene
normas expresas sobre la intensidad del uso impeditivo de la
caducidad marcaria, pues no incluye requisitos mínimos en cuanto
a la cantidad y volumen de bienes, servicios o actividades
identificados con la marca (confr. Bertone, Guillermo, Ed. Heliasta,
2008, t. II, pág. 309)…
8.- En definitiva, nos encontramos ante un supuesto en el que la
marca <DIVA> ha sido objeto de un uso real, serio y que no
exterioriza una mera apariencia.…”
 Jurisprudencia – Uso
BAGO GROUP SA c/ LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR SA
s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA (CCCF - SALA II
Causa n° 3805/2011)
“…Si bien el mencionado trámite, no es en sentido estricto el uso
de la marca, ese trámite previo de carácter obligatorio permite
calificarlo como conducente, serio y real y con el propósito de
utilizar la marca. No parece posible sostener que un laboratorio
que ha realizado los trámites aprobatorios mediante el
acompañamiento de fórmulas (véase fs. 145/151vta.), catálogos
(fs. 175/180), prospectos (187/188) y envases (fs. 186), no sea con
la finalidad de emplear la marca en el mercado. No encuentro
razones como para dudar de su intención de explotarla en el
mercado medicinal, que contribuye tanto a la expresión de los
síntomas como a la progresión de la enfermedad hacia demencia
neurodegenerativa (alzheimer) (causa 3805/11 fs. 109)…”
 Jurisprudencia – Uso
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA c/ MORIXE HERMANOS SACI
s/CADUCIDAD DE MARCA (CCCF - SALA II Causa n° 2163/2006)
“…El argumento central en que basa la recurrente para sostener la
caducidad de la marca “LA PANADERITA” es que los Hermanos Morixe
solo aportaron ocho facturas las que llevaban fechas de dos meses antes
de presentar la solicitud de renovación (19 de diciembre 2003 y 11 de
febrero 2004) sosteniendo que tales operaciones no eran aptas para
purgar la caducidad por falta de uso…En consecuencia debo tener por
cierto que tales facturas acreditan la comercialización y el uso de la
harina con el signo controvertido “la Panaderita” en el lapso
comprendido entre los años 2003 y 2009. Por otra parte, las ventas
consignadas por un valor de $24.856,68 no impresionan como
insignificantes ni como un simple pretexto para burlar la finalidad
legal…La prueba de uso aportada es convincente y en mi criterio –
coincidente con el señor juez de la anterior instancia- configura
“comercialización” es decir “explotación real”…”
 Jurisprudencia – Uso
EMPRESA CUBANA DEL TABACO Y OTRO C/ TABACALERA
SARANDÍ SA S/ CESE DE USO DE MARCA (CCCF - SALA III Causa Nº
17.516/03)
“...El artículo 26 del mismo cuerpo legal si exceptúa de la
caducidad a quienes no hayan utilizado el signo cuando “mediaren
causas de fuerza mayor”. Sin embargo la asimilación de la quiebra
a la fuerza mayor encuentra obstáculos importantes para ser
aceptada. Por lo pronto, si ello fuera así, quien padece el estado de
insolvencia podría eximirse de las deudas que lo causan invocando,
justamente, la fuerza mayor (arts. 543 y 514 del CC). Pero lo más
importante es que esta última no sólo implica un acontecimiento
imprevisible e inevitable, sino también ajeno al deudor... Y es claro
que la situación patrimonial a la que llegó el fallido difícilmente le
sea ajena a este. Así las cosas, continuó señalando que, pasando
por alto estas observaciones, la quiebra de una firma no
determina inexorablemente el cese de uso de sus marcas.
 Jurisprudencia – Uso
CURACID AMERICA CORPORATION C/ FINADIET SACIF E I S/ CESE
DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Y FINADIET SACIFISA C/
CURACID AMERICA CORPORATION S/ CESE DE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE MARCA (CCCF - SALA III CAUSAS Nº 2.591/97 y Nº
1326/00)
“....III. El examen de la prueba incorporada al expediente conduce a
confirmar la caducidad de la marca denominativa JURACID Nº 1.429.195
(renovada con el Nº 1.927.074…Trece años después de haber habilitado
la venta de la especialidad medicinal en cuestión y luego de al menos
ocho años de considerable explotación (confr. informe pericial de fs.
314/315 y 320 del expediente acumulado), la ANMAT dictó la disposición
Nº 5665/96 del 21-11-96, a través de la cual aprobó el cambio de nombre
para CURACID POMADA solicitado por Finadiet. De ahí que en lo
sucesivo el producto pasó a denominarse CURACID-JURACID (confr.
constancias de fs. 75/77 y 579) y así fue comercializado (confr. copias
del Vademecum de 1997, a fs. 80/82; publicidad de fs. 210; informes de
fs. 447, 527, 551, 563 y 590; e informe pericial de fs. 622/625)…
 Jurisprudencia – Uso
CURACID AMERICA CORPORATION C/ FINADIET SACIF E I S/ CESE
DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA Y FINADIET SACIFISA C/
CURACID AMERICA CORPORATION S/ CESE DE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE MARCA (CCCF - SALA III CAUSAS Nº 2.591/97 y
1326/00)
“....III. El examen de la prueba incorporada al expediente conduce a
confirmar la caducidad de la marca denominativa JURACID Nº 1.429.195
(renovada con el Nº 1.927.074…Trece años después de haber habilitado
la venta de la especialidad medicinal en cuestión y luego de al menos
ocho años de considerable explotación (confr. informe pericial de fs.
314/315 y 320 del expediente acumulado), la ANMAT dictó la disposición
Nº 5665/96 del 21-11-96, a través de la cual aprobó el cambio de nombre
para CURACID POMADA solicitado por Finadiet. De ahí que en lo
sucesivo el producto pasó a denominarse CURACID-JURACID (confr.
constancias de fs. 75/77 y 579) y así fue comercializado (confr. copias
del Vademecum de 1997, a fs. 80/82; publicidad de fs. 210; informes de
fs. 447, 527, 551, 563 y 590; e informe pericial de fs. 622/625)…
 Jurisprudencia – Uso
“.... IV. Es evidente que el agregado de la denominación JURACID a la
marca CURACID no alteró en lo más mínimo su carácter distintivo, que
siguió recayendo en esta expresión…
En otro orden de ideas, la irrelevancia distintiva del añadido también se
infiere de la forma en que dicha expresión figura impresa en el embalaje
de comercialización de los productos (confr. fs. 88 y publicidad de fs. 210),
en donde es fácil advertir que JURACID ocupa un plano secundario,
escrito en segundo lugar y en letras sustancialmente más pequeñas que
CURACID. Reproduzco la caja agregada a fs. 88, que ilustra sobre este
extremo:
 Jurisprudencia – Uso
“...En el contexto descripto, entiendo que la forma en que fue empleada
la marca JURACID, como un elemento secundario agregado a la marca
(casi idéntica) CURACID, cuya explotación databa de muchos años atrás,
no obsta a la caducidad declarada por el juez a quo. Es que, en las
condiciones expuestas, Finadiet debía demostrar que JURACID tenía una
presencia advertible en el mercado, cumpliendo la función distintiva
propia de una marca, lo cual según las circunstancias acreditadas en el
sub lite, no ocurrió (art. 377 del Código Procesal y arts. 5, 20 y 26 de la
ley 22.362; Bertone – Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”,
tomo 2, ed. Heliasta, 2003, pág. 351 y siguientes y jurisprudencia allí
citada). En suma, las probanzas arrimadas al juicio llevan a concluir que
la aparición de JURACID en el mercado hacia fines del año 1996 fue
más bien simbólica o meramente formal; esto implica que su empleo no
fue compatible con la exigencia de uso derivada de la legislación y
jurisprudencia aplicable al caso…”
Un nuevo mundo está llegando….