RESOLUCIÓN N° 2686-2013/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE: 509048-2012
SOLCITANTE: Laboratorios Liomont S.A. de C.V
OPOSITORA: LABORATORIOS BIOMONT S.A
MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIÓN

1.- ANTECEDENTES:

El 27 de septiembre del 2012, Laboratorios Liomont S.A. de C.V de México, solicitó el registro de la
marca de producto constituida por la denominación LIOMONT con su respectivo logotipo.

De tal modo que, el día 09 de enero del 2013, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, amparó su
oposición basándose en los arts. 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486, señalando que:
- Es titular de los registros de marca de producto LABORATORIOS BIOMONT VETERINARIOS y
logotipo (certificado N° 140599), BIOMONT (certificado N° 49108) y BIOMONT LABORATORIO
VETERINARIO y logotipo (certificado N° 183142), que distinguen productos de la clase 05 de la
Clasificación Internacional.
- Tiene más de 50 años de experiencia, siendo uno de los laboratorios de productos veterinarios más
prestigiosos y reconocidos en el Perú y muchos países de Latinoamérica.
- Existe semejanza fonética y gráfica con la denominación BIOMONT. Puesto que, el signo y
denominación BIOMONT está compuesto por dos sílabas y siete letras, es decir, la secuencia silábica es
idéntica.
- El solicitante pretende aprovecharse de la alta reputación y renombre de la marca BIOMONT, en la clase
5, ya que ésta tiene más de 50 años en el mercado. Es decir, los signos en conflicto no pueden coexistir en
el mercado, ya que los consumidores no podrían diferenciar el rubro empresarial de cada uno.

Con fecha 23 de enero del 2013, la solicitante absolvió el traslado de la oposición formulada, basándose en
jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI y del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, manifestando que:
- Existen diferencias grafo-fonéticas entre los signos en controversia. Pues, desde el punto de vista gráfico,
las marcas registradas son de naturaleza mixta y denominativa, en cambio el signo solicitado es mixto.
Desde el punto de vista fonético, las marcas registradas están constituidas por dos y doce sílabas
respectivamente. Por lo que, la inclusión de la letra “L” al inicio del signo solicitado, produce un sonido
distinto al de las marcas registradas.
- La opositora no ha acreditado la notoriedad de sus marcas.
- Loa productos que pretende distinguir el signo solicitado y las marcas registradas, poseen uso y finalidad
distintos. En consecuencia, elimina toda posible confusión entre el público.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN:

De los antecedentes señalados, se colige que:

2.1.- LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, es titular de diversas marcas inscritas con los siguientes
certificados: N° 140599, N° 49108, N° 183142, N° 102497, N° 112138, N° 74286, N° 135602. Y en Chile,
con el certificado N° 101840.
 2.2.- La opositora señala utilizar la denominación BIOMONT como nombre comercial desde hace más de
50 años; sin embargo no ha presentado medios probatorios que acrediten el uso de la denominación
BIOMONT como nombre comercial, la oposición formulada resulta improcedente en ese extremo.

2.3.- De la evaluación de riesgo de confusión y examen comparativo en relación a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe
analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza,
finalidad, canales de comercialización, entre otros. Es así, que el signo solicitado pretende distinguir
productos farmacéuticos para consumo humano con venta bajo receta médica, entre otros, respecto de la clase
05 de la Clasificación Internacional. Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios,
de la clase 05 de la Clasificación Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los
requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o
no semejantes en grados de confusión.

2.4.- Realizado los exámenes mencionados líneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos resultan semejantes, no
obstante, ello no es suficiente para generar una pronunciación e impresión visual de conjunto diferente.
Asimismo, los términos y elementos gráficos y cromáticos que forman parte de algunas de las marcas
registradas, no son suficientes para desvirtuar la semejanza. Y desde el punto de vista conceptual, ambos
términos son expresiones de fantasía, pues no evocan idea alguna en el consumidor.

3.- CONCLUSIÓN:

En virtud de la aplicación del art. 43 del DL N° 807, arts. 134, 135 y 136 de la Decisión 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organización y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N° 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestión son semejantes y distinguen productos
vinculados, la Comisión consideró que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir
riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que declaró fundada la oposición formulada por
LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, y denegar el registro de marca de producto solicitada por
Laboratorios Liomont S.A. de C.V de México.

4.- APRECIACIÓN CRÍTICA:

 RESOLUCIÓN N° 970-2014/CTSD-INDECOPI

EXPEDIENTE: 570319-2014
SOLCITANTE: PHARMACHECK PERU S.A
OPOSITORA: LABORATORIOS BIOMONT S.A
MATERIA: SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIÓN

1.- ANTECEDENTES:

El 02 de octubre del 2014, PHARMACHECK S.A de Perú, solicitó el registro de la marca de producto
constituida por la denominación BIOTÓN, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 05 de la
Clasificación Internacional.

De tal modo que, el día 24 de julio del 2013, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, amparó su
oposición basándose en los arts. 136 inciso a) y 146 de la Decisión 486, señalando que:
- Es titular de los registros de marca de producto BIOMONT LABORATORIO VETERINARIO
(certificado N° 183142), BIOMONT (certificado N° 49108), que distinguen productos de la clase 05 de la
Clasificación Internacional.
- El consumidor creerá que es el mismo producto y proviene de la misma empresa, ya que el término
BIOMONT es parte de las marcas de la empresa LABORATORIO BIOMONT S.A. Puesto que existe
impresión sonora muy similar.
- El solicitante pretende aprovecharse de la alta reputación y renombre de la marca BIOMONT, en la clase
5, pues ésta tiene más de 50 años en el mercado. Es decir, los signos en conflicto no pueden coexistir en el
mercado, ya que los consumidores no podrían distinguir el origen empresarial de los productos
identificados.

Con fecha 25 de septiembre del 2014, se dejó constancia que a pesar de haber sido debidamente notificado, el
solicitante no cumplió con absolver el traslado de la oposición, por lo que de acorde al art. 150 de la Decisión
486, se pasó a resolver el expediente.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN:

De los antecedentes señalados, se colige que:

2.1.- La opositora señala utilizar la denominación BIOMONT como nombre comercial desde hace más
de 50 años; sin embargo no ha invocado que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida, razón
por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

2.2.- Si bien, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, ha alegado ser titular de diversas marcas
inscritas con los siguientes certificados: N° 183142, N° 49108, N° 204405, N° 70891, N° 162481, N°
167504, N° 58903, N° 53348 y N° 146398. En tal sentido, la Comisión advierte que la opositora no ha
indicado cuáles son las marcas que conformarían la alegada familia de marcas, por lo que refiere que en base
a ello, no es posible establecer si se cumplen los elementos subjetivos y objetivos, a fin de que se configure
una familia de marcas a su favor.

2.3.- De la evaluación de riesgo de confusión y examen comparativo en relación a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe
limitar con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.. Es así, que el signo solicitado
pretende distinguir productos farmacéuticos, respecto de la clase 05 de la Clasificación Internacional.
Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios, de la clase 05 de la Clasificación
Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no semejantes en grado de
inducir a confusión al público consumidor.

2.4.- Realizado los exámenes mencionados líneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos son diferentes.
Asimismo, se precisa que la inclusión de las letras adicionales en los referidos signos, determina una
pronunciación y entonación diferente entre los mismos, lo cual genera una impresión de conjunta distinta.

3.- CONCLUSIÓN:

En virtud de la aplicación de los arts. 134, 135 y 136 inciso a) de la Decisión 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organización y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N° 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestión son semejantes y distinguen algunos de
los mismos productos y otros vinculados, la Comisión consideró que el otorgamiento del signo solicitado es
susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que declaró fundada la oposición
formulada por LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, y denegar el registro de marca de producto
solicitada por PHARMACHECK S.A de Perú.

4.- APRECIACIÓN CRÍTICA:

 RESOLUCIÓN N° 1424-2012/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE: 1318-2006/OIN
SOLCITANTE: WYETH
MATERIA: SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN – CLARIDAD -
FALTA DE SUSTENTO EN LA DESCRIPCIÓN – NIVEL
INVENTIVO

1.- ANTECEDENTES:

El 27 de octubre del 2006, Wyeth (EEUU) – reivindicando prioridad de la Solicitud N|

60/732,221 presentada el 1 de noviembre de 2005 en EEUU – solicitó patente de invención para
SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO PARA RECONSTITUCIÓN O DILUCIÓN DE
FÁRMACO, cuyos inventores son Chandra A. Webb y Julie Zerfas, la cual consta de 36
reivindicaciones

De tal modo que, el día 09 de julio de 2007, se otorgó la Orden de Aviso N° 714-2007 efectuándose
la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de julio del 2007.

Con fecha 22 de abril del 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico N| GEM 01-
2010, en el que analizó el pliego de reivindicaciones originalmente presentado, señalando que:
- Las reivindicaciones 1 a 30 y 33 a 36 no cumplen con ser claras y concisas conforme a lo
establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, el cual no permite una clara comprensión del
alcance de protección de la invención debido a que dicha expresión podría implicar otros
valores que no han sido delimitados en un rango adecuado.
- Respecto a las reivindicaciones señaladas líneas arriba, cumplen con el requisito de unidad de
invención definido en el art. 25 de la Decisión 486.
- Sin embargo, las reivindicaciones 1 al 24, 25 al 30, 33 al 36 no cumplen con el requisito de
novedad establecido en el art. 16 de la mencionada Decisión. Asimismo, dichas
reivindicaciones no cumplirían con el requisito de nivel inventivo establecido en el art. 18 de
la Decisión 486.
- Por consiguiente, las reivindicaciones 31 y 32 no son susceptibles de ser protegidas, según el
art. 25B literal h) de la Ley 29316.

Frente a ello, el 10 de septiembre de 2010, Wyeth dio respuesta al Informe Técnico GEM 01-2010,
adjuntando un nuevo pliego de 26 reivindicaciones.

Con fecha 16 de febrero de 2011, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GEM 01-
2010/a, en el que analizó el pliego de reivindicaciones presentado con fecha 10 de setiembre del
2010, manifestando que:
- Las reivindicaciones 1-24 no cumplen con ser claras y concisas conforme a lo establecido en
el art. 30 de la Decisión 486.
 - La reivindicaciones 25 y 26, no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el
art. 18 de la Decisión 486.

Mediante Resolución N° 178-2011/DIN-INDECOPI, de fecha 25 de febrero de 2011, la Dirección

de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada, por lo señalado
líneas arriba, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.
Por otro lado, el 17 de marzo del 2011, Wyeth interpuso recurso de apelación, presentando
argumentos técnicos a fin de levantar las objeciones al nivel inventivo planteadas por la
examinadora de patente.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN:

De los antecedentes señalados, se colige que:

2.1.- La reivindicación 1, no proporciona información suficiente de los componentes en la

formulación liofilizada del factor IX que, junto con el reconstituyente NaCl, permitirá obtener
la apropiada tonicidad respecto al plasma. En ese sentido, se debe considerar lo señalado en el
tercer párrafo de la pág. 43 del Manual para el examen de solicitudes de patente de invención
en países de la Comunidad Andina, que refiere que de existir evidencia que lo reivindiciado es
inapropiado para algunas opciones, se restringirá a las opciones de probada eficacia que son las
descritas en los ejemplos de realización.

2.2.- Sobre las reivindicaciones 10-11, éstas no son claras, porque definen la invención por
“el resultado a alcanzar” al precisar que la formulación preparada resulta en una fuerza iónica
de una determinada conductividad.

2.3.- En relación a las reivindicaciones 15-17, tampoco son claras, porque emplean la
expresión “sal de ionización” que es muy general, ya que esta expresión comprende variedad
de sales, que no están sustentadas en la descripción, razón por la que se debe precisar las sales
comprendidas.

2.4.- Las reivindicaciones 2-9, 12-14 y 18-24, tampoco son claras ni están sustentadas en la
descripción, al estar relacionadas a la mencionada reivindicación 1.

2.5.- Así también, realizado el examen de patentabilidad en relación a las reivindicaciones 25

y 26, se desprende que éstas no cumplen con el requisito de nivel inventivo y el de aplicación
industrial.

3.- CONCLUSIÓN:

En virtud de la aplicación del art. 14, 18 y 30 de la Decisión 486, que determina el carácter para
que una invención tenga el nivel inventivo; art. 51 del Manual Andino; el art. 127 de la Decisión
500, que señala que una Interpretación Prejudicial sólo resulta vinculante para la Autoridad que
conozca el proceso interno respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial,
más no en todos los caso en general; SE CONCLUYE que: las reivindicaciones 1 a 24 no son claras
ni se encuentran sustentadas en la descripción, de igual modo las reivindicaciones 25 y 26 no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, por lo que se debe CONFIRMAR la Resolución N°
178-2011/DIN-INDECOPI, de fecha 25 de febrero del 2011 que DENEGÓ la solicitud de patente
de invención para solución de cloruro de sodio para reconstitución o dilución de fármaco,
presentada por Wyeth.

4.- APRECIACIÓN CRÍTICA:

En relación al presente caso, si bien la solicitante ha apelado la resolución de Primera Instancia

en el extremo en que se denegaron las reivindicaciones 1 a 24 por no ser claras y concisas, y
respecto a las reivindicaciones 25 y 26 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, el análisis
de la Sala se ciñó básicamente en lo establecido por el art. 30 de la Decisión 486 y el art. 51 del
Manual Andino, lo cual permitió considerar que se puedan comparar y diferenciar del estado de la
técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad y poder determinar sin ambigüedad
hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. No obstante, el problema radica en que se
pretende encontrar nuevas formulaciones inyectables del facto IX que no induzcan aglutinación de
los eritrocitos en el momento de la administración provocando flebitis, entre otros.

Por todo lo mencionado considero que, el pronunciamiento de la Sala fue el correcto, pues el nivel
inventivo es un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma
evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la
solicitud, tal y como se verificó en la solicitud presentada por Wyeth. En otras palabras, para que
se pueda otorgar una patente en relación a alguna invención, sea de producto o de procedimiento en
todos los ámbitos relacionados a la tecnología, éstas deberán ser nuevas, y a su vez tener un nivel
inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. En ese sentido, se podrá determinar si una
reivindicación es considerada inmersa dentro de los parámetros señalados por las disposiciones
legales de patentes de invención, o si de ser el caso, dicha reivindicación deba estar mejor
sustentada o descrita en la solicitud a presentar.
 RESOLUCIÓN N° 0438-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE: 370773-2008
SOLCITANTE: C.W. COMICS S.A.C.
MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA:
No corresponde limitación de productos: Aceptada – Signos
contrarios a las buenas costumbres - Examen de registrabilidad
del signo solicitado.

1.- ANTECEDENTES:

El 20 de octubre del 2008, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia, solicitaron
el registro de la marca de producto conformada por “el logotipo constituido por un diseño simple
de un pez de color azul y rosado, y la denominación EL PEZWEON escrito con letras en
movimiento según el modelo”, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.

De tal modo que, el día 10 de noviembre del 2008, la Dirección de Signos Distintivos emitió la
orden de publicación correspondiente, precisando los datos ya mencionados.

Con fecha 09 de setiembre del 2019, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro
del signo solicitado, mediante Resolución N| 15444-2009/DSD-INDECOPI, señalando que:
- El signo solicitado a registro, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica,
quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.
- Respecto, al signo y logotipo visto en su conjunto va a ser entendido por los consumidores
como una denominación procedente o derivada de la palabra “huevón”
- Por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
contenida en el inciso p) del art. 135 de la Decisión 486, que señalan que no será registrados
los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, orden público o buenas costumbres.

Frente a ello, el 05 de octubre de 2009, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia,
interpusieron recurso de reconsideración, adjuntando diversos documentos. Con fecha 30 de octubre
de 2009, para mejor resolver, adjuntaron adicionalmente un dictamen legal sobre la registrabilidad
del signo EL PEZWEON.

Con fecha 19 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundado el recurso
de reconsideración, manifestando que:
- Si bien no se señaló expresamente que el signo solicitado es contrario a las buenas
costumbres, de la estructura se desprende que constituye una palabra inapropiada y una forma
grosera de calificar a las personas.
- Se deberá analizar si a la luz de la nueva prueba presentada, el signo solicitado es o no un
signo contrario de las buenas costumbres.
 - Se debe determinar cuál es el sector de consumidores al que van dirigidos los productos que
se pretenden distinguir con el signo solicitado.

Por otro lado, el 05 de marzo del 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia
interpusieron recurso de apelación, solicitando la nulidad de la resolución mencionada líneas arriba,
y posteriormente solicitaron la modificación del signo solicitado señalando que se dirigen al
segmento juvenil.

2.- ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN:

De los antecedentes señalados, se colige que:

2.1.- La Sala ha verificado que existen en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,

aproximadamente 9 marcas registradas con la figura estilizada de un pez.

2.2.- Sobre la prohibición referida, establece que no podrán registrarse como marcas los
signos que sean contrarios a la ley, moral, orden público o buenas costumbres.

2.3.- Que, si bien no se especificó concretamente en cuál de los supuestos de la prohibición

del art. 135 p) se encontraba incurso el signo solicitado, se consideró que éste era un término
que constituía palabra inapropiada y grosera, pero socialmente aceptable, por ello no se
encuadra a un signo contrario a la ley, moral u orden público.

2.4.- Dado lo solicitado por C.W. Comics S.A.C, se encuentra dentro de los términos del art.
143 de la Decisión 486, corresponde aceptar la limitación de productos efectuada.

2.5.- Así también, realizado el examen de registrabilidad en relación a la figura estilizada de

un pez y la denominación EL PEZWEON, se desprende que el signo solicitado EL PEZWEON
y logotipo no constituye un signo que pueda herir la sensibilidad de la mayoría de la población,
por lo que debe aplicarse la tolerancia, es decir, no será percibida como un insulto o expresión
grosera o maleducada .Además, pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería
dirigido a un segmento juvenil de la población.

3.- CONCLUSIÓN:

En virtud de la aplicación del art. 3.4,6,10,11,13.2,14 de la Ley 2744414, que determinaron el

marco legal para determinar cuándo es factible la nulidad del acto administrativo; el art. 135 inciso
p) , 143de la Decisión 486, que señala que corresponde aceptar la limitación de productos efectuada
y no se encuentra incurso en la prohibición de registro; SE CONCLUYE que: se debe OTORGAR
el registro de la marca de un producto constituida por el logotipo conformado por la figura
estilizada de un pez y la denominación EL PEZWEON escrita en letras características, en la parte
inferior se aprecia una figura irregular, todos en color azul, gris y rosado, para distinguir prendas de
vestir, calzado y sombrerería dirigidos a un segmento juvenil, por el plazo de 10 años; por lo que se
debe REVOCAR la Resolución N° 2628-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de febrero del 2010,
por sus efectos, la Resolución N| 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 09 de septiembre de 2009.

4.- APRECIACIÓN CRÍTICA:

Respecto al caso, estoy de acuerdo con la determinación señalada por la Sala, ya que a fin de
evaluar si el signo solicitado a registrar por C.W. Comics S.A.C, se encuentra incurso en alguno de
los supuestos de prohibición que establece el art.135 de la Decisión 486, la Sala ha considerado
aspectos relevantes para el caso concreto.

Tal es así que, respecto a la estructura denominativa o gráfica del signo solicitado, en muchas
ocasiones es indudable que puede ser inadecuado para constituirse como marca, al margen del
producto o servicio que se aplique, en la medida que vaya en contra de la ley, orden público o las
buenas costumbres. Es por ello, que en razón a este tipo de denominaciones, se debe plantear la
cuestión de si el significado inmoral de la denominación es presumible que todos los sectores de la
población lo conocen, a fin de que no se hiera directamente la sensibilidad de la mayoría de la
población. No obstante, respecto a ciertos signos, se debe considerar la naturaleza del producto o
servicio a los que pretenda aplicarse.

En ese sentido, se debe tener en cuenta, la sensibilidad media del consumidor al que están
destinados los productos o servicios identificados con la marca. Se plantea tanto la permisividad
como la tolerancia. El primero, será menor cuando todos los sectores de la población van a tener
libre acceso a los productos o servicios, ya sea por publicidad u otros medios; el segundo, será
mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca sean adquiridos o consumidos tan
solo por un sector específico de la población cuya sensibilidad no es tan excesiva.

Por lo tanto, considero que no debe confundirse un signo contrario a las buenas costumbres con un
signo que puede ser de “mal gusto”. En efecto, como lo señalé líneas arriba, lo que para algunas
personas pueda ser de mal gusto, para otro no puedo serlo, pues ello depende del nivel de tolerancia
que cada una tenga. Asimismo, se debe recalcar que en relación a las buenas costumbres, en la
sociedad suele existir un estándar por el cual determinadas conductas son reprobadas por la mayoría
de los sectores de la población, aun cuando cierto sector de cierta manera las propicie o acepte.
 RESOLUCIÓN N° 2951-2009/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE: 288129-2005
SOLCITANTE: FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA
OPOSITORA: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
MATERIA: NOTORIEDAD DE UNA MARCA: Acreditada – Riesgo de
confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del
signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que
distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura
Oficial.

1.- ANTECEDENTES:

El 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama solicitó el registro de la marca de producto
KENT, para distinguir bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, néctares, siropes y otras preparaciones de
bebida, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

De tal modo que, el día 23 de octubre del 2006, British American Tobaco (Brands) Inc. formuló oposición al
registro del signo solicitado, señalando que:
- Es titular de los registros de marca de producto KENT (certificado N° 90976, 101094, 62398, 118548,
37802, 35828, 95005, 4337), que distinguen productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional.
- Si bien, dicho signo pretende distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no sería
extraño que en supermercados o bodegas se expendan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los
cigarrillos, por lo que existiera vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el
signo solicitado y los que distingue las marcas registradas.
- La marca KENT, tiene el carácter de notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo
solicitado, se produciría dilución del poder distintivo de la marca registrada.

Con fecha 13 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia de que el solicitante no
absolvió el trasladado de la oposición.

El 01 de octubre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y

otorgó el registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:
- Se verifica que los argumentos de la opositora, están dirigidos a sustentar el eventual riesgo de confusión
entre el signo solicitado y las marcas registradas.
- De la evaluación de los medios probatorios, se advierte que son insuficientes para acreditar que KENT
tenga la calidad de notoriamente conocida.
- Los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos que distinguen las marcas registradas
tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son bebidas no alcohólicas y los segundos sucedáneos del
tabaco.
- No existe vinculación entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura oficial y los de la clase 34 de
la misma, por lo que se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusión en el
consumidor.

Frente a ello, el 27 de octubre de 2008, British AMERICAN Tobacco (Brands) Inc., interpuso recurso de
apelación reiterando sus argumentos.
2.- ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN:

De los antecedentes señalados, se colige que:

2.1.- La opositora señala utilizar la denominación BIOMONT como nombre comercial desde hace más
de 50 años; sin embargo no ha invocado que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida, razón
por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.

2.2.- Si bien, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, ha alegado ser titular de diversas marcas
inscritas con los siguientes certificados: N° 183142, N° 49108, N° 204405, N° 70891, N° 162481, N°
167504, N° 58903, N° 53348 y N° 146398. En tal sentido, la Comisión advierte que la opositora no ha
indicado cuáles son las marcas que conformarían la alegada familia de marcas, por lo que refiere que en base
a ello, no es posible establecer si se cumplen los elementos subjetivos y objetivos, a fin de que se configure
una familia de marcas a su favor.

2.3.- De la evaluación de riesgo de confusión y examen comparativo en relación a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe
limitar con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.. Es así, que el signo solicitado
pretende distinguir productos farmacéuticos, respecto de la clase 05 de la Clasificación Internacional.
Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios, de la clase 05 de la Clasificación
Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no semejantes en grado de
inducir a confusión al público consumidor.

2.4.- Realizado los exámenes mencionados líneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos son diferentes.
Asimismo, se precisa que la inclusión de las letras adicionales en los referidos signos, determina una
pronunciación y entonación diferente entre los mismos, lo cual genera una impresión de conjunta distinta.

3.- CONCLUSIÓN:

En virtud de la aplicación de los arts. 134, 135 y 136 inciso a) de la Decisión 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organización y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N° 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestión son semejantes y distinguen algunos de
los mismos productos y otros vinculados, la Comisión consideró que el otorgamiento del signo solicitado es
susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que declaró fundada la oposición
formulada por LABORATORIOS BIOMONT S.A de Perú, y denegar el registro de marca de producto
solicitada por PHARMACHECK S.A de Perú.

4.- APRECIACIÓN CRÍTICA: