Aspectos Teóricos y Prácticos de la Protección de la Innovación

Desde Una Perspectiva Jurídica

“Establecer el derecho de propiedad significa reconocer a los individuos la

posibilidad de controlar esos recursos cuando los adquieran por medios
lícitos: un inmueble, […], una invención” – Carlos Peña

Artículos importantes: 582, 583, 584 y 606 del Código Civil.

Leyes importantes: Ley de Propiedad Industrial (19.039): arts.1, 2 y 3.

Chile – Hitos relevantes S. XX

1925: DL 588 sobre Propiedad Industrial (1ra)

1931: DL 958 sobre Propiedad Industrial
1970: Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual
1971: Chile suscribe Convenio de Berna
1973: Ley de la Libre Competencia
1991: Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial
S.XXI: Leyes y Tratados varios

¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?

“Son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su
mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su
obra por un plazo determinado”.
Cabe notar que, en este caso, el plazo para usar, gozar y disponer de aquel
derecho es determinado (luego pasando a dominio público).

En grandes categorías, estos derechos son:

- Derecho de autor (Copyright)
- Propiedad Industrial
- “Datos”
- “Los que vendran en el futuro” (ej: tratamiento de softwares o
soluciones creadoas por máquinas).

Luego del término del plazo determinado, la invención cae en dominio

público, y ello genera progreso. Así, además, entra a existir una
competencia con quienes no crearon dicha invención.
 Normas Aplicables

Constitución Política de la República:

En primer lugar, cabe tener presente que la CPR, en su artículo 19,

consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (N21) [lo
que no se da por hecho en algunas legislaciones comparadas].

Tambien, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes (N23),

el derecho de propiedad (N24) [es importante que esté dispuesto en la CPR
por tema de velocidad en cuanto a su defensa en Tribunales, pues se pasa
directamente a un Tribunal Superior por recurso de protección].

La misma CPR consagra, en su artículo 19 N25, el derecho de propiedad

intelectual [por un plazo determinado].

Código Civil:

Código de Comercio:

Código de Comercio y Leyes especiales:

- Ley de Propiedad Industrial (19.039)

Derechos de Propiedad Industrial: el camino de la Ley de P.I:

- Presentación de una solicitud en INAPI
- Tramitación de la solicitud en la INAPI superando los “obstaculos
procesales”
- Concesión de la solicitud – otorgamiento de derechos – Ley … Estado
(INAPI)
- Nace el monopolio legal temporal

Una gran diferencia entre la P.I., y la Propiedad Intelectual, es que en la

primera requiere del camino antes descrito. En el caso de la Propiedad
Intelectual, el derecho nace por la sola creación de la obra.

Privilegios Industriales y “otros derechos y medios de protección”

Las Patentes de Invención

Es el reconocimiento que concede el Estado a un inventor que ha alcanzado

una solución nueva para un problema técnico que hasta ese momento no
tenía solución (o tenía una solución diferente y en todo caso de menor
grado). El Estado le otorga al inventor [o a quien éste designe (cesión de
derechos)] un derecho exclusivo de uso y goce y disposición de su invención
por un plazo determinado. Al término de ese plazo la invención pasará a ser
de dominio público, beneficiandose así todo el país y la humanidad entera
de dicha invención y del avance de la tecnología en el campo de la
invención.

Si tuvieramos que simplificar que es una patente, podemos señalar que es

un “contrato” con el Estado, donde se ofrece información a cambio de
exclusividad.

Es importante tener en cuenta que, si bien puede no estar en la patente, es

necesario también asegurar/contratar el know how.

Definición legal (Ley 19.039)

Art.31: “… Invención es toda solución a un problema de la técnica que

origine un quehacer Industrial. […]. Producto o procedimiento relacionado
con ellos…”.

Art.31: “Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el

Estado para la protección de una invención”.

Art.32: “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptbles de
aplicación industrial”.

Art.39: “Las patentes de invención se concederán por un periodo no

renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la
solicitud”.

Requisitos (Ley 19.039)

- La Novedad (… universal)

- El Nivel Inventivo o No Obviedad:

No es un tema de % de similitud, sino que es un tema que estudiará el

perito para cada caso en particular.
La ley señala que el perito es una “… persona normamente versada en la
materia técnica”.
Es una persona ficticia, conoce todo el Estado de la técnica hasta el
momento, tiene una competencia profesional normal, tiene creatividad
ordinaria de persona experta.

- La Aplicación Industrial
- Exclusiones de patentabilidad
- Requisitos de forma y procesales
Convenio de Paris (1883)

Art.1.- Muy importante

Hoy tiene 179 países miembros.

Es amplio. Es una herramienta para el progreso que, adoptada por muchos,
permite que una invención se pueda proteger en los demás países
miembros.

Art.2.- Trato Nacional a los nacionales de países de la Unión.

Basicamente, todos los signatarios del convenio de Paris reciben el mismo

trato.
Además, exije un trato igual a nivel judicial.

También, el Convenio establece el derecho de prioridad. En virtud de este,

se va a considerar como presentada la solicitud, en los demás países, a la
fecha de la presentación en el país local. [Así, si presento una solicitud de
patente en Chile, y en un año más la patente en Japón, se considerará
presentada la solicitud de patente en el momento en que fue presentada en
Chile].

Exclusiones de patentabilidad

- Descubrimientos: los descubrimientos por sí solos no pueden ser

suceptibles de patentabilizarse.
- Teorías científicas: por su naturaleza deben estar disponibles a
disposición de todo el público. Sin embargo, existe una excepción:
Cuando se describe un método o disposición que aplica dicha teoría
científica.
- Metodos matemáticos: misma lógica que lo anterior.
- Actividades puramente mentales
- Métodos de juego: pueden llegar a serlo, si lo que se describe es un
aparato para ejecutar el juego.
- Software: podría llegar a ser patentable si se describe un objeto
material que, en conjunto a este, ejecute el software (y finalmente se
patenta el conjunto).

Las plantas ni procedimientos biológicos pueden ser patentados. Caso

contrario son:
- Microorganismos: si se encuentran debidamente descritos, si son
suceptibles de ser patentados.
- Procedimientos microbiológicos: por ej., sistemas de ingeniería
genética.

No se considera invención, y por tanto no se puede patentar:

- Métodos de tratamiento terapéutico
- Métodos de diagnóstico.
 Excepción: productos destinados a poner en práctica uno de estos
métodos.

Art.38 (No se encuentran casos de este artículo en la práctica con

frecuencia).

2.2 Modelos de utilidad

Art.54 y ss. (Ley 19.039).

*Forma reivindicable: En términos generales, se considerarán como

modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y
objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto
en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados
un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

28 marzo

Requisitos de Forma y Procesales

Art.4

Art.11 – Los plazos de días establecidos en la ley son fatales y de días

hábiles.

Partes de una solicitud de patente

- Título
- Resumen
- Memoria descriptiva: explicar la invensión y el estado de la técnica
- Pliego de reivindicaciones: qué es lo que se pide que se proteja. Se
compone de diversas partes; Número, Preámbulo, … COMPLETAR
- Figuras o dibujos

La divulgación inocua

Art.42 (Ley): permite a un solicitante o inventor, presentar una solicitud de

patente válida, sin arriesgar que la rechazen por falta de novedad, en la
medida que la divulgación se haya efectuado dentro de los doce meses
anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública:

A) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o

B) Ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de
las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.
De la protección suplementaria

Art.53 bis 1.- sqq

Art.53 bis 3.- Cuales no constituyen demoras injustificadas

Art.54 bis 4.- La solicitud de protección suplementaria se presenta ante el

Tribunal de Propiedad Industrial

Los diseños y los dibujos industriales

El principal requisito es la novedad.

Esta protección puede ser complementaria o paralela a la que pueda

concedersele en virtud de la Ley de Derecho de Autor.

Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados

4 abril

Solemne: 11 abril hora de clases (parte a las 11:30 a 1:30). Materia hasta
hoy.
Resolver casos usando la materia, y un par de preguntas de materia dura.

Acciones y Propiedad Industrial (Ley 19.039)

3.1.- La demanda de Oposición

3.1.- La demanda de Nulidad
3.3.- Las Acciones por Infracción de Derechos de P.I.

La demanda de Oposición

El art.5 de la Ley regula la Oposición, y señala que cualquier interesado

podrá presentar demanda de oposición (podría oponerse una persona de un
rubro totalmente distinto, podría oponerse un profesor, etc.).

El INAPI actúa como tribunal de primera instancia, ante el Jefe del

Departamento.
El plazo para interponer la solicitud de oposición es de 45 días hábiles desde
la publicación en el Diario Oficial.
Se dará traslado al solicitante (para estos efectos demandado) de ella, para
que haga valer sus derechos, dentro de plazo de 45 días.
Si hubiera hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, se recibirá la
causa a prueba por el término de 45 días.

Será necesario fundar la oposición de por qué, el oponente, considerá que

no se le deberían otorgar derechos al solicitante.
En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del
Departamento procede recurso de apelación, del cual conocerá el Tribunal
de Propiedad Industrial.

En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá al

recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.
Los recursos se interpondrán y tramitación de acuerdo a lo establecido en
las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código
de Procedimiento Civil.

La demanda de Nulidad

Los terceros todavía tienen la herammienta adicional de presentar una

demanda de nulidad contra el titular de una patente de invención
concedida. La demanda debe presentarse dentro del plazo de 5 años desde
que se conceda la patente.

Se regula en los arts.50 y ss., de la ley.

Cualquier tercero puede presentar una demanda de nulidad.
Procederá la declaración de nulidad de una patente por las causales que
señala el art.50:
A) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes.
B) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta
ley.

El articulo 18 bis G establece que es lo que debe contener la demanda de

nulidad. Importante dentro de los requisitos es que debe mencionar las
razones de hecho y derecho en las que se fundamenta la demanda.

El art.18 bis H indica que se puede presentar la nulidad de forma total o

parcial (en la práctica, se parte por solicitar la nulidad total y durante su
tramitación se va acotando).

De la demanda se dará trasaldo al titular del derecho de propiedad

industrial o a su representante por 60 días si se trata de patente de
invención.

Con la contestación de la demanda de nulidad de una patente de invención,

o en rebeldía del demandado, se ordenará un nuevo informe de uno o más
peritos.
El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes
deberan formular sus observaciones dentro de un plazo de 60 días.

Si hubiere hechos pertinentes, substanciales y controvertidos, el Jefe del

Departamento abrirá un término de prueba de 45 días, prorrogables por
única vez por otros cuarenta y cinco días,,, en casos debidamente
calificados.
La patente concedida va con la ley vigente y la fotografía del arte previo del
momento en que se presentó la solicitud, la demanda de nulidad no puede
fundarse en hechos posteriores.

El Tribunal Competente es el jefe del Departamento del INAPI.

Demandante y demandado podrán presentar recurso de apelación en el

plazo de 15 días desde la notificación de la resolución.
En contra de la sentencia definitiva de segunda instancia procederá el
recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.

10 abril

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

17 abril

ACCIONES PENALES

Reservada al dueño de la patente de invención.

24 abril
VARIEDADES VEGETALES (LEY 19.342)

Art.1: El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la protección de su

derecho sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula.

Art.2:
A) Obtentor: la
B) Material de Multiplicación

Art.3

Art.4: Solicitud Registro de Variedades Protegidas (específicamente en SAG)

—-tramitación (ley) —— Otorgamiento Derechos

Art.7: símil con expropiación

Ley 19.342

Autoridad competente: SAG. Arts.12 y ss.

- Trámite solicitud
- Otorgamiento derechos
- Nulidad (primera instancia) [segunda instancias TPI]
Procedimiento. Arts.20 y ss.

1. Presentación solicitud
- Nombre de la variedad vegetal que se le pone, en la solicitud
(ejemplo con las manzanas; variedad cripps pink [distinto a la marca
comercial con que se comercializa “Pink Lady”]).
- Tasas ($)

2. En conformidad al art.22 Ley Propiedad Industrial, se puede solicitar

derecho de prioridad (opera igual que el Derecho de Prioridad del
Convenio de París).

3. Examen formal de la solicitud. Lo realiza el comité calificador del

SAG.

4. Si cumple lo anterior, la solicitud se publica en el Diario Oficial,

existiendo un plazo de 60 días para la oposición de terceros.

5. Vencido el periodo de oposiciones, se da el resultado de un examen

de fondo para determinar la registrabilidad de la variedad vegetal. Se
dan contestaciones al informe del examen.

6. Inscripción en el Registro de Variedades Protegidas. Existe, antes de

la inscripción, el Registro Provisorio (art.23 de la ley – para cuando
no han transcurrido las estaciones del año necesarias para que el
SAG se convenza respecto de esta nueva variedad vegetal).

Tipos penales.
Si algún tercero infringe mi derecho, el dueño de la variedad vegetal podrá
ejercer las acciones penales que establece la ley en el artículo 44 y ss.

Las licencias obligatorias o forzosas (Ley 19.039)

Art.51: “Facultad especial y excepcional que se reserva el Estado, por Ley,

para obligar al titular/dueño de una patente a poenrla en dominio público
antes que venza el plazo de la misma, mediante una cierta retribución y en
la medida que se den situaciones o causas muy particulares y reguladas”.

Las licencias obligatorias o forzosas son la excepción.

La dificultad jurídica en el proceso de licencia obligatoria, es que el Estado
es juez y parte para levantar el monopolio legal, determinando la urgencia.

La licencia obligatoria se tramita como una demanda (el Estado va a tener

que demandar el levantamiento del monopolio legal, fundadamente en 3
causales posibles que señala la ley).

25 abril

Esta licencia es personalísima, es decir, se le otorga a quien la solicitó y en

la medida que se cumplan las circunstancias de su concesión.

Transferencia de tecnología

Cesión de Derechos de P.I.

“Compraventa de cosa incorporal pero limitada en el tiempo, y que

probablemente se vuelva obsoleta de manera rápida”.

Elementos necesarios:
- Licenciante y licenciatario. “Sub licencia”: el licenciatario podrá
utilizar la licencia igualmente luego de ceder los derechos.
- Precio: existen licencias onerosas (pago de royalty [regalía]) y
licencias gratuitas.