Documento - Agotamiento de Los Derechos de Autor en Productos Digitales. Proyección en Los Estados Unidos y en La Unión Europea

Agotamiento de los derechos de autor en productos
digitales. Proyección en los Estados Unidos y en la

Unión Europea
Sumario: I. Preliminar.— II. El derecho de autor y el beneficio de la comunidad.— III. Noción

de derecho de distribución y agotamiento.— IV. Presupuestos del agotamiento.— V. Breve
descripción de la situación normativa de los derechos de autor y del software en la Argentina.
— VI. Concepto de licenciamiento de software.— VII. Generalidades sobre el agotamiento en
los Estados Unidos y en la Unión Europea.— VIII. Casos de agotamiento de derechos de autor
respecto a libros y grabaciones de música en los Estados Unidos. Los casos “Bobbs-Merrill Co.
vs. Straus” y “UMG Recordings vs. Troy Augusto”.— IX. Agotamiento de derechos de autor
respecto del software.— X. Casos de agotamiento de derechos de autor en audiolibros,
archivos de música y otros productos distintos del software.— XI. Agotamiento internacional.
— XII. Resumen: reglas de agotamiento de copias de productos digitales en medios tangibles
o como funcionales al hardware.— XIII. Resumen: reglas de agotamiento de copias
descargadas.— XIV. Generalidades sobre la reciente enmienda de la Music Modernization Act
(“MMA”) en los Estados Unidos.— XV. La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, por la
que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.— XVI. Panorama.
Abstract: Existen dos grandes intereses contrapuestos que deben ser equilibrados para
lograr el mejor resultado a mediano y largo plazo para ambos. De un lado, el interés de los
autores; del otro, el bienestar de la comunidad. Ambos intereses se verían, en definitiva,
perjudicados si se concedieran derechos absolutos y perpetuos beneficiando a los autores o a
la comunidad. Se debe, entonces, buscar un sano equilibrio. Entre estos dos puntos
interviene el derecho de autor y sus contrapesos, uno de los cuales es el agotamiento.
Autores: Landry, Ezequiel A
Citas: TR LALEY AR/DOC/3847/2019
Publicado en: LA LEY 13/02/2020, 1 LA LEY 2020-A, 786
(*)
I. Preliminar
En el presente trabajo analizaremos, principalmente, los antecedentes legislativos y

jurisprudenciales de los Estados Unidos y la Unión Europea que se han considerado como
importantes respecto de la temática del agotamiento de los derechos de autor orientado a los
productos digitales. Esto, claro está, no implica abarcar ni analizar todo el panorama ni la
casuística, que se nutren en innumerables estudios y precedentes doctrinarios y
jurisprudenciales. Sin embargo, bien puede servir como guía o mojón para pensar o resolver
cuestiones en nuestro derecho nacional.
Comenzaremos explicando la noción de agotamiento, su utilidad y sus elementos. Luego,

referenciaremos muy brevemente el marco normativo en la Argentina y esbozaremos una
noción de "licenciamiento". Posteriormente, a partir del numeral VII, abordaremos el tema
central de este trabajo y que le da su título, analizando, mayormente, algunos antecedentes
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jurisprudenciales de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y finalmente comentaremos
sucintamente, y para lo que interesa al presente artículo, la muy reciente Music
Modernization Act ("MMA") de los Estados Unidos y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
II. El derecho de autor y el beneficio de la comunidad
Las patentes y los derechos de autor pueden explicarse económicamente como un remedio
para corregir el comportamiento del mercado ante los llamados "bienes públicos". Un bien
público es aquel bien cuyo consumo es indivisible y que puede ser consumido por todos los
miembros de una comunidad sin excluir a ninguno, tales como el alumbrado público, la
defensa nacional, el medioambiente o una plaza. La característica de estos bienes es que su
producción no es rentable para la iniciativa privada, por lo que, de no mediar la intervención
estatal, se producirían en una cantidad menor a la requerida para satisfacer las necesidades
de la población.
Para el caso que nos ocupa, si no se contase con un derecho exclusivo sobre la creación
intelectual, permitiendo al autor recuperar su inversión o disponer de incentivos para realizar
o mejorar su producción, el mercado no proveería, por sí mismo, la cantidad de obras
demandadas.
La solución que se ha encontrado, y que se encuentra vigente, es conceder derechos de

propiedad intelectual, que en términos económicos significan no otra cosa que monopolios
sobre las creaciones. Sin embargo, esta solución no es absoluta, pues llevada al extremo
puede ocasionar exactamente eso que intenta evitar: desalentar la producción de nuevas
obras, pues el monopolista no debe competir con nadie.
Por un lado, se quiere incentivar la creación de obras nuevas; por otro lado, se quiere también
fomentar la más amplia difusión y el aprovechamiento de las obras, lo que se facilita cuando
las obras ingresan al dominio público.
Ambos fines son objeto de políticas públicas contemporáneamente incompatibles; por eso el
sistema de la propiedad intelectual propende a un equilibrio intertemporal entre incentivos y
acceso (1).
Este equilibrio depende, entre otros mecanismos, del plazo de duración, de las excepciones y,
en el caso que nos toca, de su agotamiento.
La tensión entre la protección del autor y el beneficio de la comunidad actualmente es

atravesada por otras problemáticas: la tecnologización acelerada; el aumento de la velocidad
del transporte de mercancías, personas e ideas; el solapamiento de las fronteras; la
normalización del intercambio cultural; la masificación del consumo; el intercambio comercial
de información; la posibilidad de acumular e indexar conocimientos a gran escala, y la
facilitación del acceso a tales conocimientos. Resulta indiscutible que la tecnología y la
informática han sido potentes catalizadores de los fenómenos mencionados.
Los consumidores ahora pueden comprar archivos de música, software o videojuegos,

descargar copias desde la web o desde su teléfono celular, en forma permanente o por un
tiempo limitado, o pueden solicitar contenidos on demand (v.gr., caso de Netflix). Se han
vuelto normales los largos y complejos términos en los contratos con soporte virtual, que los
consumidores deben aceptar y que restringen derechos para revender, prestar o alquilar
bienes digitales, trasladarlos de un dispositivo a otro (p. ej., desde un pendrive a un
ordenador) o incluso llevarlos de un país a otro.
III. Noción de derecho de distribución y agotamiento

Ser titular de un derecho de propiedad intelectual implica la facultad legal exclusiva de
controlar la comercialización de ellos.
El derecho de distribución constituye una de las principales facultades de quien va a ocuparse

de la explotación comercial de tales productos, ya sea el titular originario —p. ej., un autor o
un inventor— o, más probablemente, en virtud de un acto de cesión o licencia, un tercero
especializado en el tráfico (2).
Podríamos decir que el derecho de distribución otorga a su titular el derecho exclusivo de

poner la obra a disposición del público, por ejemplo, mediante la venta, el alquiler o el
préstamo. Este derecho permite al titular evitar la distribución de copias no autorizadas de la
obra; además, le permite controlar la primera distribución de una copia autorizada en
particular (3).
Sin embargo, se debe limitar este derecho. Una vez que el titular de los derechos de
explotación transmita o consienta la transmisión de la propiedad sobre una copia de una obra
o, en su caso, sobre el ejemplar único de ésta, no podrá impedir que el adquirente la enajene
a un tercero o lleve a cabo otros actos de disposición. Así, con la primera transmisión
legalmente realizada, el titular agota su derecho de distribución. Esto significa que pierde la
facultad de ejercer cualquier tipo de control sobre la transmisión o comercialización del
producto o copia en particular a partir del momento en que se produjo el agotamiento,
conservando los derechos sobre la obra o creación intelectual, por lo que podrá ejercer el ius
prohibendi frente a actos diferentes de la mera distribución, como por ejemplo la difusión
pública o la transformación no autorizada.
Podemos, entonces, definir la teoría del agotamiento del derecho como aquella en virtud de
la cual una obra, o más bien una copia de ella, puede circular libre dentro del mercado,
producto de la introducción de ésta al comercio (4).
Los efectos que produce el agotamiento (5) (no necesariamente de productos digitales) son
económicos y jurídicos. Entre los económicos podemos mencionar: 1) la competencia de
precios al por menor, al haber un aumento de la asequibilidad de las obras entre el público,
permitiéndole al revendedor decidir el precio al cual revenderá el producto; 2) el desarrollo de
mercados de segunda mano o mercados secundarios (6), que disminuyen la presión sobre los
precios establecidos por los titulares del derecho de autor; 3) la promoción de los mercados
de alquiler entre quienes no desean adquirir la propiedad de la obra; 4) se permiten los
préstamos públicos en, por ejemplo, las bibliotecas, reduciendo los costos de acceso a las
obras; 5) se facilita la disponibilidad de las obras en el mercado, manteniendo en circulación
las obras aun pese al paso del tiempo, o cuando el autor deja de hacer disponible su obra; 6)
permite al titular de los derechos discriminar precios entre sus consumidores (7).
Queda claro, entonces, que la función económica que cumple el agotamiento es restringir los
costes de transacción (8) y reducir los riesgos derivados de los problemas de hold-up (9) ante
la necesidad de contar con el consentimiento del titular para realizar actos usuales (v.gr., la
reventa de un libro usado) o determinados emprendimientos más complejos, que requerirían
altos costos de transacción (v.gr., para publicar una colección de obras cuyos autores son
desconocidos o difícilmente ubicables).
Entre los efectos jurídicos y sociales del agotamiento están: 1) favorecer la privacidad en las
transacciones, pues los adquirentes de las obras, cuando decidan revenderlas, no necesitarán
el permiso del titular de los derechos de autoría, pudiéndolo hacer de forma privada y
anónima, protegiendo el derecho de intimidad y libre pensamiento de las personas; 2)
permitir distinguir entre la obra protegida en sí y el soporte material que la contiene; 3)
facilitar la difusión de ideas; 4) permitir a los consumidores modificar los productos adquiridos
(10); 5) fomentar una mayor competencia (y, por lo tanto, se incentiva a los titulares a que

mejoren o actualicen sus creaciones); y 6) a nivel tecnológico, tiende a mejorar la
competencia al introducir incentivos que propician el cambio o mejoramiento de los
productos.
IV. Presupuestos del agotamiento
Para que el agotamiento produzca sus efectos deben concurrir sus elementos componentes:
jurisdicción, distribución, transmisión de dominio y consentimiento del titular no limitado por
convenciones contractuales.
IV.1. Jurisdicción
Es necesario que el agotamiento se produzca dentro de un determinado mercado, el cual

estará contenido y sometido a una determinada jurisdicción, la cual puede ser internacional,
regional o nacional.
Será internacional cuando sus efectos sean internacionales, independientemente del lugar
donde se haya producido. Esto implica que el titular del derecho agotado no podrá, por
ejemplo, impedir la importación de la obra. Este sistema de agotamiento del derecho es
recogido en países como Australia, Nueva Zelanda y Chile (11).
Será regional cuando sus efectos trasciendan las fronteras nacionales y se proyecten sobre
una determinada región [v.gr., caso de la Unión Europea (12)].
Será nacional cuando sus efectos ocurran únicamente dentro de las fronteras del Estado, sin
importar lo ocurrido en otros países.
IV.2. Distribución
Para que exista agotamiento debe existir una distribución previa. Pero no cualquier acto de
puesta a disposición de la obra o explotación puede ser entendido como un acto de
distribución. Más adelante se volverá sobre este tema.
IV.3. Transmisión del dominio
El agotamiento es un efecto de la transmisión de dominio (a título gratuito u oneroso) sobre

un bien determinado que contiene la obra. Por lo tanto, no habrá agotamiento en cualquier
negocio que no transmita la propiedad, tales como la locación, el préstamo, el comodato, el
depósito o la cesión de uso. La mera posesión de quien no es propietario no produce
agotamiento.
Como se verá más adelante, la jurisprudencia en la Unión Europea y en los Estados Unidos ha
entendido de diversa forma la transmisión de dominio.
IV.4. Consentimiento
Para que se produzca el agotamiento, la distribución debe haber sido querida o autorizada
por el titular del derecho.
El consentimiento del titular debe hacerse en relación con cada ejemplar particular que
incorpora la obra, y no sobre una modalidad concreta de distribución o productos similares o
idénticos. El agotamiento del derecho está vinculado con los derechos de distribución de
ejemplares físicos comercializados por el titular de los derechos o por un tercero autorizado
por éste. El agotamiento no se da en la obra en sí misma, sino más bien en las copias físicas
que se distribuyen de ésta (13).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha explicado que el consentimiento del titular a la

comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) de productos comercializados fuera
de éste debe manifestarse con certeza, ya sea expresa o tácitamente. No existe
consentimiento si sólo hay un simple silencio del titular (14) (15).
IV.5. Límites contractuales y tecnológicos al agotamiento
Como se verá más adelante, en algunas jurisdicciones se permite modificar o condicionar el

agotamiento de los derechos con la utilización de términos contractuales (generalmente
expresados en las licencias de uso) o con la utilización de medidas tecnológicas (como, p. ej.,
registro online del producto). Por el contrario, otras jurisdicciones tienen criterios más rígidos
en cuanto a tal posibilidad por sobre las normas jurídicas.
El primer caso corresponde a los Estados Unidos y el segundo a la Unión Europea.
V. Breve descripción de la situación normativa de los derechos de autor y del

software en la Argentina
El marco normativo troncal en la República Argentina está integrado por la Constitución

Nacional (art. 17), la Convención de Berna, en la última revisión de París, 1971 (ley 25.140);
los "Tratados Internet" [el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la
OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT), aprobados por ley 25.140],
que establecen las normas básicas de protección del derecho de autor y los derechos conexos
en el entorno digital; la Convención Universal sobre Obras Literarias y Artísticas, aprobada
por dec.-ley 12.088/1957; el Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio —TRIPS, en inglés—) (ley 24.245); la
Convención de Roma de 1961 (aprobada por ley 23.921); la Convención Interamericana sobre
el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas (1953); la Convención de
Buenos Aires sobre la Propiedad Literaria y Artística (1950); la Convención Universal sobre
Derecho de Autor (1952); la ley 11.723 de Derechos Intelectuales y su dec. regl. 41.223/1934
(16) y el dec. 165/1994 (protección del software bajo la Ley de Derechos de Autor).
La modalidad de sistema cerrado de excepciones a la que adscribe la Argentina es el

denominador común de los países emparentados con el derecho continental europeo, y
difiere de la utilizada por los países del common law, ya que estos últimos, mediante la
excepción del fair use, han introducido una excepción abierta y de valoración a posteriori.
Así, para el caso argentino se acepta que las excepciones para el derecho de autor están
dadas por el derecho de cita (art. 10, ley 11.723), la copia de salvaguardia (art. 9º, ley
11.723) de programas informáticos, el uso para información periodística (art. 27, ley 11.723),
el derecho de representación, ejecución y recitación públicas (art. 36, incs. 2º y 3º, ley
11.723) y las obras para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas (art. 36, in
fine, ley 11.723). La Argentina pertenece a una minoría de países que no han incorporado
excepciones especiales a favor de bibliotecas, museos o archivos (17).
La legislación nacional argentina no reconoce expresamente el derecho de distribución, pese

a lo cual se confieren al autor todos los derechos en la utilización de su obra y se le confiere
una amplia libertad de contratación, por lo cual la distribución queda implícitamente
reconocida y no es necesario que sea derivada de un derecho parcial separado.
Asimismo, al aprobar mediante la ley 25.140 el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
(WCT), se incorporan indirectamente las disposiciones del art. 6º de dicho Tratado:
"Art. 6º. Derecho de distribución
"1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la
puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta

u otra transferencia de propiedad.
"2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las partes contratantes de determinar
las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párr. 1º
después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar
de la obra con autorización del autor" (18).
Para el caso de los derechos intelectuales sobre software, en la Argentina se optó por su
regulación mediante la asimilación a una obra literaria (19) y, en consecuencia, así se los
protege (20). El software como obra intelectual se rige, entonces, por la Ley de Derechos de
Autor (21). Si la licencia tiene por objeto un programa de ordenador, entonces ésta se regirá
en parte por esas normas.
Cabe destacar que la opción elegida por el legislador argentino no es la única posible, pues el
software, por su especial naturaleza y funcionalidad, también podría ser asimilado a una
invención (en cuyo caso resultaría de aplicación el derecho de patentes) (22), o bien regulado
mediante institutos sui generis que combinen institutos relativos al derecho de autor y a las
patentes, permitiendo, por ejemplo, el patentamiento únicamente cuando el software cumpla
con los recaudos necesarios para ello.
En la mayoría de los sistemas jurídicos, incluyendo el argentino, la limitación a los derechos

de autor o titular de un programa de computador no incluyen la copia privada, sino de
seguridad o salvaguardia. Es así que el adquirente legítimo de un software sólo puede realizar
una copia que tendrá como resguardo ante la posibilidad de que el computador o el programa
allí instalado presenten fallas que lo inutilicen (23).
Con respecto a la posibilidad de adaptación del software adquirido o del que se detenta una
mera tenencia a consecuencia de un contrato de licencia de uso, en principio podríamos decir
que se encontraría permitido, por cuanto el software presenta un carácter meramente
utilitario, no contemplativo, y el comprador de este objeto digital podría mejorarlo sólo para
provecho personal, sin que se comercialice la versión resultante. Los derechos morales, entre
los que se comprende el de conservar la obra en cuanto a su integridad o preservar su
incolumidad, se encuentran absolutamente mermados en los programas de computación por
la naturaleza de obra de que se trata (24).
Esto no afectaría en nada los legítimos intereses del autor y la normal explotación de la obra
(arts. 13 del ADPIC y 10 del TODA o WCT). Se trataría de un supuesto en donde ya se produjo
el agotamiento del derecho respecto del ejemplar vendido por parte del titular y no hay un
uso comercial de la obra adaptada.
Sin perjuicio de ello, actualmente los actos como el referido se encuentran prohibidos, al no
encontrarse receptados expresamente como excepción.
Por otro lado, se debe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación ha dispuesto en
su art. 1511 que las normas del contrato de concesión son aplicables a los contratos por los
que se conceda la venta o comercialización de software o de procedimientos similares.
Al respecto, al contrario de alguna opinión doctrinaria (25), esa norma no sería aplicable a
cualquier contrato informático, sino sólo a aquellos que guardan analogía con un derecho de
concesión para la explotación con destino a terceros, y no para un uso personal en el marco
de una licencia "tipo" para consumidor final.
VI. Concepto de licenciamiento de software
El software, "según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es 'un conjunto de

instrucciones que, una vez transpuesta sobre un soporte descifrable por una máquina,

pueden indicar, hacer cumplir, o hacer obtener una función, una tarea o un resultado
particular, por una máquina capaz de dar tratamiento a la información'. Contrariamente al
hardware —elemento físico de los sistemas de tratamiento de la información—, el software es
el elemento inmaterial (Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2003-3, Ed. Rubinzal-
Culzoni, p. 111)" (26).
Con respecto al contrato de licencia, podemos afirmar que es el negocio jurídico por el cual el
titular (licenciante) del derecho de propiedad intelectual sobre un bien transfiere el derecho
de uso de esta propiedad al licenciatario. En este tipo de contratos no existe transferencia de
la propiedad o del goce de una cosa (27). Dado que el contrato de licencia de uso de software
no transfiere la propiedad o el goce de una cosa, no puede hablarse de vicios internos a su
respecto (28).
En la Argentina, la ley 11.723 de Derechos de Autor (reformada por la ley 25.036 —BO del
11/11/1998—) en el art. 55 bis permite la posibilidad de licenciar software, indicando: "La
explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre
otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción...". El art. 1228 del Cód. Civ.
y Com. hace expresa mención al software como objeto del contrato de leasing: "Pueden ser
objeto del contrato [...] software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la
facultad de dar en leasing".
Esencialmente, las licencias de software son una autorización de mero uso o reproducción
para ciertos fines, pero nunca pueden ser asimiladas a una compraventa de la obra o de los
derechos sobre ella, sino, a lo sumo, solamente del producto físico que la contiene. Una venta
de una obra de software (a menos que incluya la cesión de los derechos intelectuales) sólo
otorga derecho a usar la obra, pero no a reproducirla o copiarla. En ausencia de otra
autorización expresa por el licenciante, éste debe ser el régimen que prime, ya que la cesión
de derechos no se presume (29).
La práctica de la licencia surgió con la finalidad de añadir prohibiciones y establecer

limitaciones. Se llegó a intentar prohibir el mantenimiento por terceros del software, de modo
que sólo podía hacerlo su titular.
En los Estados Unidos, podemos citar como referente el caso "MAI vs. Peak" (30). Allí se
demandó a Peak, una empresa de mantenimiento de software que prestaba servicios a
usuarios con software de MAI instalado. La Corte de Apelaciones en este caso concluyó que
"cada vez que Peak cargaba el software de MAI en los ordenadores de sus clientes para
efectuar tareas de mantenimiento, efectuaba una reproducción no autorizada". Se llegó a esa
conclusión porque el derecho de autor no regulaba el "uso" de obras intelectuales (sí lo
regulaba la licencia que prohibía el uso por terceros). A raíz de este fallo, el Congreso
estadounidense tuvo que modificar la Copyright Act y crear una excepción al derecho de
reproducción para mantenimiento informático (31).
Es importante atender a la noción de licencia, especialmente respecto del software, dado que
el régimen jurídico y, eventualmente, las decisiones de los tribunales variarán notablemente
dependiendo de si se entiende que determinada operación constituyó un licenciamiento u
otra operación, como por ejemplo una venta, un depósito o un regalo.
VII. Generalidades sobre el agotamiento en los Estados Unidos y en la Unión

Europea (32)
A partir de este punto nos referiremos mayormente a las reglas de agotamiento de los
derechos de autor en los Estados Unidos y en la Unión Europea, dado que en ambos lados del
Atlántico dichas reglas varían notablemente en puntos centrales, tal como se explicará a
continuación. Asimismo, el interés del análisis de ambos espacios radica en su significación

económica y rica jurisprudencia.
La disposición por parte del consumidor de los productos digitales que ha adquirido
dependerá, en muchos casos, no sólo de los términos y condiciones contractualmente
aceptados, normalmente, en contratos de licencia, sino también de la posibilidad y el
resultado de determinar: 1) si el consumidor "posee" las copias; y 2) si tiene permitido crear
una o más copias temporales y separadas de sus productos digitales en un nuevo medio de
almacenamiento para poder disponer de ellas sin el medio en el que están almacenadas
actualmente.
En los Estados Unidos y en Europa, la Ley de Derechos de Autor distingue entre la propiedad
de los derechos de autor y la propiedad del original o las copias del soporte material donde
dichos derechos están fijados.
Así, si el autor vende su trabajo original o una copia, no por ello transmite automáticamente
la propiedad de sus derechos de autor, sino sólo la propiedad de la copia vendida. Por otro
lado, la propiedad de las copias no tiene necesariamente que coincidir con la propiedad del
medio en donde ellas se encuentran, pues se puede ser propietario de una computadora en la
que existe una película alquilada legalmente o una copia de un libro electrónico obtenido
ilegalmente.
Bajo la Ley de Derechos de Autor tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea (UE),
el propietario de una copia autorizada tiene derecho a revender su copia (tangible). Si el
propietario de los derechos de autor autorizó la creación y/o la primera venta de la copia, no
se requiere su consentimiento para la reventa.
VII.1. Estados Unidos
En los Estados Unidos, la doctrina del agotamiento de los derechos de distribución fue
introducida por los jueces en 1873 (33) para casos de patentes, y luego con respecto a los
derechos de autor y las ventas de libros en 1908 (34). Fue así como se originó la "doctrina de
la primera venta" (first sale doctrine), aplicable también a los actos a título gratuito.
Posteriormente la doctrina encontró recepción legislativa en la US Copyright Act (Ley de
Derechos de Autor) de 1909.
Según la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, los titulares de derechos de autor
tienen el derecho exclusivo de reproducir la obra protegida, realizar obras derivadas basadas
en ella, distribuir copias de la obra y exhibirla públicamente (35).
Por otro lado, el propietario de una copia particular o de un registro telefónico realizado
legalmente tiene derecho a disponer de él comercialmente, vendiéndolo o realizando
cualquier otro acto. También puede alquilar esa copia o prestarla libremente, a excepción de
que se trate de fonogramas o software (36).
VII.2. Unión Europea
Según las Directivas de la UE (y la legislación nacional alemana, que se menciona por el

importante aporte jurisprudencial que realizó), los propietarios de los derechos de autor
tienen el derecho exclusivo de reproducir, distribuir y comunicar al público el trabajo
protegido (37). El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se
agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de
cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento (38). Sin
embargo, debe tenerse presente que el titular de los derechos de autor tiene también el
derecho de alquiler exclusivo, el cual no se agota en la primera venta (39).
Para el caso específico del software, la UE cuenta con la Directiva 2009/24/CE, que dice: "La

primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o
con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia,
salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo"
(40).
La legislación de la UE permite excepciones (dispuestas por la ley de cada Estado miembro)

al derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o préstamo de originales y copias con
respecto al agotamiento de los derechos de préstamo público (siempre que los autores
obtengan al menos una remuneración por esos préstamos) (41), según la Directiva
2006/115/CE, recientemente complementada por la Directiva (UE) 2019/790, que más
adelante se comentará.
Como en el caso de los Estados Unidos, tratándose de software, los propietarios de las copias
no pueden alquilarlas, pero tienen el derecho de reproducir y modificar su copia según sea
necesario para operar el programa.
VIII. Casos de agotamiento de derechos de autor respecto a libros y grabaciones de

música en los Estados Unidos. Los casos "Bobbs-Merrill Co. vs. Straus" y "UMG
Recordings vs. Troy Augusto"
Hoy resulta prácticamente indiscutible que los compradores de libros en soporte papel se
convierten en sus dueños (dueños del soporte material) y pueden revenderlos, prestarlos y
alquilarlos. Sin embargo, no siempre se ha tenido en claro el alcance de los derechos que
emanan de tal título, más aún teniendo en cuenta la posible existencia de condiciones
contractuales de por medio.
La jurisprudencia de los Estados Unidos cuenta con el célebre caso "Bobbs-Merrill Co. vs.
Straus" (42). Allí, el titular de derechos de autor pretendía prevalerse de un aviso impreso en
el libro en el cual se decía que las posteriores ventas por debajo de un determinado precio
estaban prohibidas, y que no se trataba de una venta, sino de una licencia. La Corte Suprema
de los Estados Unidos sentó la doctrina de la primera venta, luego codificada como la sección
109 (a) de la Ley de Derecho de Autor de 1976. Así, se estableció que el editor de los libros
no puede controlar su reventa (43).
Para el caso de música comercializada en soporte físico (CD), las controversias han sido raras,
con algunas excepciones, como el caso de "UMG Recordings vs. Troy Augusto" (44). UMG
intentó impedir la reventa de los CD promocionales con grabaciones de sonido que había
enviado de forma gratuita a los críticos de música con un aviso (unilateralmente establecido)
que decía: "sólo uso promocional". Augusto no fue el destinatario de esos CD, pero los
adquirió y los vendió a través de subastas en línea en eBay.com. La Corte sostuvo que los
derechos exclusivos de UMG fueron agotados a causa de la distribución de los CD
promocionales efectuada por venta o regalo. El acuerdo de licencia no pudo oponerse
respecto de Augusto, porque UMG no pudo probar que los críticos musicales (destinatarios de
los CD) aceptaron expresa o implícitamente sus términos. La transferencia de la posesión a
los destinatarios sin un control o conocimiento del estado de los CD después del envío tuvo
los efectos de una transferencia de propiedad.
Como veremos, tratándose de software, la solución es distinta. En estos casos, los tribunales
de Estados Unidos tienden a validar los términos de la licencia unilateralmente establecidos
por los titulares de los derechos de autor. El caso emblemático fue "Vernor vs. Autodesk", que
será brevemente explicado a continuación.
IX. Agotamiento de derechos de autor respecto del software
IX.1. Estados Unidos: los casos "Vernor vs. Autodesk Inc." y "DSC vs. Pulse"

Como se sabe, el software es valioso, no por su creatividad u originalidad, sino más bien por
su funcionalidad, que normalmente está escindida de la protección de derechos de autor en
los Estados Unidos y en la UE.
En los Estados Unidos, el Congreso protegió el derecho de autor sobre el software

sancionando la Computer Software Copyright Act de 1980 (Ley de Derechos de Autor del
Software de Computadora).
El código fuente (45) y el código objeto (46) están protegidos como una "obra literaria" y,
como tal, están sujetos a las mismas protecciones y limitaciones, incluida la doctrina de la
primera venta.
Para evitar el riesgo de que en algún momento las bibliotecas prestaran el software tal como
prestan los libros, facilitando que los clientes hagan sus propias copias, el Congreso de los
Estados Unidos modificó la ley con una enmienda (Computer Software Rental Amendments
Act de 1990) y dispuso que los propietarios de copias de software pueden revender sus
copias de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos, pero no pueden
prestarlas ni alquilarlas (47).
A esto debemos sumar los métodos contractuales y tecnológicos que aplican las empresas de
software, tales como el shrink wrap (48), el click-through (49) y otros, caracterizando las
transacciones como "licencias", encontrando estas prácticas acogida favorable en los
tribunales de los Estados Unidos, evitando así la doctrina de la primera venta y, por lo tanto,
el agotamiento de sus derechos. Incluso se ha considerado irrelevante que se transfiera la
propiedad del CD donde está impreso el software, dado el valor relativamente insignificante
de este medio de portabilidad.
En el célebre caso "Vernor vs. Autodesk Inc." (50), Vernor adquirió discos usados con software
de Autodesk, pero jamás los instaló y por tanto jamás aceptó ninguna licencia que el software
pudiera contener. Cuando publicó la venta de estos discos en eBay, Autodesk solicitó a eBay
la baja de estos productos, bajo las condiciones de la Digital Millennium Copyright Act
(DMCA), alegando que se infringía el copyright de Autodesk con esta venta. Vernor siguió
tratando de vender estos productos por eBay, hasta que el sitio bloqueó su cuenta debido a
las denuncias de Autodesk. Fue entonces cuando Vernor entabló una demanda en contra de
Autodesk. En primera instancia la Corte falló a favor de Vernor con base en la doctrina de la
primera venta. Apelada la decisión, la Corte de Apelación dio marcha atrás y consideró que
Vernor jamás fue propietario, pues adquirió el software de parte de un tercero, quien sí
estaba sujeto al contrato de licencia y por tanto no podía vender el software; por lo tanto,
Vernor nunca fue propietario de aquello que vendía.
Este fallo favorece la conclusión de que los tribunales de los Estados Unidos tienden a aceptar
como válidos los términos de los contratos (impuestos unilateralmente por las compañías de
software) y con base en ellos (en primer término) determinan si los usuarios finales se
convierten en propietarios de sus copias de software (51). Los revendedores de software han
podido obtener sentencias favorables con sustento en la doctrina de la primera venta sólo en
situaciones en las que las compañías de software no pudieron probar la formación de
contratos de licencia.
Otro caso emblemático lo constituye "DSC vs. Pulse" (52). Allí, tanto el actor como el
demandado eran empresas de telefonía y fabricantes, en competencia, de ciertos productos
para dicho mercado. Las empresas se demandaron mutuamente. DSC fue quien presentó la
primera demanda y alegó que Pulse violó los derechos de autor en cierto software de
propiedad de DSC y se apropió indebidamente de sus secretos comerciales, además de otras
cuestiones más bien relacionadas con el derecho de competencia y que no explicaremos.
Pulse, por su parte, alegó que DSC había infringido una patente que le pertenecía.

El caso presenta aspectos técnicos muy complejos, que trataremos de simplificar en orden a
su mejor entendimiento.
DSC diseñó un hardware (Litespan 2000) que, acoplado a la red de telefonía pública, se
conectaba con cada cliente particular. El Litespan poseía embebido un software que le
permitía funcionar. Dependiendo del tipo de servicio contratado por el cliente, se insertaba en
ese hardware una placa (una especie de tarjeta de interfaz) que tenía su propio software, el
cual establecía comunicación con el Litespan y su software y, para funcionar, realizaba una
descarga temporal (en la memoria RAM) de determinado software del Litespan, brindando los
servicios que corresponden a cada cliente. Es decir, el Litespan y sus tarjetas de interfaz
permitían brindar servicios diferenciados a cada cliente de acuerdo con lo que este cliente
había contratado. Si posteriormente se deseaba cambiar el tipo de servicio, únicamente debía
modificarse la tarjeta de interfaz de ese cliente en particular. Cuando se apagaba la tarjeta de
interfaz, la copia del software —copiado del Litespan— se borraba. Cada Litespan podía
albergar 500 tarjetas de interfaz.
Muy importante resulta observar que los hardware Litespan fueron acoplados a la red de
telefonía mediante acuerdos de transferencia con las empresas concesionarias de la
explotación de dicha red, pero el software incorporado al Litespan era provisto en forma
licenciada.
El problema surgió cuando Pulse desarrolló sus propias tarjetas para ser acopladas al
hardware Litespan y operar con su software (propiedad de DSC), y las ofrecía a precios más
económicos que las fabricadas por DSC. Es decir, para operar, las tarjetas de Pulse realizaban
una copia temporal del software de DSC contenido en el Litespan, emulando, de alguna
forma, las tarjetas de DSC. Por otro lado, se planteó el problema de que Pulse había adquirido
en el mercado abierto (sin suscribir licencia alguna) algunos equipos Litespan, y DSC
argumentaba que Pulse no contaba con autorización para realizar las copias del software para
operar dichos equipos. Aparentemente, dichos equipos habían sido adquiridos con la espuria
intención de realizar ingeniería inversa, pero eso no interesa a los fines de la presente reseña.
La justicia de los Estados Unidos decidió que los usuarios de los sistemas de DSC (es decir,
las empresas telefónicas concesionarias de la explotación de la red telefónica) no estaban
autorizados por la sección 117 de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos para
copiar el software de DSC en dispositivos interoperables comprados a Pulse, porque DSC
efectivamente se reservaba, en los contratos suscriptos, la propiedad de todas sus copias de
software. Pero los jueces entendieron que la sección 117 de la Ley de Derecho de Autor de los
Estados Unidos autorizaba a Pulse a ejecutar, y por lo tanto copiar, el software de DSC en
sistemas creados por DSC, que Pulse había comprado en el mercado abierto, aplicando la
doctrina de la primera venta y provocando el agotamiento de los derechos de DSC para
copias de software preinstaladas en su hardware a los fines de su utilización.
En este caso se puede apreciar la fuerza que algunos tribunales estadounidenses otorgan a
los contratos de licencia y cómo consideran que la mera carga en la memoria RAM de un
programa es suficiente para considerar que se ha efectuado una copia de aquél.
Finalmente, podemos hacer una observación de tinte práctico: los propietarios de los
derechos de autor de software preinstalado en computadoras, smartphones, automóviles y
otros dispositivos normalmente reservan sus derechos con la utilización de los términos de las
licencias. Sin embargo, en la práctica, no han demandado a los consumidores con
fundamento en la Ley de Derechos de Autor para evitar que revendan copias de software en
estos valiosos dispositivos.
IX.2. Unión Europea y Alemania. El caso "UsedSoft vs. Oracle"

Los tribunales europeos han tenido un punto de vista muy diferente al momento de
determinar si las transacciones de software califican como una venta. La justicia alemana ha
tendido a encontrar ventas y agotamientos en todas las situaciones en las que los
propietarios de los derechos de autor se separaron de las copias por un pago,
independientemente de si el titular de los derechos de autor trató de imponer
unilateralmente los términos en las licencias.
En "UsedSoft vs. Oracle" (53), Oracle Corporation, propietario de derechos de autor de

software, intentó evitar que UsedSoft GmbH revendiera las copias del software de Oracle que
UsedSoft adquirió de organizaciones benéficas, universidades y otras instituciones. Estas
organizaciones habían adquirido (por descargas o en CD) software de Oracle bajo acuerdos
de licencia elaborados con descuentos significativos o con más licencias de las que
necesitaban, debido a la forma de comercialización en "paquetes de licencias" adoptada por
Oracle. Este sistema de comercialización de licencias consiste en que ellas no se venden
individualmente por cada usuario o terminal, sino por paquetes de determinada cantidad de
usuarios, de modo que, de necesitar más licencias que las contenidas en ese paquete, ello
obliga a comprar otro paquete adicional. Las licencias no utilizadas dentro del paquete serían
un sobrante.
UsedSoft adquirió las porciones no utilizadas de las licencias y las comercializó entre los
clientes que ya poseían copias del software de Oracle y simplemente necesitaban licencias
adicionales. Asimismo, los clientes que aún no tenían posesión del software de Oracle
pudieron descargar el software desde el sitio web de esta empresa después de comprar la
licencia de UsedSoft.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sostuvo que un propietario de derechos de autor de

software no puede impedir la reventa de copias de software que se descargan a través de
internet con el consentimiento del propietario. Esta conclusión se aplica incluso si el
adquirente inicial es una organización como las mencionadas y acordó expresamente con el
propietario de los derechos de autor del software que las copias no pueden ser revendidas.
Por lo tanto, cualquier transferencia de posesión a cambio de un pago y sin un límite de
tiempo constituye una venta en el sentido de la doctrina de la primera venta. El TJUE también
sostuvo que cualquier persona que adquiera legalmente una copia del software (del titular
del derecho con su consentimiento o de un distribuidor secundario después del agotamiento)
en un CD, una computadora, mediante una descarga o de otro modo puede hacer una copia
adicional para venderla, siempre que la copia del software original se elimine o sea
inutilizable.
El TJUE aplicó la doctrina de la primera venta con tanta fuerza que los propietarios de
derechos de autor, a partir de ese momento, han evitado demandar a los revendedores de
software adquirido online o en discos, y tampoco intentan evitar que los consumidores
revendan sus computadoras, teléfonos inteligentes, automóviles u otros dispositivos de
elevado costo.
IX.3. Conclusiones respecto del software
Con respecto al software, la primera recomendación es considerar los términos de las

licencias que normalmente vienen anexas con dicho software.
Como regla general, se puede asumir que en los Estados Unidos los usuarios no son
propietarios de sus copias y no pueden revenderlas, alquilarlas ni prestarlas. En la UE, los
usuarios son propietarios de las copias que adquirieron mediante un pago y con vistas a una
posesión perpetua, ya sea que compren sus copias en discos o las descarguen; pueden
revenderlas e incluso hacer copias temporales para fines de reventa (siempre que eliminen
su copia original después de su transferencia), pero generalmente no pueden alquilar las

copias de software.
X. Casos de agotamiento de derechos de autor en audiolibros, archivos de música y

otros productos distintos del software
X.1. Archivos de música. Doctrina del caso "ReDigi" (54) en los Estados Unidos
En el caso "Capitol Records, LLC vs. ReDigi Inc." (55), los tribunales de los Estados Unidos
abordaron el tema de la reventa de archivos de música digital.
ReDigi era un mercado en línea donde se comercializaban, entre otros productos, archivos de
música digital usados. Cuando los usuarios se registraban en la web de ReDigi, esta empresa
les permitía subir archivos de música desde la computadora o el smartphone a su servidor
(cloud locker). Antes de ser subido, un programa de software confirmaba que los archivos de
música fueran copias autorizadas. Una vez subido el archivo, ReDigi procedía a borrar (bit a
bit) el archivo subido de la computadora o smartphone del usuario.
Basándose en este método, ReDigi argumentó que, funcionalmente, la copia se transfería, ya

que el sistema no permitía que dos copias completas existieran al mismo tiempo. Una vez
que el archivo estaba en el cloud locker, el usuario podía venderlo. Cada vez que un usuario
vendía un archivo, ReDigi transfería una copia a la cuenta de cloud locker del nuevo
propietario para su descarga, y el propietario anterior ya no podía acceder a su copia.
El fallo sostuvo que la reventa de los archivos de música en el sitio web de ReDigi infringía el
derecho exclusivo de reproducción de Capitol Records amparado por la 17 USC 106 [1] (56).
Consideró que cuando el usuario compró y/o descargó el archivo de música en su

computadora por primera vez, se convirtió en el propietario con derecho a revender la
canción con su computadora. No obstante, cuando el usuario carga una copia de su archivo
de música en el cloud locker de ReDigi, infringe el derecho de reproducción, incluso si ReDigi
asegura con su tecnología que la copia original del usuario se elimina, dado que la nueva
copia en el cloud locker no estaba autorizada por el propietario de los derechos de autor,
siendo irrelevante que ocupara funcionalmente el lugar de la antigua copia.
Por lo tanto, el tribunal no negó la aplicación de la doctrina del agotamiento a las descargas
digitales; sólo objetó la reproducción no autorizada, que es necesaria para transferir una
copia descargada a otro medio de almacenamiento.
X.2. Audiolibros descargados desde la web y otros productos digitales que no son software en
Alemania
Pese a la doctrina que parecía afirmada en el caso "UsedSoft vs. Oracle", en Alemania, el
Tribunal Regional Superior de Hamm intervino en una demanda presentada por una
asociación de protección al consumidor y sostuvo que los términos de la licencia de un
proveedor de audiolibros, que prohibía a los consumidores revender sus audiolibros, no eran
injustos (57) (58). En este caso, sucedía que los usuarios podían descargar copias de los
audiolibros desde el sitio web del demandado contra el pago de una tarifa única, aceptando
los términos del contrato, según los cuales el usuario adquiría sólo el derecho, no transferible,
de usar el audiolibro exclusivamente en forma personal, prohibiéndose cualquier uso
comercial o reproducción en forma pública.
De acuerdo con la ley alemana, los términos contractuales no son exigibles cuando son
incompatibles con los derechos consagrados por las leyes. Por lo tanto, para decidir si los
términos eran injustos, el Tribunal tenía que analizar si eran incompatibles con la Ley alemana
de Derechos de Autor, en particular con la doctrina de la primera venta.

La justicia se pronunció a favor del propietario de los derechos de autor, afirmando que, en
los casos en que se descargan audiolibros de internet, la doctrina del agotamiento
proporcionada por la sección 17 [2] (59) de la Ley de Derecho de Autor de Alemania no es
aplicable. Por lo tanto, las prohibiciones contractuales de reventa son válidas.
Según el Tribunal, un usuario no puede revender la copia de un archivo multimedia que

descargó de internet porque no adquiere la propiedad, y el agotamiento no se realiza
simplemente por la transmisión en línea de un archivo. Cuando una empresa ofrece
audiolibros incorporados en un medio tangible, generalmente también los distribuye y
transfiere la propiedad de las copias. Sin embargo, cuando la misma empresa ofrece
descargas en línea de un audiolibro, se "comunica" al público en virtud de la sección 19 [a] de
la Ley de Derecho de Autor de Alemania (que trata sobre el "Derecho de puesta a disposición
de las obras") y no se "distribuye" bajo el art. 17 [1]. La comunicación al público en virtud del
art. 19 [a] no implica el agotamiento del derecho de distribución.
En "Hamm Audiobooks" (60) la justicia alemana rechazó el argumento del demandante de

que el fallo "UsedSoft vs. Oracle" debería aplicarse por igual al software y a otros bienes
digitales que no sean software. Al respecto, el Tribunal indicó que "UsedSoft" se basaba en la
Directiva de Software de la UE y que ésta no se aplica a los libros electrónicos o audiolibros,
dado que constituye una ley especial con respecto a la Directiva de Derechos de Autor; y que
no establece una distinción similar entre la distribución de copias en medios tangibles (que
pueden provocar el agotamiento) y la comunicación de las copias al público (que no provoca
el agotamiento). Por lo tanto, la justicia alemana concluyó que la jurisprudencia sentada en
"UsedSoft vs. Oracle" no se puede aplicar a las descargas en línea de productos digitales que
no sean software.
En el mismo fallo se señaló también que los consids. 28 y 29 de la Directiva de Derechos de

Autor de la UE respaldan la opinión de que el agotamiento no se produce en los casos de
transferencias en línea de archivos intangibles.
Fuera del contexto del software, el agotamiento del derecho de distribución está vinculado a
una transferencia de propiedad y posesión de copias en medios físicos. Cuando el usuario
descarga una copia de un audiolibro a través de internet, el usuario no se convierte en el
propietario de esa copia.
Incluso se dijo que, en el caso de que un consumidor pudiera adquirir la propiedad de una
copia de un producto digital a través de una descarga, no podría hacer una copia adicional
para vender por separado de la computadora o smartphone en que lo descargó, ya que
hacerlo afectaría los derechos de reproducción del titular de los derechos de autor. Y si un
consumidor posee una copia de un producto digital que no sea software, tampoco puede
hacer una copia temporal para fines de reventa, aun borrando su copia original.
El Tribunal dejó establecido que una descarga consiste en una transferencia de instrucciones
al sistema operativo del comprador en la memoria física local. A diferencia de las
transferencias de medios tangibles, en el contexto de las descargas, según el Tribunal, no se
está alterando ninguna "sustancia". Sin embargo, técnicamente, la afirmación del Tribunal no
resulta correcta, simplemente porque la alteración de los bits que representan la información
circulante o descargada tiene necesariamente que subsistir en la materia (v.gr., un disco
rígido), y para ello se modifica su estado anterior.
Volviendo a la cuestión respecto de si los términos contractuales son compatibles con las
leyes vigentes en Alemania, el Tribunal sostuvo que los términos contractuales que
prohibieron la reventa de audiolibros descargados se ajustaron a la ley, no limitaron
injustamente derechos esenciales de los consumidores y, por lo tanto, son exigibles.

X.3. Alteraciones en el medio de almacenamiento en la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. El caso "Art & Allposters vs. Stichting Pictoright"
El TJUE (al contrario de los casos decididos por tribunales nacionales en Alemania) aún no ha
tenido que decidir si el agotamiento se aplica a descargas de audio o e-books. Sin embargo,
se ha pronunciado sobre la producción alterada de copias tangibles de trabajos protegidos
por derechos de autor.
Ello sucedió en el caso "Art & Allposters vs. Stichting Pictoright" (61). Stichting Pictoright, una
sociedad colectiva holandesa, había otorgado a Allposters el derecho de reproducir y
distribuir en carteles obras de pintores reconocidos. Allposters fabricó y vendió carteles,
según lo expresamente permitido, pero también creó y vendió versiones en lienzo (a un
precio más alto que los carteles). Estos productos en lienzo fueron creados transfiriendo
copias de los pósters mediante un proceso químico. Allposters no hizo ninguna copia
adicional; sólo movió las copias del papel del póster al lienzo. A diferencia del proceso de
ReDigi, Allposters en realidad movió la capa física de pintura de papel de póster a lienzo, de
modo que la copia de pintura que llegó al lienzo era en realidad la misma que había existido
en el papel de póster. Pictoright entendió que este proceso de transferencia violaba sus
derechos.
En este caso, el TJUE tuvo que responder preguntas relacionadas, principalmente, con la
legalidad de las modificaciones no autorizadas de una copia de una obra después de que
dicha copia fue hecha y vendida con el consentimiento del propietario de los derechos de
autor.
Sin embargo, como asunto preliminar, opinó sobre el alcance y la extensión del agotamiento,
y declaró a este respecto que "el agotamiento del derecho de distribución se aplica al objeto
tangible en el que se incorpora una obra protegida o su copia, si ésta ha sido puesta en el
mercado con el consentimiento del titular de los derechos de autor".
El TJUE basó esta declaración en tres factores: primero, en la redacción del art. 4º [2] de la
Directiva de Derechos de Autor de la UE, que se refiere a una primera venta u otra
transferencia de propiedad de un "objeto" particular; en segundo lugar, en la redacción del
consid. 28 de dicha Directiva (62), que se refiere a "un artículo tangible"; y, tercero, en la
declaración de las partes contratantes del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor sobre
los arts. 6º y 7º de dicho Tratado, según el cual una "copia" se refiere exclusivamente a
"copias fijas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles".
Así, el TJUE entendió que los derechos de distribución se agotan sólo con respecto a una copia
en un objeto particular de medios físicos (en este caso, pósters), y que el agotamiento no
legitima las alteraciones posteriores de los medios físicos (incluida la transferencia del papel
de pósters al lienzo).
Dado que el TJUE enfatizó la conexión del agotamiento con los objetos físicos, se podría inferir
de "Art & Allposters vs. Pictoright" que el agotamiento sólo se produce mediante la
transferencia de objetos físicos que contienen copias de trabajos con derechos de autor, y no
mediante la descarga de copias digitales a través de internet.
Puede decirse que la doctrina de este fallo es que el "agotamiento del derecho de distribución
[...] no se aplica en una situación en la que una reproducción de una obra protegida, después
de haber sido comercializada en la Unión Europea con el consentimiento del titular de los
derechos de autor, haya sufrido una alteración de su medio, como la transferencia de esa
reproducción de un póster en papel a un lienzo, y se comercializa de nuevo en su nueva
forma".

En el caso de las copias digitales, el trabajo protegido se transfiere de una computadora a
otra, o a un smartphone, o de una tableta a un automóvil, etc. Es decir que, tal como los
casos resueltos por los tribunales alemanes, los consumidores no podrían revender las copias
descargadas de productos digitales si al hacerlo se altera el medio físico que las contiene.
X.4. Videojuegos. El caso "Half-Life 2" en Alemania y el caso "Nintendo vs. PC Box" en la UE
En 2010, el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Apelaciones alemán) tuvo que decidir

sobre una demanda presentada por una asociación de protección del consumidor contra un
desarrollador de videojuegos estadounidense en un caso comúnmente denominado "Half-Life
2" (63). En este caso, los consumidores tenían que comprar un DVD con un programa de
computadora y crear una cuenta en línea para jugar el videojuego. Para completar la creación
de la cuenta en línea, los consumidores tenían que aceptar los términos del contrato, que
prohibían cualquier reventa u otra transferencia de la cuenta del usuario. La asociación de
consumidores se quejó de que los términos del contrato que prohibían la reventa de cuentas
en línea eran injustos, porque efectivamente impedían la reventa de los DVD con el software,
lo que a su vez era inconsistente con el principio de agotamiento bajo la Ley alemana de
Derechos de Autor.
El Tribunal alemán no acogió este fundamento y señaló que el principio de agotamiento no se

aplica directamente a las cuentas en línea. El hecho de que un tercero podría eventualmente
no estar interesado en comprar el DVD sin la correspondiente cuenta asociada registrada
online (pues no se puede utilizar el DVD sin la cuenta en línea) es insuficiente para justificar
la ampliación del alcance del principio de agotamiento o la invalidez de los términos del
contrato.
El Tribunal señaló que la primera venta del software del DVD provocó el agotamiento, y el
comprador tenía la libertad de revender el DVD. Por lo tanto, el segundo comprador puede
instalar el juego en su computadora y, si el primer comprador no creó una cuenta, el segundo
puede hacerlo y reproducir el videojuego.
Casi cinco años después de "Half-Life 2" y dos años después de "UsedSoft vs. Oracle", un
Tribunal de Apelaciones de Berlín se pronunció sobre un caso similar a "Half-Life 2" (64). La
particularidad de este caso es que los usuarios podían comprar el DVD con el juego o
descargarlo de la web, pero debían instalar un software adicional para crear una cuenta de
usuario y aceptar los términos contractuales que prohibían la reventa. Asimismo, para
ejecutar el juego, el programa del usuario debía estar conectado e intercambiar información
constantemente con los servidores de la empresa.
Luego de citar el precedente sentado por "Half-Life 2", se sostuvo que las cláusulas
contractuales eran válidas y exigibles porque no violaban el principio del agotamiento.
Además, se dijo que el agotamiento ni siquiera se aplicaba con respecto a las copias de
videojuegos que los usuarios descargaban, porque en tales casos no estaba involucrado
ningún medio tangible.
Indagando sobre las particularidades técnicas, se sostuvo que, al existir un intercambio

constante de información para poder ejecutar el juego, el usuario en realidad nunca adquirió
una posición comparable a la de un propietario, y por lo tanto no se produjo una venta.
Dos días después de este fallo, el TJUE decidió el caso "Nintendo vs. PC Box" (65). A los fines
de este trabajo sólo resulta importante destacar que, si bien este caso no versó estrictamente
sobre videojuegos, el TJUE sostuvo que los videojuegos son un producto complejo que
comprende no sólo programas informáticos, sino también elementos gráficos y de sonido que
forman parte del origen de tales productos. En consecuencia, el TJUE aplicó la Directiva de
Derechos de Autor de la UE, más protectora, en lugar de la Directiva de Software de la UE.

X.5. Préstamo online de e-books. Jurisprudencia del TJUE en el caso "Vereniging Openbare
Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht"
En "Vereniging Openbare Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht" (66), en 2016, el TJUE

respondió preguntas de un tribunal holandés respecto de los posibles conflictos entre la ley
holandesa y la Directiva de Alquiler de la UE, para el caso en que una biblioteca prestara
libros electrónicos mediante descargas temporales.
Se trató de un caso en que una biblioteca pública holandesa copió distintos e-books a un
servidor y permitía a los usuarios de la biblioteca descargar una copia. La biblioteca se
aseguró de que sólo una copia del e-book estuviera disponible para un usuario a la vez. Una
vez que el período de préstamo expiraba, el usuario no podía acceder a la copia descargada,
la cual quedaba habilitada para otro usuario.
El TJUE no encontró problemas con este sistema, dada su semejanza con el préstamo de un
libro físico.
Sin embargo, no se abordó expresamente la cuestión de si un propietario de derechos de

autor provoca el agotamiento al hacer que un libro electrónico esté disponible para
descargar, o si la biblioteca podría prestar una copia en un medio tangible (adquirido
previamente). Tampoco respondió expresamente a la pregunta sobre si el propietario de una
copia de un producto digital puede prestar dicha copia por separado de los medios en los que
se adquirió.
Algunas aristas de estos temas han sido abordadas recientemente por la Directiva (UE)
2019/790, que será analizada más adelante.
X.6. Resumen de la doctrina de casos de agotamiento de derechos de autor en audiolibros,

archivos de música y otros productos distintos del software
En los Estados Unidos, cuando los consumidores descargan productos digitales distintos del
software, se convierten en propietarios de sus copias, de acuerdo con el fallo "ReDigi". Es
decir, pueden revender sus copias sólo en el medio en el que existen o en el hardware en que
las descargaron (como en un automóvil o en una computadora), pero no por separado.
Sin embargo, no se les permite transferir copias en un dispositivo que no sea el que usaron
para descargar la copia por primera vez, incluso si eliminan rápida o simultáneamente su
copia original. En caso contrario, ello constituiría una infracción de derechos de autor bajo la
ley de los Estados Unidos.
Por el contrario, los tribunales alemanes entendieron que ofrecer productos digitales que no
sean software para descargar no constituye una "distribución", sino que se trata de una
"comunicación al público". La comunicación de copias intangibles al público no provoca
agotamiento. Los usuarios no se convierten en los propietarios de los productos digitales que
descargaron y no deberían revender sus copias, incluso con el dispositivo en el que las
descargaron. Los tribunales alemanes también entendieron que los propietarios de copias
digitales no pueden transferir sus copias sin los medios en los que están almacenados,
porque eso infringe los derechos de reproducción del titular de los derechos de autor.
El TJUE también diferencia entre la comunicación de bienes digitales intangibles (que no

provoca el agotamiento) y la distribución de bienes digitales tangibles (que provoca el
agotamiento) fuera del ámbito del software. En principio, no habría inconveniente en la
reproducción de copias digitales para fines de préstamo (y, por extensión, quizás para la
reventa), siempre que en última instancia sólo quede una copia por usuario.
El TJUE, a diferencia de los tribunales alemanes, aún no se ha pronunciado sobre si ofrecer

productos digitales distintos del software para descarga constituye una distribución (y
provoca en consecuencia el agotamiento) o sólo una comunicación al público (que no provoca
el agotamiento).
XI. Agotamiento internacional
XI.1. Agotamiento internacional en los Estados Unidos. El precedente "Kirtsaeng vs. John
Wiley & Sons, Inc."
En 2013, en el caso "Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons Inc." (67), la Corte Suprema de los
Estados Unidos sostuvo que la doctrina de la primera venta, según la Ley de Derechos de
Autor de los Estados Unidos, también se aplica a las copias legalmente hechas y vendidas
fuera de los Estados Unidos.
Kirtsaeng, un estudiante tailandés en los Estados Unidos, pagaba su educación en ese país
vendiendo por la web de eBay copias de libros que su familia y amigos compraban
legalmente en Tailandia y luego se las enviaban a él. Las copias vendidas por Kirtsaeng eran
comercializadas por John Wiley & Sons Inc. tanto en los Estados Unidos como en Tailandia,
con la diferencia de que en Tailandia costaban más baratas. Es decir, Kirtsaeng revendía
libros en los Estados Unidos que habían sido adquiridos en Tailandia.
La Corte Suprema afirmó que siempre y cuando las copias de los libros con derechos de autor
fueran legales, fabricadas y vendidas por primera vez con el permiso del propietario de los
derechos de autor en algún lugar del mundo, podrían revenderse en el territorio de los
Estados Unidos.
En "Kirtsaeng", el Tribunal Supremo de los Estados Unidos abordó sólo la venta de libros
físicos, no de software o productos digitales; sin embargo, se hizo eco de las implicancias del
fallo sobre las importaciones no autorizadas de automóviles y otros dispositivos que
contienen software, que como efecto secundario la Corte quiso favorecer.
Queda entonces planteada la cuestión de si la Corte Suprema de los Estados Unidos también
permitirá la importación, en forma tangible o intangible, de productos digitales vendidos por
primera vez en Europa. Apelando al principio de territorialidad de la ley estadounidense,
existe doctrina que opina que debe aplicarse la ley estadounidense para resolver la cuestión,
y no la ley extranjera de donde se pudo haber adquirido por primera vez (68).
Esto excluiría en gran medida la reventa en los Estados Unidos de copias de software que se
adquirieron en el extranjero, porque los licenciatarios de software generalmente no se
consideran propietarios de sus copias, tal como se decidió en "Vernor vs. Autodesk Inc." (69),
incluso cuando califiquen como propietarios en la UE conforme al fallo "UsedSoft vs. Oracle"
(70).
Además, en la medida en que la reventa o el préstamo de una copia digital de Europa a los
Estados Unidos implique su reproducción, esto constituiría una infracción de acuerdo con la
legislación de los Estados Unidos, independientemente de si es o no permitida en Europa.
XI.2. Agotamiento internacional en la UE
Según la legislación de la UE, la primera venta de una copia dentro de cualquier Estado
miembro del EEE provoca el agotamiento, y el comprador puede revender la copia en
cualquier Estado miembro del EEE.
El art. 4.2 de la Directiva de Derechos de Autor de la UE (71) establece: "El derecho de

distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en
tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del

objeto por el titular del derecho o con su consentimiento".
De manera similar, el art. 4.2 de la Directiva de Software de la UE (72) explica que "La
primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o
con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia,
salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del
mismo".
Si el caso "Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons Inc." hubiera sido resuelto por los tribunales de la
UE, probablemente se hubiera concluido que Kirtsaeng infringía el derecho de distribución del
titular afectado. Las transacciones fuera del EEE nunca agotan los derechos de distribución
dentro del EEE. No resulta necesario analizar las transacciones fuera del EEE a la luz de las
leyes de propiedad del lugar de la transacción.
XII. Resumen: reglas de agotamiento de copias de productos digitales en medios

tangibles o como funcionales al hardware
Si un consumidor compra una copia de un producto digital en una unidad USB o CD, podría
revender, alquilar o prestar la unidad USB o CD con la copia. Si un consumidor adquiere la
copia mediante préstamo o alquiler, no tiene tales derechos.
Las copias compradas en la UE se podrían importar y revender en los Estados Unidos, pero no
a la inversa. Los tribunales de los Estados Unidos y Alemania no permiten que el propietario
de una copia de un producto digital transfiera su copia sin sus medios de almacenamiento, ya
que esto infringiría el derecho de reproducción del titular de los derechos de autor.
El régimen del software es distinto. El alquiler y los préstamos generalmente no están

permitidos en los Estados Unidos, y la reventa suele estar prohibida en los acuerdos de
licencia de usuario final, los cuales son favorablemente aceptados por los tribunales de los
Estados Unidos.
Por su parte, los tribunales de la UE tienden a revisar y, en su caso, dejar sin efecto las
restricciones contractuales de reventa o los términos de la licencia, permitiendo la reventa de
copias de software. En la UE, los propietarios de copias de software también pueden hacer
copias y venderlas, siempre que no conserven una copia adicional.
Para el caso especial de los Países Bajos, se permite que las bibliotecas públicas presten
copias de libros electrónicos, siempre que sólo un usuario tenga acceso a cada copia en un
momento dado. Al respecto, recientemente se ha ampliado el enfoque con la promulgación
de la Directiva (UE) 2019/790, que se comentará más adelante.
Tanto en la UE como en los Estados Unidos, los consumidores no pueden comunicar o exhibir
al público la copia alquilada, salvo autorización del titular de los derechos de reproducción.
Si un consumidor compra productos digitales preinstalados en dispositivos caros (como

computadoras, smartphones o automóviles), se aplican las mismas reglas que para los
productos digitales en un CD o USB. En la práctica, los propietarios de derechos de autor no
han intentado evitar que los compradores revendan el hardware.
XIII. Resumen: reglas de agotamiento de copias descargadas
Si un consumidor adquiere copias de productos digitales (distintos de software)

descargándolas desde la web, los tribunales alemanes consideran que esta persona no se
convierte en propietario ni obtiene derechos de reventa, y no puede hacer una copia
adicional a los fines de su transferencia separadamente del medio en el cual se descargó, aun
si eliminase la copia original.

Para el caso del software esto no es así. El software puede revenderse con el dispositivo en el
cual fue descargado o copiarse para fines de reventa por separado (siempre que se elimine la
copia original).
Por su parte, según los tribunales de los Estados Unidos, los consumidores generalmente no
adquieren derechos de propiedad o reventa con respecto a las copias de software, ya sean
descargadas o adquiridas conjuntamente con un medio físico.
Para el caso de la música, según la doctrina emanada del fallo "ReDigi" (73), los
consumidores pueden convertirse en propietarios de un archivo de música descargado y
tienen permitido revender la copia con el dispositivo en el que se descargó. Pero no pueden
crear en forma legal copias adicionales para fines de reventa, incluso si eliminan
simultáneamente su copia original.
XIV. Generalidades sobre la reciente enmienda de la Music Modernization Act

("MMA") en los Estados Unidos
Recientemente, el 11/10/2018, se sancionó en los Estados Unidos la Musical Modernization

Act (74), conocida por sus siglas "MMA". Dicha legislación pretende actualizar ciertas
cuestiones relativas al pago, cobro y distribución de los derechos de autor de música y
grabaciones de audio en el moderno contexto de la tecnología digital. Sin embargo, se le
critica que la ley está más enfocada en los intereses de las compañías discográficas
(divulgadores) que en los intereses de los propios autores (75).
Por no ser el motivo central de este trabajo y, asimismo, no contar con jurisprudencia
destacada que trate sobre la aplicación de esta reciente normativa (76), únicamente nos
referiremos a sus aspectos generales y que interesen a este trabajo, es decir, a los fines de
poner de relieve estos recientes sucesos y soluciones o encuadres que se dan a los
problemas que plantea el mercado digital.
Efectuada la anterior salvedad, digamos que la MMA prevé, como punto central, la creación
del Mechanical Licensing Collective (MLC), organización sin fines de lucro bajo la órbita de la
US Copyright Office, que tendrá a cargo el otorgamiento y control de las llamadas "licencias
mecánicas generales" (blanket license); también tendrá la responsabilidad de crear y
mantener una base de datos de composiciones y autores, recolectar las llamadas "regalías
mecánicas" de los servicios de streaming (v.gr., Spotify) y transferirlas a los titulares de
derechos según la información obrante en la base de datos antes indicada.
La ley busca reducir los costes de transacción al permitir a los servicios de streaming pagar
regalías mecánicas al MLC con base en la cantidad de reproducciones que tenga cada
canción, sin preocuparse por identificar concretamente al titular de los derechos de autor,
como hasta ahora, o presentar una notificación al organismo de control por cada titular que
no ha podido ser ubicado (notificaciones conocidas como "NOI").
La blanket license otorga el derecho a las plataformas de streaming o descarga musical de

reproducir cualquier composición registrada, incluso aquellas cuyos autores no pueden ser
ubicados, con una esperada reducción en los riesgos que implica la posibilidad de ser
demandado por el titular de los derechos de autor.
La MLC sólo gestionará regalías mecánicas generadas por la composición del material musical
y no sobre las grabaciones, las cuales se seguirán rigiendo por los acuerdos privados
negociados entre las discográficas y los servicios de streaming. La MLC tampoco gestionará
regalías por las presentaciones públicas de las composiciones, las que seguirán siendo
competencia de las sociedades de gestión, como ASCAP (77) y BMI (78). Finalmente, los
servicios por internet que no sean interactivos no generarán regalías a cargo de la MLC.

Como se puede apreciar, por lo menos con respecto a los derechos de autor en la música y el
entorno digital, la legislación de los Estados Unidos ha dado un importante y pragmático paso
con la creación de la MLC, aparentemente más influidos por los intereses de las discográficas
y de las plataformas digitales que por las de los autores mismos. Sin embargo, esta
legislación es muy reciente y habrá que esperar que germinen nuevas cuestiones y
problemas al relacionarse en el siempre dinámico entorno digital.
XV. La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, por la que se
modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE
También recientemente, el 17/04/2019, se aprobó la Directiva (UE) 2019/790 en la UE,

modificando la Directiva 96/9/CE y la Directiva 2001/29/CE, en algunos aspectos con miras a
adaptar determinadas excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines
en entornos de carácter digital y transfronterizo, así como medidas destinadas a facilitar
determinadas prácticas de concesión de licencias en lo que respecta, en particular, pero no
solamente, a la difusión de obras y otras prestaciones que están fuera del circuito comercial y
la disponibilidad en línea de obras audiovisuales en plataformas de video a la carta con miras
a garantizar un mayor acceso a los contenidos (79).
La Directiva trae consigo como novedad interesante, entre otras, la definición de "minería de
textos y datos", que es "toda técnica analítica automatizada destinada a analizar textos y
datos en formato digital a fin de generar información que incluye, sin carácter exhaustivo,
pautas, tendencias o correlaciones" (80). La minería de textos y datos puede comportar actos
protegidos por derechos de autor, por el derecho sui generis sobre las bases de datos, o por
ambos, en particular la reproducción de obras u otras prestaciones, la extracción de
contenidos de una base de datos, o ambos, lo que sucede, por ejemplo, cuando se normalizan
los datos en el proceso de minería de textos y datos. Cuando no se aplica ninguna excepción
o limitación, se requiere una autorización de los titulares de derechos para llevar a cabo tales
actos. Sin embargo, la Directiva fija una importante excepción obligatoria a la restricción de la
minería de textos y datos cuando sea llevada a cabo por universidades y otros organismos de
investigación (81), al igual que instituciones responsables del patrimonio cultural (82). De
acuerdo con los considerandos de la norma y con lo dispuesto en el art. 2º, una empresa que
ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no puede gozar de un acceso preferente a
los resultados generados por las investigaciones científicas. En dichos casos están amparados
por la excepción relativa a la minería de textos y datos en lo que respecta a los contenidos a
los que tienen acceso lícito. Por su parte, los titulares de derecho de autor afectados por la
mencionada excepción obligatoria no tendrán derecho de indemnización alguno (83).
El uso con fines de investigación científica distintos de la minería de textos y datos, como la
revisión científica y la investigación conjunta, sigue estando amparado, en su caso, por la
excepción o limitación prevista en el art. 5º, apart. 3º, letra a), de la Directiva 2001/29/CE
(84).
Los organismos de investigación y las instituciones responsables del patrimonio cultural,

incluidas las personas vinculadas a ellos, están amparados por la excepción relativa a la
minería de textos y datos en lo que respecta a los contenidos a los que tienen acceso lícito.
La Directiva (UE) 2019/790 también incorpora otra excepción obligatoria para garantizar que
los centros de enseñanza puedan utilizar obras u otras prestaciones en actividades
pedagógicas digitales, incluidas las actividades en línea y transfronterizas (v.gr., educación a
distancia) por instituciones reconocidas en los distintos Estados. Esta excepción sólo se
aplicará en la medida en que los usos se justifiquen por los fines no comerciales de la
actividad docente de que se trate. Al respecto, la estructura organizativa y los medios de
financiación de un centro de enseñanza no deben ser factores decisivos para determinar el

carácter no comercial de la actividad. Para que el uso de la obra sea lícito en todos los países
de la UE, es necesario que el uso sea lícito en el Estado miembro donde tenga sede el
establecimiento de enseñanza, de acuerdo con las normas internas del Estado de que se
trate, las que deben estar en sintonía con las de la UE. Asimismo, la distribución de
programas informáticos autorizada al amparo de la excepción debe limitarse a la transmisión
digital de esos programas informáticos. En la mayoría de los casos, el concepto de ilustración
implicaría únicamente el uso de partes o extractos de obras, lo que no debe reemplazar la
adquisición de material destinado principalmente al mercado de la enseñanza. Por su parte,
los titulares de derecho de autor podrán tener derecho, bajo esta excepción, a una justa
compensación, que será prevista en cada caso por la legislación de cada Estado.
Otra nueva incorporación de la Directiva (UE) 2019/790 es la excepción por la que se autoriza
a las instituciones responsables del patrimonio cultural a reproducir obras y otras
prestaciones que se hallen con carácter permanente en sus colecciones con fines de
conservación, por ejemplo, para hacer frente a la obsolescencia tecnológica o la degradación
de los soportes originales, o para asegurar dichas obras y otras prestaciones.
Se prevé la obligatoriedad para los Estados miembros de fijar mecanismos de mediación para
facilitar la puesta a disposición de obras audiovisuales "a la carta" (conocidas también como
on demand). La participación en ese mecanismo de negociación y la posterior celebración de
acuerdos deben ser voluntarias y no deben afectar la libertad contractual de las partes.
Mediante este mecanismo se procura lograr una mayor difusión de las obras cuyos titulares
no tienen interés o incentivos para licenciarlas "a la carta".
Con respecto a los modelos de negocios o servicios en línea que se dedican a agregar noticias
o realizar seguimientos de medios de comunicación, en los cuales la reutilización de
publicaciones de prensa constituye una parte importante de su negocio y una fuente de
ingresos, la Directiva en comentario prevé el reconocimiento de las editoriales como titulares
de derecho de autor. Una "publicación de prensa" no es toda publicación informativa, sino
que sólo comprende las publicaciones periodísticas, publicadas en cualquier soporte, incluido
el papel, en el contexto de una actividad económica constitutiva de prestación de servicios
con arreglo al derecho de la UE (85). Esta Directiva tampoco afecta las normas en materia de
derechos de autor vigentes en la UE y aplicables a los usos privados o no comerciales de las
publicaciones.
Los derechos reconocidos a las editoriales de publicaciones de prensa no deben extenderse a

actos de hiperenlace. Tampoco deben extenderse a los meros hechos comunicados en las
publicaciones de prensa.
Las publicaciones periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como las
revistas científicas, no están cubiertas por la protección que se proporciona a las
publicaciones de prensa por la Directiva comentada. Esa protección tampoco se aplica a los
sitios web, como blogs, que proporcionan información como parte de una actividad que no se
lleva a cabo por iniciativa ni con la responsabilidad y control editorial de un prestador de
servicios.
Importante resulta recordar que las editoriales de publicaciones de prensa no han de poder
invocar la protección que se les concede en virtud de esta Directiva frente a autores y otros
titulares de derechos o frente a otros usuarios autorizados de las mismas obras y otras
prestaciones. Ello, sin perjuicio de las disposiciones contractuales convenidas entre las
editoriales de publicaciones de prensa, por una parte, y los autores y otros titulares de
derechos, por otra. Asimismo, los autores cuyas obras se incorporen a una publicación de
prensa deben tener derecho a una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de
publicaciones de prensa reciban por el uso de sus publicaciones.

La Directiva (UE) 2019/790 también trata el tema de la responsabilidad de las plataformas
que permiten a sus usuarios cargar contenidos, cuyo principal problema aparece cuando el
usuario carga contenido protegido, respecto del cual carece de derechos para realizar tal
acción. La Directiva es un poco vaga al respecto, pues establece que ella sólo se aplicará a
los prestadores de servicios cuyos servicios tienen un papel importante en el mercado de
contenidos en línea, como los servicios de emisión en continuo de audio y video. También
diferencia a los "nuevos prestadores" que se incorporen al mercado con un volumen de
negocios inferior a 10 millones de euros, disponiendo un régimen más laxo de valoración de
conducta durante los primeros tres años del negocio. Cuando estos "nuevos prestadores"
alcancen los cinco millones de visitantes únicos mensuales, se les exige un "mayor esfuerzo"
para evitar que se cargue material en infracción a los derechos de autor.
Los servicios a los que se aplica esta Directiva son aquellos servicios cuya finalidad principal o
una de cuyas finalidades principales es almacenar y permitir que los usuarios descarguen y
compartan una gran cantidad de contenidos protegidos por derechos de autor con la finalidad
de obtener beneficios de ello, bien directa o bien indirectamente, organizándolos y
promocionándolos. Obviamente, las actividades de piratería no están protegidas. De todas
formas, la propia Directiva establece que el análisis debe hacerse caso por caso.
Se aclara en el texto de la norma que los prestadores de servicios para compartir contenidos
en línea realizan un acto de "comunicación al público" o de "puesta a la disposición del
público" cuando dan acceso a obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones
protegidas cargadas por sus usuarios y, por consiguiente, deben obtener una autorización,
también mediante un acuerdo de licencia, de los correspondientes titulares de derechos (86).
Cuando no se haya concedido ninguna autorización a los prestadores de servicios, éstos
deben hacer los mayores esfuerzos, de acuerdo con criterios normativos de diligencia
profesional, por evitar que estén disponibles en sus servicios, obras y otras prestaciones, tal
como hayan sido identificadas por los correspondientes titulares de derechos. Los prestadores
de servicios serán responsables por las infracciones a los derechos de autor, a menos que
demuestren que hicieron los mayores esfuerzos de acuerdo con las normas de diligencia del
sector de que se trate, con lo cual se consagra una inversión de la carga probatoria. También
serán responsables si no demuestran haber hecho los mayores esfuerzos por impedir que en
el futuro se carguen determinadas obras no autorizadas sobre la base de información
necesaria y pertinente facilitada a tal efecto por los titulares de derechos.
Sin embargo, si los titulares de derechos no facilitan a los prestadores de servicios para
compartir contenidos en línea la información pertinente y necesaria sobre sus obras y otras
prestaciones de que se trate, o si los titulares de derechos no han proporcionado ninguna
notificación relativa a la inhabilitación del acceso a determinadas obras u otras prestaciones o
a su retirada y, como consecuencia, los prestadores de servicios no pueden hacer los
mayores esfuerzos por evitar que estén disponibles contenidos no autorizados, tales
prestadores de servicios no son responsables de los actos no autorizados de comunicación al
público o de puesta a disposición del público de estas obras u otras prestaciones no
identificadas.
Se establece la obligación de los prestadores de servicios, para compartir contenidos en línea,

de fijar canales ágiles y efectivos de reclamación para los usuarios que consideran que sus
aportes no infringen derechos de autor. Las reclamaciones deben ser evaluadas por personas,
y no automáticamente por algoritmos u otros sistemas. Asimismo, la solicitud por parte de los
titulares de derecho de autor para que se bloquee determinado contenido debe estar
debidamente justificada. El régimen de cooperación entre los prestadores de servicios y los
titulares de derechos de autor mantendrá en todo caso el anonimato de los usuarios y la
prohibición de tratamiento de sus datos personales, excepto si ello es conforme con la
Directiva 2002/58/CE (87) y el Reglamento (UE) 2016/679 (88) del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Finalmente, y en lo que a este trabajo interesa, en relación con los derechos de autores,
artistas, intérpretes o ejecutantes que concedieron licencias o cedieron derechos sobre obras
que en definitiva no son explotadas, la Directiva comentada prevé, luego de transcurrido un
plazo razonable que cada Estado fijará, la opción de los cedentes o licenciantes de poder
revocar dichos actos, de forma de poder ceder o licenciar sus derechos a otras personas y
procurar de esta forma que la obra sea explotada. Esto no será aplicable para el caso de
programas de ordenador (89). No obstante, los Estados miembros podrán excluir las obras u
otras prestaciones de la aplicación del mecanismo de revocación si dichas obras o
prestaciones suelen incluir contribuciones de varios autores o artistas intérpretes o
ejecutantes.
XVI. Panorama
Como se ha visto en el desarrollo del trabajo, existen dos grandes intereses contrapuestos
que deben ser equilibrados para lograr el mejor resultado a mediano y largo plazo para
ambos. De un lado, el interés de los autores; del otro, el bienestar de la comunidad. Ambos
intereses se verían, en definitiva, perjudicados si se concedieran derechos absolutos y
perpetuos beneficiando a los autores o a la comunidad. Se debe, entonces, buscar un sano
equilibrio.
Entre estos dos puntos interviene el derecho de autor y sus contrapesos, uno de los cuales es
el agotamiento. No obstante, en la práctica, la diversidad de situaciones, las modernas
formas de comercialización y el avance de la tecnología dejan expuestos los flancos de dichos
contrapesos, momento en el cual interviene la jurisprudencia ajustando o intentando ajustar
la ecuación económico-social. En lo inmediato será función de ésta ocuparse, por lo menos,
de las problemáticas que se vayan generando, sentando, muy probablemente, las bases para
una posterior legislación regional o internacional.
Constantemente se plantean nuevos temas y cuestiones propulsados en gran parte por las
nuevas tecnologías y formas de comercialización digital. Se encuentra sobre la mesa, por
ejemplo, la discusión sobre la funcionalidad que el consumidor espera de los productos
digitales que utiliza y los desafíos técnico-legales que plantea el software como tal y también
cuando es complementado con otros elementos como imágenes, sonidos, historias, etc., que
en muchos casos merecen una protección adicional y diferenciada. Por otro lado, no todos los
consumidores están interesados en revender sus productos digitales, sino más bien en
usarlos en varios dispositivos, crear copias de respaldo, compartirlos o actualizar el hardware
que los contiene.
Ante la deficiencia de la legislación, muchos proveedores abordan estos temas en forma

contractual. Los Términos de Uso de Apple para productos digitales, por ejemplo, establecen
que el usuario puede "grabar una lista de reproducción de audio en un CD para escuchar
hasta siete veces..." (90), volver a descargar el archivo de música comprado en otros
dispositivos o almacenarlo en la nube.
Sin embargo, pareciera ser que lo más apremiante es repensar la distinción entre copias
tangibles e intangibles. Incluso hay tribunales que han sostenido que el software, a los fines
de la tributación, califica como propiedad personal tangible. En los Estados Unidos, la Corte
Suprema de Luisiana (91), por ejemplo, declaró que el software en sí no es un simple
conocimiento, sino una cierta disposición de la materia que hace que una computadora
realice una función, y que "esta disposición de la materia, grabada físicamente en algún
medio tangible, constituye una cosa corpórea". El tribunal dijo que el software es "el
conocimiento registrado en una forma física que tiene existencia física, ocupa espacio en la
cinta, disco o disco duro, hace que sucedan cosas físicas y puede ser percibido por los
sentidos".

Como se vio, recientemente se han incorporado al andamiaje legislativo de los Estados
Unidos y de la Unión Europea nuevas leyes que pretenden solucionar algunos de los
problemas o cuestiones que apremiaban a dichos significativos espacios económicos y de
producción de obras. Sin embargo, es de esperar que la jurisprudencia complete este nuevo
cuadro de situación fijando caso por caso la doctrina que permita aplicar dicha legislación y
engarzarla, no sólo con el caso particular de que se trate, sino con el conjunto de normas que
inevitablemente actuarán influyéndose entre sí.
(*) Abogado (Universidad de Buenos Aires). Maestrando en Derecho Empresarial (UADE).

Miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial (2019).
(1) MARZETTI, Maximiliano, “Análisis económico y reforma del derecho de autor: para un
debate ecuánime”, disponible al 07/11/2019 en https://cerlalc.org/analisis-economico-del-
derecho-y-reforma-del-derecho-de-autor-aporte-para-un-debate-ecuanime, también publicado
en The Latin American and Iberian Journal of Law and Economics, vol. 3, 2017.
(2) RUBÍ PUIG, Antoni, “Agotamiento de derechos de autor y restricciones verticales a la

distribución postventa”, SJA del 10/08/2016, 52.
(3) Este derecho se encuentra nombrado en el US Code, tít. 17, cap. 1, sección 106 [3]:
“Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the
exclusive rights to do and to authorize any of the following: [...] [3] to distribute copies or
phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or
by rental, lease, or lending...”. Asimismo, en el sitio web
www.bitlaw.com/copyright/scope.html (vigente al 23/10/2019) se puede leer la siguiente
definición: “The distribution right grants to the copyright holder the exclusive right to make a
work available to the public by sale, rental, lease, or lending. This right allows the copyright
holder to prevent the distribution of unauthorized copies of a work. In addition, the right
allows the copyright holder to control the first distribution of a particular authorized copy.
However, the distribution right is limited by the ‘first sale doctrine’, which states that after the
first sale or distribution of a copy, the copyright holder can no longer control what happens to
that copy. Thus, after a book has been purchased at a book store (the first sale of a copy), the
copyright holder has no say over how that copy is further distributed. Thus, the book could be
rented or resold without the permission of the copyright holder”. En la Directiva 2001/29/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/05/2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en
la sociedad de la información, encontramos en su consid. 28: “La protección de los derechos
de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la
distribución de la obra incorporada en un soporte tangible...”, y en su art. 4.1: “Los Estados
miembros establecerán en favor de los autores, respecto del original de sus obras o copias de
ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribución al público, ya sea
mediante venta o por cualquier otro medio”. En la Argentina, como se dirá, este derecho no
tiene consagración expresa y directa, pero el art. 2º de la ley 11.723 dice: “El derecho de
propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de
disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en
cualquier forma”.
(4) PLANA, Javiera, “La teoría del agotamiento del derecho de distribución y su aplicación en
un entorno digital”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, 5 [2], Santiago de Chile, 2016
(disponible al 07/11/2019 en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0719-25842016000200011 o para su descarga de la web oficial
https://rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/view/41876).

(5) Para describir los efectos del agotamiento, me he basado mayormente (aunque no
únicamente) en el trabajo de PLANA, Javiera, “La teoría del agotamiento...”, ob. cit. A su vez,
esta autora indica en dicho trabajo que se ha basado en REESE, Ruth A., “The first sale
doctrine in the era of digital networks”, 44 B.C.L. Rev. 577, 2003,
http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol44/iss2/9.
(6) Nos referimos a mercados secundarios como todos aquellos mercados que se dedican a
transacciones sobre obras protegidas luego de que el titular haya agotado su derecho de
distribución. Ejemplo de esto sería el librero que vende libros usados o las plataformas web
de venta entre particulares de bienes tangibles.
(7) “...La discriminación de precios consiste en cargar diferentes precios a diferentes

consumidores por diferentes versiones del mismo bien o servicio cuando la variación en el
precio no puede explicarse en función de los costes respectivos de las versiones”. RUBÍ PUIG,
Antoni, “Agotamiento de derechos de autor y restricciones...”, ob. cit. En dicha obra, este
autor expone que “la discriminación de precios permite, por lo general, reducir la pérdida de
eficiencia irrecuperable (deadweight loss) que implica la fijación de precios de derechos de
propiedad intelectual”.
(8) Entendemos por costo de transacción el costo en el que se incurre para llevar a cabo un
determinado negocio, emprendimiento o contrato. Podemos incluir, a modo de ejemplo, entre
los costos de transacción los pedidos de informes u otros costos de investigación, las
comisiones, tasas o derechos que se abonen para llevar el negocio a cabo, los costos en
redacción de contratos o acuerdos y los costos de vigilancia y/o ejecución.
(9) Entendemos como problema de hold-up (o “problema de retención”) la situación en la que

las partes de un contrato podrían trabajar más eficientemente cooperando y, sin embargo, se
abstienen de hacerlo debido a la idea de que, mediante esta cooperación, pueden otorgar a
la otra parte un mayor poder de negociación y, por lo tanto, reducir sus propias ganancias o
poder. El problema del hold-up supone como condición necesaria un comportamiento
“oportunista”. El problema de la retención lleva a un costo económico severo y también
puede llevar a una inversión insuficiente.
(10) RUBÍ PUIG, Antoni, “Agotamiento de derechos de autor y restricciones...”, ob. cit. Esta
afirmación no debe ser entendida en forma absoluta. Como se dijo, el agotamiento por la
doctrina de la primera venta se refiere al derecho de distribución, mas no a otros derechos de
corte moral, pues lo contrario sería legalizar el plagio o asimilar el agotamiento del derecho
de distribución al paso al dominio público de la obra entera.
(11) PLANA, Javiera, “La teoría del agotamiento...”, ob. cit.
(12) Es la posición adoptada por el art. 4.2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22/05/2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información:
“El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la
Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la
propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”.
(13) GÓMEZ CIFUENTES, Diana, “Agotamiento del derecho e importaciones paralelas de libros.
Aspectos económicos e implicaciones para el sector editorial iberoamericano”, Ed. Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC-Unesco,
julio/2018, p. 35, disponible al 07/11/2019 en https://cerlalc.org/wp-
content/uploads/2018/09/Agotamiento-del-derecho.pdf.
(14) RUBÍ PUIG, Antoni, “Agotamiento de derechos de autor, modificación física de ejemplares

y principio salva rerum substantia”, Barcelona, octubre/2015, disponible al 07/11/2019 en
www.indret.com/pdf/1190_es.pdf.
(15) Véase CJE/01/58, de 20/11/2001, en los asuntos acumulados C-414/99, C-415/99 y C-

416/99: “Zino Davidoff SA vs. A&G Imports Ltd.”, “Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd.
vs. Tesco Stores, Tesco PLC” y “Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd. vs. Costco Holesale
UK Ltd.”. Si bien en el precedente citado se trató de un tema marcario, sus conclusiones en
cuanto al consentimiento son aplicables a los derechos de autor. El siguiente resumen está
disponible al 07/11/2019 en http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-01-58_es.htm. Zino
Davidoff SA era titular de dos marcas, “Cool Water” y “Davidoff Cool Water”, registradas en el
Reino Unido y utilizadas para una amplia gama de productos de aseo y cosméticos. Los
productos llevan números identificativos y son vendidos por ella o por cuenta suya tanto
dentro como fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). A&G Imports Ltd. adquirió
productos de Davidoff, fabricados en el EEE, que habían sido comercializados inicialmente en
Singapur por Davidoff o con su consentimiento. A&G importó dichos productos en la
Comunidad (en el presente caso, el Reino Unido) y los puso en venta allí. Estos productos sólo
se distinguen de los otros productos de la marca Davidoff por la eliminación u obliteración de
los números identificativos. Las sociedades Levi Strauss son titulares de las marcas “Levi’s” y
“501”, que han sido registradas en el Reino Unido, entre otros productos, para pantalones
vaqueros. Tesco y Costco adquirieron pantalones vaqueros Levi’s 501 auténticos a operadores
que los importaban en la Comunidad de países que no pertenecen al EEE y los vendieron en
el Reino Unido. Levi Strauss se había negado en todo momento a vender dichos pantalones
vaqueros a Tesco y a Costco. Davidoff y Levi Strauss presentaron demandas ante la High
Court of Justice alegando que la importación y la venta de dichos productos en la Comunidad
violaban los derechos que les confería el registro de sus marcas. En los tres asuntos, tanto
A&G Imports como Tesco y Costco invocan el agotamiento de los derechos conferidos por la
marca. Según el derecho comunitario, el principio de agotamiento que figura en la Directiva
sobre marcas prohíbe al titular de la marca invocar el derecho exclusivo que le confiere la
marca cuando los productos que la llevan han sido comercializados en el EEE por el titular o
con su consentimiento. Las cuestiones planteadas por la High Court of Justice al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas persiguen principalmente que se precisen las
condiciones de dicho agotamiento y, más concretamente, el concepto de “consentimiento”.
Su importancia ha llevado a cinco gobiernos (alemán, francés, italiano, finlandés y sueco) a
presentar observaciones. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, el efecto de la
Directiva sobre marcas en general. La Directiva, a juicio del Tribunal de Justicia, limita el
agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente a los casos en que los
productos son comercializados en el EEE y permite al titular comercializar sus productos fuera
de esta zona sin que tal comercialización agote sus derechos dentro del EEE. Además, el
Tribunal de Justicia estima que la Directiva, al precisar que la comercialización fuera del EEE
no agota el derecho del titular a oponerse a las importaciones de dichos productos
efectuadas sin su consentimiento, permite al titular de la marca controlar la primera
comercialización en el EEE de los productos designados con la marca. El Tribunal de Justicia
examina a continuación cómo debe manifestarse el consentimiento del titular de la marca a
la comercialización en el EEE: ¿el consentimiento debe ser expreso o puede ser tácito? El
Tribunal de Justicia considera que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a
su derecho exclusivo de prohibir a terceros importar productos designados con su marca,
constituye el elemento determinante de la extinción de este derecho. Según el Tribunal de
Justicia, le corresponde dar una interpretación uniforme al concepto de “consentimiento” para
la comercialización en el EEE con el fin de evitar que la protección de los titulares de las
marcas varíe en función del derecho nacional de los Estados miembros. Habida cuenta de la
importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo del titular de la marca, el
consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de
renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del
consentimiento. No obstante, en determinados casos, puede resultar implícitamente de

elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización
fuera del EEE que revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho. El Tribunal de
Justicia examina por último la posibilidad de un consentimiento tácito resultante de un simple
silencio del titular de una marca. El Tribunal de Justicia afirma que el consentimiento debe
expresarse positivamente y que los elementos que han de tenerse en cuenta para inferir la
existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la renuncia del titular de la
marca a oponer su derecho exclusivo. Por consiguiente, no corresponde al titular de la marca
acreditar la falta de consentimiento, sino, al contrario, incumbe al operador que invoca la
existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente. Un consentimiento tácito
para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede
resultar de un simple silencio del titular de la marca. Además, un consentimiento tácito no
puede resultar de que no se hayan impuesto reservas contractuales en la transmisión de la
propiedad de los productos designados con la marca, de que el titular de la marca no haya
comunicado su oposición a la comercialización en el EEE ni de que no se haya indicado en los
productos la prohibición de comercialización en el EEE.
(16) En el año 2016 la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) impulsó un

Anteproyecto de Reforma de la Ley 11.723.
(17) LIMA, María Clara, “Museos y propiedad intelectual. Los desafíos de la digitalización de
contenidos”, diciembre/2010, disponible al 07/11/2019 en http://flacso.org.ar/wp-
content/uploads/2013/07/Lima-Maria-Clara-C07-08.pdf.
(18) Declaración concertada respecto de los arts. 6º y 7º: tal como se utilizan en estos
artículos, las expresiones “copias” y “originales y copias” sujetas al derecho de distribución y
al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos se refieren exclusivamente a las copias
fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles.
(19) VELTANI, Darío, “El contrato de licencia de software”, Revista Derecho y Nuevas
Tecnologías, 1, Universidad de San Andrés, 2017, disponible al 07/11/2019 en www.rdynt.org.
(20) PALAZZI, Pablo A., “Orientaciones jurisprudenciales en materia de contratos informáticos:

obligaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y
naturaleza jurídica de la licencia de software”, Revista Derecho y Nuevas Tecnologías, 1,
www.rdynt.org, disponible para su descarga al 07/11/2019 en https://docplayer.es/74272705-
Revista-derecho-y-nuevas-tecnologias.html. El autor cita el art. 10 del ADPIC, que dispone:
“Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos
como obras literarias en virtud del Convenio de Berna”.
(21) La aplicación del régimen del derecho de autor al software no sólo está impuesta por la
ley 11.723 luego de la reforma por la ley 25.036, sino también por dos tratados
internacionales: el Acuerdo ADPIC (ley 24.425, BO del 05/01/1995, conocido por sus siglas en
inglés TRIPS) y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) del año 1999 (ley
25.140, BO del 24/09/1999).
(22) En el caso “State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group Inc.”, del
23/07/1998, 149 F. 3d 1368, de los EE.UU., se admitió la patentabilidad de un método
económico comercial que llegaba a determinar sus resultados mediante la utilización de
algoritmos matemáticos utilizados en un programa de software al producir un “resultado útil,
concreto y tangible”. Este fallo abrió la posibilidad a la patentabilidad de programas
informáticos, luego cuestionado en 2010 por el fallo “Bilski vs. Kappos”, 561 US 593 (2010).
Éste fue el primer caso de una patente otorgada a una invención en esta clase y abrió la
posibilidad de obtener protección por vía de patente para una amplia gama de programas de
computador y de invenciones, siendo un tema muy actual relacionado con la patentabilidad
del software en el entorno de internet y el comercio electrónico.

(23) SALA MERCADO, José P., “El derecho de autor frente a las nuevas tecnologías desde una
perspectiva iusprivatista y su reflejo actual en el derecho argentino”, Revista Chilena de
Derecho y Tecnología, 2, vol. 6, Santiago, dic./2017, disponible al 07/11/2019 en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-25842017000200097#B9.
El autor cita a GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, José J., “La copia privada”, Ed. Comares,
Granada, 2008.
(24) SALA MERCADO, José P., “El derecho de autor...”, ob. cit.
(25) SALA MERCADO, José P., “El derecho de autor...”, ob. cit.
(26) CNCom., sala C, 10/10/2008, “A&CISA c. Buenos Aires Software SRL y otro”.
(27) “La relación negocial mediante la cual una parte se comprometió a entregar un sistema
informático —en el caso, de gestión administrativo-contable— y a prestar horas de asistencia
técnica para su implementación debe considerarse un todo integral cuyo contenido, sentido y
espíritu se aprecia unificado, razón por la cual es dable concluir que existió un contrato de
licencia de uso de software, en el cual no existe transferencia de la propiedad o del goce de
una cosa” (CNCom., sala C, 10/10/2008, “A&CISA c. Buenos Aires Software SRL y otro”).
(28) CNCom., sala C, 10/10/2008, “A&CISA c. Buenos Aires Software SRL y otro”.
(29) PALAZZI, Pablo A., “Orientaciones jurisprudenciales...”, ob. cit.
(30) “MAI Systems Corp. vs. Peak Computer Inc.”, 991 F. 2d 511 (9th Cir. 1993). Se puede
descargar el fallo desde http://www.internetlibrary.com/pdf/MAI-Systems-Peak-Computer-9th-
Cir.pdf, disponible al 07/11/2019.
(31) PALAZZI, Pablo A., “Orientaciones jurisprudenciales...”, ob. cit.
(32) Si bien se harán referencias concretas a la bibliografía utilizada en distintos puntos del
análisis, se ha seguido en forma general, para realizar la comparativa de casos de EE.UU. y la
UE, la obra del profesor DETERMANN, Lothar, “Digital exhaustion: new law from the old
world”, disponible al 07/11/2019 en https://ssrn.com/abstract=2980483, de donde se puede
descargar la versión completa.
(33) “Adams vs. Burke”, 84 US 453, 456 (1873).
(34) “Bobbs-Merrill Co. vs. Straus”, 210 US 339, 350-51 (1908).
(35) 17 USC, sección 106 (2012).
(36) NIMMER, Melville B. - NIMMER, David, “Nimmer on copyright”, §§ 8.12.C), 8.12.C).1,

8.12.D).1.a) (2005), citado por DETERMANN, Lothar, “Digital exhaustion...”, ob. cit.
(37) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/05/2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información, arts. 2º, 3.1, 4.1; Urheberrechtsgesetz
[UrhG], art. 69(c) (1965).
(38) Directiva 2001/29/CE, art. 4.2.
(39) Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/12/2006, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito
de la propiedad intelectual, art. 1.2: “Los derechos a que se refiere el apart. 1º no se agotan
en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias de obras protegidas por el
derecho de autor u otros objetos mencionados en el apart. 1º del art. 3º”.

(40) Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23/04/2009, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador, art. 4.2.
(41) Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/12/2006, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito
de la propiedad intelectual, art. 6.1.
(42) Véase nota 34.
(43) “Bobbs-Merrill Co. vs. Straus”, 210 US 339, 350-51 (1908). Los demandados habían
comprado a distribuidores mayoristas varios ejemplares del mismo libro (titulado “The
castaway”) conociendo la leyenda impresa en el libro que impedía su reventa a un precio
inferior a US$ 1; sin embargo, procedieron a la venta a un precio de US$ 0,89 por ejemplar.
Puede consultarse el fallo completo en https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/210/339.html, disponible al 07/11/2019.
(44) “UMG Recordings vs. Troy Augusto”, 628 F. 3d 1175 (9th Cir. 2011).
(45) Código fuente (source code) es el software en su versión originalmente escrita por un ser
humano en texto plano y en el lenguaje de programación de que se trate. El código fuente se
puede escribir en cualquiera de los cientos de lenguajes de programación que se han
desarrollado. Algunos de los más populares de éstos son C, C++, Cobol, Fortran, Java, Perl,
PHP, Python y Tcl/Tk (véase http://www.linfo.org, consultada al 07/11/2019).
(46) Código objeto (object code) es el resultado obtenido por un compilador después de
procesar el código fuente. El código de objeto suele ser un código de máquina, también
denominado “lenguaje de máquina”, que puede ser comprendido directamente por un tipo
específico de CPU (unidad de procesamiento central), como x86 (es decir, compatible con
Intel) o PowerPC. Sin embargo, algunos compiladores están diseñados para convertir el
código fuente en un lenguaje ensamblador o algún otro lenguaje de programación. Un
lenguaje ensamblador es una notación legible para el lenguaje de máquina que utiliza un tipo
específico de CPU. Un archivo de código de máquina puede ejecutarse inmediatamente (es
decir, ejecutarse como un programa), o puede requerir vincularlo con otros archivos de
código de objeto (p. ej., bibliotecas DLL) para producir un programa ejecutable completo
(véase http://www.linfo.org, consultada al 07/11/2019).
(47) 17 USC, sección 109(b) (2012).
(48) Se trata de una práctica contractual. Los términos y condiciones se anexan a programas
de computadoras o software que se distribuyen en forma física. Éstos vienen impresos en la
parte exterior de la caja o el sobre (paquete) que contiene el programa, y las más de las
veces se establece que, al abrirse, se están aceptando las condiciones.
(49) Acción de pulsar sobre un anuncio que, mediante un vínculo, enlaza al usuario con la
localización que el anunciante elija (generalmente, su propia web).
(50) “Vernor vs. Autodesk Inc.”, 621 F. 3d 1102, 1110 (9th Cir. 2010).
(51) Otros casos son: “Wall Data Inc. vs. LA Cty. Sheriff’s Dep’t”, 447 F. 3d 769, 785 N. 9 (9th
Cir. 2006); “DSC Commc’ns Corp. vs. Pulse Commc’ns Inc.”, 170 F. 3d 1354, 1360-62 (Fed. Cir.
1999); “MAI Sys. Corp. vs. Peak Comput. Inc.”, 991 F. 2d 511, 518 (9th Cir. 1993); “Data
Prods., Inc. vs. Reppart”, 18 USPQ 2d 1058, 1601 (D. Kan. 1990); “ISC Bunker Ramo Corp. vs.
Altech Inc.”, 765 F. Sups. 1310, 1314 (ND Ill. 1990); “Davidson & Assocs., Inc. vs. Internet
Gateway”, 334 F. Sups. 2d 1164, 1177 (ED Mo. 2004); “Microsoft Corp. vs. Harmony
Computers & Elecs. Inc.”, 846 F. Sups. 208, 213 (EDNY 1994); “Novell, Inc. vs. Network Trade

Ctr. Inc.”, 25 F. Sups. 2d 1218, 1230 (D. Utah 1997).
(52) United States Court of Appeals, Federal Circuit, 11/03/1999, “DSC Communications Corp.
vs. Pulse Communications Inc.”, 170 F. 3d 1354 (Fed. Cir. 1999).
(53) C-128/11, 03/07/2012, “UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.” .
(54) ReDigi fue un mercado en línea para productos digitales de segunda mano (es decir,
música digital, libros electrónicos, juegos, aplicaciones, software) que adoptó políticas para
verificar si cada archivo digital en esa plataforma se adquirió legalmente.
(55) “Capitol Records LLC vs. ReDigi Inc.”, 934 F. Sups. 2d 640. Véase
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/16-2321/16-2321-2018-12-12.html.
(56) “Sujeto a las secciones 107 a 122, el propietario de los derechos de autor bajo este título
tiene los derechos exclusivos de hacer y autorizar lo siguiente: 1) A reproducir la obra
protegida con derechos de autor en copias o fonogramas...”.
(57) Dado que los tribunales alemanes no publican casos con nombres de las partes
litigantes, este artículo se referirá a este caso como “Audiolibros de Hamm”:
Oberlandesgericht Hamm (OLG Hamm), 15/05/2014, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht,
Rechtsprechungsdienst (ZUM-RD) 715 [716], 2014 (Alemania).
(58) Un caso análogo sucedió en Hamburgo y tuvo idéntica solución: Oberlandesgericht

Hamburg (OLG Hamburg), 12/04/2014, Multimedia und Recht (MMR) 740 [741], 2015
(Alemania).
(59) “Derecho de distribución. [...] 2) Cuando el original o las copias de la obra se hayan
comercializado con la autorización de la persona autorizada para distribuirlas en el territorio
de la Unión Europea u otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su
difusión será admisible, excepto mediante alquiler” (véase
https://wipolex.wipo.int/es/text/474282, disponible al 07/11/2019).
(60) También el fallo indicado en la nota 58.
(61) C-419/13, 22/01/2015, “Art & Allposters Int’l BV vs. Stichting Pictoright”.
(62) Véase nota 3.
(63) Bundesgerichtshof (BGH), 11/02/2010, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2661

(2662), 2010 (Alemania).
(64) Landgericht Berlin (LG Berlin), 21/01/2014, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht,
Rechtsprechungsdienst (ZUM-RD) 504, 2014 (Alemania).
(65) C-355/12, 19/09/2013, “Nintendo Co. Ltd. vs. PC Box SRL”.
(66) C-174/15, 10/11/2016, “Vereniging Openbare Bibliotheken vs. Stichting Leenrecht”.
(67) “Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons Inc.”, 568 US 519 (2013).
(68) DETERMANN, Lothar, “Notice, assent rules for contract changes after ‘Douglas vs. US
District Court’”, 12 Electronic Com. & L. Rep. (BNA) 32, 37 (2007). Citado en DETERMANN,
Lothar, “Digital exhaustion...”, ob. cit.
(69) Véase acáp. IX.1 de este trabajo.

(70) Véase acáp. IX.2 de este trabajo.
(71) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22/05/2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la información.
(72) Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23/04/2009, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador.
(73) Véase lo dicho en el acáp. X.1.
(74) El nombre completo es “Orrin G. Hatch - Bob Goodlatte Music Modernization Act”.
(75) LOREN, Lydia P., “Copyright jumps the shark: The Music Modernization Act”, 31/08/2019,
Boston University Law Review, vol. 99, 2019, disponible al 11/11/2019 en SSRN:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3481413.
(76) Nos basta con mencionar que existe en trámite una demanda instaurada por la disquera
del rapero Eminem contra la plataforma Spotify (“Eight Mile Style, LLC; Martin Affiliated, LLC,
Plaintiffs vs. Spotify USA Inc.”). La demanda aduce que Spotify eludió el pago correcto de
derechos de autor al incluir algunos temas de este famoso artista en la categoría de “control
de derechos de autor”. Asimismo, se cuestiona la constitucionalidad de algunas disposiciones
de la MMA que limitan los plazos por los cuales se pueden reclamar regalías.
(77) Véase https://www.ascap.com/.
(78) Véase https://www.bmi.com/.
(79) Consid. 3º de la Directiva (UE) 2019/790.
(80) Art. 2º, inc. 2º, de la Directiva (UE) 2019/790.
(81) El art. 2º, inc. 1º, de la Directiva (UE) 2019/790 indica que se entenderá por “‘organismo
de investigación’: una universidad, incluidas sus bibliotecas, un instituto de investigación o
cualquier otra entidad cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones científicas o llevar a
cabo actividades educativas que también impliquen realizar investigaciones científicas: a) sin
ánimo de lucro o reinvirtiendo todos los beneficios en sus investigaciones científicas, o b)
conforme a una misión de interés público reconocida por un Estado miembro, de tal manera
que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de
acceso preferente a los resultados generados por tales investigaciones científicas”.
(82) El art. 2º, inc. 3º, de la Directiva (UE) 2019/790 indica que se entenderá por “‘institución
responsable del patrimonio cultural’, una biblioteca o un museo accesibles al público, un
archivo o una institución responsable del patrimonio cinematográfico o sonoro”.
(83) Véase consid. 17 de la Directiva (UE) 2019/790.
(84) El art. 5º, apart. 3º, letra a), de la Directiva 2001/29/CE dice: “Excepciones y limitaciones
[...] 3. Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a
que se refieren los arts. 2º y 3º en los siguientes casos: a) cuando el uso tenga únicamente
por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo
en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del
autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida”.
(85) El art. 2º, inc. 4º, de la Directiva (UE) 2019/790 indica que se entenderá por “‘publicación
de prensa’: una recopilación compuesta principalmente por obras literarias de carácter

periodístico, pero que también puede incluir otras obras u otras prestaciones, y que: a)
constituye un elemento unitario dentro de una publicación periódica o actualizada
regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés general o
especial; b) tiene por finalidad proporcionar al público en general información sobre noticias u
otros temas, y c) se publica en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo la
responsabilidad editorial y el control de un prestador de servicios. Las publicaciones
periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como las revistas científicas, no
son publicaciones de prensa a los efectos de la presente Directiva”.
(86) Consid. 64 de la Directiva (UE) 2019/790.
(87) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/07/2002, relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)
(DO L 201, de 31/07/2002, p. 37).
(88) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos) (DO L 119, de 04/05/2016, p. 1).
(89) Art. 23.2, Directiva (UE) 2019/790.
(90) Véase https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, consultado el

07/11/2019.
(91) “S. Cent. Bell Tel. Co. vs. Barthelemy”, 643 So. 2d 1240, 1241 (1994). La Corte Suprema
de Luisiana siguió principalmente la opinión disidente del juez Byrnes en el tribunal inferior,
quien argumentó que se debe entender que “tangible” abarca “todas las cosas que
conforman nuestro universo físico, en oposición a las ‘intangibles’ que se limitan al mundo
no-físico, mundo de los conceptos jurídicos”.

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digitales. Proyección en los Estados Unidos y en la

Sumario: I. Preliminar.— II. El derecho de autor y el beneficio de la comunidad.— III. Noción

Autores: Landry, Ezequiel A

Citas: TR LALEY AR/DOC/3847/2019

Publicado en: LA LEY 13/02/2020, 1 LA LEY 2020-A, 786

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