AYUDA MEMORIA

Evaluación de procedencia de la solicitud del registro marcario de PUNKU

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1. Antecedentes

09.2019.- Se difunde en redes sociales la herramienta PUNKU.

10.2019.- Se encarga a la GAL el registro de la marca PUNKU.
07.10.2019.- Se detecta que la PUCP tiene registrado la marca PUNKU para telecomunicaciones así como
para otros servicios y productos.
09.10.2019.- Se solicitó lectura y copia del expediente relativo al registro obtenido por la PUCP.
11.10.2019.- Se recogió las copias del expediente.
14.10.2019.- La Gerencia General aprueba el logotipo de PUNKU.
16.10.2019.- Se obtiene una cita para atención de la solicitud de registro 1.
17.10.2019.- Se acudió a INDECOPI a efectos de obtener un examen preliminar del signo PUNKU
respecto a las clases correspondientes al servicio brindado por la herramienta virtual antes de presentar
la solicitud y efectuar el pago por derecho de trámite.

2. Presentación de Signos y Clases

ELEMENTOS GRAFICOS Y DENOMINATIVOS CLASE

Considerando los servicios

prestados a través de la
plataforma virtual PUNKU,
O OSIPTEL puede solicitar el registro
S en las siguientes clases: 09, 38, 41
y 42.
I
P 09 (comprende también: servicios
de reproducción – información
T que puede descargarse)
E 38 (Telecomunicaciones)
41 (comprende también:
L suministro de publicaciones
electrónicas en línea no
SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO descargable)
42: (comprende también: servicio
informático que emplea la web)
P PUCP tiene registrado la
U MARCA REGISTRADA denominación “PUNKU PARQUE
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y SOCIAL
C SANTA MARÍA DEL MAR” y elemento
P grafico (conforme a la imagen).

CLASES REGISTRADAS: 07, 09, 16,

24, 38, 41, 42, 45, 40, 25, 35, 45.

CERTIFICADO
DE REGISTRO N° 0016917
VIGENCIA: 05.05.2027

1
Con el funcionario Juan Lino, sub jefe de la Comisión de Signos Distintivos.
 TITULAR: PUCP

3. Escenarios:

Considerando: (i) Que, la PUCP tiene la marca registrada 2 “PUNKU PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y
SOCIAL SANTA MARÍA DEL MAR” conforme al signo mixto contenido en su Certificado de Registro; (ii)
que, OSIPTEL ha difundido al público en general un portal informativo identificándolo bajo el término
“PUNKU”; y, (iii) los comentarios de los funcionarios del INDECOPI al momento de solicitar un examen
preliminar sobre el signo mixto “PUNKU” y gráfico, informamos lo siguiente:

a. Sobre la posible acción de la PUCP solicitando el retiro del término “PUNKU” .- En dicho escenario,
se considera que, OSIPTEL podría emitir su respuesta bajo los siguientes argumentos:

1. La eficacia distintiva3 no puede recaer solamente en el empleo del término “Punku”.

En efecto, la función identificadora y diferenciadora4 corresponde al signo mixto registrado a
favor de la PUCP –esto es, (i) la denominación “PUNKU PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y
SOCIAL SANTA MARÍA DEL MAR”; (ii) los elementos gráficos; y, (iii) el color – razón por la cual,
considerar que la exclusividad puede segmentarse solamente en el término “Punku” sería
desnaturalizar el derecho reconocido por el INDECOPI respecto al signo mixto.

Cabe precisar que, el otorgamiento del registro del signo como marca se sujeta a su propia
distintividad; por lo que, consideramos que el solo término “Punku” no ostenta una fuerza
distintiva5 como tal.

2. La PUCP no se encuentra utilizando la marca registrada

Conforme a la información disponible en internet 6, dicha entidad educativa no se encuentra
empleando en forma integral el signo mixto registrado en INDECOPI, lo cual ha merecido
“fuerza distintiva” en su conjunto; razón por la cual, carecería de asidero alguna pretendida
exigencia sobre un elemento que conforma el signo registrado.

3. El riesgo de confusión entre el público consumidor es bajo e incluso nulo

Conforme a la información que se encuentra disponible en internet, se puede apreciar que:
 El término “Punku” empleado por la PUCP se encuentra orientado a identificar: (i) un
parque científico destinado a la promoción de investigación e innovación tecnológica 7;
y, (ii) un programa de becas dirigidos a jóvenes de escasos recursos y en determinadas
especialidades, entre las cuales se encuentran: ingeniería de las telecomunicaciones,
ciencias de la información, entre otras8.

2
Al respecto, el artículo 154 de la Decisión 486 dispone que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente.”
3
Al respecto, el profesor ANTEQUERA sostiene lo siguiente:
“Para que una marca (o cualquier medio identificador de bienes y servicios) pueda estar legalmente protegida, es menester que tenga una característica
esencial, es decir su capacidad o eficacia distintiva (…)”
En: Antequera, R. Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor: Análisis de Jurisprudencia comparada. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de
Ciencias Jurídicas: Editorial Temis, 2009, p. 194.
4
Al respecto, el profesor Cornejo expresa lo siguiente:
“A través de la función identificadora, la marca permite que se individualice fácilmente un producto o servicio. La función diferenciadora de la marca tiene por
objeto distinguir un producto o un servicio, para que no sea confundido con otros del mismo ramo. Esta función puede darse principalmente en dos órdenes. De
acuerdo al primero de ellos, las marcas tienen la aptitud para diferenciar un producto o servicio; su objeto es distinguir un producto o servicio para que no sea
confundido con otro. Conforme al segundo, la marca está destinada a indicar la procedencia u origen, es decir a señalar la empresa que elabora el producto o
presta el servicio (indicador del origen empresarial del producto o servicio)”
En: Cornejo, Carlos. Derecho de Marcas. Segunda edición. Lima: Editorial Cuzco, 2007, p. 69-70.
5
Sobre el particular, el profesor ANTEQUERA sostiene que: “La distintividad puede ser el resultado de una combinación de elementos que individualmente considerados
puedan ser irregistrables, pero que conjuntamente adquieran fuerza distintiva”.
6
Para mayor detalle ver: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/proyectos/punku/ y https://www.pucp.edu.pe/beca/punku/ (fecha de consulta: 20.10.2019)
7
Para mayor detalle ver: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/administrativo/proyectos/punku/
8
Para mayor detalle ver: https://www.pucp.edu.pe/beca/punku/
  El término “Punku” empleado por OSIPTEL se encuentra orientado a identificar a una
herramienta informática que permite obtener reportes estadísticos de los indicadores
del mercado de telecomunicaciones basado en la información reportada por las
empresas operadoras9.

Siendo así, el público consumidor puede identificar los servicios ofertados por la PUCP y los
proporcionados por OSIPTEL, por lo cual el riesgo de confusión es bajo e incluso, podríamos
afirmar que resulta nulo, conforme a la información difundida por ambos sujetos.

4. No se aprecia conexión competitiva

Si bien, en el Certificado de Registro otorgado a la PUCP se aprecia determinadas clases, siendo
entre otras a la clase de “Telecomunicaciones”, corresponde señalar que OSIPTEL no actúa como
un operador económico, es decir, los servicios brindados por el Organismo Regulador no tiene
por objeto algún desvío de los usuarios o potenciales usuarios de la PUCP, por lo que, además de
considerar al accionar actual de la PUCP a través del término “Punku”, no se configura alguna
conexión competitiva que pueda ser perjudicial al público consumidor.

b. Sobre las consecuencias de continuar empleando el término “PUNKU ”.- Teniendo en cuenta los
argumentos formulados en el acápite anterior, somos de la opinión que OSIPTEL podría continuar
empleando el término “Punku” para identificar al portal de información sobre el mercado de
telecomunicaciones en el marco de su Politica de Datos Abiertos.

c. Sobre la forma de evaluación de la solicitud de registro que podría formular OSIPTEL ante la Dirección
de Signos Distintivos.- La cual se sujeta a los siguientes pasos: 1) el elemento fonético; y 2) el elemento
gráfico. (En ese orden de prelación). Cabe precisar que, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
sostiene lo siguiente:
“(…) la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos en los que resulta más
relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y
gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.”10
(Subrayado agregado)

Considerando la metodología empleada por la Dirección de Signos Distintivos, la solicitud de

registro de la denominación PUNKU y logotipo sería desestimada.

No obstante, de la revisión de las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual se ha detectado pronunciamientos a través de los cuales se revocó la decisión de
Primera Instancia en denegar el registro de marca, considerando que los signos distintivos de las
partes pueden coexistir pacíficamente. Para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro:

Resolución Marca Clase registrada Signo solicitado Clase solicitada

11
1310-2019/TPI- YAKUA y
(aparatos destinados a obtener YAWA 11
INDECOPI logotipo
agua potable, entre otros)
35 ISN
0056-2018/TPI- Sistema ISM
(sistematización de información dentro de una 35
INDECOPI y logotipo
en base de datos, entre otros) figura hexagonal
3
1719-2018/TPI- KALLPA SPA: 44
K’ALLMA (Productos de tratamientos de
INDECOPI TAMBO DEL INCA (servicio de spa)
belleza)

9
Para mayor detalle ver: https://punku.osiptel.gob.pe
10
Para mayor detalle, ver: Resolución 2199-2015/TPI-INDECOPI. Caso de registro de la denominación TIKA WASI HOSTAL y logotipo; y, marca registrada TIKA BISTRO
GOURMET y logotipo.
 Además, corresponde indicar que, “PUNKU PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y SOCIAL SANTA
MARÍA DEL MAR” y elemento gráfico, tal como se encuentra registrado a favor de la PUCP no constituye
una marca notoriamente conocida11.

d. Sobre la posibilidad de celebrar un “Acuerdo de Coexistencia ”.- Considerando el escenario anterior,

esto es, la decisión de la Dirección de Signos Distintivos, existe la posibilidad de formular un
acuerdo12 de carácter privado entre OSIPTEL y PUCP a efectos de ambos compartan el signo PUNKU
en las clases 09, 38, 41 y 42; sin embargo, en la medida que la marca ostenta una valoración
económica, la PUCP podría solicitar algún pago para arribar al acuerdo. Por su parte, el INDECOPI ha
precisado que un acuerdo de coexistencia marcaria debe contener las siguientes condiciones
mínimas:

(i) Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos denominativos
y figurativos que las conforman, así como también los productos y servicios a los que están
referidos dichos signos (conforme se encuentran registrados y/o solicitados).
(ii) Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.
(iii) Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas materia del
acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario que las partes
soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los registros y solicitudes
respectivas.
(iv) Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.
(v) Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.
(vi) Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia
litigiosa entre las partes.
Cabe precisar que, dicho acuerdo queda sujeto a la evaluación de la Administrativa; y, de ser,
procedente, superaría la evaluación de carácter fonético, quedando pendiente la evaluación del
elemento gráfico ante la Dirección de Signos Distintivos.

11
Al respecto, el artículo 228 de la Decisión N° 486 dispone lo siguiente:
“Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en
ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las
cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”
12
Para mayor detalle, la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI, que constituye Precedente de Observancia Obligatoria, regula las condiciones mínimas que debe
contener un Acuerdo de Coexistencia. Asimismo, la referida Resolución precisa que, la Sala no aceptará la presentación de cartas de consentimiento, toda vez que las
mismas constituyen expresiones unilaterales de voluntad