Herramienta 1

Toolkit para la gestión de la propiedad intelectual
Herramienta:
Protocolo de negociación de propiedad

intelectual en proyectos colaborativos de
I+D+i
Dirigido especialmente a IES, Centros de I+D+i y otras instituciones generadoras de

conocimiento.
Comité Permanente de Oficinas de Transferencia de Tecnología
2019
AVISO LEGAL: Este documento, sus anexos y contenidos, se encuentran protegidos por las Leyes de Propiedad Intelectual.
No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública, cesión o
transformación, sin autorización expresa de la Red de Transferencia de Tecnología RedTT.co, representada por su Comité
Permanente (coordinacion@redtt.co).
Contenido
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA. 3
EQUIPO DE TRABAJO. 3
PROTOCOLO 3
PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. 3
DURANTE LA NEGOCIACIÓN 8
CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN 15
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA.
Documento con recomendaciones e instrucciones para llevar a cabo la

negociación de propiedad intelectual en acuerdos que tengan como objeto la
ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
EQUIPO DE TRABAJO.
La herramienta que se presenta en este documento fue desarrollada por miembros

del Comité Permanente de Oficinas de Transferencia de Tecnología, y
específicamente, por el siguiente equipo de trabajo:
1. Líder: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Franklin Páez

Rivera (franklin.paez@escuelaing.edu.co).
2. Universidad de la Sabana – Claudia Vanegas
(claudia.vanegas@unisabana.edu.co).
3. Universidad Piloto de Colombia – Dayanna Sánchez
(dsanchez@unipiloto.edu.co) y Lina Abaunza (uees-
investigaciones@unipiloto.edu.co).
4. Universidad Nacional de Colombia – Aida Fúquene Montañez
(gestionpi_bog@unal.edu.co).
5. Universidad Militar Nueva Granada – Luisa Contreras
(jefe_div.dti@unimilitar.edu.co).
6. Universidad Sergio Arboleda – Juan Pablo Carreño Diaz
(juan.carreno@usa.edu.co)
7. Universidad del Rosario – Carlos Manuel Estévez-Bretón
(carlos.estevez@urosario.edu.co)
8. Universidad Antonio Nariño – Oscar Duarte (director.ott@uan.edu.co)
9. Connect Bogotá Región – Tatiana Monsalve
(tmonsalve@connectbogota.org)
10. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC – Cristhian
Mejía (cristhian.mejia@acac.org.co)
Agradecimiento especial a los comentarios y aportes ofrecidos por:
*Gaspar Morgado, Jefe de transferencia de tecnología de la Universidad de Chile
*Omar Castro, Investigador y abogado de P.I en Instituto de Investigaciones

Eléctricas de México
PROTOCOLO
PREPARACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.
1. Objetivo y alcance del proyecto.
De forma previa a la negociación, es necesario anticipar el objetivo general y los
objetivos específicos de los proyectos colaborativos de I+D+i, lo cual permitirá
delimitar; entre otras cosas, el alcance y los resultados que se esperan del mismo.
En este sentido, las creaciones intelectuales esperadas cuyos derechos serán
objeto de negociación, dependerán en gran medida de esos objetivos y alcance.
No obstante lo anterior, es posible que se logren resultados que no estén

enmarcados en el alcance del proyecto, y por lo tanto, la negociación de sus
derechos de propiedad intelectual deberá someterse al acuerdo general o a un
arreglo posterior específico entre las partes, teniendo en cuenta si el desarrollo es
atribuible al esfuerzo conjunto o individual de alguna de las partes.
Nota: Los objetivos general y específicos del proyecto de investigación dan

luces sobre lo que se pretende lograr, se puede inferir si los alcances son
investigación, si se compromete desarrollo o incluso si llegan a fases de
innovación.
2. Identificación de la tipología del proyecto.

Relacionada con la anterior recomendación, la labor de clasificar los proyectos en
alguna de las tipologías adoptadas en el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación, permitirá determinar su alcance, y de esta forma, se facilitará la labor
de identificar las creaciones intelectuales que podrán desarrollarse en el marco del
mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere clasificar el proyecto en alguna de las

siguientes tres categorías:
▪ Proyecto de investigación científica(básica, aplicada, y desarrollo

experimental):
“La investigación científica corresponde a la investigación y el desarrollo

experimental, que comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos
para crear nuevas aplicaciones”. (Manual de Frascati, OCDE, 2002, p.30).
Esta tipología de proyectos engloba tres actividades:

- Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos
que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos
acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin
pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada.
- Investigación aplicada: consiste también en trabajos originales
realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.
- Desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que
aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o
la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos
materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos
procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. La
I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los departamentos de I+D así
como la I+D informal u ocasional realizada en otros departamentos (Manual
de Frascati, OCDE, 2002, p.30).
Nota: Como resultado de los proyectos de investigación científica se sugiere

prever el desarrollo de obras literarias y científicas, tales como artículos, papers,
libros, ponencias, etc. Excepcionalmente podrán presentarse solicitudes de
patente en la fase de desarrollo experimental, sin embargo es poco común.
▪ Proyecto de desarrollo tecnológico:
Corresponde a la aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier

otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales,
productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación
de servicios, así como, la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos,
procesos o sistemas preexistentes.
Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un

plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no comercializables
y los proyectos de demostración inicial o proyectos pilotos, siempre que los mismos
no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación
comercial. Los proyectos de desarrollo tecnológico incluyen en su alcance la
puesta a punto de procesos productivos a nivel piloto y la fabricación de lotes de
prueba para el caso de nuevos productos” (CNBT-CTeI, 2016, p. 6).
Nota: Como resultado de los proyectos de desarrollo tecnológico, se sugiere

prever el desarrollo de prototipos, a partir de los cuales se puede iniciar los
estudios para la protección a través de la propiedad industrial (patentes, diseños
industriales, esquemas de trazado de circuito electrónico, etc). También se
pueden derivar obras literarias, científicas y software.
▪ Proyecto de innovación
Corresponde a la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un

proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de
comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a
la organización del trabajo o a las relaciones externas. Para que haya innovación
hace falta, como mínimo, que el producto (bien o servicio), el proceso, el método
de comercialización o el método de organización sean nuevos o
significativamente mejorados para la empresa (Manual de Oslo, Directrices para la
recogida e interpretación de información relativa a la innovación, OCDE, 2005 P.49)
Nota: Como resultado de estos proyectos, se sugiere preveer el desarrollo de

creaciones intelectuales susceptibles de protección a través de patentes,
diseños industriales, esquemas de trazado de circuito electrónico, signos
distintivos, secretos industriales o comerciales, know how, software, entre otros.
3. Identificación del conocimiento y las creaciones intelectuales desarrolladas

de forma previa a la negociación.
Antes de abordar cualquier proceso de negociación, se deben identificar
claramente las creaciones intelectuales desarrolladas de forma previa por cada
una de las partes, de lo contrario, es posible que las mismas, al usarse en la
ejecución del proyecto, terminen siendo objeto de disputa en cuanto a titularidad.
Esta identificación debe ser avalada por un Comité de propiedad intelectual o la
figura equivalente que regule la PI en la ejecución del contrato y que defina
derechos de propiedad intelectual correspondientes. Al respecto, se sugiere
construir un inventario de propiedad intelectual en donde se indiquen los derechos
de propiedad intelectual de las partes susceptibles de ser incorporados en el
proyecto.
4. Identificación de las partes y socios interesados en el proyecto.

Es importante identificar qué personas jurídicas y/o naturales tienen intereses en
relación con el proyecto de I+D+i. En principio, los actores que realizarán aportes
intelectuales o económicos para la ejecución se considerarán partes del proyecto,
sin embargo, existen otros actores internos o externos que pueden tener incidencia
en el mismo, razón por la cual es necesario identificarlos, alinear expectativas y
unificar canales de comunicación evitando negociaciones paralelas
Por ejemplo:
Al inicio de un proyecto de I+D+i pueden ser los investigadores quienes lo

gestionen directamente, pero se debe estar alerta y generar mecanismos
para establecer un canal de comunicación institucional oportunamente
evitando negociaciones paralelas. Por otro lado, en el desarrollo del
proyecto pueden aparecer otros actores clave, por lo que las partes deben
plantearse fórmulas de negociación o renegociación, según sea el caso,
dependiendo de los escenarios particulares de cada proyecto para la
distribución de los derechos de propiedad intelectual.
5. Prever formas de relacionamiento con los cooperantes.
Para la ejecución de proyectos de I+D+i, las entidades pueden utilizar distintas
modalidades de relacionamiento, las cuales implicarán un mayor o menor margen
de negociación en materia de propiedad intelectual:
a. Prestación de servicios u obras por encargo. Este tipo de

relacionamiento responde a una lógica transaccional en la que una
entidad paga para que otra (persona natural o jurídica) preste un
servicio que generalmente arroje resultados específicos. En este caso,
existe un margen mínimo o nulo de negociación, en razón a que los
derechos de propiedad intelectual; ya sea por presunción legal o por
acuerdo entre las partes, generalmente pertenecen a la institución
que desembolsa los recursos económicos.
Recomendación 1: Aun cuando exista la presunción legal que atribuye al contratante

la propiedad intelectual de los posibles productos generados, eventualmente,
cuando se puedan generar creaciones intelectuales por fuera de la simple prestación
de servicios, cabe la opción de establecer por acuerdo entre las partes una
distribución porcentual de los derechos generados.
A continuación, se presenta un ejemplo de la cláusula referida:
“Si en el desarrollo del contrato de prestación de servicios se generan resultados que

puedan ser susceptibles de protección por Propiedad Intelectual, se determinarán los
porcentajes de titularidad según los aportes intelectuales asociados a la creación del
activo intangible.”
Para la determinación de los aportes intelectuales que realicen las partes en las
invenciones, se recomienda el uso de las bitácoras de investigación para tener
trazabilidad de la información y seguimiento respecto al grado de avance de la
tecnología. Además debe ponderarse el valor agregado de dichos formatos en el uso
de los datos registrados para próximas investigaciones.
Recomendación 2: En el caso que una universidad cuente con un activo intangible

protegido, tal y como ocurre con una patente, puede la invención ser utilizada para
la ejecución del objeto de un contrato de prestación de servicios o por otro lado, ser
objeto de un contrato de licencia, de acuerdo con el interés del contratante; recibir
un servicio u obtener una autorización de uso respecto a la tecnología.
NOTA: Si por las condiciones particulares de la negociación no se puede acordar la

cláusula de propiedad intelectual sugerida anteriormente, se debería incluir un
margen en el presupuesto que represente el valor económico por la transferencia de
know how (ver herramienta respectiva).
b. Contrato de financiamiento: En este tipo de contratos los derechos
comerciales o patrimoniales de propiedad intelectual suelen
pertenecer a la parte financiadora, sin mayor margen de
negociación. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo,
cuando la institución que financia el proyecto es una entidad de
apoyo (ej. Colciencias) que no tiene interés en los derechos
comerciales o patrimoniales de propiedad intelectual, o cuando a
pesar de ser una empresa o entidad privada, su prioridad no
corresponde a la propiedad intelectual, sino a obtener beneficios del
relacionamiento (ej. beneficios tributarios). Finalmente, se aclara que
aun cuando la naturaleza del contrato es de financiamiento,
eventualmente las instituciones financiadas pueden negociar su
participación en los derechos de propiedad intelectual, a través de
una justa ponderación de los conocimientos aportados.
c. Convenio de cooperación: Este tipo de relacionamiento consiste en

acuerdos de voluntades mediante los cuales se aúnan esfuerzos
económicos, técnicos y/o administrativos entre las partes y se
establecen compromisos e intenciones generales o específicos de
cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada
actividades de interés y beneficio común. La titularidad de los
productos generados con ocasión a este tipo de vínculos jurídicos se
acuerda entre las partes con un mayor margen de negociación. Se
diferencia de los acuerdos de codesarrollo en que el objeto del
acuerdo puede ser más amplio y no limitarse al desarrollo de
tecnología.
d. Contrato de codesarrollo: Este tipo de relacionamiento consiste en

acuerdos de voluntades específicos mediante los cuales las partes
aúnan esfuerzos para la formulación y desarrollo de un proyecto. La
titularidad de los productos generados con ocasión a este tipo de
vínculos jurídicos se acuerda entre las partes con un mayor margen
de negociación y es común en este tipo de acuerdos que todas las
partes realicen aportes intelectuales.
Adicionalmente, dependiendo de la mayor o menor certeza sobre las creaciones

intelectuales que se podrán desarrollar en la ejecución del proyecto, se sugiere
suscribir cláusulas generales de propiedad intelectual (ver ANEXO 1) y según sea el
caso, un acuerdo de propiedad intelectual posterior a la ejecución donde se
asigne, según corresponda, la titularidad sobre los productos obtenidos.
DURANTE LA NEGOCIACIÓN
1. Definición del objeto de la negociación.

En materia de propiedad intelectual, el objeto de la negociación serán en principio
derechos sobre creaciones intelectuales (productos de propiedad intelectual –
PPI). En este sentido, se presentan por lo menos dos escenarios:
a. Negociación sobre derechos de propiedad intelectual obtenidos por las

partes previamente a la negociación. Por regla general, los derechos sobre
creaciones intelectuales desarrolladas de forma previa a la negociación no
debería incluirse en la negociación del proyecto, sin embargo, es necesario
identificar dichas creaciones; siempre que tengan alguna incidencia en la
ejecución, y estipular expresamente una cláusula que asegure el
reconocimiento y respeto de la titularidad a favor de la entidad que ostenta
los derechos. En todo caso, se deben generar acuerdos y alternativas para
que los derechos previos de cada una de las partes no obstaculicen la
explotación de las tecnologías derivadas de los proyectos colaborativos.
b. Negociación sobre productos inexistentes de forma previa a la ejecución

del proyecto. Si como resultado del proyecto se espera generar creaciones
intelectuales, el objeto de la negociación de propiedad intelectual versará
sobre productos inexistentes, en razón a que dichas creaciones no se han
desarrollado, y más aún, los derechos de propiedad intelectual no se han
configurado o concedido. Sin embargo, el régimen legal no restringe la
posibilidad de efectuar este tipo de negociaciones y de estipular cláusulas
que regulen esta situación. El dilema al que se presentan los negociadores
en este caso es evitar una cláusula excesivamente general y abstracta (que
puede llegar a carecer de efectos jurídicos) y también una cláusula
excesivamente específica (que excluya situaciones que no se pudieron
prever en la negociación).
Finalmente, se resalta que inicialmente el objeto de la negociación puede

estar conformado por derechos de propiedad intelectual potenciales, pero
inexistentes, y en este sentido, el alcance de lo que se negocia de forma
previa, puede variar una vez se consoliden o concedan los derechos (ej. se
negocia sobre la base de una solicitud de patente, y cuando esta es
concedida, la autoridad competente no ampara todas las
reivindicaciones). En este sentido, se debe aclarar en la negociación que el
acuerdo se limitará a los derechos finalmente concedidos, contemplando
también el riesgo de que las autoridades competentes decidan negar la
protección.
2. Identificación de los resultados y creaciones intelectuales que se esperan
obtener de la ejecución del proyecto.
Aun cuando es imposible definir exactamente el tipo de resultados que se
obtendrán de la ejecución de un proyecto de I+D+i, es importante proyectar las
creaciones intelectuales que se podrán desarrollar, con el fin de aterrizar la
negociación y construir cláusulas de propiedad intelectual acertadas. En este
sentido, y teniendo en cuenta que el objeto de la negociación serán creaciones
susceptibles de protección a través de propiedad intelectual, se sugiere identificar
cuáles de los siguientes resultados podrán ser desarrollados:
a. Obras artísticas, científicas o literarias.

b. Software.
c. Bases de datos, conjuntos de datos.
d. Invenciones de producto, procedimiento o modelo de utilidad.
e. Diseño estético o apariencia de un producto.
f. Esquemas de trazado de circuito integrado.
g. Variedades vegetales nuevas.
h. Signos distintivos de productos o servicios (marca)
i. Información no divulgada que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial.
Al respecto, se sugiere en la medida de las posibilidades priorizar los resultados que

se espera obtener de acuerdo con los intereses de las partes. Por ejemplo, si la
información técnica de un proyecto es suficiente para generar un artículo
científico, pero también permite la redacción de una solicitud de patente, las
partes deben acordar sus prioridades; en el caso expuesto es posible que se
acuerde presentar en primer lugar la solicitud de patente, y posteriormente realizar
la publicación del artículo; para no afectar la novedad de la invención, siempre
que esta situación no afecte el valor científico del artículo.
3. Intereses de las partes en relación con los resultados esperados.

Una vez identificados los resultados que se espera obtener a partir de la ejecución
del proyecto, es importante definir los intereses que podrán tener las partes en
relación con los mismos. Para estos efectos, se sugiere tener en cuenta la misión y
las funciones de las instituciones y personas que intervienen.
A continuación se mencionan algunos posibles intereses:
a. Investigación, desarrollo e innovación. Es un interés propio de instituciones

de educación superior o centros de investigación y desarrollo. Su interés
genuino se dirige a la generación de conocimiento, y a la necesidad
consolidar fuertes líneas de investigación, lo cual implica la posibilidad de
seguir usando el conocimiento desarrollado, evitando que derechos de
propiedad intelectual de terceros (ej. otras partes ejecutoras del proyecto)
impidan seguir investigando sobre los resultados obtenidos. En este sentido,
es posible que una Universidad exija en el proceso de negociación, que la
cláusula de propiedad intelectual mencione expresamente la posibilidad de
usar las creaciones intelectuales para ejercicio de sus actividades de
investigación y desarrollo de forma posterior a la ejecución del proyecto. En
todo caso, se sugiere tener en cuenta que en el régimen de propiedad
intelectual existen limitaciones a los derechos conferidos a los titutalares,
entre ellas, la de no oponerse a los actos realizados por terceros
exclusivamente con fines de experimentación (ej. artículo 53 Decisión 486 de
2000).
b. Acreditación y cumplimiento de indicadores. Aunado al interés de generar

nuevo conocimiento, las instituciones pueden buscar el cumplimiento de
requisitos de acreditación o indicadores de gestión. Por ejemplo, la
participación de una institución de educación superior en la ejecución de
un proyecto de I+D+i, le puede permitir el cumplimiento de requisitos
establecidos en los lineamientos para la acreditación de alta calidad
emitidos por el Consejo Nacional de Acreditación que, en materia de
producción académica, incluyen “Número de patentes, de productos
tecnológicos, de obras de arte con reconocimiento público, etc”.
c. Comercialización de los derechos de propiedad intelectual sobre la

tecnología. Cuando una institución no cuenta con los recursos y
capacidades suficientes para la fabricación y comercialización de
productos o servicios derivados de sus tecnologías, es común que su interés
sea el de comercializar los derechos de propiedad intelectual a través de
contratos de cesión, licencia o la constitución de empresas de base
tecnológica.
d. Ascenso en el escalafón docente. Interés propio de los investigadores

vinculados a Instituciones de Educación Superior.
e. Venta de productos o servicios basados en conocimiento derivados de la

tecnología. Corresponde a un interés propio de empresas, en razón a que
su imperiosa necesidad de ser competitivas las impulsa a generar innovación
a partir de la oferta de productos o servicios basados en conocimiento. Es
importante identificar si este es el interés de una empresa que decide
trabajar en un proyecto de I+D+i, en razón a que las otras instituciones
intervinientes (especialmente las IES o los Centros de I+D) deberán evaluar si
cuentan con las capacidades y los recursos para generar una tecnología
madura para ser introducida en el mercado. En caso de no contar con
dichas capacidades y recursos, es recomendable delimitar el alcance del
proyecto.
f. Financiación de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Más

allá de desarrollar nuevos productos o servicios, el interés de una empresa
puede ser el de financiar actividades de investigación y desarrollo, lo cual
puede implicar la obtención de beneficios tributarios.
Recomendación: Para ponderar el real interés de cada parte en el proyecto y
tener una negociación sensata, las partes, y demás interesados deben
cuestionarse: ¿Con qué fin quisiera ostentar la titularidad de la propiedad
intelectual? ¿Con qué fin desearía obtener autorización de uso de las
creaciones intelectuales? ¿Se posee la capacidad instalada para explotar
económicamente los derechos de propiedad intelectual?
4. Titularidad sobre la propiedad intelectual.

De forma previa al trámite de cualquier registro o solicitud de protección; y en el
caso de los derechos patrimoniales, preferiblemente de forma previa a la
ejecución de los proyectos, se requiere la definición de la titularidad sobre los
activos de propiedad intelectual que pudieren existir sobre los resultados de
investigación y/o desarrollos.
Derechos morales y derechos de los creadores, inventores y obtentores:
En todas las negociaciones, los creadores, inventores u obtentores (propiedad

industrial y nuevas variedades vegetales) serán reconocidos en dichas calidades,
y tendrán el derecho a ser mencionados en las solicitudes, registros y protecciones
que se soliciten.
Por su parte, se deberá reconocer a los autores (derechos de autor) el derecho

moral perpetuo, inalienable e irrenunciable a:
a) Que su nombre o seudónimo y el título de la obra se mencionen en toda

utilización que se haga de la misma.
b) Oponerse a cualquier modificación, mutilación o deformación de su obra.
c) Modificar la obra antes o después de su publicación, o a retirarla de
circulación previa indemnización de perjuicios ocasionados.
d) Las demás prerrogativas otorgadas por la legislación aplicable.
Derechos patrimoniales o de explotación económica:
En lo que se refiere a derechos patrimoniales o de explotación económica, en caso

de ser manifiesto y encontrarse justificado el interés de ostentar la titularidad sobre
los mismos, se presentan las siguientes recomendaciones para:
a. En el caso de negociación de las IES, Centro de I+D+i y otras instituciones

generadoras de conocimiento con actores externos, procurar que la
titularidad de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual se defina
de acuerdo con los aportes intelectuales de las partes es una prioridad,
teniendo en cuenta que, por regla general, su mayor aporte a los proyectos
es intelectual y no económico. Para dichas instituciones, este es el mejor
escenario posible.
Si no logramos que se aplique la opción a., la segunda alternativa es proponer el
siguiente escenario:
a. Podría plantearse una fórmula mixta, en la cual se dé cabida a la

determinación de la titularidad de acuerdo a los aportes intelectuales y
económicos de las partes, procurando que la titularidad derivada de dichos
aportes no exceda un determinado porcentaje (ej. 49%) de la titularidad
total de los derechos de propiedad intelectual para la IES, Centro de I+D+i y
otras instituciones generadoras de conocimiento, garantizando de esta
forma la prevalencia de los aportes intelectuales.
En el caso que el actor externo no acepte tampoco el escenario b., se puede

considerar la siguiente opción, aun cuando no es la posibilidad más favorable
b. Si la negociación con actores externos requiere dar prevalencia a los

aportes económicos de las partes sobre los aportes intelectuales, se debe
analizar detalladamente si esta situación afecta los intereses reales de la
Institución, si no compromete la investigación futura en el tema y si los
beneficios compensan los porcentajes con los que quedaría la IES al
negociarse únicamente por sus aportes económicos.
Finalmente, es necesario indicar que los acuerdos de las partes respecto a la

titularidad de los productos generados no deben limitarse a la distribución de los
activos protegidos por propiedad intelectual, toda vez que debe implicar también
la negociación de la titularidad respecto a los soportes materiales que contienen
los activos intangibles (ej. propiedad y custodia de prototipos físicos).
5. Pago de gastos y tasas de solicitud y mantenimiento.

A pesar de parecer un asunto menor, es indispensable que las partes de un
proyecto de I+D+i tengan claridad sobre la forma como se asumirán los gastos
asociados a la protección y mantenimiento de los derechos de propiedad
intelectual en caso de desarrollarse creaciones intelectuales susceptibles de
protección. De igual forma, se deben establecer reglas en caso de que alguna de
las partes busque protección en territorios en los que las demás partes no tienen
interés (ej. los gastos correrán por cuenta de la parte interesada, y la explotación
en dicho territorio puede beneficiar solo a ella, o a todas las partes en mayor o
menor proporción).
Se resalta que el pago de estas tasas puede depender de los escenarios a, b y c

del numeral 4. Relativo a Titularidad sobre la propiedad intelectual.
Para efectos prácticos, se suele entregar mandato para que solo una de las partes
administre la propiedad intelectual (patentes, variedades vegetales y/o derechos
de autor), siempre respetando el porcentaje de titularidad (ya sea para los pagos
como distribución de los réditos).
6. Explotación posterior ¿Conjunta o independiente?
Si los derechos de propiedad intelectual derivados de un proyecto de I+D+i
conjunto pertenecen a varios titulares, su explotación puede resultar complicada
si esos titulares tienen intereses distintos en cuanto a la utilización de las creaciones
intelectuales. Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como referencia al
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, (OMPI, 2012, p.7-8), puede
acudirse a cualquier de las siguientes alternativas:
a) Cada cotitular tiene derecho a explotar las creaciones por sus propios
medios sin el consentimiento del resto de cotitulares. No obstante, ningún
cotitular podrá conceder una licencia o ceder su parte si no tiene el
consentimiento del resto de cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por
ejemplo, en el Japón y el Reino Unido.
b) Cada cotitular tiene derecho a explotar las creaciones por sus propios
medios y ceder su parte de la patente conjunta sin necesidad de contar con
el consentimiento del resto de titulares. No obstante, ningún cotitular puede
conceder una licencia si no tiene el consentimiento de todos los demás
cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por ejemplo, en Alemania.
c) Cada cotitular tiene derecho a explotar las creaciones por sus propios
medios, conceder una licencia y ceder su parte sin necesidad de contar
con el consentimiento del resto de cotitulares. Este tipo de regla se aplica,
por ejemplo, en los Estados Unidos de América.
d) Cada cotitular podrá explotar la invención en beneficio propio si compensa
equitativamente al resto de cotitulares que no explotan personalmente las
creaciones intelectuales o que no han concedido una licencia. Si uno de los
cotitulares desea conceder una licencia no exclusiva a un tercero, podrá
hacerlo a condición de que compense equitativamente al resto de
cotitulares que no explotan personalmente las creaciones o que no han
concedido una licencia. Un cotitular solamente podrá conceder una
licencia exclusiva si cuenta con el acuerdo del resto de cotitulares o si lo
autoriza un tribunal. Si un cotitular desea ceder su parte, tienen prioridad en
la compra el resto de cotitulares. Este tipo de regla se aplica, por ejemplo,
en Francia.
e) Ningún cotitular podrá explotar o hacer uso de las creaciones intelectuales
sin el consentimiento de los demás cotitulares (menos recomendable). Esta
es la regla supletoria aplicable en caso que las partes no regulen la materia
a través de una cláusula o acuerdo de propiedad intelectual.
7. Desarrollos posteriores.
Es importante para las partes aclarar si una vez ejecutado el proyecto tendrán la
potestad o autorización para adelantar desarrollos posteriores sobre las creaciones
intelectuales derivadas del mismo. En este sentido, se deberá definir la titularidad
sobre dichas creaciones dependiendo de si su desarrollo se realiza de forma
independiente o conjunta. Dependiendo de los intereses de las partes, es posible
autorizar los desarrollos posteriores independientes y reconocer la titularidad
exclusiva de quien los lleve a cabo, o establecer que toda iniciativa de desarrollos
posteriores se someta al mutuo acuerdo de las partes.
Por otro lado, es posible establecer que las universidades o centros de investigación
intervinientes en el proyecto sean la primera opción para prestaciones de servicios,
asesorías, mejoras, o codesarrollos futuros relacionados con las tecnologías
derivadas de los proyectos colaborativos.
8. Naturaleza de las obligaciones.

Respecto a la naturaleza de las obligaciones derivadas de los contratos para la
ejecución de proyectos de I+D, es necesario aclarar que, aun cuando la ejecución
satisfactoria de los proyectos de investigación no debe estar condicionada a la
obtención registros o derechos concedidos en materia de propiedad intelectual ,
ello no implica que no pueda exigirse el cumplimiento de productos específicos
enmarcados en los proyectos, tal y como ocurre en la contratación de un
desarrollador de software, caso en el cual la conducta del contratista debe ser
suficiente para obtener el resultado esperado, sin que medie el azar como parte
constitutiva de su contenido.
No obstante, lo anterior, debe tenerse en cuenta que las actividades de

investigación, desarrollo e innovación implican un alto riesgo, y que el
reconocimiento de derechos de propiedad intelectual no depende
exclusivamente del solicitante, sino de factores externos (ej. criterio de las
autoridades encargadas de conceder derechos de propiedad intelectual,
investigaciones realizadas por competidores que obtengan el mismo resultado
anticipadamente, etc.)
Finalmente, es posible que en el proceso de desarrollo e implementación del

proyecto surjan productos tecnológicos asociados no contemplados en la etapa
de identificación, por lo cual no resulta aconsejable determinar en forma
excluyente los productos que pueden generarse, sin posibilidad de otros
desarrollados conexos al trabajo desarrollado.
9. Uso de signos distintivos.

Para efectos de publicidad y divulgación del impacto del proyecto, es posible que
las partes accedan a otorgarse recíprocamente autorizaciones de uso sobre sus
signos distintivos. Por lo anterior, es importante aclarar las condiciones y el alcance
de dicha autorización, incluyendo la obligación de acatar el respectivo manual de
identidad corporativa (o su equivalente).
CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Identificación de aportes para el desarrollo de las creaciones intelectuales.
Se sugiere que independientemente de la fórmula adoptada para definir la
titularidad de los activos de propiedad intelectual derivados del proyecto, se
establezca el compromiso de las instituciones y de los investigadores de llevar el
registro detallado de sus actividades en una bitácora de investigación y/o
desarrollo, en la cual se detallen las fases, los avances, los resultados obtenidos, así
como los aportes intelectuales y/o económicos de las personas naturales o jurídicas
que intervinieron en la investigación o el desarrollo, siempre que sea posible
determinarlos.
La bitácora podrá incluir actas de acuerdo suscritas entre las partes (podría
conformarse un comité para estos efectos), en las cuales se definirán asuntos como
la titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual o la aprobación
de aportes intelectuales o económicos de los participantes durante la ejecución.
Finalmente, es importante considerar si las personas naturales (investigadores,

trabajadores o colaboradores) tienen derechos patrimoniales sobre los desarrollos.
En este sentido, en los proyectos o investigaciones conjuntas, se debe definir si las
reglas internas sobre titularidad de la propiedad intelectual respecto a
trabajadores, funcionarios, contratistas, docentes, investigadores o estudiantes
serán supletorias a los acuerdos que se logren entre las entidades, los cuales deben
constar en todo caso por escrito.
Recomendación: Es prudente revisar los contratos laborales de los

investigadores de su institución, ya que los de mayor antigüedad pueden no
haber contemplado cláusulas que estipulen la cesión de derechos a favor de la
entidad contratante, por lo que se sugiere que pesar de existir presunciones
legales de titularidad derivada, se firmen modificatorios en estos casos. En todo
caso, para la radicación de solicitudes de concesión o registro de derechos de
propiedad intelectual, por regla general, las autoridades competentes exigen
la existencia de un contrato de cesión de derechos que identifique plenamente
las creaciones intelectuales.
2. Tratamiento de la información confidencial.

Si dentro de los resultados del proyecto se prevé el desarrollo de creaciones
intelectuales, es importante diseñar durante la ejecución mecanismos, protocolos
o instrucciones para gestionar la información del proyecto, en razón a que, por
regla general, en materia de propiedad industrial, el requisito principal para la
concesión de derechos corresponde a la novedad, la cual puede verse afectada
por cualquier hecho que implique divulgación de información sensible.
En este sentido, dentro de las medidas que se deben establecer desde la

negociación del proyecto, pueden mencionarse:
a. Suscribir acuerdos de confidencialidad o non disclosure agreements - NDA.

b. Identificar, consolidar y sistematizar la información considerada
confidencial, incluyendo notificaciones, etiquetas, rótulos o cualquier otro
medio que alerte expresamente sobre su carácter confidencial y las
consecuencias de su revelación.
c. Informar a las personas que deban conocer la investigación o los desarrollos
sobre la confidencialidad de la información, de forma previa a cualquier
divulgación y registrar la forma como se informó al respecto.
d. Capacitar a las personas que participan de la investigación o de los
desarrollos sobre la confidencialidad de la información que están
desarrollando y registrar la forma como se capacitó al respecto.
e. Adoptar medidas de carácter técnico y administrativo para mantener la
confidencialidad de la información.
f. Consolidar los documentos que permitan acreditar que la organización ha
adoptado las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la
información tales como acuerdos de confidencialidad, contratos, notas o
etiquetas de confidencialidad, instalaciones técnicas, adecuación de
espacios, software, accesos restringidos administrativamente, entre otros.
No obstante, lo anterior, es importante identificar la información que realmente se

considera confidencial y aquella que no, en razón a que la imposición de medidas
excesivas de confidencialidad puede limitar entre otras cosas la confianza y el
relacionamiento entre las partes y socios colaboradores.
3. Vigilancia de usos no autorizados y defensa de los derechos de propiedad

intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual no tienen ninguna utilidad si sus titulares no
adelantan acciones de vigilancia de usos no autorizados y emprenden las
acciones necesarias para defender su titularidad. En este sentido, es importante
que las partes lleguen a acuerdos sobre la forma como adelantarán dichas
acciones, teniendo en cuenta que pueden hacerlo de forma conjunta o
independiente. Al respecto, suele otorgarse mandato a una sola de las partes,
aunque, en general, temas de defensa suelen ser ejecutadas por firmas de
abogados externas contratadas para tales fines.

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Toolkit para la gestión de la propiedad intelectual

Protocolo de negociación de propiedad

Dirigido especialmente a IES, Centros de I+D+i y otras instituciones generadoras de

Comité Permanente de Oficinas de Transferencia de Tecnología

Documento con recomendaciones e instrucciones para llevar a cabo la

La herramienta que se presenta en este documento fue desarrollada por miembros

1. Líder: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Franklin Páez

Agradecimiento especial a los comentarios y aportes ofrecidos por:

*Gaspar Morgado, Jefe de transferencia de tecnología de la Universidad de Chile

*Omar Castro, Investigador y abogado de P.I en Instituto de Investigaciones

No obstante lo anterior, es posible que se logren resultados que no estén

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2. Identificación de la tipología del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere clasificar el proyecto en alguna de las

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Esta tipología de proyectos engloba tres actividades:

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▪ Proyecto de desarrollo tecnológico:

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Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un

Nota: Como resultado de los proyectos de desarrollo tecnológico, se sugiere

Corresponde a la introducción al uso de un producto (bien o servicio), de un

Nota: Como resultado de estos proyectos, se sugiere preveer el desarrollo de

3. Identificación del conocimiento y las creaciones intelectuales desarrolladas

4. Identificación de las partes y socios interesados en el proyecto.

Al inicio de un proyecto de I+D+i pueden ser los investigadores quienes lo

a. Prestación de servicios u obras por encargo. Este tipo de

Recomendación 1: Aun cuando exista la presunción legal que atribuye al contratante

A continuación, se presenta un ejemplo de la cláusula referida:

“Si en el desarrollo del contrato de prestación de servicios se generan resultados que

Recomendación 2: En el caso que una universidad cuente con un activo intangible

NOTA: Si por las condiciones particulares de la negociación no se puede acordar la

c. Convenio de cooperación: Este tipo de relacionamiento consiste en

d. Contrato de codesarrollo: Este tipo de relacionamiento consiste en

Adicionalmente, dependiendo de la mayor o menor certeza sobre las creaciones

1. Definición del objeto de la negociación.

a. Negociación sobre derechos de propiedad intelectual obtenidos por las

b. Negociación sobre productos inexistentes de forma previa a la ejecución

Finalmente, se resalta que inicialmente el objeto de la negociación puede

a. Obras artísticas, científicas o literarias.

Al respecto, se sugiere en la medida de las posibilidades priorizar los resultados que

3. Intereses de las partes en relación con los resultados esperados.

A continuación se mencionan algunos posibles intereses:

a. Investigación, desarrollo e innovación. Es un interés propio de instituciones

b. Acreditación y cumplimiento de indicadores. Aunado al interés de generar

c. Comercialización de los derechos de propiedad intelectual sobre la

d. Ascenso en el escalafón docente. Interés propio de los investigadores

e. Venta de productos o servicios basados en conocimiento derivados de la

f. Financiación de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Más

4. Titularidad sobre la propiedad intelectual.

Derechos morales y derechos de los creadores, inventores y obtentores:

En todas las negociaciones, los creadores, inventores u obtentores (propiedad

Por su parte, se deberá reconocer a los autores (derechos de autor) el derecho

a) Que su nombre o seudónimo y el título de la obra se mencionen en toda

Derechos patrimoniales o de explotación económica:

En lo que se refiere a derechos patrimoniales o de explotación económica, en caso

a. En el caso de negociación de las IES, Centro de I+D+i y otras instituciones

a. Podría plantearse una fórmula mixta, en la cual se dé cabida a la

En el caso que el actor externo no acepte tampoco el escenario b., se puede

b. Si la negociación con actores externos requiere dar prevalencia a los

Finalmente, es necesario indicar que los acuerdos de las partes respecto a la

5. Pago de gastos y tasas de solicitud y mantenimiento.