Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente (CUNOC)

División de Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogacía y Notariado

Docente Lic. Teodulo Cifuentes

Curso: Derecho Mercantil III

Trabajo: investigación del contrato Know How

Estudiante: Lourdes Bernardeth Santizo de León

Carne: 201631176

Sección: A

Semestre: Decimo

Quetzaltenango 20 de agosto de 2020

 INTRODUCCIÓN

Algunos contratos de transferencia de tecnologías requieren de capacitación plena del

personal que se encargará de la aplicación de las mismas. Evidentemente, el contrato de
capacitación en habilidades técnicas o know how, no es un contrato principal propiamente
dicho, sino por el contrario, resulta accesorio de otros, pero asegura que la aplicación de la
tecnología posea las mismas calidades del transmisor.

Es precisamente el contrato atípico que nos ocupa por medio del cual se puede capacitar al
personal sobre el manejo y adquisición de habilidades técnicas y transferencia de tecnología
el responsable del éxito de sus contratos pares a quienes apoya y complementa.

Por lo regular complementa los contratos de franquicia, aunque en realidad es

complementario a muchos otros contratos de los clasificados como atípicos. EL propósito
con el presente trabajo es, precisamente, ilustrar en qué consiste este tipo de contratos, sus
características y su utilidad para la actividad mercantil, procurando establecer su
aplicabilidad en el ámbito nacional.
 CONTRATO DE KNOW HOW

El Know How, literalmente "saber hacer"

La expresión “know how” deviene de la expresión en idioma inglés “know how to do it”,
abreviación de una vieja frase de origen norteamericano. Dicha frase, traducida al idioma
español, significa “saber cómo hacer”, donde la palabra saber está referida al conocimiento,
más no en el sentido del conocimiento universal de las cosas, sino que en cuanto a un
conocimiento especializado, específico, técnico y apropiado para ejecutar y desarrollar
determinada industria. La doctrina anglosajona, particularmente en los Estados Unidos de
América, denominó a esta clase de conocimientos como tradesecrets, noción que traducida
al idioma español significa secretos comerciales.

Podemos definir el contrato know how, como aquél celebrado con el fin de explotar
conocimientos técnicos no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite
bajo confidencialidad a cambio de una retribución.
1
El autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas opina que “el término know how, al
momento de su traducción al español, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del
contexto en el cual se desarrolla el tema, por lo que prefiere denominarlo como
conocimientos técnicos. El estudio del régimen jurídico aplicable a los conocimientos
técnicos se ha visto innecesariamente complicado, en los países de habla hispana por la
introducción en la práctica comercial y en la doctrina de la expresión inglesa know how”.

Frente a la afirmación de que el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico

Empresarial o Know How es un contrato de naturaleza mercantil, cabe primero considerar
qué se entiende por contrato mercantil. Dado que el Código de Comercio de Guatemala no
contiene una definición de contrato mercantil, para determinar qué se entiende por dicho
contrato resulta útil acudir al autor José María Codera Martín, quien lo define como un
“Contrato cuyo objeto es el tráfico comercial de la empresa, su principal característica es el
estar concebido para la realización de operaciones en serie. Conteniendo cláusulas
generales preestablecidas por lo que puede considerarse un contrato de adhesión, siendo el
lucro su principal móvil.2

Por contrato mercantil se entiende, entonces, el acuerdo de voluntades por el que las
personas interesadas en un fin de carácter mercantil -en donde el lucro es una de sus

1
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos, Buenos Aires,
Editorial Heliasta, 1984, p.17.
2
CODERA MARTÍN, José María, Diccionario de Derecho Mercantil, Madrid, Editorial Pirámide, 1987, p.97.
características principales-, convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Así, la
doctrina es coincidente al definir como contrato mercantil al vínculo jurídico por el que dos
o más personas acuerdan crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter mercantil.

A la luz, de lo antes considerado, resulta evidente que el contrato de transferencia del

Conocimiento Técnico Empresarial o Know How cumple con los criterios necesarios para
ser considerado un contrato de naturaleza mercantil.

El término Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, también conocido bajo el

nombre de secreto comercial, empresarial o industrial, ha evolucionado con el transcurso
del tiempo y se ha ido adaptando al sistema económico vigente de cada país. “La doctrina y
la jurisprudencia de diversos países han intentado una aproximación a este concepto
distinguiendo dos modalidades: secreto industrial o de fabricación y secreto comercial. En
relación con el primero de ellos se ha definido como todo conocimiento reservado sobre
Ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo
para la empresa, desea mantener ocultos.

Una vez establecida la naturaleza mercantil del contrato de transferencia del Conocimiento
Técnico Empresarial o Know How, cabe entrar a considerar la naturaleza atípica del
mismo. Para el efecto, debe considerarse que como contrato atípico o innominado, en
contraposición con el contrato típico o nominado, se define aquél para el que la ley no tiene
previsto un nombre específico debido a que ni su contenido ni sus características se
encuentran reguladas por ella. En virtud que el contrato de transferencia del Conocimiento
Técnico Empresarial o Know How no aparece específicamente previsto o regulado en el
Código de Comercio de Guatemala u otra disposición legislativa ordinaria, el mismo puede
ser certeramente catalogado como un contrato atípico o innominado.

El autor Alessandro Bianchi, según lo cita el autor Hesbert Benavente Chorres, conceptúa
el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How como “el
acuerdo -que tiene relevancia contractual autónoma- con los cuales un contratista comunica
a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solución de problemas técnicos y que no
se hallan cubiertos por patentes, a fin que este último pueda efectivizarlos en su propia
actividad empresarial.”3

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO:

La naturaleza del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know

How como un contrato mercantil atípico, incluyéndose además una breve fundamentación
de dicha categorización a la luz de la legislación guatemalteca. Por tanto, deviene
innecesario volver a considerar lo anterior y se pasa específicamente a hacer una
consideración sobre lo que en doctrina jurídica se ha vertido sobre la naturaleza del referido
contrato.

OBJETO:
3
BENAVENTE CHORRES, Herbert, El contrato de Know How o de provisión de conocimientos técnicos:
Aspectos a ser considerados para su regulación normativa, p.407-457, obtenido en
http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art12.pdf, fecha de consulta el 23 de febrero de 2012.
El objeto del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know
Howes un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial, lo cual concede a su
titular una serie de derechos subjetivos. Citando nuevamente al autor BenaventesChorres,
se puede establecer que “el Know How como objeto es el saber o conocimiento técnico
aplicable a nivel empresarial, de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible
de contratación.”

CARACTERÍSTICAS.

Es un contrato bilateral, toda vez que da nacimiento a obligaciones para ambas partes
contratantes. Por ello se dice que el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico
Empresarial o Know How es un contrato de prestaciones recíprocas, en el que cada parte
debe realizar una prestación a favor de la otra. Así, por ejemplo, la prestación a cargo del
transmisor es la de suministrar el conocimiento y la contraprestación a cargo del receptor es
la pagar las regalías acordadas. Puede haber otras, como la prestación a cargo del
transmisor de suministrar conocimientos adicionales o capacitación y la contraprestación a
cargo del receptor de mantener el conocimiento en reserva. En suma, existe una
reciprocidad de prestaciones que no sólo consisten en la entrega del conocimiento y el pago
de regalías, aunque éstas sean las más obvias y usuales.

Es un contrato principal, en virtud que existe por sí mismo y su nacimiento no depende

de la celebración de otro contrato o negocio jurídico; sin embargo, es común que se
transfiera acompañado de otras figuras jurídicas de índole contractual, como un contrato de
provisión de asistencia técnica, una franquicia, un paquete de licencia de transferencia
tecnológica o un contrato de colaboración empresarial, entre otros.

Es un contrato innominado o atípico, en virtud de no estar previsto ni regulado

específicamente en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Por ende, sus características no
aparecen determinadas en la ley. Otros países, en cambio, sí cuentan con instrumentos
legales que norman a esta figura contractual, tal es el caso de la Unión Europea, así como
de algunos países latinoamericanos como México, Costa Rica y Argentina, los cuales
cuentan con textos legales que regulan algunos aspectos del contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How.

Es un contrato complejo, debido a que su estructura y objeto pueden revestir distintos

esquemas negociables, por ejemplo una concesión de los conocimientos técnicos
reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional y demás.

Es un contrato consensual, toda vez que el mismo se perfecciona con el consentimiento

de las partes, es decir, los derechos y obligaciones del contrato nacen tan pronto como las
partes se han puesto de acuerdo; ulteriores requisitos como entrega o inscripción deben ser
entendidos como mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los
contratantes pero no como elementos determinantes del nacimiento del vínculo contractual.

Es un contrato constitutivo, debido a que su propósito y efecto es el de crear relaciones

jurídicas entre los contratantes. Con posterioridad a la celebración del contrato, es factible
 la celebración de un contrato modificativo o regulatorio del mismo, tendiente a modificar,
añadir o especificar algunos elementos del contrato original.

Es un contrato conmutativo, debido a que en el mismo las prestaciones que se deben las
partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Lo anterior implica que
las partes tienen la posibilidad de conocer por anticipado los sacrificios y beneficios que
importa la celebración del contrato.

Es un contrato cuya ejecución puede ser instantánea o de tracto sucesivo, ello en virtud
que, según lo convengan las partes, el contrato puede cumplirse en un sólo acto o diferirse
su cumplimiento a lo largo de un período determinado. Cuando la ejecución es diferida,
ésta puede ser: (a) Ejecución continuada: varias prestaciones sin interrupción; (b) Ejecución
periódica: varias prestaciones que se ejecutan interrumpidamente, en fechas establecidas; y
(c) Ejecución intermitente: varias ejecuciones que se ejecutan cuando lo solicita la otra
parte.

Es un contrato que puede ser paritario o de adhesión, cuando el titular del conocimiento
ha, de antemano, determinado las cláusulas y estipulaciones contractuales respecto de las
cuales no se otorga al receptor oportunidad de discusión o negociación y a quien no le
queda más opción que aceptar o rechazar tales cláusulas.

Es un contrato generalmente oneroso, en virtud que en el mismo existen beneficios y

gravámenes recíprocos. Efectivamente, como resultado de la celebración del contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, una de las partes
obtiene los conocimientos técnicos secretos a cambio de un precio mientras que la otra
obtiene el provecho del precio a cambio de la entrega de tales conocimientos.

Es un contrato de contenido confidencial o secreto, debido a al carácter reservado o

secreto del conocimiento objeto de transmisión.

Es un contrato “intuito personae”, en virtud que, ante la obligación de confidencialidad

a cargo del receptor, la persona que entrega el conocimiento deberá tener en especial cuenta
las cualidades de la contraparte con la que se celebra el contrato.

Es un contrato no solemne o formal, toda vez que para la celebración del mismo no
deviene aplicable la manifestación del consentimiento por un medio específicamente
ordenado por la ley, ni tampoco ritos o solemnidades especiales.

ELEMENTOS

Las partes y el objeto

Dos son las partes de este tipo de contrato.

 El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el

cual se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances constitutivos del
know-how. Podría también incluirse la asistencia técnica para
el adiestramiento del personal del usuario.
 El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al pago
convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se obliga a no divulgar
tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, así como a devolverlos a la
finalización del contrato.

 Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan en diferentes formas,

como: prototipos, modelos, instalaciones, inventos no patentados,
fórmulas, datos y documentación técnica e instrucciones. Todo ello es el objeto del
contrato.

ESENCIA DEL CONTRATO

la esencia del Know How, se asegura que consiste en un secreto sobre un conjunto de
conocimientos de carácter industrial ( de productos o procedimientos), comercial o para la
prestación de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y
que esfuerza por no divulgarlos.
De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos:

 1) Secreto sobre conocimientos útiles, es decir, recae sobre conocimientos que

permiten la satisfacción de necesidades.
 2) Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es
fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.

 3) Carácter industrial o comercial del secreto: se hace referencia, entonces, al
concepto amplio de empresa.

 4) Esfuerzo para la no divulgación: pues el titular de los derechos

ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial, de
donde se deduce que se el poseedor del secreto que le otorga ventajas competitivas no toma
las medidas de ocultamiento correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni
el ordenamiento jurídico otorgara protección al poseedor del secreto.

PRECIO O REGALÍA:
La prestación esencial a cargo del receptor del Conocimiento Técnico Empresarial consiste
en el pago de un precio. Este precio se conoce, en idioma Inglés, con el nombre de royalty,
que se traduce en idioma español como regalía. Respecto de este tema, el autor Víctor
Pérez, señala que “Al respecto, incidiremos más en el pago de un precio - específicamente
en la regalía, para el caso de cesión de Know How - como forma usual de contraprestación,
el cual, los contratantes podrán determinar libremente la forma de pago de las regalías,
traducidas en dinero -incluso en 48 moneda extranjera - o en especie, sin embargo, la
costumbre es que se haga a través de dinero, lo que se requerirá una cláusula que
especifique el pago en otra forma.”4

4
El Know how y su aplicación práctica en el contrato de Franquicia, PÉREZ, Víctor, disponible en
http://www.buenastareas.com/ensayos/Know-How-y-Su-Aplicación-Práctica/39999.html, fecha de consulta
10 de marzo de 2012.
El pago del precio puede realizarse en dinero o en especie, en forma total o parcial, o en un
monto proporcional al uso que se haga del conocimiento, pudiendo existir toda una serie de
variantes acordadas entre las partes. Adicionalmente, es importante indicar que aunque en
este tipo de contrato la regla general es la onerosidad, siempre existe la posibilidad de que
se acuerde que el mismo será gratuito, al tenor de la libertad contractual de las partes.

PLAZO:
El plazo del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How
dependerá de la forma utilizada para llevar a cabo dicha transferencia. Así, si la
transferencia se realiza como resultado de una venta, el plazo de vigencia del mismo se
extenderá por el tiempo en que las partes hayan estipulado el pago del precio cuando éste se
acordó en forma de pagos periódicos o sucesivos. Por otra parte, si la transferencia se
efectuó mediante una cesión, resultará esencial el establecimiento de un plazo contractual
cierto y determinado, tanto para su inicio como para su terminación. El vencimiento del
plazo de vigencia del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o
Know How implica una serie de consecuencias, entre las cuales se pueden mencionar: el
cese en el uso y explotación del conocimiento; cese del deber de pago de la
contraprestación; devolución del conocimiento y/o información por parte del receptor, así
como de cualquier información adicional y mejoras que se hubieren realizado durante la
vigencia del contrato.

DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Como en todo contrato, en el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico
Empresarial o Know How, se encuadran los derechos y obligaciones tanto del transmisor
como del receptor del conocimiento Con base en el principio de la libertad contractual, las
partes pueden establecer una variedad de derechos y obligaciones, de los cuales a
continuación se mencionan los más importantes y habituales.

Obligaciones del titular del conocimiento: En términos generales se señalan las siguientes
obligaciones a cargo del titular del conocimiento:

Transferencia del conocimiento: Consiste en la obligación que tiene el titular de

transferir el conocimiento. Así, el titular del conocimiento debe proporcionar toda o parte
del conocimiento, según se haya comprometido, así como realizar aquellos actos que se
consideren necesarios para que el receptor pueda beneficiarse y hacer apropiado uso del
mismo.

Exclusividad: Consiste en la obligación del titular del conocimiento de abstenerse de

efectuar nuevas transferencias del mismo, extendiéndose esta obligación, en principio, al
territorio dentro del cual se concede al receptor el ejercicio de los derechos adquiridos sobre
el conocimiento. Esta obligación de exclusividad, puede, incluso, implicar la obligación
para el titular de abstenerse de distribuir y/o vender, dentro del correspondiente territorio,
productos o servicios que contengan el conocimiento suministrado.

Entrenamiento o asistencia técnica: El titular del conocimiento puede asumir la

obligación consistente en que, al momento de realizarse la transferencia, éste instruya o
entrene por determinado tiempo a personal del receptor. Asimismo, es posible que el titular
del conocimiento se obligue a proveer al receptor la asistencia técnica que sea necesaria
para satisfacer la garantía de explotación técnica o económica del conocimiento. Esta
obligación supone la provisión al receptor, por el titular del conocimiento, de personal
técnico especializado con el objeto de prestar a aquél la asistencia que pueda requerir para
lograr una explotación o uso adecuado del conocimiento.

Cabanellas, sobre este punto, señala: "La prestación de asistencia técnica continuada
requiere del proveedor de tecnología el suministro de toda aquella información que sea
necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato o que se encuentre a su
disposición o que haya sido de algún otro modo precisada en el instrumento
correspondiente"5

Realización de mejoras: Si así lo convienen expresamente las partes, el titular del

conocimiento puede asumir la obligación de realizar las mejoras relativas al conocimiento
transferido, de comunicarlas al receptor y de otorgarle el derecho a beneficiarse de ellas. A
cambio de la provisión de estas mejoras, puede pactarse una remuneración adicional a favor
del titular.

Garantía de resultado: Las partes pueden acordar una garantía de resultado a cargo del
titular del conocimiento. En virtud de la misma, el titular le garantiza al receptor el logro de
determinada meta u objetivo -aumento en la producción o cierto resultado de venta-, como
consecuencia de la puesta en práctica o aplicación del conocimiento.

Saneamiento: La obligación de saneamiento a cargo del titular, consiste en la

responsabilidad de éste de reparar los daños y perjuicios causados al receptor, sea porque
éste se ve privado del conocimiento como resultado de un juicio de evicción; o bien, se ve
afectado por algún vicio oculto, deficiencia o daño de dicho conocimiento.6

Obligaciones del receptor del conocimiento: En términos generales se señalan las

siguientes obligaciones a cargo del receptor del conocimiento.

(a) Pago del precio: La obligación principal a cargo del receptor del conocimiento es el
pago de una retribución o precio a cambio del conocimiento que le es transferido. Además
del establecimiento de un precio cierto y determinado, es importante que, desde el inicio de
la relación contractual, se determinen los términos y condiciones a
que debe sujetarse el pago del precio. Así, será importante establecer la forma de pago, así
como la fecha y lugar en que éste debe ser efectuado. Por ejemplo, tratándose el pago en la
entrega de sumas de dinero, ésta puede realizarse en efectivo, mediante cheque,
transferencias bancarias, medios electrónicos, etcétera. Adicionalmente, puede convenirse
que el precio consista en una suma fija y global o bien, en un monto proporcional al uso
que se hace del conocimiento.

5
9 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el
Derecho Privado, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980, p 371.
6
Artículo 1543 Código Civil, Decreto Ley No.106.
(b) Confidencialidad: En virtud que el receptor de la información tendrá acceso a
información considerada secreta, privilegiada y confidencial del titular, se hace necesario
que el receptor se comprometa, mediante un pacto y bajo un estricto código de ética
profesional, a no divulgar a terceras personas, por ningún medio ni de cualquier modo, los
conocimientos recibidos del titular. Por información confidencial, se entenderá todo el
conocimiento técnico recibido por el receptor, tanto de forma directa como indirecta, así
como toda aquella información que se encuentre contenida en material de soporte o
documentaciones complementarias o accesorias. Además del compromiso de no divulgar el
conocimiento, por ningún medio, a terceros, el receptor queda obligado a abstenerse de
hacer uso de la misma para fines distintos a los pactados en el contrato, sin contar para el
efecto con el consentimiento previo y por escrito del titular, así como de aprovecharse de
ella de cualquier forma no autorizada, sea en beneficio personal o de terceros. Otro aspecto
que reviste especial importancia, es el hecho que el receptor del conocimiento debe
comprometerse a que todo personal o trabajadores a su cargo, que por algún motivo lleguen
a tener acceso al conocimiento transmitido, entiendan y adquieran la obligación de
mantener en confidencia y salvaguardar dicho conocimiento, debiendo quedar, en todo
caso, el receptor obligado a responder personalmente por las omisiones y actos cometidos
por sus trabajadores.

Retorno del conocimiento y devolución del soporte material: Cuando la transferencia

del conocimiento se hace únicamente por determinado período de tiempo, es fundamental
que en el contrato se haga referencia a la obligación, a cargo del receptor del conocimiento,
de devolver al titular, al término del correspondiente contrato, los elementos esenciales y
documentales que conforman conocimiento transferido. Esta obligación de devolución
puede ser sustituida o complementada con una obligación de destrucción de la información,
cuando las partes así lo estimen más conveniente.

Territorialidad: Es usual incluir en el contrato de conocimiento una provisión mediante la

cual se limita o circunscribe la utilización del conocimiento a un determinado territorio. No
obstante, si no se indica en forma expresa o no se puede deducir de los términos del
contrato, el receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente, en cualquier lugar,
el conocimiento transmitido de ahí. La importancia de incluir una cláusula territorial
cuando se desea circunscribir el uso del conocimiento ha determinado territorio.

Otras Obligaciones: Finalmente, se pueden mencionar otras obligaciones que puede

asumir el receptor del conocimiento, entre las cuales se citan las siguientes:
 La obligación de no ceder el contrato.
 La obligación de no explotar el conocimiento transferido después de la expiración del
contrato, en la medida en que el mismo siga siendo secreto.
 La obligación de comunicar al titular cualquier experiencia obtenida al explotar el
conocimiento transferido, así como a comunicarle sus propias mejoras.
 La obligación de respetar las especificaciones mínimas de calidad del producto o
servicio.
 Las obligaciones de: (i) Informar acerca del mal uso del conocimiento transferido, así
como de las infracciones cometidas respecto del mismo; y (ii) Entablar o prestar asistencia
para entablar una acción tendiente a impedir o resarcir el mal uso o las infracciones
mencionadas. Asimismo puede establecerse la obligación, en caso que el conocimiento
transferido pasara a ser de dominio público, de continuar pagando hasta la terminación del
contrato, sin perjuicio del pago adicional de una indemnización por los daños y perjuicios
causados en caso que el conocimiento transferido pasara a ser de dominio público debido a
una violación del contrato por el receptor.
 La obligación del receptor de informar el mal uso del conocimiento transferido.
 La obligación de aplicar el nombre o marca del transmisor del conocimiento

RELACIÓN CON OTROS CONTRATOS:

 Contrato de Compraventa: La mayor similitud entre el contrato de transmisión del

Conocimiento Técnico Empresarial o Know How y la compraventa, radica en que
los dos tienen por objeto la transmisión de la propiedad de un bien o derecho a
cambio de un precio. En cuanto a las diferencias existentes entre ambos contratos,
se señala, por ejemplo, que el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico
Empresarial o Know How, puede dar lugar al nacimiento de una relación de
prestaciones sucesivas, cuya ejecución difiere en el tiempo (tracto sucesivo),
situación que no se da en el contrato de compraventa sin pago de precio diferido.

 Contrato de Sociedad: La similitud entre ambos contratos radica en el hecho que la

transmisión del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How puede conllevar la
formación de un vínculo societario; sin embargo, también es posible que el ánimo o
fin 39 detrás del mismo no sea un fin común entre las Partes, sino, más bien, sus
intereses resulten contrapuestos. Además, debe considerarse que el contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How puede formar
parte del marco de la colaboración empresarial, donde pueden quedar
comprendidos, además del contrato de sociedad, otros como los de joint venture,
consorcio y participación, entre otros.

 Contrato de Arrendamiento: La similitud entre el contrato de transmisión del

Conocimiento Técnico Empresarial o Know How y el arrendamiento radica en el
tracto sucesivo de la ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del
arrendamiento. Ambos contratos difieren en lo siguiente: El contrato de
arrendamiento recae en bienes corporales y no en conocimientos intangibles; y,
además, el arrendamiento exige renta como contraprestación; mientras que en el
contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How la
contraprestación la constituye el pago de regalías.

En definitiva, es posible establecer que si bien el contrato de transferencia del

Conocimiento Técnico Empresarial o Know How guarda similitudes con otros figuras
jurídicas contractuales, éste también se distingue de las mismas contando con
características propias suficientes para erigirse por sí mismo como una figura jurídica
independiente y autosuficiente. Por ende, cabe decir que la naturaleza jurídica del contrato
de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How no está determinada
por la absorción o equiparación con otras figuras contractuales; sino más bien que el mismo
goza de una estructura y naturaleza propia.
 REGULACIÓN JURÍDICA

Básicamente, podemos afirmar que el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico

Empresarial o Know How no está previsto ni regulado de manera específica en la
legislación guatemalteca; tratándose, por ello, de un contrato innominado o atípico al que es
posible encuadrar dentro del ámbito mercantil. Partiendo entonces de la premisa básica de
que hay ausencia legislativa en materia del contrato de transferencia del Conocimiento
Técnico Empresarial o Know How, intentaremos determinar cuál es el régimen jurídico
aplicable a dicho tipo de contrato.

Evidentemente, el principal régimen jurídico aplicable al contrato de transferencia del

Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, será, siendo éste un contrato atípico o
innominado, el que se derive del clausurado del propio contrato. Es el contenido del
contrato en sí, el primer y más importante régimen jurídico aplicable al mismo. Sólo en
segundo término aparecerán, como regímenes jurídicos supletorios, analógicos y/o
complementarios del contrato, las disposiciones generales relacionadas con derechos de
propiedad intelectual (incluyendo materias de competencia desleal y secreto comercial),
con principios generales de contratación (tanto de índole civil como mercantil) y
disposiciones particulares aplicables a contratos típicos o nominados con los que el contrato
guarda analogía.

Lo anterior, evidencia la enorme importancia que, con relación al tema del contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, tiene la redacción del
documento contractual, pues de éste dependerá la complejidad y suficiencia del régimen
jurídico aplicable al contrato. Siendo el régimen jurídico aplicable al contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, uno de fundamento
contractual, éste estará básica y esencialmente regido por los términos del propio negocio
jurídico. Una vez que hemos determinado que el régimen jurídico aplicable al contrato de
transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, es esencialmente de
fundamento contractual, así como que dicho contrato carece en Guatemala de regulación
legal, pasaremos brevemente a considerar si resulta conveniente o necesario dar al referido
contrato tratamiento legislativo. Es más, pareciera incluso posible cuestionarse si dicho
tratamiento resulta viable o no, explicaremos más adelante por qué. En primer término,
consideramos que la determinación sobre la conveniencia o necesidad, e incluso la
viabilidad, de regular legislativamente el contrato de transferencia del Conocimiento
Técnico Empresarial o Know How, no resulta posible sin antes considerar detenidamente la
naturaleza tan singular del contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial
o Know How. Al respecto, nos parece sumamente ilustrativa la siguiente opinión vertida
por los autores Calvo Caravaca y Fernández de la Gándara: “Del precedente intento de
tipificar los acuerdos de transferencia de tecnología, hay una sola conclusión que nos
parece capital: no es posible elaborar un modelo de contrato con validez para la mayoría de
los supuestos. No sólo estamos ante un contrato atípico, en el sentido habitual de esta
expresión, sino que se trata de contratos que no admiten tipificación. Los contratos de
transmisión de conocimientos técnicos sólo pueden ser hechos “a medida”, por encargo,
después de un detallado análisis de los objetivos de las partes, de la tecnología de que se
trata, y de los medios que se está dispuesto a poner para alcanzar tales objetivos. De lo
contrario se corre el riesgo de elaborar contratos con cláusulas hipertrofiadas sobre aspectos
de importancia secundaria, y de regular insuficientemente aspectos de gran relevancia.”7

El contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, aparece

ante nuestros ojos como un contrato particularísimo, que puede revestir las más variadas
formas y cuyas disposiciones pueden ser tantas y tan diversas como las requiera las
especiales circunstancias del caso, en atención a las partes, el tipo de conocimiento objeto
de transferencia y las condiciones y términos en que el mismo habrá de ser usado y
aplicado.

Lo anterior, sin duda, nos hace cuestionar sobre si un contrato con las particularidades y
susceptibilidad de modalidades como lo es el contrato de transferencia del Conocimiento
Técnico Empresarial o Know How, es posible de ser dotado de tratamiento legislativo de
forma que tal tratamiento resulte, en la práctica, suficiente y eficaz. O, si más bien, un
tratamiento legislativo con tales características parece prácticamente imposible; sobre todo,
si consideramos que toda aproximación a hacer una regulación exhaustiva de cada uno de
los aspectos que puedan regularse sobre el contrato tiene el riesgo de ser incompleta y, en
cuanto tal, defectuosa.

En pocas materias como en la que nos ocupa, resulta tan fundamental la autonomía de la
voluntad y la libertad de creación de las partes, quienes son las mejor capacitadas para
llevar a cabo una labor negociadora y de redacción del contrato que, íntimamente
relacionadas entre sí, permitan la consecución de un negocio jurídico que refleje la
intención y objetivo de las partes, el esquema operacional del negocio y la economía del
contrato. Es evidente que no existe una relación contractual típica de transferencia del
conocimiento, sino que más bien tal transferencia puede enmarcarse en supuestos muy
distintos, dependiendo de la economía del contrato, de las figuras jurídicas implicadas o
relacionadas, de las particularidades del conocimiento y de muchos otros factores ya
comentados.

En suma, consideramos que dada la particular naturaleza del contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, el papel fundamental que en el mismo
juega la voluntad de las partes y la libertad de acción, así como la incesante evolución y
complejidad del conocimiento que constituye su objeto, no conviene que dicho contrato sea
sujeto de disposiciones legislativas inflexibles y limitativas, y que, en todo caso, cualquier
tipo de tratamiento legislativo específico sobre la materia deberá considerar la particular
naturaleza del contrato y contener un marco que sea lo suficientemente general y amplio
para regular éste sin limitarlo o perjudicarlo, y, cuya vocación esencial sea actuar como
régimen supletorio para completar las lagunas que las partes hayan podido dejar, o,
solucionar las dificultades de interpretación que se puedan suscitar.

7
CALVO CARAVACA, Alfonso L y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Contratos Internacionales, Madrid, Editorial
Tecnos, S.A, 1997, pp. 1576 y 1577.
ANEXOS: ejemplo del contrato de know how

NUMERO DIECISÉIS (16).-CONTRATO DE KNOW HOW. Conste por el presente

documento el contrato de licencia de secreto industrial que celebran de una parte, Allan

Fernando Álvarez Contreras, guatemalteco, actúa en su calidad de Representante Legal de

la Entidad PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA, Como lo acredita con el acta

notarial de su nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Notario Luis

Humberto Salazar Martínez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la

República, Bajo el número 23, Folio 23, libro 23, de Auxiliares de Comercio a quien en

adelante se denominará EL LICENCIANTE; y, de otra parte, Cristiano Leonel Figo

Morales, guatemalteco, actúa en su calidad de Representante Legal de la Entidad

PROCESAMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, Como lo acredita con el acta notarial de

su nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Notario Edgar Francisco

López Contreras, debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República,

Bajo el número 423, Folio 423, libro 423, de Auxiliares de Comercio a quien en lo sucesivo

se denominará EL LICENCIATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas

siguientes: ANTECEDENTES: PRIMERA.- EL LICENCIANTE es una persona jurídica

de derecho privado constituido bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo

objeto social es la fabricación de sistemas computarizados de escritura digital conformados

por monitores interactivos provistos de sensores ópticos y por un lapicero electrónico, los

cuales al ser utilizados en conjunto permiten introducir información a la computadora

escribiendo directamente sobre el monitor. Dichos avances tecnológicos han permitido la

especialización en la producción de sistemas computarizados de escritura digital; razón por

la cual, actualmente es la única empresa que proporciona dichos equipos en el mercado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- EL LICENCIATARIO es una empresa constituida bajo el

régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social es la fabricación de computadoras;

domiciliada en el territorio de la República, que gozará a partir de la firma de este contrato

de la autorización de EL LICENCIANTE para utilizar y aplicar en la fabricación de

computadoras, la tecnología industrial por este desarrollada; actividad que deberá realizarse
solo en el territorio que comprende la ciudad de Lima en la República de Perú. OBJETO

DEL CONTRATO: CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL

LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO la autorización para la utilización y

aplicación de las técnicas y procedimientos de fabricación de sistemas de escritura digital

para computadoras. El LICENCIANTE aclara que la tecnología que será materia de

licencia es de naturaleza eminentemente industrial y que al no haber sido de interés de su

titular el patentarla, deberá seguir manteniéndose en secreto. CLÁUSULA CUARTA.- En

contraprestación, EL LICENCIATARIO se obliga a pagarle a EL LICENCIANTE la

cantidad de US $ 10,000.00 (Diez Mil Dólares Americanos), que se cancelará en la forma

siguiente: - US $ 5,000.00 (Cinco mil Dólares Americanos), a la firma de este documento. -

US $ 5,000.00 (Cinco mil Dólares Americanos) dentro de los 20 días contados a partir de la

fecha de este contrato, para lo cual en este acto EL LICENCIATARIO, acepta la letra de

cambio N° 123123 por igual importe. Adicionalmente, EL LICENCIATARIO pagará a EL

LICENCIANTE una regalía de $ 1,000.00 mensuales. Esta regalía se hará efectiva

mediante pagos trimestrales. EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO: CLÁUSULA

QUINTA.- Ambas partes acuerdan que el contrato, tendrá una duración de ....años, el cual

empezará a regir en forma inmediata desde la fecha de la firma por ambas partes; vencido

el cual cesarán los efectos de este acto, salvo que las partes acuerden la prórroga del plazo.

CARACTERES DEL CONTRATO: CLÁUSULA SEXTA.- La licencia materia del.

presente contrato, se otorga en condiciones de exclusividad a EL LICENCIATARIO, en

virtud de lo cual, podrá prohibir a EL LICENCIANTE la celebración de contratos con

terceros que transmitan la información que se le está licenciando, en el territorio asignado.

ASISTENCIA TÉCNICA: CLÁUSULA SÉTIMA.- EL LICENCIANTE se obliga a poner

a disposición de EL LICENCIATARIO el personal técnico necesario para implementar el

sistema de escritura digital para computadoras. CLÁUSULA OCTAVA.- El personal

técnico dispuesto por EL LICENCIANTE capacitará a los técnicos de la empresa de EL

LICENCIATARIO, por un período de ...... meses, término en el que se encontrarán

habilitados para desarrollar la tecnología y aplicarla en la fabricación de los equipos

señalados en la cláusula duodécima. Si transcurridos los tres meses, el licenciatario

necesitara un período de capacitación y/o entrenamiento adicional, podrá solicitarlo al

licenciante, y previo pago de una retribución de $ 1,000.00 procederá a dar inicio al

programa. CLÁUSULA NOVENA.- EL LICENCIANTE se obliga además, a proporcionar

al LICENCIATARIO toda la información referente a la producción de los equipos; la

misma que consta de ..... manuales, y ....... discos digitales, soportes físicos que contienen

en forma detallada todas las técnicas y procedimientos de fabricación industrial de los

equipos. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL LICENCIANTE: CLÁUSULA

DÉCIMA.- EL LICENCIANTE se reserva el derecho, conforme a sus planes de

fabricación, de introducir modificaciones en sus productos, cesando en la fabricación de

algunos de modelos que considere han caído en obsolescencia y/o introduciendo nuevos

modelos o versiones, así como de utilizar nuevos componentes en la fabricación de los

productos. CLÁUSULA UNDÉCIMA.- EL LICENCIANTE se obliga a otorgar en forma

exclusiva al licenciatario, la autorización para el desarrollo y aplicación industrial de la

tecnología licenciada, solo en el territorio asignado. Dicha exclusividad implica la

imposibilidad de que terceras personas puedan ser autorizadas a explotar la tecnología

licenciada en la zona asignada; así como tampoco podrá el licenciante explotarla por sí

mismo. CLÁUSULA DUODÉCIMA.- EL LICENCIANTE se obliga a garantizar el óptimo

funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para automóviles fabricados con los

conocimientos técnicos e industriales licenciados. OBLIGACIONES DEL

LICENCIATARIO: CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL LICENCIATARIO no podrá

fabricar o utilizar sus productos elaborados con la tecnología licenciada en territorio

asignado a otro licenciatario. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL LICENCIATARIO

deberá utilizar solamente los signos distintivos de EL LICENCIANTE o la presentación

determinada por este para distinguir el producto bajo licencia durante el período de

vigencia del acuerdo. CLÁ USULA DÉCIMO QUINTA.- EL LICENCIATARIO se obliga

a aplicar en la fabricación de los sistemas de escritura digital para computadoras solamente

la tecnología otorgada por EL LICENCIANTE. Esta obligación implica abstenerse de

celebrar otros contratos, que transmitan tecnología, con terceros mientras se mantenga

vigente el vínculo contractual con EL LICENCIANTE. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.-

EL LICENCIATARIO se obliga a comunicar a EL LICENCIANTE durante el transcurso

del contrato, así como a su vencimiento, las ventajas o mejoras que la aplicación del secreto

industrial le hubiera proporcionado. Si así ocurriera, EL LICENCIATARIO quedará

autorizado a explotar toda patente desarrollada por las mejoras obtenidas en la producción.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL LICENCIATARIO se obliga a comprar a EL

LICENCIANTE las materias primas que servirán para fabricar los productos que fabricará

con el know how licenciado, así como los equipos necesarios y otros servicios que

coadyuven al mismo fin. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL LICENCIATARIO se

obliga a mantener en secreto y estricta reserva toda la información y conocimientos

transmitidos en virtud del contrato. El incumplimiento de esta cláusula acarrea como

consecuencia inmediata la resolución del contrato y el pago de la siguiente penalidad$

120,000.00 , más el daño ulterior. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL

LICENCIATARIO no revelará información relevante directa o indirectamente a ningún

competidor, por sí mismo, o a través de terceras personas. OBLIGACIONES A LA

EXTINCIÓN DEL CONTRATO: CLÁ USULA VIGÉSIMA.- Al término del presente

contrato todos los derechos de EL LICENCIATARIO cesarán de inmediato; y EL

LICENCIATARIO pagará todas las sumas adeudadas a EL LICENCIANTE, de ser el caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL LICENCIATARIO se obliga a no utilizar los

conocimientos obtenidos a través de la ejecución del contrato de licencia de know how en

su propio y exclusivo beneficio ni de terceros, una vez terminado el contrato; debiendo

abstenerse de explotar el know how a que tuvo acceso en virtud del contrato durante el

lapso de un año, luego de finalizado este. CLÁ USULA RESOLUTORIA EXPRESA:

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de la obligación asumida por

EL LICENCIATARIO en las cláusulas cuarta, décimo sétima, décimo octava y décimo

novena, constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430

del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL

LICENCIANTE comunique, por carta notarial, a EL LICENCIATARIO que quiere valerse

de esta cláusula. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: CLÁUSULA VIGÉSIMO

TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se

someten a lo establecido por las normas del Decreto Legislativo Nº 823, Ley Nº 26122,

Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. COMPETENCIA

ARBITRAL: CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran

suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal

Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo

por las partes, quien lo presidirá, y los otros designados por cada uno de ellos. Si en el

plazo de Treinta (30) días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del

presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje

Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al

arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio

cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad. En señal de

conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Guatemala, a los 20 días

del mes de agosto de 2020.

CONCLUSIONES

1. El contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How

puede catalogarse como un contrato mercantil, bilateral, principal, atípico,
complejo, consensual, constitutivo, conmutativo, no solemne o formal, de contenido
confidencial y generalmente oneroso.
 1. El principal régimen jurídico aplicable al contrato de transferencia del
Conocimiento Técnico Empresarial o Know How, siendo éste un contrato atípico o
innominado, es el que se derive del clausulado del propio contrato. En segundo
término aparecerán, como regímenes jurídicos supletorios, analógicos y/o
complementarios del contrato, las disposiciones generales relacionadas con
derechos de propiedad intelectual (incluyendo materias de competencia desleal y
secreto comercial), con principios generales de contratación (tanto de índole civil
como mercantil) y disposiciones particulares aplicables a contratos típicos o
nominados con los que el contrato guarda analogía.

2. En el contrato de transferencia del Conocimiento Técnico Empresarial o Know How

resulta fundamental la autonomía de la voluntad y la libertad de creación de las
partes, quienes son las mejor capacitadas para llevar a cabo una labor negociadora y
de redacción del contrato que, íntimamente relacionadas entre sí, permitan la
consecución de un negocio jurídico que refleje la intención y objetivo de las partes,
el esquema operacional del negocio y la economía del contrato.

BIBLIOGRAFÍA

1. BENAVENTE CHORRES, Hesbert, El contrato de Know How o de provisión de

conocimientos técnicos: Aspectos a ser considerados para su regulación

Normativa, obtenido en http://www.scielo.cl/pdf/iusetp/v14n2/art12.pdf, fecha de consulta

el 23 de febrero de 2012.
2. BERCOVITZ, Rodrigo, Manual de Propiedad Intelectual, Cuarta Edición, Valencia,
España, Editorial Tirant lo Blanch, 2009.

3. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Contratos de licencia y de

Transferencia de tecnología en el Derecho Privado, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980.

4. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Régimen Jurídico de los Conocimientos

Técnicos, Buenos Aires, Editorial Heliasta.