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Tesis 45 PDF
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1. INTRODUCCION
A lo largo de la historia los hombres han creado diferentes herramientas con el fin
de satisfacer sus necesidades a través de su trabajo, su actividad física y su
ingenio. Particularmente en los últimos años, se ha visto una tendencia mundial a
dar mayor valoración a lo que tiene que ver con la capacidad intelectual del
hombre, de tal manera que el intelecto se ha constituido como una fuente cada
vez más importante dentro del desarrollo económico de los países, lo cual se
evidencia en un mayor contenido científico en la producción de bienes y servicios y
una parte fundamental del capital de las empresas. Hoy en día la ciencia y la
tecnología se complementan, respondiendo a nuevas necesidades, lo cual se
manifiesta en el aumento del número de invenciones e innovaciones.
La actividad innovadora tiene una profunda significación económica, toda vez que
al recaer sobre las cosas y transformarlas, al utilizar la técnica existente para
mejorarlas y crear novedosos productos se da a estos un valor agregado, así como
también a la técnica misma a partir de la cual se desarrollaron, lo cual se traduce
en una mayor demanda para los productos y una mejor comercialización de los
mismos. Es así como se hace absolutamente necesaria una adecuada regulación y
9
protección de este campo con el fin de canalizar todos estos intereses en una
misma dirección que resulte en un mejor aprovechamiento para la sociedad.
Hoy en día es innegable que a nivel mundial un país que no cuente con un
régimen adecuado de protección de la propiedad industrial, particularmente de
patentes, es un país en desventaja toda vez que la capacidad intelectual y el
conocimiento se han posicionado como una de las principales fuentes de riqueza
de los países.
Con el objeto de ilustrar aún más la importancia y actualidad de este tema, nos
referiremos más adelante a algunos escenarios en al ámbito internacional, en los
cuales se discuten aún los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones
10
en lo que tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes países y
para las economías mundiales.
Por las razones anteriormente expuestas hemos querido hacer nuestro trabajo de
grado sobre este tema, teniendo en cuenta la importancia que el mismo reviste en
la actualidad y el hecho de que en nuestro país recientemente se ha evidenciado
un interés cada vez mayor en este campo, debido a la seguridad y confianza que
esta nueva normatividad ofrece.
Dentro de los anexos que contiene este trabajo, hemos elaborado un cuadro
comparativo de todas las disposiciones de la Decisión 486 frente a las de la
Decisión 344, el cual permite una ilustración gráfica de los cambios literales que se
dan entre la norma anterior y la nueva.
12
CAPÍTULO I
Cada día adquiere mayor importancia la capacidad intelectual y es por eso que el
conocimiento se ha posicionado como un recurso significativo en el desarrollo de
los países, siendo una de las principales fuentes de riqueza de los mismos. Debido
a esto, las economías mundiales se han preocupado por aumentar y proteger la
creación de bienes y servicios que empleen este tipo de conocimiento, a través de
las regulaciones sobre el derecho de propiedad intelectual. Las creaciones de la
mente humana abarcan dos grandes categorías: la primera de ellas se refiere a las
manifestaciones intelectuales que aparecen en las ciencias y las artes, la otra se
ocupa de las aplicables especialmente a la industria y el intercambio comercial.
Estas últimas incluyen la creación de signos para diferenciar los productos de la
industria o el comercio o sus modificaciones, como también la creación de nuevos
productos como invenciones y descubrimientos.
13
Los derechos intelectuales versan sobre las creaciones del espíritu y se proponen
la comunicación de ideas, los industriales sobre las producciones de la inteligencia
con el fin de materializarlos en realizaciones concretas para lograr una
transformación de la materia.
Con el fin de dar una mayor claridad acerca de cuáles son los objetos susceptibles
de protección a través de los Derechos de Autor, podemos acudir al artículo 4 de la
Decisión 351, el cual expresa lo siguiente: "La protección reconocida por la
presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que
puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por
conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:
a) Las obras expresadas por escrito es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de
obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;
m) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por
la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales“.
Los derechos que surgen para los titulares de los Derechos de Autor pueden ser
morales o patrimoniales. Los derechos morales implican que el autor tiene derecho
a que su nombre sea indicado en las reproducciones de su obra y a oponerse a las
modificaciones de la misma, tal como lo expresa el artículo 11 de la Decisión 351
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:
Por otra parte los derechos de autor se concretan también en derechos de tipo
patrimonial es decir, aquellos que conceden el aprovechamiento económico del
producto, como la participación en los beneficios del mismo y se refieren al lapso
de duración de dichos derechos. Con respecto a estos derechos la Decisión 351 de
la Comunidad Andina expresa lo siguiente:
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir
las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
17
productos o procesos que tengan una aplicación industrial o comercial, creados por
una persona o una empresa.
ciencia del derecho y los reúne con el fin de adaptarlos para la regulación y
sistematización de esta actividad humana. La Propiedad Industrial es especial,
tanto por la materia que pretende regular, como por la integración de
conocimientos tan diversos.
Principio del Intervencionismo Estatal: debe verse el aparato estatal como una
herramienta de protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial. En
razón de esta intervención, el Estado controla el derecho que se reconoce a
quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo económico y técnico
de la sociedad, procurando que éste se refleje en beneficio de la comunidad.
21
Para abarcar de manera íntegra el estudio, es importante aclarar las divisiones que
tiene la Propiedad Industrial:
1
CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978.
24
Del otorgamiento de una patente se derivan tanto derechos como deberes para su
titular. La patente reconoce a favor de su titular el derecho exclusivo de emplear y
utilizar en la industria por un determinado de tiempo la invención objeto de la
protección. Así mismo, su titular tiene la obligación de explotarla por sí mismo o
por medio de alguna persona autorizada por él.
2
Superintendencia de Industria y Comercio, Manual del Inventor, Santafé de Bogotá, Agosto 1997.
26
Se trata una modalidad de invención con proyección técnica que recae sobre
instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los
mismos en los que la forma sea susceptible de ser cambiada tanto en su aspecto
externo, como en su funcionamiento. El modelo de utilidad debe producir un
beneficio o mejoramiento al producto al que se destina.
Las cifras indican que las naciones industrializadas son los innovadores más
importantes, puesto que son dueñas del noventa por ciento (90%) de las patentes
otorgadas en Colombia. En general, los países en desarrollo se consideran
importadores de innovaciones patentadas y sólo tienen el diez por ciento (10%) de
las patentes otorgadas. Esto demuestra que Colombia se considera más mejorador
que innovador. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación3
demuestra que en el período comprendido entre 1994 y 1998, de las 1906
patentes concedidas en Colombia, únicamente 113 pertenecieron a inventores
colombianos. Por otra parte, de los 166 modelos de utilidad concedidos en este
mismo período, el ochenta y cinco por ciento (85%) fueron otorgados a
colombianos.
3
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
4
Decisión 486 de la Comunidad Andina, Título IV, Capítulo I, Articulo 86
28
Esta es una novedad que trae la Decisión 486, la cual hasta el momento no era
contemplada y que hace referencia a la protección de los esquemas de trazados de
circuitos integrados, conocidos comúnmente como microchips y que han adquirido
gran importancia en el mercado y gran valor económico. Un circuito puede ser
entendido como cualquier producto en el que hay un activo y varias
interconexiones que tienen función eléctrica, y el esquema de trazados puede
entenderse como las disposiciones tridimensionales de éste. La protección a la que
se refiere la Decisión es para cuando ya están terminados y utilizados o cuando
van a ser utilizados; en cualquiera de los dos casos. Se protegen siempre y cuando
sean originales: esto se mide desde el punto de vista técnico. Es importante
señalar que en este caso se consagra una excepción consistente en que la solicitud
se puede hacer dos años después del uso comercial, o en todo caso no puede
hacerse después de quince años después de su creación.
Para que sea viable la protección de este tipo de propiedad, el esquema de trazado
debe ser original. El sistema de protección de los circuitos tiene características
particulares, ya que el requerimiento de originalidad es más exigente que el de
creatividad exigido para los Derechos de Autor, pero menos exigente que el
requerido para las patentes. La originalidad hace referencia al esfuerzo intelectual
5
CHAPARRO Beltrán Fabio, Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la
actividad académica en universidades y centros de investigación. Universidad Nacional, Ed EUN,
Bogotá, 1997, pg 59.
29
Cuando se tiene una apariencia particular que puede ser dada por líneas, colores,
combinaciones o por texturas, sin que cambie la finalidad o el destino y sin que se
produzca una utilidad técnica, se está en presencia de un diseño industrial. Esto es
protegible y también necesita como en el caso de las patentes, que haya novedad.
Es decir, que no se pueden tener simplemente diferencias secundarias en donde
no haya ninguna innovación y tampoco se trata de un diseño industrial cuando se
use un elemento propio de un producto y se aplique a otro.
6
Decisión 486 de la comunidad andina, título V, Capítulo I, artículo 113.
30
Es importante anotar que los signos distintivos, además de ser un canal que le
permite al comerciante promocionar, publicitar un producto, hacerlo conocer y
venderlo, son activos de la empresa y cada día adquieren mayor valor patrimonial.
Por eso es tan importante crear una conciencia empresarial de protección de los
signos distintivos.
La marca representa para los empresarios un activo que puede llegar a tener un
significativo valor económico para su empresa o incluso ser el factor más
importante para el desarrollo de sus negocios y para lograr la aceptación del
público en el mercado. La nueva Decisión es muy amplia en cuanto a la definición
de marca y establece que se trata de un signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado y que pueda representarse gráficamente, sin
establecer más requisitos. Sin embargo, se establece que no podrá registrarse
como marca un signo que carezca de distintividad. Este concepto de distintividad
en marcas no es un concepto general, sino que depende del producto o servicio
del que estemos hablando. El concepto depende mucho de la relación de la marca
que se tenga con el producto o servicio que se esta tratando de distinguir. Es así
como la marca puede componerse de una palabra o una combinación de palabras,
por imágenes etiquetas o monogramas, por un simple símbolo, número o letra, o
por cualquier imagen evocativa.
El derecho sobre una marca se otorga por un periodo de diez (10) años desde la
fecha de su concesión y se puede renovar indefinidamente.
32
Los lemas comerciales son los que comúnmente se conocen como slogans. Son las
palabras, frases o leyendas que complementan una marca y en todo son
accesorios a ella; son anexos a la marca en su utilización, pero el procedimiento
para la solicitud del lema es aparte. No se puede solicitar un lema comercial antes
de solicitar una marca. Los lemas tienen protección como tales.
Las marcas colectivas hacen referencia a todo signo que sirva para distinguir el
origen o cualquier otra característica común de productos o servicios que
pertenecen a empresas diversas y que lo utilizan bajo el control de un titular. Las
asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones
o grupos de personas, legalmente establecidos, pueden solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus
integrantes.
Son aquellas marcas en las cuales además del signo, se registra un modo de
empleo y control del mismo. Se da una marca de certificación para que otros en el
comercio con esa marca identifiquen al productor y para que el comprador sepa
que ese producto esta avalado por quien otorga la marca de certificación y
produce el bien. En este caso siempre hay un reglamento de uso el cual dice cómo
se utiliza y la forma como se controla la calidad de la marca. Lo que hay detrás de
la marca de certificación es un aval por parte del titular de la marca.
Será negada una marca que consista en una indicación geográfica para productos
no originarios del territorio que se indica, si su uso induce a error, y también
cuando la indicación geográfica sea verdadera respecto al territorio de origen, pero
induzca al público a creer que los productos se fabrican en otro territorio.
7
CHAPARRO BELTRAN Fabio, Manual sobre la propiedad Intelectual de productos derivados de la
actividad académica en universidades y centros de investigación. Universidad Nacional, Ed. ENU, Bogotá,
1997, pg 32.
36
Es competencia desleal cualquier acto que vaya contra las prácticas y los usos y
costumbres honestos y produzca engaño, error, descrédito o desprestigio de un
competidor. La Decisión 486 en este punto se aplicará e interpretará de
conformidad con la Ley que reglamenta la materia en Colombia, la Ley 256 de
1996. Lo cierto es que la competencia desleal esta siendo legalmente admitida y
protegida tanto desde el punto de vista de Propiedad Industrial por medio de la
38
Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina anota que: “se considerará
como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero". Dicha información debe ser secreta, tener un valor comercial por el hecho
de ser secreta y haber sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo
poseedor para mantenerla en secreto.
Dentro de las medidas que establece nuestra legislación para proteger a los
titulares de derechos de Propiedad Industrial se encuentran las medidas
provisionales y las medidas en frontera.
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Las medidas provisionales son medidas cautelares que ordena un juez de manera
rápida y eficaz con el fin de evitar una violación de estos derechos o la destrucción
de pruebas que se relacionen con la correspondiente infracción. Estas medidas
junto con determinadas acciones civiles, contribuyen a la tutela apropiada de la
posición jurídica del titular.
Las medidas en frontera son también una forma de amparo de los derechos de
Propiedad Intelectual a través de las cuales el titular de un derecho, que teniendo
motivos válidos, sospecha que se va a realizar la importación o exportación de
mercancías de marcas falsificadas, puede solicitar a la autoridad competente que
suspenda la operación aduanera, siempre que se trate de una cantidad
significativa de productos. Estas medidas tienen por objeto evitar los efectos
negativos que pueden darse por la infracción de derechos de Propiedad Intelectual
cuando las mercancías no han sido puestas en libre circulación en el país de
importación o cuando se hallan en el país de exportación.
41
CAPITULO II
Lo anterior hace evidente la existencia de dos importantes ideas que son la base
del estudio de la Propiedad Intelectual: por un lado surge la importancia del
conocimiento como generador de poder para aquellos que se dedican a su
explotación; y por otro la postura de los inversionistas y empresarios que
propugnan por una protección adecuada para sus creaciones e inventos a través
de estos derechos.
A medida que el hombre se desarrolla, se hace cada vez más necesaria y evidente
la adecuada protección de sus creaciones. De esta forma se protegen no sólo las
creaciones como tales, sino también la actividad misma que les da origen. En esta
actividad de creación, el hombre se desempeña en función y para beneficio propio
y de los demás y por esta razón la sociedad interviene regulando, protegiendo y
organizando lo creado por sus propios miembros.
agregado que se traduce en una mayor demanda para el producto y por lo tanto
una mejor comercialización del mismo. Esto pone de presente que la tecnología,
como cualquier otro producto, se somete a las condiciones de oferta y demanda de
un mercado.
suma la articulación de los procesos globales y regionales, que han dejado de ser
conflictivos entre sí, especialmente en el campo de la nueva normatividad
multilateral y la existencia del denominado regionalismo abierto.
8
Discurso de la Dra. Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministra de Comercio Exterior en el Seminario
“Globalización de la Propiedad Industrial e Intelectual”
46
Los países más poderosos en el comercio internacional son de hecho los líderes del
comercio de ideas. Estados Unidos acumuló 12 billones de dólares en excedentes
generados por sus transacciones en patentes y licencias. Las compañías
americanas tienen el mayor número de solicitudes para la protección industrial
presentadas en otros países. Por su parte Japón es el país del mundo donde más
se solicitan patentes de origen nacional y el primer comprador mundial de patentes
extranjeras. Este país pagó en 1990, 6 billones de dólares por patentes y licencias
y facturó 2.5 billones por el mismo concepto, representándole un déficit de 3.5
billones de dólares. Los países del tercer mundo en su conjunto son considerados
como importadores de bienes intangibles. Solo un 1% de las patentes existentes
son originarias de los países en vía de desarrollo. Estos países invierten en
investigación un promedio de 0.5% de su producto interno bruto, mientras que en
los países desarrollados esta cifra es superior al 2%. En Corea y Taiwan el inicio de
las exportaciones de productos altamente sofisticados coincidió con una
48
Con el objeto de ilustrar aún más la importancia y actualidad de este tema, hemos
querido referirnos a algunos escenarios en al ámbito internacional, en los cuales se
discuten aún los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones en lo que
tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes países y para las
economías mundiales.
Para tal efecto, hemos querido referirnos a un artículo en el que la Revista The
Economist en su edición de Junio de 2001, da una amplia ilustración de esta la
situación en el campo internacional, mostrando posiciones encontradas con
relación a este tema:
Siguiendo este ejemplo algunos opinan que las patentes son perjudiciales para los
países de más bajos recursos, puesto que favorecen a las multinacionales
occidentales, permitiéndoles establecer monopolios, eliminando la competencia
local y desviando la investigación y el desarrollo lejos de las necesidades de los
países pobres e incrementando el precio de los productos en general.
49
Según el mismo artículo, estas dos ideas confrontadas han situado a los derechos
de Propiedad Intelectual en un punto neurálgico dentro del desarrollo
internacional. El debate se ha centrado en dos ideas fundamentales. La primera es
el elevado interés en las economías del conocimiento, en las cuales el objetivo de
las compañías se centra ya no en el capital físico, sino en el intelectual, respecto
del cual, los derechos de propiedad industrial otorgan el control para la explotación
y le da a la compañía una ventaja competitiva muy significativa. Algunos avances
como la manipulación genética de organismos vivos, plantean la discusión ética
acerca de esta forma de explotación.
El artículo continúa diciendo que muchos de los países subdesarrollados creen que
este acuerdo es perjudicial para sus intereses porque los compromete a llevar sus
protecciones legales acorde con los niveles occidentales sin obtener mayores
beneficios por esto. De esta manera, así como con las otras medidas adoptadas
por la OMC, TRIPS se ha convertido en un campo de batalla entre los que están a
favor y los que están en contra del esparcimiento global del capitalismo.
Para The Economist, con el nuevo acuerdo los países en desarrollo perdieron la
posibilidad de moverse a su propio ritmo, puesto que según lo que se estableció
en el mismo, casi todos los países subdesarrollados tenían que nivelar sus sistemas
legales de protección conforme a los ADPIC. A los países menos desarrollados se
les dió esta posibilidad hasta el año 2005. Sin embargo, esta nivelación tiene un
alto costo para ellos. A uno de estos países le puede costar hasta 2 millones de
dólares construir una básica infraestructura para llevar a cabo la implementación
de los ADPIC de la OMC. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad
Industrial) da asistencia técnica para quienes tratan de acoger esta legislación o
establecer oficinas de patentes. Por esto, no resulta sorprendente que países que
enfrentan guerras civiles o graves crisis sanitarias, prefieran orientar todos sus
esfuerzos a combatir éstas y no a conformar un sistema de patentes que implica
tan altos costos.
Los ADPIC, según el referido artículo, en teoría se crearon para beneficiar tanto a
los países industrializados, como a los que están en vía de desarrollo. Sin embrago,
se considera que es evidente que es un conjunto de disposiciones implementadas
por los países más ricos que incluye muy pocas concesiones para los más pobres.
Fue impulsado dentro del ámbito del comercio internacional por América, Europa y
Japón, quienes cuentan con las compañías cuyas patentes son las más
significativas a escala mundial. Los países en desarrollo hicieron este acuerdo en
busca de la consecución de beneficios comerciales en áreas como la textil. Estas
ganancias indirectas no se han materializado. Algunos países en desarrollo, explica
el artículo, quisieran ver a los ADPIC por fuera de la OMC, pero la mayoría ven
como una ventaja tenerlo bajo la mayor autoridad en comercio mundial y así tener
un puente de comunicación entre países subdesarrollados e industrializados.
Mientras tanto, los países en desarrollo todavía están esperando los beneficios
prometidos de una fuerte protección local. Pero la inversión extranjera directa, la
52
Los países con niveles de desarrollo un poco más altos, como India, pueden ver
estas recompensas eventualmente. Sin embargo, en el corto plazo, un régimen
más fuerte de patentes sólo se traduce en precios más altos para los bienes y
productos y un nivel más elevado de desempleo una vez que las marcas son
sacadas del mercado.
Sin embargo, según The Economist, hay un grupo de países en vías de desarrollo
tales como Sudáfrica, que se espera que cumplan el acuerdo y adquieran estas
patentes sobre medicinas, pero encuentran gran dificultad en pagar los precios
que las compañías farmacéuticas han establecido hasta hace muy poco. Es por eso
que los ADPIC han establecido dos opciones, en orden a flexibilizar esta
circunstancia: la primera de ellas hace referencia a las “licencias obligatorias”, por
medio de las cuales se permite a los países crear o importar copias de una droga
sin la aprobación del titular de la patente, en determinadas circunstancias, como
por ejemplo una emergencia nacional, siempre y cuando cumplan determinadas
condiciones como pagar al titular una compensación. La segunda posibilidad, son
las importaciones paralelas, las cuales permiten a los países encontrar drogas
patentadas menos costosas provenientes del extranjero. Las compañías fabricantes
de medicinas están en contra de esta práctica, aunque los ADPIC la avalan.
Tanto los países más desarrollados, como los menos desarrollados, están
preocupados por el efecto de las patentes sobre los precios de las medicinas. Están
igualmente concentrados en el efecto de las patentes sobre plantas, animales y
genes. Parte de esta problemática es la objeción moral a la explotación de los
seres vivos. Los países en desarrollo poseen una mayor riqueza en plantas,
animales y microorganismos y por eso se consideran un tesoro potencial de
materia prima para nuevos medicamentos y cultivos que los beneficiarían
54
significativamente, pero muy pocas personas en estos países cuentan con el dinero
necesario para obtener una patente sobre estos.
Es importante aclarar que acerca de esta controversia, no es que los países pobres
se opongan a un régimen de patentes, sino que buscan que este régimen esté
acorde a sus circunstancias y necesidades.
Estados Unidos por ejemplo, no otorga una patente a una invención si existe
alguna evidencia previa de conocimiento público sobre su materia, siempre que
esta sea escrita. Sin embargo, el hecho de recopilar estos conocimientos, no
implica para estas tribus una recompensa material, puesto que no están en
capacidad de patentar estos conocimientos. El Banco Mundial ha intervenido en
esta situación, patrocinando un grupo de abogados especialistas en patentes que
están tratando de encontrar la forma de registrar estos conocimientos
tradicionales, posiblemente bajo la modalidad de secretos empresariales, con el
objetivo de proteger los intereses de esta tribu. Pero según algunas opiniones,
esta protección no encuadra dentro del régimen convencional de protección a la
Propiedad Industrial.
9
Sobre este tema se puede ver la página 70, punto 3.3 sobre la Supranacionalidad.
57
innovadores más importantes, puesto que son dueñas del noventa por ciento
(90%) de las patentes otorgadas en Colombia. En general, los países en desarrollo
se consideran importadores de innovaciones patentadas y sólo tienen el diez por
ciento (10%) de las patentes otorgadas. Esto demuestra que, como lo
mencionamos anteriormente, Colombia se considera más mejorador que
innovador.
Es necesario admitir que las patentes que se otorgan en la gran mayoría de países
en desarrollo como Colombia, no son explotadas en el país otorgante. “ En
Colombia de 2072 patentes concedidas durante 1994 – 1998, según la
10
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
58
11
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
59
Estudios indican que los establecimientos que crean innovaciones de procesos son
más que aquellos que realizan estas innovaciones sobre productos, lo cual señala a
la innovación de proceso como un perfil característico de la industria colombiana.
Por otra parte, el referido estudio señala que los sectores que cuentan con mayor
participación en todas las regiones son el de alimentos y el de confecciones. Las
regiones del Valle del Cauca, Cauca, Zona Cafetera y Antioquia son las más
innovadoras del país debido a que cuentan con el mayor número de
establecimientos comparado con las demás regiones. Por otra parte, Huila, Tolima
y Bogotá, Cundinamarca y Boyacá se caracterizan por una gran ausencia de
establecimientos innovadores.
La Zona Cafetera, Valle del Cauca, Cauca, la Costa Atlántica y Antioquia son las
regiones que mayor dinamismo tecnológico tienen, mientras que Norte de
Santander y Santander están en el promedio nacional, seguidas por Bogotá,
Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima que son las que menor dinamismo
tecnológico representan.
Debe tenerse presente que según algunos estudiosos del tema, en países
subdesarrollados las cifras presentadas en la mayoría de estudios resultan
irrelevantes en la medida en que normalmente son hechos por grupos o entidades
que tiene interés en manifestar una determinada postura. Frente a esta carencia
creemos que es necesario un estudio objetivo y equilibrado sobre el tema, como se
encuentra en algunos países industrializados.
CAPITULO III
Con la creación y aprobación por parte de Colombia y cada uno de los países
miembros de este Acuerdo, surge para la Comunidad Andina la facultad de regular
como suprema autoridad ciertos temas. Cada uno de ellos cede la competencia
que tiene para legislar en esos temas a órganos supranacionales que serán la
suprema autoridad en los mismos. El Congreso de Colombia por su parte es quien
tiene la facultad de legislar sobre los temas de Propiedad Industrial, sin embargo
como anteriormente se dijo, esta facultad fue depositada en la Comunidad Andina.
Es así como la Comunidad Andina se encarga de legislar los temas de su
competencia a través de sus Decisiones, las cuales se aplican en cada uno de los
países miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.
65
los requisitos para su registro y los derechos que confiere. Por último, el Capítulo
4° contiene disposiciones varias que indican la forma como opera la Decisión.
Ante esta situación, la Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 la cual se
expidió el 8 de Noviembre de 1991, y en la que se estableció expresamente que
reemplazaba en su integridad a la anterior. La Decisión 311 se denominó “Régimen
Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”. Con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Decisión 311, en Diciembre de 1991 se estableció la
necesidad de reformar dicha Decisión en su artículo 119 y en su disposición
transitoria tercera. Como consecuencia de esto, se dictó en Febrero de 1992 la
Decisión 313 que introdujo dichas reformas y adicionó otras enmiendas a la
Decisión 311, reemplazándola en su totalidad.
La Decisión 313 no solucionó los problemas y vacíos que se observaban por parte
de la Doctrina y en al ámbito internacional, por lo que nuevamente surgieron
críticas e inconvenientes que hicieron necesaria la preparación de una nueva
propuesta, lo cual trajo como resultado la Decisión 344. El 29 de Octubre de 1993
se expide la Decisión 344 y se denomina “Régimen Común sobre Propiedad
Industrial”, la cual empieza a regir a partir del 1° de Enero de 1994. En Colombia
68
esta Decisión fue reglamentada por medio del Decreto 11 del 14 de Enero de
1994.
La Decisión 344 tuvo como fin perfeccionar las correcciones de las anteriores
Decisiones, dejando a un lado las limitaciones existentes desde la Decisión 85. Es
así como la Decisión 344 amplió el campo de patentabilidad, otorgó al titular de la
patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminó la
licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente.
La Decisión 344 es un conjunto normativo que establece los derechos mínimos que
deben existir para los países del Pacto Andino, los cuales pueden ser ampliados o
fortalecidos por medio de sus leyes internas o por otros acuerdos multilaterales.
Esto significa que los Estados miembros pueden extender los derechos que otorga
la Decisión 344, pero no disminuirlos o limitarlos. En esta Decisión se mantiene la
trilogía de normas sobre propiedad industrial que regulan la materia en cada uno
de los países miembros. De esta forma, se tiene: la normatividad de la Decisión
344, la legislación interna de cada país cuando la norma comunitaria nos remite a
ella, y por último, la legislación interna en los casos en los que la Decisión no
cubre un determinado hecho.
69
12
PACHON Manuel, SANCHEZ Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez,1995
70
6. Nombre Comercial
7. Denominaciones de Origen
8. Disposiciones complementarias.
3.3 SUPRANACIONALIDAD
Teniendo en cuenta que las normas de Propiedad Industrial son andinas, hemos
querido referirnos a este tema con el fin de dar una mayor claridad sobre el
"status" que tienen las mismas frente a las normas internas de cada país y su
funcionamiento. Además se busca explicar la importancia de la creación de
organismos que tengan una existencia a nivel internacional, de los cuales
participen diferentes países, así como sus implicaciones.
El Derecho Comunitario, según el Dr. Enrique Low Murtra,13 surge a partir del
derecho internacional público y se diferencia de éste en los siguientes aspectos:
13
Low Murtra, Enrique, Incorporación de las Normas Supranacionales del Acuerdo de Cartagena al Derecho
Interno de cada País
72
poderes superiores a los que son anejos de ordinario a los Estados, aisladamente
considerados, en el manejo de sus asuntos exteriores. No; ese derecho no existe,
ni por semejas”.
De igual manera, el Tribunal en la sentencia emitida dentro del proceso No. 1-IP-
87 estableció entre otras cosas que: “el ordenamiento jurídico de la integración
andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser
característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la
construcción integracionista”.
Por otra parte, el principio de Trato Nacional, establecido en el artículo tercero del
GATT de 1947 indica que: “los productos del territorio de toda parte contratante
importados en el territorio de cualquier otra parte contratante, no deberán recibir
un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen
nacional”.
Sin embargo, las obligaciones que se derivan de estos dos principios no se aplican
a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de
Propiedad Industrial establecidos en acuerdos internacionales celebrados dentro de
la OMPI, según lo estipulado en el artículo 5 de los ADPIC de la OMC. La
consagración de estos dos principios en el Acuerdo será analizada mas adelante.
mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI, así como con otras organizaciones
internacionales competentes. De esta forma, se sientan las bases para coordinar
las actuaciones de la OMPI y el GATT, como foros multilaterales de discusión en
materia de Propiedad Industrial.
Los ADPIC entraron en vigor el 1° de enero de 1995, (para los países en desarrollo
como Colombia, entraron en vigor el 1 de enero de dos mil (2000)), y se
consideraron como el acuerdo multilateral más completo sobre Propiedad
Intelectual. Uno de los logros más importantes de este acuerdo es que como
resultado de éste, la protección de Propiedad Intelectual ha pasado a ser parte
integrante del sistema de comercio multilateral establecido en la OMC. De la
misma forma como anteriores convenios internacionales sobre Propiedad
Intelectual lo habían hecho, el Acuerdo ADPIC es un acuerdo de normas mínimas
en el que se permite a los miembros discrecionalidad para dar una protección más
amplia a la Propiedad Intelectual si así lo quieren, por motivos internos o por que
tienen para este efecto acuerdos internacionales bilaterales, regionales o
multilaterales que lo permitan. Así lo establece claramente el articulo 1° al
estipular que los miembros pueden prever en su legislación, una protección más
amplia a la exigida por el Acuerdo, siempre y cuando no infrinja las disposiciones
del mismo. Se deduce de lo anterior que el Acuerdo ADPIC no busca estrictamente
una armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino el
establecimiento de unos parámetros mínimos de protección de los derechos de
Propiedad Intelectual, que en ningún caso pueden ser rebajados por las partes.
85
Como lo establece el Preámbulo del Acuerdo, los objetivos que han explicado la
necesidad de adoptar esta nueva regulación han sido principalmente que, por una
parte, la adopción del Acuerdo es una respuesta a la intención de los miembros de
disminuir las distorsiones del comercio internacional y por otra, corresponde a una
necesidad de fomentar la protección eficaz y adecuada de los derechos de
Propiedad Intelectual.
El principio de trato nacional está consagrado en el artículo III del Acuerdo ADPIC
y conforme a él, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros
un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en
relación con la protección de la propiedad industrial. Es un principio fundamental
dentro de la regulación internacional de la propiedad industrial y se encuentra
consagrado desde el Convenio de París de 1883 en su artículo segundo.
CAPITULO IV
Establecer la posición que llevó Colombia a Lima fue una tarea ardua y dispendiosa
toda vez que dentro del ámbito nacional había demasiados intereses y opiniones
encontradas respecto a lo que como país debía presentar Colombia como
propuesta para las negociaciones de la nueva Decisión. De conformidad con lo
anterior, la posición que llevó Colombia fue consolidada a través del Consejo
Superior de Comercio Exterior.
Por ley, los miembros con voz y voto del Consejo Superior son: El Presidente de la
República, quién lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público; el Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de
Desarrollo Económico; el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministro de
Minas; el Ministro de Transporte; el Ministro del Medio Ambiente; el Director del
Departamento Nacional de Planeación, y el Gerente del Banco de la República.
90
Con voz pero sin voto asisten: el Director de Proexport, el Director de la DIAN y el
Presidente de Bancoldex.
5. Recomendar al Gobierno, para su fijación, los niveles del Cert por producto y
mercado de destino.
7. Expedir las normas relativas a la organización y manejo de los registros que sea
necesario establecer en materia de comercio exterior, con inclusión de los
91
requisitos que deben cumplir, el valor de los derechos a que hayan lugar y las
sanciones que sean imponibles por la violación de tales normas.
Colombia, con el fin de llevar a cabo las negociaciones de lo que sería la nueva
Decisión Andina de Propiedad Industrial, fijó su posición en el documento expedido
por dicho órgano que será analizado a continuación, teniendo en cuenta las
diferentes opiniones de los sectores más importantes del país tanto en al ámbito
público, como en el privado. Es así como surgieron diversos conceptos por parte
de entidades tan importantes como la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Medio Ambiente y
representantes del sector privado como ASINFAR y AFIDRO, entre otros.
Es así como la Decisión 486, además de buscar la adecuación total a ADPIC, quiso
aprovechar la oportunidad para unificar algunos procedimientos que se aplicaban
de forma diferencial en los países andinos, con el objeto de lograr un verdadero
régimen común de Propiedad Industrial. Por otra parte, algunos sectores
plantearon la necesidad de incrementar los niveles de protección existentes,
sobretodo en el tema de patentes. Por esto, las negociaciones de la Decisión 486
se aprovecharon para resolver algunos debates sobre el nivel de protección
deseado por los diferentes países.
El primero señala que uno de los efectos positivos de las patentes farmacéuticas es
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida para el futuro. Por otra
parte, se ha afirmado que una competencia perfecta conlleva a la eliminación de
incentivos para la investigación y el desarrollo. Por esto se aconseja a los países en
94
Un estudio realizado a finales de los años noventa demostró que en países como
Argentina, donde no se otorgan patentes a los productos farmacéuticos los precios
de los medicamentos son superiores, en relación con países como Colombia, Perú
y Venezuela, donde si se otorga dicha protección.
1. Patentes: Uno de los puntos de mayor discusión dentro de este tema fue el
referido a los usos y segundos usos. Las compañías multinacionales pretendían
que a nivel andino se garantizara que se pudiera patentar un uso con
independencia del producto y que se pudiera dar una nueva patente a un
producto si se le descubría un nuevo uso. Bajo la Decisión 344, no se
concedía patente a los usos ni a los nuevos usos. En su artículo 1° se
establecía que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones
sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicación industrial". En otras palabras establecía que las patentes son para
productos y procedimientos y no para un uso. Por su parte el artículo 16 de la
misma norma establecía que: "Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2do
de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho
de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial". Es decir que la patente no se otorgaba ni siquiera cuando se descubría
un uso nuevo para ese producto o procedimiento. Estos artículos
determinaban el alcance que otorgaba la Decisión 344 a las patentes, el cual
corroboraba lo que decían los ADPIC sobre el tema.
Sobre este punto Venezuela quiso abrir el debate sobre la eliminación del
artículo16 de la Decisión 344. A este respecto se presentaron diferentes
opiniones por parte de las industrias farmacéuticas, las cuales serán analizadas
en el capítulo correspondiente.
también que los segundos usos no pueden verse como invenciones, sino como
descubrimientos, los cuales no tienen ninguna altura inventiva.
Por lo anterior, opinó el CSCE que para Colombia era mejor mantener el
régimen de la Decisión 344, asegurándose de que los segundos usos no fueran
patentables.
Otro de los temas de mayor relevancia con respecto a las patentes, es el que
tiene que ver con el campo de patentabilidad. La discusión en este tema se
centró en si se debía eliminar o no la prohibición de patentar los productos
farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS.
Este tema va de la mano con el de segundos usos, puesto que si se decidía que
estos no se protegerían, entonces podría eliminarse la excepción de
patentabilidad de estos medicamentos esenciales. Esto se explica porque si se
hubiera otorgado patentabilidad para segundos usos, hubiera surgido la
obligación de reconocer derechos en relación con medicamentos que aparecían
como genéricos por encontrar en ellos un segundo uso.
La teoría del agotamiento del derecho establece que cuando el titular o alguien
con su consentimiento, pone un producto patentado en el comercio de un
determinado país, este agota su derecho, de oponerse a la importación del
producto por un tercero en cualquier país. Según AFIDRO las importaciones
paralelas deben prohibirse porque limiten el derecho del titular, que hizo
grandes inversiones y se ve obligado a pedir patentes en todos los países, sin
obtener a cambio la exclusividad en la producción y comercialización del
producto patentado en cada lugar. "Así, al paso de que no existe una patente
global que cubra el territorio de más de un país, tampoco se permite la
exclusividad de la comercialización y distribución del producto en el país de que
se trate."15
14
Documento CSCE
15
Posición de AFIDRO, Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior
98
A lo anterior se suma que, debido a las diferencias que existen entre los países
con respecto a los subsidios, controles de precios, los costos de mano de obra
y las condiciones de producción, el titular de la patente se ve obligado a
competir con su propio producto en condiciones desventajosas porque puede
resultar más costoso producir el producto en el país que importarlo de otro, lo
cual desestimula la producción nacional.
El artículo 35 de la Decisión 344 estaba acorde con los ADPIC, por lo tanto
consideraba que era innecesaria la derogatoria del principio del agotamiento
universal del derecho sobre patentes y el aumento de la protección con la que
ya contaban las multinacionales del sector farmacéutico.
la protección que se daba a los titulares de una patente era suficiente. Todo
esto se afianza porque la Decisión 344 era acorde con los ADPIC.
De todo esto vemos que el punto de discusión más delicado fue acerca de qué
debe ser protegido a través de esta modalidad de propiedad industrial y el
término de protección para las informaciones que sean secreto industrial.
16
CSCE opinion ANDI
103
CAPITULO V
en busca de una mayor claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso
regular con mayor detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en
las interpretaciones y una mayor unificación de los procedimientos.
Nuestro trabajo se centra en los cambios que trae la Decisión 486 frente a la
Decisión 344. Sobre estos cambios hemos realizado un cuadro comparativo, que
muestra en cada uno de los artículos de la nueva Decisión qué cambios se
presentaron o que aspectos permanecieron iguales, así como también aquellos
temas que son novedosos en la Decisión 486. Este cuadro se encuentra en el
Anexo No. 1 de nuestra tesis.
Sin embargo, en este capítulo lo que nos interesa es analizar los aspectos más
relevantes y las razones de los cambios que se presentaron en la nueva Decisión,
con respecto a la anterior, con el objeto de lograr que este trabajo sea una fuente
de consulta para quienes estudian el tema o trabajan con el mismo.
Puede decirse que estos principios aparecen como un avance frente a la Decisión
344 tomando en consideración principalmente el hecho de que al momento de su
expedición no existía la obligación derivada de los ADPIC de adaptar la materia
referente a Propiedad Industrial a sus disposiciones. Sin embargo, no puede
afirmarse que la Decisión 344 desconociera estos principios, aunque no los
regulara de forma expresa, puesto que la Decisión 344 era un acuerdo subregional
que buscaba involucrar a los países de la comunidad andina, el cual
excepcionalmente permitía otorgar algunos privilegios siempre y cuando fueran
para países de la Comunidad Andina, existiendo la prohibición de otorgar
privilegios generalizados a otros países. Es decir, que la Decisión 486 en este
106
Lo anterior quiere decir que los países andinos se blindaron en el sentido de que si
una norma andina futura da una preferencia a países andinos entre sí, esa
preferencia debe primar y se entiende que es compatible con la OMC. La
realización de esta notificación se explica porque en ese momento existía el caso
del derecho de prioridad andino, el cual significaba que cuando un andino
presentaba una solicitud en uno de los países andinos, tenía un plazo para acudir a
los demás países andinos, con prioridad, para que le fuera otorgado ese derecho
que se le había concedido en el primero de los países. Como este derecho sólo se
aplicaba entre los países andinos, se pensó hacer dicha notificación, buscando que
en el futuro esa norma no debiera limitarse por la OMC.
Otro de los temas de mayor relevancia dentro de la Decisión 486 fue el del
patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales, por el cual se buscó vincular
lo referente a la Propiedad Industrial con la Decisión 391 de la Comunidad Andina.
Al respecto la Decisión 486 en su artículo 3ro establece:
Por su parte, la Decisión 391 de la Comunidad Andina, norma que prevalece sobre
la legislación interna e incluso la desplaza en caso de conflicto, y que constituye la
norma de mayor jerarquía que se ha pronunciado sobre este tema, establece un
régimen común de Acceso a los Recursos Genéticos. La Decisión indica la forma
como los países que integran la Comunidad Andina pueden dar acceso a los
recursos genéticos. Aparte de regular la manera como se puede tener acceso a
estos recursos, esta Decisión comprende dos Disposiciones Complementarias que
hacen referencia a los derechos de propiedad Intelectual sobre recursos genéticos
o productos derivados o sintetizados a partir de éstos.
Acceder a un recurso biológico implica ejercer una acción física como cultivar,
atrapar, colectar o cazar. Estos recursos pueden ser utilizados y aprovechados en
conjunto como una unidad. A diferencia de esto, para tener acceso a un recurso
genético, el recurso biológico necesita pasar por un proceso de transformación que
permita seleccionar y separa los recursos genéticos o productos derivados de éste,
mediante los procedimientos desarrollados para ese fin. De esta forma, para
acceder al recurso genético, se requiere acceder previamente al recurso biológico;
pero el acceso al recurso biológico no implica necesariamente el acceso a los
recursos genéticos. El objeto de acceso es totalmente diferente.
Por otra parte, el acceso a los recursos biológicos ha sido materia de diferentes
regulaciones, las cuales establecen diversos mecanismos legales tales como las
autorizaciones, las concesiones, los permisos de aprovechamiento entre otros. Por
el contrario, los recursos genéticos y su acceso, se encuentran reglamentados en
la citada Decisión. El acceso a los recursos genéticos generalmente involucra un
proceso de investigación tecnológica y su objetivo no es la comercialización del
producto, sino lograr desarrollar un producto nuevo distinto a ese.
Es conveniente aclarar en este punto que, la objeción ética generalizada que existe
en contra de las patentes de biotecnología en general o en contra de una categoría
entera de las mismas, como por ejemplo, aquellas que utilizan material biológico
humano, resulta imprecisa e inadecuada. Se debe tener en cuenta que la patente
únicamente se otorga previa evaluación objetiva y valoración ética de la invención,
bajo las causales expresas de exclusión establecidas en la legislación. Por
consiguiente, estas invenciones nunca quedan eximidas del juicio ético. Este se
hace siempre de acuerdo al uso normal e intencionado del invento, y de manera
previa y específica para cada caso.
vista científico no tiene sentido distinguir los genes según su fuente. En este
sentido, un informe presentado por la Cámara de la Industria para la Protección de
Cultivos denominado “Protección Jurídica de las invenciones biotecnológicas”
señala que, la patente de invención que se basa en genes humanos no supone que
pueda patentarse la vida humana. El ADN no es vida, sino una sustancia química
que lleva información útil y que tiene gran significado en el desarrollo de la
humanidad sobre todo en el campo de la medicina. Sostiene este documento que,
la patente sobre un invento que involucre sustancias que provengan del hombre,
no confiere a su propietario ningún derecho sobre ningún ser humano. Ningún
hombre es afectado de ninguna manera por la patente, ya que en la mayoría de
los casos la sustancia humana es producida técnicamente mediante la utilización
de organismos unicelulares, por ejemplo.
Tomando como marco de referencia las negociaciones que se llevaron a cabo para
el cambio de la Decisión 344 y su adecuación a ADPIC, es importante tener en
cuenta que el tema del patrimonio biológico y genético y los conocimientos
tradicionales era uno de los temas más importantes a tratar y que merecía especial
atención para efectos de su inclusión en la nueva Decisión.
Uno de los temas que necesariamente había que meter dentro de esta revisión era
el de la diversidad biológica y todos sus conjuntos asociados. La base para
comenzar esta tarea era el reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre
sus recursos genéticos y biológicos, es decir que solamente los países son los que
pueden decidir cómo manejar estos recursos.
119
Otro punto neurálgico para incluir dentro de esa revisión era lo relativo a los
conocimientos tradicionales, pues a raíz de la Decisión 391 del Acuerdo de
Cartagena sobre acceso a los recursos genéticos, se especificó que las
comunidades tenían unos derechos determinados, que cuando hubiera acceso a
los recursos genéticos y hubiera conocimiento tradicional asociado a ese acceso,
las comunidades eran las que debían otorgar el permiso a este acceso.
Uno de los temas más difíciles de manejar fue determinar en qué radica un
“cambio sustancial” a una materia viva para que se considere que tiene altura
inventiva. Esta es una discusión que aún no se ha terminado. Básicamente, se les
permite a los sistemas de patentes de cada país que determinen cual es el límite
del cambio sustancial. Esto lo determina la Oficina Nacional de Patentes, que en el
caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para desarrollar
esta labor, los examinadores de patentes generalmente, para patentes
relacionadas con diversidad biológica o patentes de genes, trabajan muy
estrechamente con el Ministerios de medio Ambiente al cual acuden para pedir
información o conceptos relacionados con estas materias. Sin embargo, el trabajo
se hace mucho más a nivel del Instituto Humboldt, que es la entidad encargada
del manejo técnico del tema de la biodiversidad. El Ministerio lo que hace es tomar
decisiones políticas respecto a esas relaciones de propiedad industrial y
biodiversidad.
Para encontrar una salida a esta discusión, se debe entender que los
procedimientos esencialmente biológicos son aquellos procedimientos en los que el
hombre no tiene ni la más remota posibilidad de intervenir, como es el caso de los
ciclos de los microorganismos o la fotosíntesis, que son esencialmente biológicos
por naturaleza. Ahí el hombre no se puede meter. El resto de procedimientos que
son biológicos pueden llegar a ser objeto de patentabilidad en la medida en que en
cualquiera de las etapas del procedimiento, llegue el hombre y lo modifique, es
decir, lo frene o lo amplíe o la haga cualquier modificación. Básicamente, esa es la
diferencia, donde el hombre puede intervenir y donde no.
vegetales. Es decir, que si ya existía hacía seis años, pero nadie lo conocía, no
importa, la persona puede obtener la patente.
En este punto se presenta otra dificultad con el tema de los microorganismos pues
respecto de las plantas y los animales, se conoce cuántos y cuáles existen y los
datos que se tienen son bastante precisos. Aunque no se han terminado los
inventarios se tiene un amplio conocimiento de lo que hay, pero con los
microorganismos no pasa lo mismo. En esta materia no se conoce casi nada,
entonces básicamente todos los días se están descubriendo microorganismos,
mucho de los cuales son básicos para procedimientos tales como el ciclo de
nutrientes, el mantenimiento de follaje de suelos y una gran cantidad de funciones
del ecosistema que son de vital importancia y se están empezando a utilizar.
Respecto a éstos, no se conocían, no están clasificados y por eso actualmente se
están tratando de patentar.
124
Cuando se presenta una solicitud para obtener una patente sobre un material
biológico o genético, en general sobre materia viva, ya sea para patentar la
materia viva en sí misma o información basada en ella, se requiere un depósito de
la muestra con el fin de que los examinadores de patentes puedan hacer la
prospección y determinen si efectivamente hubo algún cambio, y si se encuentra o
no en el estado de la técnica y si realmente es nuevo o no. Para llevar a cabo este
depósito la idea es que se cuente con un centro regional y unos centros
nacionales, pero como el mantenimiento de estas muestras es tan costoso, la
Decisión 486 consagra una figura que Colombia propuso, ante la dificultad que
existe para montar un laboratorio que cumpla con todas las especificaciones
requeridas y los costos tan altos que esto implica, que consiste en la posibilidad de
hacer el depósito a través de entidades internacionales reconocidas que ya
cumplan con esa función. Por consiguiente, el solicitante de la patente efectúa el
depósito por ejemplo, en el “Smithsonian Enviromental Research Center (SERC)”
en Estados Unidos y la entidad manda una comunicación manifestando que
efectivamente se encuentra allá y con la información detallada de sus
características. De esta forma, se considera un logro muy interesante que evita a
los países que no cuentan con los recursos suficientes, sufragar la cantidad de
gastos que implica el mantenimiento de las muestras y de las condiciones.
Establece expresamente la norma que: “ serán válidos los depósitos efectuados
ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest
sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines
del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución
reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos”.17
17
Artículo 29, Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, Comunidad Andina.
125
La disposición transitoria segunda de la Decisión 486 contiene una frase que causó
grandes disgustos y fue motivo de largas discusiones, pero que se tenía que
incluir. Establece dicha disposición que los microorganismos serán patentables,
hasta tanto se adopten las medidas distintas resultantes del examen previsto en el
apartado B del artículo 23, numeral 3 del ADPIC; es decir, que el tema de los
microorganismos sería definido, una vez se estableciera qué iba a pasar con éstos
en el marco de la OMC. De manera general se consideraba que los
microorganismos no eran patentables, pero en caso de que tuvieran los requisitos
126
ADPIC no fue muy claro en este punto pues dice que las partes podrán definir si
quieren patentar o no microorganismos, está en un lenguaje muy ambiguo. En las
negociaciones hubo algunas posiciones bastante restrictivas, especialmente por
parte de Venezuela en contra de aplicar un lenguaje tajante y más definitivo frente
al tema de los microorganismos; entonces, confiados en que vamos a realizar una
excelente labor en las negociaciones de la OMC respecto de este controversial
tema, se dejó de esta forma esta disposición, dejando en stand – by el tema de los
microorganismos.
Otro punto para analizar dentro del tema del patrimonio biológico y genético y los
conocimientos tradicionales es el relacionado con la descripción de los
procedimientos de solicitud de una patente. Establece el literal H del artículo 25 de
la Decisión 486 que la solicitud para obtener una patente de invención debe
127
contener, entre otros requisitos, “la copia del contrato de acceso, cuando los
productos o procedimientos cuya patente se solicita, han sido obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los Países Miembros es país de origen”. Frente a la anterior
decisión, ésta consagra unos nuevos requisitos que hace referencia al tema del
acceso lícito a los recursos genéticos.
Para llegar a este acuerdo con las comunidades indígenas, existe en Colombia el
Decreto 1320 del 13 de Julio de 1998, que establece los métodos de consulta con
las comunidades indígenas. De esta forma, se acude a la comunidad, se desarrolla
un mecanismo de consulta con ellos en el cual se les explica qué es lo que se
pretende hacer y la comunidad, dependiendo de sus características y funciones
sociales, lleva a cabo una junta al final de la cual toda la comunidad toma la
decisión de otorgar el permiso o negarlo. En algunas ocasiones las comunidades
manifiestan algo de resistencia a este tipo de procesos, pero el éxito del proceso
depende de la forma cómo se haga el acercamiento y la comunicación que se logre
establecer con ellos. Uno de los puntos más discutidos en el desarrollo de esta
labor es la distribución de beneficios entre las comunidades tradicionales y quienes
buscan utilizar sus conocimientos. Se busca que esta distribución sea equitativa y
justa, puede ser monetaria o no dependiendo del tipo de acceso, y constituye uno
de los requisitos exigidos dentro de este contrato.
por la confianza que antes tenían las comunidades indígenas en los sociólogos o
las personas que acudían a ellas en busca de información, pero actualmente esta
confianza se ha debilitado porque han visto cómo, todo lo que han enseñado ha
sido mal utilizado y desviado para lucros propios de quienes se aprovechan de
esto.
El tema de la base de datos ha sido una herramienta que ha funcionado muy bien,
y tiene como ejemplar a la India, donde se tiene bases de datos excelentes para
tener en el conocimiento público a los conocimientos tradicionales; inclusive alguno
de éstos que no se quieren mantener como públicos se han clasificado como
secretos industriales. Actualmente, está abierta la posibilidad de que se elaboren
nuevas bases de datos, pero como se dijo anteriormente, los investigadores han
encontrado mucha resistencia por parte de las comunidades indígenas para
transmitir sus conocimientos.
ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO
5.3 IDIOMAS
Esta petición no fue aceptada por los países andinos, porque consideraban que con
ella se daría demasiada discrecionalidad a la Oficina Nacional Competente para
decidir cuando una solicitud corregida no se aceptaba, porque declarar el
abandono tenía como efecto que se entendía que nunca se había presentado la
solicitud. Por esta razón la propuesta no fue aceptada y el tema se reguló en el
artículo 39, inciso 2 de la Decisión 486 de la siguiente manera:
Este fue el tema de mayor controversia durante las negociaciones que culminaron
con la Decisión 486, porque en el mismo se involucran muchos intereses de
diferente tipo y sobre todo económicos. Cuando se otorga una patente, de alguna
manera se está consolidando para su titular una situación monopólica en la cual se
le confieren derechos exclusivos.
que la invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de
aplicación industrial. Estos requisitos serán explicados mas adelante.
El literal b) habla de "el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de
cualquier ser vivo natural;" Este literal se encontraba regulado en la Decisión. 344
en el artículo 6, literal b), pero allí se refería al tema de una manera más general,
diciendo que no es invención lo que tiene por objeto materias que ya existen en la
naturaleza o una réplica de las mismas. Es evidente que en la Decisión anterior
cuando se decía “materias”, se incluye lo que hoy en la Decisión.486 dice “seres
vivos, procesos biológicos, material biológico y genoma o germoplasma”. Es así
como en la nueva Decisión se quiso especificar un poco más esta expresión para
hacerla más concreta.
Por otra parte al incluirse bajo la regulación anterior las réplicas de elementos que
existan en la naturaleza, como materias que no se consideran invención, se podía
entender que una réplica artificial de un producto natural no podía ser patentable,
136
es decir, que por ejemplo la sangre artificial no podía ser objeto de patente porque
era una réplica de la sangre. Luego para aclarar este punto se decidió suprimir la
palabra réplica y se estableció la actual regulación del literal b), con lo cual queda
claro que los productos objeto de amplia tecnología, sí son patentables en la
Comunidad Andina. Es decir que por ejemplo es claro que el páncreas o la insulina
como tal no son patentables, pero si alguien se inventa un procedimiento para
hacer que un páncreas produzca insulina, ese procedimiento si es patentable. Si se
extrae una enzima del páncreas y se aísla, esa enzima igualmente no es patentable
(lo que sí es patentable en Estados Unidos, tal como lo es el genoma humano.
Cuando los científicos aíslan una línea del genoma humano eso es patentable en
Estados unidos, pero no en Colombia). Si alguien inventa una insulina artificial, esa
insulina si es patentable.
Es importante tener en cuenta que en las dos Decisiones se aclara que estos
elementos tienen que ser "existentes en la naturaleza". Esto se explica en el hecho
de que en la Comunidad Andina se ha constituido en orientación general el hecho
de que no se puedan patentar las cosas que se encuentran en la naturaleza, así
como tampoco los seres vivos en todo, ni en parte.
Lo que esta estableciendo este artículo es que una invención es nueva cuando no
ha sido accesible al público (porque ahí ya esta dentro del estado de la técnica).
Uno de los mayores problemas de las compañías en estos temas es que lanzan
productos para ver como responde el mercado, se comercializa y al darse cuenta
de que era un producto creativo, de alto nivel inventivo, ya ha perdido la novedad
porque se hizo accesible al público.
Sin embargo, frente a este tema hay una excepción que consiste en que un haya
salido al mercado a través de una feria, exposición o reunión del gremio (este
tema lo analizaremos más adelante), en este caso la invención tendrá protección a
través de una patente y se considerará como fecha de presentación de la solicitud
la de la feria o exposición.
Por su parte el inciso 2 del artículo 16 de la Decisión 486 aclara que cuando
se hace referencia al punto de la novedad también se considera que algo está en
el estado de la técnica cuando hay una solicitud de la patente en trámite cuya
fecha de presentación o prioridad es anterior a la fecha de presentación o prioridad
de la solicitud que se esta examinando. Lo que se mira específicamente es el
contenido de la solicitud, eso es lo que está en el estado de la técnica o no. En
este punto hay una diferencia con la Decisión 344 en su artículo 2 porque dice que
se mira el contenido de la solicitud cuya fecha de presentación o prioridad fuese
anterior a la "fecha de prioridad" de la que se está examinando. Acá no se está
poniendo la "fecha de presentación de la segunda. Lo que está diciendo es que la
invención es nueva cuando no está en el estado de la técnica, es decir, que no ha
sido accesible al público. Luego, cuando se está determinando específicamente la
novedad, se mira que no haya existido otra solicitud que se esté examinando con
el mismo contenido y que haya sido presentada antes de la fecha de presentación
de esta o de prioridad.
139
En este literal se aclara qué será considerado como contrario al orden público o la
moral, cuando establece lo que no se considera contrario a los mismos.
142
Cabe decir que la redacción de este literal no es clara, puesto que se trata de una
negación de la negación, que termina prohibiendo la patentabilidad de todo
aquello que no tenga intervención humana. Un ejemplo de esto puede ser la
prohibición de patentar la fotosíntesis, la cual se trata de un procedimiento
esencialmente biológico en el que el hombre no interviene.
Con respecto a las cosas que no son patentables la Decisión 486 representa un
avance en lo que tiene que ver con los medicamentos esenciales de la OMS
(Organización Mundial de la Salud). La Decisión 344 en su artículo 7 incluía, en su
literal e), como no patentables estos medicamentos. Esta prohibición fue levantada
144
Este fue uno de los temas en los que los diferentes países no lograron un acuerdo
para hacer la modificación al artículo y se presentaron varias discusiones dentro de
las cuales se presentaron básicamente dos posiciones encontradas. Frente al tema
de los segundos usos dentro de las discusiones al interior de la Comunidad Andina,
las industrias farmacéuticas multinacionales, que estaban a favor del
patentamiento de segundos usos, plantearon lo siguiente:
Por otra parte aseguraban que la patentabilidad de estos segundos usos era un
problema de interpretación, puesto que en desarrollo de la Decisión 344, países
como Venezuela y Perú otorgaron patentes de segundos usos, cuando se cumplían
los requisitos de patentabilidad.
Además argumentaban que los ADPIC no establecían los segundos usos como una
excepción de patentabilidad, por lo tanto entendían que la Decisión 344 estaba
violando los principios de ese acuerdo al excluir de patentabilidad los segundos
usos.
18
Consejo Superior de Comercio Exterior, Actualización de la Decisión 344 a los ADPIC
146
Por último, expresaban las industrias multinacionales, que los segundos usos no
son un tema que preocupe exclusivamente al sector farmacéutico. Ellas opinaron
que en cualquier campo, si se cumplen los requisitos de patentabilidad, se
deberían otorgar patentes de segundos usos.
Los segundos usos no son invenciones, sino descubrimientos, los cuales por su
naturaleza carecen totalmente de altura inventiva y por lo tanto no son
patentables. Por otra parte opinaban que los segundos usos por lo general no son
susceptibles de aplicación industrial, puesto que se restringen a dar instrucciones a
médicos o pacientes sobre la forma como deben usar un producto ya conocido
para tratar una patología diferente a la que originalmente usa el producto.
También afirmaban los nacionales que los costos sociales por otorgar patentes de
segundos usos serían incalculables y que además se negaría la aspiración de
quienes buscan explotar el producto una vez se termine el monopolio que otorga el
Estado al titular de una patente.
Como antecedentes más importantes dentro del referido proceso se tienen los
siguientes:
Por otra parte, se tiene el Memorial presentado por PFIZER como coadyuvante de
la República del Perú en el cual señala entre otros argumentos, que el proceso
150
Asimismo, obra dentro del expediente del referido proceso, el Memorial presentado
por la Asociación de Industrial Farmacéuticas Colombianas (ASINFAR) como
coadyuvante de la Secretaría General mediante el cual afirma que el artículo 16 de
la Decisión 344 establece una prohibición absoluta de otorgar patentes de
segundos usos.
151
Por último, se tiene la intervención especial de la República del Ecuador por medio
de la cual el Procurador General del Estado de la República del Ecuador en la cual
manifiesta que la Secretaría General no tenía la facultad para interpretar por vía
prejudicial las normas comunitarias como lo hizo en la Resolución No. 406 y por
consiguiente, ésta no tendría valor alguno. Acerca de la patentabilidad de
segundos usos establece que el artículo 16 de la Decisión 344 no contiene una
prohibición para conceder patentes de segundo uso y que tan cierto es esto, que
la Decisión 486 no logró incluir una norma para prohibir la patentabilidad de
nuevos usos y por lo tanto se entiende que éstos sí son patentables cuando
reúnen los requisitos que establece la norma andina.
Con relación al análisis del artículo 1 de la Decisión, el Tribunal concluye que: “en
los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales,
podrán ser otorgadas patentes de invención sean éstas para productos o para
procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del
texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza
de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o,
concretamente, los segundos usos”.19
19
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por la cual se resuelve el proceso
No. 89-AI-2000.
154
Por otra parte, se pronuncia el Tribunal acerca del Decreto Supremo No. 010-97-
ITINCI del 6 de junio de 1997, y específicamente sobre el artículo 4° de esta
norma el cual establece que: “Aclarase que de conformidad con el artículo 46 del
Decreto 823, un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto
de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del
Decreto Legislativo No. 823”; y al respecto afirma que esta norma modifica de
manera sustantiva el artículo 16 de la decisión 344, por cuanto, convierte
repentinamente en permisiva, una norma comunitaria concebida como de
naturaleza prohibitiva, y de esta forma, desnaturalizando y alterando los propósitos
de la norma comunitaria.
20
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por medio de la cual se resuelve el
proceso No. 89-AI-2000.
156
Se pone como ejemplo que una persona va al Amazonas y descubre que los
chamanes llevan años usando una planta para un fin determinado. Es fácil coger
todo ese conocimiento y aprovecharlo, pero se requiere de un mecanismo para
compartir los beneficios de esta, entre esa persona (un laboratorio puede ser) y
aquel que tenía la información correspondiente. Ese mecanismo es el contrato de
acceso.
Entonces, en este caso lo que pasaría es que se presenta una solicitud y la oficina
o el solicitante se dan cuenta que puede corresponder más a otra modalidad y
procede a convertir la solicitud para que tenga más vocación de éxito la protección
de su derecho.
El artículo 36 de la Decisión 486 regula lo que tiene que ver con la "división"
de la solicitud. Se puede pedir que se divida en dos o más, pero ninguna podrá
implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación
contenida en la solicitud inicial. Lo mismo estipula el artículo 20 de la Decisión 344.
Con respecto a esto podemos decir que la división está permitida si esta no implica
una ampliación del objeto. Así, podemos dividir una solicitud generalmente porque
161
Por otra parte este artículo abrió la posibilidad de que las oficinas se adjuntaran
documentos de unas a otras para llevar a cabo el examen de patentabilidad.
inciso 2 de la Decisión 344, sin embargo, los literales c y d son nuevos. Se ponen
en la nueva Decisión como una adaptación de la misma a las disposiciones de los
ADPIC.
Este tema se presenta como uno de los grandes cambios desde la Decisión 344 y
que se mantiene en la Decisión 486, el cual generó inquietud y fue objeto de un
gran debate durante las negociaciones toda vez que el significado de la palabra
“explotar” incluye tanto producir como importar productos y en consecuencia
algunos no estaban de acuerdo con que se otorgara protección a las empresas que
únicamente importan productos y no están generando empleo ni producción en el
país. Sin embargo, dicha protección si quedó consagrada en este artículo.
Este artículo surge como una adaptación a los términos que sobre la materia
establecen los ADPIC. Este es uno de los puntos en que surgen discusiones entre
protección a los derechos particulares y el derecho público subyacente, el cual se
ampara en problemas de desabastecimiento público de los mercados, abusos de
competencia, necesidades sanitarias o salud pública. Estos eventos se ven como
excepciones a ese derecho de exclusividad que le otorga la patente a su titular,
para que terceros puedan explotar la invención patentada.
El inciso 3 que corresponde al artículo 43, inciso 3 de la Decisión 344 dice que la
impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación, ni ejercerá
ninguna influencia en los plazos que estuvieran corriendo. Su interposición no
impedirá al titular percibir la compensación en la parte no reclamada. En Colombia,
esta impugnación se hace a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Lo
que se hace a través de ella es impugnar la validez jurídica del acto por el que se
concede la licencia obligatoria o se fija su remuneración.
170
razonables, es decir, por un acuerdo con el titular de la otra patente. Esta licencia
se sujeta a unas condiciones:
El artículo 76 de la Decisión 486 dice que los vicios de los actos administrativos
que no generen nulidad absoluta, producirán nulidad relativa. La autoridad
nacional podrá declararla en los 5 años siguientes a la concesión de conformidad
con legislación nacional. Esto no estaba regulado en la Decisión 344, es nuevo.
5.6.10 Caducidad
tasa anual para mantener vigente la patente. Esto implica que no se requiere la
declaración de la administración, sino que simplemente caduca, por si mismo. La
Superintendencia de Industria y Comercio procede a asumirla, pero es sólo un
reconocimiento, su actuación no es constitutiva de la caducidad porque esta se
constituye por la ocurrencia del hecho.
En general, la nueva norma dispone como requisito que el diseño sea original y
establece que si un esquema de trazado de circuitos integrados ha sido utilizado
en cualquier país del mundo, la solicitud de registro del mismo debe ser
presentada dentro de los dos años siguientes a su primer uso comercial.
Con el artículo 106 se abre la posibilidad para que el titular pueda otorgar una
licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado
respectivo. También se consagra la posibilidad de que por falta de explotación o
por razón de interés público, de emergencia nacional, salud pública o seguridad
nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, el esquema de trazado
sea usado o explotado por una entidad estatal o a través de una licencia
obligatoria.
El artículo 25, numeral 2 de los ADPIC establece que: “Cada miembro se asegurará
de que las prescripciones que hayan de cumplirse para cumplir la protección de los
dibujos o modelos textiles – particularmente en lo que se refiere a costo, examen y
publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y
obtención de esa protección. Los miembros tendrán libertad para cumplir esta
obligación, mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante
la legislación sobre derechos de autor”
178
La diferencia que se presentó entre estas tres posiciones fue marcada por una
discusión referente a si debía o no otorgarse protección a los diseños textiles
(indumentaria). Anteriormente, la Decisión 344 establecía que al presentarse una
solicitud de registro la Oficina Nacional Competente es decir, la Superintendencia
de Industria y Comercio, debía realizar un examen de novedad del diseño. Este
requisito presentaba problemas en la práctica porque ese estudio retrasaba la
vigencia de la protección y muchas veces cuando el registro era otorgado, ya no
era útil para el titular o no se presentaba como novedoso para el mercado. Es el
caso de los diseños textiles, los cuales son usados por temporadas como el verano
o el invierno, y si el titular debe esperar a que se realice el referido estudio, al
otorgarse el registro, ya habrá pasado la temporada y habrá perdido el interés en
el registro de su diseño.
En este punto la Decisión 344 resaltaba que la marca debía distinguir productos o
servicios "producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona". En la Decisión 486 no se establece
expresamente que la comparación deba referirse a los mismos productos o
servicios, sin embargo, en el concepto mismo de marca esta incluido este
180
El inciso 2 del artículo 134 de la Decisión 486 representa una novedad frente
a la Decisión 344, puesto que busca a través de un listado de ejemplos y
especificaciones, extraídos de la ley peruana, dar una mayor claridad sobre los
signos que tienen la aptitud para considerarse como marcas. Se hace para dar una
mayor claridad frente a la anterior Decisión, pero no representa ninguna restricción
frente a ella. Es una forma de concretar también las causales de irregistrabilidad,
las cuales no son taxativas, como si lo eran en ADPIC, sino ejemplificativas. El
artículo establece:
"A efectos de este régimen constituirá como marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
181
La referencia que se hace a los sonidos y los olores no implica que se trate de una
nueva posibilidad de marca. La antigua Decisión también los incluía porque se
trata simplemente de signos perceptibles. Es decir que bajo la anterior Decisión,
existía la posibilidad de usar sonidos u olores como marcas, puesto que se
entendía que los sonidos podían representarse gráficamente a través de
pentagramas y los olores, a través de fórmulas químicas.
182
El literal a) establece que no podrán registrarse los signos que "no puedan
constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;"
El literal b) del artículo 135 establece como irregistrables aquellos signos que
carezcan de distintividad. En la Decisión 344 se entendía en el artículo 81 que la
marca debía ser suficientemente distintiva. Esto no se constituye como una
diferencia, la distintividad siempre ha sido un requisito esencial de la marca. Lo
que pasa es que en la nueva Decisión se quiso poner expresamente como causal
de irregistrabilidad la carencia de distintividad.
En el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 se dice que "No
obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el país miembro y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica"
El literal d del artículo 136 de la Decisión 486 es nuevo y habla del caso en que
los signos sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que su uso cree el riesgo de confusión o asociación, “cuando el solicitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero”.
Este literal tiene su origen en el Convenio de Paris. Es una de las pocas causales
de irregistrabilidad que se regulan en ese convenio. Se está refiriendo al caso en
que un distribuidor, por ejemplo una agencia comercial, solicita la marca que ha
estado distribuyendo de forma arbitraria. Es decir, si por ejemplo se otorga la
agencia a alguien para explotar un negocio en Colombia y de forma abusiva
además de explotarlo, esa persona registra la marca a su nombre. En ese caso,
esa marca no es registrable.
188
El literal f habla de los signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial o
derechos de autor. Corresponde al literal g del artículo. 83 de la Decisión 344.
El literal h del artículo 136 de la Decisión 486 regula, al igual que lo hace el
artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d, el tema de los signos distintivos
notoriamente conocidos. En ambos artículos se dice que no se registraran cuando
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido de un tercero. Sin
189
embargo en la Decisión 344 se hacía referencia a que debía serlo “en el país en el
que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados”. En la nueva Decisión se regula en un
capítulo aparte lo que tiene que ver con los signos notoriamente conocidos, luego
en este artículo se busco que hubiera concordancia con esa regulación y se
suprime esa parte específica.
Los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486 aclaran lo que decía la Decisión
344 en su artículo 88 sobre los requisitos de forma que debe cumplir la solicitud
del registro de una marca, así como también las consecuencias que se dan cuando
la solicitud no cumple con esos requisitos de forma o con algunos requisitos
mínimos, caso en el cual no será una solicitud. En la Decisión anterior se
establecían una serie de requisitos, pero no se decía claramente a los países cómo
debían presentar esos requisitos. Es por eso que se busca unificar el lenguaje y los
términos.
190
El artículo 139 de la Decisión 486 se encarga de ampliar lo que tiene que ver
con el petitorio de la solicitud. En el proceso de unificación se llegó a entender el
petitorio como la solicitud del registro de la marca, que debe contener en un
formulario las cosas que se establecen en los literales a) al h).
El artículo 140 de la Decisión 486 dice que "se considerará como fecha de
presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional Competente,
siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo
siguiente: "y establece unos requisitos en los literales a) al e). Es este artículo el
que se refiere a los requisitos mínimos sin los que la solicitud no se considera
como tal.
El inciso 3 aclara que las modificaciones en ningún caso podrán implicar "el
cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o
servicios señalados inicialmente en la solicitud". En este inciso se está aclarando el
alcance que puede tener una modificación, lo que antes se entendía como
aspectos secundarios. Es decir, que la modificación puede darse sobre cualquier
cosa, excepto sobre aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los
productos. Esto implica que se pueden reducir o limitar los productos o servicios.
5.10.2 Oposiciones
Este fue uno de los temas más discutidos dentro de las negociaciones, toda vez
que se encontraban dos posiciones extremas. La primera, por parte de la
Secretaría General de la Comunidad Andina, la cual quería que se creara la marca
comunitaria y así al ser concedido un registro sobre una marca en algún país de la
Comunidad Andina, se extendía a todos los demás países miembros; y la posición
de los países miembros como Perú, los cuales querían defender la territorialidad.
Para la mejor comprensión de este tema, analizaremos los siguientes artículos:
El inciso 2 del artículo 146 se refiere a un plazo adicional que se otorga para
presentar las pruebas que sustenten la oposición. Esta posibilidad no se daba bajo
la Decisión 344. La nueva Decisión buscó en este artículo perfeccionar el
procedimiento y una de las falencias que mayor inconformidad generaba era que
no existía un plazo extra para presentar pruebas y en el 70% de los casos, por su
naturaleza o por ser de empresas extranjeras, ese plazo es necesario.
194
El inciso 3 del artículo 146 se refiere a las "oposiciones temerarias". Esta es una
nueva regulación frente a la Decisión 344. Las oposiciones se presentan, se les
hace el estudio de forma y se da el traslado correspondiente. Hay unos casos en
que realmente la oposición es infundada, es decir, no tiene razón de ser. Sin
embargo, definir lo que es temeridad no es fácil, puesto que es un concepto muy
amplio. Es por eso que este tema necesita ser reglamentado para así saber en que
caso se está frente a una oposición temeraria.
El inciso 1 por su parte establece que se entiende que tienen legítimo interés para
oponerse en los otros países miembros, por una parte, el titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error, y por otra parte, quien primero solicitó el
registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. El artículo establece
que en ambos casos se debe acreditar su interés real en el mercado del país donde
interponga su oposición debiendo solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.
195
Ante la discusión entre la Secretaría General y los países miembros, se optó por un
punto intermedio donde se negó la marca comunitaria, pero se estableció la
"oposición andina", la cual exige diferentes condiciones:
Debe tratarse por una parte de una marca idéntica o similar y por otra parte de
una marca que se use para productos respecto de los cuales ese uso pueda inducir
al público a error.
que pueda presentar las pruebas que considere necesarias. Esta posibilidad no
existía bajo la anterior Decisión.
El literal a) se refiere a las que se presenten sin indicar los datos esenciales sobre
el opositor y la solicitud a la que se opone. Este literal es nuevo, no se encontraba
en la anterior Decisión.
Literal a), usar la marca o signo sobre productos para los que se registro, sobre
productos que se relacionen con los servicios para los que se registró o envases
199
El artículo 104 de la Decisión 344 establecía los mismos derechos para el titular de
impedir estas conductas a los terceros. Lo que buscó la Decisión 486 fue hacer una
mayor claridad y especificar con verbos menos generales la situación de la marca
en el mercado para quien no es su titular.
El artículo 156 de la Decisión 486, plantea lo que se constituye como uso, para
efectos de los literales e) y f) del artículo 155, y contiene una nueva acomodación
de los literales que obedece simplemente a técnica legislativa puesto que los
artículos 155 y 156 regulan los actos que un tercero no puede hacer sin el
consentimiento del titular de la marca. Lo que hace el artículo 156 es que en
relación con los dos últimos literales del artículo 155, que es el caso de Signos
Notoriamente Conocidos, fija unas situaciones o conductas que específicamente se
pueden presentar cuando se trata de éstos, el artículo especifica el uso de un
signo o marca notoriamente conocida, de manera que esto no se aplica a los otros
literales del artículo 155.
El artículo 157 de la Decisión 486 inciso 1°, establece que los terceros
pueden, sin el consentimiento del titular de la marca, utilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra
indicación cierta, relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor etc., de sus
productos o de la prestación de sus servicios, siempre que se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósito de identificación o
información, y no induzca al público a confusión. Esta disposición corresponde al
artículo 105 del la Decisión 344 y consagra un evento de extraña ocurrencia. Hasta
el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha conocido ningún
caso. A manera de ejemplo, podría presentase un caso en el cual un nombre
geográfico hubiera sido registrado como marca, como por ejemplo en muchas
solicitudes de registro se incluye la palabra “París” por que se asocia a perfumes, a
ropa, etc; y en algunos casos ha sido registrado así. Por ende, si un tercero
201
necesita registrar la palabra “París” para indicar de donde viene el producto que
está comercializando, la Superintendencia de Industria y Comercio no le puede
impedir a ese tercero que use esa palabra. Esta disposición consagra una situación
de ese estilo, pero es muy raro que se presente.
permiso de uso de por medio, sino que por la dependencia económica que tiene
con el titular, se entiende que puede hacer el tipo de uso que consagra este
artículo.
Se hizo una aclaración al decir que la persona interesada tiene que demostrar el no
uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente, pero se mantiene la duda de
cómo lo va a hacer, si es un procedimiento especial o por la cancelación por no
uso como mecanismo legal que establece la Decisión. Este punto aún queda por
aclarar.
Por otra parte, los países quisieron aclarar que la no explotación de la marca como
condición para que pudiera darse la coexistencia marcaria debía ser limitada en el
tiempo, es decir, estableciendo un plazo en el cual de no ser explotada la marca,
pudiera procederse a la declaración de la coexistencia marcaria.
En realidad, lo que ocurrió con este artículo fue que hubo tanta discusión y se
presentaron tantos proyectos de artículo que no se llegó nunca a ningún acuerdo.
Como se puede ver de la lectura de ambos artículos, prácticamente es lo mismo
debido a que fue una cuestión más que todo política y poco jurídica. Por lo tanto,
no se quiso entrar a modificar nada. Únicamente se hicieron algunos cambios de
redacción, pero el sentido es el mismo.
Sobre el mismo tema aclara el Tribunal que: “Vale la pena a este respecto tratar
de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida
al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el uso de la
marca. Porque como se dijo atrás, en la medida en que el titular de una marca no
la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. Del mero uso
205
El artículo 162 por su parte, establece que el titular de una marca registrada o en
trámite puede dar licencia a uno a más terceros para la explotación de la marca, y
en el inciso segundo encontramos una precisión nueva que establece que debe
registrarse ante la Oficina Nacional Competente toda licencia de uso de la marca, y
que la falta de registro ocasiona que la licencia no surta efectos frente a terceros.
Acá encontramos una novedad que es conveniente analizar.
El artículo 164 es una disposición nueva. Establece que en caso de que exista
algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de una marca
durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo
a la Oficina Nacional Competente. En caso contrario, cualquier notificación que se
haga conforme a los datos que aparecen en el registro, se reputará válida. Lo que
pasa con este artículo es que se presentaban muchos casos en los que no era
simplemente una cesión ni una licencia de uso, sino que el titular cambiaba de
nombre, entonces, por aplicación de normas de carácter local, se hacía la
inscripción del cambio de nombre. Ahora lo que se hizo fue dejarlo explícito y en la
Superintendencia de Industria y Comercio se tratan como situaciones en las que se
modifica la inscripción del registro.
Cabe señalar en este punto, que el inciso quinto del artículo 108 de la Decisión 344
se pasó al artículo 235 de la Decisión 486 puesto que se consagró un capítulo
entero específicamente dedicado a todo lo relacionado con signos notoriamente
conocidos, correspondiente al título 13, puesto que la notoriedad se consideró un
tema demasiado importante y se le quiso trabajar y tratar por aparte.
El artículo 166 de la nueva Decisión establece que se entiende que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, mirando la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades de comercialización. Esta
disposición es igual al artículo 110 de la Decisión anterior y respecto de ésta no
hay ninguna modificación importante ni comentario adicional.
El artículo 168 es una disposición que reviste gran importancia por cuanto
consagra el evento en el cual, una persona que tenga una resolución favorable,
tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho, podrá invocarse a partir de
la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta tres meses siguientes a la
fecha en la que la resolución de cancelación queda en firme en la vía gubernativa.
Encontramos acá la consagración de “Derecho Preferente” y vemos que en la
Decisión 486 tiene un término más amplio porque, en la Decisión 344 era desde
que la persona obtenía la resolución favorable, hasta que se cumplieran tres
meses, eran tres meses y nada más, y la condición para ejercer ese derecho
preferente era que la persona solicitara ese registro dentro de los tres meses. Si no
había solicitud, pues no había derecho preferente y no pasaba nada.
211
encuentra en el mercado otra palabra que sirva para designar ese producto, esa es
la principal consecuencia.
5.10.8 Nulidad
Lo que pasa con las demandas de nulidad del primer inciso es que se refieren a
causales absolutas y éstas son las que están consagradas en el artículo 135, y
cualquiera las puede ejercer, son las relativas a la definición de marca. Es casi
como una acción popular pues cualquier persona la puede instaurar, como por
ejemplo, si constituyo una marca contraria a la moral y a las buenas costumbres.
No sucede lo mismo con las causales relativas debido a que en éstas, se está
defendiendo los derechos de un tercero. Puede entenderse que se incluye
prácticamente dentro de las causales relativas el haber actuado de mala fe, puesto
que la mala fe esta perjudicando a una persona en particular.
5.10.9 Caducidad
Por su parte, el artículo 174 consagra la caducidad del registro y dice que el
registro de una marca puede caducar de pleno derecho si el titular o quien tenga
legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el
periodo de gracia. En este sentido, es importante señalar que la caducidad es una
figura que empezó a aplicarse con la Decisión 311 y se implementó porque
anteriormente, cuando se presentaba una solicitud de registro de una marca, se
pagaban los derechos administrativos por el trámite de dicha solicitud y si el
registro de la marca era concedido, se pagaba el derecho para retirar el título
correspondiente que otorgaba el Estado. En ese momento se justificaba que
hubiera caducidad porque muchas personas obtenían el registro, pero nunca
retiraban los títulos. En ese momento era una figura perfectamente aplicable para
que esto no sucediera puesto que en las oficinas se convirtió en un problema
operativo de gran magnitud.
En este momento la caducidad, para efecto de las tasas, sólo opera para esos
casos viejos que estuvieran tramitándose todavía, pero para los casos nuevos, del
215
año 95 para acá, ya se cuenta con una tasa unificada, es decir que ya no hay
caducidad en este evento.
Los lemas comerciales se usan para distinguir productos o servicios. Para obtener
su protección se requiere que el lema comercial sea distintivo, que sea original en
el sentido de que no contenga alusiones a productos o marcas de la competencia o
que pueda perjudicar al competidor; y que sea lícito y veraz. El titular de un lema
comercial puede ser una persona natural o jurídica.
Cabe anotar que el derecho que adquiere una persona sobre un lema comercial
surge con el registro del mismo ante la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y para poder ser transferido, el lema
debe cederse conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia
está sujeta a la vigencia del mismo, pues se encuentra condicionado a la vigencia
de la marca principal. Es decir, el lema comercial es accesorio en todos estos
aspectos, a la marca a la cual acompaña.
Por último, establece el artículo 179 de la Decisión 486, que para este tema
son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al capítulo de Marcas de
la misma norma andina.
217
El artículo 180 de la Decisión 486 establece que “Se entenderá por marca
colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas
diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.
El objeto que distinguen este tipo de marcas son los productos y servicios y el
origen o la característica común de los mismos y los requisitos para su protección
son los mismos que para las marcas en general, es decir, que el signo sea
distintivo, perceptible susceptible de representación gráfica, lícito y veraz.
Por último, establece el artículo 184 de la Decisión 486, que para este tema
son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al capítulo de Marcas de
la misma norma andina.
Una particularidad de este tipo de marcas es que sus titulares deben ser empresas
o instituciones de carácter privado o público, o un organismo estatal regional o
internacional. Se establece como requisito para otorgar la protección a través de
estas marcas, que el signo sea además de distintivo, lícito y veraz. Adicionalmente,
el origen de la protección que se otorga a través de una marca de certificación es
el registro de la misma.
Por otra parte, establece el artículo 187 de esta misma norma, que la solicitud de
registro de una marca de certificación debe ir acompañada de un reglamento de
uso en el cual se indiquen los productos o servicios que pueden ser objeto de
certificación por el titular, entre otros. A su vez, el artículo 188, abre la
posibilidad de que el titular autorice el uso de este tipo de marcas a un tercero
cuyo producto o servicios cumpla los requisitos establecidos en el reglamento de
uso.
Es importante resaltar, como lo establece el segundo inciso del artículo 188 que
“La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios
producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca”.
La regulación contenida en la anterior Decisión 344 acerca del tema del nombre
comercial era bastante general y el tratamiento específico de este tema y su
cumplimiento, debía ser especificado por cada País Miembro. La Decisión 486
dispone de manera detallada el tema y modifica la anterior regulación al dar una
definición expresa de lo que se entiende por nombre comercial, aclarando que el
derecho sobre el mismo se adquiere por su primer uso y se termina junto con las
221
Este tema fue incluido por petición de Colombia que es el único país de la
Comunidad Andina que lo tiene regulado en su Código de Comercio. Durante las
negociaciones de la Comunidad Andina para la expedición de la nueva Decisión se
discutió si este tema debía excluirse, pero se decidió mantenerlo y que se regulara
por las disposiciones internas de cada país, es decir, que el referido artículo sólo
tendrá aplicación en los países que en su legislación tengan regulado el tema de
los rótulos o enseñas.
21
Artículo 207.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser
solicitada por las personas que:
a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos
distinguidos por la denominación de origen;
b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de
protección; y,
c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.
22
Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:
a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como
por el público en general;
c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.
23
Son interesados para pedir la protección a través de una denominación de origen , según el
artículo 203 de la Decisión 486 las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a
223
la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con
la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate
de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.
224
El artículo 221 se refiere a ellas diciendo que "se entenderá por indicación de
procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país,
región, localidad o lugar determinado." A su vez el artículo 222.establece que "
Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un
producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o
cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen,
procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio."
La fuente del derecho que surge para usar las indicaciones de procedencia está en
la colectividad misma y no en una declaración de una autoridad. Ese derecho se
mantiene mientras subsistan las condiciones que le dieron origen.
En los países en los que sólo mediante el registro se adquiere el derecho exclusivo
sobre una marca, la solicitud genera un derecho de preferencia para obtener el
registro de la marca para el primer solicitante de la misma. El titular de una marca
notoria, a pesar de no tener un registro en alguno de esos países, ni haber
presentado una solicitud, tiene ciertas prerrogativas legales que le permite impedir
el registro de la misma marca por parte de un tercero y para solicitar la nulidad del
registro en caso de que este se hubiera concedido.
ejercer las facultades legales frente a marcas de terceros para los productos o
servicios identificados con la marca notoria o los que sean similares y
anteriormente en algunas legislaciones como en la Decisión 344, para todo tipo de
productos o servicios.
“En términos generales puede afirmarse que bajo el régimen de la Decisión 344, la
protección de las marcas notoriamente conocidas, era particularmente amplia. En
primer término, en cuanto al lugar donde la marca debía ser conocida, que podía
ser, no sólo el país miembro donde se invocaba la protección u otro país miembro,
24
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132.
227
sino cualquier tercer país, sujeto sí, en este último caso, a que en dicho país se
consagrara un tratamiento legal recíproco a los nacionales de los países miembros
de la Comunidad Andina. Igualmente, el principio de especialidad se quebraba de
manera absoluta, pues la protección que se concedía a las marcas notoriamente
conocidas se extendía a todo tipo de productos o servicios.”25
Con respecto a este tema, se presentó una discusión acerca del alcance que debía
tener la notoriedad toda vez que los ADPIC establecen que una marca debe ser
notoria en el país donde se debe registrar, es decir que sólo puede considerarse
una marca como notoria, si ésta tiene esta característica dentro del país en el cual
se solicita el registro. Por su parte, la Decisión 344 establecía que la notoriedad
podía darse en el país respectivo, a nivel andino o a nivel internacional con
reciprocidad. Sin embargo, se discutió el tema de la reciprocidad debido a que
generaba tratos diferenciales entre los países de la OMC. La discusión entonces se
centró en si se debía otorgar protección a la marca notoria en el país, a nivel
andino o a nivel internacional, eliminándose de esta manera la notoriedad
internacional con reciprocidad.
La razón de esta modificación fue que se consideró que de acuerdo a los medios
de comunicación existentes en el evento en que una marca se considere notoria en
un país, también lo será a nivel andino y a nivel internacional.
Por un lado, algunos países como Perú opinaban que la notoriedad debía
considerarse a nivel andino, mientras que otros países como Colombia, opinaban
que la notoriedad debía ser evaluada a nivel internacional, toda vez que esta
posibilidad estaba contenida en la Decisión 344. Finalmente, se acordó que la
notoriedad debía considerarse en cada país por el sector pertinente.
25
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132.
228
Para el Doctor Ricardo Metke Méndez26, de la definición que trae el artículo 224 de
la Decisión 486, podemos precisar que el mismo está regulando signos distintivos
en general y no sólo marcas. Por otra parte se trata de una notoriedad referida a
un país miembro, por lo que se quita la posibilidad establecida en la Decisión
anterior de invocar la notoriedad en cualquier país. También se establece que el
signo debe ser conocido en el sector pertinente y no en el mercado en general.27
Adicionalmente, el signo puede haber sido conocido por cualquier medio o manera,
es decir, que no es necesario que el signo haya sido usado en el país miembro;
puede haber sido conocido por medio de la publicidad del signo en el país
miembro, en virtud de las actividades desarrolladas desde otro país o de su
utilización en medios universales de comunicación, en ferias o en exposiciones.
26
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132
27
Artículo 230, Decisión 486 “ Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o
servicios a los que se aplique o;
c. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique.
Para efectos de determinara la notoriedad de un signo, bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores
referidos en los literales anteriores.
229
28
“No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar,
entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca
tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un
porcentage menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca
notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular el porcentaje bien podría ser mayor,
entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza,
conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento”.
“ Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque
no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor, si los productos o servicios que ampara,
no ostentan una calidad que a más de satisfacer las necesidades del adquirente, sirva de medio divulgador de
la marca y del producto.
230
Tanto la doctrina como las diferentes legislaciones han considerado que para que
una información sea considerada como un secreto empresarial debe reunir los
siguientes requisitos:
Que sobre ella su titular haya tomado las medidas razonables para mantenerla en
secreto.
Que tenga valor comercial por el hecho de ser secreta, es decir, que la información
contenga un real interés para el empresario y que le represente una ventaja
competitiva en el mercado.
231
La persona que tenga control sobre un secreto empresarial de manera lícita, está
amparado contra la revelación, adquisición o uso de ese secreto sin su
consentimiento, con la condición de que esos actos se ejecuten por parte de
terceras personas de manera contraria a las prácticas leales del comercio.
Dentro del marco de la OMC, este tema fue introducido inicialmente por medio de
la necesidad que se planteó de proteger los datos de prueba en productos
farmacéuticos con base en su legislación interna. De esta forma se logró avanzar
en las negociaciones con el fin de otorgar una amplia protección para este tipo de
información en el texto de los ADPIC.
Sin embargo, por otro lado, el texto de los ADPIC consagra los secretos
empresariales como derechos de propiedad intelectual por sí mismos, otorgándoles
así una doble protección.
29
METKE,Ricardo. Lección 5. Los secretos industriales.
232
“Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a los que se refiere
el artículo anterior podrá, sin autorización de ésta última, contar con tales datos en
apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un periodo no
menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya
concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el
mercado su producto.
Por su parte, Colombia manifestó inicialmente que se debía eliminar el artículo 74,
revisar el segundo párrafo del artículo 72 con el objetivo de que se estableciera
que la información podía ser protegida por medio del concepto de secreto
industrial, y adicionalmente que se protegiera la información que es entregada a la
autoridades por parte de las empresas.
Con el fin de lograr una visión más completa y global sobre el tema, es
conveniente señalar la posición que sostuvo el gremio de los laboratorios
nacionales frente a este punto. Con el fin de establecer de manera clara su
235
posición frente a este tema debido al gran impacto e importancia que tiene para
ellos, inicialmente sostuvieron que cualquier modificación o interpretación que
alterara el alcance de la Decisión 486 relacionado con el tema de los secretos
empresariales mediante una norma interna, es una violación ostensible al tratado
de integración. Esto debido a que la competencia para regular los temas de
propiedad industrial que no hayan sido regulados en Decisiones Andinas, es
exclusiva del Congreso de la República.
Dicho gremio afirmó que si se llegara a revivir el artículo 79, habría medicamentos
que en Colombia no podrían obtener el Registro Sanitario, mientras que otras
personas si podían importar libremente estos mismos medicamentos, tras haber
obtenido el correspondiente registro sanitario en otro país de la subregión.
Por el contrario, AFIDRO mantuvo una posición según la cual con la expedición de
la nueva Decisión 486 se superaron en la Comunidad Andina dos de los elementos
que generaban mayor controversia en el anterior artículo 79. Por un lado, lo
relativo al periodo de exclusividad de uso de la información confidencial que es
entregada a las autoridades competentes. Anteriormente, este periodo era de
cinco años para exclusividad del uso de la información presentada a las
autoridades. El origen de este periodo está en un estudio de intereses que se hizo
tomando en cuenta los esfuerzos requeridos para realizar los estudios que finalizan
en datos no divulgados, la esencia de esos datos, la necesidad del consumidor de
estar informado y el costo que le representa a un tercero repetir los estudios
cuando el producto ya ha estado en el mercado.
Por otra parte, la autorización concedida a los países andinos para llevar a cabo
procedimientos de aprobación, con base en estudios de bioequivalencia o
biodisponibilidad. Teniendo en cuenta el parágrafo dos del artículo 266 de la
Decisión 486 los países deben estudiar la razonabilidad del periodo de
exclusividad anteriormente regulado en el artículo 79, durante el cual un proceso
de aprobación sumario se considera como un uso comercial desleal. En este
sentido afirman que en el caso de Colombia, este plazo no puede ser inferior al
consagrado en el artículo 18-22 del Tratado de Libre Comercio con México y
Venezuela y propusieron que fuera de 5 años.
Por otra parte, señala el referido artículo que la balanza comercial del sector, la
cual es el resultado de tomar las exportaciones menos las importaciones, pasó de
tener un salgo negativo de 49 millones de dólares en 1992, un año antes de que
se adoptara el sistema de patentes, a tener 416 millones de dólares en el año
2001, según un informe realizado por la ONG Misión Salud.
30
Revista Semana, Edición No. 1.051 de junio 24 de 2002.
31
Revista Semana, Edición No. 1.051 de Junio 24 de 2002.
241
La consagración expresa que trae este artículo se debe a que ante la suscripción
de Tratados de cooperación como el anteriormente referido, se debía dejar en
claro que dichos tratados debían ser suscritos de conformidad con lo establecido
por la normatividad andina referente a la materia.
242
CONCLUSIONES
No obstante, fue un esfuerzo de más de tres años que culmina con esta nueva
Decisión, de la cual puede asegurarse que es bastante amplia, conteniendo 280
artículos, número muy superior al de la anterior Decisión que sólo contaba con 147
artículos, lo cual refleja que para evitar discrepancias y en busca de una mayor
claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso regular con mayor
detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en las interpretaciones
y una mayor unificación de los procedimientos.
Por otra parte, se incorporaron aspectos novedosos como los principios de Trato
Nacional y Nación Más Favorecida, se reguló de forma más coherente el tema de
recursos biológicos y genéticos, teniendo en cuenta lo establecido por la Decisión
391 de la Comunidad Andina, se adecuaron los aspectos que debían adecuarse a
los ADPIC, etc. Sin embargo, uno de los más importante es que se trabajó mucho
en la parte procedimental y de claridad en las normas más que la parte sustancial
como tal.
245
No obstante lo anterior, este tema fue objeto de revisión por parte del Tribunal
Andino de Justicia, el cual declaró en sentencia emitida dentro del proceso 14-AN-
2001, la nulidad parcial del artículo primero, la nulidad total del artículo segundo y
la nulidad de la última frase del artículo 279 de la Decisión 486, como se explicó en
el Capítulo correspondiente a este tema, bajo el título “Nueva Decisión 486 de la
Comunidad Andina”.
ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO
Sin embargo, con relación a los trámites como las renovaciones de marcas o las
cesiones o traspasos de las mismas, si se ha visto que se han agilizado este tipo de
procedimientos, toda vez que ahora se aplica la notificación por “listado
informativo” para los mismos.
La Decisión 486 establece que el tema del patrimonio biológico y genético y de los
conocimientos tradicionales será regulado de manera que sus disposiciones e
apliquen e interpreten de conformidad con la Decisión 391 de la Comunidad
Andina y sus modificaciones vigentes. La mencionada Decisión indica la forma
como los países andinos pueden acceder a los recursos genéticos a través de la
celebración de un contrato de acceso entre el estado y el solicitante del recurso y
consagra igualmente la obligación de incorporar un anexo cuando el solicitante
quiera acceder al componente intangible del recurso.
Acerca de los conocimientos tradicionales basta decir que los mismos son
propiedad de las comunidades indígenas y es a ellas a quienes corresponde decidir
sobre su disposición. Para tal efecto, la Decisión 391 establece que para acceder a
estos conocimientos, debe igualmente celebrarse un contrato de acceso entre el
solicitante y la comunidad. Por su parte la Decisión 486 agrega que tal contrato
debe incluir el requisito de presentación del consentimiento fundamentado previo.
248
Una de las modificaciones más importantes que la Decisión 486 introduce en este
tema, se trata de la regulación de los requisitos establecidos para la obtención de
una patente en lo que tiene que ver con las invenciones relacionadas con los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Adicionalmente, como fue
analizado en la nueva Decisión se permite la patentabilidad sobre invenciones
relacionadas con las materias que componen el cuerpo humano y con la identidad
genética del mismo, siempre que cumplan con los requisitos generales de
patentabilidad. Por otra parte, se eliminó la no patentabilidad de la lista de
medicamentos genéricos de la OMS.
SEGUNDOS USOS
Con relación al tema de los Diseños Industriales, quedó establecido que la Oficina
Competente registrará aquellos diseños industriales que cumplan con los requisitos
establecidos en la Decisión 486, los cuales quedaron consagrados de manera muy
detallada, sin examinar el contenido de la solicitud presentada.
MARCAS
Por otra parte, se consagra en el artículo 146 inciso 2 de la nueva Decisión una
nueva posibilidad que se concreta en el establecimiento de un plazo adicional que
se otorga para presentar las pruebas que sustenten una oposición presentada o la
contestación a la misma, posibilidad que no existía bajo la Decisión 344.
COEXISTENCIA MARCARIA
LEMAS COMERCIALES
En este tema quedó claro que los lemas comerciales son siempre accesorios a los
signos distintivos que acompañan por lo tanto deben enajenarse junto con ellos y
no podrá hacerse por separado, todo esto buscando evitar la confusión del público
consumidor.
MARCAS DE CERTIFICACION
Frente a este tema podemos decir que se trata de una nueva regulación, la cual no
existía en la Decisión anterior, mediante la cual se otorga protección a aquel signo
que tiene su calidad u otras características certificadas por el titular de la marca.
La protección que se otorga por medio de esta figura cubre todo tipo de signos y
tiene la particularidad de que sus titulares deben ser empresas o instituciones de
carácter privado o público o un organismo estatal regional o internacional. Es
importante resaltar que la marca de certificación no puede ser usada en relación
con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio
titular de la marca.
NOMBRE COMERCIAL
252
La Decisión 344 trataba el tema del Nombre Comercial de manera muy general y
su cumplimiento debía ser especificado por cada país miembro de la comunidad
andina. La Decisión 486 regula el tema de manera detallada, incluyendo las
siguientes modificaciones a la antigua regulación:
• Define el nombre comercial como una marca que identifica una actividad
económica, empresa o establecimiento mercantil.
ROTULOS O ENSEÑAS
Tal como sucede con el nombre comercial, las enseñas comerciales a diferencia de
las marcas, están protegidas desde el momento de su primer uso, sin necesidad de
registro alguno. Sin embargo, pueden ser depositados ante la Superintendencia de
Industria y Comercio para efectos de probar su uso.
Este tema se incluyó dentro de la nueva reglamentación por una petición hecha
por Colombia que es el único país de la Comunidad Andina que lo tiene regulado
en su Código de Comercio.
trata el tema, sólo tendrá aplicación en los países que en su legislación lo tengan
regulado.
INDICACIONES GEOGRAFICAS
Una novedad frente a este tema es que se optó por considerar que una
denominación de origen puede otorgarse teniendo en cuenta la reputación que
pueda tener determinado producto por el hecho de provenir de determinada zona
geográfica. La inclusión de este tema fue una ayuda para Colombia para poder
tener la denominación “Café de Colombia” como denominación de origen.
Por otra parte, debe resaltarse que con la expedición de la Decisión 486 aparece
como novedad el hecho de que la autorización de uso de una denominación de
origen, también puede ser concedida también puede ser otorgada por las
entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, si así se encuentra consagrado en las normas
nacionales.
este tema, hecho que constituye una de las novedades más importantes de la
nueva norma. Anteriormente el tema era tratado en el capítulo de marcas de
manera puntual, al establecer como causal de irregistrabilidad el hecho de que la
marca solicitada se considerara confundible con una marca notoriamente conocida.
SECRETOS EMPRESARIALES
Es evidente que la Decisión 486 optó por adoptar una redacción más genérica en
la cual no se están comprometiendo plazos en esta materia, hecho que se
evidencia principalmente en que la nueva Decisión no contiene una disposición
expresa acerca de la prohibición a las autoridades de usar indebidamente la
información conocida por causa de la labor realizada por un periodo de cinco años,
tal como lo consagraba la anterior Decisión.
ANEXOS
32
Este artículo fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001 que en adelante se leerá:
“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los
demás miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales.”
33
Este artículo fue declarado nulo en su totalidad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001.
258
PATENTES DE INVENCION
Requisitos de Patentabilidad:
de ordenadores...
f. formas de presentar información e. es igual
f. métodos...(en Decisión 486 no
son patentables)
Art.16: concepto de invención Art. 2: el concepto es igual
Hay diferencias:
- el concepto de estado de la técnica
incluye "comercialización"
- para determinar la novedad se mira - sólo tiene en cuenta la fecha de
fecha de presentación o prioridad prioridad
de la solicitud
- contenido debe incluirse en la - no se refiere a la inclusión del
solicitud de fecha anterior cuando contenido ni a ningún plazo.
ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el
art. 40
procedimiento.." procedimiento.
- En esta Decisión no se consideran
d. métodos terapéuticos y quirúrgicos invenciones
d. materias que componen.
- No se consagra en esta Decisión e. productos farmacéuticos
- " " " " " "
Solicitudes de la Patente
Competente - no lo tiene
a. petitorio c. la descripción clara y ..." 2 incisos
b. descripción (art.28) +
c. una o más reivindicaciones d. una o más reivindicaciones que
d. uno o más dibujos precisen...
e. resumen - no lo tiene
f. poderes que fuesen necesarios e. un resumen con...
g. comprobante de pago de las tasas - art. 14 a.
establecidas f. tasa de presentación establecida
h. " contrato de acceso..."
i. licencia o autorización de uso de - no habla de eso
conocimientos indígenas - " " " "
j. copia del documento que acredite..
k. copia del documento en que conste - " " " "
- " " " "
Art. 27: petitorio en un formulario que Art. 13
contenga:
b. nombre y dirección del solicitante a. Identificación del solicitante o
e. nombre y domicilio del inventor inventor
- No dice nada de eso b. Título o nombre de la invención
a. Requerimiento de . - La ausencia de alguno de los
c. nacionalidad o domicilio del requisitos...
solicitante... - No dice nada de eso
e. " " " " - " " " " "
inventor - " " " " "
f. representante legal... - " " " " "
g. firma.. - " " " " "
h. fecha, numero de solicitud en el - " " " " "
extranjero
262
Art. 28: la descripción deberá divulgar Art. 13: Las solicitudes para obtener
la invención de manera....para que una patentes de invención...:
persona capacitada en la materia c. la descripción clara y completa...
técnica... que persona versada en la materia...
a. sector tecnológico
b. tecnología anterior
c. en términos que permitan la
comprensión del problema
d. reseña sobre los dibujos
e. descripción de la mejor manera...
f. indicación de la manera como la
invención...
Art. 38: Tiene diferencias. "30 días" Art. 21: Tiene diferencias "15 días"
Art. 39: "examen de forma" Art. 22: "examen"
" abandono" "observaciones"
265
extranjeras:
a. copia de solicitud..
b. " " "
c. " " "
d. " " "
e. " " " - No dice nada
- inc. 3: respecto al literal b. - No dice nada
- inc. 4: si no se presenta documento
en plazo, se denegará la patente
Art. 47: respecto a literales b. y c. del - No dice nada
art. 46
Art. 48: "Si el examen definitivo Art. 29: es igual
fuere..." "parcialmente desfavorable"
"parcialmente favorable"
Art. 49: "establecida por el Convenio" Art. 31: es igual, pero no dice eso
ACTOS POSTERIORES A LA
CONCESION
nuevo
• Art. 73: Fusión de la patente. Es • No está
nuevo
• Art. 74: Tasas de la patente. Es • No está
nuevo
NULIDAD DE LA PATENTE
- No lo
tiene
- inc. 2: " afectaren"
" partes"
- inc. 3: es igual
• Art. 76: " Los vicios de los actos - No lo tiene
administrativos... Es nuevo
• Art. 77: "Autoridad nacional podrá - No lo tiene
anular."
• Art. 78: "notificará al titular" - No lo tiene
Inc. 2, 3 y 4 Nuevos - No los tiene
• Art. 79: " presente documento art. - No lo tiene
46"
- No está • Art. 51: Protección legal de la
patente
CADUCIDAD DE LA PATENTE
• Art. 80: " tasas anuales" • Art. 53: " tasas periódicas"
" las anualidades" - No está
- inc. 2: "La fecha de vencimiento..." - No está
- inc. 3: " Una tasa anual podrá - " antes de declarar la caducidad de la
pagarse dentro de un plazo de gracia patente, los países miembros
de 6 meses... concederán un plazo de 6 meses
- igual, con diferencias
- "Durante el plazo de gracia" - No está
- inc. 4: " de pleno derecho la
274
caducidad..."
MODELOS DE UTILIDAD
• Art. 81- “Se considera Modelo de • Art. 54- “Se concederá patentes de
Utilidad…”. Definición es igual. Modelo de Utilidad a …” Definición
Dice que los Modelos de Utilidad se es igual.
protegen mediante patentes.
• Art 82- No se consideran Modelos • Art. 55- No son Modelo de Utilidad:
de Utilidad: obras plásticas, de esculturas, obras de arquitectura,
arquitectura ni objetos que tengan pintura, grabado, estampado…
únicamente carácter estético.
• Art 109- “ “ “ “ “. • “ “ “
• Art 110- “ “ “ “ “. • “ “ “
• Art. 127- Dice al final: ”... con sus • Art. 67- no habla de modificaciones
modificaciones vigentes…” vigentes.
• Art. 128- De los derechos que • Solo son 8 años. (art. 65)
confiere el registro. El registro de
in Diseño Industrial tendrá una
duración de 10 años- amplía el
plazo. • Art. 68- Derecho de Prioridad
• No lo consagra acá expresamente.
El derecho de prioridad.
• Art. 129- son iguales. • Art. 69- son iguales, pero establece
al final que el titular puede
transferir el diseño o conceder
licencias…
• Art. 130- La protección conferida a • No dice nada de esto.
281
un diseño no se extenderá a …
- La protección conferida a un diseño
industrial no comprenderá…
• Art. 132- Son diferentes- “.. de • Art. 70- “…de oficio o a petición de
oficio o a solicitud de cualquier parte la nulidad del registro, previa
persona y en cualquier momento, la audiencia de la partes interesadas,
nulidad absoluta de un registro siempre que…, numerales a y b.
cuando…, numerales A – D, es más - Las acciones de nulidad pueden
específico. intentarse en cualquier momento.
- El registro declarado nulo, se
reputa nulo y sin ningún valor
desde la fecha de presentación de la
solicitud.
• Art. 133- Serán aplicables a los • Art. 71- Dice que son aplicables en
diseños industriales las lo pertinente, las disposiciones de
disposiciones de los artículos...- los la Decisión sobre patentes de
enumera expresamente. invenciones relativas a los titulares
del registro.
DE LAS MARCAS
282
• Art. 134- De los requisitos para el • Art. 81- Inciso 2do es diferente.
registro de marcas. - Podrán registrarse como marca los
- A efectos de este régimen, signos que “sean perceptibles,
constituirá como marca … suficientemente distintivos y
- Podrán registrarse como marca los susceptibles de representación
signos susceptibles de gráfica”.
representación gráfica. - Se entenderá por marca…. - es
Podrán constituir marcas, entre otros… diferente.
Literales A – G.
• Art. 135- No podrán registrarse • Art. 82-
como marcas… B- No está expresamente en este
B- Que carezcan de distintividad… artículo
C- Consistan “exclusivamente”… C- No dice “exclusivamente”.
D- “ “. D- “para designar o describir la
E- “.. dicho signo o indicación incluidas especie..”
la s expresiones laudatorias referidas a E-
esos productos o servicios”.
F- “ Signo o indicación que sea el
nombre genérico…” F- Es igual.
G-
H- Es igual al numeral F de la decisión G- Es igual al literal P de la 486.
344. H- Es igual, salvo por la palabra
I- “geográfica” “geográfica”.
J- Incluye la palabra “contengan”…, I- La segunda parte está en el literal L
“… para los mismos productos o de la 486.
para productos diferentes…”, es J- Corresponde al literal M de la 486,
diferente. pero es diferente.
K- “ Denominación de origen para
283
G- Es nuevo.
H- Corresponde la literal D de la 344,
pero modificado en gran parte.
• Art. 137- Cuando la oficina nacional • No dice nada de esto.
competente vea indicios de
competencia desleal…
• Art. 138- Del procedimiento de
registro- Tiene requisitos mas • Art. 87- Sólo contiene literales A- D.
detallados y diferentes- literales A –
F.
• Art. 139- El petitorio contenido en • Art. 88- Documentos que deben
un formulario y debe comprender: presentarse con la solicitud.
literales A – H.
• Art. 140- La fecha de presentación
es la recepción si contiene por lo
menos…: literales A – E.
•
• Art. 141- La fecha de presentación • Art. 97- Corresponde al art. 141 de
de la solicitud de registro de marca la Decisión 486.
en una exposición reconocida
oficialmente…, corresponde al art.
97 de la Decisión 344.
• Art. 142- Es nuevo. • No dice nada de esto.
• Art. 143- Diferencias: “El • Art. 89- Modificar “su solicitud
solicitante” de un registro…. inicial únicamente con relación a
- Modificar su solicitud “en aspectos secundarios…”.
cualquier momento del trámite. - “cambiar el signo”… .
- Podrá pedir la “corrección de
cualquier error material…”.
285
- “ Cambio de aspectos
sustantivos…”
- “ Si las normas nacionales lo
permiten….”
marca.
• Art. 153- Tiene diferencias - • Art. 99- La parte final del primer
- “...o quien tuviere legítimo interés” inciso tiene una diferencia: “… o la
- “ pagando conjuntamente el solicitud de trámite…”
recargo correspondiente, si así lo
permiten las normas internas…”
- Inciso 2do- “Podrá reducir o limitar - Inciso 2do- “ Derecho del titular a
los productos o servicios…” renunciar posteriormente…”.
• Art. 154- Es igual al art. 102 de la • Art. 102- Es igual al art. 154 de la
Decisión 344. decisión 486.
• Art. 155- Derechos que confiere el • Art. 103: Derecho de prioridad
registro: “Derecho de impedir…”.
Contiene literales A-F, son
diferentes.
- Literal A- corresponde al Literal A • Art. 104- “Derecho de actuar
del art. 104 de la decisión 344, contra…”- contiene literales A- E-
pero con modificaciones. son diferentes pero se relacionan
- Literales B y C- nuevos. en algunas cosas con los arts. 155
- Literal D- Corresponde al Literal A y 156 de la decisión 486.
del art. 104 de la decisión 344.
- Literal E- Corresponde al literal D
del art. 104 de la Decisión 344.
- Literal F- es nuevo.
de …”.
• Art. 162- “… podrá dar licencia a • Art. 117- “ Los contratos de licencia
…” - corresponde al art. deberán ser registrados…”-
117 de la decisión 344, pero con corresponde al art. 162 de la
diferencias: Decisión 486, pero con diferencias.
- “Deberá registrarse… la falta de
registro…”.
- “ La licencia debe constar por
escrito”.
- “ Cualquier persona interesada
podrá solicitar el registro…”
• Art. 163- corresponde en parte al • Art. 117 también corresponde al
art. 17 de la decisión 486. art. 163 de la decisión 486.
• Art. 164- Nuevo.
• Art 165- De la cancelación del • Art. 108- Dice: “ Procedimiento de
registro- infracción, de observación o de
- “ su titular, o por un licenciatario o nulidad”.
por otra persona autorizada para
ello”
- “ Procedimiento de oposición. - No dice nada.
- Incisos 2do y 3ro- Nuevos. - Inciso 4to- “… o restricciones a las
- Inciso 4to- “ Entre otros”. importaciones u otros requisitos…”
• Art. 109- Inciso 1°- “30 días
hábiles” y dice sólo “los alegatos”.
Inciso 2do- “El plazo”.
• Art. 166- es igual al art. 110 de la • Art. 110- es igual al art. 166 de la
Decisión 344. Decisión 486.
• Art. 167- Corresponde al inciso 2do • Art. 111- corresponde al art. 167 de
del art. 108 de la Decisión 344, la Decisión 486.
290
• Art 172- De la nulidad del registro- • Art 113- “ Podrá decretar…, parte
corresponde al art 113 de la interesada…, nulidad…”
decisión 344, pero tiene diferencias - Literal A- “ Las disposiciones de la
291
un nombre comercial.
• Art 192- “El titular…” • No dice nada.
- Inciso 2do- Aplicación de los
artículos 155- 158 en lo que
corresponda.
• Art 193- “ Conforme a la legislación • No dice nada.
interna…”
• Art 194- “ No podrá registrarse • No dice nada.
como nombre comercial…”,
Literales A – D.
• Art 195- “ Para efectos del • No dice nada.
registro…”
- Inciso 2do- Puede aplicarse la
clasificación de productos y
servicios para marcas.
• Art 196- Duración de 10 años • No dice nada.
desde el registro o el depósito.
• Art 197- Renuncia a los derechos • No dice nada.
sobre el registro.
• Art 198- Renovación del registro. • No dice nada.
• Art 199- Transferencia del nombre • No dice nada.
comercial.
- Inciso 2do- Nombre comercial
objeto de licencia.
• Art. 200
DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN
• Art. 201: es casi igual al art. 129 de Art. 129- Dice “cualidades o
la 344, salvo por: “ …calidad, características…”
reputación u otras
características…”.
• Art 202- “ No podrán ser • Art 130- Literal A es igual.
declaradas…
- Literal A- es igual al literal A del art
130 de la 344
- Literal B- Es igual al literal C del art
130 de la decisión 344.
- Literal C – Es parte del literal B de
la 344.
- Literal D- es parte del literal B de la
344- “ procedencia geográfica” y “
calidad, reputación u otras
características…”.
• Art 203- dice “personas naturales o
jurídicas”…, “ así como las • Art 133- “ Personas físicas o
asociaciones de productores…” morales”
• Art. 209: "cuando autorización sea • Art. 138: "la autorización será por
competencia de la oficina nacional" oficina nacional competente
" 15 días " - " 15 días hábiles"
• Art. 210: duración 10 años • Art. 139: es igual
• Art. 211: caduca si no se solicita • Art. 141: es igual
renovación
• Art. 212: "productos naturales..." - Art. 130 1 inc.: es igual
- inc. 2: Es nuevo
- inc. 3: Es nuevo
• Art. 213: " Las entidades públicas o - No está
privadas" Es Nuevo
• Art. 214: " La protección de las • Art. 131: " El derecho de utilización
denominaciones...." exclusiva de las denominaciones...."
" que cree confusión"
" será considerado una
infracción al derecho de propiedad
intelectual"
• Art. 215: Vinos y bebidas. Es
Nuevo
• Art. 216: - " la autoridad nacional • Art. 140: " la oficina nacional
compe- competente.."
tente
- " serán de - " previa audiencia de las partes"
aplicación...."
• Art. 217: la oficina cancelará la • No está
autorización de uso.......
• Art. 218: " reconocer" • Art. 142: " declarar la protección"
" otro país miembro" " países de la
- inc. 2: "para solicitar esta subregión"
298
protex.
DE LAS INDICACIONES DE
PROCEDENCIA
indicar su nombre o su
domicilio......
DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA
• Art 237- “ Cuando una patente o un • No dice nada de esto
registro de diseño…”.
- Inciso 2do- “ Cuando un registro de - “ “ “
marca se hubiese solicitado…”
301
• Art. 240- Corresponde al inciso 3ro - Inciso 3ro- es igual al art. 240 de la
del art. 51 de la Decisión 344. Son Decisión 486 salvo por: “ …sus
iguales salvo por: “secretos secretos comerciales y de
empresariales”. fabricación.”
• Art. 241- El demandante o • No dice nada
denunciante podrá solicitar que se
ordenen una o más de las
siguientes medidas: - literales A- G
- Inciso 2do- productos que ostenten
una marca falsa
• Inciso 3ro- Quedarán exceptuados
de los casos debidamente
calificados…”
• Art. 242- Nuevo. “ Los países • No dice nada
miembros podrán…”.
• Art. 243- Nuevo. Criterios para • No dice nada
calcular la indemnización de daños
y perjuicios. Literales A –C.
• Art. 244- “ La acción por infracción • No dice nada
prescribirá a los 2 años contados…,
o a los 5 años contados…”
podrá pedir…”
Inciso 2do- “ Las medidas cautelares
podrán pedirse antes de iniciar la
acción…”
• Art. 246 – “Podrán ordenarse, entre • No dice nada.
otras, las siguientes medidas
cautelares: - literales A – E.
• Art. 247- “ Una medida cautelar • No dice nada.
sólo se ordenará cuando quien la
pida acredite su legitimación para
actuar…”
- Inciso 2do- Medida cautelar
respecto de productos
determinados…
• Art 248- Cuando se ejecuta una • No dice nada.
medida cautelar sin intervención de
la otra parte.
- Inciso 2do- “… toda medida
cautelar ejecutada sin intervención
de la otra parte quedará sin efecto
de pleno derecho…”
- Inciso 3ro- La autoridad nacional
competente puede modificar,
revocar o confirmar la medida
cautelar.
• Art 249- “ Las medidas cautelares • No dice nada.
se aplicarán sobre los productos
resultantes de la presunta
infracción…”.
304
DE LA COMPETENCIA DESLEAL
VINCULADA A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
considerable…”
- “ Además los países miembros
protegerán esos datos…”
- Inciso 2do- Nuevo.
(97-3421)
Original: Spanish
Council for Trade-Related Aspects
_______________
The Member Countries of the Andean Community remain at the disposal of Members of the
Council for TRIPS seeking further information or clarification.
311
BIBLIOGRAFÍA
• http://usembassy.state.gov/colombia
• www.comunidadandina.org.co
• www.omc.org.co
• http://www.wipo.org/eng/newindex/index.htm
• http://www.wto.org/intellec/intellec.htm
• http://www.temple.edu/ipls