Mayra E.

Ramos González
Subdirector Divisional de Examen de Signos Distintivos
Julio, 2020
SIGNOS DISTINTIVOS

Nombres
Comerciales
Avisos
Comerciales

Marcas y
Marcas Colectivas

Denominaciones
de Origen
Indicaciones geograficas
ADQUISICIÓN DEL DERECHO MX

Sistema Mixto

• Uso.

• Registro.

Marca notoria (fama):

Convenio de París. Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente

conocidas]

PROHIBIR REGISTRO-NULIDAD NO REGISTRO.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA REFORMA LPI EN VIGOR 10/08/2018
 ¿ Que tipo de signos distintivos puedo proteger en México?

Aviso Comercial
Marca

• Nominativa Nombre Comercial

• Innominada
• Tridimensional
Marca colectiva • Mixta
• Hologramas
• Sonora
• Olfativa Denominación de
• Imagen comercial Origen
(trade dress)
De Certificación

Indicación Geográfica
 DESCRIPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

Descripción recomendable

La marca consiste en una serie de cinco

sonidos semejantes al sonido que emite
el grillo al cantar. (Representación gráfica)

Cl. 9 Software.

Estados Unidos de América (N.º de

registro 2,827,972).

Descripción recomendable
Descripción ambigua

Aroma de fresa.
clase 16: plumas y lápices. Delicioso aroma a menta con 2.5% grados de
concentración de fragancia para mascarillas
cosméticas.
 IMAGEN COMERCIAL (Trade dress)

LPI
pluralidad de elementos operativos;
Reg.
elementos de imagen, incluidos, 2785904
tamaño, diseño, color, disposición USPTO
de la forma, etiqueta, empaque, la
decoración, o cualquier otro que al
combinarse, distingan productos o
servicios en el mercado.

DESCRIPCIÓN Y REPRESENTACIÓN Reg. 1236311

Oficina de Patentes y Marcas de la India
La representación consistirá en la reproducción
fotográfica o de dibujo, en tres planos: ancho, alto y
volumen, en blanco y negro o, en su caso, a color, con
medidas no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4
cm x 4 cm.

Al representar la imagen comercial, se deberán señalar

con líneas discontinuas o punteadas los elementos
gráficos que no formen parte de la marca.
 Marca Colectiva

i¿ Quiénes pueden obtener el registro ? Requisitos

Sociedad o asociaciones de Productores Formato de solicitud

Documento para acreditar la

Sociedad o asociaciones de Fabricantes personalidad del representante.

Documento que acredita la legal

Sociedad o asociaciones de constitución de la Asociación o
Comerciantes o prestadores de Sociedades.
Servicios
Reglas para su uso y pago.
MARCA DE CERTIFICACIÓN

Signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han
sido certificadas por su titular:

• Los componentes de los productos;

• Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios
prestados;
• La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios, y
• El origen geográfico de los productos.

Titular persona moral, no suministre los productos o la prestación del servicio de la

misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Indicadora de calidad de los productos o servicios.

R. 3442244
USPTO
¿CÓMO OBTENGO UN REGISTRO DE MARCA?
La ruta nacional: Presentación de solicitudes en las oficinas del IMPI o a través del sistema
Marca en Línea.

$
¿CÓMO OBTENGO UN REGISTRO DE MARCA?

La ruta internacional: Protocolo de Madrid.

MARCA EN LÍNEA

Es un servicio ágil, eficiente y seguro, permite desde un sólo punto realizar la

captura, pago, firma y envío de la solicitud de registro o publicación de una marca,
marca colectiva, aviso y nombre comercial, así como todo su procesamiento, de
forma 100% electrónica.

Uso con FIEL o CURP.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

2 tipos de formato para la solicitud de registro o publicación de signos distintivos:

• Solicitud de registro o publicación de signos distintivos. Para el registro de marca

tradicional, colectiva y de certificación.

• Solicitud de registro de marca. Para marcas no tradicionales: Olfativa, holográfica,

Imagen comercial, Sonora, combinación de las anteriores.

Homologación de tarifa y se crea una nueva tarifa por concepto de Tramite de

Declaración de uso de marca, ya que es una nueva figura contemplada en la Ley de la
Propiedad Industrial.

 Marca
 Aviso comercial
 Nombre comercial
TARIFAS

• Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios

que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tarifa anterior Reforma

Marcas Marca en Línea $2,813.77

Avisos Comerciales Tarifa única
Física $3,126.41
Nombres Comerciales
 TARIFAS

Presentación física de Presentación física de

Solicitud de Protección de Solicitud de Protección de
Signos Distintivos. Signos Distintivos.
• Marca • Marca holográfica
• Marca colectiva • Marca de sonido
• Marca de certificación • Marca de olor
• Aviso comercial • Imagen Comercial
• Nombre comercial • Combinación
• $3,126. 41 • $2, 813.77

Presentación en línea.
• Marca con
denominación
• Marca con elementos
figurativos
• Marca tridimensional
• Combinación
• $2,813.77.04
FORMATO DE SIGNOS DISTINTIVOS FORMATO DE MARCAS
 Búsqueda (antecedentes registrales)

No es examen preliminar,
indicio de bases de datos, se
actualiza diario.

Existen 2 tipos:

a) Búsqueda fonética.
b) Búsqueda figurativa.-

Pago o gratuita pago de la tarifa

Clasificación de Niza

• Herramienta administrativa de aplicación homogénea para

agrupar las solicitudes y los registros de marca de acuerdo al
Principio de Especialidad.

María Bonita María Bonita

Titular:
Camino Real México, S.A. de C.V.
Servicios:
Servicios de restaurante y bar.
Clase: 43.
Fecha de concesión: 29-06-2001.
Titular:
Maria Bonita Sport, S.A de C.V.
Productos:
Vestidos, faldas y ropa íntima.
Clase: 25.
Fecha de concesión: 26-10-1970.
Herramientas de Clasificación
ACTUAL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS.
3 meses aproximadamente

10 días hábiles 1 mes 10 días hábiles 1 mes

Comunica al oponente
Solicitante puede
Publicación de la Presentación de Publicación de la
dar contestación a
solicitud argumentos lista en Gaceta
los argumentos

Solicitud IMPI
Niega Marca
(pago) resuelve

Contesta
Examen de Forma Examen de Fondo Oficio IMPI
solicitante
Publicación en
Concede Marca
Gaceta
2 meses + 2 de
prórroga
Sin
impedimento
u oposición

* Nota.

6 meses
• Plazos de publicación se
establecen en días hábiles
(10 días).
Protocolo • Plazos de presentación se
de Madrid establecen en días naturales.
(si el último día del plazo es
inhábil o no existe el día, se
Revisión de
Clasificación
Impedimento recorre el término al
siguiente día hábil)

18 meses
EXAMEN DE FORMA

Se deberán señalar los productos o servicios específicos para los que se solicita el
registro.

Deberán especificarse de forma clara y precisa los productos o servicios

pertenecientes a una misma clase.

No se aceptarán los títulos de las clases, total ni parcialmente, en la descripción de

productos o servicios.
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE MARCAS

Examen de fondo Notificaciones

Determina prohibiciones • Por correo

absolutas o relativas. • En ventanilla
Arts. 4, 90, 122 y 122 BIS de la • Electrónica a través del sistema
LPI. en línea
Estudio de la oposición, de ser • Gaceta.
el caso.

Resolución Oficios

Título • Firma autógrafa

• Físico • Firma electrónica
• Electrónico

Negativa

Plazo de primera respuesta: 4

meses
 EXCEPCIONES A NEGATIVA DE REGISTRO: FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VI

Cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter
distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

Fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere
hecho en el comercio, entendiendo que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o
funcionalidad adquiera distintividad.

Fracciones XVIII, XIX y XX: por cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusión del presente
artículo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de
esta Ley.
SISTEMA DE OPOSICIÓN-LFPPI CAMBIA PROCEDIMIENTO

1 mes para Se presenta un escrito de oposición, con las pruebas

oponerse respectivas y el comprobante de pago.

Notificación Se notifica al solicitante a través de la Gaceta.

El solicitante presenta un escrito de contestación

1 mes para
responder
manifestando lo que a su derecho convenga y, en su
caso, presente pruebas.

Desahogo de Transcurrido el plazo de un mes para presentar la

Pruebas y Alegatos contestación, se tendrán 2 días para formular alegatos.

Resolución Posterior a la resolución inicia el examen de

fondo.

**Escrito de oposición $ 4266.74 I.V.A incluido

DECLARACIÓN DE USO

 El titular de una marca deberá declarar el uso real y efectivo de ésta en territorio
nacional y acompañar a la declaración, el pago de la tarifa correspondiente.

 Esta declaración deberá presentarse durante los tres meses posteriores, contados a
partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

 Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

DECLARACIÓN DE USO EN LA RENOVACIÓN

 A la renovación del registro de marca se debe acompañar el pago de la tarifa

correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.

*Declaración de uso $ 1,143.38

Renovación $ 3,013.41
I.V.A incluido.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE USO
 DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

DESIGNA
Calidad
Zona Producto Medio • Factor humano
Nombre • Factor natural
Geográfica originario geográfico
Características

IDENTIFICA

Calidad
Zona Producto Origen
Indicación Características
Geográfica originario geográfico
Reputación
Chicoski, Jennifer
¿Una empresa necesita registrar su marca en
los Estados Unidos?

• No - No es necesario registrarse, porque los derechos de una marca

bajo la ley (en los Estados Unidos) inician con el uso de productos o
uso de servicios.

• PERO… existen ventajas significativas de tener un registro de marca

federal.
Requisito de tener un abogado con licencia de
Estados Unidos
Se aplica si está domiciliado fuera de los Estados Unidos o sus
territorios
• El domicilio de un individuo es el lugar donde reside la persona y es el hogar
principal de la persona.

• El domicilio de una entidad es el lugar principal de negocios (sede) donde los

altos ejecutivos o funcionarios de la entidad normalmente dirigen y controlan
las actividades de la entidad.

32
¿Cómo obtengo un registro de marca federal en
los Estados Unidos?
• Presente una solicitud en línea con USPTO -- Trademark
Electronic Application System (TEAS) [el Sistema de
Solicitud Electrónica de Marcas]
• www.uspto.gov/TEAS

• Debe crear una

cuenta MyUSPTO
para acceder a los
formularios.
Base legal para presentar una solicitud bajo la ley
nacional de EE.UU.
Para presentar una solicitud, debe identificar una base legal bajo la Ley
de Marcas Registradas de EE.UU.
1.) Uso de la marca en el comercio según la Sección 1 (a)
• “el uso de buena fe de una marca en el curso de operaciones comerciales
normales, y no solo para reservar un derecho sobre una marca”

• Prueba de uso por lo menos desde la fecha de presentación, conocida como

“espécimen", requerida para cada clase
Base legal para presentar una solicitud bajo la ley
nacional de EE.UU.
2.) Una intención de buena fe de usar la marca en la Sección 1
(b)
• Un solicitante puede presentar una solicitud basada en una
intención de buena fe de utilizar una marca en el comercio
"en circunstancias que demuestren la buena fe de dicha
persona."
• Un espécimen debe ser presentado antes del otorgamiento
del registro.
Base legal para presentar una solicitud-
Convenciones Internacionales
3.) Existen derechos recíprocos de una marca registrada en un
país que ha celebrado un tratado o convención sobre marcas
registradas con los Estados Unidos
 Sección 44 de la Ley de Marcas de EE.UU.
 Requiere una "intención de buena fe de utilizar la marca
en el comercio" y una copia fiel del registro en el país de
origen.
 Requiere que un abogado con licencia de los Estados
Unidos presente la solicitud ante la USPTO.
Base legal para presentar una solicitud-
Convenciones Internacionales
4.) Solicitud de extensión de protección de un Registro
Internacional a través del Protocolo de Madrid
Sección 66 (a) de la Ley de Marcas de EE.UU.
Requiere "intención de buena fe de usar la marca en el
comercio" y registro internacional basado en la solicitud o
registro del país de origen.
No requiere a un abogado con licencia de los EE.UU. para
presentar en la oficina de origen o para hacer negocios
con la OMPI.
Métodos de archivo a través de TEAS
Estándar de TEAS
- $275 USD por clase de
productos/servicios
- Puede escribir la descripción de sus
productos/servicios
- Debe presentar electrónicamente y
recibir correspondencia por correo
electrónico
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TEAS Plus
- $225 USD por clase de
productos/servicios
- Debe seleccionar productos /
servicios de las entradas
proporcionadas
- Debe proporcionar todas las
declaraciones adicionales
requeridas con la solicitud
- Debe presentar electrónicamente y
recibir correspondencia por correo
electrónico
Sitio web de USPTO.gov - Página de inicio
para marcas
Cronología para cada base de presentación
Red de información sobre marcas - videos