Ce TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 SOLICITANTE : — NICANOR JAVIER WONG CHONG OPOSITORA : — E.WONG.S.A. Uso de nombre comercial por parte de la opositora: Acreditado Lima, veinte de julio de dos mil doce. |. ANTECEDENTES Con fecha 1 de octubre de 2010, Nicanor Javier Wong Chong (Pert) solicité el registro de la marca de servicio conformada por la denominacién CHEZ WONG y logotipo, conforme al modelo, para distinguir servicio de restauracién (alimentacién), de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. e. 0S Wons % Con fecha 29 de noviembre de 2010, E. Wong S.A. formulé oposicién al registro del signo solicitado sefialando que: - Es una empresa que se dedica a la comercializacién de diversos productos a través de supermercados que permiten a los consumidores adquirir una variedad de productos. Adicionalmente, para brindar un mejor servicio, ha disefiado una serie de servicios complementarios, incluyendo servicios de restauracién (restaurantes) que brinda directamente en sus locales comerciales. - Gracias a sus esfuerzos, grande inversion y constante preocupacién por mejorar, su marca WONG cuenta en la actualidad con un renombre y prestigio unico en el mercado peruano, al punto de que dicha denominacién es inmediatamente asociada con calidad, servicio al cliente, atencién personalizada, entre otros. T M.SPLOMIA 1.415 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Deo Pros 104, Son Bora Lima 6 - Prd Ti 2247800 | Fx: 226 0348 E-mail postmaster indepth pe | Webs wexaindcopt oh peona TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 - Es titular de las marcas WONG y logotipo’ y CORPORACION WONG en la clase 43 de la Nomenciatura Oficial, inscritas bajo Certificados N° 40326 y 62784, respectivamente. = Asimismo, en titular de la marca WONG y logotipo en todas las clases de la Nomenclatura Oficial (1 a 45). - La marca WONG ha sido reconocida como una de las mas queridas y reconocidas por los peruanos, al punto que bien podria ser reconocida como marca notoria. - Por otro lado, su empresa viene utilizando la denominacién WONG como nombre comercial para distinguir actividades relacionadas con la prestacién de servicios de restaurantes “fast food" (servicios de comidas preparadas, buffet internacional por medio de autoservicio) desde hace mas de 20 afios, tal como acredita con las pruebas que adjunta. - Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier uso de la denominacién WONG Por parte de terceros contraviene los derechos de Propiedad Industrial de su empresa. - El signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones de registro contempladas en los incisos a) y b) del articulo 136 de la Decision 486, ya que resulta confundible con la marca WONG y logotipo y con el nombre comercial de su empresa. - El término CHEZ que incluye el signo solicitado proviene del idioma francés y significa "casa", motivo por el cual es de uso frecuente en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, por lo que su presencia resulta irrelevante a efectos de brindar distintividad al signo solicitado. Mediante proveido de fecha 16 de febrero de 2011, la Secretaria Técnica de la Comision de Signos Distintivos dejé constancia de que el solicitante no absolvid. el trasiado de la oposicién. Mediante Resolucién N° 2012-2011/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2011, la Comisién de Signos Distintivos deciaré infundada la oposicién formulada y otorgo el registro del signo solicitado. Consideré lo siguiente: a) Cuestion previa: renombre y prestigio de la marca WONG M.SPLOWIA 245 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DELA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Dea Prose 104, San Bora Lina 4 ~ Pr Tf 226 7800 Fe: 224 0348 Boma poemastr Gade gob ge | Web serindcpi gb peoH TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad Intefectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPIINDECOP! EXPEDIENTE N° 434121-2010 - E, Wong S.A. sefialé al formular oposicion que la marca “(...) WONG cuenta en la actualidad con un renombre y prestigio tnico en el mercado peruano (...)", asimismo, sefialé que la marca “(...) WONG ha sido reconocida como una de las mas queridas y reconocidas por los peruanos, al punto que bien podria ser reconocida como marca notoria, conforme a la legislacion de la materia nacional y andina vigente”, - En lo que a este argumento se refiere, se precisa que nuestra legislacién Gnicamente reconoce como categoria juridica a las marcas notoriamente conocidas, para lo cual se debera tener en cuenta los criterios establecidos en el articulo 228 de la Decisién 486. - No obstante lo anterior, si bien la opositora argumenté que la marca WONG cuenta con renombre y prestigio, siendo una de las mas queridas y reconocidas por el piiblico peruano, sefialando, ademds que podria ser Teconocida como notoria, ésta no ha invocado expresamente que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida, razén por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto. b) Uso del nombre comercial WONG y logotipo - E. Wong S.A. sefialé que viene utllizando el nombre comercial WONG para identificar actividades econémicas referidas a la prestacién de servicios de restaurantes (fast food) desde hace mAs de 20 afios. - La empresa opositora presentd una impresin de la pagina web wonwv.ewong.com, asi como copias de catdlogos. - Previamente, cabe indicar que no se tomara en cuenta la impresi6n de la pagina web www.ewong.com en tanto no cuenta con fecha que determine el uso del nombre comercial WONG con anterioridad al presente procedimiento. - Con relacién a las copias de catalogos con el signo WONG y logotipo, éstas se encuentran referidas unicamente a la publicidad de comidas preparadas, expendidas al peso o por unidad; en ese sentido, dichas pruebas no acreditan el uso del nombre comercial WONG y logotipo para identificar actividades econémicas referidas a la preparacién de servicio de restaurantes, conforme a lo alegado por la opositora, sino a la comercializacién de comidas preparadas - En consecuencia, E. Wong S.A. no ha acreditado el uso del nombre comercial WONG, por lo que corresponde declarar improcedente en este extremo la oposicién formulada. c) Evaluacién del riesgo de confusion - E. Wong S.A. también fundamenta su oposicién en base a su marca registrada WONG y logotipo (Certificado N° 40326), que distingue servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. MSPLOWIA B15 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calls Delo Pros 104, San Bora Lima 4 - Prd To 224 7800 Fix: 2240348 Boma pomasr@sadcopgoh pe / Webs seceindcpgb pePERU | Presidencia Career se TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOP! EXPEDIENTE N° 434121-2010 - Asimismo, si bien la opositora sefiala ademas que es titular de la marca CORPORACION WONG (Certificado N° 62784) que distingue servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, asi como de marcas conformadas por la denominacién WONG y logotipo para distinguir productos y servicios de todas las clases de la Nomenclatura Oficial, se advierte que ello lo hace con caracter meramente informativo, sin que dichos signos pretendan sustentar el fondo de su oposicién, ya que el desarrollo de sus argumentos en el extremo referido al riesgo de confusién se centra en la marca sefialada en el parrafo anterior. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la empresa opositora no ha invocado ni alegado algin tipo de vinculacién entre los productos y servicios que distinguen sus marcas conformadas por la denominacién WONG y logotipo y los servicios que pretende distinguir el signo solicitado. - Tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen servicios de restauracién (alimentacién). Asimismo, los servicios de restauracién (alimentacién) que pretende distinguir él signo solicitado se encuentran vinculados a los servicios de hospedaje temporal que distingue la marca registrada, en la medida que son servicios susceptibles de ser ofrecidos de manera conjunta por las mismas empresas, por lo que seran ofrecidos al mismo ptiblico usuario. - Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CHEZ WONG y logotipo y la marca registrada WONG y logotipo, se advierte que no son semejantes. En efecto, si bien los signos en conflicto comparten el término WONG, tal como se verificado en el Informe de Antecedentes, ésta es una denominacién que se encuentra presente en otra marca registrada a favor de un tercero en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no es determinante para establecer la semejanza entre ambos signos, siendo que, en el presente caso, la inclusion de elementos denominativos y graficos adicionales en los signos en conflicto contribuyen suficientemente a su diferenciacién. - En ese sentido, se advierte que el signo solicitado se encuentra conformado adicionalmente por la denominacién CHEZ y la figura estilizada de un hombre, mientras que la marca registrada se encuentra conformada por una escritura caracteristica en color rojo, lo que determina una impresién visual y gréfica de conjunto distinta entre los signos en conflicto. - Por lo expuesto, si bien los signos en conficto distinguen algunos de los mismos servicios y otros vinculados, dadas las diferencias graficas y fonéticas existentes entre si, se considera que el otorgamiento del registro MSPLOnIA 415 INSTITUTO NAGIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Calle De ta Prose 10, San Boj, Lina dl ~ Pa Ta: 24 7800 Fax: 24 048 E-mail pomastr indo gob pe (Wis en indcoi gb neTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala de Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 solicitado no produciré confusién en el publico usuario, correspondiendo declarar infundada la oposicién formulada por E. Wong S.A. d) Examen de registrabilidad Con Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se determina que cumple con ser distintivo y susceptible de representacion gréfica, conforme lo requiere el articulo 134 de la Decisién 486, y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los articulos 135 y 136 de la Decision 486, por lo que procede acceder a su registro. Cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas VIAJES WONG (Certificado N° 63510), CLUB INFANTIL WONG KIDS y logotipo (Certificado N° 47324), CHIFA WONG SEN (Certificado N° 25571) y CORPORACION WONG (Certificado N° 62784), inscritas para distinguir servicios de la clase 43 de la Nomenolatura Oficial, con las cuales se considera que el signo solicitado no es susceptible de ocasionar riesgo de confusién en el puiblico usuario. fecha 19 de setiembre de 2011, E. Wong S.A. interpuso recurso de apelacién sefialando que: ‘Como sefialé en su escrito de oposicién, es titular de la marca WONG en todas las clases de la Nomenciatura Oficial y, ademas, viene utilizando el nombre comercial WONG para distinguir actividades econdmicas relacionadas con la prestacién de servicios de restaurantes “fast food” desde hace mas de 20 anos. En su oposici6n acredité el uso del nombre comercial WONG con la exhibicién de los siguientes document« copia de una impresién de su pagina web www.ewong.com donde aparece la relacién de productos de comida preparada cuyo servicio ofrece en todos sus locales comerciales y que también pueden ser adquiridos en sus restaurantes “fast food” y, ii) copia de los catdlogos de fechas 31 de octubre, 12, 19 y 26 de diciembre de 2008, donde se verificar la disponibilidad de servicios de comida preparada. Por tanto, discrepa con lo sefialado por la Comision de Signos Distintivos respecto a que las pruebas presentadas sdlo demuestran actividades publicitarias relacionadas a la comida y no acreditan el uso del nombre comercial WONG para distinguir actividades referidas al expendio de comida. Los derechos sobre el signo WONG se encuentran acreditados no sdlo por el registro de su marca en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, sino también por el uso de su nombre comercial. EI signo solicitado incluye integramente su marca. El témino CHEZ del signo solicitado forma parte de varias marcas registradas en la clase 43 M.SPLOWIA 545 [INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROVECCION DB LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calls Dea Pros 104, San Borja Lime 41 ~ Pri Tel 2247800 | Fx: 224 0348, E-mail pomastr@indsopaohpe (Wes wend gh peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 de la Nomenclatura Oficial, por lo que su presencia no otorga distintividad al signo solicitado. En ese sentido, el examen comparativo debe centrarse en los elementos restantes de cada signo, esto es, la denominacin WONG. - De otorgarse el registro del signo solicitado, el piblico usuario podria pensar que constituye una nueva variedad de su marca o nombre comercial 0 que todos los signos provienen de un mismo origen empresarial. A pesar de haber sido debidamente notificado, Nicanor Javier Wong Chong no absolvié el traslado de la apelacién. Il, CUESTION EN DISCUSION La Sala de Propiedad intelectual deberd determinar: a) Si E. Wong S.A. ha acreditado el uso del nombre comercial WONG. b) De ser el caso, si el signo solicitado CHEZ WONG y logotipo resulta confundible con la marca registrada WONG y logotipo. Ill, ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) La opositora, E. Wong S.A. (Pert) es titular de la marca de servicio conformada por la denominacién WONG eserita en letras caracteristicas con un punto sobre la letra W, todo en color rojo, conforme al modelo, que distingue servicios de restauracién (alimentacién); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 40326, vigente hasta el 16 de diciembre de 2015. Wonc M-SPLOIA 615 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTCAL (Calle De a Pros 104, San Bora, Lima Pert Tf 2247800 Fs: 2240348, Email postmaster indcopegoh pe | Ws wa indcpi oh peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad Intefectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 b) Asimismo, E. Wong S. de la Nomenclatura Oficial: es titular de las siguientes marcas en la clase 43 MARCA CERTIFICADO CORPORACION WONG 62784 CLUB IMFANTIL eee 71905 VIAJES WONG 63510 ©) De igual manera, E. Wong S.A. es titular del nombre comercial E. WONG y logotipo, que distingue actividades relacionadas con el abastecimiento y aprovechamiento de alimentos por el sistema supermercado, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado N° 7351, vigente hasta el 28 de febrero de 2014. e.wong W MSPLOnIA 7-18 INSTTTUTO NACIONAL DE DEFENS4 DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Call Dea Pros 104, Son Borja, Line 4 - Prd TA: 224 7800 Fx: 224 0348 smal postmaster indcopigoh pe | Wib nnd eb peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 44121-2010 4d) Con fecha 6 de setiembre de 2011, Karen Patricia Wong Portillo de Arroyo (Perd) solicit6 el registro de la marca de producto conformada por la denominacién PATTY WONG COMIDA CHINA y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir servicio de restauracién (alimentacién), de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial Mediante Resolucién N° 19244-2011/DSD-INDECOP! de fecha 5 de diciembre de 2011, la Direccién de Signos Distintivos otorgé el registro solicitado; emitiéndose el Certificado N° 69351. e) Lim Pahn Tam (Pert) fue titular del registro de la marca de servicio CHIFA WONG SEN, para distinguir restauracién (alimentacién), de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial’, registrada bajo Certificado N° 25571, vigente hasta el 27 de abril de 2011, fecha en la que caducé al no haber sido renovado. 2. Cuestién previa: Extremos apelados Mediante Resolucion N° 2012-2011/CSD-INDECOPI de fecha 19 de agosto de 2011, la Comisién de Signos Distintivos deciaré infundada la oposici6n formulada y otorgé el registro del signo solicitado. Consideré lo siguiente: i) Si bien la opositora ha alegado que su marca WONG goza de reconocimiento por parte del publico peruano, no ha invocado expresamente la calidad de notoria de dicha marca, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto. ® De acuerdo con la Décima Clasificacién de Niza, dicho servicios se encuentran comprendidos en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial MSPLOW/IA 815 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle Dea Pros 104, San Bra, Lina 41 - Por Tlf 224 7800 | Fax: 226 0388 mal: pumas indcopigoh pe | Wes tnd gobMinistr TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala do Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 ii) No se ha acreditado el uso del nombre comercial WONG para distinguir actividades econémicas relacionadas con la prestacién de servicios de restauracion, de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. ii) E. Wong S.A. también fundamenta su oposicién en base a su marca registrada WONG y logotipo (Certificado N° 40326), respecto de la cual se considera que no existe riesgo de confusién. Asimismo, si bien la opositora alega ser titular de las marcas CORPORACION WONG (Cettificado N° 62784) en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y WONG y logotipo en todas las clases de la Nomenclatura Oficial, ello lo hace con cardcter_meramente informativo, sin que dichos signos pretendan sustentar el fondo de su oposicion. Ante dicha resolucién, E, Wong S.A. interpuso recurso de apelacién cuestionado Unicamente los extremos referidos al uso del nombre comercial WONG para distinguir actividades econémicas relacionadas con la prestacién de servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y al riesgo de confusién que existiria entre el signo solicitado y la marca registrada WONG y logotipo y el nombre comercial WONG. En ese sentido, se advierte que los extremos referidos al cardcter notorio de la marca WONG y a la invocacién de las marcas CORPORACION WONG (Cettificado N° 62784) en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial y WONG y logotipo en todas las clases de la Nomenclatura Oficial con cardcter informativo han quedado consentidos y no corresponde a la Sala pronunciarse al respecto, debiendo evaluar sélo los puntos cuestionados. 3. Sobre los nombres comerciales invocados por la solicitante 3.1. Sobre la proteccién del nombre comercial El articulo 136 inciso b) de la Decisién 486 dispone que no podrén registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos 0 se asemejen a un nombre comercial protegido, 0, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiere originar un riesgo de confusion 0 asociacion. 3.2 Marco conceptual del nombre comercial MsPLoWIA 45 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 1A COMPETENCIA YD LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De a Pros 104, Sen Bea Lima 4» Prd Tl 224 7800 Fax: 224 0348 Email potter @indcop gh pe (Mb waindecopgb peTes TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI.INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 A diferencia de la Decisién 344 que no contenia una definicién de! nombre comercial, el articulo 190 de la Decisién 486 define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa, oa un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominacién social, razén social u otra designacién inscrita en un registro de personas 0 sociedades mercantiles. Asimismo, dicha Decisién precisa que una empresa o establecimiento podrd tener mas de un nombre comercial. En el Peri: el registro del nombre comercial es solo deciarativo, es decir, el registro deciara un derecho existente y este derecho esta supeditado al uso del nombre comercial. El articulo 191 de la Decisin 486 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el articulo 193 de la Decisién 486 dispone que el registro tendré cardcter declarativo. 3.3 Diferencia entre el nombre comercial y la marca La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos 0 servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o servicios de otra. La proteccién legal de las marcas esta regida por el principio tegistral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro, el mismo que concede una proteccidn legal de la marca en todo el territorio nacional del pais en que se efectud dicho registro. El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad econdmica, diferenciéndolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha sefialado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ambito de tutela la extensidn territorial en la que tiene una influencia efectiva. A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos fenéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto © actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geografico en el que la MSPLOWIA 10-15 [INSTITUTO NACIONAL DB DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De a Pres 104, San Bera Lima 4 - Prd Tl 224 7800} Fax: 224 0368 E-mail: omar Bindecap gob pe / Web wend gob pePERU J Pr eee a TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 empresa funciona, Sélo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusion o de asociacién equivoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciara en funcién de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demas que operan en el mismo mercado. Asi, podrian constituir nombres comerciales —_validos, por ejemplo, ALFOMBRAS: SINTETICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERIA CUSQUENA®, 3.4 Pruebas de uso La proteccién que se otorga al nombre comercial est supeditada a su uso real y efectivo con relacién al establecimiento mercantil 0 empresa o la actividad econémica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva, Cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial debera demostrar Su USO 0 Conocimiento del mismo en el Pert por parte del publico consumidor pertinente, para actividades econémicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la accién legal Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestiOn que ha sido regulada y continia siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia. Asi, el articulo 195 de la Decision 486 dispone que los Paises Miembros podran exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislacién interna. Por su parte, el articulo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer cuales pruebas son idéneas para demostrar el uso del nombre comercial. En aplicacion de las normas antes mencionadas y en concordancia con la funcién que el nombre comercial debe cumplir por definicidn, la Sala determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificacién efectiva de dicho nombre comercial con las actividades econémicas para las cuales se pretende el registro. fet Doc. OMPVMAO/CCS)97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protecci6n de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemias comerciales. p. 15 y 17. MSPLOIA 11415 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL4 PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Deo Pro 104, San Bora Lina 41 ~ Prd Ti 224 7900 | Fax: 24 01468 Boma postmaster inde gob pe Wik aendeop gob peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 3.5 Aplicacion al caso concreto En el presente caso, E. Wong S.A. se opuso a la solicitud de registro de la marca de servicio CHEZ WONG y logotipo, alegando la existencia de riesgo de confusién entre el signo solicitado y su nombre comercial WONG (utilizando anteriormente), que distingue actividades econémicas relacionadas con la prestacion de servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Asi, E. Wong S.A. ha presentado los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso del referido nombre comercial: - El mérito de su pagina web www.ewong.com donde se aprecia un link denominado “comidas preparadas’, en el cual se ofrecen distintos platos como causa de pollo, carapulcra, arroz chaufa, entre otros (foja 32). Sen mccconty cc recuenen nar + Copia de cuatro catélogos de la empresa E. Wong de fechas octubre a diciembre de 2008, en los cuales se ofrece, entre otros, comidas MSPLOn/tA 1245 {INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 1A COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Pros 104 San Bera, Lia 4 - ard Tf 224 7800} Fx: 224 0348 Email postmaster @indacopigoh ge Weds ccindecigb peve TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propledad Intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 preparadas para llevar; en dichos catélogos se aprecia el uso del signo WONG y logotipo y las frases: “COMIDAS PREPARADAS’, “IDEAL PARA SU CENA NAVIDENA", “CENA NOCHE BUENA” “CENAS PREPARADAS LISTAS PARA LLEVAR” (fojas 39 a 55), tal como se aprecia a continuacion: MSPLOWIA 13:15 {INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (Gal De a Poa 10%, Son Bora Lima 41 - Ped Ti 224 7800 Fax 24 048 E-mail: poumaster@indecop gob pe |Web oxaindecopizob peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad Intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 De la revision y analisis de los documentos presentados, se aprecia que la opositora E. Wong S.A. viene ofreciendo al ptiblico comida preparada para llevar bajo el nombre comercial WONG; cabe mencionar que si bien en los catélogos se promociona la comida lista para llevar, ello no significa que el producto en si mismo (comida) esté identificado con el signo WONG, sino que la opositora ha incursionado en la actividad econémica de preparar comida y venderla al puiblico en general, lo cual es considerado como un servicio de restauracién (alimentacion) incluido en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Asi, debe tenerse en cuenta que el servicio de restauracién (alimentacién) no sélo esté referido a la venta de alimentos y bebidas para ser consumidos en un determinado local, sino también a la venta de dichos alimentos para llevar o ser enviados via delivery. En ese sentido, todo ofrecimiento y/o venta de alimentos y bebidas preparadas califica como servicio de restauracién (alimentacién). Por lo tanto, en el caso concreto, la Sala considera que E. Wong S.A. ha acreditado que desde el afio 2008 viene utilizando el nombre comercial WONG y logotipo para distinguir actividades econémicas relacionadas con la prestacién de servicios de restauracién (alimentacién), de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial Ahora bien, respecto al uso actual de dicho nombre comercial, si bien sdlo se hgn presentado catalogos del afio 2008, cuando la oposicién se formulé en el 10, la Sala considera que a la impresi6n de la pagina web www.ewong.com MSPLONIA 14.15 {INSTETUTO NACIONAL DE DEPENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Dela Press 104, San Bora Lima 4 - Per Tlf 224 7800| Fax: 224 0348 oma pomasterindcopigh pe |Web wuraindcop gobva TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala de Propiedad intelectual RESOLUCION N° 1262-2012/TPL-INDECOPI EXPEDIENTE N° 434121-2010 debe asignarsele la fecha del escrito en que fue incluida, esto es, 29 de noviembre de 2010, toda vez que en virtud del principio de presuncién de veracidad, se presume validamente — y dado que no ha existido prueba en contrario o algin cuestionamiento al respecto por parte del solicitante — que a la fecha del escrito en mencién, la pagina web mencionada se encontraba vigente. En ese sentido, se considera que la impresién de la pagina web www.ewong.com, donde se advierte que la opositora se dedica a la actividad econémica de prestar servicios de restauracién (con la venta de comida preparada) con el signo WONG y logotipo, demuestra el uso actual del nombre comercial WONG y logotipo. Por lo expuesto, E. Wong S.A. ha acreditado el uso anterior y actual del nombre comercial base de la oposicién, por lo que tiene legitimo interés para oponerse a la presente solicitud de registro. En consecuencia, la oposicion resulta procedente. Dado que la Comision de Signos Distintivos no efectué el examen comparativo entre el nombre comercial de la opositora y el signo solicitado, debido a que, a criterio de la Primera Instancia, no se habia acreditado el uso del nombre comercial WONG y logotipo, corresponde devolver el expediente a la Comision de Signos Distintivos a fin de que se pronuncie sobre todos los argumentos de la oposicién formulada por E. Wong S.A. IV. RESOLUCION DE LA SALA REVOCAR Ia Resolucién N° 2012-201 1/CSD-INDECOP! de fecha 19 de agosto de 2011 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento teniendo por acreditado el uso de! nombre comercial WONG en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial. Con Ia intervencién de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gémez, Virginia Maria Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castafion 15-15 [INSTITUTO NACIONAL DE DEFENS4 DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Calle Det Pro 104, Son Bora Lima 4 - Per Tf 224 780 Fax: 2240348 email: psomastr@indecpigoh pe | Webs was inde gob pe