Ley Propiedad Intelectual

Decreto Numero 57-2000
ÍNDICE
Artículo
Título I: Normas Comunes
Capítulo Unico: Disposiciones Generales
Objeto de la Ley 1
Personas que pueden acogerse a esta Ley 2
Trato Nacional 3
Terminología 4
Formalidades de las Solicitudes 5
Trámite 6
Representación 7
Unificación de Solicitudes 8
Plazos 9
Intervención de Terceros 10
Efectos de la Declaración de Nulidad 11
Abandono de la Gestión 12
Recursos 13
Modificación de la Solicitud 14
Desistimiento de la Solicitud 15
Título II: De las Marcas y otros Signos Distintivos
Capítulo I: De las Marcas
Sección Uno: Normas Generales
Signos que pueden constituir Marcas 16
Adquisición del Derecho 17
Derecho de Prioridad 18
Cotitularidad 19
Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas 20
Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros 21
Sección Dos: Procedimiento de Registro de Marcas
Solicitud de Registro 22
Documentos Anexos 23
Fecha de Presentación de la Solicitud 24
Examen de Forma y Fondo 25

Publicación de la Solicitud 26
Oposición al Registro 27
Resolución 28
Reglas para calificar Semejanza 29
Inscripción de Marca y sus Efectos 30
Sección Tres: Vigencia, Renovación y Modificación del Registro
Vigencia del Registro y Renovación 31
Procedimiento de Renovación 32
División del Registro 33
Corrección y Limitación del Registro 34
Sección Cuatro: Derechos, Limitaciones y Obligaciones
Derechos Conferidos por el Registro de la Marca 35
Limitaciones al Derecho sobre la Marca 36
Agotamiento del Derecho 37
Elementos no Protegidos en Marcas Complejas 38
Adopción de una Marca Ajena como Razón Social o Denominación 39
Indicación de Procedencia de Productos 40
Sección Cinco: Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencia de Uso
Enajenación y Cambio de Nombre 41
Solicitud de Inscripción de Enajenación o Cambio de Nombre 42
Enajenación Libre de la Marca 43
Enajenación de Marcas Junto con la Empresa 44
Licencia de Uso de Marca 45
Inscripción de la Licencia 46
Trámite de la Solicitud 47
Capítulo II: Marcas Colectivas
Normas Aplicables 48
Examen de la Solicitud 50
Registro 51
Cambios en el Reglamento de Empleo 52
Licencia de la Marca Colectiva 53
Uso de la Marca Colectiva 54
Capítulo III : Marcas de Certificación

Titularidad de la Marca de Certificación 56
Formalidades para el Registro 57
Vigencia del Registro 58
Uso de la Marca de Certificación 59
Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación 60
Reserva de la Marca de Certificación Extinguida 61
Capítulo IV: Extinción del Registro de la Marca
Causales de Extinción 62
Caducidad 63
Cancelación Voluntaria 64
Cancelación por Generalización de la Marca 65
Cancelación por Falta de Uso de la Marca 66
Nulidad y Anulación del Registro 67
Capítulo V: Expresiones o Señales de Publicidad
Prohibiciones 69
Alcance de la Protección 70
Capítulo VI: Nombres Comerciales
Derecho sobre el Nombre Comercial 71
Nombre Comerciales Inadmisibles 72
Protección del Nombre Comercial 73
Registro del Nombre Comercial 74
Procedimiento de Registro del Nombre Comercial 75
Enajenación del Nombre Comercial 76
Capítulo VII: Emblemas
Protección del Emblema 77
Capítulo VIII: Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
Sección Uno: Indicaciones Geográficas
Utilización de Indicaciones Geográficas 78
Utilización en la Publicidad 79
Indicaciones Relativas al Comerciante 80
Sección Dos: Denominaciones de Origen
Titular de una Denominación de Origen Nacional 81

Prohibiciones 82
Acciones 83
Registro de las Denominaciones de Origen 84
Procedimiento de Registro 86
Resolución o Inscripción 87
Modificación del Registro 89
Derecho de Utilización de una Denominación de Origen 90
Título III: Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
Capítulo I: Invenciones
Sección Uno: Protección de las Invenciones
Materia que no constituye Invención 91
Materia Excluida de Patentabilidad 92
Requisitos de Patentabilidad 93
Novedad 94
Nivel Inventivo 95
Aplicación Industrial 96
Novedad de las Variedades Vegetales 97
Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad 98
Derecho a la Patente 99
Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato 100
Invenciones Efectuadas por un Trabajador no contratado para Inventar 101
Mención del Inventor 102
Sección Dos: Procedimiento de Concesión
Solicitud de Patente 103
Derecho de Prioridad 104
Documentos Anexos 105
Unidad de la Invención 107
Descripción 108
Descripción de Material Biológico 109
Dibujos 110
Reivindicaciones 111
Resumen 112
Examen de Forma 113
Contenido del Edicto 115
Observaciones 116
Examen de Fondo 117
Otros Documentos 118
Resolución sobre la solicitud de Patente 119
Certificado de Patente 120
Sección Tres: Modificaciones de la Solicitud de Patente y Plazo
División de la Solicitud 121
Modificación y Corrección de la Solicitud 122
Conversión de la Solicitud 123
Corrección del Certificado o de la Inscripción 124
Enajenación y Cambio de Nombre de Titular 125
Vigencia de la Patente 126
Sección Cuatro: Alcance y Limitaciones de la Patente
Derechos Conferidos 128
Alcance de Patentes para Biotecnología 129
Limitaciones al Derecho a la Patente 130
Agotamiento del Derecho 131
Sección Cinco: Licencias Contractuales
Licencias Contractuales 132
Régimen 133
Sección Seis: Licencias Obligatorias
Licencia Obligatorias 134
Solicitud de Licencia Obligatoria 135
Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria 136
Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes 137
Revocación y Modificación 138
Sección Siete: Nulidad y Extinción de la Patente
Nulidad de la Patente 139
Extinción de la Patente 140

Renuncia a la Patente 141
Capítulo II: Modelos de Utilidad
Materia Excluida de Protección 143
Modelos de Utilidad Patentables 144
Unidad de Solicitud 145
Vigencia de la Patente 146
Capítulo III: Diseños Industriales
Sección Uno: Protección a los Diseños Industriales
Superposición de Regímenes de Protección 148
Limitaciones a la Protección 149
Derecho al Registro 150
Adquisición de la Protección 151
Requisitos para la Protección 152
Protección sin Formalidades 153
Sección Dos: Procedimiento de Registro
Solicitud de Diseños Múltiples 155
Prórroga del Plazo 160
Inscripción y Certificado de Registro 161
Título IV: Del Registro de la Propiedad Intelectual
Capítulo I: Registro y Publicidad
Del Registro y sus Funcionarios 162
Publicidad 163
Capítulo II: Clasificaciones
Clasificación Marcaría 164
Clasificación de Patentes 165
Clasificación de Diseños Industriales 166
Actualización de Clasificaciones 167

Capítulo III: Tasas y Otros Pagos
Tasas 168
Reducción de Tasas para Inventores 169
Anualidades en Materia de Patentes 170
Honorarios por Servicios 171
Título V: De la Represión de la Competencia Desleal
Capítulo Unico: Actos de Competencia Desleal
Disposiciones Generales 172
Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial 173
Secretos Empresariales 174
Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales 175
Medios Desleales 176
Divulgación para Autorización de Ventas 177
Título VI: Acciones Procesales
Capítulo I: Disposiciones Generales
Principios Generales 178
Legitimación de Licenciatarios 179
Legitimación de Cotitulares 180
Competencia 181
Procedimientos 182
Emplazamiento de Terceros 183
Cálculo de Indemnización 184
Contenido de la Sentencia 185
Capítulo II: Acciones Civiles
Sección Uno: Providencias Cautelares
Procedimiento 186
Medidas 187
Contragarantía 188
Reconocimiento Judicial 189
Sección Dos: Medidas en Frontera
Medida Cautelar en Frontera 190
Competencia y Contenido de la Solicitud 191
Notificación de la Suspensión 192
Duración de la Suspensión 193

Derecho de Inspección e Información 194
Indemnización 195
Sección Tres: Acción Civil por Infracción y de Reivindicación
Acción Civil por Infracción 196
Reivindicación del Derecho 197
Infracción durante la Tramitación 198
Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado 199
Caducidad de la Acción 200
Sección Cuatro: Acción de Nulidad o Anulación
Legitimación 201
Acción, Excepción o Reconvención 202
Caducidad 203
Sección Cinco: Acción contra Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial
Legitimación Activa 204
Caducidad de la Acción 205
Capítulo III: Acciones Penales
Ejercicio de la Acción Penal 206
Providencias Cautelares 207
Procedimiento Específico 208
Título VII: Disposiciones Transitorias y Finales
Capítulo I: Disposiciones Transitorias
Solicitudes en Trámite 209
Normas Especiales sobre Solicitudes de Patente 210
Registros y Patentes Vigentes 211
Expresiones o Señales de Propaganda Vigentes 212
Acciones Iniciadas Anteriormente 213
Ministerio Público 214
Capítulo II: Disposiciones Finales
Normas Supletorias 215
Modificación al Artículo 275 del Código Penal 216
Modernización del Registro 219
Normas Derogadas 220

Vigencia 221
El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando:
Que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de libertad
de industria y comercio, así como el derecho de los inventores, como derechos inherentes a la
persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de sus
creaciones, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República
de Guatemala es parte;
Considerando:
Que la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, texto adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del
28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos
necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos
de utilidad y diseños industriales y los de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y
nombres comerciales. Asimismo, que como parte de esa protección, es necesario emitir
disposiciones sobre la utilización de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen
y los mecanismos de represión a los actos de competencia desleal;
Considerando:
Que la República de Guatemala, como Miembro de la Organización Mundial del
Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad
industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC -
(Anexo 1C del Acuerdo por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio);
Considerando:
Que tanto el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial
(aprobado por Decreto 26-73 del Congreso de la República) como la Ley de Patentes de
Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley 153-85), no
responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio
internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hace imperativo integrar al
régimen jurídico normas que permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y
efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular
así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria;
Por tanto:
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la
Constitución Política de la República,
Decreta
La siguiente:
Ley de Propiedad IndustrialTITULO I

NORMAS COMUNES
Capítulo Unico
Disposiciones Generales
Objeto de la Ley
1. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la
adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de
invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los
secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.
Personas que pueden acogerse a esta Ley
2. Toda persona, individual o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o
actividad, puede adquirir y gozar de los derechos que esta ley otorga.
Trato Nacional
3. Las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a
Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que
tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel
Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos,
con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos
establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.
Terminología
4. A los efectos de esta ley se entenderá por:
denominación de origen: una indicación geográfica usada para designar un producto
originario de un país, región o lugar determinado, cuyas cualidades o características se deben,
exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales, humanos o culturales.
diario oficial: lo constituye el medio de publicación oficial del Estado.
diseño industrial: comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los
primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se
incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una
apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de
tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que
no tenga fines funcionales técnicos.
emblema: un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un
establecimiento mercantil o a una entidad.
expresión o señal de publicidad: toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras,
diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que
se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios
productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.
indicación geográfica: todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa
o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.
invención: toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que
existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades
concretas.
marca: cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible
visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o
jurídica de los de otra.
marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas
autorizadas por el titular a usar la marca.
marca de certificación: una marca que se aplica a productos o servicios cuyas
características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.
modelo de utilidad: toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición
de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto
técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.
nombre comercial: un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a
una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.
patente: el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular
con respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley.
procedimiento: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier
método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto.
producto: con relación a la materia patentable, significa, entre otros, cualquier
substancia, composición, material (inclusive biológico), aparato, máquina u otro tangible o
una parte de ellos.
secreto empresarial: cualquier información no divulgada que una persona individual o
jurídica posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de
servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un
emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen.
signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el sector
pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados
productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el
país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que
haya sido conocido.
Registro: el Registro de la Propiedad Intelectual.
Formalidades de las Solicitudes
5. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos para cada caso por esta ley,
toda solicitud debe dirigirse al Registro y cumplir en lo que resulte pertinente con lo dispuesto
en los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Trámite
6. Todas las solicitudes y demás gestiones administrativas que se presenten de acuerdo
con esta ley, deberán ser tramitadas y resueltas por el Registro.
Representación
7. En la primera gestión que se realice, debe acreditarse la personería de quien
representa al solicitante. Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad
industrial tenga su domicilio o su sede fuera del país, deberá ser representado por un
mandatario domiciliado en Guatemala, quien deberá ser abogado colegiado activo.
El mandatario deberá tener facultades suficientes para representar al mandante en todos
los asuntos y acciones relacionadas con la adquisición, mantenimiento y protección de los
derechos normados por esta ley. Para esos fines, debe ser investido de las facultades
especiales de los mandatarios judiciales, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley
del Organismo Judicial. Si el mandatario no tuviere esas facultades, se le considerará
investido de ellas por ministerio de la ley.
En casos graves y urgentes calificados por el Registro, podrá admitirse la actuación de
un abogado como gestor oficioso del interesado. No obstante, no se podrá rechazar la
actuación de un abogado como gestor oficioso en los siguientes casos:
a) En la presentación y contestación de oposiciones;
b) Cuando el Registro o esta ley señalen un plazo para cumplir con determinado acto, si
el incumplimiento puede afectar derechos del requerido; y
c) En la presentación de solicitudes de registro y renovación de signos distintivos.
En todo caso, el gestor oficioso deberá prestar garantía suficiente determinada por el
Registro, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobare lo hecho en su
nombre. No será necesario prestar garantía si el gestor ha presentado y mantiene vigente, una
fianza extendida por una entidad afianzadora legalmente autorizada y emitida a favor del
Registro, que cubra sus responsabilidades como gestor oficioso por el monto que fije el
reglamento de esta Ley.
Unificación de Solicitudes
8. Podrá pedirse en una sola solicitud la modificación o corrección de dos o más
solicitudes o registros, siempre que la modificación o corrección fuese la misma para todos
ellos.
Podrá asimismo solicitarse mediante un único pedido la inscripción de enajenaciones
relativas a dos o más solicitudes o registros, siempre que el enajenante y el adquiriente fuesen
los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la inscripción de
licencias y de los cambios de nombre o denominación del titular.
A efectos de lo previsto en este artículo, el peticionante deberá identificar cada una de
las solicitudes o registros en que debe hacerse la modificación, corrección o inscripción y, en
todos los casos, deberá presentar, además, una copia de la solicitud respectiva para agregar a
cada expediente. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes
o títulos afectados.
Plazos
9. Salvo aquellos casos en que expresamente se establezca lo contrario, los plazos
establecidos en esta ley son improrrogables.
Intervención de Terceros
10. Cuando se presente una solicitud relativa a la renuncia o cancelación voluntaria de
un derecho registrado, el escrito deberá contener la firma del titular legalizada por notario y, si
estuviese inscrito algún derecho en favor de tercero, la inscripción procederá sólo si consta el
consentimiento de éste por escrito con firma legalizada.
Efectos de la Declaración de Nulidad
11. Los efectos de la declaración de nulidad absoluta de una patente o de un registro, se
retrotraerán a la fecha de la solicitud respectiva, sin perjuicio de las condiciones o
excepciones que se establecieran en la resolución que declara la nulidad.
La declaratoria de anulación de una patente o de un registro surtirá efectos desde la
fecha de emplazamiento del demandado. Al plantear la acción de anulabilidad, el titular
legítimo tendrá derecho a reivindicar el signo distintivo, invención o diseño y a que se le
indemnice los daños y perjuicios que se le hayan causado por el demandado.
Abandono de la Gestión
12. Salvo aquellos casos en los que se establezca un plazo específico, las solicitudes que
se presenten de conformidad con esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno
derecho cuando el interesado no cumpla con lo que le sea requerido por el Registro, dentro de
un plazo de seis meses, contados a partir desde la última notificación que se le hubiere hecho.
El abandono causará la pérdida de la prelación y de oficio el archivo de la solicitud, sin
necesidad de declaración alguna.
Recursos
13. Contra las resoluciones definitivas del Registro podrá interponerse el recurso de
revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo
Contencioso Administrativo.
Modificación de la Solicitud
14. El solicitante podrá, en cualquier momento del procedimiento, modificar su solicitud
para restringir el ámbito de protección solicitado y para corregir errores que contenga la
solicitud inicial o los documentos anexos a la misma. La modificación deberá ser solicitada
por escrito con firma legalizada por notario, a la que se debe acompañar el comprobante de
pago de la tasa correspondiente.
Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y
el derecho de prioridad, cuando corresponda.
Desistimiento de la Solicitud
15. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del procedimiento,
mediante petición escrita con firma legalizada por notario. Una vez aprobado, el desistimiento
de una solicitud surtirá efectos desde su presentación en el Registro y no dará derecho al
reembolso de las tasas que se hubiesen pagado.
El desistimiento de una solicitud termina el procedimiento administrativo, produce la
extinción de los derechos que se originaron desde la fecha de presentación de la misma y
tendrá como consecuencia el archivo del expediente.
La invención objeto de una solicitud desistida pasará al dominio público, siempre y
cuando haya sido publicada de conformidad con esta ley.
TITULO II
DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
Capítulo I
De las Marcas
Sección Uno
Normas Generales
Signos que pueden constituir Marcas
16. Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras,
monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas,
y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.
Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o
de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o
servicios correspondientes y otros que a criterio del registro tengan aptitud distintiva.
Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras,
siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o
servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o
asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o
servicios para los cuales se usen las marcas.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso
será obstáculo para el registro de la marca.
Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no
será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca.
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será
otorgado para ese producto o servicio.
Adquisición del Derecho
17. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se
adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido
por el Registro.
La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la fecha y hora
de presentación de la solicitud de inscripción en el Registro.
Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la propiedad de la
marca y el derecho a su uso exclusivo solo se adquiere con relación a los productos o
servicios para los que haya sido registrada.
El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las
garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo
el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala
sea parte.
Derecho de Prioridad
18. El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad basada en una
solicitud de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado
o convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito,
indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.
Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades
parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes;
en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.
El derecho de prioridad tendrá una vigencia de seis meses contados a partir del día
siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.
El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en
cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la
solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido
dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una
traducción si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este párrafo,
deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de vencimiento
de la prioridad.
Una solicitud de registro de marca para la cual se invoque el derecho de prioridad no
será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de
prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a
la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la marca y para los productos o
servicios contenidos en la primera solicitud.
La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del
convenio o tratado correspondiente.
Cotitularidad
19. Salvo las disposiciones especiales contenidas en esta ley, la cotitularidad de
solicitudes o de registros relativos a marcas se regirá, cuando no hubiese acuerdo en contrario,
por las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad.
Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas
20. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que
esté comprendido en alguno de los casos siguientes:
a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al
cual se aplique;
b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se
aplique o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de
que se trate;
c) Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplique;
d) Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje
corriente, técnico o científico, o en los usos comerciales del país, sea una designación común
o usual del producto o del servicio de que se trate;
e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda
servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio
de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción
artificial de palabras no registrables;
f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
g) Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente
en una forma especial y distintiva;
h) Que sea contrario a la moral o al orden público;
i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o
símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;
j) Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la
cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;
k) Que consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el
artículo 16 párrafo dos de esta ley;
l) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema o
sigla, de cualquier Estado, o los emblemas, denominación o abreviación de denominación de
cualquier organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o
de la organización internacional de que se trate;
m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de
garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad
competente de ese Estado;
n) Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país,
títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales
en general;
ñ) Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan
suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo
que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a su
causante y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
o) Que consista en la denominación de una variedad vegetal, protegida en el país o en
algún país del extranjero, y con relación a los productos que identifica la variedad de que se
trate; y
p) Que sea o haya sido una marca de certificación cuyo registro fue anulado, o que
hubiere dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, a menos que hayan
transcurrido por lo menos diez años desde la anulación, disolución o desaparición, según el
caso.
Sin perjuicio de lo establecido en los literales a), d), e), f) y g) del párrafo anterior,
podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada,
cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el
solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente
aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica
derivado del uso continuado del mismo en el comercio.
Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros
21. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo
cuando ello afecte algún derecho de tercero. En vía puramente enunciativa, se mencionan los
siguientes casos:
a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos
o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear
un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial;
b) Si el signo puede causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o
un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, en una empresa o
establecimiento que negocie normalmente con mercancías o preste servicios iguales o
similares a los que se pretende identificar con la marca, o que pueda debilitar o afectar su
distintividad;
c) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o
parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza
distintiva;
d) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose
del nombre, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta
de la que solicita el registro, salvo que se acreditare la autorización de esa persona o, si
hubiese fallecido, el de quienes hayan sido declarados legalmente sus herederos;
e) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local,
regional o nacional, salvo que se acreditare la autorización expresa de la autoridad competente
de esa colectividad;
f) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de
certificación protegida;
g) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un
tercero; y
h) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de
competencia desleal.
Sección Dos
Procedimiento de Registro de Marcas
Solicitud de Registro
22. La solicitud de registro de una marca contendrá:
a) Datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representación;
b) Lugar de constitución, cuando el solicitante fuese una persona jurídica;
c) La marca cuyo registro se solicita y una reproducción de la misma, cuando se trate de
marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con o sin color;
d) Una traducción simple de la marca, cuando estuviese constituida por algún elemento
denominativo y éste tuviese significado en un idioma distinto del español;
e) Una enumeración de los productos o servicios que distinguirá la marca, con
indicación del número de la clase; y
f) Las reservas o renuncias especiales, relativas a tipos de letras, colores y sus
combinaciones.
Si el solicitante invoca prioridad deberá indicar:
a) El nombre del país o de la oficina regional en la cual se presentó la solicitud
prioritaria;
b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria;
c) El número de la solicitud prioritaria, si se le hubiese asignado.
En una solicitud sólo podrá incluirse productos o servicios comprendidos en una clase.
Si se desea registrar la misma marca en más de una clase, deberá presentarse una solicitud por
cada una.
Documentos Anexos
23. Con la solicitud deberá presentarse:
a) Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en las literales l) y
m) del párrafo uno del artículo 20, y en las literales d) y e) del artículo 21, ambos de esta ley,
cuando fuese pertinente;
b) El comprobante de pago de la tasa establecida; y
c) Cuatro reproducciones de la marca en caso ésta sea de las mencionadas en la literal c)
del párrafo uno del artículo 22 de esta ley.
Fecha de Presentación de la Solicitud
24. Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación,
asignará un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los
documentos presentados.
Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el
Registro, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido al menos los
siguientes requisitos:
a) Que contenga información que permita identificar al solicitante o su representante e
indique dirección para recibir notificaciones en el país;
b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas denominativas
con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o
sin color, se acompaña una reproducción de la marca;
c) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usará
la marca; y
d) Que acompañe el comprobante de pago de la tasa establecida.
Examen de Forma y Fondo
25. El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos en los artículos 5, 22 y 23 de esta Ley y, luego, si la marca solicitada se
encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los artículos 20 y 21 de
la misma.
Si con motivo del examen al que se refiere el párrafo anterior, el Registro estableciera
que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en los artículos 5, 22 y 23
de esta Ley, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro
del plazo de un mes el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciere se tendrá
por abandonada la solicitud.
Si al efectuar el examen el Registro encontrare que la marca solicitada está comprendida
en alguno de los casos de inadmisibilidad establecidos en esta Ley, notificará al solicitante las
objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para
pronunciarse al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que el solicitante hubiere contestado, o
si habiéndolo hecho el Registro estimase que subsisten las objeciones planteadas, dictará
resolución fundamentada rechazando la solicitud.
Publicación de la Solicitud
26. Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse
encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro emitirá el edicto
correspondiente el que deberá publicarse en el diario oficial por tres veces dentro de un plazo
de quince días, a costa del interesado.
El edicto deberá contener:
a) El nombre y domicilio del solicitante;
b) El nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese;
c) La fecha de presentación de la solicitud;
d) El número de la solicitud o expediente;
e) La marca tal como se hubiere solicitado;
f) La clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca; y
g) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para
el efecto.
Dentro del mes siguiente a la fecha de la última publicación del edicto, el solicitante
deberá presentar al Registro la parte pertinente de los ejemplares del diario oficial en donde el
mismo apareció publicado. El incumplimiento de esta disposición tendrá como efecto que la
solicitud se tenga por abandonada de pleno derecho.
Oposición al Registro
27. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de
registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la
primera publicación del edicto. El opositor deberá indicar los fundamentos de hecho y de
derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su
pretensión y, además, cumplir con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.
De la oposición se dará audiencia al solicitante de la marca por el plazo de dos meses.
La contestación a la oposición deberá satisfacer los mismos requisitos mencionados en el
párrafo que antecede.
Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, se
decretará la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para
ambas partes.
El Registro a solicitud y a costa del interesado deberá compulsar las certificaciones y
emitir los informes que sean ofrecidos como prueba de la oposición o de la contestación de la
misma para agregarlos al expediente.
Resolución
28. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del
periodo de prueba, según fuere el caso, el Registro la resolverá junto con la solicitud, en
forma razonada, valorando las pruebas aportadas. Si se hubiere presentado más de una
oposición, el Registro las resolverá todas juntas en forma razonada.
Si la resolución estuviere firme y fuere favorable a la solicitud, el registro ordenará que
previo pago de la tasa respectiva, se inscriba la marca y se emita el certificado de registro.
Si dentro del mes siguiente a la fecha en la que se hubiese notificado al solicitante la
resolución mencionada en el párrafo anterior, éste no acredita el pago de la tasa de
inscripción, quedará sin efecto la resolución y de pleno derecho operará el abandono de la
solicitud.
Reglas para calificar Semejanza
29. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de
oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se
indican a continuación:
a) Deberá en todo caso darse preferencia al signo ya protegido sobre el que no lo está;
b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética
y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en
la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;
c) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen
comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
e) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden
los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta
canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
f) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean
semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma
naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
g) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es
suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las
características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; y
h) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente
diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del
prestigio o fama de la misma.
Inscripción de Marca y sus Efectos
30. La inscripción de una marca podrá realizarse manualmente o mediante cualquier
medio mecánico, electrónico o informático adecuado y deberá contener:
a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitución, si fuere persona
jurídica;
b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;
c) La marca registrada si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas
denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas
otridimensionales con o sin color, se adherirá una reproducción de la misma;
d) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicación del
número de la clase;
e) Las reservas o renuncias especiales relativas a tipos de letras, colores y sus
combinaciones;
f) Las fechas en que se publicó el edicto en el diario oficial;
g) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del país o de la oficina regional en la
cual se presentó la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y número, si se le hubiese
asignado; y
h) El número de registro, fecha y la firma del Registrador.
El Registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, el que podrá ser
una fotocopia certificada de la inscripción y que, en todo caso, deberá contener los datos que
aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe
agregarse al expediente respectivo.
El registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la
exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.
Sección Tres
Vigencia, Renovación y Modificación del Registro
Vigencia del Registro y Renovación
31. El registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de la fecha
de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez
años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.
Procedimiento de Renovación
32. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al Registro, dentro del
año anterior a la expiración de cada período. También podrá presentarse dentro de un plazo de
gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse
además de la tasa de renovación correspondiente el recargo que se establezca. Durante el
plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.
La solicitud de renovación deberá contener:
a) Nombre del titular y nombre de su representante en el país, en su caso; y
b) Número del registro e identificación de la marca que el mismo ampara.
Con la solicitud de renovación deberá presentarse el documento con que se acredita la
representación, el comprobante de pago de la tasa respectiva y de los recargos, si fuere el
caso.
Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos anteriores, el Registro asentará la
renovación sin más trámite, mediante razón efectuada en la inscripción de la misma. La
renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación y producirá efectos desde la
fecha del último vencimiento, aún cuando la renovación se hubiese solicitado dentro del plazo
de gracia. Al titular se entregará un certificado que acredite la renovación.
División del Registro
33. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el mismo, a
fin de separar en dos o más registros los productos o servicios amparados por el registro
inicial, aunque correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionario conservará la fecha
del registro inicial, así como la vigencia del registro objeto de división.
La solicitud de división será resuelta favorablemente por el Registro si la formula el
titular o su representante, con firma legalizada por notario, detallando específicamente los
productos o servicios amparados por cada registro fraccionario y acompañando los
comprobantes de pago de las tasas respectivas.
En virtud de la división, el Registro procederá a cancelar la inscripción originaria y a
efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionarios resulten de ella, en los que
se transcribirán los derechos de terceros que aparezcan en la inscripción original. Cada uno de
los registros fraccionarios deberá identificarse con un número distinto, pero en la inscripción
deberá hacerse referencia al registro original. El Registro extenderá al titular de la marca, un
certificado por cada uno de los registros fraccionarios.
Corrección y Limitación del Registro
34. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se modifique su
inscripción para corregir algún error. No se admitirá la corrección si la misma implica una
ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio en
la marca, salvo que estos fueren necesarios para rectificar un error imputable al Registro, en
cuyo caso no procederá el pago de tasa alguna.
El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la
lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la solicitud contener su firma
legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito con relación a la marca algún derecho en
favor de tercero, la reducción o limitación sólo se inscribirá si consta el consentimiento de
éste por escrito y con firma legalizada por notario.
La corrección o restricción se hará constar en la respectiva inscripción, mediante razón
firmada y sellada por el Registrador, de la que se entregará certificación al solicitante.
Sección Cuatro
Derechos, Limitaciones Y Obligaciones
Derechos Conferidos por el Registro de la Marca
35. Salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el
registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma y los
derechos de:
a) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para
productos o servicios diferentes, aún si están comprendidos en otra clase de clasificación
marcaría, cuando pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca o
implicaren un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca o pueda provocar el
debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se
hubiese hecho conocido el signo;
b) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo
distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar
productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca, o para
productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión y también sobre productos
que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca, o sobre
envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamientos de tales productos, cuando
esto pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero o
implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza
distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el
signo;
c) Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importación o internación
de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;
d) El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo,
uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;
e) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente
a los responsables;
f) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta Ley, en los casos
mencionados en los literales b) y c) de este párrafo y, también, contra quienes:
i) Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se
hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;
ii) Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros
materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;
iii) Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que
lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y
iv) Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.
g) Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se protejan y
respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también para evitar una posible
infracción y los daños económicos o comerciales derivados de una infracción, o del
debilitamiento de la fuerza distintiva o del valor comercial de sus marcas, o de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y
h) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelación o traspaso del registro
de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la reproducción o imitación
de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es susceptible de causar confusión o un riesgo
de asociación o debilite o afecte su fuerza distintiva.
Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre otros,
constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los
cometan incurren en responsabilidad:
1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios
comprendidos en los casos previstos en las literales b) y f) de este artículo;
2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y
3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre
que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad
que fuesen aplicables.
Limitaciones al Derecho sobre la Marca
36. El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con
relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:
a) Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios,
entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y
c) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o
compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o
accesorios.
La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de
buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los
productos o servicios.
Agotamiento del Derecho
37. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre
circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el
comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento
del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los
envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido
ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero
pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Elementos no protegidos en Marcas Complejas
38. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de
elementos nominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos
en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.
Adopción de una Marca Ajena como Razón Social o Denominación
39. No podrá inscribirse en un registro público, una empresa o una persona jurídica,
cuyo nombre, razón social o denominación incluya un signo distintivo protegido a nombre de
un tercero, si con ello se pudiera causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento
escrito.
Indicación de Procedencia de Productos
40. Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente en
idioma español el lugar de producción o de fabricación del producto, el nombre del productor
o fabricante, y el vínculo o relación entre dicho productor o fabricante y el titular de la marca
que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma persona, sin perjuicio de las normas
sobre etiquetado e información al consumidor que fuesen aplicables.
Sección Cinco
Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencia de Uso
Enajenación y Cambio de Nombre
41. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado
por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. El contrato de enajenación debe constar
por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario, pero
si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado y, si el
mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con traducción
jurada.
Si el titular de la marca cambia de nombre, razón social o denominación por cualquier
causa, dicho cambio deberá ser anotado en la inscripción de la marca para cuyo efecto deberá
acreditarse ante el Registro con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo
dispuesto en el párrafo anterior en lo pertinente.
Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros,
deberá inscribirse en el Registro.
Solicitud de Inscripción de Enajenación o Cambio de Nombre
42. La solicitud de inscripción de una enajenación o cambio de nombre contendrá:
a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el
nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;
b) La marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus
registros o del número de expediente en que se tramitan; y
c) Título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.
La solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus
representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes y con la misma deberá
acompañarse la documentación que acredite la enajenación o el cambio de nombre y el
comprobante de pago de la tasa respectiva.
Enajenación Libre de la Marca
43. La enajenación de una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de
la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a todos, alguno o uno de los
productos o servicios para los cuales está inscrita la marca, pero en caso que la enajenación no
incluya la totalidad de los productos, deberá previa o simultáneamente solicitarse la división
del registro. Será anulable la enajenación y su correspondiente inscripción, si el cambio en la
titularidad del derecho fuese susceptible de causar un riesgo de confusión.
Enajenación de Marcas Junto con la Empresa
44. La enajenación de una empresa comprende el derecho sobre toda marca que se
relaciona con ella y que conforma su nombre comercial, salvo estipulación en contrario.
Licencia de Uso de Marca
45. El titular del derecho sobre una marca registrada puede conceder licencia a un
tercero para usar la marca. El contrato de licencia debe constar por escrito, pero si es otorgado
en idioma distinto al español, el documento deberá ser debidamente legalizado y contar con
traducción jurada.
Salvo estipulación en contrario que conste en el contrato de licencia, serán aplicables las
siguientes normas:
a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia de su registro,
incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o
servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
b) La licencia no será cedible por el licenciatario, quien tampoco podrá otorgar sub
licencias y no será exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias;
c) Si la licencia estuviere inscrita, el licenciatario exclusivo podrá ejercer en nombre
propio las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular de la misma; y
d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el titular no podrá conceder
otras licencias en el país respecto de la misma marca, para los mismos productos o servicios,
ni podrá usar por sí mismo la marca en el país respecto de esos productos o servicios.
Inscripción de la Licencia
46. La licencia surtirá efectos frente a terceros sólo si estuviere inscrita en el Registro.
La solicitud de inscripción de la licencia de uso podrá ser presentada por el propietario de la
marca o por el licenciatario y deberá contener:
a) El nombre, razón social o denominación del propietario y del licenciatario y su
domicilio;
b) La marca o marcas objeto de la licencia e indicación de sus registros;
c) El plazo de la licencia, si lo tuviere;
d) Indicación de si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o restricciones
convenidas sobre el uso de la marca; y
e) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.
A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del
mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo
anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el
resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar
debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.
El contrato de licencia deberá contener disposiciones que aseguren el control, por parte
del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la misma.
A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro de la
marca y al licenciatario por el plazo común de quince días, el juez competente podrá cancelar
la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario cuando,
por defecto de un adecuado control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o
pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público consumidor.
En lo que se refiere a la materia regulada por esta Ley, los contratos de franquicia se
regirán también por las disposiciones de este capítulo.
Trámite de la Solicitud
47. Si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso está
completa y cumple con los requisitos legales, el Registro dictará resolución ordenando que se
haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas
y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado, por una vez, en el diario
oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite
la inscripción correspondiente.
Capítulo II
Marcas Colectivas
Normas Aplicables
48. Salvo disposiciones especiales contenidas en este Capítulo, son aplicables a las
marcas colectivas las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo
relativo a procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.
49. Además de los requisitos establecidos en los artículos 22 y 23 de esta ley, la
solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva
e incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la misma.
El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características comunes
o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la
marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear y las personas que
tendrán derecho a utilizarla. También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y
controlar que la marca se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de
incumplimiento del mismo.
Examen de la Solicitud
50. El examen de fondo de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la
verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 49 párrafo dos de esta ley.
Registro
51. Las marcas colectivas serán inscritas en el mismo registro de marcas. Se deberá
conservar en un archivo especial, dentro del Registro, una copia del reglamento de empleo de
la marca.
Cambios en el Reglamento de Empleo
52. El titular de una marca colectiva comunicará al Registro todo cambio introducido en
el reglamento de empleo de la marca colectiva. Dichos cambios serán inscritos en el Registro
previo pago de la tasa establecida y surtirá efectos a partir de la fecha de presentación.
Licencia de la Marca Colectiva
53. Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas
distintas de aquellas autorizadas a usar la marca de acuerdo con el reglamento de empleo de la
misma.
Uso de la Marca Colectiva
54. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea
usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el
reglamento de empleo de la marca.
Capítulo III
Marcas de Certificación
Normas Aplicables
55. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las marcas de certificación
las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo relativo a
procedimientos, vigencia, renovación, extinción y modificación del registro.
Titularidad de la Marca de Certificación
56. Podrá ser titular de una marca de certificación una entidad o institución de derecho
privado o público, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de
certificación de calidad.
Formalidades para el Registro
57. La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un
reglamento de uso de la marca, que fijará las características garantizadas por la presencia de la
marca y la manera en la que se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el
uso de la marca. El reglamento deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad
administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se
inscribirá junto con la marca.
Vigencia del Registro
58. Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese una institución de
derecho público, el registro tendrá vigencia indefinida, extinguiéndose con la disolución o
desaparición de su titular. Si el titular de una marca de certificación es una persona de derecho
privado, el registro tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de
inscripción y podrá ser renovado en la misma forma que las marcas. El registro de una marca
de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.
Uso de la Marca de Certificación
59. El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona
cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el
reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá ser usada para productos o
servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.
Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación
60. Una marca de certificación por su naturaleza no podrá ser objeto de ningún
gravamen, embargo u otra providencia cautelar o de ejecución judicial.
La marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En
caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser
transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad administrativa que
aprobó el reglamento.
Reserva de la Marca de Certificación Extinguida
61. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 párrafo uno literal p), una marca
de certificación cuyo registro caducare, fuese anulado, cancelado o dejare de usarse por
disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo
durante un plazo de diez años contados a partir de la anulación, caducidad, disolución o
desaparición, según el caso.
Capítulo IV
Extinción del Registro de la Marca
Causales de Extinción
62. El registro de una marca se extingue:
a) Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
b) Por cancelación a solicitud del titular;
c) Por cancelación debida a la generización de la marca;
d) Por falta de uso de la marca; y
e) Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.
Caducidad
63. La caducidad por vencimiento del plazo de un registro opera de pleno derecho y
puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte. La presentación en tiempo de la solicitud
de renovación de un registro no dará lugar a la caducidad del mismo, a menos que la solicitud
no se ajuste a lo que para tal efecto requiere esta ley.
Cancelación Voluntaria
64. El titular de una marca podrá en cualquier tiempo pedir la cancelación de ese
registro o la restricción en cuanto a los productos o servicios que ampara. La solicitud de
cancelación deberá contener firma legalizada por notario y acompañar el comprobante de
pago de la tasa correspondiente.
Cancelación por Generalización de la Marca
65. A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente podrá
ordenar la cancelación del registro de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese
provocado o tolerado que ella se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando en los medios
comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación
del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán
concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:
a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro
nombre adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o al servicio al cual
se aplica la marca;
b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como
nombre común o genérico del producto o del servicio respectivo; y
c) El desconocimiento de la marca por el público como signo distintivo de un origen
empresarial determinado.
Cancelación por Falta de Uso de la Marca
66. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia al titular del registro
de la marca, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca cuando ésta
no se hubiese usado durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva la
acción de cancelación. La solicitud de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco
años contados desde la fecha del registro de la marca. La cancelación de un registro por falta
de uso también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición
de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una
acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por
la autoridad judicial competente.
Cuando el uso de una marca se inicie después de transcurridos cinco años desde la fecha
de concesión del registro respectivo, tal uso impedirá la cancelación del registro sólo si el
mismo se hubiese iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se hubiese
solicitado la cancelación.
Cuando la falta de uso sólo afectare a uno o algunos de los productos o servicios para
los cuales hubiese sido registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá en una
reducción o limitación de la lista de productos o servicios respectivos eliminando aquellos
respecto de los cuales la marca no se ha usado.
Se entenderá que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la dimensión del
mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización. También constituye uso de la marca su empleo en
relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o en
relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin
embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada
sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la
marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el
mismo le confiere. El uso de una marca por parte de un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para los
efectos relativos al uso de la marca.
No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de uso se
debiera a motivos justificados. Se reconocerán como tales las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al
uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.
La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de
la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se
ha usado efectivamente.
Nulidad y Anulación del Registro
67. La acción para que se declare la nulidad o anulabilidad de un registro, puede
plantearse si el mismo se obtuvo en contravención de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de
esta Ley, respectivamente.
Si el registro se obtuvo en contravención a lo dispuesto en el artículo 20, o si el registro
ha sido obtenido de mala fe, este adolecerá de nulidad absoluta y en consecuencia será
revocable en cualquier tiempo. En este caso la acción de nulidad se planteará ante un juez de
primera instancia del ramo civil, por la Procuraduría General de la Nación cuando afecte
intereses del Estado o por cualquier persona que se considere afectada.
Si la demanda se fundamenta por violación a lo dispuesto en el artículo 21, el registro
será anulable. La acción respectiva sólo puede ser planteada por el perjudicado o por el
afectado en el asunto. El que se haya presentado oposición contra el registro, no es obstáculo
para el ejercicio de esa acción, salvo que el caso hubiere sido resuelto por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado
de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad
únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro
de la marca.
Para los efectos de este artículo, se presume mala fe en los siguientes casos:
a) Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el
solicitante;
b) Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o
distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro
país hubiere registrado, o solicitado con anterioridad el registro del signo de que se trate, u
otro semejante y confundible, salvo autorización del titular legítimo;
c) Si el signo afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme
lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley; y
d) Si el solicitante, por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la
marca ajena.
La nulidad o anulabilidad de un registro de marca colectiva o de certificación deberá
declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara: y, además constituirán
causales para promover su nulidad el que el reglamento de empleo de las marcas que se trate
sea contrario a lo dispuesto en esta ley, a la moral o al orden público; el que la marca hubiere
sido registrada sin cumplir los requisitos relativos al reglamento de empleo o cuando su uso
contravenga disposiciones legales o reglamentarias aplicables o de forma tal que se
desnaturalice su función.
Capítulo V
Expresiones o Señales de Publicidad
Normas Aplicables
68. Salvo disposición especial de este Título, son aplicables a las expresiones o señales
de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley y, particularmente, lo
relativo a procedimientos, vigencia, modificación, renovación y extinción del registro.
Prohibiciones
69. No podrá registrarse una expresión o señal de publicidad si el conjunto de la misma
o alguno de sus elementos se encuentran en los siguientes casos:
a) Están comprendidos en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de
esta ley;
b) Es igual o similar a otra que ya estuviese registrada o solicitada para registro por un
tercero;
c) Incluye un signo distintivo ajeno, o uno similar a éste, sin la debida autorización;
d) Es susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresa o
establecimiento de un tercero; y
e) Están comprendidos en alguna de las prohibiciones detalladas en las literales c), d),
e), f), g) y h) del artículo 21 de esta ley.
Alcance de la Protección
70. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad
comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto, y no se extiende a sus partes o
elementos considerados por separado.
Capítulo VI
Nombres Comerciales
Derecho Sobre el Nombre Comercial
71. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
público en el comercio y únicamente con relación al giro o actividad mercantil de la empresa
o establecimiento que identifica.
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del
establecimiento o suspensión de actividades de la empresa por más de seis meses.
No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el Registro, para ejercer los
derechos que esta Ley otorga al titular.
Nombre Comerciales Inadmisibles
72. Será inadmisible para su registro un nombre comercial que:
a) No pueda diferenciarse suficientemente de otro nombre comercial usado
anteriormente por otro empresario dedicado al mismo giro o actividad mercantil;
b) Consista, total o parcialmente, en una designación u otro signo ajeno o que sea
contrario a la moral o al orden público;
c) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre
la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto relativo a
la empresa o al establecimiento identificado con el mismo; y
d) Sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre
la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la
empresa produce o comercializa.
Protección del Nombre Comercial
73. El titular de un nombre comercial gozará de los derechos que al titular de una marca
registrada otorga el artículo 35 de esta ley y, particularmente, podrá actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre
comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar
confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
La protección del nombre comercial incluye, asimismo, el derecho de su titular a
oponerse al registro de una marca o una expresión o señal de publicidad comercial u otro
signo distintivo, que afecte su derecho.
Registro del Nombre Comercial
74. El titular de un nombre comercial podrá solicitar su inscripción en el Registro y la
misma se efectuará sin perjuicio de mejor derecho de tercero. El registro tendrá carácter
declarativo y vigencia indefinida, pero se extinguirá en los casos establecidos en el artículo 71
de esta ley. El registro también podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.
La inscripción será cancelada por el Registro, al comprobarse alguna de las situaciones
mencionadas en el artículo 71 de esta ley. La solicitud de cancelación sólo podrá ser
promovida por tercero interesado en cualquier tiempo, de conformidad con el procedimiento
que establece esta ley para el caso de oposición al registro de una marca.
La inscripción de un nombre comercial podrá ser anulada en los mismos casos previstos
para la anulación del registro de una marca.
Procedimiento de Registro del Nombre Comercial
75. El registro de un nombre comercial, su modificación y su cancelación se efectuarán
siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, en lo pertinente. En
todo caso, el Registro examinará si el nombre comercial se ajusta a lo dispuesto en este
capítulo.
La solicitud de registro de un nombre comercial deberá ajustarse, en lo pertinente, a lo
que dispone el artículo 22 y a la misma deberá acompañarse la documentación detallada en el
artículo 23, ambos de esta ley. No será aplicable al registro del nombre comercial la
clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas.
Enajenación del Nombre Comercial
76. El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el
establecimiento que emplea el nombre comercial, o con aquella parte de la empresa o del
establecimiento que lo emplea. En los casos de enajenación de un nombre comercial
registrado o en trámite de registro, así como en lo relacionado con el cambio de nombre de
titular y licencias de uso, serán aplicables los procedimientos y disposiciones relativas a las
marcas, en lo pertinente.
Capítulo VII
Emblemas
Protección del Emblema
77. La protección y el registro de los emblemas se regirá por las disposiciones relativas
al nombre comercial contenidas en esta Ley.
Capítulo VIII
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
Sección Uno
Indicaciones Geográficas
Utilización de Indicaciones Geográficas
78. Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio con relación a un
producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen
geográfico o cualidades del producto o servicio o cuando su uso pudiera inducir al publico a
confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o
servicio.
Utilización en la Publicidad
79. No podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la
venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica susceptible de
causar error o confusión sobre la procedencia geográfica o cualidades de los productos o
servicios.
Indicaciones Relativas al Comerciante
80. Todo comerciante puede indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que
venda, aún cuando éstos provinieren de un país diferente, siempre que el nombre y domicilio
del fabricante se presente en caracteres suficientemente destacados, para evitar cualquier error
sobre el verdadero origen de los mismos.
Sección Dos
Denominaciones de Origen
Titular de una Denominación de Origen Nacional
81. El Estado de Guatemala será el titular de las denominaciones de origen nacionales y,
en consecuencia, a través del Registro velará porque las mismas sean usadas únicamente por
las personas o entidades a que se refiere el párrafo dos de este artículo. Por su naturaleza, las
denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo ni de licencia. Las
denominaciones de origen extranjeras, se regirán por lo dispuesto en los tratados celebrados
por Guatemala.
Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad en el
lugar designado por una denominación de origen y que cuenten con la correspondiente
autorización emitida por el Registro, podrán usar comercialmente la misma en sus productos.
El Estado y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar una
denominación de origen, tendrán derecho a oponerse al registro como marca de esa
denominación y de impedir el uso de la misma con relación a productos del mismo género
que no sean originarios del lugar.
Prohibiciones
82. No podrá registrarse como denominación de origen un signo:
a) Que no corresponda a la definición de denominación de origen contenida en el
artículo 4 de esta ley;
b) Que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera
inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los
respectivos productos; o
c) Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose
común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los
conocedores de ese tipo de producto o servicio como por el público en general.
Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del
producto o servicio respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la
protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.
Acciones
83. El uso ilegal de una denominación de origen dará lugar a las acciones previstas en la
ley, incluso en aquellos casos en que a la misma se anteponga o agregue indicaciones tales
como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras semejantes que induzcan a confusión al
consumidor o impliquen un acto de competencia desleal.
Registro de las Denominaciones de Origen
84. Podrán solicitar el registro de una denominación de origen nacional, una o varias
personas individuales o jurídicas, que sean productores, fabricantes o artesanos que tengan su
establecimiento en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de
origen. Una denominación de origen podrá también ser solicitada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación o el Ministerio de Cultura y Deportes, en cuyo caso la
solicitud no estará sujeta a pago de tasa alguna.
85. La solicitud de registro de una denominación de origen deberá contener:
a) Datos generales del solicitante o de su representante legal;
b) Si el solicitante es persona jurídica, indicación de las actividades a que se dedica y el
lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
c) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
d) La zona geográfica de producción, que comprenda a la denominación de origen;
e) Una descripción detallada del producto o productos terminados que abarcará la
denominación de origen, incluyendo sus características o cualidades esenciales, componentes,
forma de extracción y procesos de producción o elaboración;
f) El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio; y
g) Toda información que se considere necesaria o pertinente.
Con la solicitud deberá acreditarse que la actividad productiva o artesanal de que se
trate, se ha ejercido en la región o localidad que da lugar a la solicitud, como mínimo durante
los dos años anteriores. La solicitud de registro devengará la tasa establecida, salvo cuando el
registro fuese solicitado por una entidad pública.
Procedimiento de Registro
86. La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto
de verificar si se ajusta a lo previsto en esta ley. Será aplicable, en lo que corresponda, el
procedimiento establecido para el registro de marcas, con la sola excepción que en este caso
no se extenderá título alguno.
Si el Registro estima que la documentación presentada no satisface los requisitos legales
o que los mismos resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualesquiera de los
elementos de la solicitud, requerirá al solicitante las aclaraciones o adiciones necesarias,
fijándole para tal efecto un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con el
requerimiento dentro del plazo fijado, la solicitud se considerará abandonada.
Cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales, el Registro mandará publicar un
extracto de la misma en el diario oficial por una sola vez. A partir de la fecha de la
publicación corre el plazo para formular oposición u observaciones. Serán aplicables en tal
caso las disposiciones relativas a las solicitudes de marcas, contenidas en los artículos 26, 27
y 28 de esta ley.
Resolución o Inscripción
87. La resolución por la cual se ordene el registro de una denominación de origen y la
inscripción respectiva, deberán indicar:
a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o
artesanos tendrán el derecho a usar la denominación;
b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y
c) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la
denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna
otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.
La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá ser publicada por una sola vez
en el diario oficial y la denominación de origen quedará protegida a partir del día siguiente de
esa publicación.
Dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se
refiere el párrafo anterior, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la
normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se
trate. El Registro y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Cultura y
Deportes, deberán formar parte del órgano de administración de cada denominación de
origen. No podrá otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen,
hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el diario oficial
por una sola vez.
88. La inscripción de una denominación de origen tendrá vigencia indefinida y estará
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.
Modificación del Registro
89. La inscripción respectiva podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando
cambiare alguna de la información contenida en el párrafo uno del artículo 87 de esta ley. La
solicitud de modificación devengará la tasa fijada, cuando proceda, y se sujetará a lo
establecido en este capítulo y en lo que corresponda a las disposiciones previstas en esta ley
respecto a las marcas.
Derecho de Utilización de una Denominación de Origen
90. Para poder usar una denominación de origen deberá obtenerse la correspondiente
autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se
hubiere aprobado. Esta autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de
los informes o dictámenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los
requisitos exigidos por esta ley, los que determine su reglamento, los establecidos en la
normativa de uso de la denominación de origen de que se trate y, en especial, los siguientes:
a) Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad
artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;
b) Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la
denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y
c) Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que
se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo
durante los dos años anteriores a su solicitud.
Quien o quienes estuvieren autorizados de conformidad con lo dispuesto en esta ley para
hacer uso de una denominación de origen registrada, deberá emplearla junto con la expresión
"DENOMINACION DE ORIGEN". La denominación de origen es independiente de la marca
que identifique al producto de que se trate.
La autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de
diez años, contado a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos
iguales. El usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y como
aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no
amenace desprestigiar la denominación de que se trate, de lo contrario el Registro, previa
audiencia al interesado y a la entidad que administre la denominación de origen de
conformidad con la respectiva normativa que deberá desarrollarse según lo establecido en esta
ley, resolverá sobre si procede o no la cancelación de la autorización.
TITULO III
INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES
Capítulo I
Invenciones
Sección Uno
Protección de las Invenciones
Materia que no constituye Invención
91. No constituirán invenciones, entre otros:
a) Los simples descubrimientos;
b) Las materias o las energías en la forma en que se encuentran en la naturaleza;
c) Los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan
intervención humana, salvo los procedimientos microbiológicos;
d) Las teorías científicas y los métodos matemáticos;
e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;
f) Los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y
los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de juego; y
g) Los programas de ordenador aisladamente considerados.
Materia Excluida de Patentabilidad
92. No son patentables:
a) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de
personas o animales;
b) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral,
entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral
solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal
o administrativa; y
c) Una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la
salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente.
Requisitos de Patentabilidad
93. Una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea
susceptible de aplicación industrial. Para el caso específico de una variedad vegetal, serán
condiciones de patentabilidad de la misma el ser nueva, distinta, homogénea y estable.
Novedad
94. Se considera que una invención tiene novedad si ella no se encuentra en el estado de
la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible
al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente en el país o, en su caso, antes de la fecha de prioridad
aplicable. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de otra
solicitud de patente presentada ante el Registro, cuya fecha de presentación o, en su caso, de
prioridad fuese anterior a la de la solicitud bajo consideración, siempre que aquella fuese
publicada.
Para determinar el estado de la técnica no se tomará en cuenta lo que se hubiese
divulgado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su
caso, de la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa
o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o bien, de un
incumplimiento de contrato por parte de un tercero o de un acto ilícito cometido contra alguno
de ellos.
Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por
una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión
de una patente, si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no
tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por un error
imputable a esa oficina de propiedad industrial.
Nivel Inventivo
95. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona
capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría
derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente.
Aplicación Industrial
96. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto
pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos
efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la
agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los
servicios.
Novedad de las Variedades Vegetales
97. Una variedad será considerada nueva si en la fecha de presentación de la solicitud, el
material de reproducción o de multiplicación vegetativa, o un producto de su cosecha, no
hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el inventor o por otra
persona con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.
La novedad se pierde:
a) Cuando la explotación de la variedad en el país se haya iniciado por lo menos un año
antes de la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso, de la prioridad que se reclame;
o
b) Cuando la explotación de la variedad en otro país se haya iniciado por lo menos
cuatro años antes de la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se reclame, o seis
años, en el caso de árboles y vides.
La novedad no se pierde por la venta o entrega de la variedad a terceros, cuando tales
actos:
1) Sean el resultado de un ilícito o de un abuso en detrimento del inventor o de su
causahabiente;
2) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad, siempre y
cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;
3) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del
inventor, las existencias del material de reproducción o multiplicación;
4) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de
laboratorio, o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad; o
5) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto
secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los numerales 3) y
4) anteriores.
Distintividad, Homogeneidad y Estabilidad
98. Se considerará distinta la variedad si la misma se diferencia claramente de cualquier
otra cuya existencia fuese comúnmente conocida en la fecha de presentación de la solicitud, o
cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, en la fecha de prioridad aplicable.
La presentación de una solicitud para la concesión de un derecho para otra variedad, en
cualquier país, o la solicitud de inscripción de la misma en un registro oficial de variedades,
hará comúnmente conocida dicha variedad, a partir de la fecha de presentación de la solicitud,
siempre que ésta conduzca a la concesión de un derecho o a la inscripción de esa otra
variedad, según sea el caso.
Se considerará homogénea una variedad si es suficientemente uniforme en sus
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según las particularidades
de su forma de reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados
después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o en caso de un ciclo particular de
reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.
Derecho a la Patente
99. El derecho a obtener la patente sobre la invención corresponde al inventor. Si la
invención se hubiese realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a patentarla
les pertenecerá en común.
El derecho a la patente es transferible por cualquier título.
Si dos o más personas crearen la misma invención independientemente unas de otras,
tendrá mejor derecho quien primero presente la solicitud de patente o quien invoque la
prioridad de fecha más antigua, siempre que esa solicitud no sea abandonada ni denegada.
Invenciones Efectuadas en Ejecución de un Contrato
100. Cuando una invención haya sido realizada en ejecución de un contrato cuyo objeto
fuere la realización de una actividad de investigación, el derecho a patentarla pertenecen a la
persona que contrató la realización de la investigación, salvo pacto en contrario. Esta
disposición también es aplicable a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realización
de una investigación.
Invenciones Efectuadas por un Trabajador no contratado para Inventar
101. Cuando un trabajador que no estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer
una actividad inventiva, realizare una invención en el campo de actividades de su patrono, o
mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo,
comunicará inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a pedido de éste, le
proporcionará la información necesaria para comprender la invención.
Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese recibido dicha
comunicación, o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio,
aplicándose el plazo que venciera antes, el patrono notifica por escrito al trabajador su interés
por la invención, tendrá derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla.
En caso que el patrono notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá
derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la
invención, o bien a una participación en las ganancias, regalías o rentas producto de la
comercialización de la invención, según se establezca contractualmente entre las partes. En
defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por un juez competente de
trabajo por la vía de los incidentes.
Mención del Inventor
102. El inventor será mencionado como tal en la patente que se conceda y en los
documentos y publicaciones oficiales relativos a la misma, salvo que en documento auténtico
que obre en el Registro conste su declaración expresa que no desea ser mencionado. Será nulo
cualquier acuerdo por el cual el inventor renuncia anticipadamente a su derecho a ser
mencionado como tal o se obliga a efectuar esa declaración.
Sección Dos
Procedimiento de Concesión
Solicitud de Patente
103. El solicitante de una patente podrá ser una persona individual o jurídica. La
solicitud de patente de invención deberá presentarse al Registro y deberá contener:
a) Los datos generales del solicitante o de su representante legal, acreditando dicha
representación;
b) Lugar de constitución, cuando fuese una persona jurídica; y
c) El nombre de la invención y del inventor y su dirección.
Derecho de Prioridad
104. El solicitante de una patente podrá invocar la prioridad basada en una solicitud de
registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o convenio
al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, indicando
la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud.
Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o prioridades
parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes;
en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.
El derecho de prioridad tendrá una vigencia de doce meses contados a partir del día
siguiente de la presentación de la solicitud prioritaria.
El derecho de prioridad podrá invocarse con la presentación de la nueva solicitud o en
cualquier momento hasta dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad. Para acreditar la prioridad deberá acompañarse una copia de la
solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que hubiere recibido
dicha solicitud, la cual quedará dispensada de toda legalización y deberá llevar anexa una
traducción simple si no estuviere redactada en español. La certificación a que se refiere este
párrafo, deberá presentarse dentro de un plazo que no exceda de tres meses a la fecha de
vencimiento de la prioridad.
Una solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no será
denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad,
realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la
adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la invención conforme a las
reivindicaciones contenidas en la primera solicitud.
La prioridad se reconocerá únicamente respecto de la materia que se encuentre en la
solicitud cuya prioridad se invoque siempre y cuando la invención reivindicada en la solicitud
sea divulgada en el documento de prioridad en la manera que requieren los artículos 105, 106
y 107 de esta ley.
La prioridad que se invoque se regirá en todo lo demás por las disposiciones del
convenio o tratado correspondiente.
Documentos Anexos
105. Con la solicitud de patente deberán adjuntarse los siguientes documentos:
a) El comprobante de pago de la tasa establecida;
b) La descripción de la invención, por duplicado;
c) Las reivindicaciones que se formulan, por duplicado;
d) Dos juegos de los dibujos que correspondan;
e) El resumen de la invención, por duplicado; y
f) El título en virtud del cual se adquirió el derecho a obtener la patente, si el solicitante
no es el inventor.
De cada documento deberá adjuntarse una copia, excepto del indicado en la literal a) del
párrafo anterior.
La solicitud y los documentos que la acompañan serán recibidos por el Registro y
gozarán de garantía de confidencialidad por un plazo máximo de dieciocho meses, contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien, desde la fecha de la prioridad
invocada, según sea el caso.
106. El Registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le
asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los
documentos presentados.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 113 de esta ley, el Registro procederá
conforme el párrafo anterior, aún si la solicitud no contiene toda la información o no se
adjuntan todos los documentos a que se refieren los artículos anteriores, siempre que la misma
cumpla al menos con los siguientes requisitos:
a) Expresa con claridad que se solicita una patente;
b) Contiene información que permita identificar al inventor, al solicitante y al
representante de éste, en su caso, e indica dirección para recibir notificaciones; y
c) Se acompaña un ejemplar de la descripción de la invención, de los dibujos que
correspondieran y el comprobante de pago de la tasa establecida.
Unidad de la Invención
107. Una solicitud de patente sólo podrá comprender una invención, o un grupo de
invenciones vinculadas entre sí de manera que conformen un único concepto inventivo.
Descripción
108. La descripción deberá divulgar la invención reivindicada de manera
suficientemente clara y completa, de modo que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera
conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada.
Descripción de Material Biológico
109. Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un
material biológico, que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda
describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en
la materia técnica, se complementará la descripción mediante el depósito de una muestra de
dicho material.
El depósito de la muestra del material biológico deberá efectuarse en una institución de
depósito establecida dentro o fuera del país y reconocida por el Registro, a más tardar en la
fecha de presentación de la solicitud o, cuando se invoque un derecho de prioridad, en la
fecha de presentación de la solicitud prioritaria, debiendo acreditarse con la documentación
pertinente. Sin perjuicio del reconocimiento que el Registro realice respecto a otras
instituciones, se reconocen a partir de la vigencia de esta ley las autoridades internacionales
de depósito designadas conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes de 1977.
Cuando se efectuare un depósito de material biológico para los efectos de una solicitud
de patente, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución
de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por la institución.
También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese
necesario para efectos de la divulgación de la invención.
El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una
patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener
muestras de dicho material, a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de
patente correspondiente.
Dibujos
110. Deberá presentarse dibujos cuando fuesen necesarios para comprender o ejecutar la
invención. Los dibujos se considerarán parte de la descripción.
Reivindicaciones
111. Las reivindicaciones definirán la invención que se desea patentar, en forma clara y
concisa y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.
En las reivindicaciones la frase "compuesto de" permite la posibilidad de incluir en el
alcance de una reivindicación ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades
mayores; la frase "consiste de" cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos
además de los recitados, con la excepción de las impurezas normales; y la frase "consiste
esencialmente de" permite la posibilidad de incluir en una reivindicación solamente
ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características
básicas e innovadoras de la invención.
Las reivindicaciones se formularán observando las siguientes normas:
a) Su número deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;
b) Podrán presentarse en forma independiente o dependiente;
c) Las dependientes deberán comprender por referencia todas las limitaciones de las
reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones adicionales que guarden una
relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas;
d) Las dependientes de dos o más reivindicaciones no podrán servir de base a ninguna
otra reivindicación dependiente a su vez de dos o más reivindicaciones;
e) Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identificarán con números
arábigos;
f) No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sean
absolutamente necesarias; y
g) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas
en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes
correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las
reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre paréntesis.
Resumen
112. El resumen comprenderá una síntesis de la divulgación técnica contenida en la
descripción de la solicitud de patente y el uso principal de la invención. Incluirá, cuando lo
hubiera, la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención.
El resumen servirá para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para
interpretar el alcance de la protección conferida por la patente; en consecuencia, el Registro
podrá, de oficio y sin perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las aclaraciones
y/o ampliaciones que estime convenientes con el sólo propósito de que se ajuste a lo
estipulado en este artículo.
Examen de Forma
113. El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 103
y 105 de esta ley. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, y dentro de un plazo
que no exceda de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el
Registro deberá requerir al solicitante que efectúe la corrección necesaria o presente los
documentos omitidos. Si el solicitante no cumple con lo requerido dentro de un plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de la notificación, se tendrá por abandonada la solicitud.
114. Al cumplirse el plazo de dieciocho meses contado desde la fecha de presentación
de la solicitud de patente o, cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la
fecha de prioridad aplicable, el Registro ordenará que se publique la solicitud emitiendo el
edicto correspondiente. No obstante, previa petición escrita del solicitante, el Registro podrá
ordenar la publicación de la solicitud antes de que transcurra el plazo establecido. No se
ordenará la publicación de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de
abandono.
El edicto deberá publicarse en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado,
dentro de los seis meses siguientes a su entrega. Si la publicación del edicto no se efectúa, o
bien, si el solicitante no presenta al Registro el ejemplar del diario oficial dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la misma, la solicitud se tendrá por abandonada.
A partir del día siguiente de la fecha de publicación del edicto, o de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en el párrafo tres del artículo 105 de esta Ley, lo que ocurra
primero, el expediente correspondiente podrá ser consultado por cualquier persona interesada
para fines de información, salvo que antes se hubiese presentado y aprobado el desistimiento
de la solicitud.
Contenido del Edicto
115. El edicto a que se refiere el artículo anterior debe contener:
a) El número de la solicitud;
b) La fecha de presentación de la solicitud;
c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;
e) El país u oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese
reclamado;
f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
g) El nombre de la invención;
h) El resumen, de conformidad con el artículo 112 de esta ley;
i) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;
y
j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario del Registro que éste designe para tal
efecto.
Observaciones
116. Toda persona podrá, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto,
presentar por escrito ante el Registro observaciones con relación a la patentabilidad de la
invención, incluyendo informaciones o documentos que estime pertinentes.
El Registro notificará al solicitante de la patente las observaciones presentadas para que,
dentro del plazo de los tres meses siguientes, pueda manifestarse sobre las mismas y presentar
la información y documentación que estime pertinentes.
La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Quien las
formule no pasará por ello a ser parte en el procedimiento y, una vez otorgada la patente,
tampoco tendrá impedimento para presentar una acción de nulidad contra la misma.
Examen de Fondo
117. Transcurridos tres meses después de la fecha de publicación del edicto, o de
notificadas al solicitante de la patente las observaciones presentadas, si fuese el caso, el
Registro procederá a fijar la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo, la cual
deberá hacerse efectiva dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación al solicitante de
la orden de pago respectiva, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada.
Posteriormente, procederá a efectuar el examen de fondo de la solicitud, previa
presentación por el solicitante del comprobante del pago de la tasa fijada, el que tendrá por
objeto determinar si la invención reivindicada se ajusta a lo que disponen los artículos 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110 y 111 de esta ley, así como lo que establece el
artículo 104, cuando fuere pertinente.
El examen podrá ser realizado por el Registro directamente, mediante el concurso de
técnicos independientes o con la colaboración de entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras. Al realizar el examen de fondo, se tomarán en cuenta las informaciones aportadas
por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo
relativo a exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad
industrial y referidos a la misma materia de la solicitud. El Registro podrá considerar los
resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invención.
La cuestión de sí una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel
inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes
como por ejemplo, entre otros:
a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;
c) El nivel de destreza común en el arte pertinente; y
d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente
sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.
Otros Documentos
118. Para los efectos del examen de fondo, el Registro podrá requerir al solicitante que
presente, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación respectiva,
prorrogable a un mes más en casos calificados por el Registro, una copia sin legalización y
con traducción simple de cualquier material contenido en un expediente administrativo o
judicial del extranjero, relacionado con la solicitud en trámite, incluyendo, entre otras:
a) La propia solicitud;
b) Los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad;
c) La patente u otro título de protección que se hubiese concedido;
d) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u otorgado la
solicitud o patente; y
e) Cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado, invalidado o
cancelado la patente u otro título de protección concedido.
A pedido del solicitante o bien de oficio, el Registro podrá suspender la tramitación de
la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse por el solicitante,
conforme a este artículo, no se hubiese emitido en el país de que se trate.
El solicitante podrá, respecto a la información o documentos que proporcione, formular
las observaciones y comentarios que estime pertinentes.
Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario
completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, el Registro
lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo
requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la
solicitud. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario el Registro.
Resolución sobre la Solicitud de Patente
119. Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta ley, el Registro resolverá
sobre la solicitud de patente. Si ésta fuere rechazada total o parcialmente, la resolución
respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo.
Si se resolviera concediendo la patente solicitada, el Registro ordenará que se proceda a
la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de la tasa correspondiente. La
inscripción deberá contener:
a) El número del expediente;
b) La fecha de presentación de la solicitud;
c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
e) El nombre de la invención;
f) Un resumen, en los términos que establece el artículo 112 de esta ley;
g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por el Registro;
h) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen
reclamado; e
i) La firma y sello del Registrador.
Certificado de Patente
120. Efectuada la inscripción de la patente, el Registro expedirá el certificado
correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando al mismo una copia de la
descripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado deberá
contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho
de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante.
Sección Tres
Modificaciones de la Solicitud de Patente y Plazo
División de la Solicitud
121. Las solicitudes pueden dividirse a petición del solicitante, o bien, a requerimiento
del Registro cuando no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 107 de esta ley. Las solicitudes
fraccionarias tendrán todas la misma fecha de presentación y de prioridad, si se hubiere
reclamado, de la solicitud inicial de que proceden, siempre que su objeto esté comprendido
dentro de ésta.
Ninguna de las solicitudes fraccionarias podrá ampliar la divulgación contenida en la
solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la
solicitud inicial.
Para los efectos de la división de la solicitud, el solicitante deberá presentar:
a) Las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resumen correspondientes a cada
fracción de la invención; y
b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.
No será necesario acreditar nuevamente personería en la solicitud de división, ni
presentar la documentación relativa a prioridad, si ésta se acompañó a la solicitud inicial. La
firma del solicitante en la solicitud de división deberá ser legalizada por notario.
Modificación y Corrección de la Solicitud
122. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del
trámite, pero ello no podrá implicar una ampliación de las reivindicaciones contenidas en la
solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la que correspondería a la
solicitud inicial. Podrá también mediante la modificación, eliminarse algunas de las
reivindicaciones.
La modificación o la corrección de la solicitud debe presentarse por escrito, con firma
legalizada por notario y debe acompañarse de la documentación que corresponda y del
comprobante de pago de la tasa respectiva.
Conversión de la Solicitud
123. El solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta
en una solicitud de patente de modelo de utilidad y se tramite como tal. La conversión de la
solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención o de la innovación lo permita. El
solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en
una solicitud de patente de invención.
La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, en cualquier
momento del trámite, y devengará la tasa establecida. Una solicitud convertida mantendrá la
fecha de presentación de la solicitud inicial.
Corrección del Certificado o de la Inscripción
124. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún
error material u omisión incurridos en el certificado de patente o en la inscripción. La
corrección tendrá efectos legales frente a terceros desde que sea anotada en la inscripción y no
será necesario publicarla.
No se admitirá ninguna corrección o ampliación de la divulgación contenida en la
solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si ello implicare una protección mayor
que la que correspondería a la solicitud inicial.
La petición de corrección deberá identificar y comprobar la existencia del error u
omisión y, una vez determinado el mismo, se procederá a realizar la anotación
correspondiente, previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare de un error imputable
al Registro.
Enajenación y Cambio de Nombre de Titular
125. El derecho sobre una patente o una solicitud de patente puede ser enajenado por
acto entre vivos o transferido por vía sucesoria.
Si el titular de la patente cambia de nombre, razón social o denominación, por cualquier
causa, dicho cambio debe ser anotado en la inscripción de la patente. El cambio de nombre
debe acreditarse con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el
párrafo uno de este artículo.
Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efecto frente a terceros,
deberá inscribirse en el Registro. La solicitud de inscripción del traspaso o de la anotación del
cambio de denominación o nombre del titular de la patente o del solicitante, puede ser
presentada por el titular de la patente o por el solicitante de la misma, por el nuevo titular o
por sus representantes en forma conjunta o por una sola de las partes.
Vigencia de la Patente
126. La patente de invención tendrá vigencia por un plazo de veinte años, contado desde
la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.
Sección Cuatro
Alcance y Limitaciones de la Patente
127. El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las
reivindicaciones. Estas se interpretarán teniendo en cuenta la descripción, los dibujos y lo
dispuesto en el párrafo dos del artículo 111 de esta ley.
Derechos Conferidos
128. La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas exploten la
invención patentada. A tal efecto el titular de la patente podrá actuar por los medios legales
que correspondan contra cualquier persona que sin su consentimiento realice alguno de los
siguientes actos:
a) Cuando la patente reivindica un producto:
i) Producir o fabricar el producto; u
ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo o almacenarlo para alguno
de estos fines;
b) Cuando la patente reivindica un procedimiento:
i) Emplear el procedimiento; o
ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en la literal a) anterior respecto a un
producto obtenido directamente del procedimiento.
Corresponderán al titular de una patente los derechos establecidos en el artículo 35 de
esta ley, en lo que resulten pertinentes.
Alcance de Patentes para Biotecnología
129. Cuando la patente proteja un material biológico que posea determinadas
características reivindicadas, la protección también se extenderá a cualquier material
biológico derivado por multiplicación o propagación del material patentado y que posea las
mismas características.
Salvo lo que establecen los siguientes párrafos, cuando la patente proteja un
procedimiento para obtener un material biológico que posea determinadas características
reivindicadas, la protección prevista en el artículo 128, literal b) apartado ii) se extenderá
también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material
directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas características.
Cuando la patente proteja una secuencia genética específica o un material biológico que
contenga tal secuencia, la protección también se extenderá a todo producto que incorpore esa
secuencia o material y exprese la respectiva información genética.
Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de reproducirse,
no podrá el titular impedir que terceros usen esa entidad como base inicial para obtener un
nuevo material biológico viable y comercializar el material así obtenido, salvo que tal
obtención requiera el uso repetido del material patentado.
Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de reproducción o de
multiplicación, no podrá el titular impedir la utilización del producto obtenido a partir de la
planta o animal protegido para su ulterior reproducción o multiplicación por un agricultor o
ganadero; y la comercialización de ese producto para uso agropecuario o para consumo,
siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotación de ese agricultor o
ganadero y que la reproducción o multiplicación se haga en esa misma explotación.
Limitaciones al Derecho a la Patente
130. La patente no dará el derecho a su titular de impedir:
a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto al objeto de
la invención patentada;
c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o investigación científica o
académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada; y
d) Actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial.
La realización de cualquier actividad de las relacionadas en el párrafo anterior no
constituirá infracción de la patente, ni dará derecho al titular de la patente para proceder
contra quien los realice.
Agotamiento del Derecho
131. La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar negocios mercantiles
respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado,
después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el
titular de la patente o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente
vinculada a él.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están
económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra
una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda
ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá
al material obtenido por multiplicación o propagación del material introducido en el comercio
conforme al primer párrafo, siempre que la multiplicación o propagación sea consecuencia
necesaria de la utilización del material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el
comercio, y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o
propagación.
Sección Cinco
Licencias Contractuales
Licencias Contractuales
132. El titular de una patente podrá conceder licencia para la explotación de la
invención patentada. La inscripción de la licencia contractual en el Registro no es obligatoria,
pero la misma sólo tendrá efectos legales frente a terceros desde la inscripción. La explotación
de la patente por el licenciatario cuya licencia esté inscrita en el Registro, se considerará para
todos los efectos legales como efectuada por el propio titular.
La solicitud de inscripción de la licencia contendrá:
a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del licenciatario y sus
direcciones;
b) Identificación de la patente objeto de la licencia e indicación de su registro; y
c) Plazo, exclusividad, territorio y demás estipulaciones esenciales.
A la solicitud deberá acompañarse una copia del contrato de licencia o un resumen del
mismo, firmado por las partes, que contenga la información a que se refiere el párrafo
anterior, y el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Si el contrato de licencia o el
resumen del mismo no hubiere sido otorgado en Guatemala, el documento deberá estar
debidamente legalizado y con traducción jurada al español, si fuere el caso.
Si la solicitud cumpliere con lo establecido en esta ley, la licencia se anotará sin más
trámite en cada una de las patentes objeto de la misma y el Registro extenderá el certificado
correspondiente.
Régimen
133. Salvo estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las
siguientes normas:
a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante
toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier
aplicación de la invención;
b) El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias;
c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la
explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo en el país;
d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá
otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente
por sí mismo en el país; y
e) El licenciatario exclusivo podrá ejercer por sí mismo las acciones legales de
protección de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia está registrada.
Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el
efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.
Sección Seis
Licencias Obligatorias
Licencia Obligatorias
134. Por razón de interés público y en particular por razones de emergencia nacional,
salud pública, seguridad nacional o uso público no comercial, o bien, para remediar alguna
práctica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, el Registro podrá, a petición de la
autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier tiempo:
a) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea
usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más
personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
b) Que la invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede
abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad nacional
competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones
establecidas.
Cuando la patente protegiera alguna tecnología de semiconductores, sólo se otorgará
licencias obligatorias para un uso público no comercial, o para rectificar una práctica
declarada contraria a la competencia en el procedimiento aplicable.
Solicitud de Licencia Obligatoria
135. La persona que solicite una licencia obligatoria deberá acreditar haber pedido
previamente al titular de la patente una licencia contractual, que no ha podido obtenerla en
términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no surtieron efecto en un
plazo que no podrá ser menor de los noventa días siguientes al primer requerimiento. No será
necesario cumplir este requisito tratándose de una licencia obligatoria en casos de emergencia
nacional, de extrema urgencia o de un uso no comercial de la invención por una entidad
pública. En ambos casos el titular de la patente será informado sin demora de la concesión de
la licencia.
La solicitud de licencia obligatoria deberá indicar las condiciones bajo las cuales se
pretende obtener la licencia y, junto con la misma, deberá acompañarse la documentación que
justifique el otorgamiento de la licencia y la capacidad técnica y económica del solicitante
para explotar adecuadamente la patente. Esta prueba no será necesaria en los casos y
situaciones señalados en la segunda parte del párrafo que antecede.
De la solicitud se dará audiencia al titular de la patente por el plazo de un mes y, con su
contestación o sin ella, el Registro resolverá sobre la procedencia o no de conceder la licencia.
La resolución del Registro que otorgue una licencia obligatoria contendrá:
a) El alcance de la licencia, incluyendo su vigencia y los actos para los cuales se
concede, que se limitarán a los fines que la motivaron;
b) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente; y
c) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.
Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria
136. Son condiciones necesarias relativas al otorgamiento de la licencia obligatoria,
entre otras, las siguientes:
a) La licencia obligatoria se concederá principalmente para abastecer el mercado
interno;
b) El titular de la patente objeto de una licencia obligatoria recibirá una remuneración
adecuada, según las circunstancias del caso y el valor económico de la licencia. A falta de
acuerdo entre las partes, el Registro fijará el monto y la forma de pago de la remuneración,
para lo cual podrá tomar en cuenta además información que recabe sobre el promedio de
regalías que en el mismo sector se haya establecido en contratos de licencia celebrados entre
terceras partes; y
c) Una licencia obligatoria no podrá concederse con carácter exclusivo, no podrá ser
objeto de cesión, ni de sub licencia y sólo podrá transferirse con la empresa o el
establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.
A solicitud del titular de la patente, el Registro podrá cancelar la licencia obligatoria si
las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento han desaparecido y no es probable que
vuelvan a ocurrir, para lo cual tomará las previsiones necesarias para proteger los intereses
legítimos de los licenciatarios. Para tal efecto, además de las pruebas aportadas por el titular
de la patente, el Registro recabará la información que estime necesaria para verificar esos
hechos.
Contra las resoluciones que dicte el Registro relativas al otorgamiento o revocación de
una licencia obligatoria y las condiciones de la misma, incluyendo la remuneración que deba
pagarse al titular de la patente y cualquier modificación de tales condiciones, se podrán
interponer los recursos a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, los que deben tramitarse y
resolverse con absoluta prioridad.
Si la licencia obligatoria se otorga para remediar o eliminar prácticas que a resultas de
un proceso judicial o administrativo se ha determinado que son anticompetitivas, no serán
aplicables las normas contenidas en el párrafo uno del artículo 134 de esta ley. En este caso,
para determinar la remuneración del titular de la patente se tendrá en cuenta que el objeto de
la licencia es poner fin a prácticas anticompetitivas. Asimismo, podrá denegarse la revocación
de la licencia si resulta probable que las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la
misma se repitan.
Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes
137. Cuando una licencia obligatoria fuera solicitada para permitir la explotación de una
patente posterior ("segunda patente"), que no pudiera ser explotada sin infringir otra patente
anterior ("primera patente"), se observarán las siguientes condiciones adicionales:
a) La invención reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance técnico
relevante de una importancia económica considerable, con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente;
b) La licencia obligatoria para explotar la primera patente sólo podrá transferirse con la
segunda patente; y
c) El titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia sobre la segunda patente,
en condiciones razonables para explotar la invención objeto de la segunda patente.
Revocación y Modificación
138. Una licencia obligatoria podrá ser revocada por el Registro total o parcialmente, a
pedido de cualquier persona interesada, si el licenciatario incumpliere las obligaciones que le
corresponden, o bien, en el caso previsto en el párrafo dos del artículo 136.
Una licencia obligatoria podrá ser modificada por el Registro, a solicitud de cualquier
persona interesada, cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen o, en particular,
cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones más
favorables que las acordadas al licenciatario.
Sección Siete
Nulidad y Extinción de la Patente
Nulidad de la Patente
139. La patente será nula en cualquiera de los siguientes casos:
a) Total o parcialmente, cuando la invención no se ajuste a lo dispuesto en los artículos
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109, 110 y 111 de esta ley; o
b) Si durante la tramitación de la solicitud hubiese ocurrido uno de los casos en que la
misma debió tenerse por abandonada.
Una patente podrá ser anulada cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a
ella. Esta acción sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca la invención.
Cuando una causal de nulidad o anulabilidad se refiera a una o algunas reivindicaciones
de la patente, los efectos de la declaración judicial no afectarán al resto de las
reivindicaciones.
Extinción de la Patente
140. La patente se extingue en los siguientes casos:
a) Por el vencimiento del plazo;
b) Por renuncia a la patente por parte del titular; y
c) Por la falta de pago oportuno de una anualidad o, en su caso, del recargo por pago
extemporáneo de la misma.
La extinción opera de pleno derecho en los casos mencionados en los literales a) y c)
del párrafo anterior, y a partir del día siguiente a aquel en que venció el plazo
correspondiente, o el del período de gracia, si fuere el caso.
La invención objeto de una patente que por cualquier causa se haya extinguido, o de una
solicitud publicada que hubiese sido abandonada, pasará al dominio público.
Renuncia a la Patente
141. El titular de la patente podrá renunciar en cualquier tiempo a una o a varias de las
reivindicaciones de la patente, o a la patente en su totalidad, mediante escrito con firma
legalizada por Notario y presentado ante el Registro.
La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su presentación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo tres de este artículo.
La renuncia se notificará a cualquier persona que tuviese inscrito en su favor algún
derecho de garantía o una restricción de dominio con relación a la patente. En este caso, el
Registro no admitirá, ni aprobará la renuncia, sino después de que conste fehacientemente el
consentimiento de esos terceros.
La renuncia a una o más reivindicaciones no provoca la extinción de la patente, sino
sólo la del derecho del titular a la materia objeto de esa o esas reivindicaciones.
Capítulo II
Modelos de Utilidad
Normas Aplicables
142. Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente,
aplicables a las patentes de modelo de utilidad, en tanto no contravengan las disposiciones
especiales contenidas en este capítulo.
Materia Excluida de Protección
143. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad:
a) Los procedimientos;
b) Las sustancias o composiciones; y
c) La materia excluida de patentabilidad de conformidad con esta ley.
Modelos de Utilidad Patentables
144. Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación
industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso un modelo de utilidad cuando no
aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.
Entre otros, se considerarán modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos,
instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como
resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten
una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.
Unidad de Solicitud
145. Una solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto o a
un conjunto de dos o más partes que conformen una unidad funcional. Podrán reivindicarse en
la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad.
Vigencia de la Patente
146. La patente de modelo de utilidad tendrá vigencia por un plazo de diez años,
contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente.
Capítulo III
Diseños Industriales
Sección Uno
Protección a los Diseños Industriales
Normas Aplicables
147. Las disposiciones relativas a las patentes de invención son, en lo conducente,
aplicables a los registros de diseños industriales, en tanto no contravengan las disposiciones
especiales contenidas en este capítulo.
Superposición de Regímenes de Protección
148. La protección conferida a los diseños industriales no excluye ni afecta aquella que
pudiera proceder conforme otras normas legales, tales como las relativas a marcas o derecho
de autor.
Limitaciones a la Protección
149. La protección de un diseño industrial no comprenderá:
a) Aquellos elementos o características del mismo determinados enteramente por la
realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador;
y
b) Aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir
que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro
producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará
tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
Derecho al Registro
150. El derecho a la protección y al registro de un diseño industrial pertenece al
diseñador, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si el diseño industrial hubiese
sido creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho al registro y el de obtener la
protección para el mismo, les pertenecerá en común.
El derecho al registro de un diseño industrial y a obtener la protección del mismo podrá
ser enajenado a una persona individual o jurídica, por acto entre vivos o transferido por vía
sucesoria.
Adquisición de la Protección
151. El titular de un diseño industrial adquirirá el derecho a la protección legal para el
mismo, como resultado de cualesquiera de los siguientes actos:
a) La primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en
cualquier lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que
hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos; o
b) El registro del diseño industrial.
Lo dispuesto en la literal a) del párrafo que antecede, no limita el derecho de su titular a
registrar el diseño industrial.
Requisitos para la Protección
152. Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Para ser considerado nuevo, el
diseño deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de
características de los mismos.
Se considerará nuevo el diseño industrial que no haya sido divulgado públicamente, en
cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de alguna de las siguientes fechas,
aplicándose la que fuese más antigua:
a) La fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causahabiente, o por
un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos;
o
b) La fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de
presentación de la solicitud cuya prioridad se invocare.
Para efectos de apreciar la novedad de un diseño industrial que es objeto de una
solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los
seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, a la fecha de
presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación hubiese
resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su
causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de
ellos.
Un diseño industrial no se considerará nuevo si respecto de uno anterior sólo presenta
diferencias que son insuficientes para darle al producto una apariencia o impresión de
conjunto distinta a la del diseño anterior.
Protección sin Formalidades
153. Un diseño industrial que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 4 y 151 de esta
ley, gozará de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años, contado a partir
de la fecha de la divulgación indicada en la literal a) del primer párrafo del artículo 151.
La protección de un diseño industrial en virtud de este artículo será independiente de la
que se obtenga mediante su registro.
154. La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para
impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan
en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o
incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido.
Sección Dos
Procedimiento de Registro
Solicitud de Diseños Múltiples
155. Podrá solicitarse el registro de dos o más diseños industriales en una misma
solicitud, siempre que todos se apliquen a productos de la misma clase.
156. La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará al Registro y
contendrá los requisitos establecidos en el artículo 103 literales a) y b) para una solicitud de
patente y, además, deberá designar el género o especie del producto o productos en los que se
utilizará.
Con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos:
a) El comprobante de pago de la tasa establecida;
b) La reproducción gráfica o fotográfica del diseño industrial por duplicado, debiendo
presentarse más de una vista si fuese tridimensional; en caso de diseños bidimensionales, la
reproducción podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpore el diseño; y
c) Título en virtud del cual se adquirió el derecho al diseño industrial, si el solicitante no
es el diseñador.
157. El Registro le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de registro, le
asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la misma y de los
documentos presentados. El Registro procederá conforme el párrafo anterior, aún si la
solicitud no contiene toda la información a que se refiere el artículo 103 literales a) y b) o no
se adjuntan todos los documentos exigidos por el artículo 156, ambos de esta ley, siempre que
la misma cumpla al menos con los datos que permitan identificar al diseñador, al solicitante o
a su representante legal, si fuere el caso, y se indique un lugar para recibir notificaciones, así
como que se acompañe la reproducción o muestra que se menciona en la literal b) del párrafo
dos del artículo anterior.
158. Los plazos máximos establecidos en el artículo 114 de esta ley, se reducirán a doce
meses para el caso de diseños industriales.
159. El registro de un diseño industrial tendrá vigencia por un plazo de diez años,
contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Prórroga del Plazo
160. El registro de un diseño industrial podrá ser renovado por una sola vez por un plazo
de cinco años, contado desde el vencimiento del plazo original. La solicitud respectiva deberá
presentarse al Registro como mínimo sesenta días antes de la fecha de vencimiento del
registro, acompañando el comprobante de pago de la tasa establecida.
Inscripción y Certificado de Registro
161. A la inscripción del registro de un diseño industrial y al certificado
correspondiente, deberá agregarse la reproducción a que se refiere la literal b) del párrafo dos
del artículo 156 de esta ley.
TITULO IV
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Capítulo I
Registro y Publicidad
Del Registro y sus Funcionarios
162. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para:
a) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial;
b) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna esta ley;
c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos
de propiedad intelectual; y
d) Realizar cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en
el reglamento respectivo.
El Registro estará a cargo de un Registrador, asistido en el cumplimiento de sus
funciones por uno o más Sub registradores, quienes actuarán por delegación de aquel. Todos
estos funcionarios deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos de
origen y tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional.
El Registro tendrá el personal que sea necesario para cumplir con sus atribuciones, y
podrá solicitar y recibir a través del Ministerio de Economía la colaboración y apoyo de
entidades internacionales, regionales o nacionales para el mejor desempeño de sus funciones.
La facultad de admitir y resolver solicitudes, así como de emitir certificaciones e informes que
le soliciten otras autoridades no es delegable por el Registrador o los Sub registradores.
Es prohibido al Registrador, a los Sub registradores y al personal del Registro gestionar
directa o indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el propio Registro. El
Registrador, los Sub registradores, funcionarios y empleados del Registro deberán observar
una estricta imparcialidad en todas sus actuaciones. La contravención de lo dispuesto en este
artículo se sancionará de conformidad con la ley.
Publicidad
163. El Registro es público y todos los libros y expedientes a que se refiere esta ley
pueden ser consultados en sus oficinas por cualquier persona, la que podrá obtener fotocopias
o certificaciones de ellos, con excepción de aquella documentación relativa a solicitudes de
patente y de registro de diseños industriales, que esté reservada hasta en tanto transcurren los
plazos establecidos en los artículos 114 y 158 de esta ley.
Los libros o cualquier otro medio en el cual se realicen las inscripciones, no podrán salir
por ningún motivo de las oficinas del Registro y cualquier diligencia judicial o administrativa
se ejecutará en las mismas en presencia de un funcionario designado por el Registrador.
Se presumirá que son del conocimiento público los datos de las inscripciones y demás
asientos que consten en el Registro y, en consecuencia, afectarán a terceros sin necesidad de
otro requisito de publicación.
Capítulo II
Clasificaciones
Clasificación Marcaría
164. Para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se
solicite el registro de marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas.
Cuando hubiese duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un
servicio, ella será resuelta por el Registro, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las
consultas técnicas pertinentes. En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual efectúe con relación a la clasificación marcaría, se tomarán en
cuenta como guía sobre la correcta clasificación de los productos y servicios.
Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que figuren
en la misma clase, ni se considerarán diferentes entre sí por razón de que figuren en diferentes
clases.
Clasificación de Patentes
165. A efectos de clasificar por su materia técnica los documentos relativos a las
patentes de invención y de modelo de utilidad, se aplicará la Clasificación Internacional de
Patentes.
Clasificación de Diseños Industriales
166. A efectos de clasificar los diseños industriales se aplicará la Clasificación
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
Actualización de Clasificaciones
167. Cuando las clasificaciones internacionales mencionadas en los artículos anteriores
sean objeto de modificaciones o actualizaciones, el Ministerio de Economía podrá mediante
acuerdo ministerial facultar al Registro para que aplique las clasificaciones en su versión más
moderna y actualizada.
El Registro deberá tener en sus oficinas copias o ejemplares de las clasificaciones
internacionales mencionadas en el presente capítulo, a fin de que puedan ser consultadas sin
costo alguno por los usuarios o interesados.
Capítulo III
Tasas y otros Pagos
Tasas
168. Las tasas que correspondan de conformidad con esta ley, serán fijadas por el
Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de
Economía.
Reducción de Tasas para Inventores
169. Cuando el solicitante de una patente o de un registro fuese el propio inventor o el
diseñador, que no hubiese realizado la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial
en ejecución de un contrato de obra, de servicio o de trabajo, y su situación económica no le
permitiese sufragar las tasas para tramitar su solicitud de patente o para mantener la patente
concedida, sólo estará obligado a pagar una décima parte del monto de la tasa respectiva. Para
tal efecto, deberá acompañar a la solicitud respectiva, o bien, presentar al momento de pagar
las tasas anuales o de prórroga, acta notarial en donde conste declaración bajo juramento de
tales circunstancias.
Si se estableciere que la información contenida en la declaración a que se refiere el
párrafo uno anterior no se ajusta a la verdad, el solicitante deberá proceder al pago de la
diferencia del monto de las tasas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que en su caso
pudiesen corresponder.
Si antes de transcurrir cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud de
patente o de registro, ésta o los derechos derivados de la misma se transfieren a un tercero, no
se inscribirá la transferencia mientras no se acredite el pago de la diferencia del monto de la
tasa que hubiese correspondido pagar ordinariamente. Se exceptúa de esta disposición la
transferencia por vía sucesoria cuando el heredero o los herederos no tengan capacidad
económica para satisfacer el monto de las tasas respectivas, lo que deberán acreditar en la
misma forma establecida en el párrafo uno de este artículo.
Anualidades en Materia de Patentes
170. Para mantener en vigencia una patente deberán pagarse tasas anuales. Podrán
pagarse dos o más tasas anuales por anticipado.
Cada tasa anual debe pagarse anticipadamente, antes de cada aniversario de la fecha de
presentación de la solicitud. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año
contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
Una tasa anual también podrá pagarse dentro de los seis meses siguientes a su
vencimiento, pero en este caso deberá pagarse también el recargo correspondiente. La patente
mantendrá su vigencia plena durante ese período de gracia.
La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a este artículo producirá de
pleno derecho la caducidad de la patente.
El recibo que acredite el pago de tasas anuales debe ser presentado al Registro, a fin de
que se tome nota del pago y se ponga razón en la inscripción de la patente. El recibo deberá
ser devuelto al titular de la patente, inmediatamente después de que se haya efectuado el
asiento o razón correspondientes y con una certificación que lo acredite.
Honorarios por Servicios
171. Los honorarios que correspondan por los servicios de información y emisión de
certificaciones que proporcione el Registro, serán fijados por el Organismo Ejecutivo por
medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del Ministerio de Economía.
TITULO V
DE LA REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Capítulo Unico
Actos de Competencia Desleal
172. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del
comercio realizado en toda la actividad comercial e industrial.
Para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario que quien lo realice
tenga la calidad de comerciante, ni que haya una relación de competencia entre el sujeto
activo y el sujeto pasivo del acto.
En caso de contradicción entre las disposiciones de este capítulo y las que sobre la
misma materia contemple el Código de Comercio y cualesquiera otras leyes, prevalecen las
primeras para el caso específico de la competencia desleal en materia de propiedad industrial.
Actos de Competencia Desleal en Materia de Propiedad Industrial
173. Constituyen actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:
a) Todo acto u omisión que origine confusión o un riesgo de asociación o debilitamiento
del carácter distintivo de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el
establecimiento ajenos;
b) La utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones o hechos falsos o
inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la
empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la
procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo,
la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos;
c) La utilización indebida o la omisión de informaciones veraces, cuando las mismas
sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricación, la aptitud para su empleo, uso o consumo, la cantidad u otras características de
los productos o servicios propios o ajenos;
d) La utilización por un tercero de un producto que esté protegido por las leyes de
propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir ese producto a
fin de aprovechar con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos,
salvo que el acto esté tipificado como delito;
e) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 20
párrafo uno literales i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p) de esta ley;
f) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 21
literales b), c) y e) de esta ley;
g) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de
comercialización, promoción, divulgación o adquisición indebida de tales secretos; y
h) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y demás
medios de empaque o presentación de los productos o de identificación de los servicios de un
comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a
error o confusión sobre el origen de los productos o servicios.
Secretos Empresariales
174. Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información
que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada y que:
a) No sea, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes,
generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los
círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; y
b) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales
175. Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos empresariales,
entre otros, los siguientes:
a) Explotar, sin autorización de su propietario, un secreto empresarial al que se ha
tenido acceso violando una obligación de reserva resultante de una relación contractual o
laboral;
b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su propietario, el secreto empresarial
referido en la literal anterior en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho
propietario;
c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos
comerciales honestos;
d) Explotar, comunicar, promocionar o divulgar un secreto empresarial que se ha
adquirido por los medios referidos en la literal anterior;
e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos
en la literal c), o que no tenía autorización de su propietario para comunicarlo; y
f) Comunicar, promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme la
literal e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al propietario del secreto
empresarial.
Medios Desleales
176. Un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la
adquisición resultara, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del
abuso de confianza, del soborno, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o
la instigación a realizar cualquiera de estos actos.
Divulgación para Autorización de Ventas
177. Cuando con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir
ante una autoridad para obtener la autorización para la comercialización o la venta de un
producto farmacéutico o agroquímico que contenga un nuevo componente químico, se
requiriera la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada que total o
parcialmente tenga la calidad de secreto empresarial y cuya generación sea el resultado de un
esfuerzo considerable, la entrega podrá hacerse bajo garantía de confidencialidad y, en
consecuencia, quedarán protegidos contra su divulgación o uso comercial desleal, salvo
cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas
adecuadas para asegurar que esos datos o información queden protegidos contra todo uso
comercial desleal.
Ninguna persona individual o jurídica distinta a la que haya presentado los datos o la
información a que se refiere el párrafo anterior podrá, sin autorización escrita de ésta última,
contar con esos datos o información o invocarlos en apoyo a una solicitud para la aprobación
de un producto aunque ello no implique su divulgación, durante un plazo de quince años
contado a partir de la fecha en que la autoridad administrativa competente hubiere concedido
a la persona titular de esos datos o información, la aprobación para la comercialización o
venta de su producto.
TITULO VI
ACCIONES PROCESALES
Capítulo I
Principios Generales
178. En todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta ley y
para combatir los actos de competencia desleal, deberán observarse los siguientes principios
generales:
a) Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de
la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y
b) El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra
cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para
prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.
Legitimación de Licenciatarios
179. Salvo expresa estipulación contractual en contrario, el licenciatario exclusivo podrá
promover las acciones judiciales establecidas en esta ley con el objeto de proteger sus
derechos como tal.
Si el contrato de licencia no autoriza al licenciatario para actuar judicialmente, éste
podrá iniciar las acciones respectivas si comprueba haber requerido al titular del derecho que
las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses, contados a partir de la fecha del
requerimiento, sin que se hubiesen promovido. No obstante, antes de transcurrir ese plazo el
licenciatario podrá solicitar y obtener las providencias precautorias establecidas en esta ley.
El titular del derecho infringido podrá en cualquier tiempo apersonarse en el proceso
iniciado por el licenciatario.
Legitimación de Cotitulares
180. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá
promover la acción con motivo de una infracción sin que sea necesario el consentimiento de
los demás, salvo acuerdo o pacto en contrario.
Competencia
181. Los juzgados de ramo civil son competentes para conocer de las acciones civiles o
mercantiles promovidas de conformidad con lo establecido en esta ley, salvo que se
establezcan y organicen juzgados con competencia especial para conocer de tales materias.
Procedimientos
182. Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones
reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral,
establecido en el Libro Segundo, Título II, Capítulos I y II del Código Procesal Civil y
Mercantil.
No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la
presente ley, que de lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán
utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el
arbitraje.
Emplazamiento de Terceros
183. En todos los procesos regulados por esta ley, se emplazará como terceros a todas
las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro respectivo con relación al
derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretende.
Cálculo de Indemnización
184. La indemnización de daños y perjuicios que proceda como consecuencia de los
procesos regulados por esta ley se calculará, entre otros, en función de los criterios siguientes:
a) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infracción, de la explotación del registro o de la patente nula o anulada o de los actos de
competencia desleal;
b) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los
actos de que motivaron la acción; o
c) Según el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una
licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se hubiera concedido.
Contenido de la Sentencia
185. La sentencia que declare con lugar alguna de las acciones previstas en esta Ley,
además de resolver sobre el fondo del asunto, deberá, según el caso y teniendo en cuenta la
necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas ordenadas y
los derechos de terceros:
a) Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de
los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean
destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar
la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien
cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;
b) Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado
predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los
circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna
para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;
c) Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
d) Disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos
distintivos, puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas
o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia
social;
e) Disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las
medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios.
Capítulo II
Acciones Civiles
Sección Uno
Providencias Cautelares
Procedimiento
186. Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad
industrial, o bien, con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad
con lo establecido en esta ley, podrá pedir al juez competente que ordene cualquier
providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger sus derechos, impedir o
prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar
pruebas. El juez en la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas podrá
requerir al actor que previamente a su ejecución preste fianza u otra garantía suficiente para
proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir
abusos.
Las providencias cautelares podrán también pedirse con posterioridad a la presentación
del memorial de demanda. Cuando la providencia no se solicita previamente, sino con la
demanda o posterior a ésta no será necesario constituir garantía alguna.
El juez deberá ordenar y ejecutar las medidas que le solicitasen dentro del
improrrogable plazo de dos días, siempre que el actor o peticionario hubiere acompañado
prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que
permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta. En el supuesto que se
requiera garantía, el plazo establecido al inicio de este párrafo será de cuarenta y ocho horas
contados a partir de la presentación de la fianza o garantía requerida.
Todas las providencias cautelares se tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni
intervención de la parte demandada, pero deberán notificarse a ésta en el momento de su
ejecución o inmediatamente después de ello. Los tribunales tomarán las medidas necesarias
para asegurar que la solicitud de providencias cautelares sea mantenida en reserva.
Si las providencias se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin
efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de
un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas.
Medidas
187. El Juez ordenará, según el caso, las providencias que prudentemente tiendan a la
protección del derecho del actor o peticionario, tales como:
a) La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los
productos infractores y de los actos desleales;
b) El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la
infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para
realizar la infracción;
c) La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la
literal anterior;
d) La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o
medios referidos en la literal b);
e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o
de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o
medios referidos en la literal b) cuando los mismos causen un daño o constituyan un riesgo
que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;
f) La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se
pretende; y
g) La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten
necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos
infractores.
El simple retiro de las marcas usadas o colocadas ilícitamente no impedirá que las
medidas establecidas en el presente artículo continúen vigentes ni será suficiente para que las
mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.
Contragarantía
188. Una vez otorgada o concedida una providencia o medida cautelar que tienda a
asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o
mercantil, la misma no podrá ser dejada sin efecto mediante una caución o garantía. La
caución o garantía solamente podrá ser otorgada para lograr el levantamiento de providencias
o medidas cautelares que tiendan a asegurar o proteger una pretensión indemnizatoria
propiamente dicha. Por lo tanto, no será aplicable el artículo 533 del Código Procesal Civil y
Mercantil o cualquier otra disposición similar a las providencias o medidas cautelares como
las descritas en las literales a), b), c), d), e) y f) del párrafo primero del artículo 187 de esta
ley.
Reconocimiento Judicial
189. El peticionario puede en la demanda o en la petición de providencias cautelares,
solicitar que previamente se practique un reconocimiento judicial en lugares, documentos o
cosas que guarden relación con el derecho infringido, o bien, en donde presuntamente se estén
cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de
propiedad industrial o actos de competencia desleal, en cuyo caso el juez lo ordenará y
ejecutará sin requerir garantía alguna. Para los efectos consiguientes, la resolución que ordene
la práctica del reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.
El reconocimiento judicial podrá complementarse con la presencia de peritos
designados por la parte actora o por el propio tribunal; asimismo el juez podrá ordenar la
exhibición de cosas muebles o documentos. A petición de parte y a juicio del juez, podrá
asimismo practicarse medios científicos de prueba y tomarse fotografías o captarse con
imagen y sonido los objetos o los lugares inspeccionados y, en el caso de los documentos, se
podrán examinar y copiar por cualquier medio.
En la diligencia del reconocimiento judicial el juez podrá ordenar las providencias
cautelares que se hayan solicitado y, si fuere el caso, fijará el monto de la garantía
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de esta ley. Si en el
plazo de cinco días siguientes el solicitante no presta o constituye la garantía fijada, el juez
ordenará levantar las medidas decretadas.
Sección Dos
Medidas en Frontera
Medida Cautelar en Frontera
190. El titular de un derecho protegido por esta ley relativo a marcas de fábrica o de
comercio, o su licenciatario, que tenga indicios suficientes de una presunta importación o
exportación de mercancías que lesionen o infrinjan sus derechos, podrá pedir a las autoridades
judiciales que se ordene a la aduana respectiva suspender el despacho e internación o el
proceso de exportación de las mismas.
No podrá suspenderse la importación de mercancías en tránsito, ni de aquellas que
hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del derecho o con su
consentimiento. Tampoco se aplicarán medidas en frontera a las importaciones no
comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
Competencia y Contenido de la Solicitud
191. Será competente para conocer de la solicitud de la medida en frontera el juez de
primera instancia que tenga jurisdicción en el territorio en donde se ubique la aduana
correspondiente. En todo caso, además de las disposiciones especiales contenidas en esta
sección, serán aplicables las disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley para el
caso de las providencias cautelares.
Además de los requisitos pertinentes, en la solicitud de medidas en frontera el
peticionario deberá:
a) Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta
infracción; y
b) Describir en forma suficientemente detallada las mercancías ilegítimas y la naturaleza
de las que se presume serán importadas o exportadas, a fin de que éstas puedan ser
reconocidas fácilmente por las autoridades aduaneras.
El juez podrá, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente pruebas o
informaciones adicionales.
Notificación de la Suspensión
192. La resolución que ordene la suspensión deberá notificarse inmediatamente al
solicitante y, una vez que ha sido ejecutada, al importador, consignatario o exportador de las
mercancías o productos. En este último caso, las notificaciones podrán válidamente realizarse
a los agentes aduanales acreditados ante la respectiva aduana.
Duración de la Suspensión
193. La suspensión de importaciones o exportaciones tendrá vigencia por un plazo de
diez días, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución correspondiente al
solicitante. Dicho plazo puede ser prorrogado una sola vez por diez días más, si dentro del
plazo original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado acción judicial sobre el
fondo del asunto o ha obtenido de la autoridad judicial la confirmación de la suspensión como
medida cautelar.
Si la acción judicial sobre el fondo del asunto no es promovida, o la medida no es
decretada judicialmente como providencia cautelar, vencido el plazo establecido en el párrafo
anterior o su prórroga, la suspensión quedará sin efecto y la autoridad aduanera procederá al
despacho de las mercancías respectivas.
Los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten medidas en frontera, quedarán
eximidos de toda responsabilidad, salvo que se probare que actuaron de mala fe o sin estricto
apego a las normas contenidas en este capítulo.
Derecho de Inspección e Información
194. Sin perjuicio de la obligación de brindar protección a la información confidencial,
las autoridades judiciales que ordenaren la medida en frontera, podrán autorizar a quien las
promovió el libre acceso a las mercancías o productos retenidos, a fin de que pueda
inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en apoyo de su reclamo. Igual
derecho tendrá el importador o exportador. Esta medida se realizará en presencia de la
autoridad judicial respectiva, con citación de la parte contraria.
Indemnización
195. Quien solicitó la medida en frontera será responsable ante el importador, el
consignatario y el propietario de las mercancías retenidas, por los daños y perjuicios causados
en los siguientes casos:
a) Si no presenta la demanda dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que
se haya ejecutado la medida;
b) Si la medida fuere revocada; o
c) Si se declara improcedente la demanda.
Sección Tres
Acción Civil por Infracción y de Reivindicación
Acción Civil por Infracción
196. El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción
judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que
manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y
respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos,
el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los
literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta Ley.
Reivindicación del Derecho
197. Cuando una patente o un registro se hubiese solicitado u obtenido por quien no
tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal
derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite
o el derecho concedido.
Infracción durante la Tramitación
198. El titular de una patente o de un diseño industrial, podrá demandar una
compensación por daños y perjuicios a quien, sin su autorización, haya usado o explotado la
invención reivindicada, el modelo de utilidad o el diseño industrial durante el período
comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la
patente o de la inscripción.
El resarcimiento por daños y perjuicios sólo procederá, en este caso, con respecto a la
materia reivindicada en la patente o el registro y se calculará en función de la explotación
efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.
Presunción de Empleo del Procedimiento Patentado
199. Cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener
un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la
patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado
un procedimiento diferente.
En la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses
legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le
relevará de la carga de la prueba.
Caducidad de la Acción
200. La acción civil por infracción de los derechos conferidos por esta ley, caduca a los
dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la
infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la
infracción, aplicándose el plazo que venza primero. En el caso de infracción en materia de
invenciones establecido en el artículo 198 de esta ley, la acción respectiva caducará a los
cinco años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente.
La acción de reivindicación del derecho caducará a los cinco años contados a partir de la
fecha de inscripción de la patente o registro. No prescribirá el derecho ni caducará la acción,
si quien obtuvo la patente o el registro hubiese actuado de mala fe.
Sección Cuatro
Acción de Nulidad o Anulación
Legitimación
201. La acción para que se declare la nulidad del registro de un signo distintivo o de una
patente o registro de diseño industrial, en los casos establecidos en los artículos 67 y 139 de
esta ley, podrá ser planteada por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten
intereses del Estado y también por cualquier persona que se considere afectada.
La acción para anular un registro o una patente sólo puede ser planteada por la parte
afectada por el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá demandar la
reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial y el
pago de los daños y perjuicios causados.
Acción, Excepción o Reconvención
202. La nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esta Ley puede
plantearse como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvención.
Caducidad
203. La acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro o de una patente no
caduca.
La acción de anulación de un registro o de una patente caduca a los cinco años
siguientes a la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo, la
invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos
durante un plazo de dos años. Si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño
industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de
anulabilidad será de tres años, contado a partir de la fecha del primer uso no comercial. No
corre el plazo de caducidad de la acción de anulación en tanto el signo, la invención, el
modelo de utilidad o el diseño industrial no sean usados comercialmente por el presunto
infractor, ni cuando los mismos han sido obtenidos de mala fe por el demandado.
Sección Cinco
Acción Contra Actos de Competencia Desleal
en Materia de Propiedad Industrial
Legitimación Activa
204. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la persona que se considere
afectada podrá pedir a la autoridad competente la constatación y declaración del carácter
ilícito de un presunto acto de competencia desleal.
Cualquier persona que se considere afectada podrá iniciar directamente una acción
contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el
acto, podrá ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún
sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses
de sus miembros.
Para el ejercicio de esta acción no es indispensable comprobar ser titular de un derecho
protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante únicamente corresponderá probar la
existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.
Caducidad de la Acción
205. La acción por competencia desleal caduca a los dos años contados a partir de que el
titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años
contados a partir de que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza más
tarde.
Capítulo III
Acciones Penales
Ejercicio de la Acción Penal
206. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en contra de los
responsables de los delitos y faltas tipificados en materia de Propiedad Industrial en el Código
Penal y otras leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podrá provocar la
persecución penal denunciando la violación de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por
el Ministerio Público, entidad que estará obligada a actuar directa e inmediatamente en contra
de los responsables. Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u
organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.
Providencias Cautelares
207. El Ministerio Público requerirá al Juez competente que autorice cualesquiera de las
providencias cautelares establecidas en esta ley o en el Código Procesal Penal y que resulten
necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta ley y en los
tratados internacionales sobre la materia de los que Guatemala sea parte, y que estén
resultando infringidos, o bien, cuando su violación sea inminente.
Presentada la solicitud, el Juez procederá conforme lo establecido en los artículos 186 y
187 de esta ley, autorizando al Ministerio Público para que proceda a su ejecución con el
auxilio de la autoridad policiaca necesaria.
Procedimiento Específico
208. En cualquier estado del proceso, si existe acuerdo entre el titular o licenciatario de
los derechos infringidos y la persona o personas responsables sindicadas del ilícito penal, y
los primeros han sido resarcidos satisfactoriamente del daño ocasionado y se les ha pagado, o
bien, garantizado debidamente los perjuicios producidos por la comisión de alguno de los
delitos establecidos en materia de Propiedad Intelectual, el Ministerio Público, previa
autorización judicial, podrá abstenerse de continuar la acción penal de conformidad con lo
que establece el Código Procesal Penal. En este caso, el juez ordenará levantar las medidas
cautelares respectivas, así como archivar el expediente.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Capítulo I
Disposiciones Transitorias
Solicitudes en Trámite
209. Las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigencia de
esta ley, continuarán tramitándose conforme el procedimiento establecido en la legislación
vigente en la fecha de su presentación, pero los registros, inscripciones o patentes resultado de
dichas solicitudes se regirán por las disposiciones y se otorgarán por los plazos que establece
la presente.
Las solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren
pendientes de notificación por razones no imputables al Registro, serán notificadas de
conformidad con los procedimientos que establece para el efecto el Código Procesal Civil y
Mercantil.
Normas Especiales sobre Solicitudes de Patente
210. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 211, serán aplicables a las solicitudes de
patente que estén en trámite al entrar en vigencia esta ley, las disposiciones de los artículos
15, 93, 109, 121, 122 y 123 de esta ley. El plazo para acreditar ante el Registro que se ha
efectuado el depósito conforme al artículo 109 será de dos meses contados a partir de la fecha
de vigencia de la presente.
Las solicitudes de patente presentadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
ocho del artículo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech), aprobado por el
Decreto Número 37-95 del Congreso de la República, se tramitarán con absoluta preferencia y
de conformidad con las disposiciones de la presente ley, aplicando los criterios de
patentabilidad establecidos en la misma, como si los mismos hubieren estado vigentes en la
fecha de presentación de dichas solicitudes.
A una solicitud de patente presentada bajo la vigencia de la Ley de Patentes de
Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales (Decreto Ley Número 153-
85), que se encuentre en trámite y en la cual no se ha procedido al nombramiento de expertos,
podrán aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119 y
120 de ésta, siempre y cuando así lo pida el solicitante. Para tal efecto, la petición deberá
formularse por escrito con firma legalizada por notario y ser presentada dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Registros y Patentes Vigentes
211. Los signos distintivos registrados de conformidad con leyes anteriores y cuyos
plazos no hubiesen vencido al momento de entrada en vigencia de esta ley, conservarán la
validez que dichas leyes les concedieron durante los plazos para los que fueron otorgados o
para los que hubieren sido renovados. El plazo de las patentes y registros de diseños
industriales que no hayan vencido al momento de entrar en vigencia esta ley, podrá ampliarse
hasta los plazos máximos establecidos en los artículos 126 y 159 de la misma, previa solicitud
escrita que el titular deberá presentar ante el Registro con dos meses de anticipación, por lo
menos, al vencimiento del plazo original de la patente o registro.
Las renovaciones subsecuentes de dichos registros, cuando procedan, se efectuarán de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley y quedarán regidos por la misma; en
consecuencia, las anualidades de patentes y registros se calcularán y pagarán de acuerdo con
las tasas que estén vigentes en la fecha de pago.
Expresiones o Señales de Propaganda Vigentes
212. Los registros de expresiones o señales de propaganda efectuados de conformidad
con las leyes anteriores, caducarán al cumplirse diez años contados a partir de la entrada en
vigor de esta ley. La renovación de dichos registros podrá solicitarse dentro de dicho plazo y
deberá tramitarse de conformidad con las disposiciones de esta Ley.
Acciones Iniciadas Anteriormente
213. Las acciones judiciales de naturaleza civil en materias reguladas por esta ley que se
hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia de la misma, se proseguirán hasta su
resolución conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.
Ministerio Público
214. Dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta Ley, el Fiscal General de
la República deberá crear y organizar una Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual.
Capítulo II
Disposiciones Finales
Normas Supletorias
215. Las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, del Código Procesal Civil y
Mercantil y de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán supletoriamente en todo
lo que no esté expresamente regulado por esta Ley.
Modificación al Artículo 275 del Código Penal
216. Se reforma el artículo 275 del Código Penal, el cual queda así:
"Violación a los Derechos de Propiedad Industrial
275. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, será sancionado
con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien sin el
consentimiento del titular del derecho, realice alguno de los siguientes actos:
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos
o servicios amparados por un signo distintivo registrado o por una imitación o falsificación de
dichos signos, con relación a los productos o servicios iguales o similares a los protegidos por
el registro;
b) Usar en el comercio un nombre comercial, un emblema o una expresión o señal de
propaganda protegidos;
c) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos
o servicios amparados por un signo distintivo registrado, después de haberlo alterado,
sustituido o suprimido, total o parcialmente;
d) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios que lleven una
marca registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que se haya
emitido resolución ordenando el cese del uso de dicha marca;
e) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitación o falsificación del mismo, así
como comercializar, almacenar o detentar tales materiales;
f) Rellenar o volver a usar con cualquier fin envases, envolturas o embalajes que lleven
un signo distintivo registrado;
g) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios, envases y demás medios de embalaje o
empaque de los productos o de identificación de los servicios de un comerciante o de copias,
imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el
origen de los productos o servicios;
h) Usar o explotar un secreto empresarial ajeno, así como cualquier acto de
comercialización, divulgación o adquisición indebida de tales secretos;
i) Revelar a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, profesión, relación de negocios o en virtud de una licencia de uso,
después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad de dicha información;
j) Apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la autorización de la
persona que lo guarda o de su usuario autorizado;
k) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos amparados por una patente ajena;
l) Emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o ejecutar cualquiera de
los actos indicados en el literal anterior, respecto a un producto obtenido directamente por ese
procedimiento;
m) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en circulación, almacenar o
detentar productos que en sí mismos o en su presentación reproduzcan un diseño industrial
protegido;
n) Usar en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica
falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o
sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; y
ñ) Usar en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o
engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción
de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera",
"imitación" u otras análogas.
La determinación de los supuestos contenidos en esta norma se hará con base en las
disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial."
"Competencia Desleal
358. Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las
disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado
con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de
violación a los derechos de propiedad industrial tipificado en el artículo 275 de este Código."
"Desobediencia
414. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente
de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionado con multa de
cinco mil a cincuenta mil quetzales."
Modernización del Registro
219. Cuando el Registro esté en capacidad para hacerlo, podrá innovar progresivamente
el actual sistema de presentación de solicitudes, tramitación, resolución e inscripción de las
mismas, adoptando, entre otras tecnologías, procesos de microfilmación de documentos y/o
computarización o sistematización electrónica.
Normas Derogadas
220. Se deroga el Decreto Ley 153-85, Ley de Patentes de Invención, Modelos de
Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales; los artículos 355 y 356 del decreto número 17-73 del
Congreso de la República; y los literales b) y c) del numeral 3 del artículo 24-QUATER del
Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, adicionado por el
artículo 3 del Decreto 79-97 del Congreso de la República.
Vigencia
221. El presente Decreto entrará en vigencia el día uno de noviembre del año dos mil, y
deberá publicarse en el diario oficial.
Pase al Organismo Ejecutivo, para su sanción, promulgación y publicación.
Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los treinta
y un días del mes de agosto del año dos mil.
José Efrain Ríos Montt
Presidente
Carlos Wohlers Monroy Carlos Hernández Rubio
Secretario Secretario
Palacio Nacional: Guatemala, dieciocho de septiembre del año dos mil.
Publíquese y cúmplase
Portillo Cabrera
Lic. J. Luis Mijangos C. Eduardo Weymann
Secretario General Ministro de Economía
Presidencia de la República
Publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2000 y en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2000.

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Decreto Numero 57-2000

Título I: Normas Comunes

Capítulo Unico: Disposiciones Generales

Personas que pueden acogerse a esta Ley 2

Formalidades de las Solicitudes 5

Efectos de la Declaración de Nulidad 11

Título II: De las Marcas y otros Signos Distintivos

Capítulo I: De las Marcas

Sección Uno: Normas Generales

Signos que pueden constituir Marcas 16

Adquisición del Derecho 17

Marcas Inadmisibles por Razones Intrínsecas 20

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros 21

Sección Dos: Procedimiento de Registro de Marcas

Fecha de Presentación de la Solicitud 24

Examen de Forma y Fondo 25

Reglas para calificar Semejanza 29

Inscripción de Marca y sus Efectos 30

Sección Tres: Vigencia, Renovación y Modificación del Registro

Vigencia del Registro y Renovación 31

División del Registro 33

Corrección y Limitación del Registro 34

Sección Cuatro: Derechos, Limitaciones y Obligaciones

Derechos Conferidos por el Registro de la Marca 35

Limitaciones al Derecho sobre la Marca 36

Agotamiento del Derecho 37

Elementos no Protegidos en Marcas Complejas 38

Adopción de una Marca Ajena como Razón Social o Denominación 39

Indicación de Procedencia de Productos 40

Sección Cinco: Enajenación, Cambio de Nombre del Titular y Licencia de Uso

Enajenación y Cambio de Nombre 41

Solicitud de Inscripción de Enajenación o Cambio de Nombre 42

Enajenación Libre de la Marca 43

Enajenación de Marcas Junto con la Empresa 44

Licencia de Uso de Marca 45

Capítulo II: Marcas Colectivas

Cambios en el Reglamento de Empleo 52

Licencia de la Marca Colectiva 53

Uso de la Marca Colectiva 54

Capítulo III : Marcas de Certificación

Titularidad de la Marca de Certificación 56

Formalidades para el Registro 57

Vigencia del Registro 58

Uso de la Marca de Certificación 59

Gravamen y Enajenación de la Marca de Certificación 60

Reserva de la Marca de Certificación Extinguida 61

Capítulo IV: Extinción del Registro de la Marca

Cancelación por Generalización de la Marca 65

Cancelación por Falta de Uso de la Marca 66

Nulidad y Anulación del Registro 67

Capítulo V: Expresiones o Señales de Publicidad

Capítulo VI: Nombres Comerciales

Derecho sobre el Nombre Comercial 71

Nombre Comerciales Inadmisibles 72

Protección del Nombre Comercial 73

Registro del Nombre Comercial 74

Procedimiento de Registro del Nombre Comercial 75

Enajenación del Nombre Comercial 76

Capítulo VII: Emblemas

Protección del Emblema 77

Capítulo VIII: Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Sección Uno: Indicaciones Geográficas

Utilización de Indicaciones Geográficas 78

Indicaciones Relativas al Comerciante 80