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LA PROTECCIN DE LAS EMPRESAS TIC

CASUSTICA Y ASPECTOS
CONTRACTUALES. LA EMPRESA ANTE LA
INTERNACIONALIZACIN.

JOS LUIS SAGARDUY

Clarke Modet & C 2007

CASO: El Juzgado de lo Penal N 1 de Manresa


sentencia que condena a seis meses de prisin
y a pagar una cantidad que podra ascender a
886.000 euros en la ejecucin final de la
sentencia por un delito contra la propiedad
intelectual recogido en el artculo 270 del
Cdigo Penal.
Sentencias similares en Bilbao, San Sebastin y
Vitoria.
Noticia 27/03/2007

Clarke Modet & C 2007

CASO: Pyme condenada a pagar 341.800 por


piratear programa industrial de autocad (+ 6
meses de prisin al gerente).
Noticia del 06/10/06

CASO: Empresa de formacin reclama a una


Administracin Pblica 300.000 por copiar un
listado de preguntas para un examen a
mdicos.
Noticia del 07/10/06

Clarke Modet & C 2007

CASO: Presidente de una gran compaa de


telefona, TV , etc. dice desconocer si pagan
derechos por lo que distribuyen. Aade que
supone que lo hacen, pero no lo sabe.

Clarke Modet & C 2007

CASO. Empresa farmacutica(*) demandada


por antiguo empleado por la elaboracin de un
vademcum. Pide 1% facturacin ltimos siete
aos.

(*) Aplicable a cualquier sector donde se encargue un trabajo


intelectual a un empleado.
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Clarke Modet & C 2007

CASO: Empresa de armamento paga alta


cantidad por una tecnologa en un complejo
contrato. La tecnologa era de libre uso por
caducidad de la patente.
CASO: Empresa vende material militar a otro pas
con tecnologa de un tercero. ste no concede
los permisos. No se previ y la operacin se
vino abajo.

Clarke Modet & C 2007

CASO: Gran banco compra otro pequeo. ste


tiene un sistema informtico que no es de su
propiedad, y es demandado. La indemnizacin
es millonaria. De conocerse esta eventualidad la
compra no se hubiera realizado.

Clarke Modet & C 2007

CASO: Pyme industrial recibe de una gran


empresa un encargo de fabricacin. Iniciada
sta una tercera presenta demanda porque el
encargo infringe patente de su propiedad. Gana.
La demandada se aboca al cierre.
Quien recibi el encargo (en su entusiasmo) no
exigi acreditacin de la titularidad de
derechos.

Clarke Modet & C 2007

CASO: Pequea farmacutica(*) patenta nuevo


producto. Otra farmacutica le pide una licencia
y paga muy bien por ella. La pequea, con ese
dinero, se convierte en puntera desarrollando
nuevas investigaciones.

(*) Aplicable a cualquier sector


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Clarke Modet & C 2007

PRINCIPALES ERRORES EMPRESAS TIC


- Utilizar tecnologa protegida por otros sin
licencia.
- Contratacin de veteranos con acuerdo
vigente de no concurrencia o
confidencialidad.
- Uso de marcas, dominios,
metatagsajenos o confusos.
- Asociarse con terceros sin precauciones.
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Clarke Modet & C 2007

- Carecer de una poltica de retencin


adecuada.
- Inadecuada poltica de secreto
(disponibilidad restringida, valor
econmico, precauciones ad hoc
- No inscribir ttulos de P.I. o no proteger de
otro modo la P.I.(trabajar para el diablo).

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Clarke Modet & C 2007

INVESTIGACIONES E
INVENCIONES (PATENTES, MM.UU. DISEOS)

SOFTWARE

ACTIVOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EMPRESAS
DE BASE TECNOLOGICA

BASES DE DATOS

PGINAS WEB

KNOW-HOW

SIGNOS DISTINTIVOS

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Clarke Modet & C 2007

SOFTWARE

Toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas, directa


o indirectamente, en un sistema informtico para realizar una funcin o
una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que
fuere su forma de expresin o fijacin
Los programas de ordenador pueden protegerse como obras literarias
Programa
Documentacin Preparatoria
mbito de proteccin

Documentacin Tcnica
Manuales de Uso
Versiones sucesivas y programas derivados
 Excepcin : ideas y principios
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Clarke Modet & C 2007

RGIMEN JURDICO SOFTWARE


Patentes. Excluido salvo que con medios
tcnicos resuelva problema tcnico.
Caso Diamond vs. Diehr (1981)
Marcas. Ayuda a la identificacin por parte
del usuario.
Derecho de Autor. Registro P.I., Depsito
Notarial
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Clarke Modet & C 2007

SOFTWARE LIBRE

DEFINICIN (Richard Stallman)


Libertad 0: Poder usar el programa sin
restricciones
Libertad 1: Poder estudiarlo y adaptarlo a
necesidades particulares
Libertad 2: Poder redistribuirlo
Libertad 3: Poder mejorarlo y publicar las
mejoras.
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Clarke Modet & C 2007

LIBRE NO ES IGUAL A GRATUITO


(Ni el software libre ha de ser gratuito ni
cualquier programa gratuito es software
libre)
Est sujeto a licencias.
Lic. Permisivas: Permiten todo, incluso que
deje de ser libre.
Lic. Robustas: Imponen condiciones, sobre
todo en redistribucin.
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Clarke Modet & C 2007

PROPIEDAD INTELECTUAL / PROPIEDAD INDUSTRIAL

1
Propiedad Intelectual = Derechos de Autor S.
Continental
Copyright
S. Anglosajn
2
Propiedad Intelectual Propiedad Industrial + Derechos
de Autor

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Clarke Modet & C 2007

9 Son objeto de P. Intelectual todas las creaciones


originales
literarias,
artsticas
o
cientficas
expresadas por cualquier medio o soporte.
9 Requisitos:
Intervencin humana creacin
Originalidad
Creaciones literarias, artsticas o cientficas
Expresadas por cualquier medio o soporte

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Clarke Modet & C 2007

Obras dramticas, obras teatrales,


.....etc.

Contenidos de las
Nuevas Tecnologas

Obras cinematogrficas, obras


audiovisuales
Composiciones musicales con o sin
letra

Programas de ordenador
Bases de datos

Esculturas, pinturas, dibujos,


grabados, cmics.

Pgina Web

Traducciones

Obra Multimedia

Diseos
Tratados, artculos, monografas
Proyectos, planos, maquetas, diseos
de obras arquitectnicas y de
ingeniera
Grficos, mapas y dibujos relativos a la
topografa y en general a la ciencia
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Clarke Modet & C 2007

INSCRIPCIN REGISTRO P.I.


Voluntario.
Acredita frente a terceros el contenido
exacto. Quien niegue tiene que probar
mejor derecho.
Transmisin: Registro prueba irrefutable de
que lo adquirido est a nombre del
cedente.
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Clarke Modet & C 2007

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

Qu es?

Caractersticas

Finalidad

Mecanismo administrativo de tutela de


derechos de Propiedad Intelectual

Acto Declarativo
Carcter Pblico
Voluntariedad de la Inscripcin

Preconstitucin de Prueba
Declaracin de la existencia de derechos
Legitimidad

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Clarke Modet & C 2007

* DURACIN

(Espaa): la vida del autor + 70 aos despus de su


muerte

Persona Fsica Vida del autor + 70 aos


Persona Jurdica 70 aos despus de la divulgacin

PROTECCIN DESDE LA CREACIN DE LA OBRA

* REGISTRO DE OBRAS COMO PRECONSTITUCIN DE PRUEBA

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Clarke Modet & C 2007

DEPSITO NOTARIAL
El fedatario es pblico, pero no su archivo
(no obliga frente a terceros).
No sujeto al sistema de prioridad registral.
En el Registro se impide la inscripcin a
otro idntico posterior.
Conflicto judicial: Idoneidad del medio
empleado.
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Clarke Modet & C 2007

EMPRESA

Usuaria ocasional de Derechos de


autor
Actuar con la correspondiente autorizacin

Titular
Adoptar mecanismos que garanticen y
acrediten la titularidad de esos derechos

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Clarke Modet & C 2007

Derechos de explotacin
Derecho de reproduccin
(impedir que un tercero sin la autorizacin de su titular pueda realizar copias del programa)

Derecho de distribucin
(colocar los ejemplares al alcance de un nmero de personas)

Derecho de transformacin
(traducir, adaptar, arreglar o efectuar cualquier alteracin del programa)

Comunicacin Pblica
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Clarke Modet & C 2007

PGINAS WEB

Elementos
susceptibles
proteccin

de

Diseo Grfico
Contenidos
Fotografas
Texto
Sonido
Dibujos
Cdigo (HTML, Javascript, etc)
Propiedad
distintivos)

industrial

(signos

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Aviso Legal
Incorporacin
de
contenidos de terceros
Adecuacin a la LSSI,
Proteccin de datos
Establecimiento de links

Clarke Modet & C 2007

KNOW-HOW

Toda experiencia o conocimiento de cmo realizar una funcin til y


eficaz. Este conocimiento puede ser de:

Dominio pblico cuyo uso no requiere licencia

Clasificado como secreto empresarial, dotndolo de la confidencialidad y


de las medidas de seguridad y control que impidan su divulgacin.
METODOLOGAS DE
DESARROLLO

PROCESOS

ARQUITECTURAS

PROTECCIN POR SECRETO


INDUSTRIAL

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Clarke Modet & C 2007

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA


INVENCIN:
Desarrollo de una solucin
prctica a una necesidad o problema tcnico.
PATENTE: Un derecho de proteccin sobre el
objeto de una invencin.
Hallazgo,
encuentro,
DESCUBRIMIENTO:
manifestacin de lo que estaba oculto o secreto o
era desconocido, pero que ya exista (R.A.E.).
SECRETO: Procedimientos prcticos industriales
y comerciales conocidos por un crculo limitado
de personas obligadas a no revelarlos, que
permiten una ventaja competitiva frente a los que
no lo poseen.
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Clarke Modet & C 2007

CONTRATOS

Contratos de Fabricacin
Contratos de Distribucin
Contratos de Franquicia
Contratos de Investigacin
Contratos de desarrollo llave en mano
Contratos de cesin de uso de software

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Clarke Modet & C 2007

C. Creacin folletos electrnicos


C. Obra audiovisual
C. Patrocinio y sponsorizacin
C. Creacin bases de datos
C. Desarrollo software a medida
C. Creacin bancos de imgenes

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Clarke Modet & C 2007

C. de creacin de pginas web


C. con Agencias Publicitarias
C. Colaboracin con organismos pblicos
C. de cesin de derechos
C. de transferencia de tecnologa
C. de licencia de know how, patentes,
marcas
Contratos Laborales
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Clarke Modet & C 2007

PROBLEMAS

Falta metodologa sistemtica de


negociacin en P.I.
Los contratos estn ayunos de clusulas
en la materia.
Ausencia de cultura de proteccin (difcil
negociar)
Frecuentes conflictos de titularidad de
resultados.
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Clarke Modet & C 2007

CONTRATOS LABORALES
CONTRATOS LABORALES
Se suele constatar la ausencia de clusulas que puedan proteger la Propiedad
Intelectual o Industrial en este tipo de contratos.
El contrato tipo de suele estructurar en doce puntos siendo stos:

1.2.3.4.5.6.-

Rgimen Jurdico
Objeto del Contrato
Antigedad
Duracin del Contrato
Jornada Laboral
Retribuciones

7.- Excedencias
8.- Seguridad Social
9.- Rgimen Disciplinario
10.- Jubilacin
11.- Vacaciones
12.- Indemnizacin por razn de
servicio

DEBEN INCORPORARSE
CLUSULAS DE
PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL/INDUSTRIAL

NO HAY NINGN PUNTO EN EL QUE SE


ENCUENTRE PROTEGIDA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL/INDUSTRIAL

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Clarke Modet & C 2007

1 Es de mximo inters aadir clusulas que puedan prevenir

de la utilizacin
perjudicial de la informacin que divulga a sus trabajadores.

2 Asimismo, es crucial que las posibles invenciones desarrolladas en el seno de las labores de
investigacin de la empresa sean protegidas debidamente.
SOLUCIONES

Confidencialidad
Posible perjuicio
provocado por uso
indebido de
informacin
restringida

Cesin de
derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial

Nuevas
clusulas en
los contratos

Desproteccin
invenciones
desarrolladas en el
seno de la
empresa

No concurrencia

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Clarke Modet & C 2007

Los perjuicios que pueden producirse de no tener una poltica clara de confidencialidad
conllevan un alto nivel de riesgo para su posicin aventajada como empresa pionera en
desarrollos de software.

Confidencialidad (I)

En un mundo altamente competitivo, la informacin llamada privilegiada supone una informacin


crucial para ganar cuotas de mercado.
Por ello es recomendable obligar contractualmente a los empleados a salvaguardar la
confidencialidad. Esto tiene dos efectos: la PREVENCIN, puesto que el trabajador tendr ms
reparos en filtrar informacin confidencial, y, subsidiariamente, se producira el RESARCIMIENTO
del perjuicio ocasionado.

Confidencialidad

PREVENCIN

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RESARCIMIENTO

Clarke Modet & C 2007

Confidencialidad (II)

La clusula de confidencialidad a introducir en los contratos debe tener un contenido semejante al


que se expone a continuacin a modo de ejemplo:
Guardar confidencialidad de toda la informacin industrial, tcnica y comercial a la
que haya tenido acceso en virtud de la relacin laboral mantenida con .
En este sentido se compromete a no copiar, reproducir, divulgar o utilizar en beneficio
propio o de terceros, entre otras, la informacin de. referida a datos,
informes, know how, documentos, planos, dibujos, diseos, muestras, frmulas de
fabricacin, resultado de ensayos y proyectos de I+D, proyectos tcnicos en marcha o
en perspectiva, planes de negocio, listado de clientes y proveedores, poltica de tarifas
y descuentos, acciones comerciales, estrategias de mercado, etc.
Entregar a.. toda la documentacin que obre en su poder y que haya
sido generada en el desempeo de su cargo, y cuya propiedad en exclusiva pertenece
a.. , no pudiendo extraer la informacin al exterior en beneficio propio o de
terceros.
No reivindicar derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el Know How y los
resultados de los proyectos en los que hubiera colaborado como consecuencia de su
relacin laboral con o de los que haya tenido conocimiento durante la
misma.

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Clarke Modet & C 2007

No concurrencia

La no-concurrencia o no-competencia es un pacto por medio del cual el trabajador se compromete a no


realizar actividades, por cuenta propia o ajena, que resulten competitivas y cuyo campo de actuacin
coincida en todo o en parte con la de la empresa. La empresa deber acreditar un efectivo inters
industrial o comercial al firmar el pacto.

Se puede acordar en cualquier momento

Debe existir verdadero inters mercantil o industrial


de la empresa
Compensacin econmica adecuada al
trabajador que pacte la no concurrencia

Pacto de no-concurrencia

El pacto no puede durar ms de 2 aos para los


tcnicos y 6 meses para los dems trabajadores
Entra en vigor al extinguirse el contrato de trabajo

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Clarke Modet & C 2007

Se entiende por invencin laboral un esfuerzo intelectual que produce un resultado en el mbito tcnico,
esfuerzo que ha sido realizado por el trabajador durante la vigencia de su relacin de trabajo con la empresa,
fruto de una actividad de investigacin explcita o implcitamente constitutiva del objeto de su contrato.
El contrato laboral deber hacer referencia a este tipo de invenciones para que la empresa no pierda los
derechos que le corresponden.

Invencin es del objeto


del contrato

Titular

INVENCIN

Cesin de Derechos: Invencin (I)

I.- INVENCIONES LABORALES

Empresario

Sin suplemento para el trabajador

Invencin NO es del
objeto del contrato

Salvo que la aportacin


personal al invento y la
importancia del mismo
excedan de forma
evidente del contenido
del contrato

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Clarke Modet & C 2007

Cesin de Derechos: Invencin (II)

La invencin guarda
relacin con el trabajo del
empleado para el cual fue
contratado y es objeto del
contrato

Con
me ocim
ien
dio
por s apo tos y
rt
la e
mp ados
res
a

El empresario tiene derecho a:

Empresario titular de la
invencin

Invencin NO es del objeto del


contrato

La invencin NO guarda
relacin con el trabajo del
empleado

Empresario tiene derecho


reservado para la utilizacin
de la invencin

Justa remuneracin del trabajador segn lo aportado


por cada uno

Las invenciones para las que se presente una solicitud


de patente o de otro ttulo de proteccin exclusiva
dentro del ao siguiente a la extincin de la relacin de
trabajos o de servicios podrn ser reclamadas por el
empresario

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Clarke Modet & C 2007

Cesin de Derechos: Invencin (III)

DERECHO DE
AUTOR:

DERECHO DE
EXPLOTACIN:

Trabajador

Empresa

Invencin NO es del mbito del


contrato

La invencin NO guarda
relacin con el trabajo del
empleado

El trabajador ser el autor


pero es necesaria la cesin
de derechos de explotacin

Cede el derecho de
propiedad

NO cede el derecho de
propiedad

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Clarke Modet & C 2007

Cesin de Derechos: Creacin (I)

II.- CREACIONES INTELECTUALES


Los derechos de autor protegen muchos tipos de obras diferentes: obras literarias (libros, folletos,
etc.), obras musicales (canciones, etc.), obras artsticas (dibujos, pinturas, esculturas, etc.), mapas y
dibujos tcnicos, obras fotogrficas (retratos, paisajes, etc.), imgenes animadas, programas de
ordenador, bases de datos, etc.
La proteccin por derechos de autor es independiente de la calidad de la obra y de la finalidad del
autor al crear dicha obra, en el sentido de que su objetivo final no est relacionado con la proteccin.

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Clarke Modet & C 2007

Cesin de Derechos: Creacin (II)

Regir por lo que


pacten las partes
(empresario y
trabajador)

Obras artsticas,
literarias y cientficas

En ausencia
de pacto

Se presumen cedidos al
empresario en exclusiva
los derechos de
explotacin de la obra
creada en virtud de la
relacin laboral.

CREACIN

Programas de
ordenador (Software)

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Clarke Modet & C 2007

Cesin de Derechos: Creacin (III)

Obras artsticas,
literarias y cientficas

Salvo que se pacte


lo contrario.

CREACIN

Programas de
ordenador (Software)

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El programa se crea
en el ejercicio de
funciones confiadas o
siguiendo
instrucciones del
empresario

Derechos de
explotacin
pertenecern
exclusivamente al
empresario

El programa no se
crea en el ejercicio de
funciones confiadas o
siguiendo
instrucciones del
empresario

Derechos de
explotacin
pertenecern al
trabajador

Clarke Modet & C 2007

ESTABLECECER CLUSULAS DE CESIN DE


DERECHOS PROTEGIENDO TODAS LAS
SITUACIONES.
SE DAN DOS TIPOS DE DERECHOS
DERECHOS DE CARCTER PERSONAL
DERECHOS DE CARCTER PATRIMONIAL
La cesin de derechos se interpretar restrictivamente, por lo que conviene delimitar correctamente su
alcance.

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Clarke Modet & C 2007

DERECHOS PATRIMONIALES
- Derecho de comunicacin pblica
- Derecho de reproduccin
- Derecho de distribucin
- Derecho de transformacin.
Caso antiguos trabajadores: Se presume pacto
tcito. Un ex empleado no puede explotar
trabajos que gener en la empresa.
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Clarke Modet & C 2007

Derechos de carcter personal (morales)


Son del trabajador e irrenunciables:
- Derecho a decidir sobre la divulgacin o no de la obra.
- Derecho a exigir el reconocimiento de su condicin de
autor.
- Respeto a la integridad de la obra.
- Derecho a que no se deforme la obra si ello implica
perjuicio de sus intereses

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Clarke Modet & C 2007

FABRICACIN

DEFINIR ACTIVOS KNOW HOW. Uso y asistencia tcnica


GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD SOBRE LA TECNOLOGA
LICENCIADA.
RESPETO A LOS MTODOS DE FABRICACIN. Mantener la
calidad.
NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE TECNOLOGA
LICENCIADA.
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE RESULTADO DE LA
FABRICACIN
DEBER DE COMUNICAR CUALQUIER MEJORA INCORPORADA
POSIBILIDAD DE EXPLOTAR LAS MEJORAS RESULTANTES DE
LA FABRICACIN.

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Clarke Modet & C 2007

PREVER LA INCORPORACIN DE LA MARCA COMO


FABRICANTE DEL PRODUCTO.
EXENCIN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DEL
PRODUCTO FABRICADO.
PROHIBICIN DE FABARICAR EL MISMO MTODO O
PRODUCTO POR TERCEROS
MEDIDAS DE CONTROL: INSPECCIN-AUDITORA
DEVOLUCIN DEL MATERIAL FACILITADO
LEGISLACIN APLICABLE
TRIBUNALES/ARBITRAJE

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Clarke Modet & C 2007

DISTRIBUCIN

DEFINIR OBJETO, TERRITORIO Y CANAL


GARANTIZAR DISPONIBILIDAD
CONFIDENCIALIDAD INFORMACIN MERCADO, PRECIOS,
NUEVOS PRODUCTOS
MANTENER LA IMAGEN DE MARCA Y PRODUCTO EN LA RED
SUPERVISIN DE LA ACTIVIDAD DE MARKETING Y
PUBLICIDAD
NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE EL PRODUCTO
EN MERCADO ALGUNO
MEDIDAS DE CONTROL (Inspeccin de locales, libros contables,
devolucin de material)
CONTROL SUBCONTRATACIN DEL SERVICIO.

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Clarke Modet & C 2007

INVESTIGACIN Y DESARROLLO

DEFINICIONES DE CONCEPTO
IDENTIFICACIN DE LAS PARTES DEL ACUERDO
DEFINIR EL OBJETO Y PROPSITO DEL ACUERDO
ORGANIZACIN DEL PLROYECTO Y RESPONSABILIDADES
BACKGROUND: P.I. APORTADA
SIDE GROUND
DERECHOS DE ACCESO
FOREGROUND Explotacin de resultados
NO COMPETENCIA O CONCURRENCIA EN EL MERCADO
TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIN
EXLUSIVIDAD
GARANTAS Y RESPONSABILIDADES
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Clarke Modet & C 2007

VIGENCIA
CAUSAS DE RESOLUCIN
DEVOLUCIN DE LA INFORMACIN TCNICA SUMINISTRADA.
ELECCIN DE LEY APLICABLE Y/O DEL ARBITRAJE.

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Clarke Modet & C 2007

DESARROLLO DE SOFTWARE

DETERMINAR TITULARIDAD DE DERECHOS


CESIN EN EXCLUSIVA
OBJETO: CDIGO FUENTE, MANUALES,
DERECHOS: REPRODUCCIN, DISTRIBUCIN,
TRANSFORMACIN
EXTENSIN ESPACIAL Y TEMPORAL
DETERMINAR LOS DERECHOS PREEXISTENTES.
GARANTIZAR EL USO.
RESPOSABILIDAD POR INFRACCIN DE
DERECHOS DE 3
CONFIDENCIALIDAD
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Clarke Modet & C 2007

LICENCIA DE SOFTWARE

PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DEL OBJETO


ESCLUSIVIDAD O NO DEL DERECHO DE USO
LMITES DEL DERECHO DE USO
CONFIDENCIALIDAD
VIGENCIA Y TERRITORIO
FUTUROS DESARROLLOS BASADOS EN
SOFTWARE
ARBITRAJE

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Clarke Modet & C 2007

CREACIN PGINAS WEB


TRABAJADORES BIEN INFORMADOS CONTENIDO
DERECHOS P.I.I.
CREADOR TIENE DERECHO SOBRE LO CREADO EN
LA P. WEB (CESIN O LICENCIA DERECHOS).
EXENCIN RESPONSABILIDAD TITULAR DE LA
PGINA.
OJO METATAGS, HIPERVNCULOS, MARCOS
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Clarke Modet & C 2007

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

INTERCAMBIAR PARA CREAR VALOR

COOPERACIN ENTRE EMPRESAS


AMBOS DEBEN GANAR (SIMBIOSIS)
TRANSMISIN DE CONOCIMIENTOS
NEGOCIACIN
CONTRATO

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Clarke Modet & C 2007

Definicin derechos de P.I. involucrados.


Confirmar su proteccin en el pas
Exclusiva o no.
Trminos econmicos del acuerdo
Elementos adicionales (entrenamiento,
marcas, asistencia tcnica)
Normas de control de calidad

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Clarke Modet & C 2007

Posibilidad de obtener nuevos productos o


mejoras
Trminos de confidencialidad, incluso
previos al contrato.
Definir quin acta en caso de conflicto
con 3
Vigencia y causas de terminacin
Resolucin de controversias (arbitraje)
Flecos
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Clarke Modet & C 2007

METODOLOGA DE ACTUACIN
ANLISIS
TECNOLGICO

ASPECTOS
CLAVE

MODALIDAD DEL
ACUERDO

TRMINOS DE
PARTIDA

OBJETO

TRMINOS
SUSPECTIBLES DE
NEGOCIACIN

ALCANCE

DEFINICIN DE
ESCENARIOS

TRMINOS DE
SALIDA

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Clarke Modet & C 2007

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

TRATOS
PRELIMINARES

NEGOCIACIN

ACUERDO

Estudios de
mercado

Carta de
Intenciones

Definicin
Partes

Presentacin
de la oferta

Marco
Negociacin

Objeto y
background

59

Control
Revisin

Clarke Modet & C 2007

ANLISIS PRELIMINARES

Estudios de
mercado

Grado de innovacin y
competitividad de la tecnologa
Bsqueda de socios y
colaboradores

Definir el carcter

Presentacin
de la oferta

Proteger el contenido

Acuerdos de
confidencialidad

Informacin relevante

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Clarke Modet & C 2007

NEGOCIACIN

Carta de
intenciones

Definicin del marco de


negociacin

Marco
Negociacin
Proteccin de la confidencialidad

Analizar los conocimientos y la


tecnologa objeto de negociacin

61

Clarke Modet & C 2007

ACUERDO

Identificacin de las partes del acuerdo


Definir el objeto y propsito del proyecto y la
asistencia tcnica a suministrar

Definicin
Partes

Background: propiedad industrial e intelectual


aportados
- Definir los derechos de propiedad industrial e intelectual
- Garantizar la titularidad

Objeto y
background

- Mantenimiento de la vigencia
- Confidencialidad
- Uso a la que se destina
- Establecer la defensa legal

Contraprestacin
Exclusividad
62

Clarke Modet & C 2007

ACUERDO

Foreground derechos de propiedad industrial e


intelectual de los resultados del proyecto

Foreground, mejoras
y confidencialidad

Definir titularidad

Obligacin de informar de los resultados al titular

Solicitar licencia obligatoria del foreground y


licencias de uso a favor de la contraparte

Prever, en su caso, de forma expresa el rgimen de


cotitularidad

No competencia o concurrencia en el mercado


Mejoras y perfeccionamientos: titularidad y
explotacin
Calidad en la explotacin de tecnologa

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Clarke Modet & C 2007

ACUERDO

Tratamiento de la informacin confidencial


Rgimen de subcontratacin

Vigencia,
confidencialidad,
ley aplicable

Garantas y Responsabilidades
Vigencia
Causas de resolucin
Devolucin de la informacin tcnica
suministrada
Eleccin de la ley aplicable y del arbitraje o
Tribunal competente

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Clarke Modet & C 2007

SUBCONTRATACIN

Quien da las tcnicas es el dueo del


resultado.
La explotacin pertenece al contratante
Clusula de confidencialidad.
No uso de las tcnicas dentro del sector
(pactar).
Exclusividad. Hay que pagarla. Ojo con
clausulas de cierre del mercado.
Devolver la documentacin
65

Clarke Modet & C 2007

ACUERDO

SUBCONTRATACION (c. prestacin servicios)


Determinar los derechos a favor del titular
Cesin en exclusiva
Sobre qu:
Cdigo fuente
Manuales
Know how
Organigrama, estructura, secuencia
Qu derechos se ceden?
Reproduccin
Distribucin
Transformacin

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Clarke Modet & C 2007

ACUERDO

SUBCONTRATACION (c. prestacin servicios)


Extensin : mbito espacial y temporal
Determinar e Identificar los derechos preexistentes
Garantizar el uso
Responsabilidad por infraccin de terceros
Confidencialidad
Resolucin

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Clarke Modet & C 2007

Si se nos hace un pedido y con l


desarrollamos un conocimiento:

PROTEGERLO !!!

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Clarke Modet & C 2007

SECRETOS

Qu es el secreto empresarial?
Toda informacin confidencial relevante para la compaa que le confiere una
ventaja competitiva.

Requisitos
1. Secreto
Informacin o conocimiento no generalmente conocido, ni fcilmente accesible

2. Sustancial
Conocimiento til y relevante

3. Identificado
Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en soporte
material

4. Valor econmico
69

Clarke Modet & C 2007

Secreto empresarial

Secretos Industriales

Secretos Comerciales
Procesos de fabricacin

Informacin sobre actividades de investigacin y


desarrollo
Planos, proyectos...
Algoritmos que se utilizan en programas informticos y
los mismos programas.
Listados de proveedores y clientes
Proyectos de reestructuracin
Manuales
70

Clarke Modet & C 2007

Cundo es recomendable proteger como Secreto Empresarial?

El secreto no es patentable.

Certeza de que se va poder mantener el secreto sobre la informacin.


La informacin o el conocimiento no se considere de suficiente valor como para ser objeto
de una patente.
El secreto se refiere a un proceso de fabricacin en lugar de un producto (ingeniera
inversa).
Sea solicitada una patente y se est a la espera de que le sea concedida.
Se trate de Software para poder impedir el desarrollo de programas derivados, protegiendo
el cdigo fuente.
Ciclo de vida de la informacin no muy largo: proceso contino de innovacin y cambio
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CRITERIOS Y PREGUNTAS PREVIAS


- Es necesaria la revelacin pblica?

- Es fcil aplicar ingeniera inversa o llegar al


invento de forma independiente?
- Es una tecnologa de rpida evolucin?
- Estamos ante un rea nueva de la tecnologa?
- Tenemos inters en licenciar?
- Se prevn ingresos superiores a los costes de
patentar?
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INTERNACIONALIZACIN
PROP. INDUSTRIAL

NCLEO DE LA EMPRESA

SU CORRECTA GESTIN LA HACE COMPETITIVA Y


DIFERENTE.

PROTECCIN TERRITORIAL.

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SALIDA AL EXTERIOR

PLAN DE EXPORTACIN:
Anlisis de Mercados.
Evaluacin de la demanda.
Presupuestos
Campaas de divulgacin.
Seguros.
Financiacin.
....
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Adaptacin del Producto (Diseo, Embalaje,


Marca...).
Acuerdos con socios o distribuidores.
Imagen de la Empresa (Marca).
Participacin en Ferias
Fijacin de Precios.
Financiacin.
Licencias.
LA PROTECCIN DE LA P.I. DA A LA EMPRESA
MAYOR FUERZA EN TODOS LOS APARTADOS.

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Contemplar la P.I. en el Plan de Exportacin

Inventario
Eleccin de vas ms apropiadas de
proteccin
Subcontratacin
Distribuidores y socios locales
Divulgaciones (envo de muestras)
Foreground
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Introduccin de productos y marcas


Legislacin pas de destino
Posicionamiento de marcas
Valoracin de intangibles
Fiscalidad

CONTEMPLARLO UNITARIAMENTE.

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- Falsificacin
- Imitacin
- Usurpacin
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MEDIACIN
ARBITRAJE
RECOMENDABLE INCLUIR CLUSULAS
ARBITRALES O DE MEDIACIN EN EL
PROPIO CONTRATO.

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RECOMENDACIONES
HACER INVENTARIO DE PRODUCTOS CON LOS
QUE VAMOS AL EXTERIOR.
REGISTRAR NUESTRA P.I. (Patentes, marcas,
diseos, dominios) all donde vayamos a
comercializar. Con tiempo. Indagaciones previas.
ADAPTARNOS A LA IMAGEN Y COSTUMBRES
LOCALES
LLEGAR A ACUERDOS CON EMPRESAS LOCALES
CONTEMPLANDO LA P.I.
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NEGOCIAR LO QUE APORTAMOS, LO QUE


APORTEN ELLOS Y LOS RESULTADOS.
MANTENER EN SECRETO O CON ACUERDOS DE
CONFIDENCIALIDAD LOS DESARROLLOS AN NO
REGISTRADOS.
EVITAR EL ENVO ANTICIPADO DE MUESTRAS,
ENVASES, PROTOTIPOS

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NEGOCIAR CON LOS SOCIOS O DISTRIBUIDORES


LOCALES EL USO DE NUESTRA MARCA.
MANTENER EL CONTROL SOBRE ELLA.
ESTABLECER CNONES POR EL USO DE LA P.I.
POR PARTE DE FILIALES O SOCIOS.
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE P.I. AL
ACUDIR A FERIAS

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ADOPTAR ESTRATEGIA DE CAMBIO DE MARCA EN


CASO DE ADQUICIONES

VALORAR LOS INTANGIBLES PUESTOS EN EL


EXTERIOR.

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ACUDIR A CONSEJO EXPERTO EN LA MATERIA.

ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN DE


PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL PARA
LOGRAR VENTAJA COMPETITIVA.

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Sistema de Gestin de la Propiedad Industrial e


Intelectual -SGPII
Conjunto de medidas organizativas, tcnicas y
estructurales establecidas con el objetivo de
coordinar, normalizar y garantizar la gestin eficaz
de la propiedad industrial e intelectual de acuerdo a
las directrices estratgicas y de negocio de la
compaa.

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Clarke Modet & C 2007

9EL ACCESO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES LA


LLAVE PARA CREAR VALOR EMPRESARIAL
9 OBJETIVO DE LAS COMPANAS

Generar valor
Incrementar cuota de mercado
Expandir lneas de producto
Minimizar los costos
Reducir riesgos

EXPLOTACIN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL HERRAMIENTA
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
EMPRESARIALES
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IDENTIFICACIN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SELECCIN Y DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA DE EXPLOTACIN

EJECUCIN DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA

CONTROL Y DEFENSA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN

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Debe contemplarse la Gestin de la Propiedad Industrial e


Intelectual en todos los mbitos de su ciclo de vida

Creacin - Generacin

Identificacin

RENTABILIDAD
Decisin
Defensa y
Control
Proteccin
Explotacin
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Innovar es rentable
Disear es rentable
Distinguirse es rentable
Crear marca es rentable
Generar conocimiento es rentable

si sabemos protegerlo y
gestionarlo.
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Muchas gracias

Lderes de Propiedad
Industrial e Intelectual en
Pases de Habla Hispana
y Portuguesa
www.clarkemodet.com
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