Tics en Negocios

LA PROTECCIN DE LAS EMPRESAS TIC
CASUSTICA Y ASPECTOS
CONTRACTUALES. LA EMPRESA ANTE LA
INTERNACIONALIZACIN.
JOS LUIS SAGARDUY
Clarke Modet & C 2007
CASO: El Juzgado de lo Penal N 1 de Manresa

sentencia que condena a seis meses de prisin
y a pagar una cantidad que podra ascender a
886.000 euros en la ejecucin final de la
sentencia por un delito contra la propiedad
intelectual recogido en el artculo 270 del
Cdigo Penal.
Sentencias similares en Bilbao, San Sebastin y
Vitoria.
Noticia 27/03/2007
CASO: Pyme condenada a pagar 341.800 por

piratear programa industrial de autocad (+ 6
meses de prisin al gerente).
Noticia del 06/10/06
CASO: Empresa de formacin reclama a una

Administracin Pblica 300.000 por copiar un
listado de preguntas para un examen a
mdicos.
Noticia del 07/10/06
CASO: Presidente de una gran compaa de

telefona, TV , etc. dice desconocer si pagan
derechos por lo que distribuyen. Aade que
supone que lo hacen, pero no lo sabe.
CASO. Empresa farmacutica(*) demandada

por antiguo empleado por la elaboracin de un
vademcum. Pide 1% facturacin ltimos siete
aos.
(*) Aplicable a cualquier sector donde se encargue un trabajo

intelectual a un empleado.
5
CASO: Empresa de armamento paga alta

cantidad por una tecnologa en un complejo
contrato. La tecnologa era de libre uso por
caducidad de la patente.
CASO: Empresa vende material militar a otro pas
con tecnologa de un tercero. ste no concede
los permisos. No se previ y la operacin se
vino abajo.
CASO: Gran banco compra otro pequeo. ste

tiene un sistema informtico que no es de su
propiedad, y es demandado. La indemnizacin
es millonaria. De conocerse esta eventualidad la
compra no se hubiera realizado.
CASO: Pyme industrial recibe de una gran

empresa un encargo de fabricacin. Iniciada
sta una tercera presenta demanda porque el
encargo infringe patente de su propiedad. Gana.
La demandada se aboca al cierre.
Quien recibi el encargo (en su entusiasmo) no
exigi acreditacin de la titularidad de
derechos.
CASO: Pequea farmacutica(*) patenta nuevo

producto. Otra farmacutica le pide una licencia
y paga muy bien por ella. La pequea, con ese
dinero, se convierte en puntera desarrollando
nuevas investigaciones.
(*) Aplicable a cualquier sector

9
PRINCIPALES ERRORES EMPRESAS TIC

- Utilizar tecnologa protegida por otros sin
licencia.
- Contratacin de veteranos con acuerdo
vigente de no concurrencia o
confidencialidad.
- Uso de marcas, dominios,
metatagsajenos o confusos.
- Asociarse con terceros sin precauciones.
10
- Carecer de una poltica de retencin

adecuada.
- Inadecuada poltica de secreto
(disponibilidad restringida, valor
econmico, precauciones ad hoc
- No inscribir ttulos de P.I. o no proteger de
otro modo la P.I.(trabajar para el diablo).
11
INVESTIGACIONES E
INVENCIONES (PATENTES, MM.UU. DISEOS)
SOFTWARE
ACTIVOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN EMPRESAS
DE BASE TECNOLOGICA
BASES DE DATOS
PGINAS WEB
KNOW-HOW
SIGNOS DISTINTIVOS
12
SOFTWARE
Toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas, directa

o indirectamente, en un sistema informtico para realizar una funcin o
una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que
fuere su forma de expresin o fijacin
Los programas de ordenador pueden protegerse como obras literarias
Programa
Documentacin Preparatoria
mbito de proteccin
Documentacin Tcnica
Manuales de Uso
Versiones sucesivas y programas derivados
Excepcin : ideas y principios
13
RGIMEN JURDICO SOFTWARE

Patentes. Excluido salvo que con medios
tcnicos resuelva problema tcnico.
Caso Diamond vs. Diehr (1981)
Marcas. Ayuda a la identificacin por parte
del usuario.
Derecho de Autor. Registro P.I., Depsito
Notarial
14
SOFTWARE LIBRE
DEFINICIN (Richard Stallman)

Libertad 0: Poder usar el programa sin
restricciones
Libertad 1: Poder estudiarlo y adaptarlo a
necesidades particulares
Libertad 2: Poder redistribuirlo
Libertad 3: Poder mejorarlo y publicar las
mejoras.
15
LIBRE NO ES IGUAL A GRATUITO

(Ni el software libre ha de ser gratuito ni
cualquier programa gratuito es software
libre)
Est sujeto a licencias.
Lic. Permisivas: Permiten todo, incluso que
deje de ser libre.
Lic. Robustas: Imponen condiciones, sobre
todo en redistribucin.
16
PROPIEDAD INTELECTUAL / PROPIEDAD INDUSTRIAL
1
Propiedad Intelectual = Derechos de Autor S.
Continental
Copyright
S. Anglosajn
2
Propiedad Intelectual Propiedad Industrial + Derechos
de Autor
17
9 Son objeto de P. Intelectual todas las creaciones

originales
literarias,
artsticas
o
cientficas
expresadas por cualquier medio o soporte.
9 Requisitos:
Intervencin humana creacin
Originalidad
Creaciones literarias, artsticas o cientficas
Expresadas por cualquier medio o soporte
18
Obras dramticas, obras teatrales,

.....etc.
Contenidos de las
Nuevas Tecnologas
Obras cinematogrficas, obras

audiovisuales
Composiciones musicales con o sin
letra
Programas de ordenador
Bases de datos
Esculturas, pinturas, dibujos,

grabados, cmics.
Pgina Web
Traducciones
Obra Multimedia
Diseos
Tratados, artculos, monografas
Proyectos, planos, maquetas, diseos
de obras arquitectnicas y de
ingeniera
Grficos, mapas y dibujos relativos a la
topografa y en general a la ciencia
19
INSCRIPCIN REGISTRO P.I.

Voluntario.
Acredita frente a terceros el contenido
exacto. Quien niegue tiene que probar
mejor derecho.
Transmisin: Registro prueba irrefutable de
que lo adquirido est a nombre del
cedente.
20
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL
Qu es?
Caractersticas
Finalidad
Mecanismo administrativo de tutela de

derechos de Propiedad Intelectual
Acto Declarativo
Carcter Pblico
Voluntariedad de la Inscripcin
Preconstitucin de Prueba
Declaracin de la existencia de derechos
Legitimidad
21
* DURACIN
(Espaa): la vida del autor + 70 aos despus de su

muerte
Persona Fsica Vida del autor + 70 aos

Persona Jurdica 70 aos despus de la divulgacin
PROTECCIN DESDE LA CREACIN DE LA OBRA
* REGISTRO DE OBRAS COMO PRECONSTITUCIN DE PRUEBA
22
DEPSITO NOTARIAL
El fedatario es pblico, pero no su archivo
(no obliga frente a terceros).
No sujeto al sistema de prioridad registral.
En el Registro se impide la inscripcin a
otro idntico posterior.
Conflicto judicial: Idoneidad del medio
empleado.
23
EMPRESA
Usuaria ocasional de Derechos de

autor
Actuar con la correspondiente autorizacin
Titular
Adoptar mecanismos que garanticen y
acrediten la titularidad de esos derechos
24
Derechos de explotacin
Derecho de reproduccin
(impedir que un tercero sin la autorizacin de su titular pueda realizar copias del programa)
Derecho de distribucin
(colocar los ejemplares al alcance de un nmero de personas)
Derecho de transformacin
(traducir, adaptar, arreglar o efectuar cualquier alteracin del programa)
Comunicacin Pblica
25
PGINAS WEB
Elementos
susceptibles
proteccin
de
Diseo Grfico
Contenidos
Fotografas
Texto
Sonido
Dibujos
Cdigo (HTML, Javascript, etc)
Propiedad
distintivos)
industrial
(signos
26
Aviso Legal
Incorporacin
de
contenidos de terceros
Adecuacin a la LSSI,
Proteccin de datos
Establecimiento de links
KNOW-HOW
Toda experiencia o conocimiento de cmo realizar una funcin til y

eficaz. Este conocimiento puede ser de:
Dominio pblico cuyo uso no requiere licencia
Clasificado como secreto empresarial, dotndolo de la confidencialidad y

de las medidas de seguridad y control que impidan su divulgacin.
METODOLOGAS DE
DESARROLLO
PROCESOS
ARQUITECTURAS
PROTECCIN POR SECRETO

INDUSTRIAL
27
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

INVENCIN:
Desarrollo de una solucin
prctica a una necesidad o problema tcnico.
PATENTE: Un derecho de proteccin sobre el
objeto de una invencin.
Hallazgo,
encuentro,
DESCUBRIMIENTO:
manifestacin de lo que estaba oculto o secreto o
era desconocido, pero que ya exista (R.A.E.).
SECRETO: Procedimientos prcticos industriales
y comerciales conocidos por un crculo limitado
de personas obligadas a no revelarlos, que
permiten una ventaja competitiva frente a los que
no lo poseen.
28
CONTRATOS
Contratos de Fabricacin
Contratos de Distribucin
Contratos de Franquicia
Contratos de Investigacin
Contratos de desarrollo llave en mano
Contratos de cesin de uso de software
29
C. Creacin folletos electrnicos

C. Obra audiovisual
C. Patrocinio y sponsorizacin
C. Creacin bases de datos
C. Desarrollo software a medida
C. Creacin bancos de imgenes
30
C. de creacin de pginas web

C. con Agencias Publicitarias
C. Colaboracin con organismos pblicos
C. de cesin de derechos
C. de transferencia de tecnologa
C. de licencia de know how, patentes,
marcas
Contratos Laborales
31
PROBLEMAS
Falta metodologa sistemtica de

negociacin en P.I.
Los contratos estn ayunos de clusulas
en la materia.
Ausencia de cultura de proteccin (difcil
negociar)
Frecuentes conflictos de titularidad de
resultados.
32
CONTRATOS LABORALES
CONTRATOS LABORALES
Se suele constatar la ausencia de clusulas que puedan proteger la Propiedad
Intelectual o Industrial en este tipo de contratos.
El contrato tipo de suele estructurar en doce puntos siendo stos:
1.2.3.4.5.6.-
Rgimen Jurdico
Objeto del Contrato
Antigedad
Duracin del Contrato
Jornada Laboral
Retribuciones
7.- Excedencias
8.- Seguridad Social
9.- Rgimen Disciplinario
10.- Jubilacin
11.- Vacaciones
12.- Indemnizacin por razn de
servicio
DEBEN INCORPORARSE
CLUSULAS DE
PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL/INDUSTRIAL
NO HAY NINGN PUNTO EN EL QUE SE

ENCUENTRE PROTEGIDA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL/INDUSTRIAL
33
1 Es de mximo inters aadir clusulas que puedan prevenir
de la utilizacin
perjudicial de la informacin que divulga a sus trabajadores.
2 Asimismo, es crucial que las posibles invenciones desarrolladas en el seno de las labores de
investigacin de la empresa sean protegidas debidamente.
SOLUCIONES
Confidencialidad
Posible perjuicio
provocado por uso
indebido de
informacin
restringida
Cesin de
derechos de
Propiedad
Intelectual e
Industrial
Nuevas
clusulas en
los contratos
Desproteccin
invenciones
desarrolladas en el
seno de la
empresa
No concurrencia
34
Los perjuicios que pueden producirse de no tener una poltica clara de confidencialidad
conllevan un alto nivel de riesgo para su posicin aventajada como empresa pionera en
desarrollos de software.
Confidencialidad (I)
En un mundo altamente competitivo, la informacin llamada privilegiada supone una informacin

crucial para ganar cuotas de mercado.
Por ello es recomendable obligar contractualmente a los empleados a salvaguardar la
confidencialidad. Esto tiene dos efectos: la PREVENCIN, puesto que el trabajador tendr ms
reparos en filtrar informacin confidencial, y, subsidiariamente, se producira el RESARCIMIENTO
del perjuicio ocasionado.
Confidencialidad
PREVENCIN
35
RESARCIMIENTO
Confidencialidad (II)
La clusula de confidencialidad a introducir en los contratos debe tener un contenido semejante al

que se expone a continuacin a modo de ejemplo:
Guardar confidencialidad de toda la informacin industrial, tcnica y comercial a la
que haya tenido acceso en virtud de la relacin laboral mantenida con .
En este sentido se compromete a no copiar, reproducir, divulgar o utilizar en beneficio
propio o de terceros, entre otras, la informacin de. referida a datos,
informes, know how, documentos, planos, dibujos, diseos, muestras, frmulas de
fabricacin, resultado de ensayos y proyectos de I+D, proyectos tcnicos en marcha o
en perspectiva, planes de negocio, listado de clientes y proveedores, poltica de tarifas
y descuentos, acciones comerciales, estrategias de mercado, etc.
Entregar a.. toda la documentacin que obre en su poder y que haya
sido generada en el desempeo de su cargo, y cuya propiedad en exclusiva pertenece
a.. , no pudiendo extraer la informacin al exterior en beneficio propio o de
terceros.
No reivindicar derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el Know How y los
resultados de los proyectos en los que hubiera colaborado como consecuencia de su
relacin laboral con o de los que haya tenido conocimiento durante la
misma.
36
No concurrencia
La no-concurrencia o no-competencia es un pacto por medio del cual el trabajador se compromete a no

realizar actividades, por cuenta propia o ajena, que resulten competitivas y cuyo campo de actuacin
coincida en todo o en parte con la de la empresa. La empresa deber acreditar un efectivo inters
industrial o comercial al firmar el pacto.
Se puede acordar en cualquier momento
Debe existir verdadero inters mercantil o industrial

de la empresa
Compensacin econmica adecuada al
trabajador que pacte la no concurrencia
Pacto de no-concurrencia
El pacto no puede durar ms de 2 aos para los

tcnicos y 6 meses para los dems trabajadores
Entra en vigor al extinguirse el contrato de trabajo
37
Se entiende por invencin laboral un esfuerzo intelectual que produce un resultado en el mbito tcnico,
esfuerzo que ha sido realizado por el trabajador durante la vigencia de su relacin de trabajo con la empresa,
fruto de una actividad de investigacin explcita o implcitamente constitutiva del objeto de su contrato.
El contrato laboral deber hacer referencia a este tipo de invenciones para que la empresa no pierda los
derechos que le corresponden.
Invencin es del objeto

del contrato
Titular
INVENCIN
Cesin de Derechos: Invencin (I)
I.- INVENCIONES LABORALES
Empresario
Sin suplemento para el trabajador
Invencin NO es del
objeto del contrato
Salvo que la aportacin

personal al invento y la
importancia del mismo
excedan de forma
evidente del contenido
del contrato
38
Cesin de Derechos: Invencin (II)
La invencin guarda
relacin con el trabajo del
empleado para el cual fue
contratado y es objeto del
contrato
Con
me ocim
ien
dio
por s apo tos y
rt
la e
mp ados
res
a
El empresario tiene derecho a:
Empresario titular de la
invencin
Invencin NO es del objeto del

contrato
La invencin NO guarda
empleado
Empresario tiene derecho

reservado para la utilizacin
de la invencin
Justa remuneracin del trabajador segn lo aportado

por cada uno
Las invenciones para las que se presente una solicitud

de patente o de otro ttulo de proteccin exclusiva
dentro del ao siguiente a la extincin de la relacin de
trabajos o de servicios podrn ser reclamadas por el
empresario
39
Cesin de Derechos: Invencin (III)
DERECHO DE
AUTOR:
DERECHO DE
EXPLOTACIN:
Trabajador
Empresa
Invencin NO es del mbito del

contrato
La invencin NO guarda
empleado
El trabajador ser el autor

pero es necesaria la cesin
de derechos de explotacin
Cede el derecho de
propiedad
NO cede el derecho de
propiedad
40
Cesin de Derechos: Creacin (I)
II.- CREACIONES INTELECTUALES

Los derechos de autor protegen muchos tipos de obras diferentes: obras literarias (libros, folletos,
etc.), obras musicales (canciones, etc.), obras artsticas (dibujos, pinturas, esculturas, etc.), mapas y
dibujos tcnicos, obras fotogrficas (retratos, paisajes, etc.), imgenes animadas, programas de
ordenador, bases de datos, etc.
La proteccin por derechos de autor es independiente de la calidad de la obra y de la finalidad del
autor al crear dicha obra, en el sentido de que su objetivo final no est relacionado con la proteccin.
41
Cesin de Derechos: Creacin (II)
Regir por lo que

pacten las partes
(empresario y
trabajador)
Obras artsticas,
literarias y cientficas
En ausencia
de pacto
Se presumen cedidos al
empresario en exclusiva
los derechos de
explotacin de la obra
creada en virtud de la
relacin laboral.
CREACIN
Programas de
ordenador (Software)
42
Cesin de Derechos: Creacin (III)
Obras artsticas,
literarias y cientficas
Salvo que se pacte

lo contrario.
CREACIN
Programas de
ordenador (Software)
43
El programa se crea
en el ejercicio de
funciones confiadas o
siguiendo
instrucciones del
empresario
Derechos de
explotacin
pertenecern
exclusivamente al
empresario
El programa no se
crea en el ejercicio de
funciones confiadas o
siguiendo
instrucciones del
empresario
Derechos de
explotacin
pertenecern al
trabajador
ESTABLECECER CLUSULAS DE CESIN DE

DERECHOS PROTEGIENDO TODAS LAS
SITUACIONES.
SE DAN DOS TIPOS DE DERECHOS
DERECHOS DE CARCTER PERSONAL
DERECHOS DE CARCTER PATRIMONIAL
La cesin de derechos se interpretar restrictivamente, por lo que conviene delimitar correctamente su
alcance.
44
DERECHOS PATRIMONIALES
- Derecho de comunicacin pblica
- Derecho de reproduccin
- Derecho de distribucin
- Derecho de transformacin.
Caso antiguos trabajadores: Se presume pacto
tcito. Un ex empleado no puede explotar
trabajos que gener en la empresa.
45
Derechos de carcter personal (morales)

Son del trabajador e irrenunciables:
- Derecho a decidir sobre la divulgacin o no de la obra.
- Derecho a exigir el reconocimiento de su condicin de
autor.
- Respeto a la integridad de la obra.
- Derecho a que no se deforme la obra si ello implica
perjuicio de sus intereses
46
FABRICACIN
DEFINIR ACTIVOS KNOW HOW. Uso y asistencia tcnica

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD SOBRE LA TECNOLOGA
LICENCIADA.
RESPETO A LOS MTODOS DE FABRICACIN. Mantener la
calidad.
NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE TECNOLOGA
LICENCIADA.
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE RESULTADO DE LA
FABRICACIN
DEBER DE COMUNICAR CUALQUIER MEJORA INCORPORADA
POSIBILIDAD DE EXPLOTAR LAS MEJORAS RESULTANTES DE
LA FABRICACIN.
47
PREVER LA INCORPORACIN DE LA MARCA COMO

FABRICANTE DEL PRODUCTO.
EXENCIN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DEL
PRODUCTO FABRICADO.
PROHIBICIN DE FABARICAR EL MISMO MTODO O
PRODUCTO POR TERCEROS
MEDIDAS DE CONTROL: INSPECCIN-AUDITORA
DEVOLUCIN DEL MATERIAL FACILITADO
LEGISLACIN APLICABLE
TRIBUNALES/ARBITRAJE
48
DISTRIBUCIN
DEFINIR OBJETO, TERRITORIO Y CANAL

GARANTIZAR DISPONIBILIDAD
CONFIDENCIALIDAD INFORMACIN MERCADO, PRECIOS,
NUEVOS PRODUCTOS
MANTENER LA IMAGEN DE MARCA Y PRODUCTO EN LA RED
SUPERVISIN DE LA ACTIVIDAD DE MARKETING Y
PUBLICIDAD
NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE EL PRODUCTO
EN MERCADO ALGUNO
MEDIDAS DE CONTROL (Inspeccin de locales, libros contables,
devolucin de material)
CONTROL SUBCONTRATACIN DEL SERVICIO.
49
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
DEFINICIONES DE CONCEPTO
IDENTIFICACIN DE LAS PARTES DEL ACUERDO
DEFINIR EL OBJETO Y PROPSITO DEL ACUERDO
ORGANIZACIN DEL PLROYECTO Y RESPONSABILIDADES
BACKGROUND: P.I. APORTADA
SIDE GROUND
DERECHOS DE ACCESO
FOREGROUND Explotacin de resultados
NO COMPETENCIA O CONCURRENCIA EN EL MERCADO
TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIN
EXLUSIVIDAD
GARANTAS Y RESPONSABILIDADES
50
VIGENCIA
CAUSAS DE RESOLUCIN
DEVOLUCIN DE LA INFORMACIN TCNICA SUMINISTRADA.
ELECCIN DE LEY APLICABLE Y/O DEL ARBITRAJE.
51
DESARROLLO DE SOFTWARE
DETERMINAR TITULARIDAD DE DERECHOS

CESIN EN EXCLUSIVA
OBJETO: CDIGO FUENTE, MANUALES,
DERECHOS: REPRODUCCIN, DISTRIBUCIN,
TRANSFORMACIN
EXTENSIN ESPACIAL Y TEMPORAL
DETERMINAR LOS DERECHOS PREEXISTENTES.
GARANTIZAR EL USO.
RESPOSABILIDAD POR INFRACCIN DE
DERECHOS DE 3
CONFIDENCIALIDAD
52
LICENCIA DE SOFTWARE
PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DEL OBJETO

ESCLUSIVIDAD O NO DEL DERECHO DE USO
LMITES DEL DERECHO DE USO
CONFIDENCIALIDAD
VIGENCIA Y TERRITORIO
FUTUROS DESARROLLOS BASADOS EN
SOFTWARE
ARBITRAJE
53
CREACIN PGINAS WEB

TRABAJADORES BIEN INFORMADOS CONTENIDO
DERECHOS P.I.I.
CREADOR TIENE DERECHO SOBRE LO CREADO EN
LA P. WEB (CESIN O LICENCIA DERECHOS).
EXENCIN RESPONSABILIDAD TITULAR DE LA
PGINA.
OJO METATAGS, HIPERVNCULOS, MARCOS
54
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
INTERCAMBIAR PARA CREAR VALOR
COOPERACIN ENTRE EMPRESAS

AMBOS DEBEN GANAR (SIMBIOSIS)
TRANSMISIN DE CONOCIMIENTOS
NEGOCIACIN
CONTRATO
55
Definicin derechos de P.I. involucrados.

Confirmar su proteccin en el pas
Exclusiva o no.
Trminos econmicos del acuerdo
Elementos adicionales (entrenamiento,
marcas, asistencia tcnica)
Normas de control de calidad
56
Posibilidad de obtener nuevos productos o

mejoras
Trminos de confidencialidad, incluso
previos al contrato.
Definir quin acta en caso de conflicto
con 3
Vigencia y causas de terminacin
Resolucin de controversias (arbitraje)
Flecos
57
METODOLOGA DE ACTUACIN
ANLISIS
TECNOLGICO
ASPECTOS
CLAVE
MODALIDAD DEL
ACUERDO
TRMINOS DE
PARTIDA
OBJETO
TRMINOS
SUSPECTIBLES DE
NEGOCIACIN
ALCANCE
DEFINICIN DE
ESCENARIOS
TRMINOS DE
SALIDA
58
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
TRATOS
PRELIMINARES
NEGOCIACIN
ACUERDO
Estudios de
mercado
Carta de
Intenciones
Definicin
Partes
Presentacin
de la oferta
Marco
Negociacin
Objeto y
background
59
Control
Revisin
ANLISIS PRELIMINARES
Estudios de
mercado
Grado de innovacin y
competitividad de la tecnologa
Bsqueda de socios y
colaboradores
Definir el carcter
Presentacin
de la oferta
Proteger el contenido
Acuerdos de
confidencialidad
Informacin relevante
60
NEGOCIACIN
Carta de
intenciones
Definicin del marco de

negociacin
Marco
Negociacin
Proteccin de la confidencialidad
Analizar los conocimientos y la

tecnologa objeto de negociacin
61
ACUERDO
Identificacin de las partes del acuerdo

Definir el objeto y propsito del proyecto y la
asistencia tcnica a suministrar
Definicin
Partes
Background: propiedad industrial e intelectual

aportados
- Definir los derechos de propiedad industrial e intelectual
- Garantizar la titularidad
Objeto y
background
- Mantenimiento de la vigencia
- Confidencialidad
- Uso a la que se destina
- Establecer la defensa legal
Contraprestacin
Exclusividad
62
ACUERDO
Foreground derechos de propiedad industrial e

intelectual de los resultados del proyecto
Foreground, mejoras
y confidencialidad
Definir titularidad
Obligacin de informar de los resultados al titular
Solicitar licencia obligatoria del foreground y

licencias de uso a favor de la contraparte
Prever, en su caso, de forma expresa el rgimen de

cotitularidad
No competencia o concurrencia en el mercado

Mejoras y perfeccionamientos: titularidad y
explotacin
Calidad en la explotacin de tecnologa
63
ACUERDO
Tratamiento de la informacin confidencial

Rgimen de subcontratacin
Vigencia,
confidencialidad,
ley aplicable
Garantas y Responsabilidades
Vigencia
Causas de resolucin
Devolucin de la informacin tcnica
suministrada
Eleccin de la ley aplicable y del arbitraje o
Tribunal competente
64
SUBCONTRATACIN
Quien da las tcnicas es el dueo del

resultado.
La explotacin pertenece al contratante
Clusula de confidencialidad.
No uso de las tcnicas dentro del sector
(pactar).
Exclusividad. Hay que pagarla. Ojo con
clausulas de cierre del mercado.
Devolver la documentacin
65
ACUERDO
SUBCONTRATACION (c. prestacin servicios)

Determinar los derechos a favor del titular
Cesin en exclusiva
Sobre qu:
Cdigo fuente
Manuales
Know how
Organigrama, estructura, secuencia
Qu derechos se ceden?
Reproduccin
Distribucin
Transformacin
66
ACUERDO
SUBCONTRATACION (c. prestacin servicios)

Extensin : mbito espacial y temporal
Determinar e Identificar los derechos preexistentes
Garantizar el uso
Responsabilidad por infraccin de terceros
Confidencialidad
Resolucin
67
Si se nos hace un pedido y con l

desarrollamos un conocimiento:
PROTEGERLO !!!
68
SECRETOS
Qu es el secreto empresarial?
Toda informacin confidencial relevante para la compaa que le confiere una
ventaja competitiva.
Requisitos
1. Secreto
Informacin o conocimiento no generalmente conocido, ni fcilmente accesible
2. Sustancial
Conocimiento til y relevante
3. Identificado
Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en soporte
material
4. Valor econmico
69
Secreto empresarial
Secretos Industriales
Secretos Comerciales
Procesos de fabricacin
Informacin sobre actividades de investigacin y

desarrollo
Planos, proyectos...
Algoritmos que se utilizan en programas informticos y
los mismos programas.
Listados de proveedores y clientes
Proyectos de reestructuracin
Manuales
70
Cundo es recomendable proteger como Secreto Empresarial?
El secreto no es patentable.
Certeza de que se va poder mantener el secreto sobre la informacin.

La informacin o el conocimiento no se considere de suficiente valor como para ser objeto
de una patente.
El secreto se refiere a un proceso de fabricacin en lugar de un producto (ingeniera
inversa).
Sea solicitada una patente y se est a la espera de que le sea concedida.
Se trate de Software para poder impedir el desarrollo de programas derivados, protegiendo
el cdigo fuente.
Ciclo de vida de la informacin no muy largo: proceso contino de innovacin y cambio
71
CRITERIOS Y PREGUNTAS PREVIAS

- Es necesaria la revelacin pblica?
- Es fcil aplicar ingeniera inversa o llegar al

invento de forma independiente?
- Es una tecnologa de rpida evolucin?
- Estamos ante un rea nueva de la tecnologa?
- Tenemos inters en licenciar?
- Se prevn ingresos superiores a los costes de
patentar?
72
INTERNACIONALIZACIN
PROP. INDUSTRIAL
NCLEO DE LA EMPRESA
SU CORRECTA GESTIN LA HACE COMPETITIVA Y

DIFERENTE.
PROTECCIN TERRITORIAL.
73
SALIDA AL EXTERIOR
PLAN DE EXPORTACIN:
Anlisis de Mercados.
Evaluacin de la demanda.
Presupuestos
Campaas de divulgacin.
Seguros.
Financiacin.
....
74
Adaptacin del Producto (Diseo, Embalaje,

Marca...).
Acuerdos con socios o distribuidores.
Imagen de la Empresa (Marca).
Participacin en Ferias
Fijacin de Precios.
Financiacin.
Licencias.
LA PROTECCIN DE LA P.I. DA A LA EMPRESA
MAYOR FUERZA EN TODOS LOS APARTADOS.
75
Contemplar la P.I. en el Plan de Exportacin
Inventario
Eleccin de vas ms apropiadas de
proteccin
Subcontratacin
Distribuidores y socios locales
Divulgaciones (envo de muestras)
Foreground
76
Introduccin de productos y marcas

Legislacin pas de destino
Posicionamiento de marcas
Valoracin de intangibles
Fiscalidad

CONTEMPLARLO UNITARIAMENTE.
77
- Falsificacin
- Imitacin
- Usurpacin
78
MEDIACIN
ARBITRAJE
RECOMENDABLE INCLUIR CLUSULAS
ARBITRALES O DE MEDIACIN EN EL
PROPIO CONTRATO.
79
RECOMENDACIONES
HACER INVENTARIO DE PRODUCTOS CON LOS
QUE VAMOS AL EXTERIOR.
REGISTRAR NUESTRA P.I. (Patentes, marcas,
diseos, dominios) all donde vayamos a
comercializar. Con tiempo. Indagaciones previas.
ADAPTARNOS A LA IMAGEN Y COSTUMBRES
LOCALES
LLEGAR A ACUERDOS CON EMPRESAS LOCALES
CONTEMPLANDO LA P.I.
80
NEGOCIAR LO QUE APORTAMOS, LO QUE

APORTEN ELLOS Y LOS RESULTADOS.
MANTENER EN SECRETO O CON ACUERDOS DE
CONFIDENCIALIDAD LOS DESARROLLOS AN NO
REGISTRADOS.
EVITAR EL ENVO ANTICIPADO DE MUESTRAS,
ENVASES, PROTOTIPOS
81
NEGOCIAR CON LOS SOCIOS O DISTRIBUIDORES

LOCALES EL USO DE NUESTRA MARCA.
MANTENER EL CONTROL SOBRE ELLA.
ESTABLECER CNONES POR EL USO DE LA P.I.
POR PARTE DE FILIALES O SOCIOS.
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE P.I. AL
ACUDIR A FERIAS
82
ADOPTAR ESTRATEGIA DE CAMBIO DE MARCA EN

CASO DE ADQUICIONES
VALORAR LOS INTANGIBLES PUESTOS EN EL

EXTERIOR.
83
ACUDIR A CONSEJO EXPERTO EN LA MATERIA.
ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIN DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL PARA
LOGRAR VENTAJA COMPETITIVA.
84
Sistema de Gestin de la Propiedad Industrial e

Intelectual -SGPII
Conjunto de medidas organizativas, tcnicas y
estructurales establecidas con el objetivo de
coordinar, normalizar y garantizar la gestin eficaz
de la propiedad industrial e intelectual de acuerdo a
las directrices estratgicas y de negocio de la
compaa.
85
9EL ACCESO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES LA

LLAVE PARA CREAR VALOR EMPRESARIAL
9 OBJETIVO DE LAS COMPANAS
Generar valor
Incrementar cuota de mercado
Expandir lneas de producto
Minimizar los costos
Reducir riesgos
EXPLOTACIN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL HERRAMIENTA
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
EMPRESARIALES
86
IDENTIFICACIN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SELECCIN Y DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA DE EXPLOTACIN
EJECUCIN DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA
CONTROL Y DEFENSA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIN
87
Debe contemplarse la Gestin de la Propiedad Industrial e

Intelectual en todos los mbitos de su ciclo de vida
Creacin - Generacin
Identificacin
RENTABILIDAD
Decisin
Defensa y
Control
Proteccin
Explotacin
88
Innovar es rentable
Disear es rentable
Distinguirse es rentable
Crear marca es rentable
Generar conocimiento es rentable
si sabemos protegerlo y
gestionarlo.
89
Muchas gracias
Lderes de Propiedad
Industrial e Intelectual en
Pases de Habla Hispana
y Portuguesa
www.clarkemodet.com
90

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PROTECCIN DESDE LA CREACIN DE LA OBRA

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Usuaria ocasional de Derechos de

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Toda experiencia o conocimiento de cmo realizar una funcin til y

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