Dossier Marcas y Nombres de Dominio

1
Ediciones Francis Lefebvre
D O SSIER
PR C TIC O
F R A N C I S
L E F E B V R E
Marcas y Nombres
de Dominio
Aspectos Legales, Fiscales y

Valoracin de Activos Intangibles
ACTUALIZADO: OCTUBRE DE 2005
Ed. Francis Lefebvre
El presente Dossier es el fruto

de un estudio cedido a
Ediciones Francis Lefebvre
por los siguientes autores
todos ellos profesionales de
Landwell-PriceWaterhouse Coopers:
COORDINADOR:
Luis Corno Caparrs
AUTORES:
Jos Abad Revenga
Scott Carmelitano
Antonio Pina Gil
lvaro Porras Fernndez-Toledano
Mar Reinoso Casado
Carlos Rodrguez Sau
Eli Salis
Jess Toribio Ramos
Alberto Tornero Surez
Begoa Uriarte Valiente
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A.

Santiago de Compostela, 100. 28035 Madrid. Telfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01
www.efl.es
ISBN: 84-95828-98-7
Depsito legal: M-44127-2005
Impreso en Espaa
por Printing94
Puerto Rico, 3. 28016 Madrid
SUMARIO 5
SUMARIO
SUMARIO
n
marginal
MARCA NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Seccin 1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Clasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objeto constitutivo del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proteccin que se obtiene del registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conocimiento por el pblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Adquisicin del derecho sobre la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excepciones al principio de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accin reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Diseo de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 2. Prohibiciones de registro de marcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Prohibiciones absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Representacin grfica y capacidad distintiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacidad distintiva extrnseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signos descriptivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signos habituales o usuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formas tridimensionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signos contrarios a la ley, orden pblico o buenas costumbres. . . . . . . . . . . . . .
Signos engaosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcas que incluyen topnimos para distinguir vinos y bebidas espirituosas
Vocablos en lengua extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emblemas de las Administraciones pblicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Prohibiciones relativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intereses protegidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signos distintivos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incompatibilidad con otros derechos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 3. Procedimiento de concesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Legitimacin para solicitar una marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Tramitacin del expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 4. Efectos del registro de la marca y su solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Derecho de uso del signo registrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Prohibicin de uso a terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Lmites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Proteccin provisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 5. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Titularidad pro indiviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Negocios jurdicos en el Derecho de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 6. Obligacin de uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 7. Nulidad y caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Nulidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nulidad absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
120
125
155
160
165
175
180
200
205
220
225
230
240
250
255
260
270
275
280
285
295
300
310
315
320
325
370
450
455
460
475
480
485
530
555
575
580
595
700
715
710
750
755
760
CAPTULO 1.
6 SUMARIO
n
marginal
Nulidad relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legitimacin activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 8. Regmenes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Marca no registrada notoriamente conocida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Marcas notorias y renombradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 9. Marcas colectivas y de garanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Marcas colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Marcas de garanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 10. Nombre comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 11. Rtulos de establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccin 12. Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
rdenes jurisdiccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Acciones civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipos de acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Acciones penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo penal bsico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo agravado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Arbitraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Procedimiento contencioso-administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPTULO 2.
I.
MARCA COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principios informadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
Registro de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohibiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Contenido del derecho de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cesin de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licencia de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Extincin de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento ante la OAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos de la declaracin de caducidad o nulidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Marcas comunitarias colectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Transformacin de la marca comunitaria en marca nacional . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tribunales de marca comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acciones por infraccin de la marca comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1500
..
1525
1550
1575
1580
1600
1650
1660
1800
1910
1925
1930
1940
1950
2000
2005
2035
2045
2050
2065
2075
2080
2100
MARCA INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2500
Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial . . . . . . . . . . . . . .
2510
CAPTULO 3.
I.
775
785
800
805
860
870
900
905
910
950
955
965
1000
1010
1025
1030
1035
1040
1075
1190
1200
1230
1235
1250
1300
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
SUMARIO 7
n
marginal
II.
Sistema de Registro Internacional de Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solicitud internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnculo entre el sistema internacional y Espaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extensin del registro internacional a la Unin Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPTULO 4.
I.
2550
2575
2600
2650
2700
NOMBRES DE DOMINIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3000
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacin de los dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naturaleza jurdica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro de dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.
.com y .net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacin delegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterios de elegibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelacin . . . . . . . . .
Resolucin de disputas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. .org . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. .info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. .biz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. .pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alta de dominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. .name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alta y transferencia de registrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. .aero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.
.
3025
3035
3075
3085
3100
3150
3155
3160
3165
3170
3180
3185
3190
3195
3200
3210
3220
3225
3230
3235
3240
3250
3265
3275
3280
3285
3290
3300
3310
3320
3325
3330
3340
3350
3355
3365
3370
3375
3380
3390
3395
3400
3405
3410
3425
8 SUMARIO
n
marginal
IX. .coop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacin delegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. .museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacin delegada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XI. .es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principios generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entidad de asignacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definiciones y tipos de nombres de dominio bajo .es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Criterios de asignacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. .eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro y registradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legitimados para solicitar el registro y procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uso de lenguas y caracteres especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro escalonado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Revocacin y resolucin de controversias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. .cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIV. Acciones contra dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mbito de la Ley de Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mbito de la Ley de Competencia Desleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mecanismos de resolucin de disputas alternativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPTULO 5.
I.
II.
III.
IV.
V.
ASPECTOS FISCALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4000
Creacin o adquisicin de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valoracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspectos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titularidad de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentas derivadas de la explotacin de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tributacin en el IRPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuesto sobre Sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rentas derivadas de la transmisin de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmisiones lucrativas o mortis causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmisiones por operaciones onerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tributacin de las operaciones internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Establecimientos permanentes y marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cesiones de uso de carcter internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmisin internacional de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operaciones dentro de grupos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
4010
4025
4050
4075
4100
4150
4160
4175
4200
4250
4255
4275
4350
4355
4365
4425
4435
VALORACIN DE MARCAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4500
Contexto actual de las marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4525
CAPTULO 6.
A.
..
3435
3440
3450
3455
3460
3470
3485
3495
3500
3520
3525
3530
3540
3550
3575
3580
3590
3600
3620
3800
3815
3820
3830
3840
3860
3875
3900
3910
3920
3950
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
SUMARIO 9
n
marginal
B.
C.
D.
E.
F.
Definicin y valoracin contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Criterios de valoracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor razonable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mtodos de valoracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ejercicio prctico de una valoracin de una marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4550
4575
4600
4625
4675
ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5000
.
.
.
.
ABREVIATURAS 11
Principales abreviaturas
ABERVIATURAS
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio
Asociacin Europea de Libre Comercio
AELC
Audiencia Provincial
AP
artculo/s
art.
Boletn Oficial del Estado
BOE
Boletn Oficial de Propiedad Industrial
BOPI
Cdigo Civil
CC
Cdigo de Comercio
CCom
Comunidades Autnomas
CCAA
Comunidad Europea
CE
Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial
CUP
Directiva
Dir
disp.adic. disposicin adicional
disp.trans. disposicin transitoria
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOCE
Establecimiento permanente
EP
Internet Assigned Numbers Authority
IANA
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICANN
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas
IRPF
Impuesto sobre Sociedades
IS
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ISD
Impuesto sobre el Valor Aadido
IVA
Ley
L
Ley del Impuesto sobre el Valor Aadido (L 37/1992)
LIVA
Ley de Marcas (L 17/2001)
LM
Ley de Patentes (L 10/2002)
LP
Ley de Propiedad Intelectual (RDLeg 1/1996)
LPI
modificado/a
modif
Nombre de dominio
ND
Nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet
NPNND
Oficina de Armonizacin del Mercado Interior
OAMI
Oficina Espaola de Patentes y Marcas
OEPM
Organizacin Mundial del Comercio
OMC
Organizacin Mundial de Propiedad Industrial
OMPI
Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet
PNND
Real Decreto
RD
Real Decreto Ley
RDL
Real Decreto Legislativo
RDLeg
redaccin
redacc
Resolucin
Resol
Reglamento
Rgto
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi Tribunal Supremo
RJ
Tribunal Constitucional
TCo
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJCE
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
TPI
Tribunal Supremo
TS
Tribunal Superior de Justicia
TSJ
Unin Europea
UE
ADPIC
INTRODUCCIN 13
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
El presente Dossier es, como todas las publicaciones de Ediciones Francis Lefebvre,
una gua esencialmente prctica que persigue ser una ayuda eficaz y de fcil consulta, para todos aquellos profesionales que precisan tener una herramienta de trabajo de primera mano sobre los temas abordados.
El tratamiento de los temas que se incluyen en el presente Dossier, como se apreciar inmediatamente, no consiste en ofrecer un anlisis profundo y doctrinal propio
de otras obras en el mercado y de estudios monogrficos ms extensos, sino que
pretende contener una exposicin clara y precisa de la legislacin vigente, y una
anticipacin de la respuesta ms ajustada en Derecho a las cuestiones que plantea
el da a da de la prctica jurdica, en un mbito tan esencial para el desarrollo del
mercado como es la proteccin de los signos identificativos del origen empresarial
de los productos o servicios.
En el presente Dossier se estudia y se expone sistemticamente, en primer lugar, la
legislacin vigente sobre la Marca Nacional, sobre la Marca Comunitaria, y sobre la
Marca Internacional. En una economa globalizada, la proteccin de los signos distintivos no puede efectuarse desde el punto de vista exclusivo del Derecho Positivo
de un pas concreto, prescindiendo de conquistas tan esenciales para la seguridad
jurdica en el trafico internacional de productos y servicios, como son:
a) la existencia de la normativa de la Unin Europea sobre Marca Comunitaria
(como norma imperativa de aplicabilidad inmediata en todos los Estados Miembros, sin necesidad de normas nacionales de trasposicin y desarrollo), y
b) los acuerdos internacionales sobre la Marca Internacional, fruto de tratados interestatales, y por tanto vigentes y vinculantes, dentro del mbito territorial de los Pases signatarios de los mismos.
Obedeciendo a la realidad incuestionable de un mercado global, el presente
Dossier persigue, pues, no slo un estudio ordenado pero separado y estanco de
los tres mbitos jurdicos antes mencionados de proteccin de las Marcas, sino un
estudio intercomunicado y coordinado de los tres (Marca Nacional, Marca
Comunitaria y Marca Internacional), apuntndose las conexiones y recprocas
imbricaciones de los mismos. Asimismo, incluye aquellas resoluciones dictadas
por los Tribunales espaoles, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, as
como de la OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, ms comnmente conocida como la Agencia Europea de Marcas, Modelos y Diseo Industriales,
con sede en Alicante), que se han dictado hasta la fecha sobre temas puntuales, y
cuya consideracin hemos estimado indispensable para el conocimiento de determinados temas.
Por otro lado, el anlisis de la legislacin sobre Signos Distintivos no puede abandonar aspectos tan importantes, y tan poco tratados en obras similares, como son los
aspectos fiscales que acompaan a la titularidad de las marcas, y resultan de la percepcin y/o pago de las rentas derivadas de la explotacin y transmisin de las mismas. Todo ello, sin olvidar algo tan frecuente en el mercado actual, como es la tributacin de las operaciones internacionales.
14 INTRODUCCIN
Asimismo, este Dossier aborda, con las limitaciones propias de su extensin, el

importantsimo tema de la valoracin de las Marcas, haciendo referencia desde sus
aspectos contables, hasta la exposicin de los criterios de estimacin del valor
razonable de una marca en el mercado.
Para concluir, y por su valor como signo distintivo de la identidad empresarial, se
incluye en este Dossier el estudio de la regulacin normativa de los Nombres de
Dominio en Internet, su clasificacin y registro.
Deseamos plenamente que el esfuerzo que encierran estas pginas resulte en una
herramienta til a quienes han acudido a su consulta en busca de una ayuda rpida, concisa y eficaz.
Luis CORNO CAPARRS
Coordinador
MARCA NACIONAL 15
CAPTULO 1
Marca nacional
MARCA NACOINAL
100
SUMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohibiciones de registro de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedimiento de concesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectos del registro de la marca y su solicitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obligacin de uso de la marca registrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nulidad y caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regmenes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcas colectivas y de garanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rtulos de establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspectos procesales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
220
450
475
575
700
750
900
950
1000
1010
1025
SECCIN 1
Generalidades
110
SUMARIO
I.
II.
III.
Clasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisicin del derecho sobre la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseo de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
175
205
La marca se define como aquel signo que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros (LM art.4).
Consecuentemente, tal signo debe ser objeto de proteccin mediante un derecho
de exclusiva, que prohba su uso por cualquier tercero no legitimado, evitando, de
ese modo, que los consumidores se vean inducidos a confusin.
Del anterior concepto se desprenden tres principios bsicos:
1. Capacidad diferenciadora. Toda marca ha de tener una capacidad diferenciadora
tanto intrnseca como extrnseca.
La capacidad distintiva intrnseca del signo radica en que todo elemento, para constituir un derecho de marca, ha de ser apto para distinguir, en general, cualquier producto o servicio de cualquier empresario, teniendo en cuenta su configuracin
(p.e., los signos de puntuacin, no tienen capacidad para distinguir producto o servicio alguno).
Tienen capacidad distintiva extrnseca los signos que, puestos en relacin con unos
concretos productos o servicios, sirven para distinguir un concreto origen empresarial.
111
PRECISIONES
Ha de tenerse en cuenta, que una marca consiste en un signo que ha de ser puesto
en relacin con los concretos productos o servicios, para los que se registr. Es necesario
que el signo pueda ser distintivo per se y, adems, puesto en relacin con el objeto que va a
distinguir.
2. Especialidad. El principio de especialidad delimita el monopolio que el Estado

concede al titular de la marca. Las facultades positivas de uso, que el Estado otorga
112
16 MARCA NACIONAL
al tercero por el registro de un determinado signo no son absolutas, sino que se

delimitan a los concretos productos y servicios para los que el signo se solicita,
amplindose dicho mbito en lo que se refiere a la faceta negativa del derecho,
pues el titular no slo puede prohibir a terceros el uso de un signo que distingue
iguales artculos, sino tambin aquellos que son similares.
Como se ver en captulos posteriores, este principio general quiebra en determinados supuestos, en particular, en aquellos en los que la marca goza de un especial
grado de notoriedad entre los consumidores.
3. Registro (LM art.2). Con las excepciones que son objeto de estudio posterior,
todo derecho de marcas nace del vlido registro efectuado de buena fe, configurndose de ste modo un sistema registral constitutivo que otorga el derecho de
exclusiva sobre las marcas.
I.
120
SUMARIO
A.
B.
C.
D.
122
Clasificacin
Objeto constitutivo del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proteccin que se obtiene del registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conocimiento por el pblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros tipos de marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
125
155
160
165
De la LM y de la doctrina se pueden extraer diferentes criterios tendentes a individualizar cada tipologa de signo, y poder realizar una exposicin ms clara y ajustada de la realidad marcaria.
A. Objeto constitutivo del derecho

(LM art.4.2)
125
Se establece un elenco de carcter abierto o ad exemplum de tipologa de marcas.

Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras o
combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;
imgenes, figuras, smbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del
producto o de su presentacin; signos sonoros; y cualquier combinacin de los signos anteriores.
La anterior enunciacin legal permite, de acuerdo con este criterio, clasificar las
marcas en las siguientes categoras:
denominativas;
grficas (n 135);
tridimensionales (n 140);
mixtas (n 145); y
no convencionales (n 150).
MARCA NACIONAL 17
1. Denominativas
Las marcas denominativas no son slo aquellas que vienen constituidas por palabras (si entendemos como tales un conjunto de fonemas con significado propio),
sino que vienen determinadas por toda suerte de sonidos que pueden ser pronunciados. Es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronunciadas, ya tenga, o no, el conjunto de letras algn significado.
Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones de
palabras, ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones de
las mismas.
A ste respecto es necesario tener en cuenta las prohibiciones absolutas de registro
expuestas en el n 225 s. Y ello, por cuanto las marcas han de tener capacidad diferenciadora tanto intrnseca como extrnseca (n 233). Y es que, en tales casos, puede ocurrir que los sonidos no sean aptos para diferenciar algn tipo de productos y
servicios por ser genricos o descriptivos, o simplemente por constituir un signo no
apropiable en exclusiva al carecer de capacidad para distinguir producto o servicio
alguno. Sin embargo, una especial grafa, puede otorgar al conjunto suficiente
carcter distintivo para constituir una marca vlida.
130
2. Grficas o figurativas
Conocidas en el trfico econmico como logos, se trata de aquellas marcas que
vienen determinadas por un dibujo o grfico y que el pblico identifica por el
impacto visual que reciben al percibirlo.
Son marcas que comercialmente son muy interesantes, pues el hecho de que una
marca sea grfica puede dotar al signo de cierto atractivo para los consumidores,
ya que determinados dibujos, en ocasiones, tienen capacidad para transmitir informacin al consumidor que con palabras sera ms complejo.
Asimismo, presentan la gran ventaja de su universalidad al no estar limitadas por
(Marca nacional n M
barreras idiomticas. Valga como ejemplo el signo
0921172), que distingue zapatillas de deporte. Este smbolo transmite al consumidor el concepto de sagacidad, agilidad, rapidez, etc., que para distinguir zapatillas
tiene un valor sustancial.
135
3. Mixtas
En esta clase de signos lo que se protege es una combinacin de elementos grficos
y denominativos conjuntamente. Es decir, el objeto constitutivo del derecho de
marcas no protege aisladamente el grfico y el elemento denominativo, sino ambos
a la par.
En ocasiones sucede que determinados fonemas o combinaciones de los mismos
no pueden ser protegidos como tales, sino por la especial grafa que adoptan,
(constituyendo marcas grficas o mixtas), protegindose con el registro la grafa de
tal palabra y no el vocablo como tal.
140
18 MARCA NACIONAL
4.
145
Tridimensionales
Existe la posibilidad de registrar marcas de carcter tridimensional, siempre y cuando la forma que se pretenda registrar tenga fuerza distintiva y no incurra en la prohibicin de registro impuesta por la LM art.5.e.
La prohibicin de registro a la que nos referimos impide el acceso registral a las formas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distinguir, o que son necesarias para la obtencin de un resultado tcnico o dotan al producto, que pretenden distinguir, de un valor sustancial (n 270).
Fuera de estas prohibiciones, un signo tridimensional puede constituir marca,
siempre y cuando, cumpla el requisito de distintividad que es inherente a toda marca.
5. Marcas no convencionales
150
En los ltimos aos han surgido una serie de signos cuya registrabilidad se recoge
implcita y explcitamente en la LM art.4.2.f, al disponer que la lista contenida en el
citado artculo es de tipo enunciativo. Por lo que al no ser numerus clausus, cualquier signo capaz de distinguir productos y servicios de un empresario respecto de
los productos y servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de marca, aunque no se encuentre incluido dentro de la citada lista.
Dentro del mbito de las marcas no convencionales podemos encuadrar a los
siguientes tipos de marcas:
olfativas;
sonoras;
los colores per se;
hologramas;
marcas tctiles; y
gustativas.
B. Proteccin que se obtiene del registro

155
Toda solicitud de registro de marca ha de indicar qu productos o servicios se pretenden distinguir en el mercado con la misma. Es decir, en la solicitud del derecho
de marca se ha de incluir el signo que se pretende proteger y los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con ese determinado signo.
Con el nico fin de organizar y agilizar la prctica administrativa en el registro de
marcas, se firm el Arreglo de Niza de 1957, Tratado que es administrado por la
OMPI, y que consiste en clasificar en 45 nomencltores los productos y servicios que
se van a distinguir con la marca.
Por lo tanto, tomando como base lo anteriormente dicho podemos establecer que
existen marcas de producto y marcas de servicio.
Las marcas de producto son aquellas que pretenden distinguir en el trfico econmico cualquier tipo de producto, que estn contenidos en los nomencltores 1 a
34.
Las marcas de servicio son las que distinguen los diferentes servicios que ofrecen los
empresarios, contenindose los servicios a distinguir entre los nomencltores 35 a
45 del Arreglo de Niza de 1957.
MARCA NACIONAL 19
C. Conocimiento por el pblico

(LM art.8)
Se reconoce dos tipologas cualificadas de marca, debido al amplio conocimiento

de las mismas por el pblico. Son, en concreto, las marcas notorias y renombradas,
cuyo mbito de proteccin es superior al de las marcas que no ostentan tal estatus.
160
Marca notoria Es aquella que tiene una amplia difusin, entendindose que es
conocida por todos los consumidores del sector al que se destinan los concretos
productos o servicios (p.e., la marca Francis Lefebvre, para los profesionales del
derecho). Y en virtud de ste grado de conocimiento por el pblico consumidor se
le otorga una proteccin mayor que a las marcas normales (ver ms ampliamente
n 910 s.), rompindose en parte el principio de especialidad, pues no se pueden
registrar ni utilizar marcas para productos y servicios que se encuentran en el mbito comercial de la marca notoria.
En consecuencia, cuanto mayor es el grado de conocimiento de la marca por los
consumidores, ms amplio es el grado de proteccin otorgado por la Ley.
162
Marca renombrada Es aquella que goza de un conocimiento generalizado en

todo el pblico consumidor, estando dotada, en determinadas ocasiones, de reputacin y prestigio, por ejemplo
(Marca Nacional n 1795505). Y por tal
grado de conocimiento por parte de los consumidores, hace quebrar totalmente el
principio de especialidad, siendo imposible el acceso al registro de marcas de terceros que sean idnticas o similares, por dispares que sean los productos que se
pretenden proteger. Dicho de otro modo, aunque el titular de la marca renombrada
slo haya realizado un registro para un nomencltor, por la amplia difusin que ha
tenido el signo en el mercado ste goza de un blindaje especial respecto de terceros
que pretenden utilizar o registrar signos idnticos o similares por diferentes que
sean los productos o servicios a los que se pretenda aplicar el signo, pues constituye riesgo de confusin, suponiendo infraccin de marca en caso de que se utilizase
en el trfico econmico (LM art.34) o un impedimento al registro pretendido por
tercero (LM art.8).
163
PRECISIONES
Lo anterior tiene su razn de ser en que si un tercero, distinto del titular de la marca, utilizase COCACOLA para distinguir servicios financieros o ropa, cualquier consumidor asociara el origen empresarial del ltimo al del primero, cuando en realidad no guardaran relacin
alguna.
D. Otros tipos de marcas

Adems de los tipos de marcas anteriores, pueden citarse otras clases de marcas.
As, junto con las marcas individuales, se prev la existencia de marcas colectivas y
de garanta, cuya titularidad y uso estn disociados (n 950 s.).
165
Marcas de garanta (LM art.62) Son signos que certifican unos niveles mnimos de
166
y unas caractersticas comunes de los productos o servicios que ofrecen las

personas que usan dichas marcas. El titular es persona diferente a los usuarios de la
misma, teniendo que autorizar y controlar el uso.
calidad
Marca colectiva (LM art.68) Es aquella utilizada por asociaciones de empresarios

para distinguir sus productos o servicios de aquellos que no pertenecen a la citada
167
20 MARCA NACIONAL
asociacin, siendo sta la titular de la marca que tiene como funcin indicar la procedencia empresarial del colectivo.
168
Marcas blancas o de distribuidor Son aquellas generalmente utilizadas por

las grandes superficies que se aplican a una amplia gama de productos vendidos
exclusivamente en ese establecimiento o en otro de la misma cadena. Normalmente son productos elaborados por empresas de prestigio, que complementan su actividad mediante la fabricacin de productos distinguidos con marcas de las citadas
grandes superficies. Tal forma de comercializacin, supone una importante reduccin en los costes para las comercializadoras de tales productos, ya que se elimina
la inversin en plantas de produccin, siendo los canales de distribucin y, la
estructura y estrategia promocional la misma que figura implantada.
As, se consiguen poner a la venta productos de buena calidad a precios bastante
ms bajos: por ejemplo, la marca N 2006996 HACENDADO, para productos de clase 32 cervezas y bebidas no alcohlicas, perteneciente a los supermercados Mercadona, SA; o la marca N 0924275 EROSKI para distinguir productos de clase 33
bebidas alcohlicas excepto cervezas, perteneciente a Eroski Sociedad Cooperativa.
169
Marca de reserva Es aquella que se registra para usarse en un futuro. No se

prev un uso inmediato, pero para evitar que terceros puedan registrarlas o usarlas
con motivos tanto legtimos como ilegtimos.
Este tipo de prcticas son muy habituales en joint ventures, tratos preliminares de
posibles fusiones o escisiones, posibles incursiones en el mercado de empresas
extranjeras o UTE.
Evidentemente el uso de la marca no puede permanecer inactiva indefinidamente,
pues pasados cinco aos de no uso de la marca el titular se arriesga a que cualquier tercero pueda instar la caducidad de la marca (LM art.39, 55.1.e y 58). Ver n
700 y n 800 s.
170
Marca de defensa En ocasiones los empresarios registran marcas para la mayora de los nomencltores, aunque el uso que vayan a hacer de la marca tenga un
mbito ms restringido. Dichos registros son denominadas marcas de defensa. La
finalidad de efectuar registros para marcas que no se pretenden usar, consiste en
impedir el registro por terceros de marcas similares o idnticas que vengan a proteger productos o servicios muy diferentes a los que en realidad se pretenden utilizar.
Dotndole, al menos durante cinco aos (LM art.39, 55 y 58), de un halo de unicidad en el mercado a la espera de que la marca que efectivamente usan goce de
notoriedad o renombre.
El peligro que corren este tipo de marcas es que puedan ser declaradas caducadas
por falta de uso, en el supuesto de no ser usadas durante cinco aos (n 800 s.).
MARCA NACIONAL 21
II. Adquisicin del derecho sobre la marca

(LM art.2.1)
175
SUMARIO
A.
B.
Excepciones al principio de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Fraude a los derechos de tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Supuestos especficos de registros de mala fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accin reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
185
190
200
El derecho de marca se adquiere por el registro vlidamente efectuado, constituyendo el Sistema de Registro el elemento rector para el nacimiento de una marca.
El Registro de la Propiedad Industrial es constitutivo, haciendo emanar del vlido
registro un derecho de uso en exclusiva sobre un determinado signo que es aplicado a unos determinados productos o servicios. Ver n 112.
Con el registro del signo no slo nace el derecho de marca, sino toda una suerte de
derechos accesorios como son las diferentes acciones de infraccin.
176
PRECISIONES
La razn principal por la que el legislador concentra en las autoridades pblicas la
concesin del derecho de marca, radica en la necesidad de establecer un control y un orden
de los signos sobre los que se otorga el monopolio, consiguiendo de este modo mayor seguridad jurdica, ya que el principio fundamental que informa al sistema de registro es prior in
tempore potior in iure (o lo que se ha venido a llamar en derecho anglo-americano, sistema
first to file first to be served), otorgando a aquel que primero acceda al registro mediante solicitud de marca mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad.
A. Excepciones al principio de registro

A pesar de que el requisito general para el nacimiento del derecho de marca es el
vlido registro, la LM atempera el carcter constitutivo del Registro de Propiedad
Industrial introduciendo el principio de buena fe, en virtud del cual, cuando la marca ha sido solicitada de mala fe la misma es nula.
Con base a lo anteriormente dicho, la ley prev un supuesto genrico y dos especficos en virtud de los cuales se hace decaer el registro efectuado de mala fe.
1.
180
Fraude de los derechos de tercero

(LM art.2.2 y 51.1.b)
La LM sienta como principio rector del sistema marcario la buena fe, interpretada
tanto en sentido subjetivo (CC art.433), como en sentido objetivo (CC art.7); es
decir, como estndar tico de conducta.
La mala fe ha de existir al momento de formular la solicitud la marca, pues si es
sobrevenida no se encuadra dentro del supuesto contemplado. Y en el supuesto de
ser alegada por tercero, ste ltimo soporta la carga de la prueba, ya que la buena
fe se presume, correspondiendo probar los hechos a aquel que los propone (LEC
art.217; CC art.434).
185
22 MARCA NACIONAL
Incluimos dentro del presente epgrafe la mala fe, pues el legislador en el anteproyecto de la vigente Ley de Marcas lo inclua dentro del actual LM art.2.2, tenindose
que entender que todo registro en fraude de derechos de un tercero o violando una
obligacin legal o contractual, supone un registro de mala fe. Es decir, en el caso en
que los presupuestos, para ejercitar una accin reivindicatoria, el solicitante de la
marca habr actuado necesariamente de mala fe.
En concreto, se repudia del registro todos aquellos signos que se han registrado en
fraude de los derechos de un tercero o con motivo de la violacin de una obligacin legal o contractual mediante una accin reivindicatoria impropia. Asimismo,
se establece la posibilidad de anular cualquier registro efectuado de mala fe. Ver n
755 s.).
As, cuando existe un tercero que ha sido defraudado por el registro de marca que
otro ha realizado, el legtimo titular dispone de una accin reivindicatoria impropia
para que la realidad registral sea veraz conforme a los parmetros de justicia material.
2.
Supuestos especficos de registros de mala fe
190
Dentro de los supuestos especficos, previstos en la LM, de registro de marcas de

mala fe o en fraude de derechos ajenos, se encuentran los registros de:
marca notoriamente conocida; y
el realizado por el agente o representante (n 195).
192
Marca notoriamente conocida no registrada (LM art.6.2.d; CUP art.6 bis) Quien
ostenta un signo que es notoriamente conocido en Espaa, tiene un derecho de
exclusiva sobre el mismo, a pesar, de que no se haya registrado tal signo.
En concreto, en virtud del Convenio de la Unin de Pars, se establece que, siempre
y cuando alguien utilice un signo para identificar sus productos o actividad, y fruto
del amplio uso que se haga del mismo, los consumidores identifiquen el mismo con
un determinado origen empresarial, los pases se comprometen a proteger a los
sbditos de los dems Estados, que hayan usado un signo en estas condiciones sin
haber registrado el mismo.
Para estimar la notoriedad de una marca, hemos de atender a si el pblico relevante
al que se destinan los productos o servicios concretos la reconoce como propiedad de la citada empresa. Es decir, el legislador en ste supuesto reconoce derechos a quien no ha registrado una marca (ya sean nacionales o extranjeros) pero
ha hecho, de manera directa o indirecta, un uso profuso de la misma, haciendo
que el pblico consumidor identifique el origen empresarial, cumplindose as la
funcin esencial de la marca.
193
Las concretas facultades que se le otorgan al titular del signo no registrado son las
siguientes:
a) Puede oponerse a la concesin de una marca solicitada idntica o semejante que
pretende identificar productos o servicios idnticos o similares (LM art.6). El legislador concede un trato diferente en comparacin con los titulares de marcas notorias o renombradas registradas, pues el mbito de proteccin es menor al no quebrarse el principio de especialidad.
b) Puede ejercitar las preceptivas acciones de cesacin, en caso de que un tercero
est utilizando un signo idntico o semejante, para productos idnticos o similares
(LM art.34). Ver n 485.
MARCA NACIONAL 23
c) Puede instar la nulidad de cualquier signo que se haya registrado, siempre y

cuando el signo usado, en virtud del cual se solicita la nulidad, fuese notorio al
momento de solicitar la marca que se pretende anular (LM art.52).
Marca registrada por agente o representante (LM art.10) Se dota de acciones

al titular de una marca en otro estado miembro del Convenio de la Unin de Pars o
de la Organizacin Mundial del Comercio, que habindose valido de un agente o
cualquier otro representante legal para comercializar sus productos en Espaa y/o
para registrar la marca en nombre del principal, se encuentra con que el agente ha
registrado la marca en su propio nombre.
Se pretende corregir la actuacin potencialmente maliciosa del mandatario, que ha
registrado la marca en su propio nombre en lugar de en nombre del mandante (in
aliena nomine), no permitiendo al verus dominus de la marca comercializar, por
tanto, sus productos en nuestro mercado con el signo distintivo que vena hacindolo pues, el titular real y el jurdico no concuerdan.
La relacin jurdica con el agente o representante se ha de interpretar en un sentido
amplio; es decir, el sujeto defraudador ha de ser cualquier tipo de agente, representante conforme a cualquier tipo de contrato de comercializacin de productos ajenos, no tenindose que restringir nicamente al mbito de los contratos de agencia
firmados al amparo de la L 12/1992, que regula el rgimen jurdico del contrato de
agencia.
195
Los requisitos que se han de cumplir para que se produzca este supuesto son:
a) Que se trate del titular de una marca, registrada en un pas miembro del Convenio de la Unin de Pars o de la Organizacin Mundial del Comercio.
b) Que el registro de la marca en Espaa se haya realizado a nombre del agente o
representante sin consentimiento del titular en el extranjero.
c) Que el agente no tenga causa justificativa. En determinados supuestos, la actuacin del agente puede estar justificada (p.e., cuando la legislacin exija comercializacin del producto bajo una marca registrada).
Si no se cumplen los requisitos anteriores, el supuesto puede ser encuadrado en lo
dispuesto en la LM art.2 o en los supuestos de nulidad de marca (LM art.50).
196
Supuestos excluidos Si el mandante no tiene la marca registrada en el extran-
197
jero,
al supuesto no le es aplicable la LM art.10, aunque s el LM art.2.2.

Ntese que el caso puede ser muy habitual, habida cuenta que, en pases como
EEUU e Inglaterra, el derecho de marca tambin se puede adquirir por el uso de la
misma.
Otro evento posible, es aquel en el que el agente registra la marca con consentimiento del titular extranjero en el marco de una relacin contractual con el fin de facilitar la defensa de la marca, otorgndole al agente la facultad de defender la marca
en el territorio nacional. De tal relacin, por tanto, se desprende que finalizada la
relacin contractual, la marca debe volver al patrimonio del titular que consinti el
registro. En el supuesto de que la devolucin de la marca no fuese pacfica, por no
haberse estipulado en contrato, no cabe aplicar las acciones previstas en la LM
art.2 y 10, pero si las respectivas de enriquecimiento injusto o infraccin contractual.
Facultades otorgadas al verus dominus (LM art.10) El perjudicado del registro realizado por un agente, est facultado para elegir la va ms adecuada para la
defensa de su marca. As, puede ejercitar las respectivas acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacin.
Tambin puede oponerse al registro efectuado por el agente.
198
24 MARCA NACIONAL
B. Accin reivindicatoria
200
La accin reivindicatoria es ejercitable en el supuesto genrico de registro efectuado en fraude de los derechos de un tercero (n 185) y en el especfico de marca
registrada por un agente (n 195).
La accin otorgada al perjudicado, consiste en una accin reivindicatoria impropia.
Se denomina as, porque el sistema registral constitutivo impuesto por el legislador
hace titular al que registr y no al defraudado. Por consiguiente, aquel que carece
de titularidad no puede reivindicar nada, siendo la accin reivindicatoria prevista
una aplicacin analgica de la misma, y por tanto impropia.
Adems, mediante la accin reivindicatoria impropia, el titular extra-registral obtiene la propiedad del registro de la marca. Ello implica que se subroga en los derechos y obligaciones que han podido surgir durante la vigencia de la misma, siempre y cuando no consistan en licencias o cualquier otro derecho otorgado a terceros (LM art.2.3). Por ejemplo, el nuevo titular se subroga en la posicin del antiguo
titular, en todos aquellos pleitos que estn todava en curso, bien como parte
demandante, bien como parte demandada.
201
Plazo (LM art.2.2) La accin reivindicatoria se puede ejercitar:

a) Desde que se formula la solicitud y durante todo el periodo que dure el procedimiento de registro.
b) Durante los cinco aos siguientes a la publicacin de concesin de la respectiva
marca.
c) Durante los cinco aos posteriores al comienzo de uso real y efectivo de la marca, conforme a lo dispuesto en la LM art.39, toda vez que la misma hubiese sido ya
registrada. Se entiende que constituye uso real y efectivo, aquel que no se realiza
con carcter testimonial (n 715 s.).
Los plazos anteriormente citados se entiende que son de prescripcin y no de caducidad.
202
Efectos (LM art.2.3) Si la accin reivindicatoria se interpone en el nterin del proceso

de concesin de la marca, el Tribunal que conoce sobre la estimacin o no de la
citada accin ha de notificar a la OEPM, pudiendo en su caso suspender el proceso
de concesin de la marca.
En el caso, en que no decrete la suspensin del procedimiento de concesin, la Oficina, a su propia discrecin puede suspender el procedimiento de concesin (LM
art.26.b).
Sin embargo, puede suceder que ni el Tribunal competente, ni la Oficina estimen la
suspensin del procedimiento de concesin, quedando la opcin de solicitar anotacin preventiva de la existencia de un procedimiento judicial con base en una
accin reivindicatoria.
Por otro lado, si la accin reivindicatoria prospera, el efecto inmediato consiste en
el cambio de titularidad registral teniendo, consecuentemente, como efecto mediato la cancelacin de todos los derechos que se hubiesen concedido como consecuencia del registro en fraude de los derechos de un tercero, cancelndose, por
tanto, toda licencia concedida o transmisin del derecho que en su da se inscribi
(nemo dat quod non habet).
Sin embargo, el legislador, no deja desprovistos de armas a aquellos que contrataron con el titular defraudador, pues les concede el derecho a reclamar contra el
mismo la eviccin por los derechos que en su da les cedi.

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Ediciones Francis Lefebvre

Aspectos Legales, Fiscales y

Ed. Francis Lefebvre

El presente Dossier es el fruto

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A.

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Ed. Francis Lefebvre

Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial . . . . . . . . . . . . . .

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Sistema de Registro Internacional de Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Creacin o adquisicin de la marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contexto actual de las marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Definicin y valoracin contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

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Asimismo, este Dossier aborda, con las limitaciones propias de su extensin, el

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2. Especialidad. El principio de especialidad delimita el monopolio que el Estado

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al tercero por el registro de un determinado signo no son absolutas, sino que se

Objeto constitutivo del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Objeto constitutivo del derecho

Se establece un elenco de carcter abierto o ad exemplum de tipologa de marcas.

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B. Proteccin que se obtiene del registro

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C. Conocimiento por el pblico

Se reconoce dos tipologas cualificadas de marca, debido al amplio conocimiento

Marca renombrada Es aquella que goza de un conocimiento generalizado en

D. Otros tipos de marcas

y unas caractersticas comunes de los productos o servicios que ofrecen las

Marca colectiva (LM art.68) Es aquella utilizada por asociaciones de empresarios

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Marcas blancas o de distribuidor Son aquellas generalmente utilizadas por

Marca de reserva Es aquella que se registra para usarse en un futuro. No se

Ed. Francis Lefebvre

II. Adquisicin del derecho sobre la marca

Excepciones al principio de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Excepciones al principio de registro

Fraude de los derechos de tercero

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Supuestos especficos de registros de mala fe

Dentro de los supuestos especficos, previstos en la LM, de registro de marcas de

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c) Puede instar la nulidad de cualquier signo que se haya registrado, siempre y

Marca registrada por agente o representante (LM art.10) Se dota de acciones

Supuestos excluidos Si el mandante no tiene la marca registrada en el extran-

al supuesto no le es aplicable la LM art.10, aunque s el LM art.2.2.

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Plazo (LM art.2.2) La accin reivindicatoria se puede ejercitar:

Efectos (LM art.2.3) Si la accin reivindicatoria se interpone en el nterin del proceso

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