ANÁLISIS SOBRE

CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS

Lic. Danilo Rodríguez Villamil

Asociación Salvadoreña de la Propiedad Intelectual
ASPI
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
 Breve reseña sobre la confundibilidad de marcas en
algunas legislaciones.

 Criterios doctrinarios y jurisprudenciales para apreciar

similitud de marcas.

 Normativa salvadoreña sobre similitud de marcas,

cotejo marcario y prohibiciones legales.
 ESTADOS UNIDOS
 Sección 2 (d) del Lanham Act. “Ninguna marca será denegada salvo se
asemeje a una marca registrada en la oficina de marcas y patentes…….al
ser similar, al utilizarse en o en relación con los productos o servicios del
solicitante para causar confusión, o causar error o engaño”.. (likelihood of
confusion)

 Los examinadores de la USPTO consideran los siguientes factores:

1)Las marcas en contienda
2) Los bienes o servicios que cada una identifica.

 Los examinadores utilizan criterios basados en una sentencia judicial

conocida como Dupont de Nemours & Co. 476 F. 2d 1357 (C.C.P.A.)
 ESTADOS UNIDOS
 Los elementos Du Pont son:
 Apariencia.(Aspecto gráfico)
 Sonido.(pronunciación)
 Connotación. (Significado)
 Impresión comercial.

*También se analiza la relación de los bienes/servicios, canales de

comercio, compra impulsiva o reflexiva, fama, entre otros.
 ESTADOS UNIDOS
 Al comparar marcas, la similitud en cualquiera de los factores (sonido,
apariencia o significado) es suficiente para determinar que existe
probabilidad de confusión.
 ANALISIS DE MARCAS-Comparación del Sonido (pronunciación)
 SEYCO vs. SEIKO Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto, 228 USPQ 461 se
estableció que no existe una forma correcta de pronunciar una marca.
 ENTELEC vs. INTELECT. In Re Energy Telecommunications Vs. Electrical
Associatio. Pequeñas diferencias en el sonido no evitarán la probabilidad de
confusión.
 Palabras fonéticamente equivalentes son confusamente similares(NEAT-NEET)
(KNIFE-NYPHE)
 ESTADOS UNIDOS

 Análisis de Marcas-Comparación Gráfica: Las marcas podrán ser

confusamente similares en apariencia, a pesar de la adición,
eliminación o sustitución de letras, palabras y diseños.
 BENGAL- BENGAL LANCER

 OPTIQUE - BOUTIQUE-OPTIQUE

Términos Transpuestos: Si dos marcas son presentadas en los

mismos términos pero en diferente orden y el significado e
impresión comercial de ambas marcas es el mismo, se
considerará que existe confusión.
 THE WINE SOCIETY OF AMERICA - AMERICAN WINE SOCIETY
 ESTADOS UNIDOS
 Análisis de Marcas-Comparación de Significado:
La similitud de significado o connotación podrá ser suficiente
para encontrar probabilidad de confusión debido a que los
consumidores promedio retienen una impresión general y no
específica de las marcas.
 DAWN Vs. DAYLIGHT (para amparar donas)
 BLUE NUN vs. BLUE ANGEL (vinos)
 Comparación de Bienes y Servicios Relacionados
Los bienes y servicios podrán ser relacionados si éstos son:
1) Similares tipos de bienes servicios: Restaurante y Bar.
2) Usados conjuntamente: Papel y Lapiceros.
3) Ofrecidos al público a través de los mismos canales de comercio:
Raqueta de Tennis y Zapatos de Tennis.
 MEXICO
 Ley de la Propiedad Industrial
 Art.90 XVI prohíbe el registro de marcas idénticas o
semejantes en grado de confusión. Art.151 IV
(nulidad)
 La similitud confusionista entre marcas tiene por
intención prevenir la confusión en el público
consumidor
 Las cortes tienden a no medir cuantitativamente de
similitud confusionista
 MEXICO
 Las cortes en México han establecido lo siguiente:
1) Las marcas pueden ser confusivamente similares si tienen una
apariencia visual, pronunciación o significado parecido
2) Sin perjuicio de que las marcas tienen que ser vistas como un todo,
los elementos descriptivos o de uso común tienden a perder valor.
3) Las marcas de terceros pueden ser consideradas a efecto de
determinar si un elemento en particulares de uso común
4) Palabras o frases en idioma extranjero pueden ser confusivamente
similar con su equivalente en Español.

 El examen visual, fonético y conceptual. Sentencia del Tribunal

Colegiado del Circuito de 1994. Caso UNO vs. ME QUEDA UNO.
Se estableció que UNO era el elemento dominante de las
marcas en contienda.
 MEXICO
 Las marcas se analizan en su conjunto. Además, un análisis de
“lado a lado” debe evitarse. SNUGGY vs. HUGGIES son
confundibles. Por otro lado, RICO VS. RICOLINO no son
confundibles pues “RICO” es descriptivo para productos
alimenticios.

 Las marcas de terceros se usan con frecuencia para determinar que

un elemento particular de una marca tiene menor importancia por
ser descriptivo o de uso común. CHROMOSLIM vs. SLIM CENTER,
no son confundibles pues existían varias marcas incluyendo el
término SLIM.
 MEXICO
 Las cortes en México han establecido, con algunas
excepciones, que los elementos verbales en marcas
compuestas predominan sobre los elementos figurativos.

LIBERTAD vs.

 El principio de especialidad de las marcas siempre ha sido

utilizado en México. Desde 1989 se adoptó la clasificación
internacional en su legislación.
CRITERIOS PAR APRECIAR SIMILITUD
DE MARCAS

 Marcas Registrada y usadas

 Para quién debe resultar la confundibilidad?

 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
1. Cotejo de Conjunto, sucesivo y pre-reflexivo
 De Conjunto
 Las marcas se cotejan tal como están registradas
 En ciertos casos, el elemento figurativo domina en las marcas mixtas. Ej.
 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
1. Cotejo de Conjunto, sucesivo y pre-reflexivo

 De Conjunto
 Cuando tiene raíz de uso común, por lo general evocativa, la comparación
no se hace únicamente con la terminación sino que con todo el conjunto

 Forma Sucesiva: No se yuxtaponen las marcas, sino que se

analizan sucesivamente.

 Pre-reflexivo:
 Cotejo primerizo o espontáneo
 Sí sólo puede comprobarse la existencia de confusión después de un largo y
exhaustivo análisis, debe considerarse que no existe confusión.
 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS

2. Relevancia de las semejanzas más que las

diferencias

 Se debe dar más importancia a las semejanzas del conjunto por

sobre las diferencias de detalle. No se requiere una perfecta
identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión.

 En general, para borrar el efecto producido por las semejanzas,

las diferencias deben adquirir una relevancia predominante; la
simple variación de una letra, por ejemplo, no aporta suficiente
distinguibilidad.
 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
 Composición de palabras:
Des-com-PON-er-se
com-PON-er
PON-er

A la raíz PON se le han opuesto y pospuesto otros elementos para

modificar su significación. Se conocen como AFIJOS. Cuando se
colocan antes de la raíz se llaman prefijos y cuando van después
se llaman Sufijos.

Casa campo verde

Casilla campiña verdín
Caseta campestre verdoso
Caserío campañaverdura

El procedimiento de formar palabras agregando a una raíz distintos sufijos

se llama derivación y las palabras que se forman mediante ese proceso se
llaman palabras derivadas.
 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
 Raíz idéntica y terminación diferente: Fuerte posibilidad de
confusión, excepcionalmente ésta se alejará por ser más importante
la desinencia.

 Raíz idéntica pero necesaria o descriptiva y terminación diferente:

Disminuye la posibilidad de confusión.
Ej: Autol vs. Autoleo (no son confundibles)
Caprolín Vs. Capriolo (son confundibles)

 Raíz diferente y terminación idéntica: Se alejan las posibilidades de

confusión, sobre todo si la desinencia presenta connotaciones de
necesidad o descriptividad.
 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS
3. Confusión ideológica:
 Presencia de contenido conceptual en ambos
signos: similar o disímil.
SINONIMOS

LOS CRIADORES vs. LOS GANADEROS

ANTONIMOS

OCEAN PACIFIC vs. OCEAN ATLANTIC

SUMMER SPORT vs. WINTER SPORT

 CRITERIOS PARA COTEJAR MARCAS

3. Confusión ideológica:
 Presencia de contenido conceptual en uno sólo de
los signos
 Presencia de Contenido conceptual en lengua
extranjera
COTEJO DE MARCAS PARA PRODUCTOS
FARMACEÚTICOS

 La jurisprudencia sobre este tema ha cambiado a través

de los años.

 Existen tendencias a establecer un mayor rigor en evitar la

semejanza de marcas atribuidas a productos
farmacéuticos que han de expedirse sin receta y son
necesarios comprar por toda clase de personas, a veces
obligadas a adquirirlos con precipitación y nerviosismo.
COTEJO DE MARCAS PARA PRODUCTOS
FARMACEÚTICOS

 La Jurisprudencia argentina ha establecido que el tema

de la receta médica no incide en el criterio de atenuar el
rigor de la comparación a los efectos de la
confundibilidad.

 En materia farmacéutica corresponde aplicar un criterio

circunstancial que estará influido por la mayor o menor
gravedad de la ingestión de los productos, el medio de
control para expendio, la confusión entre ellos, entre
otros.
 COTEJO DE MARCAS PARA
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

 Estados Unidos utiliza la doctrina del “Greater Care”, por medio de la

cual se establece que el grado de similitud requerido es menor para
productos farmacéuticos.

 En México, las cortes han considerado el grado conocimiento de los

potenciales compradores, estableciendo que “sin perjuicio de la
similitud, los productos serán distinguidos fácilmente por los
doctores y facultativos que los prescriben”

 Otras sentencias en México han expresado que hay que proteger al

consumidor ordinario de “graves consecuencias” y por lo tanto se
consideraron similares las marcas PIRAMIDON Y PIRADION
 EL SALVADOR-LEY DE MARCAS

 Art. 9 literal b) No podrá ser registrado ni usado como marca…..Si el

signo por su semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con
otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite
de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para
mercancías o servicios relacionados con productos o servicios
protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé
probabilidad de confusión.

 Art.14 Inc. 5. Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser

analizada en su conjunto sin separar los elementos que la
conforman.
 EL SALVADOR-LEY DE MARCAS
 Art.26 literales e) y f)-Pérdida de la fuerza distintiva de
una marca (Dilución de la marca)

 Art.85 Clasificación de Bienes y Servicios

Los productos o servicios no se considerarán
necesariamente similares entre si, solamente por figurar
en la misma clase de la clasificación referida…..

Los productos o servicios no se considerarán

necesariamente distintos entre sí, solamente por figurar
en clases diferentes de la clasificación referida…….
 EL SALVADOR
 El cotejo marcario se realiza por funcionarios del
Registro de Propiedad Intelectual.

 Las decisiones sobre inadmisibilidad de marcas pueden

apelarse ante la Dirección de Propiedad Intelectual, en
base a la Ley de Procedimientos Uniformes.

 Las decisiones en casos de oposición pueden apelarse

ante la Dirección de Propiedad Intelectual.
 EL SALVADOR
 Al agotar la vía administrativa, debe iniciarse un Juicio
Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia.

 Se dirime la legalidad o ilegalidad de la resolución

administrativa.

 A la fecha, existen varias sentencias sobre similitud de

marcas.
 PARA CONCLUIR
 El Sistema de Common law permite un mejor desarrollo
para unificar criterios de confundibilidad de marcas.

 Para los países que utilizan sistemas de apego a la

norma escrita, se debe recurrir a guías o manuales de
los Registros Públicos, basados no sólo en doctrina sino
que en las decisiones judiciales.

 No es posible formular una regla que permita establecer

la similitud confusionista de una forma matemática.
 PARA CONCLUIR
 En muchos casos el uso del sistema de clasificación de
marcas nos lleva a resultados correctos; sin embargo,
una rígida aplicación de la clasificación puede llevarnos a
resultados injustos en casos difíciles.

 La publicación y clasificación de las sentencias judiciales

nos ayudará a uniformar y delimitar los criterios de
confundibilidad