Gestión de

Marcas y Patentes
(branding)
Capítulo I: La Marca
I. Conceptos Generales
 Definición de “Marca”
La Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece que se
entiende por Marca “a todo signo visible que distinga
productos o servicios de su misma especie o clase en
el mercado”. (artículo 91 de la LPI)

Así, una Marca es un nombre y/o una señal cuya finalidad

es identificar el producto de un vendedor o grupo de
vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales.
 Cont…

Un Nombre de Marca está compuesto por:

• palabras (Chevrolet),
• letras (GM) y/o
• números (7-Up)

Pero, que pueden ser vocalizadas.

 Cont…
Un emblema o logotipo es la parte de la marca que
aparece en forma de:

• símbolo,
• diseño,
• color o
• letreros.

Pero, no se puede expresar cuando una persona

pronuncia el nombre de la marca.

Ejemplo:
• el globo con líneas distintivo de AT&T o
• el símbolo bien conocido de Mercedes Benz.
 Concepto de “Marca Registrada”

Una Marca Registrada es aquella que ha sido adoptada

por un vendedor y tiene protección legal.

En México, el Instituto facultado para conceder registros de

marcas es el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial)
 Beneficios del Registro
La ventaja básica derivada del hecho de registrar una
marca en México, es el que su titular obtenga el derecho
al uso exclusivo de la misma.

El titular es la única persona que puede emplear lícitamente

esa marca en México.
 Otros Beneficios
• el bloqueo de solicitudes que terceros presenten
posteriormente para marcas iguales o similares en la
misma clase;

• el reconocimiento oficial de que la marca no invade

derechos previamente adquiridos por terceros, y de que
se trata de una marca registrable;

• la obtención del registro permite al titular instrumentar

el otorgamiento de licencias a terceros;
 Otros beneficios

• el empleo de las siglas “M.R.”, o bien de la leyenda

“Marca Registrada”, desalienta la imitación del
producto por parte de terceros.

• la indicación de que se trata de una marca

registrada es una evidencia de seriedad para cualquier
persona o empresa que ejerce el comercio.
 Clasificación de Marcas
Al nombre de marca de un fabricante se le llama
Marca de Fabricante (=Marca Nacional).

Ejemplo: Kodak, Nike.

Una Marca de Intermedios se refiere al nombre

de una marca que es propiedad de un mayorista o
detallista (=Marca Privada).

Ejemplo: Craftsman (Sears), Penncrest (J.C.

Penney)
 Razones para utilizar Marcas

El uso de marcas tiene tres propósitos principales:

1. la identificación del producto;

2. la repetición de las ventas;

3. la venta de nuevos productos.

 Identificación del Producto

Las marcas ayudan a los consumidores a encontrar más

pronto lo que buscan en un supermercado, en una
tienda y a tomar las decisiones de compra.

También les garantizan que obtendrán una calidad

uniforme cuando vuelvan a pedirlas.
 Cont…
Además,

con el uso de la marca, se reduce la comparación de

precios.

Ejemplo:

Las máquinas de afeitar desechables de Gillette

 Cont…
El término Marca Maestra se refiere a una marca que
domina tanto las mentes de los consumidores, que éstos
de inmediato piensan en ella cuando se menciona la
categoría de un producto, su uso, atributos o beneficios
para el cliente.

Ejemplo:
Pan: BIMBO
Pañuelos Desechables: KLEENEX
Pasta Dental: COLGATE
Películas Fotográficas: KODAK
Pantalón de Mezclilla: LEVI’S
 La Repetición de Ventas

El uso de marcas ayuda a los consumidores a identificar

los productos que desean comprar otra vez y a evitar
aquellos que no desean.

La Lealtad a la Marca es una preferencia constante

por una marca sobre todas las demás.

Ejemplo: café, Cigarros, Cervezas.

La Venta de Nuevos Productos

Las compañías y nombres de marcas de gran prestigio

son muy útiles cuando se trata de introducir nuevos
productos.
Razones para no utilizar Marcas
Muchas empresas no ponen marca a sus productos, porque
no pueden o no quieren asumir dos grandes
responsabilidades:

1. promover la marca y
2. mantener una calidad constante de la
producción.

Además, cuando no es posible diferenciarlos físicamente de

los de otra empresa.

Ejemplo: Ganchos para tender la ropa, verdura, fruta

III. Selección de un buen
Nombre
 Retos
• Cada año se introducen en el mercado una cantidad
enorme de nuevos productos.

• Un diccionario común suele contener apenas 50 000

palabras.

• Muchas palabras ya forman parte de los productos o

son inadecuados como un nombre de marca.
 Soluciones
• Combinar números de palabras y/o letras para
formar el nombre de marca.

Ejemplo: Fórmula 409 (limpiador para el hogar).

• Crear un nombre de marca que no sea parte del

idioma español o inglés.

Ejemplo: Zoloft, Compaq.

 Perspectiva Global

TAREA 1:
¿Qué es mejor: Una marca Global
o una marca diferente en cada
país
IV. Características Apropiadas
Cinco características determinan la conveniencia
de un nombre de marca para un bien o un
servicio.

1. Sugerir algo acerca del producto

2. Ser fácil de pronunciar, escribir y recordar
3. Ser distintivo
4. Ser adaptable
5. Ser susceptible de registro y de protección legal
Sugerir Algo acerca del Producto

La marca debe sugerir algo acerca del producto,

sobre todo sus beneficios y empleo.

Ejemplo:

Maestro Limpio
 Ser fácil de pronunciar, escribir y
recordar
Los nombres simples, cortos y de una sílaba son
los más adecuados.

Ejemplo:

Mars
 Ser Distintivo

La función de distintividad es la principal

caracteristica que las marcas deben realizar, ya
que se destinan a hacer inconfundible a un
producto o servicio.
Prohibición de registro de una denominación
genérica.

• Injustificada ventaja comercial

• Cancelación del registro si transformación de
una marca en denominación genérica
 Ser adaptable a los
nuevos productos
A veces, un nombre de familia puede ser más
adecuado que un nombre muy específico

Ejemplo:

McDonald’s vs Burger King

 Ser susceptible de registro y de
protección legal
No es necesario que una marca se encuentre
registrada.

SIN EMBARGO

La obtención del registro constituye un reconocimiento

oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios
para ser considerados legalmente como marca.
 Impedimento del Registro

Una marca no podrá ser registrada por diferentes causas:

• Por no ser distintivas;

• Por ser descriptivas;
• Por tratarse de símbolos oficiales;
• Por inducir a error o confusión;
• Por estar íntimamente vinculadas a una persona o
empresa;
• Por afectar derechos sobre marcas, previamente
reconocidos.
 I. Por no ser Distintiva

1. Palabras que se han convertido en la designación

usual o genérica de los mismos.

injustificada ventaja comercial a favor del titular, al

excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de
utilizar ese término para presentar sus productos al
público.
 Por no ser Distintiva

2. Las letras, los dígitos o los colores aislados

A menos que estén combinados o acompañados de

elementos tales como signos, diseños o denominaciones
que les den un carácter distintivo.
 II. Por ser descriptivas

Es muy usual encontrar denominaciones que presentan

vocablos que son descriptivas de los productos que
pretenden distinguir.

injustificada ventaja comercial a favor del titular, al

excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de
utilizar ese término para presentar sus productos al
público.
 Por ser Descriptiva
Sin embargo, la norma que la LPI establece para
determinar la “descriptividad” de las marcas propuestas a
registro, se concluye que es una parámetro más flexible
que el que la ley antigua

En la Ley actual, no se prevé la objeción a términos que

al ser combinados con vocablos descriptivos, formen
una expresión susceptible de ser registrada como
marca.
 III. Por tratarse de
símbolos Oficiales
Cuando se trate de la imitación o
reproducción no autorizada de escudos,
banderas, emblemas de un país, estado,
municipio, denominaciones y siglas de
organismos internacionales,
gubernamentales o con reconocimiento
oficial, monedas, billetes de banco,
medallas o otros premios reconocidos
oficialmente.
 IV. Por inducir a error o confusión

1. Las denominaciones susceptibles de engañar al público o

inducirlo a error, entendiéndose por tales las que
constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que
se pretenden amparar.

Por ejemplo, el registro de la marca “Reposado” para

“vinos”…
 Por inducir a error o confusión

2. Las denominaciones geográficas, propias o comunes,

cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios
que puedan originar confusión o error en cuanto a su
procedencia.

Únicamente hacia aquéllas que de manera directa e

indubitable tengan relación con ciertos productos o
servicios propios en la entidad geográfica de que se
trate.
V. Por estar íntimamente vinculada
con una persona o empresa
1. Es necesario contar con el consentimiento del
interesado…

Es evidente que el nombre y la imagen de una persona

constituyen elementos ligados intrínsecamente a la
persona que pueden generar lesiones a la integridad
moral del individuo además que pueden existir una
ventaja comercial para el individuo
 Por estar íntimamente vinculada
con una persona o empresa
2. Las marcas “notoriamente conocidas”.

una marca es notoriamente conocida cuando un sector

determinado del público conoce la marca como consecuencia
de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relación
con sus productos o servicios, así como el conocimiento que
se tenga de la marca en el territorio, como resultado de la
promoción o publicidad de la misma.
 VI. Por afectar derechos
previamente reconocidos
Una marca no podrá ser registrada si el registro de la marca
afecta a derechos sobre marcas previamente reconocidos.

Sin embargo

Posibilidad de reconocimiento y protección para los

comerciantes que han empleado una marca de buena fe
y en forma ininterrumpida.
 VI. Por afectar derechos
previamente reconocidos

Así, se reconoce el derecho de nulificar el registro obtenido

por un tercero:

Condición

Siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar

la marca con anterioridad a la fecha en que fue
solicitado el registro…
 Capítulo II:
Estrategias de Marcas
I. Estrategias del Productor
El fabricante debe decidir si

• impondrá marcas a sus productos y

• si venderá parte de su producción o toda

ella con marcas de intermediarios
 C. Marketing con marcas de los
intermediarios

Una estrategia común de los fabricantes consiste en

vender una parte o toda su producción a los
intermediarios para que ellos le pongan su marca.

Una compañía que emplea esta estrategia espera que

su marca propia atraiga a sus consumidores leales,
mientras que las marcas de los intermediarios son de
interés para otros, quizá consumidores más
conscientes del precio.
 C. Marketing con marcas de los
intermediarios
Ventaja:

• Diversificación de mercados
• Ventas adicionales.

Desventaja:

• Perder a algunos consumidores de su propia marca.

• Los ingresos del fabricante dependen de la fuerza

de la campaña con que se promueva esa marca.
II. Estrategias del Intermediarios
A. Vender únicamente las marcas
de los fabricantes

La mayor parte de los mayoristas y detallistas siguen

esta política porque no tienen ni los medios
financieros ni otra clase de recursos

• para promover una marca y

• mantener su calidad.
 B. Vender a la vez las marcas de
los fabricantes
y de los intermediarios

Muchos detallistas grandes y algunos de los más

importantes mayoristas mantienen marcas de
fabricantes populares y también poseen sus propias
marcas.

Por ejemplo:
 B. Continuación…
• Es preciso que los intermediarios sean cuidadosos
al fijarle precios a sus marcas.

1. Si a las marcas de los comestibles de una tienda

no se les pone un precio al menos 10% menor que el
de las marcas del fabricante, muchas personas no los
comprarán.

2. Si el precio de la marca es más de 20% inferior,

algunos consumidores sospecharán de su calidad.
C. Vender productos genéricos
Los productos genéricos llevan la simple designación
del contenido

Estos productos se venden 20% menos que las

marcas del fabricante y entre 10 y 20% menos que
las de los detallistas.

Están dirigidos a los consumidores sensibles al

precio.

Su participación en el mercado se ha estancado e

incluso ha mermado en algunas categorías.
III. Estrategias Comunes
A. Uso de marcas con una mezcla
de productos
Las firmas que venden más de un producto aplican por
lo menos tres estrategias:

1. Un nombre para cada producto. Es la estrategia que

utilizan Procter & Gamble.

2. El nombre de la compañía combinado con el nombre

de un producto. Algunos ejemplos son: Kellogg's Rice
Krispies y Kellogg's Corn Pops.

3. El nombre de la compañía solo. Es seguida en gran

parte por General Electric en varias industrias.
 Ventajas
1. El uso del nombre de la compañía en las marcas, a menudo
llamado marca de familia, facilita la incorporación de nuevos
productos afines a una línea y reduce los costos.

2. El prestigio de una marca se esparce más fácilmente, si

aparece en varios productos y no sólo en uno.

3. El nombre de la compañía es el más apropiado para

comercializar productos que se parecen por la calidad, el uso o
en algún otro aspecto.
 Desventajas
Cuando se pone el nombre de la compañía a las marcas, hay
una mayor responsabilidad por parte de ella para conservar la
misma calidad entre todos sus productos.

Un producto deficiente puede tener consecuencias negativas y

hasta desastrosas en los demás que llevan la misma marca.

Por tal razón, muchas compañías prefieren que cada producto

triunfe o fracase sin repercutir en los demás; o sea, aplican la
primera estrategia de la lista.
 B. Saturación de mercado
con marcas
Las empresas recurren a una estrategia de
marcas múltiples con el fin de aumentar sus
ventas totales en el mercado.

Tienen más de una marca de un producto

esencialmente idéntico, dirigido a un mismo mercado
o a otros bien diferenciados.

Por ejemplo: Procter & Gamble (Tide y Dreft)

 B. Saturación de mercado
con marcas

Algunas veces se requiere de varias marcas

para penetrar en mercados individuales

Por ejemplo: DeWalt, nombre de una fábrica

de sierras estacionarias de alta calidad que
Black & Decker adquirió hace algunos años.
C. Creación y uso de las marcas

El simple hecho de que un producto lleve un

nombre de marca aumenta su valor.

La equidad de marca que significa el valor

que ésta agrega a un producto.

Por ejemplo: Kellogg’s

C. Creación y uso de las marcas

Algunas veces una marca carecerá de ese

atributo e incluso posiblemente tenga una
equidad negativa.

Es decir, no agrega nada e incluso disminuye

la capacidad del producto para cumplir con su
función.

Por ejemplo: la marca NEC

C. Creación y uso de las marcas
Para obtener una buena connotación de marca hay que
crear una imagen positiva, recordable y congruente.

Si se logra una sustancial equidad de marca, la

organización dueña de la marca obtendrá beneficios en
varias formas:

• La propia marca puede convertirse en una ventaja

diferencial.

• El hecho de que es necesario invertir mucho dinero y

tiempo para fincar la equidad de marca crea una barrera
para las compañías que desean entrar en el mercado
con un producto similar.
 Capítulo III:

Aspectos Legales de Marcas

en México
I. Conceptos Generales
 A. Definición

La Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece que se

entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de su misma especie o clase en
el mercado.

Por ejemplo: Denominación o Razón Social

Nombre propio de una persona física
Formas tridimensionales…
 B. El registro de Marca

No es necesario que la marca se encuentre registrada

ya que, desde el momento en que un producto o un
servicio es distinguido con un signo, se considera que
existe la marca, independientemente de que ésta se
registre

Carácter Voluntario del registro

 B. El Registro de Marca

El carácter voluntario del registro de una marca para

quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar
una marca sin registro no dé lugar a la imposición de
una sanción.

Sin embargo, la obtención del registro constituye un

reconocimiento oficial de que ese signo reúne los
elementos necesarios para ser considerado
legalmente como marca.
 B. El Registro de Marca

Sin embargo, si se adopta una marca con una

denominación que expresamente la LPI considera
como no registrable, la misma Ley determina que la
emplearlas se incurre en una infracción
administrativa (Multa, clausura y arresto)

Por ejemplo: Marcas que consisten en marcas

engañosas o marcas notoriamente conocidas, las
cuales se consideran no registradas..
 C. El Uso exclusivo de la Marca

La ventaja básica derivada del registrar:

El derecho al uso exclusivo de la marca

El titular es la única persona que puede emplear lícitamente

esa marca en México, para distinguir los productos o servicios
para los que se obtuvo el registro, pudiendo, oponerse a
cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.
 C. El Uso Exclusivo de la Marca
Sin embargo, existen limitaciones al derecho de uso exclusivo:

• La exclusividad derivada del registro de una marca puede

hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del
país en que se obtiene.

• El registro de una marca tiene, una vigencia determinada,

que al concluir provoca su caducidad y para mantener
vigente el derecho de exclusividad, es necesario que se use
la marca y que el registro sea renovado periódicamente.

• La exclusividad se limita a los productos o servicios para los

que se obtiene.
 D. Protección en toda la República
Mexicana

La exclusividad tiene efectividad en todo el territorio

nacional.

Principio de Territorialidad
del registro de marca

El derecho que el registro confiere puede hacerse valer para

impedir a otros el uso de la marca, inclusive en lugares en
que la marca no está usada o no es conocida.
 D. Protección…
Sin embargo,

existe el reconocimiento de ciertos derechos en favor del

registro obtenido en un país extranjero.

1. Derecho de prioridad
2. Marca notoriamente conocida

Excepciones al principio de la territorialidad del registro

 I. Derecho de Prioridad
Este Derecho consiste en la obligación que asume cualquier
país de conceder al titular de una marca extranjera un período
no menor a 6 meses desde el registro en el país de origen, a fin
de que en ese lapso promueva con prioridad, frente a cualquier
otra solicitud, el registro de su marca.

Derecho de prioridad
 II. Marca Notoriamente Conocida

Otra de las excepciones al principio de la territorialidad del

registro de marca, es el de aquellas que han alcanzado la
jerarquía para ser consideradas "notoriamente conocidas", las
cuales reciben protección "extraterritorial", acorde a la difusión
y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de
origen.
 E. Indicación de la Fecha desde el
Uso de la Marca
Es un dato que necesariamente debe manifestarse en
la solicitud de registro, por las consecuencias
jurídicas que se generan.

En efecto, el sistema legal de propiedad industrial,

establece el reconocimiento al derecho que deriva del
empleo que de buena fe, y en forma continuada se
realiza de una marca
 E. Indicación de la Fecha desde el
Uso de la Marca

Dado que la continuidad en la utilización de la marca

es un elemento indispensable en la configuración del
derecho para la obtención del registro, la fecha de
primer uso que se debe proporcionar, en caso de
existir interrupciones en el uso de la marca, debe
corresponder al período ininterrumpido más reciente.
 F. Concepto de Interrupción

Es un concepto que debe admitir la variedad que el

universo de productos y servicios plantea, en cuanto a la
continuidad de su comercialización o prestación.

Por ejemplo: Productos naturales sujetos a ciclos

Productos manufacturados
 F. Concepto de Interrupción
La continuidad se debe entender como la presencia
reiterada de la marca en un sector del mercado…

• Existencia física del producto, o bien por

• Su concurrencia por otras vías (publicidad, catálogos,
exposiciones, representaciones, etc.),

… de manera que no se rompa la interacción natural que

se crea entre el signo distintivo y el consumidor, al
mantenerse vigente, entre éstos, el puente mental de la
"disponibilidad“
II. El Registro de Marca
 A. Introducción

Cualquier tipo de palabra puede ser registrado como

marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las
prohibiciones que la propia ley establece
 B. Signos

Los signos pueden ser adoptados y protegidos

legalmente como marca.

La ley determina que tales signos deben satisfacer

una función distintiva, es decir, poseer el atributo de
distinguir a un producto o a un servicio frente al
público consumidor, respecto de otros del mismo
tipo.
 C. Los Colores

La legislación mexicana establece la posibilidad de

reservarse el empleo de la combinación de colores,
siempre que tal combinación sea suficientemente
distintiva y que aparezca dentro de una conformación
gráfica específica.

La combinación de colores que utiliza, una marca,

únicamente puede formar parte del registro de la misma
cuando ésta aparece en el diseño o etiqueta propios de la
marca
 D. Formas Tridimensionales

La LPI también contempla la

existencia de marcas
tridimensionales.

Es un reconocimiento al hecho de
que los envases de los productos
constituyen también un medio de
distinción de éstos frente al
público consumidor.
 E. Varias Marcas

Varias marcas pueden coexistir en un solo producto.

Ejemplo:

El ejemplo de la marca “NESTLE” y “NESCAFE”…

 E. Varias Marcas

Varias marcas registradas pueden comprenderse

dentro de la misma etiqueta.

Razón:

En efecto, el hecho de que existan diversas

modalidades en cuanto a la forma de registrar una
marca, implica que un mismo producto o servicio
deriven diversos registros que cumplen distintas
finalidades de protección.
 F. El Registro Nominativo

1. Una de las reglas básicas que se observa en relación a la

conservación de los derechos del registro de una marca, es
que ésta se use "tal y como fue registrada".

Contar con un registro nominativo, ofrece la ventaja de

que aún y cuando se adopten cambios en el diseño de la
marca, por no ser éste un elemento reservado en el
registro de la misma, no exista problema para mantenerlo
vigente, evitando los enormes riesgos y gastos que
siempre supone el tener que estar realizando registros
nuevos en función de los cambios introducidos al diseño.
 F. El Registro Nominativo
2. Contar con un registro nominativo es un apoyo muy
sólido en caso de tener que ejercer acciones en contra de
algún infractor de los derechos del titular del registro de la
marca

Al contar con un registro nominativo, se impide al infractor

recurrir a argumentos relativos al diseño de las marcas,
reduciéndose la consideración del caso a la similitud o
coincidencia entre las denominaciones, lo que
normalmente simplifica el manejo del conflicto en favor del
titular del registro.
G. El Registro del diseño o Etiqueta
Existen casos en que se considera como indispensable
realizar el registro del diseño o de la etiqueta:

1. Cuando se trate de un diseño que, por sí mismo, sea lo

suficientemente reconocible como para cumplir la función
de distintividad respecto del producto o servicio a que se
aplica.

Por ejemplo:

El logotipo de "BANAMEX" o el de "TELEVISA”

G. El Registro del diseño o Etiqueta

Existen casos en que se considera como indispensable

realizar el registro del diseño o de la etiqueta:

2. Cuando se trata de productos o servicios que por su

forma de comercialización pueden ser fácilmente
confundidos por el consumidor.
 H. El Registro del Tipo de Letra
La ley prevé la forma de reservarse el uso exclusivo del
tipo de letra, al considerar que el tipo especial de letra
constituye un diseño, admitiendo su registro como tal.

El registro se conoce como “mixto”, al igual que todos

aquellos en que la marca se forma por una denominación
representada en un diseño o etiqueta.

Por ejemplo:

“COCA-COLA”
 I. Impedimento del Registro
Las causas que determinan que un signo no sea
susceptible de ser registrado como marca, se pueden
englobar conforme a los criterios siguientes:

• Por no ser distintivas;

• Por ser descriptivas
• Por tratarse de símbolos oficiales
• Por inducir a error o confusión
• Por estar íntimamente vinculadas a una persona o
empresa.
• Por afectar derechos sobre marcas, previamente
reconocidos.
III. Confusión de Marcas
 A. Introducción

Existe la difundida errónea creencia, de que la

protección de las marcas México es muy limitada…

Por ejemplo:

Si una empresa tiene registrada la marca KONICA,

suele pensarse que no podrá sancionarse a la
empresa que, imitándola, use la marca MONICA, para
el mismo tipo de productos.
B. Similitud en grado de Confusión

La Ley establece que no se puede registrar una

marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos o servicios.

Criterio

La existencia o inexistencia de similitud en grado

de confusión, entre las marcas de que se trate
 C. Criterio de determinación

Existen diversos criterios para determinar cuando existe

"similitud en grado de confusión” entre marcas:

• Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual,

fonético e ideológico,
• En función a los productos o servicios que distinguen,
• En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto,
• En función del público al que se dirigen los productos y
servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan.
 1. Aspecto Visual, fonético y
ideológico
Aspecto Visual:

= importancia que representa el aspecto gráfico

Por ejemplo:

• diseño de los empaques,

• Presentaciones de los productos,
• envases de los productos,
• la disposición de los elementos en cada una de las etiquetas,
• Combinación de los mismos colores, etc.
tarea sumamente subjetiva
(la sola posibilidad de confusión es suficiente)
 1. Aspecto Visual, fonético y
ideológico
Aspecto Fonético:

Un primer criterio que invariablemente debe tenerse presente, es situarse

en la posición del consumidor, atendiendo al efecto que una denominación
puede producir al ser pronunciada o leída, en la tarea de selección.

Ejemplo:

El registro de la marca "LEAL", para distinguir, entre otros productos,

"café", existiendo previamente registrada la marca "LEGAL“, que
precisamente distingue ese producto…
 1. Aspecto Visual, fonético y
ideológico
Aspecto Fonético:

La posición del consumidor = la situación de que el comprador puede

encontrar, en el lugar del producto que realmente desea, uno con similares
características de presentación y con una marca que inicialmente "le
parece" que es la que busca.

Ejemplo:

• La marca "T.K.T“ con la conocida marca TECATE

• La marca NAROLI con la marca registrada NARDI
• La marca "ODELAR con la marca "OSCAR DE LA RENTA"
 1. Aspecto Visual, fonético y
ideológico
Aspecto Ideológico:

El aspecto ideológico atiende a la idea que la marca proyecta

en la mente del consumidor, por el significado propio del
vocablo en nuestro idioma, o por el que éste adquiere por su
utilización cotidiana.

Ejemplo

• La marca KISSES con la palabra BESOS

• La marca CUESTION DE ESCRUPULOS con la marca
CUESTION DE PRINCIPIOS
 1. Aspecto Visual, fonético y
ideológico
Aspecto Ideológico:

En el caso de los avisos comerciales o lemas publicitarios, el

aspecto ideológico es el que comporta mayor relevancia.

El lema publicitario tiene la función primordial de que el

consumidor lo recuerde o memorice.

Ejemplo:

La frase: “La Nueva Hamburguesa Mexicana” con la frase: “La

Primera Hamburguesa con Sabor Mexicano”.
 2. En función a los productos o
servicios que distinguen
El derecho que la ley reconoce a un titular para emplear su
marca en forma exclusiva, debe limitarse a las clases relativas
a los productos o servicios comercializados o prestados.

= forma universal (para todos los productos o servicios

existentes)

Ejemplo:

• La Marca IBERIA
 3. En atención a la coincidencia de
vocablos en su conjunto
1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha
interpretado que existe confusión entre marcas, cuando la que
se encuentra registrada queda totalmente comprendida dentro
de la que se pretende registrar

Ejemplo:

• La marca TEXACO ya registrada con el registro de la marca

MAXIM TEXACO
 3. En atención a la coincidencia de
vocablos en su conjunto
2. Cuando se presentan a análisis marcas de diferentes titulares,
las cuales se forman por dos o más vocablos y en uno de ellos
existe coincidencia, la determinación debe centrarse en
función de si el vocablo no coincidente es suficientemente
distinto en ambas marcas

Ejemplo:

• La marca MONTE REINO con la marca registrada REINO

AVENTURA

• La marca REINO AVENTURA con la palabra PUERTO

AVENTURA
 3. En atención a la coincidencia de
vocablos en su conjunto

3. Cuando una empresa ha desarrollado una marca que

comúnmente forma parte del conjunto de todas sus marcas,
se impide a un tercero que registre en forma alguna dicha
marca.

Ejemplo:

• La marca "DIOR"
 3. En atención a la coincidencia de
vocablos en su conjunto

4. En el caso de nombres propios se permite el registro por parte

de titulares distintos, siempre que la coincidencia recaiga
sobre el nombre, pero no sobre el apellido.

Ejemplo:

• PIERRE CARDIN,
• JEAN PIERRE,
• PIERRE BALMAIN,
• PIERRE CATAN.
 3. En atención a la coincidencia de
vocablos en su conjunto
5. Cuando las marcas incluyen un mismo prefijo, el análisis debe
centrase en la parte restante de la denominación

Ejemplo:

• La marca CHOCOMOON con la marca CHOCOMAR: el análisis

debe confrontar básicamente al término MAR con el término
MOON.
 4. En función del público al que se
dirigen los productos y servicios y
los lugares en que se expenden y
proporcionen
Siempre queda en favor del titular de una marca registrada la
posibilidad de aplicarla a productos comprendidos en la clase
amparada.

Ejemplo:

• La marca ELEGANCE con la denominación ELEGANZA.

IV. La Conservación del Registro
 A. Periodo de Vigencia
La LPI modificó notablemente los períodos de vigencia
relativos a los registros de marca estableciendo un
nuevo período.

Periodo

10 años
 B. Requisitos para mantener el
registro

La LPI establece que una marca caduca si no es

usada durante tres años consecutivos en los productos
o servicios para los que fue registrada, salvo que
existan causas justificadas.
 C. Renovación del Registro
Sólo es posible solicitar la renovación de un registro
de marca en el último semestre del período de
vigencia del mismo.

Sin Embargo

La LPI establece un lapso de 6 meses posteriores al

vencimiento del registro, en que es posible tramitar
su renovación (Periodo de gracia)
 D. “Tal y como fue registrada”
Es frecuente que las marcas que involucran algún tipo
de diseño, sufren variaciones durante el tiempo de su
empleo a efecto de modernizarlas

Pero

Cuando dicho cambio implica la alteración de

las características esenciales de la marca, el
registro caduca.
 Criterios

Cuando se trata de una Marca Nominativa:

Cualquier tipo de cambio implica una modificación que

genera la pérdida del registro

Ejemplo: ALFREDO y ALFREDOS y ALFRED'O

 Criterios

Si se trata de una Marca que implica un diseño:

La supresión de una pequeña parte del diseño no se

considera como cambio sustancial

Sin embargo, un cambio en la forma de la etiqueta

ocasionaría la caducidad del registro
 E. “Usar una Marca”

Para que exista uso de la marca es menester que se

manifieste de manera directa dentro del contexto
comercial (=Transacción).
 E. “Usar una Marca”

Existe "uso de marca" desde el momento mismo en

que el bien o servicio de que se trate se pone a
disposición del público consumidor.
 E. “Usar una Marca”

El sólo hecho de que exista publicidad de un producto

en un país implica utilización de la marca.
 E. “Usar una Marca”

LPI

Una marca se encuentra en uso, cuando los productos o

servicios que la misma distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado en
el país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que
corresponde a los usos y costumbres en el comercio.