PROPIEDAD INTELECTUAL

EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL

 CONTENIDO
• PROPIEDAD INDUSTRIAL 520-530

• LA PROPIEDAD INTELECTUAL 531-

536
 OBJETIVOS
• Identificar el proceso judicial para llevar a cabo
las demandas en materia de propiedad
industrial e intelectual
• Conocer el juzgado competente para conocer
de este tipo de demandas
• Enumerar las pretensiones en estas materias
 Tipo de Proceso Art 521

A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones

en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de
propiedad industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que
en su caso se reclame
 PRETENSIONES Y SOLICITUDES EN MATERIA DE
DERECHO DE PATENTES. 521

• 1. El titular de una patente podrá interponer ante los

Juzgados de Letras las pretensiones que correspondan,
cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes
lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para
su salvaguardia.
• 2. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá,
en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que
violen su derecho. b) La pretensión de reivindicación de
su derecho a fin de que le sea transferida la solicitud en
trámite o el título o registro concedido.
 ….PRETENSIONES Y SOLICITUDES EN MATERIA DE
DERECHO DE PATENTES.

• c) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

• d) El embargo de los objetos producidos o importados con violación
de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal
producción o a la realización del procedimiento patentado.
• e) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados
en virtud de lo dispuesto en el numeral anterior cuando sea posible,
en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe
de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado
excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la
patente deberá compensar a la otra parte por el exceso
 ….PRETENSIONES Y SOLICITUDES EN MATERIA DE
DERECHO DE PATENTES.

• f) La adopción de las medidas necesarias para evitar que

prosiga la violación de la patente y, en particular, la
transformación de los objetos o medios embargados en
virtud de lo dispuesto en esta sección, o su destrucción
cuando ello fuera indispensable para impedir la violación
de la patente.
• 3. Cualquier interesado podrá interponer una pretensión
contra el titular de un derecho de propiedad industrial
para que el juez competente declare que una actuación
determinada no constituye una violación de esa patente.
 PRETENSIONES Y SOLICITUDES
EN MATERIA DE DERECHO DE
SIGNOS DISTINTIVOS 522
• 1. El titular cuyo derecho de signos distintivos sea lesionado podrá
reclamar y solicitar en la vía civil:
• a) La cesación de los actos que violen su derecho.
• b) La pretensión de reivindicación de su derecho a fin de que le sea
transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido.
• c) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
• d) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los
productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u
otros documentos en los que se haya materializado la violación del
derecho de marca.
…..PRETENSIONES Y SOLICITUDES EN
MATERIA DE DERECHO DE SIGNOS
DISTINTIVOS

• e) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere

posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado,
de los productos ilícitamente identificados con la marca que
estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del
producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar
al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o al propietario, según las
circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el
órgano jurisdiccional.
 ……PRETENSIONES Y SOLICITUDES EN MATERIA DE
DERECHO DE SIGNOS DISTINTIVOS

• 2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada
en el momento de presentar la demanda, interponga frente a un tercero,
por medio de alguna de las pretensiones previstas en el numeral 1, los
derechos conferidos por la Ley de Propiedad Industrial, deberá probar, si
así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los
cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la
marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o
servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o
que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la
marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios
para los que haya sido realmente utilizada.
• 3. El demandado podrá asimismo interponer, por vía de reconvención, la
pretensión de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del
actor.
• 4. Respecto a los demás signos distintivos se observaran estas mismas
disposiciones en lo que fuere aplicable.
 PRETENSIONES EN MATERIA DE
DISEÑO INDUSTRIAL 523

• Las pretensiones que se pueden interponer en materia de

diseño industrial serán:
• 1. De reivindicación de la titularidad del diseño solicitado
o registrado.
• 2. De cesación de los actos que violen los derechos del
titular del diseño.
• 3. De indemnización de daños y perjuicios sufridos.
 LEGITIMACIÓN
• 1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva
podrá interponer en su propio nombre todas las pretensiones que en
las leyes se reconocen al titular de la patente y de la marca frente a
los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá interponerlas el
concesionario de una licencia no exclusiva.
• 2. El licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el numeral
anterior, no esté legitimado para interponer las pretensiones por
violación de la patente, podrá requerir notarialmente al titular de la
misma para que interponga la pretensión judicial correspondiente. Si
el titular se negara o no interpusiera la oportuna pretensión dentro
de un plazo de tres (3) meses, podrá el licenciatario entablarla en su
propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con
anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciatario
podrá pedir al juez conforme a lo dispuesto en esta sección la
adopción de medidas cautelares urgentes, cuando justifique la
necesidad
 ….LEGITIMACIÓN
de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del
referido requerimiento.
• 3. El licenciatario que interponga una pretensión en virtud de lo
dispuesto en alguno de los numerales anteriores deberá notificárselo
al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el
procedimiento.
• 4. La pretensión declarativa de nulidad o caducidad del registro de la
marca podrá ser interpuesta por los titulares de los derechos
afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en los
casos legalmente establecidos, así como por cualquier persona
natural o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente
para la representación de los intereses de fabricantes, productores,
prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten
afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.
 CONCILIACION PREVIA ESPECIAL
• 1. Antes de interponer pretensión alguna basada en la aplicación de las
normas anteriores, relativa a las invenciones laborales, la cuestión
discutida deberá ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro
de la Propiedad Industrial.
• 2. El ente conciliador dictará una propuesta de acuerdo en un plazo
máximo de dos (2) meses desde que el acto de conciliación se solicitó y
las partes deberán manifestarse en el plazo máximo de quince (15) días
si están o no conformes con dicha propuesta. En caso de silencio se
entenderá que existe conformidad.
• 3. No se admitirá una demanda sobre derechos regulados en este
capítulo que no vaya acompañada de una certificación del director del
Registro de la Propiedad Industrial en que se haga constar la no
conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo
prevista en este artículo.
 Diligencias preparatorias 526
• 1. La persona legitimada para interponer las pretensiones derivadas
de la patente y de la marca podrá pedir al juez que con carácter
urgente acuerde la práctica de diligencias preparatorias para la
comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho
exclusivo otorgado por la patente.
• 2. Antes de resolver sobre la petición formulada, el juez podrá
requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime
oportunas.
• 3. En la diligencia de comprobación el juez, con intervención del
perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las
manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia,
determinará si las máquinas, instrumentos y accesorios,
 …Diligencias preparatorias 526
dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a
cabo la violación alegada de la patente.
4. Cuando el juez considere que no es presumible que los medios
inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la
patente, dará por terminada la diligencia, ordenará la formación de una
pieza separada, que se mantendrá secreta, en la que se incluirán las
actuaciones, notificándose al peticionario que no procede darle a
conocer el resultado de las diligencias realizadas.
5. En los demás casos, el juez, con intervención del perito o peritos
designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las
máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante cuya
utilización se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada.
 …Diligencias preparatorias 526
6. En todo caso cuidará el juez de que la diligencia de comprobación no
sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos
que constituyan competencia desleal.
7. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando,
dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la
patente, y no quepa comprobar la realidad sin recurrir a ellas.
8. Al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el juez
fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los
daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
9. Si el juez no considera suficientemente fundada la pretensión, la
denegará por medio de auto que será apelable en ambos efectos.
 MEDIDAS CAUTELARES.527
• 1. Quien interponga o vaya a interponer una pretensión de las previstas en
esta sección podrá solicitar la adopción de medidas cautelares tendentes a
asegurar la efectividad de dichas pretensiones, siempre que justifique la
explotación industrial del derecho objeto de la pretensión o el desarrollo de
unos preparativos serios y efectivos a tales efectos. 2. Se podrán adoptar
como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa
efectividad del fallo y en especial las siguientes:
• a) La cesación inmediata de los actos que violen el derecho del
peticionario.
• b) Las medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la
infracción.
• c) El secuestro de los objetos producidos o importados con violación de su
derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la
realización del procedimiento patentado.
• d) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios. e)
Las anotaciones regístrales que procedan.
 SENTENCIA Y EJECUCIÓN
PROVISIONAL.528

• 1. Si lo hubiera pedido el demandante, y el órgano

jurisdiccional lo estimara así, ordenará la publicación de la
sentencia condenatoria, a costa del condenado, mediante
anuncios, inserción en un diario de circulación nacional y
notificaciones a las personas interesadas.
• 2. No serán susceptibles de ejecución provisional las
sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos
de propiedad industrial.
 PRESCRIPCIÓN.529

• 1. Las pretensiones civiles derivadas de la violación del

derecho de patente, del derecho de marca y del derecho
de diseño industrial, prescriben a los cinco (5) años,
contados desde el día en que pudieron interponerse.
• 2. La indemnización de daños y perjuicios solamente
podrá exigirse en relación con los actos de violación
realizados durante los cinco (5) años anteriores a la fecha
en que se ejercite la correspondiente pretensión.
 INDEMNIZACIÓN RECONOCIDA
EN LA SENTENCIA.530

• 1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las

pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por
el titular del registro de la patente, marca o diseño a causa de la
violación de su derecho.
• 2. El titular del registro de la marca también podrá exigir la
indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el
infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los
productos ilícitamente marcados, o una presentación inadecuada de
aquélla en el mercado.
• 3. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del
perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:
 ….INDEMNIZACIÓN RECONOCIDA
EN LA SENTENCIA.

• a) Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido

mediante el uso del mismo si no hubiera tenido lugar la violación.
• b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como
consecuencia de la violación.
• c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su
utilización conforme a derecho.
• 4. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre
otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la
marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento
en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de
la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción,
gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
 ….INDEMNIZACIÓN RECONOCIDA
EN LA SENTENCIA.

5. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular

de la patente, de la marca o del diseño industrial, podrá exigir la
exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para
aquella finalidad.
6. El titular de la patente, de la marca o del diseño industrial cuya
violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y
sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de
indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento (1%) de la cifra
de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios
ilícitamente marcados. El titular podrá exigir, además, una
indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le
ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto
en los numerales anteriores.
 PROPIEDAD INTELECTUAL 531-
532
• PROCESO ORDINARIO
• PRETENSIONES. 1. El titular de los derechos de propiedad
intelectual, sin perjuicio de otras pretensiones que le
correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del
infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y
morales causados, en los términos previstos en esta ley y en las
leyes especiales aplicables.
• 2. El cese de la actividad ilícita podrá comprender: a) La
suspensión de la explotación infractora. b) La prohibición al
infractor de reanudarla. c) La retirada del comercio de los
ejemplares ilícitos y su destrucción
 PRETENSIONES
• d) La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los
moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos
destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares
ilícitos y de los instrumentos cuyo único uso sea facilitar la
supresión o neutralización, no autorizadas, de cualquier
dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de
computadora.
• e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la
comunicación pública no autorizada.
• 3. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización
de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean
susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
 PRETENSIONES
• 4. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos
ejemplares y material a precio de costo y a cuenta de su correspondiente
indemnización de daños y perjuicios.
• 5. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos
de buena fe para uso personal.
• 6. El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que
hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la
remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.
• 7. En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la
existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las
circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión
ilícita de la obra.
 LEGITIMACIÓN.
• 1. La legitimación para el ejercicio de las pretensiones referidas
en el artículo anterior corresponde a las personas naturales
autoras de una obra, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
Derecho de Autor y de los Derechos Conexos.
• 2. Al fallecimiento del autor, corresponderá la legitimación a la
persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado
expresamente por disposición de última voluntad. En su
defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los
herederos.
• 3. Si se hubieran constituido entidades de gestión de los
derechos de propiedad intelectual, estarán legitimadas para
hacer valer en juicio los derechos confiados a su gestión.
 MEDIDAS CAUTELARES.
• El titular de los derechos de propiedad intelectual podrá solicitar
además de las medidas cautelares establecidas en el artículo 174
de la Ley de Derechos de Autor y de los derechos conexos,
aquellas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la
protección urgente de tales derechos, y en especial:
• a) La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la
actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o
depósito de las cantidades debidas en concepto de
remuneración. Igualmente se podrá solicitar el embargo del
producto de los espectáculos teatrales, cinematográficos,
filarmónicos o cualquier otro similar.
 ….MEDIDAS CAUTELARES.

• b) La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y

comunicación pública, según proceda.
• c) El secuestro temporal de ejemplares de las obras u objetos que se
reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad
intelectual, así como el secuestro del material empleado para su
producción.
• d) El secuestro del material empleado exclusivamente para la
reproducción o comunicación pública. En el caso de los programas de
ordenador, se podrá acordar el secuestro de los utilizados.
• e) El embargo de los equipos, aparatos y materiales.
 PRESCRIPCIÓN

• Las pretensiones en materia de propiedad intelectual

prescribirán a los tres (3) años desde que el legitimado
pudo interponerla
 INDEMNIZACIONES
El cálculo de la indemnización por lucro cesante, se estimará con
base en uno de los siguientes criterios, a elección del perjudicado:
• a) Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido
previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción.
• b) Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de
los actos de infracción
• c) El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del
derecho, si se hubiere concertado una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.
 Gracias por su atención

Fin del periodo.

Éxitos
Gracias por su atención