Ortega Reinoso, Gloria Apuntes de Derecho mercantil I

T. 2: LA EMPRESA. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. LA EMPRESA Y EL PATRIMONIO EMPRESARIAL ........................................................ 1

1.1. LA EMPRESA: SIGNIFICADO. CONCEPTO. CLASES ............................................... 1
1.2. EL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO MERCANTIL ................................................... 2
1.3. LA DENOMINADA PROPIEDAD COMERCIAL ........................................................... 3
1.4. EL LOCAL DE NEGOCIO ARRENDADO .................................................................... 4
1.5. EL FONDO DE COMERCIO ......................................................................................... 5
2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.......................................................................................... 5
2.1. PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA ............................ 5
2.1.1. LA MARCA ............................................................................................................ 5
2.1.2. EL NOMBRE COMERCIAL .................................................................................... 8
2.1.3. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN LA RED ........................................................... 8
2.2. PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES ............................................ 8
2.2.1. LA PATENTE......................................................................................................... 8
2.2.2. EL MODELO DE UTILIDAD Y EL DISEÑO INDUSTRIAL ..................................... 10

1. LA EMPRESA Y EL PATRIMONIO EMPRESARIAL

1.1. LA EMPRESA: SIGNIFICADO. CONCEPTO. CLASES

Pese a la significación jurídica de la empresa en el sistema económico diseñado por la

Constitución, que la configura como el medio para ejercitar las libertades económicas de producción e
intermediación de bienes/servicios para el mercado que reconoce -libertad de empresa-, y para el Derecho
mercantil, al ser un concepto normativo delimitador de su concepto y contenido, no hay una norma en
nuestro Ordenamiento que establezca un concepto jurídico de empresa que sirva a todas las ramas del
Derecho, el cual, además, no es fácil inducir desde las categorías jurídico-patrimoniales del Derecho positivo
(personas, cosas y actos) pues ninguna integra la realidad de la empresa, en la que hay personas, cosas y
actividad, y que la Doctrina ha tratado de definir y determinar su naturaleza jurídica para sujetarla a un
régimen jurídico unitario:
1. Primero se intentó encuadrarla en alguna de esas categorías jurídico-patrimoniales, así, se dijo que la
empresa era una persona jurídica (coincide sujeto y objeto, cuando la empresa es el objeto), un
patrimonio autónomo (solo los crea la ley, y nuestro Derecho no solo no reconoce a la empresa como tal,
sino que parte de la unidad patrimonial, personal y empresarial, en responsabilidad y sucesión), una
universalidad de cosas (no lo reconoce así el Derecho), un bien inmaterial (o espiritual, la forma en que el
empresario organiza su empresa; la reduce a ese elemento), y una actividad, ya que en la empresa se
puede distinguir el aspecto subjetivo, constituido por la actividad económica que el empresario realiza de
manera organizada y en masa, que es la empresa, del objetivo, formado por el conjunto de elementos que
organiza para desarrollar esa actividad, denominado establecimiento o negocio. Sin embargo, ese intento
de conceptuación jurídica de empresa también ofrece una comprensión parcial.
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2. Otros, partiendo de que la empresa es una realidad económica, adoptan como jurídico el concepto
económico, conforme al que la empresa es una organización de factores productivos (capital y trabajo)
para la producción y colocación en el mercado de bienes/servicios con el fin de obtener una ganancia
ilimitada, cuyos elementos aparecen vinculados por el destino económico y la organización del empresario
hacia la obtención de beneficios. Sin embargo, el concepto económico es irrelevante como concepto
normativo ordenador de su régimen jurídico, pues no dice si la empresa es una persona, cosa o actividad.
3. Otros defienden que en el actual sistema de Derecho positivo la empresa sólo puede considerarse a
efectos de protección y tráfico jurídico atomísticamente, esto es, descompuesta en la diversidad de
grupos de elementos simples que la componen (bienes muebles, bienes inmuebles, personales…), cada
uno regulado según su naturaleza jurídica particular (doctrina atomista).
4. Frente a esa doctrina se indica que los operadores económicos trafican con la empresa considerándola
un bien único que se compra y se hereda, lo que conlleva que un único negocio (compraventa, por ej.) sea
suficiente para transmitir toda la empresa, si bien, su entrega se realizará entregando cada elemento de
forma individual a tenor de su ley de circulación; se dice entonces que la empresa es una unidad orgánica
o funcional, una organización de elementos (personales, materiales e inmateriales), actividades y
relaciones jurídicas y de hecho, que en su conjunto, como un todo, un bien distinto de sus elementos,
puede ser objeto de tráfico jurídico, concepto que está en el Derecho positivo en preceptos aislados -
aunque sin regulación unitaria-, como ha establecido la Doctrina y el TS, así, por ej., el CC se refiere al
saneamiento de empresa, a la transmisión mortis causa..., el Cco a la enajenación de empresa..., aunque
la aspiración de la Doctrina es que se reconozca a la empresa como una nueva, la cuarta, categoría
patrimonial -el ALCM la define como “el conjunto de elementos personales, materiales e inmateriales
organizados por el empresario para el ejercicio de una actividad económica de producción de bienes o
prestación de servicios para el mercado”-.
En cuanto a las clases de empresas: 1) Por razón de la actividad, se clasifican en comerciales,
industriales y de servicios, sin trascendencia para el Derecho mercantil, que no establece un régimen
jurídico distinto por razón de la actividad, aunque, en principio, las actividades agrícolas, ganaderas,
artesanales y de artistas y profesionales liberales están excluidas del ámbito mercantil; y 2) Por razón de la
dimensión de la actividad, se clasifican en grandes, medianas y pequeñas empresas, también sin
trascendencia general para el DM, a salvo algunas especialidades, por ej., en materia de contabilidad.

1.2. EL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

Conceptuada la empresa como un modo de actividad económica, como una actividad de producción,
comercio o servicios racionalmente organizada y en masa, su ejercicio requiere de muy distintos elementos
que organiza cada empresario: al conjunto de elementos organizados para ser instrumento de la actividad
empresarial se denomina negocio o establecimiento, que es un bien distinto de los elementos que lo forman,
susceptible de ser objeto unitario de negocios jurídicos, y del que, entre otros, forma parte el establecimiento
entendido como sede física del empresario.
Para calificar un bien como perteneciente a un negocio se atiende al destino funcional, a que el
empresario lo haya incorporado a su actividad, siendo irrelevante el título jurídico -como propietario,
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arrendatario...-, y los cuales se rigen por los principios de autonomía, puesto que no pierden su sustantividad
ni ven alterado su régimen jurídico, y de mutabilidad, ya que el empresario puede sacarlos del negocio para
ser sustituidos o no por otros (materias primas, mercaderías...) sin que se rompa la unidad del negocio. La
composición de cada negocio dependerá de la actividad a la que sirve (transporte, comercio de telas,
banco…), pero normalmente habrá:
1. Relaciones laborales que ligan al empresario con las personas que en ella prestan sus servicios
profesionales, cuyo régimen corresponde al Derecho del trabajo.
2. Elementos materiales muebles: materias primas, medios de transporte y mercaderías. Según la
Doctrina, se entiende por mercadería o “cosa mercantil” aquella cosa corporal, mueble, con valor
patrimonial propio, apta para el tráfico lícito y destinada al tráfico mercantil (cosa mueble que se compra
para revender), por lo que también el dinero responde a esas notas, si bien, es medida de valor de las
cosas, instrumento general de cambio y medio de pago, y que jurídicamente se define como cosa
fungible, irreivindicable y sometida a las reglas de la posesión de los bienes muebles.
3. Elementos materiales inmuebles: por naturaleza, el local de industria o negocio, almacén y oficina, o por
destino, la maquinaria y el utillaje habidos en los locales.
4. Elementos inmateriales: como son los derechos, de crédito, reales, de propiedad industrial e intelectual y
la llamada “propiedad comercial”, y las relaciones de valor económico que forman el “fondo de comercio”.
Más amplio es el “patrimonio empresarial”, que es el conjunto, no solo de bienes, derechos -ya sean
de propiedad sobre el local, ya de crédito para cobrar las mercaderías vendidas...-, sino que también forman
parte las obligaciones -deudas por préstamos, pago a proveedores, impuestos...- que derivan de la actividad
empresarial, y en el que se distingue, pues, el activo, los bienes y derechos que el empresario tiene y los que
recibe por esa actividad, y el pasivo, las deudas que derivan de esa actividad.

1.3. LA DENOMINADA PROPIEDAD COMERCIAL

Del local donde se instala un negocio puede hacer uso el empresario porque sea su propietario o
porque, por ej., sea su arrendatario, en cuyo caso la unidad y continuidad de la empresa se ven afectadas de
forma negativa porque al término del contrato de arrendamiento, que es de duración determinada, el
propietario-arrendador del local de negocio recuperará la posesión de su local, lo que genera un peligro de
disgregación económica y jurídica de la empresa, que desaparecerá.
A ese peligro respondió la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que, para proteger a los
arrendatarios de local de negocio, les otorgó las facultades de prorrogar indefinidamente sus contratos, esto
es, la denominada prórroga forzosa, y de ceder a un tercero su posición en el contrato de arrendamiento, o
traspasar el local a terceros, a cambio de un precio que le permitía apropiarse de la plusvalía comercial
generada por su actividad empresarial y proyectada patrimonialmente sobre el local arrendado -inversiones y
valor de clientela creada-, sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador, pero al que había
que notificárselo antes y después porque se le reconocían los derechos de tanteo y de retracto para recuperar
la posesión del local -pagando el precio que ofreció el tercero-. Esos dos derechos constituyeron la
“propiedad comercial”, que, pese al nombre, es el valor económico del derecho de uso de un local comercial
arrendado, que hoy está vigente con esa extensión para los contratos celebrados bajo la LAU de 1964 que no
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se hayan extinguido conforme a las transitorias de la LAU de 1994, que en general estableció el 1-1-2015
como límite.
El RD-Leg. 2/1985, suprimió la prórroga forzosa en los contratos que se celebraran tras su entrada
en vigor, que tendrían la duración que estipularan las partes. Por lo que la “propiedad comercial” quedó
reducida a la facultad de traspasar el local en los términos de la LAU 1964 (con tanteo y retracto).
Y la LAU de 1994 mantiene la facultad del arrendatario de traspasar el local (e incluso de
subarrendarlo) sin consentimiento del arrendador, pero al que se ha de notificar fehacientemente en el mes
siguiente a su realización (sin tanteo ni retracto), y con una “indemnización por clientela” -que vemos-.

1.4. EL LOCAL DE NEGOCIO ARRENDADO

La LAU de 24-11-1994 no regula de forma expresa el arrendamiento de local de negocio, pero sí los
arrendamientos para uso distinto del de vivienda, y entre ellos se refiere a “los arrendamientos de fincas
urbanas celebrados para ejercer en ellas una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa,
asistencial, cultural o docente”, los cuales se rigen por: las normas imperativas previstas en la LAU para
todos los arrendamientos; lo que establezcan las partes en el contrato; las normas dispositivas de la LAU para
esos arrendamientos; y lo previsto en el CC para los arrendamientos de cosas.
La LAU establece con carácter imperativo que el arrendatario prestará una fianza igual a 2
mensualidades de renta, que el arrendador depositará en la Administración Tributaria, sin perjuicio de poder
establecerse otras garantías, y que las partes pueden compelerse a formalizar por escrito el contrato,
haciendo constar la identidad de las partes, la identificación de la finca, la duración, la renta y demás
cláusulas libremente acordadas.
Además: a) Si el propietario enajena el local arrendado, el adquirente quedará subrogado en la
posición del arrendador si sabe que el local está arrendado, y se presume -sin admitirse prueba en contrario-
que lo sabe si el arrendamiento está inscrito en el Registro de la Propiedad, de manera que al adquirir el local
a título oneroso y de buena fe de quien en el Registro aparece como su titular se produce la subrogación
legal; por el contrario, si el arrendamiento no está inscrito, se presume -salvo prueba en contrario- que el
adquirente no lo conoce y entonces el arrendamiento no le es oponible, siendo la subrogación voluntaria,
salvo que el arrendatario pruebe que el adquirente lo conoce (art. 34 LH).
b) El arrendatario puede ceder su posición en el contrato (traspasar) o subarrendar sin tener que pedir
autorización al arrendador, aunque debe notificárselo de forma fehaciente (buroemail) en el mes siguiente
para que pueda subir el importe de la renta -no tanto ni retracto-.
c) A la muerte del arrendatario, el heredero o legatario que continúe su actividad puede subrogarse
en la posición arrendaticia por el plazo que quede del contrato, sin consentimiento del arrendador, aunque
notificándoselo por escrito -mejor de manera fehaciente- en los 2 meses siguientes al fallecimiento.
d) Extinguido el contrato por el transcurso del plazo, el arrendatario tiene derecho a una
indemnización por clientela del arrendador si ha venido ejerciendo una actividad comercial de venta al
público durante los últimos 5 años y 4 meses antes de terminar el plazo manifiesta al arrendador su voluntad
de renovar el contrato por un mínimo de 5 años más con una renta de mercado -y el arrendador no accede-;
es una norma dispositiva que se puede excluir o modificar -el importe de la indemnización- en el contrato.
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1.5. EL FONDO DE COMERCIO

Es el conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, el emplazamiento de la empresa, el

nombre comercial, la cuota de mercado, el capital humano, los canales comerciales…, que implican valor
para la empresa; constituye el valor intangible de la empresa, que, normalmente, está en función de:
1. El aviamiento, que es el modo en que está organizada o aviada una empresa.
2. La clientela, que es el conjunto de personas que de hecho mantienen con el empresario relaciones
habituales de comercio en demanda de sus bienes o servicios; determina el éxito de la empresa y por eso
es un valor económico que el Derecho mercantil protege indirectamente (la LAU con la indemnización por
clientela, que también reconoce la LCA al agente, la LM protege los signos del empresario-…).
3. Las expectativas de negocio, que son las esperanzas fundadas de obtener beneficios en el futuro según
la inercia empresarial, que a su vez dependen de los dos anteriores factores y de algunos otros, como el
emplazamiento del local.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Se distinguen dos ámbitos de protección: el Derecho de marcas, que protege los signos que el
empresario utiliza para distinguir en el mercado su actividad y sus productos/servicios de los de sus
competidores, son los “signos distintivos de la empresa”; y el Derecho de patentes que protege los
inventos o creaciones industriales.

2.1. PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Para su protección, la Ley de Marcas de 7/12/2001 concede dos derechos/títulos de propiedad

industrial: las marcas y los nombres comerciales, de forma que la protección de otros signos distintivos, como
el rótulo del establecimiento, queda bajo la Ley de Competencia Desleal de 10/01/1991, que protege a los
signos no registrados y, en todos los casos, complementa a la LM.

2.1.1. LA MARCA

Marca es todo signo que sirva para distinguir en el mercado los productos/servicios de una empresa
de los mismos o similares productos/servicios de otras y cuyo registro otorga al titular registral un derecho de
propiedad especial o industrial sobre ese signo -la marca existe desde que el empresario la utiliza, el registro
le otorga un derecho de propiedad sobre ella del que deriva un derecho de uso en exclusividad-.
Como marca se puede registrar cualquier signo, como letras, números, colores, dibujos, sonidos, la
forma del producto, su embalaje…, siempre que sirva para distinguir los productos/servicios, pueda ser
representado por cualquier medio de manera clara y precisa en el Registro de Marcas -no necesariamente
de manera gráfica-, y no se encuentre comprendido en las siguientes prohibiciones legales:
1. Absolutas: no pueden registrarse como marcas los signos que: 1) no reúnan los requisitos de la
definición legal de marca o carezcan de carácter distintivo, como ocurre con los signos genéricos y con los
vulgarizados que se hayan convertido en habituales en el lenguaje o comercio; 2) consistan en formas
cuando que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza del producto; 3) designen
las características del producto, como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia
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geográfica, época de obtención…; 4) puedan inducir a error al público sobre las características del
producto: naturaleza, calidad, origen geográfico…, y los que reproduzcan o se refieran a la denominación
de una obtención vegetal; 5) sean contrarios a la ley, orden público o buenas costumbres; y 6) sean de
uso privativo del Estado salvo autorización.
2. Relativas, tienen como referencia una marca o nombre comercial “anterior”, es decir, con fecha de
presentación de solicitud de registro o de prioridad anterior, siempre que finalmente se registre: no pueden
registrarse como marcas los signos que: 1) sean idénticos a una marca o nombre comercial español, de
la UE o internacional con efectos en España anterior que designe productos/servicios idénticos a los
productos/servicios para los que se solicita el registro; 2) por ser idénticos o semejantes a una marca o
nombre comercial español, de la UE o internacional con efectos en España anterior e idénticos o similares
los productos/servicios designados y para los que se solicita el registro exista riesgo de confusión en el
público, incluido el de asociación con la marca/nombre comercial anterior -no hay prohibición cuando los
productos/servicios son distintos, pues no hay ese riesgo, rige el principio de especialidad-; 3) los que
sean idénticos o similares a una marca/nombre comercial con renombre en España -conocida por el
público en general o de un sector específico, antes marca notoria- aunque no esté registrada, o aunque se
solicite para productos/servicios distintos si puede suponer una ventaja desleal o ser perjudicial para el
carácter distintivo o el renombre; 4) los datos de identificación o la imagen de una persona física o jurídica
-la denominación social- distinta del solicitante, incluso extranjera si se conoce en España, salvo su
autorización; 5) los que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor
o por otro derecho de propiedad industrial salvo autorización; y 6) los signos con solicitud de
denominación de origen protegida o de indicación geográfica protegida anterior que finalmente se registre.
En principio, la indicación en un producto alimentario del lugar geográfico de origen o fabricación no
ejerce una función distintiva, sino de información que debe ajustarse al principio de veracidad, lo que protege
la LCD. Ahora bien, esa indicación ha sido objeto de regulación y protección especial a través de la
“Denominación de Origen Protegida” (DOP) y de la “Indicación Geográfica Protegida” (IGP) cuando lo que se
indica con ella es que el producto tiene una especial calidad derivada de ese lugar: mientras que la DOP
indica que todo el proceso de elaboración de un producto ha tenido lugar en la zona geográfica y con las
condiciones y procedimientos previstos en el Reglamento de esa DOP, la IGP indica que una fase de
elaboración del producto ha tenido lugar en la zona y con las condiciones previstas en el Reglamento de esa
IGP, de modo que el Consejo Regulador de cada DOP o IGP autorizará su utilización en los productos que
cumplan los requisitos del Reglamento de esa DOP o IGP; son signos que distinguen, pero que no pueden
usarse con exclusividad ni por tanto registrarse como marca, protegidos por su Reglamento, la Ley 6/2015, de
DOP e IGP de ámbito supra autonómico, y la LCD.
El registro de las marcas se realiza en el Registro de Marcas que lleva la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM): presentada la solicitud en forma, con indicación de los productos o servicios para
los que se solicita la marca, la Oficina le asigna la fecha de presentación o prioridad, que es la fecha que se
tiene en cuenta para determinar la preferencia de una marca frente a otra -principio de prioridad-, y la publica
en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) para que quienes se consideren perjudicados puedan
oponerse invocando las anteriores prohibiciones, que también examinará la Oficina -pero que de oficio no
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denegará el registro con base en la preexistencia de otra marca-; las oposiciones y observaciones de la
Oficina se comunicarán al solicitante, que podrá solicitar del oponente una prueba de uso efectivo de la marca
por él alegada durante los 5 últimos años si llevara ese tiempo registrada -si no lo demuestra se desestimará
su oposición-, y también podrá el solicitante retirar, modificar, limitar o dividir su solicitud; la Oficina concederá
el registro para todo o parte de los productos/servicios para los que se solicitó o lo denegará y publicará la
resolución en el BOPI; y, de concederlo, expedirá el título de registro de la marca (contra la resolución cabe
recurso de alzada ante el Ministerio de Industria y contra su resolución recurso contencioso-administrativo).
El registro otorga al titular registral un derecho de propiedad industrial sobre la marca con la finalidad
de evitar que otros competidores se aprovechen del prestigio de la marca registrada en la comercialización de
sus productos (acto desleal), con una protección de 10 años, aunque el titular puede renovarla
indefinidamente por iguales periodos pagando una tasa, y en todo el territorio español. Para que se proteja
en toda la UE ha de registrase como “marca de la Unión Europea” en la Oficina de la Propiedad Intelectual de
la UE que tiene una regulación única -Reglamento de marca comunitaria-, y fuera de la UE, en los países
que se designen que pertenezcan a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es necesario
registrar como “marca internacional” una marca ya registrada como nacional o de la UE, que concede,
inscribe y publica la Oficina Internacional de Marcas con efectos en los países designados, salvo que éstos
comuniquen la denegación, y que quedan sometidas a la legislación de esos Estados como marca nacional.
Del registro de la marca, o de la marca renombrada sin necesidad de registro, deriva un derecho de
uso exclusivo de la marca que se descompone en la facultad de: 1) oponerse en vía administrativa a que se
registre un signo que sea confundible con el que se tiene registrado como marca; 2) solicitar la declaración de
nulidad de marcas registradas sin respetarse las prohibiciones legales; 3) utilizar la marca registrada con
carácter exclusivo en el tráfico económico; 4) impedir que comerciantes o distribuidores supriman la marca del
producto, quienes pueden añadir sus marcas pero sin menoscabar la distintividad de la marca principal; 5)
prohibir el uso de la marca por terceros en productos/servicios idénticos o similares (principio de
especialidad), y también en los embalajes, documentación, publicidad y redes de comunicación telemática,
incluso si se trata de marca registrada si en esta última hay motivos para su declaración de nulidad -principio
de prioridad-; y 6) prohibir la introducción en España de mercancías con signo idéntico o similar aunque estén
en tránsito, salvo que su destino sea un país en el que el titular de la marca no tenga protección. Ahora bien,
el titular registral de la marca puede autorizar a un tercero su uso en todo o parte del territorio nacional, para
todos o algunos productos/servicios, y con carácter exclusivo o no, a cambio de un canon, lo que recibe el
nombre de “licencia de uso”.
Para su protección, el titular registral puede ejercitar ante los Juzgados de lo mercantil las “acciones
por violación del derecho de marca” -prescriben a los 5 años-, que son de: 1) cesación de los actos de
terceros que vulneren su derecho, teniendo que acreditar el demandante, si el demandado lo solicita, el uso
efectivo de la marca durante los 5 años anteriores a la presentación de la demanda -o que no ha sido posible
el uso por causas justificativas-, y pudiendo establecer el Juez una indemnización coercitiva por día de
incumplimiento de la orden de cesación; 2) adopción de medidas para evitar que prosiga la vulneración,
como el embargo y retirada del mercado de los productos identificados ilícitamente con la marca para su
destrucción o cesión con fines humanitarios; 3) indemnización de daños sufridos que estará en función,
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entre otros, del prestigio de la marca y la difusión de la vulneración, con un mínimo del 1% de la cifra de
negocios conseguida con la vulneración; y 4) publicación de la sentencia a costa del condenado.
Y para conservar ese derecho el titular registral debe usar la marca en el mercado español de manera
efectiva, pues, si no la usa o interrumpe el uso durante 5 años, la marca caducará y pasará al dominio
público, caducidad que también se producirá por falta de renovación o renuncia del titular, vulgarización y por
inducir a error al público sobre las características del producto/servicio, y también puede ser anulada por
haberse registrado pese a incurrir en prohibición absoluta o relativa.

2.1.2. EL NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es el signo que el empresario utiliza para identificar su empresa en el mercado y
distinguirla de otras que desarrollen una actividad idéntica o similar y cuyo registro otorga al titular registral
un derecho de propiedad industrial sobre el signo registrado en los términos vistos para las marcas. El signo
puede hacer alusión a la actividad empresarial, ser de fantasía... o coincidir con el nombre del empresario, si
bien, se trata de conceptos distintos -el signo registrado: propiedad industrial, y el nombre: derecho
fundamental al que va referida la capacidad de obrar y contratar-, si bien, el titular de uno puede pedir la
modificación del otro que sea posterior cuando por haber identidad o similitud entre ellos y en las actividades
haya riesgo de confusión.

2.1.3. LOS NOMBRES DE DOMINIO EN LA RED

Un nombre de dominio es la dirección en Internet de una empresa, organización, asociación o

persona, que, además, sirve para identificarla, a ella y sus productos y servicios en la red. Existen tres niveles
de dominios de Internet: los genéricos, formados por cualquier denominación seguida de la expresión “.com,
.net, .org…, hasta un total de 14, que se adquieren por su registro por la Corporación de lnternet para la
Asignación de Nombres y Números (ICANN), organismo privado con sede en California; los nacionales, que
identifican un país, como “.es” para España, cuya asignación corresponde a Red.es, entidad pública del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo; y otros como “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” y “.edu.es”,
cuya asignación también corresponde en España a Red.es. de forma automática si se encuentran libres,
salvo “.gob.es” (reservado a la Administración) y “.edu.es” (a la educación e investigación) que son objeto de
comprobación, y que conlleva el derecho de uso previsto en la Ley de Marcas.

2.2. PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES

2.2.1. LA PATENTE

Patente es el derecho de propiedad especial -industrial- que el titular registral de un invento tiene
sobre el invento por su registro en la OEPM, que le concede la Ley de Patentes de 24/07/2015. Para que un
invento sea patentable ha de cumplir unos requisitos:
1. Positivos: a) novedad, que la invención no esté comprendida en el “estado de la técnica”, que está
constituido por todo lo que a la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al
público en España o en el extranjero o es contenido de una solicitud de patente o de modelo de utilidad -
nacional, europea o internacional- ya publicada o que lo sea en fecha anterior; b) actividad inventiva,

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que resuelva un problema técnico y no resulte fácilmente deducible del “estado de la técnica” para un
experto en la materia; y c) susceptible de aplicación industrial, que pueda ser fabricado -reproducido en
serie- o utilizado en cualquier clase de industria.
2. Negativos: a) no son invenciones los descubrimientos, y no son industriales las obras literarias,
artísticas o científicas, las teorías científicas o matemáticas, los métodos de diagnóstico y de tratamiento
quirúrgico o terapéutico, los programas de ordenador… (protegidos como propiedad intelectual); y b) no
pueden patentarse: los inventos contrarios al orden público, los procedimientos de modificación de la
identidad genética, las variedades vegetales y razas animales y los procedimientos biológicos para su
obtención... pero sí los procedimientos microbiológicos y los vegetales o animales obtenidos -vacunas-.
• La LP regula los “certificados complementarios de protección” de productos farmacéuticos y
fitosanitarios que, una vez caduca la patente sobre ellos, extienden su protección por un máximo de 5
años para compensar el tiempo que se tarda en obtener la autorización de comercialización.
• Una variedad vegetal nueva no se puede patentar, pero sí se puede obtener un derecho de explotación
exclusivo si se inscribe en el Registro que lleva el Ministerio de Agricultura, que otorga el “título de
obtención vegetal”, Ley 7-1-2000.
• Los circuitos integrados o chips no se pueden patentar, pero se puede obtener un derecho de
explotación exclusivo si se inscriben en el Registro que para ellos lleva la OEPM, Ley 3/5/1988.
La finalidad de la patente es compensar la inversión realizada en la investigación que lleva al invento,
que el Estado debe procurar, pero teniendo en cuenta la utilidad socio-económica del invento, lo que lleva a
concederla por un plazo improrrogable de 20 años contados desde la solicitud.
Tramitación ante la OEPM: la solicitud de patente contiene una instancia por invento, la descripción
del invento con los dibujos que sean necesarios para permitir su ejecución por un experto, las reivindicaciones
-conjunto de declaraciones que delimitan el invento para el que se solicita-, y un resumen de la invención;
admitida, la Oficina le otorgará la fecha de presentación o prioridad, emitirá el “informe sobre el estado de la
técnica” (IET) y una opinión escrita no vinculante, publicará la solicitud y el IET en el BOPI, y editará un folleto
con los documentos de la solicitud y el IET -se hace accesible al público-; los terceros podrán presentar
observaciones sobre la patentabilidad, de las que se dará traslado al solicitante para alegaciones y
modificación de la solicitud en su caso; el solicitante pedirá a la Oficina que realice un “examen sustantivo o
de fondo” sobre los requisitos de patentabilidad, que se le comunicará para observaciones y modificación en
su caso, y luego resolverá y publicará la resolución; y de concederla, los terceros podrán presentar escrito de
oposición, que admitirá o no, publicando luego la resolución.
La protección se extiende al territorio español, para que abarque los países que se designen de la
UE, ha de tramitarse como “patente europea”, en cuyo caso la concede la Oficina Europea de Patentes pero
habrá de ser validada en cada país convirtiéndose en patente nacional, y, de fuera de UE, como “patente
PCT”, con dos fases, una internacional por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con búsqueda
internacional del estado de la técnica, examen previo internacional, publicación de solicitud y remisión toda la
documentación a las Oficinas de Patentes de los países designados, y una nacional por cada Oficina, que
tramitará la solicitud como si fuera nacional, concediéndola, en su caso, como patente nacional.

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El titular de la patente, normalmente el inventor, tiene un derecho de uso exclusivo del invento
patentado con la facultad de explotarlo en exclusiva y de impedir que terceros sin su autorización fabriquen,
introduzcan o comercialicen en España productos objeto de la patente, incluso si el tercero ha adquirido una
patente en otro país, pues tiene prioridad la de fecha anterior, aunque puede conceder una licencia de uso
de la patente a un tercero a cambio de un canon -“licencia contractual”-. Y a ejercitar las acciones, entre
otras, de: cesación de los actos lesivos, con indemnización coercitiva por cada día de incumplimiento de la
orden de cesación; adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, con embargo
de bienes y su atribución en propiedad, o destrucción cuando fuera indispensable; de indemnización de
daños, incluidos los gastos para obtener las pruebas de la infracción; y publicación de la Sentencia.
Y para conservar ese derecho, el titular registral tiene que pagar las tasas anuales que mantienen la
vida de la patente y explotar el invento y comercializar sus resultados de forma suficiente para satisfacer el
mercado nacional en los 3 años siguientes a la publicación de su concesión, pues, en otro caso, caducará,
aunque, para asegurar la explotación, la OEPM puede otorgar una licencia a un tercero, “licencias
obligatorias”, que también proceden por: dependencia entre dos patentes o con derechos de obtención
vegetal, para poner fin a prácticas anticompetitivas, por razones de interés público, y para fabricar productos
farmacéuticos que exportar a países con problemas de salud pública -y patente y solicitud que también
pueden ser objeto de expropiación-.

2.2.2. EL MODELO DE UTILIDAD Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

El modelo de utilidad es un título de propiedad industrial que otorga la LP por 10 años para proteger
invenciones que, siendo nuevas, consisten en dar a un objeto que ya existe una configuración, estructura o
composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación (función
técnica). Para su registro se exigen los requisitos de la patente, pero con un menor nivel de actividad
inventiva. Y sobre el procedimiento: en la solicitud no es necesario el resumen de la invención, la OEPM no
emite el IET ni una opinión escrita, no publica un folleto y no realiza examen de fondo, sino que, publicada la
solicitud para observaciones, se trasladarán al solicitante para alegaciones, y lo concederá o no.
El diseño industrial, esto es, la apariencia de la totalidad o parte de un objeto que derive de sus
características formales (función ornamental, no invento), puede protegerse por 5 años, renovables hasta 25,
mediante su inscripción en el Registro de Diseños de la OEPM, Ley 7/07/2003, siempre que esa apariencia
revista los requisitos de novedad y singularidad, con un régimen similar al de las patentes pero sin
obligación de explotación; se registran los diseños ornamentales y funcionales, con exclusión de los derivados
exclusivamente de una función técnica, y su protección no es incompatible -sino acumulable- con la prevista
para la propiedad intelectual.

Bibliografía consultada y que se recomienda: PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J.L. (Coord.), Derecho Mercantil I. Material de
estudio y cuaderno para el trabajo autónomo del alumno, Fleming, Granada; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Apuntes de
Derecho mercantil, Aranzadi; BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil, Tecnos; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. (Coord.),
Derecho Mercantil, Ariel; MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho Mercantil, Cívitas; SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho...

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