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Toolkit para la gestión de la propiedad

intelectual

Herramienta:

Matriz para la identificación de escenarios


viables de transferencia
Documento conceptual

Dirigido especialmente a IES, Centros de I+D+i y otras instituciones generadoras


de conocimiento.

Comité Permanente de Oficinas de Transferencia de


Tecnología

2019
AVISO LEGAL: Este documento, sus anexos y contenidos, se encuentran protegidos por las Leyes de Propiedad
Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública,
cesión o transformación, sin autorización expresa de la Red de Transferencia de Tecnología RedTT.co, representada
por su Comité Permanente (coordinacion@redtt.co).
Contenido
Equipo de trabajo 3
Introducción 4
Metodología de trabajo 5
Mecanismos de transferencia 5
Criterios de evaluación 8
Nivel de desarrollo de la tecnología 8
Solidez de los derechos de propiedad intelectual 11
Viabilidad y/o factibilidad de la tecnología (técnico y comercial) 12
Grado de diferenciación de la tecnología 13
Identificación del segmento de mercado 13
Grado de diferenciación desde el mercado 14

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Equipo de trabajo

El equipo de trabajo que participó en la construcción de esta herramienta está


conformado por:

Líder: Universidad Nacional de Colombia – Aida Fúquene


(amfuquenem@unal.edu.co)

1. Universidad Nacional de Colombia – Equipo de Transferencia


(gestionpi_bog@unal.edu.co)
2. Universidad Distrital – Leyci Salas (otri@correo.udistrital.edu.co)
3. Universidad Jorge Tadeo Lozano – Angélica Pineda
(apinedab.contrat@utadeo.edu.co)
4. Universidad Piloto de Colombia – Dayanna Sanchez y Lina Abaunza
(dsanchez@unipiloto.edu.co) y Lina Abaunza (uees-
investigaciones@unipiloto.edu.co)
5. Universidad Central – Jairo Romero (jromerop5@ucentral.edu.co)
6. Pontificia Universidad Javeriana - Helena Jimenez
(jimenez.helena@javeriana.edu.co)
7. Universidad de la Salle - Liliana Garzón (ligarzon@lasalle.edu.co)
8. Connect Bogotá Región – Tatiana Monsalve
(tmonsalve@connectbogota.org)
9. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC – Cristhian
Mejía (cristhian.mejia@acac.org.co)

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Introducción

La matriz para la identificación de escenarios viables de transferencia de


tecnología es una herramienta que tiene como objetivo apoyar a las oficinas o
profesionales encargados de estos procesos, sugiriendo a partir de la
evaluación cuantitativa de aspectos técnicos, jurídicos y comerciales un
escenario de transferencia recomendado para la tecnología.

Los resultados derivados de la aplicación de la herramienta pueden tomarse


como criterio auxiliar o de orientación, y en ningún caso reemplazan el criterio
de los profesionales especializados en materia de transferencia de tecnología.

Teniendo en cuenta que esta herramienta tuvo como principal insumo las
experiencias y lecciones aprendidas de las instituciones miembro de la RedTT;
la mayor parte de ellas instituciones de educación superior, se sugiere sea
utilizada especialmente por universidades, centros de investigación e
instituciones generadoras de conocimiento, en razón a la similitud de sus
necesidades e intereses.

Con el propósito de contar con una evaluación más precisa, se sugiere que de
forma previa a la aplicación de la presente herramienta, la tecnología haya
sido sometida a un estudio de vigilancia tecnológica y estudio de mercado,
teniendo en cuenta que se solicitará información relacionada con estos
aspectos.

Se recomienda que la herramienta sea aplicada por profesionales


especializados en transferencia de tecnología, o personas con conocimientos
mínimos en esta materia (estado de desarrollo, vigilancia tecnológica,
propiedad intelectual, validación de mercado, etc.) en razón a que la
evaluación de ciertos criterios requerirá la apreciación profesional de la
persona que aplica la herramienta.

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Metodología de trabajo

La presente Matriz parte de la revisión bibliográfica, las metodologías,


estándares y criterios utilizados para establecer los factores determinantes en la
selección de una modalidad de transferencia de resultados de investigación.

La segunda parte de la herramienta, establece la clasificación de los


factores aplicados para la selección de los mecanismos de transferencia con el
fin de estandarizar sus definiciones técnicas y orientar en el análisis que se
obtiene a partir de la aplicación de los criterios.

Mecanismos de transferencia

Se toman en consideración los siguientes mecanismos de transferencia1 para


efectos de la evaluación:
1. Licencia: el licenciante transfiere al licenciatario el derecho de utilizar la
tecnología cuya propiedad intelectual le pertenece, y podrá autorizar la
fabricación, utilización y venta de productos relacionados con esa
tecnología de una manera convenida, durante un período de tiempo
determinado y en una región especificada.

2. Cesión de derechos: consiste en la renuncia voluntaria de los derechos


de propiedad intelectual relativos a una tecnología, implica una
operación única, por un precio acordado o a título gratuito, dente).

3. Cooperación tecnológica: colaboración en el marco de un proyecto de


investigación y desarrollo (I+D+i) para generar nuevas tecnologías,
productos o procesos.

4. Alianza tecnológica. colaboración entre las partes para compartir


activos, riesgos, costes, beneficios, capacidades o recursos en torno al
desarrollo y/o explotación de tecnología y conocimiento.

5. Spin-off: creación de una empresa de base tecnológica para la


explotación comercial de una tecnología o conocimiento, que puede
constituirse bajo las siguientes modalidades2 :

1
Se toman como referencia los mecanismos referidos en: OMPI (sf) Intercambiar valor. Negociación de
acuerdos de licencia de tecnología y González Sabater, J. (2011) Manual de transferencia de tecnología y
conocimiento.
2
Link de consulta http://www.spinoffcolombia.org. Enero de 2018.
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5.1. Tipo 1 Spin-Off Independiente:

La Spin-Off es constituida por miembros de la comunidad universitaria


para explotar el conocimiento acumulado, durante el desarrollo de sus
actividades académicas. La universidad no tiene participación como
socia, su relación inicial es informal.

Características:

1. El investigador lidera y gestiona el proceso de constitución y puesta


en marcha de la Spin-Off.
2. La IES debe garantizar que no exista conflicto de intereses entre
Spin-Off y la IES.
3. Relación escrita de transferencia tecnológica entre el investigador
y la IES.

5.2. Tipo 2 Spin-Off Vinculada:

La Spin-Off surge como como iniciativa de los miembros de la


comunidad académica o de la misma universidad para crear una nueva
empresa que permite explotar resultados de investigación desarrollados
en la universidad.

Características:

1. La IES participa como socia en la Spin-Off.


2. Lidera y gestiona todo el proceso desde la configuración hasta la
puesta en marcha.
3. La IES facilita la participación del investigador, conforme a sus
intereses y política institucional.

5.3. Tipo 3 Spin-Off Joint Venture:

La iniciativa para crear la empresa es de la universidad, quien


establece una relación contractual con otras instituciones, ya sean
empresas, fondos de capital de riesgo, con el Estado, entre otros.

Características:

1. La IES puede o no ser socia de la Spin-Off.


2. En colaboración con la empresa aliada lidera y gestiona todo el
proceso desde la configuración hasta la puesta en marcha.
3. Los recursos financieros son aportados por la universidad y el
tercero.

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5.4. Tipo 4 Spin-Off Subsidiaria:

La universidad recurre a un socio externo para que lleve la tecnología


al mercado, o cuando una empresa preexistente busca una tecnología
creada en la universidad para comercializarla a través de una nueva
empresa.

Características:

1. La IES no participa como socia de la Spin-Off.


2. La empresa aliada lidera y gestiona todo el proceso desde la
configuración hasta la puesta en marcha.
3. Los recursos financieros son aportados por la empresa.

La decisión respecto a la viabilidad de creación de empresas tipo


Spin–off debe ser evaluada mediante criterios de diferentes categorías,
tanto internos como externos, tales 3:
a. Potencial de mercado.
b. Madurez y consistencia.
c. Protección adecuada (patente, secreto industrial, entre
otros).
d. Escalamiento viable.
e. Grado de innovación que la haga diferenciadora.
f. Que los retornos esperados sean en lo posible mayores a los
esperados al transferir esta tecnología o conocimiento
mediante otras alternativas, por ejemplo, una licencia de
patente. Es decir, conocimientos o tecnologías con retornos
a largo plazo más altos y que compensen la inversión y la
espera inicial.
g. Que se considere el único medio de comercializarla.
h. Que se cuente con más de un producto, servicios o
tecnologías que en un corto plazo darán origen a nuevos
productos que serán transferidos a través de la spin-off.
i. Tecnologías cuyo estado de maduración permita
permanecer el tiempo necesario para ser explotadas
comercialmente y tener retornos económicos.
j. Que coincida con los intereses de los generadores de este
conocimiento o tecnología, pues la consolidación de una
spin-off depende en gran medida de su interés y
compromiso para sacarla adelante.

3
Propuesta de Directriz para la Creación de spin-off. Pontificia Universidad Javeriana.
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k. Que sea congruente con la misión y visión de la Universidad.

Los cinco (5) mecanismos de transferencia anteriormente detallados pueden


versar respecto a activos intangibles con un régimen de registro específico, tales
como patentes, marcas, diseños industriales, software, obras de distinta índole,
como obras literarias, obras audiovisuales, arquitectónicas, obras musicales,
entre otras; así como activos intangibles que no poseen una modalidad
registrable de protección tales como el know-how o los secretos industriales por
ejemplo.

Criterios de evaluación

Nivel de desarrollo de la tecnología

El nivel de desarrollo de la tecnología es uno de los criterios que permite


definir escenarios y acuerdos viables de transferencia de tecnología.
Entre los aspectos que permiten determinar si el resultado de investigación tiene
potencial de ser transferido o no se encuentran
A. Descripción de la tecnología: se debe tener en cuenta aspectos clave
como: la función, el desempeño, la compatibilidad del producto,
proceso o servicio con el mercado, nivel de protección, debilidades y
fortalezas técnicas e impactos del producto o servicio en la sociedad.
B. Evaluación Técnica de impactos y riesgos: ciclo de adopción de la
tecnología, proyección de la tecnología, análisis de valor en el mercado
y análisis de las necesidades a resolver por la tecnología en el mercado.
C. Clasificación del uso de la tecnología: determinar si es una tecnología
disruptiva, que la categoriza como una tecnología de punta o representa
una mejora técnica respecto al estado de la técnica.
D. Estado de desarrollo tecnológico: en este aspecto se debe esclarecer si
se tiene un producto mínimo viable PMV, para obtener información
rápida y cuantitativa del mercado sobre el producto, o de algunas
funcionalidades en particular y clasificar el producto o servicio de
acuerdo a los niveles de madurez tecnológica Technology Readiness
Level – TRL o a través de la aplicación de curvas en S.

Así, el TRL permite evaluar de forma específica el grado de desarrollo de


la tecnología, por lo que se acoge la siguiente clasificación tomando
como base la Guía Técnica de Autoevaluación para el Reconocimiento

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de la Unidad de I+D+I de la Empresa, elaborado por el Sistema de Gestión
de la Calidad de Colciencias:
▪ TRL 1: Principios básicos observados y reportados.
▪ TRL 2: Concepto o tecnología formulados.
▪ TRL 3: Prueba de concepto de las características analíticas y
experimentales.
▪ TRL 4: Validación a nivel de componentes de laboratorio.
▪ TRL 5: Validación a nivel de componentes de un entorno relevante
(operatividad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de
laboratorio).
▪ TRL 6: Validación de sistema o subsistema en un entorno relevante.
(prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones
necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo
superado pruebas de factibilidad en condiciones de operación o
funcionamiento real).
▪ TRL 7: Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno
operativo real.
▪ TRL 8: Sistema completo y calificado a través de pruebas y
demostraciones en ambientes operacionales.
▪ TRL 9: Sistema probado y operando con éxito en un entorno real.

Por otra parte también es posible realizar el análisis del ciclo de vida de
las tecnologías a través de los modelos de curvas en S, mediante los
cuales es posible identificar el estado de una tecnología: emergente,
entrante, clave, madura o en declive; así como su correlativa estrategia
a seguir sea monitoreo, inversión selectiva o sobreinversión; para
establecer el comportamiento de la tecnología en cada fase: inicial,
crecimiento temprano, crecimiento tardío y madurez.4

4
Zartha, J., Arango, B., Hernández, Z., Moreno, J, Análisis del ciclo de vida la tecnología a través de curvas en S:
Aplicación en operaciones unitarias en alimentos, Revista Espacios, ISSN: 0798-1015, 35 (7), 1 - 2 (2014)
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Figura1. Etapas de la curva en S. Grado de madurez.

Fuente: Pérez (1988, 2001)

E. Tipo del proyecto que dio origen a la tecnología: conforme el Manual de


Oslo y el Manual de Frascati5, documentos que han sido incorporados en
nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, es importante
determinar en cuál de las siguientes tipologías de proyectos se desarrolló
la tecnología objeto de evaluación:
▪ Proyecto de investigación científica
▪ Proyecto de desarrollo tecnológico
▪ Proyecto de innovación

Con fundamento en lo anterior, resulta pertinente asignar un puntaje de


evaluación a cada mecanismo de transferencia de acuerdo al nivel de
desarrollo de la tecnología. Es posible que un mismo mecanismo se recomiende
en dos o más tipologías de proyectos, sin embargo, el enfoque de la
transferencia será distinto. Por esta razón, el puntaje asignado al mismo
mecanismo puede variar dependiendo del nivel de desarrollo de la tecnología,
por ejemplo:
A continuación se presenta la tabla que detalla la tipología del proyecto
y el nivel de desarrollo de la tecnología derivada de ese proyecto, a la cual en
cada caso en concreto deberá asignarse un puntaje.

5
Manual de Oslo, Directrices para la recogida e interpretación de información relativa a la
innovación, OCDE, 2005 P.49
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Tipología de Nivel de madurez
proyecto
¿En qué nivel de Mecanismos de
¿Qué tipo de alistamiento se transferencia
proyecto dio origen encuentra la
a la tecnología? tecnología?

TRL 1

Proyecto de TRL 2
a) Licencia.
investigación
TRL 3 b) Cesión de
científica
derechos
TRL 4 c) Cooperaci
ón
Proyecto de TRL 5
tecnológic
desarrollo
TRL 6 a
tecnológico
d) Alianza
TRL 7 tecnológic
a
Proyecto de TRL 8 e) Spin-off
innovación
TRL 9

Solidez de los derechos de propiedad intelectual

La solidez de los derechos de propiedad intelectual reviste importancia para la


evaluación de los mecanismos viables de transferencia en razón a que
disminuye el riesgo que implica la explotación económica del conocimiento y
la innovación, al permitir apropiarla porque cuenta con un registro en sí mismo.
En este sentido, se sugiere la siguiente tabla:
Nivel de protección

¿En qué estado de protección se


encuentran las creaciones Mecanismos de transferencia
intelectuales que componen la
tecnología?

No existen creaciones intelectuales Se menciona que no se recomienda


identificadas6 habilitar mecanismos de

6
Existen creaciones intelectuales identificadas pero sin protección: Eventualmente se pueden habilitar
mecanismos de transferencia en este nivel, por ejemplo, cuando la entidad titular de las creaciones no
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transferencia en este nivel. Por
precaución y por política de P.I.
Institucional debe contemplarse la
firma de documentos que blinden la
información que es objeto de
intercambio entre las partes.

Existen creaciones intelectuales Cooperación tecnológica. Alianza


identificadas pero sin protección tecnológica.

Existen creaciones intelectuales Cooperación tecnológica. Alianza


identificadas, divulgadas sin tecnológica.
protección7

Se han otorgado licencias o permisos Cooperación tecnológica. Spin-off.


públicos para el uso de las Alianza tecnológica.
creaciones bajo ciertas condiciones
(ej. creative commons, open source,
etc.)8

Solicitud de concesión o registro de Cesión de derechos. Cooperación


derechos de propiedad intelectual tecnológica. Spin-off. Alianza
(patentes, diseños industriales, signos tecnológica.
distintivos y software en los casos que
resulta aplicable)9

Derechos de propiedad intelectual Cesión de derechos. Cooperación


concedidos (incluye aunque no tecnológica. Spin-off. Alianza
tienen un sistema atributivo, los tecnológica. Acuerdos de
secretos industriales o comerciales transferencia.
siempre que se hayan adoptado
medidas suficientes para mantener
su confidencialidad)

cuente con recursos para financiar la protección, o cuando se logren proteger contractualmente los
desarrollos previos sin compartir la titularidad con el cooperante. En este caso si hay divulgación es
importante identificar el grado de afectación de la novedad para acceder a un proceso de protección.
7
En este caso si hay divulgación es importante identificar el grado de afectación de la novedad para
acceder a un proceso de protección.
8
En este caso es importante identificar los aliados o la estrategia de uso y comercialización de las
creaciones.
9
En este caso aplicarían las cuatro dependiendo de la tecnología y el tipo de protección con el que
cuente ya que debe seleccionarse la estrategia de comercialización de la tecnología.

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Viabilidad y/o factibilidad de la tecnología (técnico y comercial)

Los aspectos claves del análisis de viabilidad técnico comercial son:


● El estado de desarrollo de la tecnología que se planteó previamente.
● El financiamiento necesario para avanzar con ese resultado o aquello
que se ha financiado hasta el momento.
● Aspectos regulatorios vinculados con ese resultado que podrían
condicionar su salida al mercado
● Propiedad Intelectual vinculada a la tecnología que se planteó
previamente
● El análisis de mercado

Para este análisis se plantean las siguientes tablas:

Grado de diferenciación de la tecnología

Implica establecer un grado de diferenciación considerando aspectos técnicos


como comerciales, segun IPscore 2.2, la cual es una herramienta gratuita
desarrollada por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas para la gestión de los
activos intangibles que contribuye al análisis de patentes concretas, proyectos
de I+D, incluso cuando aún no exista una patentes podrán evaluarse propuestas
de proyectos.

La tecnología se considera única Posibles Mecanismos de


dentro del estado de la técnica transferencia

La tecnología no tiene mejoras


respecto a tecnologías existentes Ninguno

La tecnología tiene un efecto


marginal (mejora marginal o Acuerdos de cooperación
levemente superior) en relación Alianzas tecnológicas
con las tecnologías existentes

La tecnología cuenta con Alianzas tecnológicas


mejoras en relación con Licencia
tecnologías existentes Cesión de derechos
La tecnología tiene una mejora
Licencia
considerable respecto a
Cesión de derechos
tecnologías existentes y es
Spin-Off
evidentemente innovadora

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La tecnología puede cambiar la Licencia
forma en la que opera/trabaja la Cesión de derechos
industria/sector en el que opera Spin-Off

Identificación del segmento de mercado10

¿Existe un segmento de mercado


para los productos y servicios Mecanismos de transferencia
derivados de la tecnología?

No existe un mercado conocido Acuerdos de cooperación


para la tecnología tecnológica (dado que
requiere de validaciones y
seguramente desarrollos
ulteriores)
La tecnología no se ha dirigido a Acuerdos de cooperación
un mercado concreto Alianzas tecnológicas
Existe un mercado conocido para Alianzas tecnológicas
la tecnología Licencia
Cesión de derechos
Existe un mercado conocido y Licencia
opciones de comercialización bien Cesión de derechos
definidas Spin-Off
Existe un mercado conocido y Licencia
otros mercados tangibles Cesión de derechos
prominentes Spin-Off

Grado de diferenciación desde el mercado11

Respecto a los productos


Posibles Mecanismos de
sustitutos y competidores en el
transferencia
mercado

Existe un número alto de Acuerdos de cooperación


tecnologías competitivas o Alianzas tecnológicas
sustitutivas en el mercado
Existen tecnologías Alianzas tecnológicas
competitivas o sustitutivas en el Licencia
mercado Cesión de derechos

10
Basado en herramienta IP Score 2.2. Oficina Europea de Patentes, 2010
11
Ibidem.
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La exclusividad de la Licencia
tecnología en el mercado Cesión de derechos
tiene una buena probabilidad Spin-Off

La exclusividad en el mercado Licencia


está garantizada Cesión de derechos
Spin-Off

De los proceso identificados en los resultados de investigación se deben


tener en cuenta aspectos relacionados con comercialización (plan de Negocio:
Costeo, precio, mercado, marketing) y con el mejoramiento continuo de la
transferencia (evaluación de la adaptación del uso de la tecnología, mejoras y
recolección de información para nuevos desarrollos) de manera que se
conviertan en aprendizajes y puedan ser factores que alimenten una
evaluación futura de nuevos productos de investigación.
CARACTERÍSTICAS DEL TECHNOLOGY
PROCESO
PROCESO READINESS LEVEL

▪ Inicial TRL 1: Principios Básicos


▪ Desarrollo
▪ Madurez TRL 2: Formulación
Estado de Desarrollo
Aplicada

TRL 3: Prueba de
Preparación Tecnológica
concepto y/o prototipo

▪ Análisis Técnico TRL 4: Validación a nivel


(funcionamiento y de componentes de
reglamentación o laboratorio.
normatividad)
▪ Análisis Comercial TRL 5: Validación a nivel
▪ Modelo de Negocio de componentes de un
Análisis de viabilidad y/o entorno relevante.
factibilidad
TRL 6: Demostración de
sistema o subsistema en
un entorno relevante.

TRL 7: Demostración en
entorno operativo

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TRL 8: Evaluación por
entorno operativo

Industrial: Patente de
invención, patente
modelo de utilidad,
diseño industrial, marca,

Know How: Registro


Dirección Nacional de
Derechos de Autor:
Protección Software, secreto
empresarial, obras,
metodologías, planos.

Publicaciones
“Divulgación”: procesos,
instrumentos,
herramientas, bases de
datos.

Producto

Forma de transferencia Servicio

Proceso

Industrial: Licencia, cesión


de derechos, cooperación
tecnológica, spin-off

Mecanismos de Know How: Contrato de


transferencia transferencia de know
how, franquicia, cesión de
derechos, spin-off.

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Académicas, sociales, TRL 9: Indicadores de
empresariales, uso y usabilidad
comerciales.
Acciones de Transferencia TRL 10: Aceptación de
la tecnología

Plan de Negocio: Costeo,


precio, mercado,
Comercialización marketing

Referencias:

Colciencias, Ruta N, Tecnnova (2016) Hacía una hoja de ruta Spin-Off. Vallejo
Editores.

Gonzalez Sabater, J. (2011) Manual de transferencia de tecnología y


conocimiento.

Ibáñez de Aldecoa Quintana, J. M. (s.f.) Niveles de madurez de la tecnología


Technology readiness levels. TRLS. Una introducción

OMPI (sf) Intercambiar valor. Negociación de acuerdos de licencia de


tecnología.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (2002)


Manual de Frascati. .

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE &


Comunidades Europeas (2005) Manual de Oslo: Directrices para la recogida e
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9264013083. Traducción española: Gobierno Regional de Madrid, 2007.

Colciencias. GUÍA TÉCNICA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO


DE LA UNIDAD DE I+D+i DE LA EMPRESA

Colciencias (2018) Documento de tipología de proyectos de carácter


científico, tecnológico o de innovación Versión 5.

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por su Comité Permanente (coordinacion@redtt.co).
Transferencia tecnológica: De la investigación al mercado. Pontificia
Universidad Católica de Chile. Coursera.

Vigilancia tecnológica de las curvas en S y ciclo de vida de las tecnologías,


Revista Espacios, Vol. 38 (Nº 44) Año 2017. Pág. 36

Evaluating Inventions from Research Institutions, ip Handbook of best practice,


Lita Nelsen, Director, M.I.T. Technology Licensing Office, U.S.A.

Don Meyers, Universidad de Missuri, Technology Evaluation Tools: Assessing


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Zartha, J., Arango, B., Hernández, Z., Moreno, J, Análisis del ciclo de vida la
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http://www.urenio.org/newventuretools/cba/cba_methodology.html

http://www.spinoffcolombia.org.

Propuesta de Directriz para la Creación de spin-off. Pontificia Universidad


Javeriana

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