"servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de

instalación; extracción minera" de la clase 37.

"servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de

mercancías; organización de viajes; transporte y almacenamiento de

residuos" de la clase 39.

"servicios de tratamiento de materiales y residuos" de la clase 40.

"servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de

investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e

investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y

de software; servicios de exploración y prospección minera" de la clase

42.

"servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene

y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura,

horticultura y silvicultura" de la clase 44.

Fundo la presente oposición en lo dispuesto en los artículos 19 y

20 letras f), h) y k) de la Ley 19.039, y en los antecedentes de hecho y

derecho que expongo a continuación.

PRIMERO: Mi representada Ingeniería y Montaje Ferrovial S.A.,

es una empresa de ingeniería, construcción, montaje y reparación de

bienes inmuebles, de transportes y montaje de equipos industriales,

con más de 50 años de experiencia, prestando servicios integrales a

diversos sectores de la economía nacional e internacional, como lo son el

sector minero, energótico, industrial e inmobiliario.

Mi representada es dueña de la siguientes marcas:

TRANSPORTES FERROVIAL, registro N 847.323, que distingue

"servicios de alquiler de camiones de carga y vehículos en general.

Transportación especial de carga de grandes volúmenes"de la clase 39.

Cabe mencionar que este registro ya ha sido objeto una

renovación, siendo su registro originario el número 511.097.

FERROVIAL, registro n°887.811, que distingue "servicios de

transporte de equipos sobredimensionados. Transporte de carga

peligrosa. Transporte de bienes y personas. Transporte terrestre,

marítimo, fluvial y aéreo. Embalaje y almacenaje de toda clase de bienes"

en la clase 39.

INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL, registro n°938.362, que

distingue "servicios de transporte y distribución, por aire, mar y tierra,

embalaje y almacenaje de toda clase de productos y artículos, como

asimismo de personas. Servicios de alquiler de camiones de carga y

vehículos en general. Transportación especial de carga de grandes

volúmenes y almacenaje y trasporte de sustancias peligrosas" de la clase

Uso de la marca en otras categorías. Debemos agregar

que mi representada, se encuentra utilizando la denominación

 4

FERROVIAL de forma real, efectiva e ininterrumpida en el mercado

nacional desde hace un tiempo aproximado de 50 años, para otros

servicios, principalmente comprendidos en las clases 37, 40 y 42.

Respecto a la utilización de la denominación para estas áreas por parte

de mi representada, esta ha logrado un importante grado de

posicionamiento de la marca en el sector de la minería, como podrá ser

demostrado en la oportunidad procesal pertinente.

SEGUNDO: Causales de irregistrabilidad letras fj, h) y k) artículos

20 de la Ley 19.039.

A-Semejanza gráfica y fonética

El artículo 20 letra h) de la Ley 19.039 establece que "No

podrán registra rse como marcas: h) Aquellas iguales o que qrófiea o

fonéticamerite se asemejen de forma que puedan confundirse con otras

registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos,

ii
servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,

necientes a las misma clase o ciases relacionadas.

Es necesario hacer presente, que, como ha quedado de manifiesto,

al exponer el patrimonio marcario de mi representado, este está

desarrollado en base a su marca matriz, la cual es FERROVIAL.

Como se puede apreciar al comparar la marca matriz registrada

por mi representada y la marca solicitud de autos, existe una

coincidencia absoluta, sin que exista siquiera algún elemento

diferenciador.

FERROVIAL Elemento central de los

registros alegados

FERROVIAL solicitud de autos.

En efecto, los signos en ciestión presentan coincidencias

absolutas lo que impedirá su coexistencia pacífica en el mercado, y que

hará que sean fácilmente confundibles.

B- Dilución marcaria
 6

Otro antecedente que hay que considerar en el momento del

análisis de comparación es el efecto de la dilución marcaria.

Salta a la vista que la solicitud de autos es una denominación que

afectará los intereses de mi representada, puesto que se generará una

dilución de la capacidad distintiva del elemento matriz de sus marcas

"FERROVIAL". De esta forma, si se acepta ci registro solicitado, el efecto

de disolución de la distintividad del signo marcario abre las puertas a

imitaciones cada vez más cercanas a las marcas de mi representada, las

que perderán totalmente su capacidad distintiva.

Esta circunstancia, según el Instituto de Propiedad Industrial, es

suficiente para rechazar el registro de una marca solicitada, toda vez

que en el evento de concederse el registro, las marcas de mi

representada quedarán sin capacidad distintiva, desvirtuándose el

propósito de la marca comercial, es decir, que sea capaz de distinguir

productos y servicios.

De otra parte > el efecto de dilución de la marca no sólo afecta a los

derechos de mi representada, sino que también induce a error al

consumidor, por cuanto se lo expone a marcas cada vez más confusas,

lo cual socava las bases del sistema de marcas.

C- Confusión en el consumidor

6
 7

Se quiere hacer presente que si se concede la marca solicitada se

provocará confusión en el consumidor, pues éste puede suponer

equivocadamente que entre las empresas existen relaciones comerciales,

económicas o de organización, es decir que pertenecen a un mismo

grupo empresarial. Este tipo de confusiones está principalmente

reprimida por la letra f del artículo 20 de la ley. Por lo expuesto, es

evidente que si se otorga la marca FERROVIAL se violaré la norma

recién citada. En otras palabras, el público consumidor se verá inducido

a creer que los servicios de la clases 37, 39, 40, 42 y 44 de la marca

FERROVIAL tienen una vinculación con los servicios identificados con

las marcas FERROVIAL, TRANSPORTES FERROVIAL, INGENIERIA Y

MONTAJE FERROVIAL.

Es menester agregar que en relación a la denominación

FERROVIAL utilizada por mi cliente de forma real, efectiva e

ininterrumpida desde hace 50 años en el mercado nacional, para

servicios de las clases 37, 40, 42 y 44 también nos encontramos en una

situación que se encuentra prevista por el legislador, y que en definitiva

determina el rechazo de la presente solicitud, de acuerdo al art 20 letra

h) inciso 2 de la Le y 19.996, al establecer que «Esta causal será

zgualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que

estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud

de registro dentro del tetritorio nacional"

7
 D-Identidad de clases y de servicios.

La marca solicitada busca distinguir "servicios de construcción;

servicios de reparación; servicios de instalación; extracción minera" de la

clase 37. "servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de

mercancías; organización de viajes; transporte ij almacenamiento de

residuos" de la clase 39."servicios de tratamiento de materiales y

residuos" de la clase 40. «servicios científicos y tecnológicos, así como

servicios de investigación y diseño en estos ámbitos: servicios de análisis

e investiqación industriales; diseño y desarrollo de equipos infonnáticos y

de software; servicios de exploración y prospección minera" de la clase

42. "servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de

belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y

silvicultura" de la clase 44.

Mi representado con las marcas:

TRANSPORTES FERROVIAL, registro N" 847.323, busca

distinguir «servicios de alquiler de camiones de carga y vehículos

en general. Transportación epecial de carga de grandes

volúmenes" de la clase 39.

N.
 9

FERROVIAL, registro n°887.811, busca distinguir «servicios de

transporte de equipos sobredimensionados. Transporte de carga

peliqrosa. Transporte de bienes tj personas. Transporte

terrestre, marítimo, fluvial ti aéreo. Embalaje ..ij almacenaje de

toda clase de bienes" en la clase 39.

INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL, registro n°938.362,

busca distinguir "servicios de transporte y distribución, por

aire, mar y tierra, embalaje .i almacenaje de toda clase de

productos tj artículos, como asimismo de personas. Servicios de

alquiler de camiones de carga y vehículos en general.

Transportación especial de carga de grandes volúmenes ti

almacenaje p trasporte de sustancias peligrosas"de la clase 39.

o FERROVIAL, utilizada por mi cliente de forma real, efectiva e

ininterrumpida desde hace 50 años en el mercado nacional para

los A) caipps del montaje de equipos industriales,

construcción, en diversos sectores industriales, como

minería, energía y otros (ci 37) B) servicios de tratamiento de

materiales y residuos (cl.40) C) servicios de exploración y

prospección minera (ci. 42).

En consecuencia, las marcas en cuestión distinguen en algunos

casos clases y servicios idénticos, en otros tantos similares o

relacionadas, oor ende están diriaidas a idéntico uiiblico consumidor

9
 lo

satisfacen idénticas necesidades y tienen los mismos canales de

distribución, por tales razones no es posible la coexistencia pacífica de

estas marcas en el mercado.

Teniendo a la vista las consideraciones anteriores no cabe sino

concluir que la presente solicitud será fuente de confusión y continuos

desaciertos po!' el público en cuanto a la calidad y procedencia de los

servicios, pues por una parte existe similitud gráfica y fonética por

otra, identidad o relación de clases y servicios entre los registros previos

de mi cliente y la solicitud de autos.

E-Protección del nombre comercial.

De otra parte, cabe destacar que el artículo 8° del Convenio de

París dispone que:

"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión

sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca

de fábrica o de comercio."

Tal como se puede apreciar mi representada con esta oposición

busca proteger y amparar su denominación social, la cual tiene una

data de alrededor de 50 años, habiendo desarrollado durante ese

periodo de tiempo un merecido prestigio a nivel nacional.

F-Soiicitud contraria a la ética mercantil.

A la luz de los antecedentes, es una conclusión inequívoca, que la

solicitud de autos ha tenido por objetivo aprovechar y beneficiarse del

10
prestigio, trayectoria y éxito que ha logrado mi representada, lo cual he

dejado de manifiesto en el punto primero de este escrito y que podré

acreditar en la oportunidad procesal correspondiente.

En este sentido podemos aseverar que la presente solicitud es

contraria a la norma contemplada en la letra K), que establece no

podrán ser registradas aquellas contrarias al orden público, a la moral o

a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de la

competencia leal y ética mercantil.

TERCERO: El Derecho.

De lo expuesto en las consideraciones anteriores concluimos:

1 1 La solicitud no reúne el requisito de distintividad que se

requiere para constituir una marca comercial.

2° Se configura la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra

f) del artículo 20, toda vez, que tanto la función social de las marcas
(único amparo a la buena fe de los consumidores) como los derechos de
propiedad de mi parte, se verán vulnerados en la eventualidad de
concederse el registro solicitado, esto debido a que el consumidor creerá
equivocadamente que entre las empresas existen relaciones comerciales,
económicas o de organización, es decir que pertenecen a un mismo
grupo empresarial.
3° Se configura la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra
h) inciso primero, del artículo 20, toda vez, que la marca solicitada y las
registradas por mi representado distinguen mismas clases de servicios
en forma de poder confundirse equivocadamente.
 2

4° .Se configura la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra

h) inciso segundo, del artículo 20, toda vez, que la marra solicitada y la
utilizada por mi representado distinguen mismas clases de servicios en
forma de poder confundirse equivocadamente
5° Se configura la causal de irregistrabilidad dispuesta en la letra
k) del artículo 20, toda vez que la presente solicitud es contraria a las
máximas de la competencia leal, debido a que se trata de aprovechar de
la reputación ajena.

POR TANTO,

PIDO A U.D. en merito de lo expuesto, y lo dispuesto en los

ardculos 19 y 20 letras f), h) y k) de la Ley de Propiedad Industrial,

tener por formulada oposición a la solicitud de autos, y, en definitiva,

acogerla en todas sus partes, negando lugar al registro solicitado.

PRIMER OTROSI: Sirvase UD tener por acompañada fotocopia de

mi patente profesional, con la que acredito mi calidad de abogado.
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase UD, tener presente que el número de
custodia en el cual consta mi personería para actuar en estos autos es
el 35513.
TERCER OTROSÍ: Sírvase UD tener presente que en mi calidad
de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo el
patrocinio de mi representado INGENJERTA Y MONTAJE FERROVIAL
S.A. en este juicio.

12
 uNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Dreccí6n de Adminitracion y Finanzas F,)LO N 2905468
ROL N 3-9727
Departamento de Rentas Municipales
Fe:ha Em.Cn
02,01.2014
r CONCEPTO
:,.i.. ......
10.01.2014

8402.224-1 Fcch Ven: atute lM

31.01.2014 R i1ee :.lpdS e5 1-CM
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TOTAL A PAGAR 20.586
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