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Conste por el presente documento el contrato de licencia de marca, que celebran de una
parte AAA, identificada con R.U.C. N°.........................., inscrita en la partida
electrónica N°....... del Registro de Personas Jurídicas de ...., con domicilio
en ................................ ....................................., debidamente representada por su
gerente general don ...................................., identificado con D.N.I. N°.......................,
con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo
sucesivo se denominará LA LICENCIANTE; y, de otra parte, BBB, identificada con
R.U.C. N°...................., inscrita en la partida electrónica N° .......... del Registro de
Personas Jurídicas de ......, con domicilio en .....................................................,
debidamente representada por su gerente general don .....................................,
identificado con D.N.I. N° ...................................., con poderes inscritos en el
asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA
LICENCIATARIA, en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:
ANTECEDENTES
OBLIGACIONES DE LA LICENCIANTE
OBLIGACIONES DE LA LICENCIATARIA
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
(1) El art. 166 de la Ley de Propiedad Industrial, D.Leg. Nº 823 del 24/04/96,
prescribe que la marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los
productos o servicios para los cuales se registró.
(3) El art. 168 del D.Leg. Nº 823, prescribe que “para la inscripción de las licencias,
transferencias y demás actos que modifiquen el registro de una marca, se aplicará el
procedimiento dispuesto en el art. 142 de la presente Ley”, es decir, una vez solicitado
el registro de la marca, la oficina competente notificará al solicitante para que en el
plazo de 30 días subsane los defectos de forma que pudiera presentar su solicitud. De no
ocurrir así, la solicitud será rechazada.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
COMPETENCIA ARBITRAL
CLÁUSULA NOVENA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente
contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres
expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo
presidirá, y los otros designados por cada uno de ellos.
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
EL CEDENTE EL CESIONARIO
Conste por el presente documento el contrato de cesión de marca, que celebran de una
parte AAA, identificado con R.U.C. N° ......................., inscrito en la partida electrónica
Nº..... del Registro de Personas Jurídicas de ....., con domicilio
en ..............................................., debidamente representado por su gerente general
don ..................................., identificado con D.N.I. N°............................., con poderes
inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se
denominará EL CEDENTE; y, de otra parte, BBB, identificado con R.U.C.
N° ................................, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de
Personas Jurídicas de ...., con domicilio en ......................................................,
debidamente representado por su gerente general don ............................................,
identificado con D.N.I. N° ................................................., con poderes inscritos en el
asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL
CESIONARIO, en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:
ANTECEDENTES
%........... al término del primer año de vigencia de este contrato e inicios del segundo
año, es decir, el día ........ del mes ........
CLÁUSULA QUINTA.- El plazo de vigencia del presente contrato será de dos años,
vencido éste las partes podrán pactar su renovación , de lo contrario cesarán los efectos
de este acto.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
(1) El art. 163 de la Ley de Propiedad Industrial D.Leg. Nº 823 del 24/04/96,
prescribe que “las marcas deben utilizarse tal cual fueron registradas. Sólo se admitirán
variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la forma en que ha sido
registrada, mediante modificación o alteración de elementos secundarios que no alteren
el carácter distintivo de la marca”.
ANTECEDENTES
CLÁUSULA QUINTA.- El plazo de vigencia del presente contrato será de ...... años,
contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, pudiendo prorrogarse a su
vencimiento.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
EL USUFRUCTUANTE EL USUFRUCTUARIO
ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA
ANTECEDENTES
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen en que el presente acuerdo rige en forma
re-troactiva; en consecuencia, regula la coexistencia de los signos distintivos protegidos
de ambas partes, desde que se produjo el uso simultáneo de los mismos. Por lo tanto,
quedan convalidados todos los actos y usos que en relación a los referidos signos
distintivos las partes hubieren celebrado o ejercido.
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
LA EMPRESA A LA EMPRESA B
(2) El art. 153 de la Ley de Propiedad Industrial del D.Leg. Nº 823 del 24/04/96,
prescribe que “el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a
partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez
años”.
(3) El art. 154 del D.Leg. Nº 823 señala que “la renovación de una marca deberá
solicitarse ante la oficina competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración
del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis
meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su
renovación acompañando los comprobantes de pago respectivos. Durante el plazo
referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La
renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática,
en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin
embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los
productos o servicios amparados por dicha marca”.
ANTECEDENTES
CLÁUSULA QUINTA.- Ambas partes acuerdan que el contrato, tendrá una duración de
.... años, el cual empezará a regir en forma inmediata desde la fecha de la firma por
ambas partes; vencido el cual cesarán los efectos de este acto, salvo que las partes
acuerden la prórroga del plazo.
ASISTENCIA TÉCNICA
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de …., a los ..
…. días del mes de….. del 20...
EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO
(2) El art. 117 de la Ley de Propiedad Industrial del D.Leg. Nº 823 del 24/04/96
señala que “son susceptibles de protección como secreto industrial tanto el
conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en
general como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales,
resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona
con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros”.
(4) El art. 116° del D.Leg. Nº 823 prescribe que “quien lícitamente tenga control de
un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal
secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio,
por parte de terceros, en la medida que:
(5) El art. 120 del D.Leg. Nº 823 señala que “la información que se considere como
secreto industrial deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos,
discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares”.
(7) Cláusula grant back, cláusula a través de la cual se le otorga al licenciatario una
licencia sobre las mejoras o nuevas aplicaciones que hubiera aportado la tecnología
concedida. No es considerada práctica restrictiva de la competencia, de conformidad
con el art. 2 del Reglamento Comunitario de la Unión Europea Nº 240/96.
(12) Art. 121°, D.Leg. Nº 823.- “La protección otorgada conforme al art. 116,
perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas. Sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que hubiera lugar, la revelación, adquisición o uso de un
secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las prácticas leales de
comercio, será sancionada por la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi, en
aplicación del Decreto Ley Nº 26122, previa opinión de la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías”.
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ANTECEDENTES
PAGOS
CLÁUSULA DÉCIMA.- Ambas partes acuerdan que el objeto del presente contrato,
será desarrollado en un plazo máximo de ....... años, el cual empezará a regir en forma
inmediata desde la fecha de la firma por ambas partes
INVESTIGACIÓN
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- En relación al contenido del objeto del presente
contrato, LA EMPRESA ASISTENTE, emprenderá proyectos de investigación respecto
a problemas actuales y emergentes de producción y de mejoramiento de la calidad de
los productos que tanto la empresa asistente como la empresa asistida acuerden
mutuamente.
DATOS TÉCNICOS
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Los nuevos conocimientos que surjan del saber hacer
industrial, producto del continuo cúmulo de experiencia de la empresa asistente y que
puedan ser ventajosos para la empresa asistida, en el mejoramiento de sus líneas de
producción, en términos de calidad, eficiencia y costos, también serán proporcionados a
esta última en igual forma.
TÉCNICAS OPERATIVAS
ADIESTRAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
PERSONAL
- Dejará de utilizar todos los conocimientos a los que tuvo acceso en virtud del
contrato, así como no divulgará los secretos comerciales e industriales y cualquier otra
información que recibió o pudo recibir en virtud de la asistencia técnica prestada(5).
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- LA EMPRESA ASISTIDA no podrá hacer uso
de la información que conoció o que tuvo acceso a través del contrato, hasta el
transcurso de un año(6).
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
(2) Las regalías se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta, así lo establece
el T.U.O. del D.Leg. Nº 774 (D.S. Nº 054-99-EF), en su art. 3°: “Constituyen rentas
gravadas los siguientes ingresos, cualquiera sea su denominación, especie o forma de
pago: a) Las regalías. b)Los resultados provenientes de la enajenación de: (...) 5)
Derechos de llave, marcas y similares...”. Asimismo, en virtud del art. 24 de dicha
norma, se consideran rentas de segunda categoría.
En ese sentido, el art. 27° del T.U.O. del D.Leg. Nº 774, define a la regalía,
como “toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o privilegio
de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y
derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como toda
contraprestación por la información relativa a la experiencia industrial, comercial o
científica. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entiende por información
relativa a la experiencia industrial, comercial o científica , toda transmisión de
conocimientos, secretos o no, de carácter técnico, económico, financiero o de otra
índole referidos a actividades comerciales o industriales, con prescindencia de la
relación que los conocimientos tengan con la generación de rentas de quienes los
reciben y del uso que éstos hagan de ellos”. El Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta (D.S. Nº 122-94-EF), en su art. 16°, establece que “las transferencias de
conocimientos a que se refiere el segundo párrafo del art. 27 de la Ley, son aquellas
relativas a conocimientos especializados que traducidos en instrucciones, fórmulas,
planos, modelos, diseños, dibujos u otros elementos similares, permiten el
aprovechamiento en actividades económicas, de experiencias acumuladas de carácter
industrial, comercial, técnico o científico”. Vistas así las cosas, el pago de las regalías
precisado en el art. 27 del T.U.O. del D.Leg. Nº 774, genera como afirmamos, rentas de
segunda categoría, es decir, rentas derivadas de la explotación de un capital intangible;
sea persona natural o jurídica es un sujeto que realiza actividad empresarial y en
consecuencia generador de rentas de tercera categoría.
(5) Cláusula de confidencialidad al término del contrato.- Esta cláusula contiene una
obligación de no hacer que se hace extensiva al término del contrato, cuya finalidad es
evitar la divulgación por parte de la empresa asistida de información que ya no puede
utilizar y cuya titularidad pertenece a la empresa asistente. Si bien el T.U.O. de la Ley
sobre Competencia Desleal sanciona actos desleales destinados a violar secretos
industriales o comerciales; esta protección sólo es posible mientras esté vigente el
contrato mas no posterior a su vencimiento. Lamentablemente, en nuestro país no se ha
normado aún un régimen de protección destinado a sancionar estas conductas lesivas a
la creatividad empresarial; por lo que la empresa asistente sólo podrá exigir su
cumplimiento a través de las claúsulas contractuales.
ANTECEDENTES
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de …., a
los…. días del mes de….. del 20...
EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO
(2) Al respecto, el art. 67º de la Ley de Propiedad Industrial indica que si el objeto
de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a
los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.
(3) El art. 73 del D.Leg. Nº 823 señala que el titular de una patente podrá conceder a
otra persona licencia para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos
de licencia deberán ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirán
efectos frente a terceros.
(4) Al respecto, el art. 70 del D.Leg. Nº 823 prescribe que el titular de la patente está
obligado a explotar la invención patentada en cualquier país miembro del Acuerdo de
Cartagena, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.
(5) El art. 89 del D.Leg. Nº 823 señala que para mantener vigente la patente, o en su
caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas o
anualidades correspondientes, a partir del tercer aniversario de la presentación de la
patente.