PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO –

Entre el signo mixto LOVE LOVE, las marcas mixtas LOVE y LOVE BASICS y
nominativa LOVE / PALABRA DE USO COMÚN – Lo es LOVE en la clase 25
de la Clasificación Internacional de Niza / ELEMENTO DE USO COMÚN – Lo
es la figura de un corazón en la clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza / PALABRA DE USO COMÚN – Es inapropiable / REGISTRO MARCARIO
– Procede respecto del signo mixto LOVE LOVE para identificar productos
de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir
similitud las marcas mixtas LOVE y LOVE BASICS y nominativa LOVE

Observado el signo solicitado en su conjunto, la Sala encuentra que este se

presenta sobre un rectángulo de fondo negro que incluye en el centro una figura
en forma de corazón cuyo borde es de color fucsia; al frente del corazón se
presenta el elemento nominativo “Love, Love”, también en color fucsia. La marca
registrada LOVE BASICS se presenta sobre un rectángulo de fondo negro dentro
del cual se ve una letra L cuya parte inferior se une a la derecha a una figura
incompleta de un corazón que se entrelaza a su vez a la derecha con otra figura
de corazón esta vez sí completa; a la derecha aparece la letra “e” minúscula y
junto a su parte inferior aparece la palabra BASICS en mayúscula sostenida en un
tamaño muy pequeño que apenas es perceptible dentro de la visión de conjunto
del signo; el conjunto se presenta en colores blanco y negro. […] A juicio de la
Sala, teniendo en cuenta que el término LOVE es de uso común y observado el
conjunto de los elementos que integran el signo y la marca, en forma sucesiva,
donde prevalece el todo sobre las partes y sin descomponer la unidad de cada
uno, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que,
con base en un análisis ligero y simple de los mismos, existen suficientes
diferencias entre los conjuntos analizados que dejan una impresión general
diferente en la mente del consumidor y, en consecuencia, no se genera riesgo de
confusión y asociación para el consumidor entre el signo solicitado LOVE, LOVE y
la marca registrada LOVE BASICS. En suma, el signo mixto LOVE, LOVE y la
marca mixta LOVE BASICS no resultan confundibles; la misma conclusión aplica
respecto de la marca nominativa LOVE con Registro núm. 84549 y la marca mixta
registrada LOVE con Registro núm. 363.241, cuyo titular es el tercero con interés,
teniendo en cuenta que, como se indicó en las consideraciones previas, el término
LOVE es un término débil y por lo tanto inapropiable de manera exclusiva por lo
que su titular no puede evitar que otros lo incluyan en marcas que en conjunto son
distintivas por los elementos adicionales denominativos y gráficos que las
acompañan. En este sentido, no se cumple el primer supuesto de la causal
analizada. Visto el artículo 136, literal a) la Sala encuentra que dado que no se
cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, teniendo en
cuenta que no existe identidad o similitud entre el signo y las marcas cotejadas, de
la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor,
no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención,
relativo a la conexidad de los productos que identifican, habida cuenta que la
causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su
aplicación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA
 Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00625-00

Actor: MÓNICA BETANCOURT TORRES

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Comparación entre signos mixtos y marcas nominativas y mixtas.

Análisis de la distintividad del conjunto marcario que incluye expresiones de uso
común o débiles. Distintividad de expresiones en otros idiomas.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la señora Mónica Betancourt
Torres contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la
nulidad de las resoluciones núms. 8983 de 26 de febrero de 2009, 19025 de 27 de
abril de 2009 y 32177 de 30 de junio de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Mónica Betancourt Torres, en adelante la parte demandante, por

intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 2 del Decreto 01 de 2 de
enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó
demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8983 de 26
de febrero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y
1
Cfr. Folio 2
2
“Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o
la devolución de lo que pagó indebidamente […]”.
19025 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,
expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm.
32177 de 30 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones
negaron el registro como marca del signo mixto LOVE, LOVE para identificar
productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación
Internacional de Niza.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se

ordene a la parte demandada registrar el signo mixto LOVE, LOVE para identificar
productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones 3:

“[…]

(1) Que se declare nula la Resolución número 8.983 dictada por la Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio el 26 de Febrero de 2009, por medio de la cual declaró fundada la
demanda de oposición interpuesta por la sociedad PERMODA S.A. y negó el
registro para la marca LOVE, LOVE (Mixta) en la Clase 25 a favor de mi
representada la Señora MÓNICA BETANCOURT TORRES.

(2) Que se declare nula la Resolución número 19.025 dictada por la Jefe de
la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio el 27 de Abril de 2009, por medio de la cual se confirmó la
Resolución número 8.983 del 26 de Febrero de 2009, y se concedió el
recurso de apelación.

(3) Que se declare nula la Resolución número 32.177 dictada por el

Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio el 30 de Junio de 2009, por medio de la cual se
confirmó la Resolución 8.983 del 26 de Febrero de 2009 y se declaró
agotada la vía gubernativa.

(4) Que, con fundamento en dichas declaraciones, se restablezca el derecho

de la Señora MÓNICA BETANCOURT TORRES y se conceda el registro
para la marca LOVE, LOVE en la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

[…]”.

3
Cfr. Folios 29 y 30
Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos 4 para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. La señora Mónica Betancourt Torres solicitó el 23 de julio de 2008, el registro

como marca del signo mixto LOVE, LOVE, dentro del expediente 08-064453 para
identificar “[…] vestidos y calzado en general para damas, caballeros y niños,
sombrerería […]”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial núm. 596 de 30 de septiembre de 2008.

4.2. Permoda Ltda. presentó oposición contra la solicitud de registro del signo
mixto LOVE, LOVE, con base en sus derechos previos sobre dos marcas
nominativas LOVE, la marca mixta LOVE y la marca mixta LOVE BASICS
registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 8983 de 26 de febrero de 2009,
declaró fundada la oposición presentada y negó el registro de signo mixto LOVE,
LOVE en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La señora Mónica Betancourt Torres interpuso recurso de reposición y, en

subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 8983 de 26 de
febrero de 2009.

4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19025 de 27 de abril de 2009,
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm.
8983 de 26 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.
32177 de 30 de junio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 8983 de 26 de febrero de 2009.

Normas violadas

4
Cfr. Folios 30 a 39
5. La parte demandante adujo en su libelo introductorio5 la vulneración de los
artículos 1346 y 136, literal a)7 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la
Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486 y del artículo 3.º 9
del Código
Contencioso Administrativo.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación 10 así:

6.1. Afirmó que “[…] ni la División de Signos Distintivos ni el Superintendente

delegado para la propiedad industrial tuvieron en cuenta que la marca solicitada
puede acceder al registro marcario pretendido en virtud de los principios rectores
del derecho de ANALOGIA e IGUALDAD, dada la existencia de las marcas que
contienen el término LOVE o AMOR que fueron registradas a favor de diferentes
titulares, al tiempo o posteriormente junto con las marcas fundamento de la
negación […]”11.

6.2. Manifestó que “[…] este signo cumple con la totalidad de los requisitos
exigidos por este artículo para que un signo pueda ser registrado como marca. La
marca LOVE, LOVE, es un signo perceptible por los sentidos, susceptible de
representación gráfica, y suficientemente distintivo y novedoso frente a las
marcas base de la oposición […]”12.

5
Cfr. Folios 28 a 46
6
“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre
otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas
y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f)la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]”
7
“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
8
“Régimen Común sobre propiedad Industrial”
9
“[…] Artículo 3º. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera
[…]”.
10 Cfr. Folios 39 a 43
11
Cfr. Folio 40
12
Cfr. Folio 42
6.3. Agregó que “[…] La Administración desconoció este principio de
imparcialidad, por cuanto negó el registro de la marca LOVE, LOVE en la Clase 25
a nombre de mi mandante, de esta forma, no le garantizó el derecho que tiene mi
representada de obtener el registro de su marca en la Clase 25 por ser un signo
que cumple con la totalidad de los requisitos para que un término sea susceptible
de registro como marca, de conformidad con la Decisión 486 del Acuerdo de
Cartagena […]”13.

6.4. Sostuvo que la parte demandante “[…] es titular del registro de la marca
LOVE, LOVE en clase 25 internacional en Estados Unidos de América, y que
aunque nuestra normatividad es diferente a la de Estados Unidos de América y la
misma solo puede aplicarse de acuerdo a los Acuerdos Internacionales, no es
menos cierto el hecho y es sabido por todos en general que PERMODA S.A. es
una sociedad que exporta sus productos y los comercializa en ese país, sin que a
la fecha se esté generando o se haya generado confusión dentro del público
consumidor respecto del origen empresarial de las marcas en conflicto, de ahí que
mi representada pretenda obtener la marca en Colombia, país en donde se
fabrican los productos que se comercializan con esta marca LOVE, LOVE (mixta)
en clase 25 internacional […]”14.

Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado

especial15, contestó la demanda16, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por
la parte demandante argumentando lo siguiente:

7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron
expedidos de manera razonada y motivada y con sujeción a la normativa vigente,
la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso.

7.2. Sostuvo que “[…] Ahora bien, el signo solicitado LOVE.LOVE (MIXTA) y la
marca LOVE (NOMINATIVO), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no
simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a
error al público consumidor, pues si bien estos coinciden en la expresión LOVE,
LOVE, se puede observar que el signo solicitado a pesar de repetirse la expresión
13
Cfr. Folio 42
14
Ibidem
15
Cfr. Folios 156 a 159
16
Cfr. Folios 146 a 155
LOVE, NO le otorga suficiente distintividad a los productos que se pretende
amparar. Por otra parte el aspecto fonético no es muy diferenciador, ocasionando
un alto riesgo de confusión para el consumidor […]”17.

7.3. Indicó que “[…] De otro lado, pese a que los signos confrontados se
presentan de forma mixta, acompañados de un componente gráfico, éste no logra
desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo que predomina en los conjuntos es la
denominación, en donde radica la confundibilidad entre ellos, por lo que la parte
figurativa que contienen, no constituye un elemento diferenciador entre las marcas
que se comparan, por el contrario, generaría la idea que la inclusión de los
elementos figurativos en el signo solicitado, hacen parte de la innovación hecha a
la marca original, es decir, LOVE previamente registrada […]” 18.

7.4. Manifestó que “[…] la marca solicitada LOVE, LOVE (MIXTA), es evidente
que desde un primer impacto general, la misma no puede ser percibida como
distintiva de un origen empresarial. Pues los signos presentan similitudes
conceptuales susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público
consumidor ya que el signo solicitado reproduce la marca LOVE previamente
registrada sin que le otorgue la distintividad requerida pues en ambos casos se
está evocando lo mismo ya sea en singular en la marca opositora, o en plural
como se pretende en el signo solicitado. La similitud antes anotada conduce a que
se genere en el consumidor confusión tanto directa como indirecta, pues al
encontrarse en el mercado con los signos LOVE / LOVE, LOVE puede considerar
que el segundo se trata de una variación hecha a la marca previamente registrada
o una nueva línea de productos que lanza al mercado el empresario titular de la
marca LOVE, y por consiguiente, puede tomar un producto por otros considerando
que entre los mismos existe conexidad empresarial […]”19.

7.5. Afirmó que “[…] además de compartir la misma clase del nomenclátor, el
signo solicitado en registro pretende distinguir los mismos productos - artículos de
vestir - distinguidos con la marca previamente registrada, compartiendo así la
misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios de publicidad,
razón por la que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el
consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le
permitan diferenciar, en primera instancia el producto y, en segundo lugar, el
origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de
17
Cfr. Folios 152 y 153
18
Cfr. Folio 153
19
Ibidem
registrabilidad. En consecuencia, la marca objeto de la demanda está
comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal
a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”20.

8. Permoda Ltda., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el

resultado del proceso, en adelante el tercero con interés, por intermedio de su
apoderado especial21, contestó la demanda22, oponiéndose a las pretensiones
solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

8.1. Manifestó que “[…] a efectos de dar aplicación al principio de igualdad y

analogía, planteado en el escrito que contiene la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del derecho, es preciso y oportuno aclarar que el mismo se
cumplió a cabalidad por parte de la Administración; nótese, como bajo el
expediente número 04 043077, cuyo solicitante era la Señora MÓNICA
BETANCOURT TORRES, misma accionante en el caso en estudio, se negó el
registro de la marca LOVE, LOVE (MIXTA), en clase 25, con fundamento en el
registro de mi representada, es decir, el certificado número 84549 […]”23.

8.2. Agregó que “[…] la comparación frente a los signos recaería sobre las
denominaciones que constituyen los mismos, es decir, los signos LOVE, LOVE y
LOVE para cuyo caso es dable afirmar que vistas las marcas en su composición
fonética y gramatical son idénticas de tal suerte que las mismas son confundibles.
Nótese, cómo si bien la marca está acompañada de elementos gráficos los
mismos no son de tal relevancia para desvirtuar la confundibilidad que de por sí,
existe entre los signos, dado que lo único que se hace con el signo para el cual se
solicita protección es duplicar la expresión Love […]”24.

8.3. Sostuvo que “[…] Del cotejo visual de las marcas objeto de estudio, se
desprende que la coexistencia de las mismas en el mercado generaría
indudablemente riesgo de confusión en el público consumidor, dado que lo que se
hace con el signo para el cual se solicita el registro es duplicar la marca Love,
previamente registrada […]; existe identidad entre ellas, en efecto, las dos marcas
reproducen de forma exacta el vocablo Love que en el caso objeto de análisis en
ambos signos es lo que más predomina dentro del conjunto marcario […]; la
sílaba tónica coincide […]; la expresión love evoca en el consumidor el concepto
20
Cfr. Folio 154
21
Cfr. Folio 169
22
Cfr. Folios 160 a 168
23
Cfr. Folio 164
24
Cfr. Folio 165
que en sí mismo este tiene, es decir, amor, por tal razón el consumidor al referirse
a uno u otra marca no podrá diferenciarlas conceptualmente dentro del mercado
[…]”25.

8.4. Concluyó indicando que “[…] los productos están directamente relacionados
por tal razón se puede concluir que los consumidores, los canales de
comercialización y los medios a través de los cuales se publiciten estos son los
mismos […]”26.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 2 de diciembre de

201527, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la
Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación

prejudicial 241-IP-2016 de 20 de octubre de 2016 28, en adelante la Interpretación
Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse
exclusivamente el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 y señaló que no
procede la interpretación del artículo 134 de la misma Decisión “[…] toda vez que
en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca ni a la falta del
requisito de distintividad […]” 29, y expuso las reglas y criterios establecidos por la
jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho

Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201830, reanudó el
proceso y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días
presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que
podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

25
Cfr. Folios 166 y 167
26
Cfr. Folio 168
27
Cfr. Folio 140
28
Cfr. Folios 199 a 214
29
Cfr. Folio 203
30 Cfr. Folio
216
12. Dentro del plazo en mención, la parte demandada y el tercero con interés
reiteraron los argumentos de defensa expuestos en sus escritos de contestación
de demanda.

13. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta

oportunidad procesal.

14. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 31, sobre los
poderes y la designación y sustitución de apoderados 32, y atendiendo a que la
abogada Diana Carolina Osorio Rodríguez, identificada con la cédula de
ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con la tarjeta profesional de abogada núm.
212.186, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para
actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada 33 y considerando
que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la
respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

15. Visto el artículo 128 numeral 734 del Código Contencioso Administrativo, sobre
la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los
términos del artículo 30835 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 36, sobre el
régimen de transición y vigencia, y el artículo 1 37 del Acuerdo núm. 55 de 5 de
agosto de 200338, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

31 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
32
Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de
1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
33
Cfr. Folios 225 a 227
34
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en
única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley
[…]”.
35
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
36
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
37
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no
asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
38
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa
comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y
características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 241-IP-
2016 de 20 de octubre de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

17. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal

alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir
el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

18. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

18.1. Resolución núm. 8983 de 26 de febrero de 2009 39, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto
LOVE, LOVE para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza. En la resolución se indicó:

“[…]

Al respecto, encontramos que en la marca solicitada la expresión "LOVE”,

pese a estar acompañada de otros elementos de tipo gráfico, es la parte
de mayor relevancia porque es lo realmente apropiable, por su recordación
e individualización y por generar un mayor impacto de identificación en los
consumidores. Nótese como la expresión LOVE incluida dos veces y de
manera repetida en la marca solicitada también está presente en las
marcas opositoras LOVE, generándose una reproducción total de la
marca adquirida con anterioridad. Se aprecia además que la palabra que
en las dos marcas está presente es el elemento más importante de cada
una, lo que inevitablemente genera riesgo de confusión o asociación […].

Adicionalmente, en los signos comparados se aprecian semejanzas

conceptuales, ya que la expresión LOVE al ser traducida al español,
significa "Amor”, por lo que el consumidor relacionará el origen
empresarial de los productos debido a su identidad conceptual.

Así las cosas, el signo LOVE, LOVE no puede ser registrado, porque existen
con anterioridad las marcas LOVE, ya que aquella se asemeja ortográfica,
visual y conceptualmente a las registradas generando riesgo de
confusión o de asociación en el público consumidor.

[…] la marca solicitada LOVE, LOVE busca distinguir: “vestidos y calzado en

general para damas, caballeros y niños, sombrerería", productos
comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza,
octava edición.
39
Cfr. Folios 10 a 15
 De otra parte, las marcas opositoras LOVE, están registradas para distinguir
los siguientes productos comprendidos en la clase 25 internacional:
vestidos, calzados, sombrerería.

Ante la coincidencia de productos se verifica la conexidad competitiva,

es decir, el segundo requisito que genera riesgo de confusión o asociación.

Como consecuencia de lo expuesto el signo solicitado no puede ser

registrado, al generar riesgo de confusión o asociación en el mercado,
provocando que el consumidor se confunda en cuanto al producto o servicio
mismo o en cuanto a su origen y vulnerando el derecho de uso exclusivo
que existe para un tercero y su deseo de ser individualizado
inequívocamente en el mercado en cuanto a sus productos o servicios
vinculados a un origen empresarial determinado […].

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la

sociedad PERMODA S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca mixta LOVE, LOVE,

solicitada por la sociedad MÓNICA BETANCOURT TORRES, para distinguir
los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

[…]”. (Destacado de la Sala)

18.2. Resolución núm. 19025 de 27 de abril de 2009 40, mediante la cual la Jefe
de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 8983 de 26 de
febrero de 2009 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución
se indicó:

“[…]

[…] si bien estamos en presencia de una marca mixta y una nominativa,

el elemento predominante en la primera es el denominativo razón por la
cual, atendiendo a lo desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina, los
criterios aplicables en este cotejo marcado son los propios de la
comparación entre marcas nominativas.

Al apreciar en conjunto de manera sucesiva y no simultánea los signos ya

enunciados, este Despacho encuentra que el signo solicitado reproduce
en su integridad la marca previamente registrada LOVE, lo cual genera
similitudes de orden ortográfico, fonético y conceptual. Si bien es cierto
que la mencionada expresión es empleada en diferentes conjuntos marcarios
que identifican productos de la clase 25, ésta viene acompañada en esos
casos de elementos nominativos adicionales que las hacen distintivas frente
a la marca opositora.

Aunado a lo anterior, el registro de las marcas citadas por el recurrente,

en situaciones argumentablemente análogas, no pueden ser el
fundamento o presupuesto para conceder el registro del signo aquí
40
Cfr. Folios 16 a 20
 estudiado, pues el estudio de registrabilidad de cada signo es
independiente, máxime cuando el signo aquí analizado es distinto a aquellos
estudiados en los casos citados en el recurso.

[…] resulta evidente que los signos enfrentados son susceptibles de crear
confusión o riesgo de asociación desde los puntos de vista ortográfico,
fonético y conceptual.

[…] el signo solicitado en registro pretende distinguir productos que ya son

identificados por el signo previamente registrado, lo cual conduce a que el
consumidor promedio al encontrar signos tan semejantes entre los cuales
existe una relación de productos, los relacione en su mente y crea que
pertenecen a un mismo empresario.

[…]”. (Destacado de la Sala)

18.3. Resolución núm. 32177 de 30 de junio de 2009 41, mediante la cual el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8983 de 26 de febrero de
2009. En la resolución se indicó:

“[…]

Desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, se observa que

los signos confrontados LOVE, LOVE y LOVE presentan semejanzas
susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, el elemento
nominativo del signo solicitado se presenta como una reproducción total
doble del elemento nominativo de la marca registrada, sin que sus elementos
gráficos diluyan las evidentes semejanzas de orden fonético y ortográfico
debido a la fuerza expresiva de las palabras. Así, ideológicamente los
signos evocan el mismo concepto, pues en tanto el signo solicitado
genera en el consumidor la idea de "amor, amor" los signos opositores
generan la idea de "amor”, debido a que la traducción de la palabra
sajona love, en castellano amor […], está ampliamente difundida en
nuestro medio, siendo pertinente anotar que dicha palabra se presenta
como un signo caprichoso aplicado a los productos de la clase 25a
Internacional, y no como una estructura de uso común frente a los mismos
como pretenden el recurrente, toda vez que los registros marcarios
mencionados en el recurso presentado, si bien contienen la palabra sajona
love para distinguir productos de la Clase 25a, también están dotados de
otros elementos nominativos que les imprimen un significado conceptual que
permite la diferenciación entre ellos, lo cual no ocurre en el presente caso,
donde tanto el signo solicitado como los signos opositores vinculan el
concepto de amor de manera aislada e independiente, hecho por el cual la
concesión de los registros mencionados en el recurso no solo no pueden
considerarse como circunstancias o casos análogos al presente asunto, sino
que además no implican la debilidad del concepto de amor (love) frente a los
productos de la Clase 25a.

Se concluye entonces que los signos LOVE, LOVE y LOVE analizados en

conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la
41
Cfr. Folios 21 a 25
 conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o
pretendan […]; se trata de los mismos productos de la Clase 25a
Internacional por lo cual la conexión competitiva es evidente.

En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo

solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486
de la Comunidad Andina.

[…]”. (Destacado de la Sala)

El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, los escritos de

contestación de demanda presentados por la parte demandada y el tercero con
interés y la Interpretación Prejudicial, analizar si el signo mixto LOVE, LOVE,
solicitado a registro como marca para identificar productos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de
irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por existir
similitud confundible con las marcas registradas por el tercero con interés.

20. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la

Interpretación Prejudicial señaló que no procede la interpretación del artículo 134
de la misma Decisión “[…] toda vez que en el presente caso no cabe referirse al
concepto de marca ni a la falta del requisito de distintividad […]” 42.

21. En este orden de ideas, la Sala concluirá si hay lugar o no a declarar la

nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

22. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se

ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena43, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional
42
Cfr. Folio 203
43
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que
fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de
mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en
Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido
en la Decisión 486 de 200044 de la Comisión de la Comunidad Andina.45

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

23. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se
caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,
aplicación y efecto directos.

24. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones

Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos
jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente 46 sobre las normas

vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de
nuestro Estado.
44
Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario
en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena:
i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad
Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el
tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”,
motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de
diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un
reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo
anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85
la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la
Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la
anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena,
Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión
311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual
se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de
octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir
a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones
anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de
la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia
obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de
Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de
septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente
establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el
Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos
y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la
cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
45
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de
integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y
hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino.
46
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas
nacionales, se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados
Miembros “[…] están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se
internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna
como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de
integración.

25. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del
Derecho Comunitario Andino47.

26. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 48, las decisiones
son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.

27. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las

decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa
comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se
comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido,
resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos
de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina49
comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas
normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
47
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
48
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
y, posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
49
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979,
modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de
creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457
de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de
28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 50

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada
uno de los Estados Miembros.

30. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

31. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación
del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

32. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición
establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere
susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y
solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal
[…]”.

33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el

contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor
para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
50
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de
junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se
desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.
34. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el
proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 241-IP-2016 de 20 de octubre de 2016

35. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación

Prejudicial51, proferida para este caso:

“[…]

1. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud

fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual.
Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo
de marcas.

[…] Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo
uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser
idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un
producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar
riesgo de confusión o de asociación […].

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero,

riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está
adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta
cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de
los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […].

Al resolver la controversia […] la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en

conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las
raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusión entre los signos confrontados […].

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los

signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,
tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las
palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes
de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que
el riesgo de confusión sea más palpable u obvio […].

51
Cfr. Folios 199 a 214
c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de
los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el
concepto que evocan […].

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea

y/o valor idéntico y/o semejante […].

1.5 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deben

observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto

es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar
un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los
signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de
confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto

comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o
servicio es percibido por el consumidor.

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento

denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en
algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en
cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibujo abstracto.

2.4. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos

deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la
comparación entre signos denominativos:

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer

su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las
sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto,
ya que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el
mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya

que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir,
la semejanza entre los signos podría ser evidente.
 c) Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la
sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte

en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la
marca en el mercado […].

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa

compuesta

[…] Si el elemento denominativo del signo mixto es preponderante el cotejo

deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de
signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin

descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener
en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una
función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,
pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de
distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se
encuentran en el mismo orden asumirán una Importancia decisiva
para fijar la sonoridad de la denominación.
(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más
fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado.

[…] se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los

componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la
marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La

primera palabra genera más poder de recordación en el público
consumidor.
b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión
de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor
impacto en la mente del consumidor.
c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del
consumidor.
d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los
productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la
proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que
ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la
palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.
e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las
palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir
del cotejo de marcas.
f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta
otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es
una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la
palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca
derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,
 tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación
que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar
la relevancia en el conjunto.

4. Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca

débil.

4.2. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar
signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su
registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza
limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se
deben excluir del cotejo de la marca […].

4.3. En tal virtud, se deberá establecer sí existe algún elemento de uso

común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su
carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los
elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de
la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de
otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […].

[…]”. (Destacado de la Sala)

Análisis del caso concreto

36. Corresponde a la Sala analizar si el signo mixto LOVE, LOVE, solicitado a

registro como marca para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad
prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por existir similitud
confundible con las marcas LOVE (nominativa y mixta) y LOVE BASICS (mixta)
registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es
el tercero con interés.

37. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la

Interpretación Prejudicial señaló que no procede la interpretación del artículo 134
de la misma Decisión “[…] toda vez que en el presente caso no cabe referirse al
concepto de marca ni a la falta del requisito de distintividad […]” 52.

38. La Sala observa que el signo mixto solicitado y las marcas, nominativa y
mixtas, respecto de las cuales se realizará el estudio de semejanza y
confundibilidad, son como se muestra a continuación:

38.1.

52
Cfr. Folio 203
 SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA NOMINATIVA
REGISTRADA

LOVE

Solicitante: Titular:
Mónica Betancourt Torres Permoda Ltda.

Clase 25: “vestidos y calzado en Certificado núm. 84549

general para damas, caballeros y Clase 25: “vestidos, calzados,
niños, sombrerería” sombrerería”

38.2.
SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA MIXTA REGISTRADA

Solicitante: Titular:
Mónica Betancourt Torres Permoda Ltda.

Clase 25: “vestidos y calzado en Certificado núm. 363241

general para damas, caballeros y Clase 25: “vestidos, calzados,
niños, sombrerería” sombrerería”

38.3.
SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA MIXTA REGISTRADA

Solicitante: Titular:
Mónica Betancourt Torres Permoda Ltda.

Clase 25: “vestidos y calzado en Certificado núm. 359036

general para damas, caballeros y Clase 25: “vestidos, calzados,
niños, sombrerería” sombrerería”
39. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos mixtos y
marcas nominativas y signos mixtos y marcas mixtas.

40. Expuesto lo anterior, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado

para lo cual se estudiará, el cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal
a) de la Decisión 486.

Cargo de nulidad por violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486

41. Visto el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, para la configuración de la

causal de irregistrabilidad, es necesario que entre los signos distintivos cotejados
se genere un riesgo de confusión o asociación derivado del cumplimiento de dos
supuestos: en primer término, el signo mixto solicitado y las marcas con las que se
compara deben ser idénticos o tener similitud confundible y, en segundo término,
debe existir una identidad o conexión entre los productos o servicios que
identifican.

42. De cumplirse los dos supuestos en el caso sub examine, el signo mixto
solicitado en Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza se encontrará
incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a), del artículo 136 de
la Decisión 486.

Análisis de los supuestos normativos del literal a) del artículo 136

Primer supuesto del literal a): Identidad o semejanza entre el signo mixto
solicitado LOVE, LOVE y las marcas registradas LOVE (nominativa), LOVE
(mixta) y LOVE BASICS (mixta)

43. La Interpretación Prejudicial53 señala que “[…] se deberá verificar si en el acto

impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o
semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión
(directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor […]” y precisa
respecto del riesgo de confusión lo siguiente:

“[…]

53
Cfr. Folios 204 y 205
 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero,
riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el
consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está
adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta
cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de
los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[…]”.

44. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la

Interpretación Prejudicial54 se refiere a las reglas de comparación aplicables a todo
tipo de signos distintivos:

“[…]

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto

es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un
análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al
mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias,

pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de
confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto

comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o
servicio es percibido por el consumidor.

[…]”.

45. De lo anterior se desprende que para determinar la identidad o el grado de

semejanza entre los signos, siguiendo las reglas anteriormente descritas, deben
tenerse en cuenta aspectos de orden fonético, ortográfico, figurativo y conceptual
definidos por la Interpretación Prejudicial 55, así:

“[…]

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en

conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica
54
Cfr. Folio 206
55
Cfr. Folio 205
 de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se
debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en

conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en
cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos

de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el
concepto que evocan.

1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una

idea y/o valor idéntico y/o semejante.

[…]”.

46. La Sala recuerda que en general el elemento nominativo suele ser el más
preponderante en un signo distintivo por razón de la fuerza expresiva de las
palabras, y observa que lo propio ocurre en el caso sub examine pues son las
palabras las que tienen la fuerza expresiva para llegar a la mente del consumidor.

47. Precisado lo anterior, la Sala observa que el signo mixto solicitado está
compuesto por dos términos idénticos, LOVE y LOVE, separados de una coma, y
que las marcas registradas están compuestas, la primera, tan solo por el término
LOVE y la segunda por los términos LOVE BASICS.

48. La Interpretación Prejudicial señala que, previo al cotejo, debe examinarse si

los términos que componen el signo y las marcas objeto de cotejo son vocablos de
uso común, en relación con los productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional así que para realizar tal análisis la Sala acudió a la base de datos de
la parte demandada, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial 56, y encontró lo
siguiente:

48.1. A la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, año 2009,

el término LOVE, era de uso común en relación con los productos de la
mencionada Clase tal como consta en el siguiente cuadro:

Fecha de
Marca Imagen Titular Clase
Registro
CARLOS EDUARDO 25 12 abr 2007
ALVAREZ POSSO

EMPORIUM
56
Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en www.sipi.sic.gov.co. Consultada el 26
de noviembre de 2018.
 LOVE

MISS LOVE
ECU LTDA. 25 14 dic 2006

OSCAR RAUL 30 mar

KI LOVE 25
GALLEGO GIRALDO 2009

LITTLE CONFECCIONES 29 may

Nominativa 25
LOVE AVENTURA S.A. 2009

SWEET ERICA PATRICIA 28 ago

Nominativa 25
LOVE HINCAPIE RÍOS 2008

FERNEY YESID
STAR LOVE Nominativa MEJIA 25 20 oct 2008
SALDARRIAGA
VELLANID 29 sep
LOVE ME Nominativa 25
VILLEGAS CORTES 2008

48.2. Para la misma fecha, año 2009, la figura de un corazón, también era de uso
común respecto de los productos de la Clase 25 de la misma Clasificación:

Fecha de
Marca Imagen Titular Clase
Registro

SANDRA LILIANA
SANLIM
MORALES 25 01 feb 2005
LOVE
GOMEZ

K L KISS LUZ ESTELA

25 12 abr 2005
LOVE JIMENEZ GOMEZ
 LOVE GLORIA ESTELA 17 may
25
CHAIN ESPINAL MAYA 2005

LOVE 28 may
ROPA LIMITADA 25
LIMITED 2009
1ST LOVE
MY 13 may
TEXTI LOVE S.A. 25
PRIMER 2009
AMOR

PURE GLORIA ESTELLA

25 17 abr 2008
LOVE DUQUE LOPEZ

I LOVE BIG HEART 27 un

25
YOU GROUP INC. 2008

49. Con fundamento en lo anterior, puede concluirse que la palabra LOVE y la

figura de un corazón son elementos de uso común en relación con los productos
de la Clase 25 de la Clasificación Internacional que debe excluirse del cotejo.
Ahora bien, la Interpretación Prejudicial señala que si bien se prohíbe el registro
de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales,
estas podrían estar combinadas con otras palabras o partículas que pueden
generar marcas completamente distintivas y registrables; no obstante, el titular de
la marca que incluye la expresión de uso común “[…] no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello,
significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya
que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la
marca […]”57.

50. Así las cosas, la Sala observa que la marca nominativa LOVE con Registro

núm. 84549 y la marca mixta registrada con Registro núm. 363.241,

cuyo titular es el tercero con interés, están conformadas exclusivamente por un
elemento de uso común, esto es, la palabra LOVE. En cuanto a la marca LOVE
BASICS con Registro núm. 359036, la Sala observa que la palabra BASICS tiene
un tamaño muy pequeño que es apenas perceptible dentro del conjunto marcario
razón por la cual puede concluirse que el elemento nominativo principal del signo y
57
Cfr. Folio 213
de las tres marcas registradas por el tercero con interés es también el término de
uso común LOVE.

51. Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que los registros para las marcas
nominativa y mixta LOVE del tercero con interés no tienen elementos nominativos
o gráficos adicionales al término LOVE, la Sala cotejará el signo solicitado y la
marca LOVE BASICS desde una perspectiva de visión de conjunto para efectos
de determinar si el consumidor podría verse inducido a error respecto de los
productos y/o respecto de su origen empresarial.

SIGNO MIXTO SOLICITADO MARCA MIXTA REGISTRADA

52. Observado el signo solicitado en su conjunto, la Sala encuentra que este se

presenta sobre un rectángulo de fondo negro que incluye en el centro una figura
en forma de corazón cuyo borde es de color fucsia; al frente del corazón se
presenta el elemento nominativo “Love, Love”, también en color fucsia. La marca
registrada LOVE BASICS se presenta sobre un rectángulo de fondo negro dentro
del cual se ve una letra L cuya parte inferior se une a la derecha a una figura
incompleta de un corazón que se entrelaza a su vez a la derecha con otra figura
de corazón esta vez sí completa; a la derecha aparece la letra “e” minúscula y
junto a su parte inferior aparece la palabra BASICS en mayúscula sostenida en un
tamaño muy pequeño que apenas es perceptible dentro de la visión de conjunto
del signo; el conjunto se presenta en colores blanco y negro.

53. El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina en otras interpretaciones

prejudiciales58 se ha referido al cotejo marcario desde una perspectiva de visión de
conjunto así:

58
Interpretación Prejudicial 156-IP-2014 de 22 de abril de 2015.
 “[…] Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá
realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo
prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En
esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la
confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para
desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor
en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a
la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún
caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un
signo y otro” […]”.

54. A juicio de la Sala, teniendo en cuenta que el término LOVE es de uso común
y observado el conjunto de los elementos que integran el signo y la marca, en
forma sucesiva, donde prevalece el todo sobre las partes y sin descomponer la
unidad de cada uno, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la
Sala concluye que, con base en un análisis ligero y simple de los mismos, existen
suficientes diferencias entre los conjuntos analizados que dejan una impresión
general diferente en la mente del consumidor y, en consecuencia, no se genera
riesgo de confusión y asociación para el consumidor entre el signo solicitado
LOVE, LOVE y la marca registrada LOVE BASICS.

55. En suma, el signo mixto LOVE, LOVE y la marca mixta LOVE BASICS no
resultan confundibles; la misma conclusión aplica respecto de la marca nominativa

LOVE con Registro núm. 84549 y la marca mixta registrada con

Registro núm. 363.241, cuyo titular es el tercero con interés, teniendo en cuenta
que, como se indicó en las consideraciones previas, el término LOVE es un
término débil y por lo tanto inapropiable de manera exclusiva por lo que su titular
no puede evitar que otros lo incluyan en marcas que en conjunto son distintivas
por los elementos adicionales denominativos y gráficos que las acompañan. En
este sentido, no se cumple el primer supuesto de la causal analizada.

Segundo supuesto: conexidad competitiva entre los productos amparados

56. Visto el artículo 136, literal a) la Sala encuentra que dado que no se cumple el
primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, teniendo en cuenta que
no existe identidad o similitud entre el signo y las marcas cotejadas, de la que se
pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es
necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a
la conexidad de los productos que identifican, habida cuenta que la causal en
mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
57. Corolario de lo anterior, la Sala considera que, el signo mixto LOVE, LOVE
cumple con los requisitos para ser registrado como marca, habida cuenta que no
se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a) de
la Decisión 486 y en consecuencia, procede su registro, motivo por el cual el cargo
estudiado tiene vocación de prosperidad.

58. En este orden de ideas, atendiendo a que se desvirtuó la presunción de

legalidad de los actos administrativos acusados por cuanto se concluyó que el
signo solicitado es distintivo, el cargo estudiado se encuentra probado y, en
consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos y ordenará, a título de
restablecimiento del derecho, que la parte demandada conceda, a la parte
demandante, el registro como marca del signo mixto LOVE, LOVE para identificar
los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cargo de nulidad de violación del artículo 3.º del Código Contencioso

Administrativo

59. Visto el artículo 3.º del Código Contencioso Administrativo, sobre principios de
las actuaciones administrativas, la Sala considera que no se configura vulneración
de la disposición normativa invocada en lo que tiene que ver con el principio de
imparcialidad.

60. La Sala pone de presente a la parte demandante que el hecho de que la

demandada haya negado el registro del signo mixto LOVE, LOVE por considerarlo
similarmente confundible con los registros marcarios cuyo titular es el tercero con
interés, no implica que la actuación que se surtió en el caso bajo estudio haya sido
violatoria del principio de imparcialidad, porque cada caso individualmente
considerado requiere de un análisis particular y concreto para determinar si se
configura riesgo de confusión o asociación en los términos de la Decisión 486. En
el caso sub examine la parte demandada comparó el signo y las marcas y con
base en su análisis particular de los criterios de comparación, expuso en la parte
motiva sus argumentos, concluyó que existía confusión entre los signos distintivos
cotejados y negó el signo mixto LOVE, LOVE lo que no deriva en una violación del
principio de imparcialidad. El cargo de nulidad no prospera.

Conclusión

61. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se

configura la causal de irregistrabilidad del artículo 136, literal a) de la Decisión 486,
teniendo en cuenta que el signo solicitado por la parte demandante para distinguir
productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con la
distintividad intrínseca y extrínseca necesaria para ser registrado como marca.

62. En este orden de ideas, ante la prosperidad de los cargos endilgados en la

demanda, se deberá declarar la nulidad de las resoluciones núms. 8983 de 26 de
febrero de 2009, 19025 de 27 de abril de 2009 y 32177 de 30 de junio de 2009,
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la
cuales negó a la parte demandante el registro como marca del signo mixto LOVE,
LOVE para distinguir “[…] vestidos y calzado en general para damas, caballeros y
niños, sombrerería […]”, productos comprendidos en la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 8983 de 26 de

febrero de 2009, 19025 de 27 de abril de 2009 y 32177 de 30 de junio de 2009,
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las
cuales se negó el registro como marca del signo mixto LOVE, LOVE, solicitado por
la parte demandante para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de

restablecimiento del derecho, que registre como marca el signo mixto LOVE,
LOVE para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza.

TERCERO: RECONOCER personería la abogada Diana Carolina Osorio

Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.030.537.163 y con la
tarjeta profesional de abogada núm. 212.186, expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, en los términos y para los efectos del poder visible a folios 225 a 227
del expediente, como apoderada especial de la parte demandada.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado, que una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHES SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS