193-CAM-2009

SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once

horas y treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil once.

Vistos en casacin de la sentencia definitiva pronunciada a las ocho horas y diez minutos
del seis de julio de dos mil nueve, por la Cmara Primera de lo Civil de la Primera Seccin del
Centro, que resuelve en apelacin la pronunciada por el Juez Primero de lo Mercantil, en el Juicio
Sumario Mercantil , promovido inicialmente el doctor Luis Nelson Segovia y continuado por los
abogados Oscar Mauricio Hurtado Saldaa y Janneth Carolina Brito Centeno, actuando como
apoderados de "M FERNANDEZ y COMPAA S.A." contra "IMPRENTA WILBOT S.A. de
C.V."
Han intervenido en primera instancia los abogados Luis Nelson Segovia, Oscar Hurtado
Saldaa y Janneth Carolina Brito Centeno, actuando como apoderados del "M FERNANDEZ
S.A." y los abogados Miguel Arturo Girn Flores y Martin Francisco Jimnez Moreno, en calidad
de apoderados de "IMPRENTA WILBOT S.A de C.V." y del seor Salo Guillermo Korn
conocido por Guillermo Korn. En segunda instancia han intervenido los abogados Luis Nelson
Segovia, Oscar Hurtado Saldaa en su calidad antes expresada como apelantes y Arturo Girn
Flores y Martin Francisco Jimnez Moreno en calidad sealada anteriormente como apelados. En
casacin los abogados Carlos Enrique Castillo Garca y Martin Francisco Jimnez Moreno,
actuando como apoderados de "WILBOT S.A de C.V." como recurrente y los abogados Luis
Nelson Segovia, Oscar Mauricio Hurtado Saldaa y Janneth Carolina Brito Centeno en el
carcter referido como recurridos.

VISTOS LOS AUTOS, Y,

CONSIDERANDO:
I) El fallo de primera instancia dice: POR TANTO: De acuerdo a las consideraciones
anteriores y en base a lo establecido en los artculos 417,421,422,427,429,439 Pr. C., 1 de la Ley
de Marcas y otros signos Distintivos, 49, 57 y 120 L Pr. M., a nombre de la Repblica de El
Salvador, FALLO: a) DECLARASE INEPTA la demanda interpuesta por los abogados LUIS
NELSON SEGOVIA, OSCAR MAURICIO HURTADO SALDAA y JANNETH CAROLINA
BRITO CENTENO, en su calidad de Apoderados Generales Judiciales de la Sociedad M.
FERNNDEZ Y COMPANA, SOCIEDAD ANONIMA; b) Condnase en costas procesales a la
parte actora.

II) Por afectar los intereses de las partes que intervinieron en el proceso, interpusieron
recurso de apelacin de la anterior sentencia en el carcter antes referido y la Cmara Primera de
lo Civil de la Primera Seccin del Centro, mediante fallo pronunciado a las ocho horas y diez
minutos del seis de julio de dos mil nueve resolvi: "POR TANTO, de conformidad a los
razonamientos efectuados, disposiciones legales citadas y Arts. 1089 y 1092 Pr.C., a nombre de
la Repblica de el Salvador, FALLAMOS: A) Revcase la sentencia venida en grado por no estar
apegada a derecho; B) Declrase sin lugar las excepciones de Ineptitud y de Prescripcin
alegadas por la parte demandada; C) Declrase sin lugar la tacha de testigos alegada por la parte
demandada; D) Declrase la nulidad del registro de las marcas i) LIBRO DE LECTURA "EL
SEMBRADOR ESCOLAR", (clase 16, que distingue libros de lectura) amparada al N 00228 del
libro 00003 folios 04590460, renovada por diez aos ms a partir del diez de julio de dos mil
uno, segn el No.85 del Libro 35 de resoluciones definitivas. La referida marca fue traspasada
por el seor Korn a favor de la SOCIEDAD IMPRENTA WILBOT, S.A., el da nueve de octubre
de dos mil dos segn el N 00215 del Libro 00056 Folios 431432 de resoluciones definitivas; ii)
LIBRO PRIMERO DE LECTURA Y ESCRITURA "VICTORIA", (Clase 16, que distingue
libros de lectura) al N 00230 del Libro 00003 folios 0463-0464, renovada por diez aos ms a
partir del diez de julio de dos mil uno, segn el N 80 del libro 35 de resoluciones definitivas. La
referida marca fue traspasada por el seor Korn a favor de la SOCIEDAD IMPRENTA
WILBOT, SA., el da nueve de octubre de dos mil dos segn el N 00213 del Libro 00056 Folios
427-428 de resoluciones definitivas; iii) LIBRO DE LECTURA "EL NUEVO SEMBRADOR"
(Clase 16, que distingue los libros de lectura) al No. 23 del Libro 72 folios 47 y 48, inscrita a
favor del seor SALO GUILLERMO KORN; en consecuencia, canclense dichas inscripciones
registrales y para tal efecto deber librarse oficio al Registro de la Propiedad Intelectual del
Centro Nacional de Registros, con las inserciones pertinentes para que cumpla con lo ordenado
en este fallo; E) No ha lugar a la condena en daos y perjuicios solicitada en la demanda F)
Declrase sin lugar el levantar la anotacin preventiva de la demanda en los registros
correspondientes, debiendo decidir oportunamente la Juez a quo, lo procedente a efecto de
asegurar los derechos de la parte victoriosa; G) No hay especial condenacin en costas
procesales, Vuelva la pieza principal al juzgado de origen, con certificacin de ley.

III) No conforme con el fallo, los abogados Carlos Enrique Castillo Garca y Martin
Francisco Jimnez Moreno, actuando como apoderados de "IMPRENTAS WILBOT S.A. de
CV." y el seor Salo Guillermo Korn conocido como Guillermo Korn, interpusieron recurso de
casacin y el cual lo fundamentaron en los siguientes trminos:

HONORABLE CMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIN DEL

CENTRO:
CARLOS ENRIQUE CASTILLO GARCA, de cuarenta y nueve aos de edad, abogado,
de este domicilio, con tarjeta de identificacin profesional nmero trece mil quinientos sesenta;
sin inhabilidades para ejercer la procuracin, por no estar comprendido en las sealadas en el
artculo 99 del Cdigo de Procedimientos Civiles; y, MARTN FRANCISCO JIMNEZ
MORENO, de generales ya conocidas, actuando en nuestra calidad de apoderados de
IMPRENTA WILBOT, SOCIEDAD ANNIMA y del seor SALO GUILLERMO KORN,
conocido por GUILLERMO KORN, de generales expresadas en el proceso sumario mercantil de
nulidad de registro de marcas, que conoci ese honorable tribunal, en grado de apelacin, con el
nmero de referencia: 23-5 MI-09; a Vosotros, con el debido respeto, EXPONEMOS:
Que, a las once horas y veinte minutos del nueve de julio del ao en curso, nuestras
representadas fueron notificadas de la sentencia definitiva pronunciada a las ocho horas y diez
minutos del seis de los corrientes mes y ao, mediante la cual, entre otras cosas, se revoc la
sentencia de primera instancia; se declararon sin lugar las excepciones de ineptitud y prescripcin
alegadas por los apoderados de nuestros mandantes; as como la tacha de testigos alegada por
tales apoderados; y se declar la nulidad del registro de las marcas: 1) Libro de lectura "El
Sembrador Escolar" (clase 16,que distingue libros de lectura) amparada al nmero 00228 del
Libro 00003, folios 0459- 0460, renovada por diez aos ms a partir del diez de julio de dos mil
uno, segn el nmero 85 del Libro 35 de resoluciones definitivas. La referida marca fue
traspasada por el seor Korn a favor de la sociedad IMPRENTA WILBOT, S. A, el da nueve de
octubre de dos mil dos, segn el nmero 00215 del Libro 00056, folios 431-432 de resoluciones
definitivas; II) Libro primero de lectura y escritura "Victoria" (clase 16, que distingue libros de
lectura) al nmero 00230 del Libro 00003, folios 0463-0464, renovada por diez aos ms a partir
del diez de junio de dos mil uno, segn el nmero 80 del Libro 35 de resoluciones definitivas. La
referida marca fue traspasada por el seor Korn a favor de la sociedad IMPRENTA WILBOT, S.
A., el da nueve de octubre de dos mil dos, segn el nmero 00213 del Libro 00056, folios 427-
428 de resoluciones definitivas; y, III) Libro de lectura "El Nuevo Sembrador" (clase 16, que
distingue los libros de lectura) al nmero 23 del Libro 72, folios 47 y 48, inscrita a favor del
seor SALO GUILLERMO KORN; y, en consecuencia, se orden la cancelacin de dichas
inscripciones regstrales. Que, estando inconformes con la sentencia de segundo grado, por este
medio, con expresas instrucciones de nuestros patrocinados, venimos a interponer recurso
extraordinario de casacin para ante la honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia, a fin de que sta case la sentencia impugnada y dicte la que fuere legal, como a
continuacin diremos.

I. ADMISIBILIDAD y PROCEDENCIA DEL RECURSO: Este medio de impugnacin lo

interponemos por escrito dentro del plazo de los quince das hbiles, contados desde el siguiente
al de la notificacin respectiva, contra la sentencia definitiva pronunciada en apelacin por
vosotros, en proceso sumario mercantil. Arts. 1 y 8 de la Ley de Casacin, 63 y 120 de la Ley de
Procedimientos Mercantiles.
De acuerdo al Art. 10 L. de C., el escrito de interposicin del recurso debe expresar la causa
genrica y el motivo especfico, el precepto infringido, y una crtica concreta y razonada del fallo
impugnado (concepto de la infraccin), lo cual formulamos siguiendo la tcnica casacional, as:
II. MOTIVO GENRICO (AR. 2 LITERAL a) L. de C.): Alegamos en forma comn, para todos
los sub motivos que expondremos, el motivo genrico de "Infraccin de ley", tambin conocido
en la doctrina impugnativa como error in indicando o defecto de fondo. III. MOTIVOS
ESPECFICOS DE LA INFRACCIN DE LEY: De conformidad al catlogo exhaustivo del Art.
3 L. de C, a continuacin, manifestaremos el motivo especfico o sub- motivo, el precepto
infringido y el concepto de la infraccin. 1. VIOLACIN DE LEY RESPECTO AL ART. 39
INCISO 3 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS: Por el motivo
especfico de violacin de ley, contemplado en el Art. 3 ordinal 10 L. de e., el tribunal casacional
ha sosteniendo reiteradamente que el mismo se produce cuando el juzgador no emplea la norma
legal que deba aplicar al caso concreto, pudiendo hacer una falsa eleccin de otra o simplemente
inaplicndola, por pretericin.
 Respecto a este primer motivo invocado, el precepto legal infringido por vosotros es el Art.
39 Inc. 30 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, LMOSD) que establece
el plazo de la prescripcin de la accin intentada, al decir que: "Un pedido de nulidad fundado en
una contravencin del Art. 9 deber iniciarse dentro de los cinco aos posteriores a la fecha del
registro. La accin de nulidad no prescribir cuando el registro impugnado se hubiese efectuado
de mala fe". El concepto de la infraccin consiste en que la cmara sentenciadora no aplic el
Art. 39 Inc. 3 LMOSD que dispone la prescripcin de la "accin" de nulidad, transcurridos cinco
aos posteriores a la fecha de inscripcin de las marcas, siendo que, como ms adelante se dir,
en el proceso no existe prueba sobre la supuesta mala fe atribuida a la parte demandada, cuando
inscribi las marcas en cuestin.
Lejos de ello, lo que consta en el proceso es que las marcas "El Sembrador Escolar",
"Victoria" y "El Nuevo Sembrador" fueron inscritas, las dos primeras, en el ao de mil
novecientos noventa y uno; y la tercera, en el ao de mil novecientos noventa y ocho, a favor de
nuestras representadas, habiendo transcurrido -desde entonces hasta la fecha de la presentacin de
la demanda- ms de cinco aos, por lo que la "accin" de nulidad debi declararse prescrita por el
tribunal ad quem, siendo esa la disposicin legal que debi aplicarse para la solucin del caso
concreto.
La salvedad de imprescriptibilidad de la "accin" de nulidad fundada en que las
inscripciones que se tratan se efectuaron de la mala fe, no pudo aplicarse al caso concreto, debido
a que la referida "mala fe" no se acredit fehacientemente en el proceso a travs de la prueba
instrumental, tal como se expondr en el ter de este recurso; de modo que, faltando el elemento
de la "mala fe" al momento de efectuarse el registro de las marcas, la "accin" de nulidad
prescribi por haber transcurrido ms de cinco aos, debiendo vosotros resolverlo de esa manera
aplicando el Art. 39 Inc. 3 LMOSD.

2. ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIN DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL

CON RELACIN AL ART. 270 INC. 2 C. PR.C.
Este sub- motivo de la infraccin de fondo se encuentra regulado en el Art. 3 Ord. 8 L. de
C. y al respecto, el tribunal casacional ha sostenido que el mismo tiene lugar cuando el juzgador
no ha considerado lo que aparece de un instrumento autntico, pblico o privado reconocido;
cuando, en su sentencia, tenga demostrado un hecho sin tomar en cuenta un documento agregado
en autos que establezca lo contrario; o, a la inversa, cuando no se tiene por probado un hecho a
pesar que un instrumento lo establece.
As las cosas, en cuanto al error de hecho en la apreciacin de la prueba instrumental, la
jurisprudencia ha sealado que puede resultar de documentos autnticos, pblicos o privados
reconocidos, y se da cuando el juzgador ve prueba a donde no la hay, o cuando no ve prueba a
donde la hay.
El concepto de la infraccin se produce porque la cmara sentenciadora dijo que el contrato
privado celebrado el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por el seor Macario
Fernndez Daz, en representacin de Alicia Fernndez, Nora Fernndez y Mara Fernndez, con
el seor Salo Guillermo Korn, en calidad de representante legal de IMPRENTA WILBOT, S. A,
sobre cesin de los derechos de edicin y distribucin, constituye un reconocimiento por parte del
ltimo respecto al dominio que sobre las marcas tena inicialmente el seor Macario Fernndez
Daz y posteriormente, la sociedad demandante, a partir del cual se " ... evidencia la mala fe del
seor Korn al inscribir las marcas en los aos de mil novecientos noventa y uno, y mil
novecientos noventa y ocho ... ". No obstante, en el proceso lo que consta es una fotocopia de
dicho instrumento privado y la misma no contiene razn alguna de haber sido confrontada con su
original, de conformidad al Art. 270 Inc. 20 del C. Pro C.; de donde, resulta que la sola
presentacin y agregacin material al expediente de dicha fotocopia no confrontada debidamente
por el tribunal con su original, en realidad, no constituye prueba de nada, por lo que tampoco
pudo presumirse la "mala fe" atribuida a mi mandante, y por lo tanto, vosotros habis visto
prueba donde no la hay. En efecto, el precepto infringido establece que " la sola presentacin y
agregacin material al expediente de los documentos originales o de sus fotocopias, debidamente
confrontadas por el tribunal, bastar para que se tengan por incorporados al proceso los referidos
documentos ... "; de modo que, careciendo la fotocopia del supuesto contrato de cesin de la
razn de haber sido confrontada con el documento original, legalmente no se tiene por
incorporada al proceso y an as la cmara tiene por probado un hecho a pesar que un
instrumento no lo establece.
A partir de entonces, se deriva tambin la consecuencia que la misma fotocopia no era
susceptible de ser redargida, ni controvertida en juicio, como equivocadamente lo sealis
vosotros.
 3. VIOLACIN DEL ART. 56 1Ne. 1 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL:
La violacin de ley (Art. 30rd. 1 L. de C.) respecto al Art. 56 Inc. 1 de la Ley de Fomento
y Proteccin de la Propiedad Intelectual, vigente a la fecha en que se celebr el supuesto contrato
de cesin al que se aludi en el pargrafo precedente, establece que: "Los contratos de cesin de
derechos y los de licencia de uso, deben hacerse por escritura pblica y podrn inscribirse en el
Registro de Comercio, de acuerdo a lo establecido en el Captulo XII de esta Ley .
El concepto de la infraccin se tiene a partir de que la fotocopia del supuesto contrato de
cesin temporal de derechos de produccin que celebraron las seoras Alicia Delfina Fernndez
Candal, Nora Anglica Fernndez Candal y Mara Gisela Fernndez Candal, representadas por su
padre, seor Macario Fernndez Daz e IMPRENTA WILBOT, S. A, por medio del seor Salo
Guillermo Korn, en mil novecientos noventa y cuatro, mediante documento privado y que
vosotros hacis alusin en la sentencia, constituye una violacin al Art. 56 de la Ley de Fomento
y Proteccin de la Propiedad Intelectual (ahora Ley de Propiedad intelectual), que claramente
establece que los contratos de cesin de derechos deben hacerse en escritura pblica y no a travs
de simple documento privado.
En consecuencia, al no haberse extendido el supuesto contrato en escritura pblica, sino en
documento privado, y pasarlo inadvertido la cmara sentenciadora se produjo la violacin del
Art. 56 antes citado, relacionado con el Art. 1572 del Cdigo Civil, el cual establece que la falta
de instrumento pblico no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley
requiere esa solemnidad, y se mirarn como no ejecutados o celebrados.

4. INTERPRETACIN ERRNEA DEL ART. 332 INC. 1 C. PR. C.:

Este motivo especfico se regula en el Art. 3 Ord. 2 L. de C. y con relacin al mismo, el
tribunal casacional ha sostenido reiteradamente que el mismo se produce cuando el juzgador
aplica la norma legal que debe aplicarse al caso concreto, de manera que no puede confundirse
con la violacin de ley, ni coexistir con sta, pero lo hace dando a la norma una interpretacin
equivocada.
Alegamos la interpretacin errnea de la cmara sentenciadora respecto al Art. 332 Inc. 10
C. Pr. C.
La disposicin infringida, en la parte pertinente, reza: " ... Podrn ser tachados: 1 o Los
parientes o deudos dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad de la
parte que los presenta ... ". Al respecto, vosotros afirmis que " ... en el Art. 332 Inc. 10 Pr. C. se
emplea el vocablo "podrn", el cual hace referencia a que la aplicacin de tal disposicin es
meramente discrecional y prudencial, lo cual hace que cada juzgador, deba, antes de aplicar de
forma automtica dicho artculo, discernir, en su calidad de director del proceso, si se encuentra
dentro del- supuesto hipottico normado.
". La interpretacin errnea consiste en que la palabra "podrn" contenida en la disposicin
mencionada no se refiere a una facultad discrecional y prudencial del juzgador para admitir las
causales de tachas, sino que tiene como verdadero significado el derecho potestativo de las partes
procesales para tachar a los testigos que consideran que podran declarar inadecuadamente en el
juicio, segn el principio de libre disposicin del proceso civil y mercantil. Lo anterior es sin
perjuicio de que una vez casada la sentencia, se advierta la tacha o incapacidad de las testigos
(Art. 294 numero 10 C. Pro C.), pues las seoras Nora Anglica Fernndez Candal y Mara
Gisela Fernndez Caudal alegan que fueron, en un momento dado, titulares del derecho que hoy
se debate y por lo tanto, tienen evidente inters en la causa. 5. INTERPRETACIN ERRNEA
DEL ART. 2 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y DEL ART. 6
BIS 1) DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL: La interpretacin errnea reside en el criterio sustentado por vosotros en cuanto a
lo que debe entenderse por "marca notoriamente conocida". Al respecto, el Art. 2 LMOSD
establece que: "Signo distintivo notoriamente conocido" es aquel conocido por el sector idneo
del pblico, o en los crculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que
ha adquirido dicha calidad por su uso en el pas o como consecuencia de la promocin del mismo
(El subrayado es nuestro). Por otra parte, el Art. 6 bis 1) del Convenio de Pars para la Proteccin
de la Propiedad Industrial refiere que la notoriedad implica la facultad de " ... rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que constituya la
reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la
autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all notoriamente conocida como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idnticos o similares ... " (Nuevamente el subrayado nos pertenece). La cmara ad
quem admite en su sentencia que existen dos sistemas para la adquisicin de la propiedad sobre
una marca, el uno declarativo y el otro, atributivo. Reconoce que mediante el "sistema
declarativo" el derecho a obtener el registro de una marca nace con el uso del signo en el
comercio, por un tiempo determinado, sin que puedan ejercerse los actos derivados del ius
prohibendi si la marca no ha sido registrada. En cambio, por el "sistema atributivo", se constituye
al registro o inscripcin del signo como requisito necesario para gozar del derecho sobre una
marca, en el entendido que solamente quien registra la marca tiene el derecho exclusivo sobre
ella y por ende, tiene el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor la misma marca u
otra parecida, o a solicitar la anulacin del registro de la marca cuando se haya aprobado su
inscripcin en perjuicio de sus intereses. El tribunal de segunda instancia abiertamente reconoce,
en su sentencia, que nuestra legislacin adopta el "sistema atributivo", como la mayora de
legislaciones latinoamericanas, a partir del cual, el mecanismo de proteccin por la notoriedad de
una marca exige, como requisito sine qua non, que el signo est inscrito en el pas donde se la
pretenda hacer valer. As las cosas, la interpretacin errnea del tribunal de apelacin radica en
que la notoriedad de las marcas no depende de su uso en el comercio, por determinado perodo,
sino de la inscripcin que se haya hecho de la misma en el territorio en el que ha de protegerse
como tal. En ese sentido, la notoriedad de las marcas, en los trminos del Convenio de Pars, es
una figura para amparar o proteger al titular de una marca que pueda beneficiarse del citado
instrumento, lo cual est relacionado con el concepto de "Signo distintivo notoriamente
conocido", regulado en el Art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual lo
entiende como "perteneciente a un tercero"; y adems el Art. 9 eiusdem que prev como
"marcas inadmisibles por derechos a terceros" aquel signo que constituyera una reproduccin,
imitacin, traduccin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido, "perteneciente a un tercero".
Confirma lo anterior, el hecho que en nuestro pas la adquisicin del derecho sobre las
marcas y el derecho a su uso exclusivo se adquiere, mediante su registro, por lo que el titular de
una marca protegida en un pas extranjero gozar de los derechos y de las garantas que la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos otorga, siempre que la misma haya sido registrada en El
Salvador, tal como lo expresa el Art. 5.
La interpretacin errnea de la cmara sentenciadora consiste en haber considerado la
propiedad de las marcas a partir del uso de los signos "El Sembrador", "Victoria" y "El Nuevo
Sembrador", en el comercio, por un tiempo determinado, conforme al "sistema declarativo", " ...
al afirmar que son ampliamente conocidas en El Salvador, coincidiendo todos ellos (los testigos)
en saber de la existencia de los libros que amparan las marcas en discusin, desde pequeos ( )
constndoles ( ) a todos ellos el uso por parte del seor Macario Fernndez de las controvertidas
marcas, as como la antigedad de tal uso, y la comercializacin de los libros que amparan las
mismas ... ", cuando debi interpretarse correctamente que la calificacin de notoriedad, a la que
alude las disposiciones legales conculcadas, requiere que la marca haya sido registrada para
demostrar su propiedad.

6. ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL:

El motivo especfico de error de derecho en la apreciacin de la prueba se produce cuando
al valorar o estimar el mrito de las pruebas, conforme a la Ley, el juzgador aprecia
incorrectamente una prueba, dndole un valor distinto al que le asigna la ley. Dicho motivo se
encuentra regulado en el Art. 3 Ord. 80 L. de C. y el precepto infringido que invoco es el Art. 318
C. Pr. C., que -en lo pertinente- prev: "... No har fe la declaracin del testigo que depone por
creencia sin dar razn concluyente de ella ... ".
Consta en el acta de declaracin del testigo Gonzalo Augusto Fernndez Palma, de las
nueve horas del dos de marzo de dos mil seis, que a la repregunta seis del suscrito abogado
Martn Francisco Jimnez Moreno, con relacin a que diga el testigo si sabe quin es el
propietario de las marcas en cuestin, que el referido testigo contest: " ... Que l conoce que el
propietario de esas marcas era el seor Macario Fernndez "; y, luego, a la repregunta que diga el
testigo cmo le consta, el testigo respondi: " Que no ha visto ningn ttulo de propiedad, sino
que piensa que es el propietario porque l percibi en la forma de cmo se expresaba el seor
Macario Fernndez que era el propietario" (itlica suplida). Lo anterior convierte al testigo
Fernndez Palma en un testigo que depone por creencia, lo que resulta en que su declaracin no
har fe, conforme al Art. 318 Pr C., por lo que la misma no puede valorarse, en conjunto con la
declaracin de la testigo Francisca Guadalupe del Rosario Casanova, como "plena prueba", tal
como incorrectamente seala la Cmara sentenciadora al decir que "siendo testigos unnimes y
contestes en sus deposiciones, lo que constituye plena prueba".

IV. DE LA PETICIN:
De conformidad a lo antes expuesto a Vosotros, atentamente, PEDIMOS:
Que, interpuesto el presente recurso, con noticia a las partes, remitis dentro de tercero da,
este escrito, sus copias y las piezas a la honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia.
Una vez elevados los autos al tribunal de casacin y recibidos que fueren, se admita el
escrito de interposicin del recurso, ordenndose el trmite correspondiente.
Finalmente, se case la sentencia recurrida con base a la causa genrica de infraccin de ley,
especficamente por los sub- motivos de: 1) Violacin de ley, citndose como precepto infringido
el Art. 39 Inc. 3 LMOSD; 2) Error de hecho en la apreciacin de la prueba instrumental,
alegndose la infraccin al Art. 270 Inc. 2 C. Pr. C.; 3) Violacin de ley, invocndose como
precepto infringido el Art. 56 Inc. 10 de la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad
Intelectual (ahora Ley de Propiedad Intelectual); 4) Interpretacin errnea, citndose como
disposicin conculcada el Art. 332 Inc. 10 C. Pr. c.; 5) Interpretacin errnea, alegndose como
precepto infringido el Art. 2 LMOSD y del Art. 6 bis 1) del Convenio de Pars para la Proteccin
de la Propiedad Industrial; y, 6) Error de derecho en la apreciacin de la prueba testimonial,
sealndose como disposicin infringida el Art. 318 C. P. C.
Una vez casada la sentencia, se dicte la que fuere legal, hacindose lugar la excepcin de
prescripcin de la accin intentada.

IV) Analizado el escrito por la Sala, mediante interlocutoria de las quince horas y veinte
minutos del veintiuno de julio de dos mil diez, a fs. 100 de la P. de casacin se admiti el recurso
respecto de los sub-motivos: "Violacin de ley", Art.3 N 1 L. de Cas., Art 39 inciso 3 de la
"Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", Art. 56 de la "Ley de Fomento y Proteccin de la
Propiedad Intelectual"; "Interpretacin errnea de ley o de doctrina legal, y aun siendo ley
procesal cuando sta afecte el verdadero fondo del asunto de que se trate"Art.3 N2 L. de Cas.,
Art. 332 Inciso 1 Pr.C.; Art. 2 de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", y Art. 6 BIS
del "Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad Industrial"; "Error de hecho en la
apreciacin de la Prueba" Art. 3 N 8 L. de Cas., Art. 270 Inciso 2 Pr.C.; "Error de derecho en la
apreciacin de la prueba testimonial", Art. 3 N 8 de la "Ley de Casacin", Art. 318 Pr.C. En el
mismo auto se orden pasar los autos a la Secretara para que las partes presentaran sus alegatos,
habiendo hecho uso ambas partes.
V) SINTESIS DEL CASO
Con fecha veintinueve de marzo de dos mil cinco los abogados Luis Nelson Segovia y
Oscar Mauricio Hurtado Saldaa, actuando como apoderados de "M FERNANDEZ Y
COMPAA S.A.", demandaron ante el Juez Primero de lo Mercantil en Juicio Sumario
Mercantil a "IMPRENTA WILBOT S.A de C.V.", representada legalmente por el seor Roberto
Wolsfang Auspurg y al seor Salo Guillermo Korn pretendiendo que en sentencia definitiva se
decrete la nulidad del registro de las marcas Libro de Lectura " EL SEMBRADOR ESCOLAR",
libro de lectura y escritura "VICTORIA" y Libro de Lectura "EL NUEVO SEMBRADOR",
puesto que el seor Guillermo Korn obrando de mala fe se aprovecho del buen nombre y
prestigios de los signos y los inscribi como propios en el Registro Pblico, solicitando adems,
se condene adems a los daos y perjuicios y las costas procesales.
Luego de admitida la demanda, se mand a correr traslado a "WILBOT S.A" y al seor
Guillermo Korn, quienes fueron debidamente emplazados y no hicieron uso de su derecho, por lo
que a peticin de parte fueron declarados rebeldes. En ese estado comparecieron los apoderados
de la sociedad demandada a quienes se les tuvo por parte y por interrumpida la rebelda y
opuestas la excepciones de ineptitud y prescripcin. A peticin de parte se abri el juicio a
pruebas: las pruebas presentadas fueron; prueba documental y testimonial.
El Juez Primero de lo Mercantil resolvi declarar inepta la demanda y se rehus a entrar a
conocer el fondo de la misma por considerar que la propiedad de una marca se adquiere por
medio de su inscripcin en El Salvador y que la parte demandante no demostr que tenia las
marcas VICTORIA y EL SEMBRADOR ESCOLAR, inscritas a su favor en El Salvador,
sosteniendo el referido tribunal que a la actora no la asiste el derecho de reclamar, por tal razn
declar inepta la demanda y no entr a conocer el fondo del proceso
La parte demandante no conforme con lo sealado por el tribunal de Primera Instancia
interpuso recurso de apelacin refutando tales argumentos en base a sealar que existen dos
excepciones a la regla general relativa a la inscripcin de las marcas; las cuales son, cuando las
mismas sean notorias o famosas; que la titularidad sobre la misma se adquiere por su uso
masificado, comercial y/o publicitario, por parte de quien se reputa como titular de la misma y es
reconocido como tal por el sector pertinente del pblico o los consumidores en general, segn se
trate; asegurando que las marcas VICTORIA y EL SEMBRADOR ESCOLAR, son notorias,
pues son reconocidas, desde hace dcadas como pertenecientes originalmente a don Macario
Fernndez, y que posteriormente llegaron a ser propiedad de su representada "M FERNANDEZ
Y COMPAIA S.A.", lo cual consta en declaraciones testimoniales y documentacin presentada
.
Por su parte la Cmara ad-quem primeramente, revoc la ineptitud declarada por el Juez
Primero de lo Mercantil argumentando que el Tribunal de Primera Instancia no hizo una
valoracin de la prueba que le fue presentada para comprobar su contenido puesto que segn el
Tribunal de Segunda nstancia considera que la pretensin se fundamenta en la notoriedad de las
marcas cuya nulidad se pretende debiendo el actor demostrarlo en el curso del proceso.
La Cmara ad-quem declar la nulidad del registro de Marcas fundamentalmente por
considerar que dicha inscripcin se realiz por quien no tena derecho a hacerlo, sealando
adems que el seor Guillermo Korn no obr de buena fe, al inscribir las marca en el ao de mil
novecientos noventa y uno y reconociendo y aceptando el dominio que sobre las marcas tenia
inicialmente el seor Macario Fernndez y posteriormente la sociedad demandante; al celebrar un
contrato de Cesin de produccin y distribucin con la sociedad demandante; violentando el
principio de buena f, ya que constituye un principio general del derecho y de los comerciantes,
adems de sealar que en ningn pasaje del proceso se justifica o explica por parte de los
demandados, el origen de las marcas en referencia ni se controvierte la prueba documental
presentada.
Debido al desacuerdo con ese fallo, los abogados los abogados Carlos Enrique Castillo
Garca y Martin Francisco Jimnez Moreno, en su calidad de apoderados de "WILBOT S.A. de
C.V.", interpusieron recurso de casacin por los motivos antes expresados y de cual conoce esta
Sala.

ANLISIS DEL RECURSO DE CASACIN.

Sub-motivo alegado: a) Interpretacin errnea de ley respecto del Art. 2 de la "Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos"
Alega el recurrente que la infraccin cometida respecto del Art. 2 de la "Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos" consiste en haber considerado la propiedad de las marcas a partir del
uso del uso de los signos "El Sembrador", "Victoria", y "El Nuevo Sembrador", en el comercio
por un tiempo determinado al afirmar el Tribunal de Segunda Instancia que son ampliamente
conocidas en El Salvador, cuando debi interpretarse correctamente que calificacin de
notoriedad a la que alude las disposiciones legales conculcadas, requiere que la marca haya sido
registrada para demostrar su propiedad.
 La Cmara ad-quem seal al respecto lo siguiente: "No es el simple registro el que el que
eleva a la categora de notoria a una marca sino la difusin que de ella se haga en los diferentes
mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo la caracterstica de notoria
gracias al esfuerzo del titular o usuario de la marca, para desplazarla de categora de marca
comn u ordinaria a la de notoria [...]'""'

CONSIDERACIONES DE LA SALA.
Previo al anlisis de la infraccin respecto del sub-motivo sealado como infringido, La
Sala considera necesario primeramente sealar que se considerar algunos aspectos generales de
las marcas y que se entiende como Signo Distintivo Notoriamente Conocido.
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define en el Art. 2 que se entiende por
"Marca", esto es: "cualquier signo o combinacin de signos visualmente perceptibles que por sus
caractersticas especiales, sirva para distinguir claramente los productos o servicios de una
persona natural o jurdica, de los productos o servicios de la misma clase o naturaleza, pero de
diferente titular."
As tambin defini lo que se entiende por "signo distintivo" y "Signos distintivo
notoriamente conocido"; el primero, la referida ley lo define como: "Cualquier signo que
constituya marca una expresin o seal de publicidad comercial, un emblema o una
denominacin de origen". Los segundos se definen como: "Un signo distintivo conocido por el
sector idneo del pblico o en los crculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a
un tercero que ha adquirido que ha adquirido dicha calidad por su uso en el pas o como
consecuencia de la promocin del mismo.
El Art. 5 de la referida ley regula la adquisicin de derecho sobre la Marca, en su inciso
primero dice: "La propiedad de las marcas y el derecho de uso exclusivo se adquiere mediante su
registro de conformidad con esta ley [...]"
El inciso 4 del referido artculo reza: "El titular de una marca protegida en un pas
extranjero gozar de los derechos y de las garantas que esta ley otorga siempre que las mismas
hayan sido registradas en El Salvador, sin perjuicio de la proteccin de los signos notoriamente
conocidos o famosos"
Hay que sealar adems que el "Convenio de Pars" seala en su Art. 6 bis N 3 lo
siguiente: "[...] no se fijar plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin del uso de marcas
registradas o utilizadas de mala fe"
Pues bien para hablar de la notoriedad de una marca debemos de sealar que
doctrinariamente (Fernndez Novoa) se establece las caractersticas que debe reunir todo signo
distintivo para la obtencin del grado de notorio, en ese orden de ideas Fernndez Novoa dice lo
siguiente: "Marca Notoria es la que goza de difusin o (...) es conocida por los consumidores de
la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusin entre el sector correspondiente de
los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. Adems del uso, la notoriedad
implica una determinada actitud de los consumidores frente a la marca: el pblico ha de
contemplar en la marca el signo que distingue una clase de productos en atencin a su origen
empresarial."
De la citada manifestacin doctrinal, se desprende que la notoriedad sigue un proceso, que
no se encuentra reglado, sino que es una consecuencia del desarrollo comercial de la marca. No
es el simple registro el que eleva a la categora de notoria a una marca, sino la difusin que de
ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor el que va reconociendo
la caracterstica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la marca, para
desplazarla de la categora de una marca comn u ordinaria, a la de notoria, caracterstica que
adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la
divulgacin.
As, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrn en cuenta los
siguientes criterios: a) La extensin de su conocimiento entre el pblico consumidor, como signo
distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el mbito de
la difusin o publicidad de la marca; c) La antigedad de la marca y su uso constante; y, d) El
anlisis de produccin y mercadeo de los productos que distingue la marca.
En el caso en anlisis, el impetrante seala que la infraccin cometida por la Cmara ad-
quem es que el referido tribunal de segunda instancia hizo una errnea interpretacin de lo que se
considera como signo distintivo notoriamente conocido, al considerar que la notoriedad de las
marcas depende de uso en el comercio por determinado periodo cuando a consideracin del
impetrante depende de la inscripcin que se haya hecho en el territorio en que ha de protegerse
como tal.
Por su parte la Cmara de segunda Instancia sealo entre otras lo siguiente: "[..] en ese
sentido la notoriedad tiene una estrecha relacin con la naturaleza del producto que amparan las
marcas, para el caso de autos, el tipo de libro y la manera de comercializarlos que se escoge para
su distribucin, siendo las libreras las elegidas para poder a travs de ellas, mercadear el
producto. De la lectura del proceso, podemos advertir que existe una presencia de gran
trayectoria en el mercado centroamericano, relacin comercial que data desde antes de la
inscripcin de las marcas en mil novecientos noventa y uno, tal como se desprende del cruce de
correspondencia y de los libros presentados. Adelantamos criterio de que la marcas estudiadas en
el sub-lite son notorias [...]'""'
La Sala considera que lo expresado por el tribunal ad-quem para definir lo que se considera
signo distintivo notoriamente conocido es acertado y es acorde con lo anteriormente referido
consideraciones que se adecua a lo que reiteradamente ha sealado este Tribunal Casacional al
respecto, es decir y como ya se seal, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se
tendrn en cuenta los siguientes criterios: a) La extensin de su conocimiento entre el pblico
consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La
intensidad y el mbito de la difusin o publicidad de la marca; c) La antigedad de la marca y su
uso constante; y, d) El anlisis de produccin y mercadeo de los productos que distingue la
marca. Consecuentemente no existiendo a juicio de este Tribunal la infraccin seala es dable
declarar no ha lugar a casar la sentencia por este sub-motivo.
b) Interpretacin errnea de Ley respecto del Art. 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccin de la Propiedad Industrial.
El impetrante sostiene fundamentalmente el mismo argumento del precepto anterior en el
sentido de sealar que tribunal de segunda instancia hizo una errnea interpretacin de lo que se
considera como signo distintivo notoriamente conocido, al considerar que el referido artculo
sealado como infringido establece que la notoriedad de las marcas depende de uso en el
comercio por determinado periodo cuando a consideracin del impetrante depende de la
inscripcin que se haya hecho en el territorio en que ha de protegerse como tal.
La Cmara ad-quem por su parte enuncia el artculo sealado como infringido exponiendo
la proteccin que proporciona el referido artculo, la cual consiste en invalidar el registro de una
marca notoriamente conocida que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin susceptibles
de crear confusin y seala que la proteccin del referido artculo se extiende a las marcas que
sean notoriamente conocidas en un pas aun y cuando estas no hayan sido registradas
En base a lo sealado anteriormente podemos decir que lo manifestado por el tribunal ad-
quem se encuentra en sintona con lo sealado reiteradamente por la Sala, esto es, como ya se
seal anteriormente No es el simple registro el que eleva a la categora de notoria a una marca,
sino la difusin que de ella se haga en los diferentes mercados; y es el distribuidor o consumidor
el que va reconociendo la caracterstica de notoria, gracias al esfuerzo del titular o el usuario de la
marca, para desplazarla de la categora de una marca comn u ordinaria, a la de notoria,
caracterstica que adquiere, entre otras razones, por la intensidad de uso, por el prestigio en el
mercado y por la divulgacin.
As, para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrn en cuenta los
siguientes criterios: a) La extensin de su conocimiento entre el pblico consumidor, como signo
distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; b) La intensidad y el mbito de
la difusin o publicidad de la marca; c) La antigedad de la marca y su uso constante; y, d) El
anlisis de produccin y mercadeo de los productos que distingue la marca. Consecuentemente la
Sala considera que no existe la infraccin sealada por el recurrente, razn por la cual es acertado
sealar no ha lugar a casar la sentencia por el sub-motivo en anlisis y as deber declararse.
c) sub-motivo alegado: "Interpretacin Errnea de ley, respecto del Art. 332 Inc.1 Pr.C.
El Art. 332 inciso 1 Pr.C. reza: "Podrn ser tachados: 1 Los parientes o deudos dentro del
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad de la parte que los presenta; sin
embargo, sobre pleitos en razn de parentesco o de edad, no podrn ser tachados los ascendientes
ni los parientes o deudos referidos, siendo el pleito entre ellos y a falta de otras pruebas;
El impetrante considera que en que la palabra podrn contenida en la disposicin
mencionada no se refiere a la facultad discrecional y prudencial del juzgador para admitir las
causales de tachas, sino que tienen como verdadero significado el derecho potestativo de las
partes procesales para tachar a los testigos que consideran que podran declarar inadecuadamente
en el juicio, segn el principio de libre disposicin del proceso civil y mercantil y no la
consideracin, que a juicio del recurrente hace la Cmara ad quem, al considerar que al Juez le
corresponde el anlisis determinativo para establecer si este se encuentra dentro de lo que seala
la norma para descalificar o no a un determinado testigo.
Consideraciones de la Sala:
El tribunal ad-quem consider que en el Art. 332 Pr.C. se emplea el vocablo "podrn", el
cual hace referencia a que la aplicacin de la disposicin es meramente discrecional y prudencial
lo cual hace a cada juzgador, deba antes de aplicar de forma automtica dicho artculo, discernir
en su calidad director del proceso, si se encuentran dentro del supuesto hipottico normado para
descalificar o no un determinado testigo.
Al revisar el contenido del artculo sealado como infringido puede decirse que ste
artculo regula el derecho que tienen las partes para tachar a los testigos que puedan considerarse
no adecuados el juicio, pero ciertamente, lo sealado por el Tribunal ad-quem no rie con
sealado anteriormente puesto que el mencionado artculo regula el derecho que tienen las partes
para tachar testigos considerados como no adecuados en el juicio; sin embargo, al Juez le
corresponde ciertamente realizar ese anlisis determinativo para establecer si este se encuentra
dentro de lo que seala la norma, por tal motivo, la Sala considera que no existe una errnea
interpretacin por parte de lo sealado por la Cmara ad-quem en relacin al sealamiento hecho
por el impetrante, eso sin perjuicio que la referida infraccin tiene como enfoque la tacha de
testigos dos testigos y la valoracin que estos aportan como prueba situacin que no se enmarca
en el sub-motivo invocado como infringido, consecuentemente al no existir la infraccin alegada
como infringida es dable declarar no ha lugar a casar la sentencia por el sub-motivo en comento.
d) Sub-motivo alegado: "Violacin de ley", respecto del Art. 56 Inc. 1 de la Ley de
Fomento y Proteccin de la Propiedad Intelectual"
Manifiesta el recurrente, que la norma sealada como infringida seala que los contratos de
cesin deben de hacerse en escritura pblica y no a travs de simple documento privado; en
consecuencia al celebrar el contrato de cesin temporal entre las seoras Alicia Delfina Candal,
Nora Anglica Fernndez Candal y Mara Gisela Fernndez Candal, representadas por su padre
Macario Fernndez Daz e Imprenta "Wilbot S.A. de C.V." al no haberse extendido el contrato en
escritura pblica sino que en documento privado autenticado se produjo la violacin del artculo
sealado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la violacin de ley consiste en la inaplicacin de
una norma vigente que era aplicable al caso concreto, por lo que tampoco puede alegarse con
xito este motivo, si aquella norma no era la que debi utilizarse. En ese orden de ideas La
violacin de ley implica que la norma que ha dejado de aplicarse, sea la que el Juez deba elegir
para la decisin del caso.La Sala considera que el Art. 56 de la Ley de Fomento y Proteccin de
la Propiedad Intelectual. que se seala como violado no tiene aplicacin para resolver el caso en
referencia ni ha sido utilizado el referido artculo para resolver respecto de la situacin planteada;
y es que el Art. 3 de Ley de Fomento y Propiedad Intelectual establece el mbito de aplicacin de
la referida norma, descartando su aplicacin en lo referente al caso de mrito. Explcitamente el
Art. 3. De la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Intelectual reza: "La presente ley no
se aplicar a las marcas, nombres comerciales y expresiones o seales de propaganda [...}" Por lo
sealado anteriormente es evidente que no existe la infraccin sealada por el recurrente ya que
en ningn momento el referido artculo ni siquiera ha sido analizado por la Cmara ad-quem no
pudiendo en forma alguna considerarse alguna infraccin; consecuentemente y en base a lo
anteriormente sealado es dable declarar que no ha lugar a casar la sentencia por este motivo.
e) Sub-motivo alegado: "Violacin de ley", respecto del Art. 39 Inc. 3 de la "Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos".
Manifiesta el recurrente, que la infraccin fue cometida por la Cmara Ad-quem en cuanto
dej de aplicar la norma al caso concreto.
Manifiesta el recurrente, que la infraccin fue cometida por la Cmara ad-quem en cuanto
dej de aplicar la norma antes mencionada que dispone la prescripcin de accin de nulidad
transcurridos cinco aos posteriores a la fecha de la inscripcin de las marcas, sealando que en
el presente caso la salvedad de imprescriptibilidad de la accin no pudo aplicarse al caso concreto
debido a que la referida mala fe no se prob es decir no se acredit fehacientemente a travs de la
prueba instrumental presentada.
La Cmara ad-quem por su parte seal que en fundamento su sentencia base a la prueba
vertida, testimonial e instrumental con lo cual atribuyo la calidad de notorias a las marcas Libro
de Lectura "el Sembrador", Libro de Lectura y Escritura "Victoria" y Libro de Lectura "El Nuevo
Sembrador "se les atribuye la calidad de notorias y que tales marcas se encuentran amparadas por
el Convenio de Paris, por tal razn al haber inscrito las marcas por quien no tena derecho a
hacerlo, violentan el principio de buena fe.
El impetrante manifiesta que la salvedad de imprescriptibilidad de la accin no pudo
aplicarse al caso concreto debido a que la referida mala fe no se prob es decir no se acredit
fehacientemente a travs de la prueba instrumental presentada. Sin embargo es necesario sealar
categricamente y de forma indubitable lo que reiteradamente se ha sealado por la Sala, y es que
sta carece facultades legales para considerar si un hecho est o no probado en juicio a menos que
se invoque la casacin por error en la apreciacin de las pruebas, situacin que no acontece en el
caso de que se trata; por tal razn deber declararse no ha lugar a casar la sentencia por el sub-
motivo en disputa.
f) Sub-motivo alegado error de derecho en la apreciacin de la prueba testimonial en
relacin al Art.318 Pr.C.
El Art. 318 Pr.C. reza: No har fe la declaracin de testigo que depone por creencia sin dar
razn concluyente de ella [...]""
Alega el recurrente que existe error de derecho en la apreciacin de la prueba testimonial
por parte del testigo Gonzalo Augusto Fernndez Palma al considerar que depone su creencia en
relacin a la pregunta seis realizada en el interrogatorio y la repregunta de la misma, por lo que
depone por creencia y su declaracin no hace fe.
La Cmara ad-que por su parte considera que los testigos con sus deposiciones lograron
establecer el volumen de distribucin de los libros por parte del seor Macario Fernndez as
como la antigedad de tal uso y la comercializacin de los libros que amparan las mismas en el
sector pertinente al pblico consumidor, por lo que consider a los testigos unnimes y contestes
en sus deposiciones.
Al analizar la pregunta seis del interrogatorio y las repreguntas establecidas no puede
determinarse en forma alguna que el testigo tenga algn defecto por el cual no deba considerarse
como unnimes puesto que acertadamente a consideracin de la Sala lograron establecer los
requisitos necesarios para probar la notoriedad de una marca a travs del volumen de distribucin
de los libros por parte del seor Macario Fernndez, as como la antigedad de tal uso y su
comercializacin que amparan las mismas en el sector pertinente al pblico consumidor Es decir
que la prueba testimonial para el caso que nos ocupa, si puede considerarse ya que los testigos
estn en el medio como comercializadores, de libros adems de establecerse que los mismos
forman parte de un crculo comercial interesado, conocedores de la promocin efectiva de la
marca de que se trata, quienes depondran, con conocimiento de causa, sobre la notoriedad de una
marca. Consecuentemente, dicho tribunal s efectu a criterio de la Sala- un correcto anlisis
de la prueba testimonial, por lo que no es posible la configuracin de la infraccin alegada. En tal
virtud, pues, por el sub-motivo error de derecho en la apreciacin de la prueba, no procede casar
la sentencia de que se ha hecho mrito.
g) Sub-motivo Alegado: Error de hecho en la apreciacin de la prueba respecto del Art. 270
inciso 2 Pr.C.
 Alega el recurrente que en el proceso consta una fotocopia de un contrato privado de
Cesin de los derechos de de distribucin no obstante el impetrante seala que el referido
contrato no contiene razn alguna de haber sido confrontada con su original de conformidad con
el Art. 270 Inc. 2 Pr.C. el cual seala que la sola presentacin y agregacin material al
expediente de dicha fotocopia no confrontada debidamente por el tribunal con su original, no
constituye prueba de nada, y no se tiene como incorporado al proceso y aun as la Cmara tienen
comprobado el reconocimiento por parte del seor Salo Guillermo Korn en calidad de
representante legal de "Wilbot S.A." respecto al dominio que sobre las marcas tenia inicialmente
el seor Macario Fernndez Daz y posteriormente la sociedad demandante, considerando que
dicha fotocopia de contrato que no ha sido debidamente confrontada, razn por lo cual no
constituye prueba en forma alguna.
La Cmara ad-quem por su parte seal que para acceder a la pretensin de la actora se ha
comprobado en base a la diversidad de prueba vertida en el proceso, es decir, lo dicho por los
testigos, la prueba documental, actas notariales debidamente apostilladas; determinando que el
dominio de las marcas que son objeto del presente caso pertenecen a la ahora recurrente,
sealando que el seor Salo Guillermo Korn en el carcter referido, jams pudo demostrar el
origen de las marcas en referencia ni desvirtuar las pruebas presentadas por los ahora recurrentes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Es necesario sealar que las consideraciones por parte de la Cmara ad-quem en relacin a
la valoracin que se hace de la fotocopia del Contrato de Cesin, el cual con la sola vista de autos
(fs. 182 a 184 pieza 4)se puede determinar que efectivamente tal y como lo seala en el inciso
segundo del Art. 270 Pr.C. las referidas copias no estn debidamente confrontadas, siendo el
referido contrato el fundamento para determinar si existe o no mala fe a la hora de inscribir las
referidas marcas y que por tanto al no estar introducida no puede en forma alguna valorar algn
tipo de prueba si no la hay por tal motivo al referirse la Cmara ad-quem a estas fotocopias de
contrato el cual no se incorporaron al juicio existe por parte del tribunal el vicio que se seala por
lo que deber casarse la sentencia por ese motivo. De lo anterior se infiere que al quedar la Sala
constituida como tribunal de instancia, se debe pronunciar la sentencia que fuere legal de
conformidad al Art. 18 Ley de Casacin.
 JUSTIFICACION DE LA SENTENCIA
Habindose casado la sentencia recurrida por el sub-motivo relacionado - Error de hecho en
la apreciacin de la prueba - conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley de Casacin, se
impone pronunciar la que fuere legal
El Art. 270 Los instrumentos deben presentarse con la demanda o con la contestacin, y
caso de no tenerlos la parte a su disposicin, podr presentarlos en cualquier estado del juicio,
antes de la sentencia y en cualquiera de las instancias.
En todos estos casos la sola presentacin y agregacin material al expediente de los
documentos originales o de sus fotocopias, debidamente confrontadas por el tribunal, bastar para
que se tengan por incorporados al proceso los referidos documentos, quedando la parte contraria
habilitada para su impugnacin."
Claramente el precepto sealado como infringido establece que la sola presentacin de los
documentos originales o de sus fotocopias debidamente confrontadas por el tribunal bastar para
tener por incorporados los referidos documentos, de modo que en este caso por carecer la
fotocopia del contrato de cesin de la razn de haber sido confrontada con el documento original
en base al artculo en comento dicha prueba no se tiene incorporado al proceso situacin que nos
lleva adems a determinar que no puede presumirse la mala fe por parte del seor Salo Guillermo
Korn a la hora de inscribir la marcas objeto de disputa en el presente caso, asimismo lo anterior
tiene una fuerte implicacin con el plazo de prescripcin de la accin intentada en el presente
caso; y es que el inciso tercero del Art. 39 de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos"
seala: " Un pedido de nulidad fundado en una contravencin del Art.9 deber iniciarse dentro de
los cinco aos posteriores a la fecha del registro.
La accin de nulidad no prescribir cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de
mala fe."
En el presente caso al no poder demostrar de forma alguna la mala fe la hora de inscribir las
marcas en disputa por el seor Salo Guillermo Korn por no encontrarse agregado en el proceso
las fotocopias del contrato de Cesin y distribucin de la marcas en disputa no existe la salvedad
de imprescriptibilidad contenida en el artculo sealado anteriormente, de forma que al faltar el
elemento de mala fe al momento de efectuarse el registro de las marcas, la accin de nulidad
prescribi por haber transcurrido ms de cinco aos posteriores a la fecha del registro de las
marcas, el cual se realizo el diez de julio de mil novecientos noventa y uno. Y la demanda se
interpuso el veintinueve de marzo de dos mil cinco. Consecuentemente declrase prescrita la
accin de nulidad intentada contra el seor Salo Guillermo Korn y la imprenta "Wilbot S.A. de
C.V.'
POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y artculos
421, 422, 428, 432 Pr.C. y 18 de la Ley de Casacin, a nombre de la Repblica, la Sala FALLA:
A) CASASE la sentencia definitiva de que se ha hecho mrito, habida cuenta el razonamiento
subrayado en los considerandos respectivos en relacin del sub-motivo error de hecho en la
apreciacin de la pruebas, Art. 270 inciso 2 Pr.C. ; B) Declrase prescrita la accin de nulidad de
marcas entablada por "M & Fernndez Compaa S.A."; C) Declrase no ha lugar a casar la
sentencia de que se ha hecho mrito por los sub-motivos: 1)"Interpretacin errnea de ley Art. 2
de la "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos", Art. 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccin de la Propiedad Industrial y Art. 332 Inc.1 Pr.C.; 2)"Violacin de ley", Art. 56 Inc. 1
de la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Intelectual" y Art. 39 Inc. 3 de la "Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos"; y, 3) Error de derecho en la apreciacin de la prueba
testimonial, Art.318 Pr.C.; D) No hay especial condenacin en costas.-
Devulvanse los autos al Tribunal de origen, con certificacin de esta sentencia, para los
efectos de rigor. Expdase la ejecutoria de ley.
HAGASE SABER.------------------PERLA J.--------------M. F. VALDIV----------M. G.
SANCHEZ------PRONUNCIADO POR LOS SEORES MAGISTRADOS QUE LO
SUSCRIBEN ---------ILEGIBLE------------RUBRICADAS.-